- 1 -令和６年２月８日判決言渡令和４年（ネ）第１００１８号職務発明の対価請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成３０年（ワ）第８６６号）口頭弁論終結日令和５年１１月２日判決 控訴人 Ｘ同訴訟代理人弁護士室谷和彦 被控訴人不二製油グループ本社株式会社 同訴訟代理人弁護士重冨貴光渡辺 洋岩﨑翔太主文 １ 本件控訴を棄却する。 ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 用語の略称及び略称の意味は、本判決で付するもののほかは、原判決に従う。原判決中の「別紙」を「原判決別紙」と読み替える。 第１ 控訴の趣旨 １ 原判決を取り消す。 ２ 被控訴人は、控訴人に対し、１億０５１５万円及びこれに対する平成３０年２月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 第２ 事案の概要 １ 事案の要旨 - 2 -本件は、被控訴人の元従業員である控訴人が、油脂の乾式分別法に関する２件の発明は、いずれも控訴人が単独で発明した職務発明であり、その特許を受ける権利（外国の特許を受ける権利を含む。以下同じ。）を被控訴人に承継させた旨主張し、平成１６年法律第７９号による改正前の特許法（以下「旧特許法」といい、原判決中の「昭和３４年法」を「旧特許法」と読み替える。）３５条３項及び４項の規定 並びにこれらの類推適用に基づき、被控訴人に対し、上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価として１億０５１５万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成３０年２月１７日から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５分の割合による遅延 る権利の承継に係る相当の対価として１億０５１５万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成３０年２月１７日から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 原判決は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した。 ２ 前提事実次のとおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第２の２に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決２頁２６行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「本件発明Ａの内容は、原判決別紙特許第４６８２８４８号公報の【特許請求の 範囲】に各記載のとおりであり、本件発明Ｂの内容は、原判決別紙特許第４５３４９８６号公報の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである。」(2) 原判決３頁１１行目冒頭から１８行目末尾までを次のとおり改める。 「被控訴人は、平成１５年１２月２６日にした特許出願（特願２００３－４３２２７４）に基づく優先権を主張し、本件発明Ａにつき国際出願をして（ＰＣＴ／ＪＰ ２００４／０１８７１１）、国内移行手続を経て（特願２００５－５１６５６２）、原判決別紙特許目録記載Ａ１の特許（特許第４６８２８４８号。以下「本件特許Ａ１」といい、その特許権を「本件特許権Ａ１」という。）を受けた。また、被控訴人は、上記国際出願につき、米国及び中国においてそれぞれ国内移行の手続をして、米国につき原判決別紙特許目録記載Ａ２の特許（以下「本件特許Ａ２」といい、その特 許権を「本件特許権Ａ２」という。また、本件特許Ａ２に係る発明を「本件発明Ａ２」 - 3 -という。）及び中国につきＡ３の特許（以下「本件特許Ａ３」という。）を受けた。（甲３～５）被控訴人は、控訴人及び甲らを発明者として平成１５年 特許Ａ２に係る発明を「本件発明Ａ２」 - 3 -という。）及び中国につきＡ３の特許（以下「本件特許Ａ３」という。）を受けた。（甲３～５）被控訴人は、控訴人及び甲らを発明者として平成１５年９月１７日にした特許出願（特願２００３－３２４７８７）に基づく優先権を主張し、本件発明Ｂにつき国際出願をして（ＰＣＴ／ＪＰ２００４／０１０３２２）、国内移行手続を経て（特願２ ００５－５１４００２）、原判決別紙特許目録記載Ｂ１の特許（特許第４５３４９８６号。以下「本件特許Ｂ１」といい、その特許権を「本件特許権Ｂ１」という。）を受けた。（甲７、９、１０（枝番号を含む。））また、被控訴人は、乙らを発明者として平成１４年９月３０日にした特許出願（特願２００２－２８７９２８）及び控訴人及び甲らを発明者として平成１５年９月１ ７日にした上記特許出願（特願２００３－３２４７８７）に基づく優先権を主張し、名称を「油脂の乾式分別方法」とする発明につき国際出願をして（ＰＣＴ／ＪＰ２００３／０１２４４６）、米国において国内移行手続を経て、また欧州移行手続を経て、原判決別紙特許目録記載Ｂ２の特許（以下「本件特許Ｂ２」といい、その特許権を「本件特許権Ｂ２」という。）及びＢ３の特許（以下「本件特許Ｂ３」といい、そ の特許権を「本件特許権Ｂ３」という。本件特許権Ａ１～Ａ３、Ｂ１～Ｂ３を併せて「本件各特許権」ということがある。）を受けた。もっとも、本件特許Ｂ２及びＢ３に係る各発明は、いずれもその発明特定事項に冷却工程が記載されており、本件発明Ｂを含まない異なる発明である。（甲７、８、１１～１４）被控訴人は、平成２７年１２月１７日、本件特許権Ａ１及びＢ１につき、新不二製 油への移転登録手続をした。（甲３の２、甲１０の２）」(3) 原判決３頁２１ 明である。（甲７、８、１１～１４）被控訴人は、平成２７年１２月１７日、本件特許権Ａ１及びＢ１につき、新不二製 油への移転登録手続をした。（甲３の２、甲１０の２）」(3) 原判決３頁２１行目の「ＳＯＳ脂」を「ＳＯＳ（１、３位にステアリン酸、２位にオレイン酸が結合したトリグリセリド）脂」と、同行目の「ＰＯＰ脂」を「ＰＯＰ（１、３位にパルミチン酸、２位にオレイン酸が結合したトリグリセリド）脂」とそれぞれ改める。 (4) 原判決３頁２２行目の「ところ、」から同頁２４行目末尾までを次のとおり改 - 4 -める。 「。ＳＯＳパーツを製造する工程は、大別して、①原料から原料油脂を抽出する工程と、②原料油脂から精製油脂を分別する工程からなる。被控訴人は、上記①の工程において、ヒマワリ油を原料とし、酵素エステル交換技術（以下「ＥＥ技術」という。）を用いて原料油脂（ＥＳＯ）を生成している。上記②の工程、すなわち、原料 油脂から生成油脂であるＳＯＳパーツを分別する工程に用いられる方法には、主として、分別に際してアセトン等の溶剤を用いる溶剤分別法と、溶剤を用いない乾式分別法がある。本件各発明は、いずれも、乾式分別法に関する発明である（以下、本件発明Ａを実施することを含むＳＯＳパーツ等の乾式分別法を「本件乾式分別法」という。）。」 (5) 原判決３頁２６行目の「おいて」の後から４頁１行目の「使用した」までを「本件発明Ａ２を実施することとし、平成１５年３月頃、本件乾式分別法を使用した」と改める。 (6) 原判決４頁１１行目から同頁１７行目（原判決左欄記載の行数による）までを削る。 (7) 原判決７頁１１行目の「と受賞した」を「を受賞した」と改める。 ３ 争点(1) 本件各発明によって被控訴人が「受けるべき利 頁１７行目（原判決左欄記載の行数による）までを削る。 (7) 原判決７頁１１行目の「と受賞した」を「を受賞した」と改める。 ３ 争点(1) 本件各発明によって被控訴人が「受けるべき利益の額」（旧特許法３５条４項）（争点１）(2) 本件各発明について被控訴人が貢献した程度（争点２） (3) 本件各発明は、控訴人の単独発明か、又は控訴人と被控訴人の従業員との共同発明か（争点３）(4) 本件各発明の特許を受ける権利の承継に係る相当の対価として、控訴人が被控訴人から支払を受けるべき額（争点４）第３ 争点に関する当事者の主張 １ 争点１（本件各発明によって被控訴人が「受けるべき利益の額」（旧特許法３ - 5 -５条４項））について本争点に関する当事者の主張は、次のとおり原判決を訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第３の１に記載のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決７頁１８行目冒頭から末尾までを削る。 (2) 原判決８頁２行目から３行目にかけての「独占の利益」を「独占の利益、すな わち旧特許法３５条４項所定の「発明により使用者等が受けるべき利益」」に改める。 (3) 原判決８頁１７行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「そもそも、ＦＶＯは、平成１６年から平成２７年にかけて、ＦＶＯ品につき●●●●●●●●を、ＦＶＯパーツ品につき●●●●●●●●を売り上げているのであ って（甲４８）、その販売先には●（省略）●も含まれていたのであるから、ＦＶＯ品やＦＶＯパーツ品が、●●●●●●●●●受け入れられる品質を有していたことは明白である。」(4) 原判決８頁２２行目の「テンパリング」の後に「（温度調整による結晶の安定化・均一化）」を加える。 (5) 原判決９頁１ ●●●●受け入れられる品質を有していたことは明白である。」(4) 原判決８頁２２行目の「テンパリング」の後に「（温度調整による結晶の安定化・均一化）」を加える。 (5) 原判決９頁１８行目末尾に「なお、ＦＶＯ品とＦＯＪ品の各製品コストを比較するに当たり、ＦＶＯが負担する酵素代を加算することは、乾式分別法と溶剤分別法の比較という観点からは妥当でない。」を加える。 (6) 原判決９頁２２行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「一般に、溶剤分別法は、溶剤が入ることに伴ってその留去回収設備を要するの であるから（甲１０、６０、乙６、７）、これに比して乾式分別法による設備費が低コストになるのは当然である。」(7) 原判決１０頁２１行目の「内在する。」を「内在し、現実にも、平成３年には被控訴人の工場でノルマルヘキサンの引火・爆発による死亡事故（甲３４）が、平成１９年には競合他社の設備にてヘキサンが爆発する死亡事故（甲７７）がそれぞれ 発生している。」を加える。 - 6 -(8) 原判決１１頁２１行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「このようなことから、シア脂を原料としてＳＯＳパーツを製造している競合他社が、本件乾式分別法を採用することは原理的に可能である。したがって、競合他社は、安全で、品質面でも劣るところがなく、価格優位性もある本件乾式分別法の採用を望むのが当然であるが、本件各特許権が存在するためにこれを妨げられているの であって、禁止権の効力が及んでいることにほかならない。」(9) 原判決１２頁１８行目冒頭から末尾までを次のとおり改める。 「イ ＦＶＯは、本件各特許権につき、被控訴人グループ内部において特許実施許諾料を支払っている（甲７４）。控訴人は、ＦＶＯによる本件各発明の実施を被控訴人に 目冒頭から末尾までを次のとおり改める。 「イ ＦＶＯは、本件各特許権につき、被控訴人グループ内部において特許実施許諾料を支払っている（甲７４）。控訴人は、ＦＶＯによる本件各発明の実施を被控訴人による自己実施とみなした上で、これにより被控訴人が受けた独占の利益を算 定すべきと考える。しかし、他方で、被控訴人とＦＶＯはあくまで別法人であり、本件各特許権につき特許実施許諾料の支払が発生している以上、少なくとも、これに相当する額は、本件各発明により被控訴人が受けるべき利益として認定されるべきものである。 (8) 受けるべき利益の額の算定 ア従業員から使用者が職務発明につき発明を受ける権利の譲渡を受け、当該発明につき出願をしたときは、より優位な技術を開発したために当該特許発明を実施しなかったとか、競合他社が当該特許発明の課題を克服した同等を超える水準の代替技術を実施している等の事情がない限り、使用者には、独占の利益がその額の多寡は別としても存在はするというべきである。 イ特許発明を使用者が自己実施している場合における独占の利益の額は、当該特許発明を実施して得られる利益から、使用者が有する法定実施権による利益を控除した利益、いわゆる超過利益がこれに当たると解されるところ、その算定は、自己実施による売上高のうち、当該特許発明を第三者に許諾していたとすれば当該第三者が得たであろう売上高に、仮想実施料率を乗じてされるべきである。 これを本件についてみると、まず、平成１６年～平成２４年の９年間におけるＦ - 7 -ＶＯ品（ＦＶＯで製造されたＣＢＥ）とＦＶＯパーツ品を用いて製造された被控訴人グループのＣＢＥとを併せた売上高は、●●●●●●●●●●●●●と推計される。次に、ＳＯＳパーツ及びＣＢＥの市場は、被控訴人グ 品（ＦＶＯで製造されたＣＢＥ）とＦＶＯパーツ品を用いて製造された被控訴人グループのＣＢＥとを併せた売上高は、●●●●●●●●●●●●●と推計される。次に、ＳＯＳパーツ及びＣＢＥの市場は、被控訴人グループ、ＡＡＫ及びＢｕｎｇｅＬｏｄｅｒｓＣｒｏｋｌａａｎ社（以下「ＬＣ」という。）により３分されており、どの競合他社も本件乾式分別法の採用を望んだが本件各特許権による禁止 権の効力によりこれがかなわなかったのであるから、上記売上高のうち３分の２が、本件各発明を第三者に許諾していたとすれば当該第三者が得たであろう売上高の比率ということになる。そして、仮想実施料率は、「実施料率〔第５版〕」（社団法人発明協会、平成１５年）における有機化学製品の平成４年度～平成１０年度のイニシャルなしの実施料率５．５％を用いるのが相当である。 そうすると、上記９年間の売上高を特許権の存続期間である２０年間に引き直した上で超過利益を算定すると、●（省略）●となる。したがって、超過利益は、●●●●●●●●を下回ることはない。 ウ上記イの算定方法によらずに、本件各発明によるコスト削減効果を独占の利益とみる方法、●●●●●●●●●●に●●●●●●●を販売していた事実をもっ てこれを●●●へのライセンスとみなし、その推計売上高●●●●●●●●●●●●に仮想実施料率を乗じて独占の利益とみる方法等、他の算定方法を採用したとしても、いずれにせよ独占の利益が●●●●●●●●を下回ることはない。 エなお、控訴人は、米国特許である本件特許Ｂ２に係る発明が本件発明Ｂと異なる発明であることは争わないが、これは、被控訴人の誤訳等の行為により無用の 発明特定事項が追加されたことを理由とするものであるから、本件発明Ｂが米国において特許されていないことを理由に、本件 なる発明であることは争わないが、これは、被控訴人の誤訳等の行為により無用の 発明特定事項が追加されたことを理由とするものであるから、本件発明Ｂが米国において特許されていないことを理由に、本件発明Ｂによる相当の対価の存在が否定されるべきではない。 オ以上によると、本件各発明により被控訴人が「受けるべき利益の額」（旧特許法３５条４項）は、少なくとも●●●●●●●●である。」 (10) 原判決１３頁３行目の「ＡａｒｈｕｓＫａｒｌｓｈａｍｎ社（以下「ＡＡＫ」 - 8 -という。）」を「ＡＡＫ」と、４行目の「ＢｕｎｇｅＬｏｄｅｒｓＣｒｏｋｌａａｎ社（以下「ＬＣ」という。）」を「ＬＣ」と、それぞれ改める。 (11) 原判決１９頁１８行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「(8) 受けるべき利益の算定アそもそも、使用者は、職務発明を法定通常実施権に基づいて実施し、売上げや 利益を上げることができるのであるから、使用者が職務発明を自ら実施しているということのみでは、独占の利益があるとはいえない。独占の利益があるというためには、当該法定通常実施権に基づく実施により得られる利益と比較して、これを超過する利益（超過利益）があることが立証されなければならない。 なお、本件発明Ｂは米国において特許されていないから（これは、控訴人が主張す るような誤訳等によるものではなく、審査段階での拒絶理由通知に対する訂正により生じたものである。乙８５、８６）、米国で本件設備を備えた本件工場を稼働させているＦＶＯは本件発明Ｂに対応する特許発明を実施しておらず、ひいては被控訴人は本件発明Ｂを実施していないから、そもそも独占の利益の算定の基礎となる超過利益を観念することはできない。 そして、上記(1)～(7)に述べたところから 明を実施しておらず、ひいては被控訴人は本件発明Ｂを実施していないから、そもそも独占の利益の算定の基礎となる超過利益を観念することはできない。 そして、上記(1)～(7)に述べたところからすると、控訴人は、被控訴人が本件各発明を実施したことにより超過利益を得たことを何ら立証できていないというほかない。控訴人による超過利益の計算は、最終製品であるＣＢＥの原料の一つであるＳＯＳパーツの製造工程の一部に係る発明にすぎない本件発明Ａ２による利益を、最終製品の売上高、利益又はシェア等から算定しようとするもので失当であるし、● ●●●への販売を同社へのライセンスとみなすことも失当である。 イ控訴人は、被控訴人グループ内で特許実施許諾料の支払があるとして、これに相当する額は、本件各発明により被控訴人が受けるべき利益として認定されるべき旨主張するが、被控訴人の子会社であるＦＶＯによる本件発明Ａ２の実施は、実質的に被控訴人の自己実施とみるべきである。また、特許実施許諾料名目での支払 は、被控訴人グループにおいて特許保有会社と特許実施会社とを分ける知財管理体 - 9 -制を採用したため、資産管理及び移転価格税制への対応として行っているにすぎず、第三者へのライセンスとは性質を異にするものであるから、独占の利益の根拠となるものではない。」 ２ 争点２（本件各発明について被控訴人が貢献した程度）について本争点に関する当事者の主張は、原判決１９頁１９行目冒頭から末尾までを削る ほかは、原判決の「事実及び理由」の第３の２に記載のとおりであるから、これを引用する。 ３ 争点３（本件各発明は、控訴人の単独発明か、又は控訴人と被控訴人の従業員との共同発明か）について本争点に関する当事者の主張は、原判決２１頁１５行目冒頭から末尾まで るから、これを引用する。 ３ 争点３（本件各発明は、控訴人の単独発明か、又は控訴人と被控訴人の従業員との共同発明か）について本争点に関する当事者の主張は、原判決２１頁１５行目冒頭から末尾までを削る ほかは、原判決の「事実及び理由」の第３の３に記載のとおりであるから、これを引用する。 ４ 争点４（本件各発明の特許を受ける権利の承継に係る相当の対価として、控訴人が被控訴人から支払を受けるべき額）について〔控訴人の主張〕 前記１で訂正の上引用する原判決の「事実及び理由」の第３の１〔原告（控訴人）の主張〕(8)のとおり、本件各発明により被控訴人が受けるべき利益の額は、少なくとも●●●●●●●●である。 そして、前記２で引用する原判決の〔原告（控訴人）の主張〕における事情に照らすと、本件各発明について被控訴人が貢献した程度は８０％を超えることはなく、 また、前記３で引用する原判決の〔原告（控訴人）の主張〕のとおり、本件各発明は控訴人の単独発明であり、共同発明者間の貢献割合を考慮する必要はないから、本件各発明の特許を受ける権利（外国の特許を受ける権利を含む。）の承継に係る相当の対価は、●（省略）●となる。 控訴人は、被控訴人から、本件発明賞による貢献報奨金名目で４５万円を受領し ているから、これを控除すると、相当の対価のうち１億０５１５万円が未払という - 10 -ことになる。 〔被控訴人の主張〕被控訴人が控訴人に対して４５万円を支払った事実は認め、その余は争う。 第４ 当裁判所の判断当裁判所も、控訴人の請求には理由がないものと判断する。その理由は、次の１の とおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第４に記載のとおりであるから、これを引用する。 １ 原判決の訂正(1) 原判決 人の請求には理由がないものと判断する。その理由は、次の１の とおり訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第４に記載のとおりであるから、これを引用する。 １ 原判決の訂正(1) 原判決２５頁７行目冒頭から末尾までを「１ 本件各発明によって被控訴人が「受けるべき利益の額」（旧特許法３５条４項）（争点１）について」と改める。 (2) 原判決２５頁２６行目冒頭から２６頁３行目末尾までを次のとおり改める。 「本件において、控訴人がその特許を受ける権利を譲渡した本件各発明のうち、本件発明Ａについては、米国で特許を受け（本件特許Ａ２）、被控訴人又は被控訴人の子会社である新不二製油が本件特許権Ａ２を有し、被控訴人の子会社であるＦＶＯが本件発明Ａ２を実施しているから、本件発明Ａ２により被控訴人が受けるべき 利益を検討するに当たっては、被控訴人グループの持株会社として経営管理事業を目的とする被控訴人が本件発明Ａ２を自己実施している場合と同視して検討するのが相当である。 次に、本件発明Ｂについては、米国特許である本件特許Ｂ２に係る発明が本件発明Ｂとは異なるものであることにつき、当事者間に争いはないところ、ＦＶＯが本 件発明Ｂに対応する特許発明を実施しているとは認められない。そして、本件全証拠によっても、本件発明Ｂに対応する特許発明につき、被控訴人又は被控訴人グループに属する者がこれを実施している事実も、被控訴人又は新不二製油がこれを第三者に実施許諾している事実も認められない。そうすると、本件発明Ｂについては、そもそも、その実施を独占できることによる利益を認めることはできず、独占の利 益を認める前提を欠くというべきである。」 - 11 -(3) 原判決３３頁１７行目の「前記第２の２」を「訂正の上引用する原判決の 占できることによる利益を認めることはできず、独占の利 益を認める前提を欠くというべきである。」 - 11 -(3) 原判決３３頁１７行目の「前記第２の２」を「訂正の上引用する原判決の「事実及び理由」の第２の２」と訂正する。 (4) 原判決３９頁１行目から２行目にかけての「（温度調整による結晶の安定化・均一化）」を削る。 (5) 原判決４４頁１５行目から１６行目にかけての「この試算では原料コストは 一定の値に固定されている。」を「この試算は、原料コストを一定の値として固定し、ＦＶＯの収率を一律に●●●としてされたものである。」と改める。 (6) 原判決４７頁４行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「ｅＦＶＯ品及びＦＶＯパーツ品の生産量及び売上げ平成１６年（２００４年）～平成２８年（２０１６年）のＦＶＯ品（ＣＢＥ）及び ＦＶＯパーツ品（ＳＯＳ）の生産量、売上げ（数量及び売上高）は次のとおりである（ただし、２００４年は推計値である。）。（甲４８、乙６９）●（省略）●上記のうち、平成２５年（２０１３年）、平成２６年（２０１４年）及び平成２８年（２０１６年）のＦＶＯパーツ品の売上げには、●（省略）●、令和元年（２０１ ９年）まで続いた。（乙７０）」(7) 原判決４８頁８行目の「うかがわれる。」の後に「なお、ＬＭＣレポートに記載されている世界ＣＢＥ需要量と、前記ウ(ｲ)ｅとを対比すると、●（省略）●を占めているものと推認できる。」を加える。 (8) 原判決４８頁２４行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「もっとも、被控訴人グループに属するＦＯＳは、ＦＶＯによる本件設備の稼働後である平成１７年に新たな分別工場を新設、稼働させたが、本件設備の稼働に至る経緯、ＦＶＯ品及びＦＶＯパーツ品の品質や 「もっとも、被控訴人グループに属するＦＯＳは、ＦＶＯによる本件設備の稼働後である平成１７年に新たな分別工場を新設、稼働させたが、本件設備の稼働に至る経緯、ＦＶＯ品及びＦＶＯパーツ品の品質や採算性に疑問を抱いていた被控訴人は、ＦＯＳの上記分別工場の新設計画に当たり、本件乾式分別法の採用を検討しなかった。また、競合他社であったＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＯｉｌｓ＆Ｆａｔ ｓＬｉｍｉｔｅｄ社（以下「ＩＯＦ」という。）は、平成２３年、シア脂からＳＯ - 12 -Ｓパーツを分別できる工場をガーナに新設し、稼働させたが、同工場においては、溶剤分別法が用いられている（なお、ＩＯＦは、平成２５年、被控訴人の関連会社となった。）。さらに、競合他社であるＬＣは、平成２７年から、シア脂からＳＯＳパーツを分別できる工場をガーナに新設し、稼働させたが、同工場においては、溶剤分別法が用いられている。（乙３７、３９、４４、４５、５３、７４～７７、８０） 本件各発明に関連する特許としては、本件各発明に係る各日本特許のほか（本件特許Ａ１、Ｂ１）、本件発明Ａに対応する発明に係る米国特許（本件特許Ａ２）、中国特許（本件特許Ａ３）、インドネシア特許、マレーシア特許があり、本件発明Ｂに対応しない又は対応するかは不明であるが関連する発明に係る特許として米国特許（本件特許Ｂ２）、欧州特許（本件特許Ｂ３。指定国はベルギー及びデンマーク）、 インドネシア特許及びマレーシア特許がある。後述するとおり、これらの特許に係る特許権は、いずれも特許料が納付されず、消滅したと認められるところ、その後、競合他社が本件各発明を実施したとか、本件乾式分別法を採用した施設若しくは工場を新設、稼働し、又はその準備をした等の事実を認めるに足りる証拠はない。また、上記各特許に たと認められるところ、その後、競合他社が本件各発明を実施したとか、本件乾式分別法を採用した施設若しくは工場を新設、稼働し、又はその準備をした等の事実を認めるに足りる証拠はない。また、上記各特許に係る特許権の効力が及ばない他の国において、競合他社及び被控 訴人が、本件各発明を実施したとか、本件乾式分別法を採用した施設若しくは工場を新設、稼働し、又はその準備をした等の事実を認めるに足りる証拠もない。」(9) 原判決４９頁１６行目に「弁論の全趣旨」とあるのを「乙７９」と改め、同頁１７行目冒頭から２１行目末尾までを次のとおり改める。 「また、本件特許権Ａ１、Ａ３、Ｂ１～Ｂ３については、令和２年以降、特許料が 納付されず、順次消滅した。なお、本件発明Ａに対応する発明に係る特許としてインドネシア特許及びマレーシア特許があり、本件発明Ｂに対応するかは不明であるが関連する発明に係る特許として同じくインドネシア特許及びマレーシア特許があるものの、これらの特許に係る特許権についても同様に特許料が納付されず消滅した。（弁論の全趣旨）」 (10) 原判決４９頁２２行目冒頭から５４頁８行目末尾までを次のとおり改める。 - 13 -「(4) 本件発明Ａ２の自己実施による独占の利益の有無及び額についての検討ア被控訴人においては、平成１３年頃、ＣＯＤＥＸ５％ルールの認可や、東南アジアの経済発展等に伴い、国際的なＣＢＥの需要増加が見込まれる一方、国内製造拠点の生産能力が限界に達しているとの現状認識のもと、米国に所在する子会社であるＦＶＯにおいて、ＥＥ技術を利用してヒマワリ油からＳＯＳパーツを製造する 設備を有する工場を新設し、被控訴人グループ内での安定供給を図る方策を立案していたが、当初、当該工場における油脂分別方法としては、溶 いて、ＥＥ技術を利用してヒマワリ油からＳＯＳパーツを製造する 設備を有する工場を新設し、被控訴人グループ内での安定供給を図る方策を立案していたが、当初、当該工場における油脂分別方法としては、溶剤分別法を用いることを想定していた。しかるところ、控訴人を含むＮＴメンバーが主導となって、本件各発明を含む改良された乾式分別法によると、ＳＯＳパーツの品質は溶剤分別法によるものと比して大差なく、現にパイロットレベルの試作品においては同等以上とな っていること、分別収率や生産量等の生産効率も溶剤分別法との間にさほどの差はないこと、コスト面においては設備費及び比例・加工費ともに大幅な削減が可能であること等が報告された。そこで、被控訴人は、平成１４年９月頃、本件乾式分別法を採用した（本件発明Ａ２を実施する）本件設備を備えた本件工場を米国にてＦＶＯに新設、稼働させる旨を意思決定し、平成１５年に着工が始まり、平成１６年４月 頃から稼働が始まったものである。（前記(3)イ(ｱ)～(ｶ)）ところが、本件設備及び本件工場に係る設備投資については、●●●●●●●●●であったのに対し、●（省略）●を要することとなった。しかも、本件工場は、稼働当初、稼働能力や生産効率に課題を抱えていたほか、品質低下も指摘されており、その原因として●●●●●●●●●●●●ことが指摘された。このため、ＦＶＯは、 平成１８年頃から、品質を確保するため、●（省略）●こととし（ただし、平成２７年以降は、●●●●●●●●●●●●●●こととしたが、これが、品質の改良や生産効率の改善によるものであるかは不明である。）、また、更に●●●●●●●●を負担して本件増設工事を行うことを余儀なくされたものである。（前記(3)イ(ｷ)～(ｺ)、ウ(ｱ)ｃ） イ ＦＶＯパーツ品の によるものであるかは不明である。）、また、更に●●●●●●●●を負担して本件増設工事を行うことを余儀なくされたものである。（前記(3)イ(ｷ)～(ｺ)、ウ(ｱ)ｃ） イ ＦＶＯパーツ品の品質についてみると、●●●●●●●●●●●●●を予定 - 14 -していたところ、本件増設工事が完了した平成１９年３月頃には同程度と報告されていることや（前記(3)イ(ｻ)）、現実にＦＶＯがＦＶＯパーツ品を被控訴人グループ●（省略）●世界ＣＢＥ市場における被控訴人のシェア獲得にも寄与していると認められること（前記(3)ウ(ｲ)ｅ、エ）に照らすと、ＦＶＯパーツ品が、そもそも販売に耐えないほど低品質のものであったということはできない。他方で、ＦＶＯパー ツ品やＦＶＯ品が、溶剤分別法により製造されたＳＯＳパーツやこれらを原料としたＣＢＥとの比較において、品質面で上回っていることを認めるに足りる証拠もない。そうすると、本件発明Ａ２を実施したことにより、被控訴人がその実施品であるＦＶＯパーツ品やＦＶＯ品について、品質面で優位に立ったということはできない。 ウ次に、本件発明Ａ２を実施したことによりＦＶＯが得た利益についてみると、 そもそも、本件乾式分別法を採用したＦＶＯの●（省略）●は、直ちに分別方法による利益の相違を示すものではないが、その算出に際してその時々の相場と過去の実績等が考慮され、変動費に相当する見込み額として位置付けられるものであり、分別方法の差異による採算性を考慮する際の参考にすることは妨げられないというべきである。 さらに進んで、ＦＶＯ、ＦＯＪ及びＦＯＳにおけるＳＯＳパーツの加工費及び比例費の各試算を比較すると、●（省略）●るのに対し、●（省略）●、大きな差が発生しているのに、原料コストや収率等を考慮して試算さ らに進んで、ＦＶＯ、ＦＯＪ及びＦＯＳにおけるＳＯＳパーツの加工費及び比例費の各試算を比較すると、●（省略）●るのに対し、●（省略）●、大きな差が発生しているのに、原料コストや収率等を考慮して試算された比例費では、●（省略）●相対化されている（前記(3)ウ(ｲ)ｂ）。しかも、この数値は、約９年間にわたり実際には支払われていた●●●●●●●●●●●●を考慮していない上、ＦＶＯの現 実の収率よりも高い収率である●●●を収率として試算されたものであり、実数値によると更に差は小さくなるものである。 このことに加え、前記アのとおり、被控訴人内部では、当初、本件乾式分別法を採用することにより設備費においても大幅なコスト削減が見込まれるとの認識（溶剤分別法による場合の投資試算額●●●●●に対し、●●●●●の投資試算額と見込 まれていた。）の下で、本件施設及び本件工場の新設に踏み切ったものの、現実には - 15 -これに●●●●●●●●●を要し、加えて、本件設備につき、稼働能力、生産効率、品質低下等の課題が指摘されたことから、更に●●●●●●●●●を要する本件増設工事まで余儀なくされたこと等も併せて考慮すると、ＦＶＯが本件乾式分別法を採用したことによる効果として、当初予定していた溶剤分別法による以上に利益率を向上させることができたとか、現実に利益を上げることができたとは認められな い。 エさらに、本件特許権Ａ２を含む特許権に基づく禁止権の効果により他社を排除することができたかについてみると、競合他社であったＩＯＦは平成２３年に、ＬＣは平成２７年に、それぞれシア脂からＳＯＳパーツを分別できる工場をガーナに新設し、稼働させたが、いずれの工場においても溶剤分別法が用いられており、本 件各発明に関連する特許による禁止の効力が及ば 平成２７年に、それぞれシア脂からＳＯＳパーツを分別できる工場をガーナに新設し、稼働させたが、いずれの工場においても溶剤分別法が用いられており、本 件各発明に関連する特許による禁止の効力が及ばない地域においても、競合他社は、いまだ溶剤分別法を採用している上、本件各特許権がいずれも消滅した現在においても、被控訴人又は競合他社が、本件乾式分別法を採用した施設若しくは工場を新設、稼働し、又はその準備をした等の事実は認められないのであって（前記(3)オ）、控訴人が主張するように、溶剤分別法が危険を伴い、時に重大な事故を引き起こし 得るものであるとしても、被控訴人又は新不二製油が、本件特許権Ａ２を含む特許権に基づく禁止権の効果により、競合他社による本件乾式分別法の採用を排除し、これにより使用者として有する通常実施権に基づく実施によって得られる利益を超えた利益を得たと認めることは困難である。 なお、本件施設の稼働後、ＣＢＥ市場における被控訴人のシェアが増加したのは、 被控訴人が、規制緩和や経済動向をみて国際的なＣＢＥの需要増加を見込み、ＦＶＯを拠点に生産施設を新設し、これが現実に稼働したことに伴う結果とみられ、本件乾式分別法を採用したことにより特にシェアを拡大できたことをうかがわせる事情はないというべきである。 オ以上を総合すると、被控訴人が、本件特許権Ａ２につき有する通常実施権に 基づいて本件発明Ａ２を実施して得られる利益の額を超えて、特許による独占的、 - 16 -排他的な実施により超過して利益を得たと認めることはできない。したがって、被控訴人につき、本件発明Ａ２による独占の利益は認められない。 (5) 小括以上に検討したところによると、本件各発明により被控訴人に「受けるべき利益」（旧特許法３５条４項）があ い。したがって、被控訴人につき、本件発明Ａ２による独占の利益は認められない。 (5) 小括以上に検討したところによると、本件各発明により被控訴人に「受けるべき利益」（旧特許法３５条４項）があったと認めることはできない。」 (11) 原判決５４頁９行目冒頭の「キ」を「(6)」と改める。 (12) 原判決５４頁２５行目の「本件各特許権の」から２６行目の「法人格を異にする」までを「グループ会社内部で特許権の帰属主体と実施主体を別とする特許管理戦略を採用した場合に実務上要請される会計処理以上の意味はうかがわれない」と改める。 (13) 原判決５５頁１行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 「控訴人は、ＦＶＯが●●●●●●●●●●に●●●●●●●を販売した事実をもって、これを●●●へのライセンスとみなすとか、独占の利益を認めるべき根拠とすべき旨主張するが、特許発明の実施品を譲渡することをライセンスとみなすことは困難である●（省略）●ことであるし、そもそも●●●が、本件発明Ａ２の実施 品であることに価値を見出して●●●●●●●を購入したとみるべき事情も認められないから、控訴人の主張は採用することができない。」 ２ 結論以上によると、その余の争点を検討するまでもなく、控訴人の請求は理由がない。 そうすると、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴には理由 がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 - 17 -知的財産高等裁判所第１部 裁判長裁判官本多知成 裁判官遠山 裁判長 裁判官 本多知成 裁判官 遠山敦士 裁判官 天野研司
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