- 1 -平成１７年（行ケ）第１０６７０号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成１８年７月６日判決原告武田薬品工業株式会社訴訟代理人弁理士高島一同谷口操同土井京子同鎌田光宜同栗原弘幸被告特許庁長官中嶋誠指定代理人宮坂初男同石井あき子同唐木以知良同大場義則主文 特許庁が異議２００２－７１９１３号事件について平成１７年７月２０日にした決定を取り消す。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第１請求主文第１項と同旨第２争いのない事実 特許庁における手続の経緯等(1)原告は，発明の名称を「生体内分解型高分子重合物」とする特許第３２５４４４９号（平成３年４月１１日（優先権主張・平成２年４月１３日）- 2 -にした特許出願（特願平３－７９３２８号）を分割して平成１２年１１月２４日出願，平成１３年１１月２２日設定登録，請求項の数６。以下「本件特許」という。）の特許権者である。 (2)ア本件特許について梅田敏之及び岡幹男から特許異議の申立てがされたため，特許庁は，これを異議２００２－７１９１３号事件として審理し，その係属中の平成１４年１２月２７日，原告は，本件特許に係る明細書の訂正を請求した。 特許庁は，審理の結果，平成１７年７月２０日，上記訂正は認められないとした上で，「特許第３２５４４４９号の請求項１ないし６に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同年８月８日，原告に送達された。 イなお，本件決定は，請求項１ないし３に係る発明は，刊行物１（「Polymer」，1979，Vol20，December，P1459-1464，『Biodegr ，同年８月８日，原告に送達された。 イなお，本件決定は，請求項１ないし３に係る発明は，刊行物１（「Polymer」，1979，Vol20，December，P1459-1464，『Biodegradablepolymersforuseinsurgery－polyglycolic/poly(acticacid) homo- andcopolymers:1』。甲１）に記載された発明であるから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができず，請求項４ないし６に係る発明は，刊行物１及び刊行物２（特開昭６２－５４７６０号公報。甲２）に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたから，同条２項の規定により特許を受けることができないとしたものである。 (3)そこで，原告は，本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起し，その係属中の平成１７年１０月１４日，本件特許に係る明細書について，特許請求の範囲の減縮等を目的として，請求項１の訂正等（以下「本件訂正」という。）を内容とする訂正審判請求をした。 特許庁は，これを訂正２００５－３９１８６号事件として審理した結果，平成１８年６月６日，本件訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審- 3 -決」という。）をし，その謄本は，同月１６日，原告に送達された。 設定登録時の請求項【請求項１】分子量１，０００以下の低分子重合物の含有量が３．０（％）未満である生体内分解型脂肪族ポリエステル。 【請求項２】分子量１，０００以下の低分子重合物を含有する生体内分解性脂肪族ポリエステルを水易溶性有機溶媒に溶解し，これに水を加え高分子物質を析出させて，分子量１，０００以下の低分子重合物を除去することにより得られる請求項１記載の生体内分解型脂肪族ポリエステル。 【請求項３】水易溶性有機溶媒１００に対 に溶解し，これに水を加え高分子物質を析出させて，分子量１，０００以下の低分子重合物を除去することにより得られる請求項１記載の生体内分解型脂肪族ポリエステル。 【請求項３】水易溶性有機溶媒１００に対して水を５０～１５０（容量比）加える請求項２記載の生体内分解型脂肪族ポリエステル。 【請求項４】請求項１記載の生体内分解型ポリエステルを放出制御物質とする薬物含有製剤。 【請求項５】薬物が黄体形成ホルモン放出ホルモン，甲状腺ホルモン放出ホルモンもしくはその塩またはその誘導体である請求項４記載の製剤。 【請求項６】薬物が酢酸リュープロレリンである請求項４記載の製剤。 本件訂正後の請求項（判決注・下線部は訂正部分）【請求項１】分子量１，０００以下の低分子重合物の含有量が３．０（％）未満である生体内分解型脂肪族ポリエステルであって，当該生体内分解型脂肪族ポリエステルは，ポリ乳酸または乳酸とグリコール酸との共重合体であり，その組成比が，乳酸１００～５０モル％，残りがグリコール酸である，生体内分解型脂肪族ポリエステル。 【請求項２】分子量１，０００以下の低分子重合物を含有する生体内分解性脂肪族ポリエステルを水易溶性有機溶媒に溶解し，これに水を加え高分子物質を析出させて，分子量１，０００以下の低分子重合物を除去することにより得られる請求項１記載の生体内分解型脂肪族ポリエステル。 【請求項３】水易溶性有機溶媒１００に対して水を５０～１５０（容量比）- 4 -加える請求項２記載の生体内分解型脂肪族ポリエステル。 【請求項４】請求項１記載の生体内分解型ポリエステルを放出制御物質とする薬物含有製剤。 【請求項５】薬物が黄体形成ホルモン放出ホルモン，甲状腺ホルモン放出ホルモンもしくはその塩またはその誘導体である請求項４記載の製剤。 【請求項６】薬物が酢酸リュープロレ 制御物質とする薬物含有製剤。 【請求項５】薬物が黄体形成ホルモン放出ホルモン，甲状腺ホルモン放出ホルモンもしくはその塩またはその誘導体である請求項４記載の製剤。 【請求項６】薬物が酢酸リュープロレリンである請求項４記載の製剤。 第３当裁判所の判断 前記争いのない事実によれば，原告は，本件訴訟の係属中に，本件特許について特許請求の範囲の減縮を含む訂正審判請求をし，特許庁は本件訂正を認める本件訂正審決をし，これが確定したことにより，特許請求の範囲が減縮されたことが認められる。 そうすると，本件決定は，結果として，判断の対象となるべき請求項１ないし６に係る発明の要旨の認定を誤ったことになり，この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 したがって，本件決定は，取消しを免れない。 以上によれば，原告の本訴請求は理由があるから，これを認容することとし，訴訟費用については，本件訴訟の経過にかんがみ，これを原告に負担させるのを相当と認め，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第３部裁判長裁判官佐藤久夫裁判官大鷹一郎- 5 -裁判官嶋末和秀
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