令和３年４月２０日判決言渡 令和２年（ネ）第１００６８号特許権侵害行為差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所令和元年（ワ）第２９８８３号） 口頭弁論終結日令和３年３月２３日判決 控訴人（一審原告） 有限会社宝石のエンジェル（以下「控訴人会社」という。） 控訴人（一審原告） Ｘ（以下「控訴人Ｘ」という。） 上記両名訴訟代理人弁護士 山谷彰宏 山谷奈津子 被控訴人（一審被告） Ｙ（以下「被控訴人Ｙ」という。） 同補佐人弁理士 磯野富彦 鉾田慶亮 被控訴人（一審被告） 石福ジュエリーパーツ株式会社（以下「被控訴人石福ジュエリー」という。） 同訴訟代理人弁護士 横家豪 主文 １ 本件控訴を棄却する。 ２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実 及び理由以下，用語の略称及び略称の意味は，原判決に従い，原判決引用部分の「別紙」を「原判決別紙」に改める。 第１ 控訴の趣旨 １ 原判決を取り消す。 ２ 被控訴人Ｙは，原判決別紙１物件目録記載の製品を製造し，販売し，又は販売の申出をしてはならない。 ３ 被控訴人Ｙは，原判決別紙１物件目録記載の 。 第１ 控訴の趣旨 １ 原判決を取り消す。 ２ 被控訴人Ｙは，原判決別紙１物件目録記載の製品を製造し，販売し，又は販売の申出をしてはならない。 ３ 被控訴人Ｙは，原判決別紙１物件目録記載の製品及び半製品を廃棄せよ。 ４ 被控訴人Ｙは，原判決別紙１物件目録記載の製品の製造に供する製造設備を廃棄せよ。 ５ 被控訴人Ｙは，控訴人会社に対し，１億２７１９万０４００円及びこれに対する令和元年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 ６ 被控訴人Ｙは，控訴人Ｘに対し，１５８９万８８００円及びこれに対する令和元年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 ７ 被控訴人石福ジュエリーは，控訴人会社に対し，７６５万円及びこれに対する令和元年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 第２ 事案の概要 １ 本件は，発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権（特許第４０４４５９８号。本件特許権）を有する控訴人会社及び控訴人会社からその専用実施権の設定を受けた控訴人Ｘが，被控訴人Ｙが製造，販売し，被控訴人石福ジュエリーが販売する原判決別紙１物件目録記載の商品名の製品（被告製品）が，本件特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するなどと主張して，(1)被控訴人Ｙに対しては，特許法１００条１項及び２項に基づく被告製品の製造，販売及び販売の申出 の差止め並びに被告製品，半製品及び製造設備の廃棄を求めるとともに，本件特許権又は上記専用実施権の侵害に係る不法行為に基づく損害賠償として，控訴人会社につき平成２８年１１月８日から令和元年７月７日までの間の損害額１億２７１９万０４００円，控訴人Ｘにつき同月８日から同年１１月７日までの間の損害額１５８９万８８００円及びこれらに対する不法行為の後 につき平成２８年１１月８日から令和元年７月７日までの間の損害額１億２７１９万０４００円，控訴人Ｘにつき同月８日から同年１１月７日までの間の損害額１５８９万８８００円及びこれらに対する不法行為の後の日である令和元年１２月１４日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法（平成２９年法律第４４条による改正前のもの）所定の年５分の割合による遅延損害金の各支払を求め，(2)被控訴人石福ジュエリーに対して，不当利得返還請求として，控訴人会社につき平成２３年２月からの３３か月と平成２８年１０月の１か月の合計３４か月間の本件特許権の侵害行為に係る不当利得額７６５万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和元年１２月１４日から支払済みまで民法（平成２９年法律第４４条による改正前のもの）所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 原判決は，控訴人らの訴えのうち，控訴人らの被控訴人Ｙに対する各損害賠償請求及び控訴人会社の被控訴人石福ジュエリーに対する不当利得返還請求に係る訴えを却下し，控訴人らのその余の請求を棄却したところ，控訴人らが本件控訴を提起した。 ２ 前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張は，(1)のとおり補正し，(2)のとおり当審における主張を追加するほかは，原判決の事実及び理由欄の「第 ２ 事案の概要」の２及び３並びに「第３ 争点に関する当事者の主張」の１～３に記載のとおりであるから，これを引用する。 (1) 原判決の補正ア原判決３頁２０行目の「原告の取締役」を「控訴人会社の取締役」に，「原告代表者」を「控訴人会社代表者」に，それぞれ改める。 イ原判決８頁３行目の「以下「前訴」という」を「以下，同事件を第一審とする訴訟を「前訴」といい，そのうち第一審を「前訴第一審」といい，控訴審を「前訴控訴審」という 社代表者」に，それぞれ改める。 イ原判決８頁３行目の「以下「前訴」という」を「以下，同事件を第一審とする訴訟を「前訴」といい，そのうち第一審を「前訴第一審」といい，控訴審を「前訴控訴審」という」に改める。 ウ原判決８頁１２行目の「前訴」の次に「第一審」を加える。 エ原判決８頁１２行目の「構成要件１Ｂ」を「構成要件１Ｂ（別紙５「訂正の推移」の「請求項１」の「構成要件」欄の１Ｂの「特許公報」欄）」に，１７行目の「構成要件１Ｂ」を「構成要件１Ｃ（別紙５「訂正の推移」の「請求項１」の「構成要件」欄の１Ｃの「特許公報」欄）」に，それぞれ改める。 オ原判決８頁２２行目の「東京地方裁判所は」を「前訴第一審において，東京地方裁判所は」に改め，２３行目の「前訴につき，」を削る。 カ原判決８頁２６行目の「といえず，」の次に「②」を加える。 キ原判決９頁７行目の「乙Ａ２」を「甲５，乙Ａ２」に改める。 ク原判決１０頁２３行目の「これにより，」の次に「前訴第一審判決及び」を加える。 ケ原判決１１頁１３行目の「甲９」の次に「，乙Ａ２」を加え，１７行目の「を」を削る。 コ原判決２６頁２１行目の「閉口」を「開口」に改める。 (2) 当審における主張（控訴人ら）ア損害賠償請求について(ｱ) 請求項１（登録時）に係る本件発明１（第一次訂正前の本件発明１）の技術的範囲には，ホルダーの閉口状態の止め部（凸部の突起部分）が両方ともホルダー受けのネック部（凹部）に接触することはない構成（ホルダーとホルダー受けの間に隙間がある構成。以下，同構成を「本件構成」という。）も含まれていたところ，第一次訂正によって，請求項１（登録時）から請求項２が分離され，本件訂正発明１－１は，本件構成を含まない構成に減縮 けの間に隙間がある構成。以下，同構成を「本件構成」という。）も含まれていたところ，第一次訂正によって，請求項１（登録時）から請求項２が分離され，本件訂正発明１－１は，本件構成を含まない構成に減縮されたが，第一次訂正によって独立項となった請求項２に係る本件発明２には，本件構成が含まれており，第四次訂正後の請求項２後段に係る発明である本件訂正発明２にも，本件構成は含まれている。 したがって，第一次訂正前の本件発明１に本件訂正発明２が含まれることは原判決の判示のとおりであるが，前訴控訴審において審理された第一次訂正後の請求項１に係る発明である本件訂正発明１－１には，本件訂正発明２は含まれておらず，本件訴えの損害賠償請求に係る部分が訴訟上の信義側に反するということはない。 (ｲ) 前記(ｱ)のとおり，本件訂正発明１－１は本件構成を含まないが，本件訂正発明２は本件構成を含み，本件訂正発明１－１には，本件訂正発明２は含まれないが，その理由について敷衍する。 ａ 第一次訂正によって，請求項１の「１対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップ」の前に「ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した」という文言が追加されたが，これにより，請求項１における「１対の顎部材」は，「ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した」ものに限定され，止め部が顎部材の両先端部にあるものに限定された（止め部が顎部材の片方にあるものが除外された。）。 そして，このように，請求項１（第一次訂正後）において，止め部が顎部材の片方にあるものが除外されると，鰐口クリップの内部における吸着部材も，１対の顎部材間の開口部の中心線上に常に位置することが求められる。なぜなら，止め部が開口部の 次訂正後）において，止め部が顎部材の片方にあるものが除外されると，鰐口クリップの内部における吸着部材も，１対の顎部材間の開口部の中心線上に常に位置することが求められる。なぜなら，止め部が開口部の中心線を中心に上下等しく開口されることとなるため，吸着部材も１対の顎部材間の開口部の中心線上になければ，磁力によるガイド作用を有効に果たすことができないからである。すなわち，鰐口クリップの内部における吸着部材が１対の顎部材間の開口部の中心線上になければ，ホルダー受けがホルダーに侵入する際に磁力により止め部に当たり挿入できないこともあるし，抜くこともできなくなってしまう。 これに対し，請求項２前段は，吸着部材が顎部材のいずれか一方に固定されるから，吸着部材は顎部材と共に移動し，吸着部材の位置は顎部材間の開口部の中心線上に一定しない。また，請求項２後段では，鰐口クリップの内部における吸着部 材は支持部材を使って設けるため，完全開口したときには内部の吸着部材の位置は１対の顎部材間の開口部の中心線上に位置するが，それ以外では１対の顎部材間の上又は下に寄ることになり，鰐口クリップの内部における吸着部材の位置は１対の顎部材間の開口部の中心線上に一定しない。 したがって，第一次訂正により，請求項１は鰐口クリップの内部における吸着部材の位置が常に１対の顎部材間の開口部の中心線上にあるものに限定され，必然的に，鰐口クリップの内部の吸着部材の位置が１対の顎部材間の開口部の中心線上に一定しない請求項２後段が訂正後の請求項１に含まれないこととなった。 ｂ 請求項２は，第二次訂正により，「嵌入するホルダー受けのネック部の大きさは，鰐口クリップの一対の閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間以下の大きさ」であるとの限定が付加され，これにより，鰐口クリップの一 求項２は，第二次訂正により，「嵌入するホルダー受けのネック部の大きさは，鰐口クリップの一対の閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間以下の大きさ」であるとの限定が付加され，これにより，鰐口クリップの一対の閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間より大きなネック部を有するホルダー受けが除外された。そして，嵌入するホルダー受けのネック部の大きさが鰐口クリップの一対の閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間よりも小さければ，ホルダーの噛み合い状態の止め部（凸部の突起部分）が両方ともホルダー受けのネック部（凹部）に接触することはない。 このように，本件訂正発明２では，本件構成が含まれ，「噛合せて」の意味も，本件訂正発明１－１の「噛合せて」と異なることになる。 イ差止請求について前記アのとおり，本件訂正発明１－１（前訴控訴審時の審判対象であった第一次訂正後の請求項１）の技術的範囲には，本件訂正発明２（第一次訂正により独立項とされ，第二次訂正及び第四次訂正による訂正を経た後の請求項２後段）は含まれないのであり，前訴と本訴では審理対象が異なる。 したがって，本訴の差止等請求に係る部分は，前訴確定判決の既判力によって遮断されない。 ウ控訴人Ｘについて 控訴人Ｘは，宝飾品の販売を考えており，その一環として宝飾品の留め具に関する本件特許権について，控訴人会社から専用実施権の設定を受けたものである。控訴人会社としても，後継者を育てるために控訴人Ｘに専用実施権を設定し，商品の販売を経験させた。 実際，控訴人Ｘは，令和２年１月２０日から同月２３日まで東京ビッグサイトで開催された国際宝飾展に控訴人会社と一緒に出店している。 （被控訴人Ｙ）ア本訴は前訴の蒸し返しであること(ｱ) 前訴控訴審時において請求項２は請求項１とは別の独立請 で東京ビッグサイトで開催された国際宝飾展に控訴人会社と一緒に出店している。 （被控訴人Ｙ）ア本訴は前訴の蒸し返しであること(ｱ) 前訴控訴審時において請求項２は請求項１とは別の独立請求項となっているが，その後，当該請求項２について度重なる訂正がされた結果，本件訂正発明２は，本件訂正発明１－１の発明特定事項の全てを含み，その内容をさらに限定するものとなっている。すなわち，訂正を繰り返しても，当該発明の内容が限定，減縮されるだけであり，特許請求の範囲の「噛み合う」等の文言が訂正によって別の意味に解釈されることはあり得ない。そして，被告製品が本件訂正発明１－１の技術的範囲に属しないことは前訴確定判決で判示されたとおりであるから，被告製品が本件訂正発明２の技術的範囲にも属しないことは明らかである。 したがって，被告製品が本件訂正発明２の技術的範囲に属するか否かの判断を求める控訴人らの本訴の請求が，前訴の確定判決と同一の争点について再度判断を求めるものであることは明白であり，控訴人らが前訴の確定判決及び前訴再審棄却決定の存在を知りながら提起した本訴は，前訴の紛争を蒸し返すものにほかならない。 (ｲ) 控訴人らは，第一次訂正において請求項１の「１対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップ」の前に「ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した」という文言を追加したことで，請求項１の「１対の顎部材」について，止め部が顎部材の両先端部にあるものに限定されたとし，この点において本件訂正発明２とは異なると主張する。 しかし，本件訂正発明２も，本件訂正発明１－１と同様に，「１対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップ」の前に「ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共 ると主張する。 しかし，本件訂正発明２も，本件訂正発明１－１と同様に，「１対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップ」の前に「ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した」との文言が存在するから，本件訂正発明１－１と本件訂正発明２とにおいて，控訴人らが主張するような差異はない。 (ｳ) 控訴人らは，本件訂正発明１－１では，常に止め部が顎部材の両先端部にあるから，鰐口クリップの内部における吸着部材も，１対の顎部材間の開口部の中心線上に常に位置するのに対し，本件訂正発明２では，必ずしも，鰐口クリップの内部における吸着部材の位置は１対の顎部材間の開口部の中心線上に一定しないから，本件訂正発明２は本件訂正発明１－１に含まれないと主張する。 しかし，本件訂正発明１－１及び本件訂正発明２では，「１対の顎部材」の構成についてそれぞれが別異の意味で解釈されるような限定文言は付されていない。しかも，控訴人らが主張する，吸着部材が１対の顎部材間の開口部の中心線上に常に位置するとの構成については，本件訂正発明１－１の文言からこれを一義的に導くことができないし，同様に，所定条件下で吸着部材の位置が１対の顎部材間の開口部の中心線上に一定しないとの構成についても，それを本件訂正発明２の文言から一義的に導くことができない。 したがって，控訴人らの上記主張は理由がない。 (ｴ) 控訴人らは，本件訂正発明２のように「ホルダー受けのネック部の径がホルダーの閉口状態の止め部と止め部の間よりも短い」場合には，ホルダーの閉口状態の両方の止め部がいずれもホルダー受けのネック部に接触していることはあり得ないと主張する。 しかし，本件訂正発明２の「ネック部の径の大きさは，閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間以 ダーの閉口状態の両方の止め部がいずれもホルダー受けのネック部に接触していることはあり得ないと主張する。 しかし，本件訂正発明２の「ネック部の径の大きさは，閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間以下の大きさ」との文言は訂正により付加されたものであるが，このような内容の訂正自体が訂正要件に反する。 また，ネック部は凹部の底面（つまり凹部の一部）を構成するにすぎない（凹部の側面はネック部ではない。）。 イ控訴人Ｘについて控訴人Ｘに本訴の損害賠償請求につき固有の利益はないとの原判決の判断は正当である。 （被控訴人石福ジュエリー）ア控訴人らの主張は，前訴における紛争の蒸し返しであること(ｱ) 控訴人らは，第一次訂正によって，請求項１に「ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した」という文言が追加され，これにより，請求項１は，止め部が顎部材の両先端部にあるものに限定されたことから，本件訂正発明１－１に本件訂正発明２は含まれないと主張する。 しかし，控訴人らの上記主張を前提とすれば，本件訂正発明２の構成要件にも，上記の文言がある以上，本件訂正発明２も，止め部が顎部材の両先端部にあるものに限定される。 したがって，控訴人らの上記主張は理由がない。 (ｲ) この点，控訴人らは，第一次訂正により，本件訂正発明１－１における「噛み合う」の意味内容のみが，「止め部が顎部材の両先端部にあるもの」すなわち「凸部とそれに対応する凹部が接触した組合せからなる係止めの状態」に限定されたのであって，本件訂正発明１－１の「噛み合う」と本件訂正発明２の「噛み合う」の意味内容は異なると主張する。 しかし，控訴人らの上記主張は，第一次訂正前の本件発明１に，本件構成が含まれていたことを前提とするところ， 訂正発明１－１の「噛み合う」と本件訂正発明２の「噛み合う」の意味内容は異なると主張する。 しかし，控訴人らの上記主張は，第一次訂正前の本件発明１に，本件構成が含まれていたことを前提とするところ，前訴控訴審判決は，第一次訂正の前後を問わず，本件発明１の「噛み合う」という用語につき，「凸部とそれに対応する凹部が接触した組合せからなる係止めの状態」を示す旨判示したのであるから，本件訂正発明２の「噛み合う」という用語も，「凸部とそれに対応する凹部が接触した組合せからなる係止めの状態」を意味するのであり，本件構成を含まない。 (ｳ) このように，控訴人らは，「噛み合う」という用語の意味内容について，前訴の確定判決が示した判断と異なる解釈を展開することにより，本件訂正発明２は本件訂正発明１－１に含まれないと主張しているのであるから，控訴人らの主張は，「噛み合う」という用語の意味内容についての主張となる。 したがって，控訴人らの本訴の提起が，前訴における紛争を蒸し返していることは明らかである。 イ控訴人Ｘについて控訴人Ｘは，前訴と同様の争点について，改めて判断を求めるために，控訴人会社のために本訴の共同原告となったのであるから，控訴人Ｘの損害賠償請求について固有の利益は存在しない。 第３ 当裁判所の判断 １ 当裁判所は，本件各訴えのうち損害賠償請求及び不当利得返還請求に係る訴え部分を却下し，その余の請求はいずれも棄却すべきであると判断する。 その理由は，次のとおり補正するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第４当裁判所の判断」１，２に記載のとおりであるから，これを引用する。 （原判決の補正）(1) 原判決３２頁２３行目の末尾の次に「また，廃棄を求める対象が異なるが，この点も訴訟物の同一性に影響を及ぼさない 判断」１，２に記載のとおりであるから，これを引用する。 （原判決の補正）(1) 原判決３２頁２３行目の末尾の次に「また，廃棄を求める対象が異なるが，この点も訴訟物の同一性に影響を及ぼさない。」を加え，２４行目の「損害賠償請求」を「損害賠償等請求」に改める。 (2) 原判決３４頁１２行目の「おいては，」の次に「第一次訂正前の本件発明１及び」を加え，１３行目の「前訴控訴審」の次に「判決」を加え，２１行目の「まで」を削る。 (3) 原判決３５頁８行目の「申立てを経て，」の次に「前訴第一審判決及び」を加え，９行目の「８月２５日」を「７月１２日」に改め,１７行目の「原告」を「控訴人会社」に改める。 (4) 原判決３６頁１行目の「審理すること」から２行目の「ではなく」までを， 「審理することは，被控訴人らに多大な負担を強いるものであり」に，４行目の「損害賠償請求」を「損害賠償等請求」に，それぞれ改める。 (5) 原判決３６頁１０行目の「原告の取締役」を「控訴人会社の取締役」に，１０行目から１１行目にかけての「原告代表者」を「控訴人会社代表者」に，１１行目の「設定を受けた」を「設定契約を締結した」に，それぞれ改める。 (6) 原判決３６頁１８行目の「原告Ｘは，」の次に「前訴第一審判決及び前訴控訴審判決の存在と内容を認識しながら，本件専用実施権の設定を受け，」を加える。 (7) 原判決４１頁１０行目の「被告」を「被控訴人Ｙ」に，１９行目の「前記(2)の」を「前記(2)と」に，それぞれ改め，２１行目及び２４行目の各「損害賠償請求」をいずれも「損害賠償等請求」に改める。 ２ 当審における控訴人らの主張について(1) 控訴人らは，前訴控訴審において審理された本件訂正発明１－１には，本件構成は含まれていないのに対し，本件 」をいずれも「損害賠償等請求」に改める。 ２ 当審における控訴人らの主張について(1) 控訴人らは，前訴控訴審において審理された本件訂正発明１－１には，本件構成は含まれていないのに対し，本件訂正発明２には本件構成が含まれているから，本件訂正発明１－１の技術的範囲には本件訂正発明２は含まれておらず，したがって，本件訴訟において，本件訂正発明２に係る特許権に基づき，損害賠償等の請求をすることは訴訟上の信義側に反するものではないと主張する。 しかし，前記第２の２で引用した原判決の第２の２(4)のとおり，本件特許の登録時の請求項２は，請求項１の従属項であったが，第一次訂正によって，独立項となり，第二次訂正及び第四次訂正を経て，現在の内容となったところ，特許法における特許請求の範囲等の訂正は，「実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであってはならない」と規定し（同法１２６条６項），訂正前の特許発明の技術的範囲に属しない被疑侵害品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属しないことを保障しているのであるから，第四次訂正後の請求項２後段に係る発明である本件訂正発明２は，第一次訂正前の本件発明１の技術的範囲を限定したものであると認められる。 そして，前記第２の２で引用した原判決の第２の２(4)のとおり，控訴人会社は，前訴第一審において，第一次訂正前の本件発明１に係る特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求をし，前訴控訴審において，第一次訂正後の本件発明１である本件訂正発明１－１に係る特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求をし，前訴においては，控訴人会社の上記請求等について審理され，被告製品の構成は，第一次訂正前の本件発明１及び本件訂正発明１－１のいずれの技術的範囲にも属さないとして，控訴人会社の上記請求等を棄却する前訴第一審判決及 は，控訴人会社の上記請求等について審理され，被告製品の構成は，第一次訂正前の本件発明１及び本件訂正発明１－１のいずれの技術的範囲にも属さないとして，控訴人会社の上記請求等を棄却する前訴第一審判決及び前訴控訴審判決がされ，これらの判決は確定したのであるから，本件訴訟において，被告製品が第一次訂正前の本件発明１の技術的範囲を限定した本件訂正発明２の技術的範囲に属するとして，本件訂正発明２に係る特許権侵害の不法行為及び不当利得返還請求権に基づく請求をすることは，前訴の蒸し返しとなることは明らかである。 したがって，控訴人らの上記主張は理由がない。 (2) 控訴人らは，第一次訂正によって，請求項１の「１対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップ」の前に「ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した」という文言が追加され，第二次訂正により，「嵌入するホルダー受けのネック部の大きさは，鰐口クリップの一対の閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間以下の大きさ」であるとの限定が付加されたことを主張する。 しかし，第一次訂正及び第二次訂正が上記のようなものであるとしても，本件訂正発明２が第一次訂正前の本件発明１の技術的範囲を限定したものであることに変わりはないから，前記(1)のとおり，本件訂正発明２に係る特許権侵害の不法行為及び不当利得返還請求権に基づく請求をすることは，前訴の蒸し返しとなる。 (3) 控訴人らは，本件訂正発明２と本件訂正発明１－１とは，吸着部材が中心線上に一定するか否かという点で区別されると主張する。 しかし，本件訴訟において，被告製品が第一次訂正前の本件発明１の技術的範囲を限定した本件訂正発明２の技術的範囲に属するとして，本件訂正発明２に係る特 許権侵害の不法行為及び不当利得返 る。 しかし，本件訴訟において，被告製品が第一次訂正前の本件発明１の技術的範囲を限定した本件訂正発明２の技術的範囲に属するとして，本件訂正発明２に係る特 許権侵害の不法行為及び不当利得返還請求権に基づく請求をすることは，前訴の蒸し返しとなることは前記(1)のとおりであって，本件訂正発明２と本件訂正発明１－１とは，吸着部材が中心線上に一定するか否かという点で区別されるかどうかによって左右されることはない。 (4) 控訴人Ｘは，宝飾品の販売を考えており，令和２年１月２０日から同月２３日まで東京ビッグサイトで開催された国際宝飾展に控訴人会社と一緒に出店していると主張する。 しかし，仮に，同事実が認められるとしても，前記第２の２で引用した原判決の第２の２(1)，(4)のとおり，控訴人Ｘは，本件特許の特許権者である控訴人会社の取締役の長女であり，控訴人会社代表者の姪であるが，前訴が確定した後に，控訴人会社から本件特許に係る請求項２について専用実施権の設定を受けたこと，本件専用実施権の対象が，本訴請求の対象である本件発明２に係る請求項２のみであり，しかもその設定期間は２年間に限定されていることを考慮すると，控訴人Ｘは，前訴第一審判決及び前訴控訴審判決の存在とその内容を認識していながら，本件専用実施権の設定を受けたものと推認できるのであって，控訴人Ｘが，本件専用実施権侵害の不法行為に基づき被控訴人Ｙに対して損害賠償請求をすることは，訴訟上の信義則に反するというべきである。 したがって，控訴人Ｘの上記主張は理由がない。 (5) 控訴人らは，本件訂正発明１－１の技術的範囲には，本件訂正発明２は含まれないから，本訴の差止等請求に係る部分は，前訴確定判決の既判力によって遮断されないと主張する。 しかし，本訴の差止請求に係る部分が前訴の差 本件訂正発明１－１の技術的範囲には，本件訂正発明２は含まれないから，本訴の差止等請求に係る部分は，前訴確定判決の既判力によって遮断されないと主張する。 しかし，本訴の差止請求に係る部分が前訴の差止請求に係る部分と訴訟物を同一にすることは，前記１で引用した原判決の第４の１(1)イのとおりであって，控訴人らの上記主張は理由がない。 第４ 結論よって，原判決は正当であり，本件控訴は理由がないから，これを棄却するこ ととして，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第２部 裁判長裁判官森義之 裁判官佐野信 裁判官中島朋宏
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