令和２年７月２日判決言渡 平成３０年（行ケ）第１０１５９号審決取消請求事件（Ａ事件） 平成３０年（行ケ）第１０１５３号審決取消請求事件（Ｂ事件） 口頭弁論終結日令和２年３月３日判決 Ａ事件原告・Ｂ事件被告 アメリカ合衆国 訴訟代理人弁護士 北原潤一同佐藤健太郎 訴訟代理人弁理士 日野真美同加藤志麻子 Ａ事件被告・Ｂ事件原告 ホスピーラインコーポレイテッド 訴訟代理人弁理士 大塚康徳同大塚康弘同西川恵雄同木下智文同西守有人 訴訟代理人弁護士 飯塚卓也同岡田淳 主文 １ 特許庁が無効２０１６－８００１３０号事件について平成３０年６月２５日にした審決のうち，「特許第４１６２４９１号の請求項１７，１９，２０，４４，４６に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。 ２ Ｂ事件原告ホスピーラインコーポレイテッドの請求を棄却する。 ３ 訴訟費用は，Ａ事件・Ｂ事件を通じてＡ事件被告・Ｂ事件原告ホスピーラインコーポレイテッドの負担とする。 ４ Ａ事件被告・Ｂ事件原告ホスピーラインコーポレイテッドのために，この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。 事実 及び理由 第１ 請求（Ａ事件）主文１項と同旨（Ｂ事件）特許庁が無効２０１６－８００１３０号事件について平成３０年６月２５日にした審決のうち，「特許第４１６２４９１号の請求項２１，３８～４２に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との部分を取り消す。 無効２０１６－８００１３０号事件について平成３０年６月２５日にした審決のうち，「特許第４１６２４９１号の請求項２１，３８～４２に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との部分を取り消す。 第２ 事案の概要 １ 特許庁における手続の経緯等⑴ Ａ事件原告・Ｂ事件被告アメリカ合衆国（以下「特許権者」という。）は，「ボロン酸化合物製剤」の発明について，２００２年１月２５日（パリ条約による優先権主張外国庁受理 ２００１年１月２５日（ＵＳ）米国）を国際出願日とする特許出願を行い，平成２０年８月１日に特許第４１６２４９１号（以下「本件特許」という。）として特許権の設定登録を受けた。 ⑵ Ａ事件被告・Ｂ事件原告ホスピーラインコーポレイテッド（以下「請求人ホスピーラ」という。）は，平成２８年１１月１１日，本件特許につき無効審判（無効２０１６－８００１３０号）を請求した。 - 3 -特許権者は，無効審判手続の中で，特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求をした。 特許庁は，平成３０年６月２５日，審決をした。審決には，当事者双方に対し出訴期間として９０日が附加された。 ⑶ 審決の結論は，次のとおりであった。 「 特許第４１６２４９１号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項［１～２０］，［２１～４３，４５，４７］，４４，４６について訂正することを認める。 特許第４１６２４９１号の請求項１７，１９，２０，４４，４６に係る発明についての特許を無効とする。 特許第４１６２４９１号の請求項２１，３８～４２に係る発明についての審判請求は，成り立たない。 特許第４１６２４９１号の請求項１～１６，１８，２２～３７，４３，４５，４７に係る発明についての審判請求を却下する。」⑷ 特許権者 ，３８～４２に係る発明についての審判請求は，成り立たない。 特許第４１６２４９１号の請求項１～１６，１８，２２～３７，４３，４５，４７に係る発明についての審判請求を却下する。」⑷ 特許権者は，平成３０年７月５日に審決の送達を受け，同年１１月２日，審決のうち特許を無効とした部分の取消しを求めて訴えを提起した（Ａ事件）。 請求人ホスピーラは，平成３０年７月４日に審決の送達を受け，同年１０月３０日，審決のうち請求を不成立とした部分の取消しを求めて訴えを提起した（Ｂ事件）。 ２ 特許請求の範囲の記載⑴ 訂正請求に対する審決の判断（訂正請求を認め，訂正により削除された請求項についての無効審判請求を却下した。）については，両当事者ともこれを争っていない。 ⑵ 訂正後の請求項１７，１９，２０，４４，４６は，物の発明である。そして，本件における審決取消事由の主張との関連では，訂正後の請求項１７に - 4 -関する審決の判断に誤りがあれば他の請求項に関する判断にも誤りがある，という関係にある。 訂正後の請求項１７の記載は，次のとおりである（以下「本件化合物発明」という。）。 【請求項１７】凍結乾燥粉末の形態のＤ－マンニトール Ｎ－（２－ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェニルアラニン－Ｌ－ロイシンボロネート。 ⑶ 訂正後の請求項２１，３８～４２は，方法の発明である。そして，本件における審決取消事由の主張との関連では，訂正後の請求項２１に関する審決の判断に誤りがあれば他の請求項に関する判断にも誤りがある，という関係にある。 訂正後の請求項２１の記載は，次のとおりである（以下「本件製法発明」という。）。 【請求項２１】⒜(ⅰ) 水，(ⅱ) Ｎ－（２－ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェニルアラニン－Ｌ－ロイシンボ 正後の請求項２１の記載は，次のとおりである（以下「本件製法発明」という。）。 【請求項２１】⒜(ⅰ) 水，(ⅱ) Ｎ－（２－ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェニルアラニン－Ｌ－ロイシンボロン酸，及び(ⅲ) Ｄ－マンニトールを含む混合物を調製すること；及び⒝ 混合物を凍結乾燥すること；を含む，凍結乾燥粉末の形態のＤ－マンニトール Ｎ－（２－ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェニルアラニン－Ｌ－ロイシンボロネートの調製方法。 ⑷ 「Ｎ－（２－ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェニルアラニン－Ｌ－ロイシンボロン酸」を，以下「ボルテゾミブ」又は「Ｂｚ」という。 また，「Ｄ－マンニトール Ｎ－（２－ピラジン）カルボニル－Ｌ－フェニルアラニン－Ｌ－ロイシンボロネート」は，ボルテゾミブとＤ－マンニトールとのエステル化合物であり，以下「ボルテゾミブマンニトールエステ - 5 -ル」又は「ＢＭＥ」という。 これらの略称を用いて本件化合物発明及び本件製法発明（以下，あわせて「本件発明」ということがある。）を表記すると，それぞれ次のとおりである。 【本件化合物発明】凍結乾燥粉末の形態のＢＭＥ【本件製法発明】⒜(ⅰ) 水，(ⅱ) ボルテゾミブ，及び(ⅲ) Ｄ－マンニトールを含む混合物を調製すること；及び⒝ 混合物を凍結乾燥すること；を含む，凍結乾燥粉末の形態のＢＭＥの調製方法。 ３ 審決の理由の要旨審決の理由の要旨（ただし，本件訴訟において主張された審決取消事由に関連する部分に限る。）は次のとおりである。 ⑴ 無効理由１（進歩性欠如（その１））について【請求人ホスピーラの主張】本件発明は，甲１（SaraWu, etal., JOURNALOFPHARMACEUTICALSCIEN ⑴ 無効理由１（進歩性欠如（その１））について【請求人ホスピーラの主張】本件発明は，甲１（SaraWu, etal., JOURNALOFPHARMACEUTICALSCIENCES, VOL. 89, NO. 6, JUNE 2000）記載の発明及び甲２（Jonkman-deVries, J.D., etal., “PharmaceuticalDevelopmentof(Investigational) AnticancerAgentsforParenteralUse - AReview”,DrugDevelopmentandIndustrialPharmacy 22(6): 475-494 (1996)）記載の発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた。 【審決の判断】（本件化合物発明についての判断の要旨を示すが，本件製法発明についても実質的に同旨である。なお，無効理由２，４についても同様である。） - 6 -ア引用発明の認定甲１には，「ペプチドボロン酸誘導体2－Pyz－(CO)－Phe－Leu－B(OH)2」の発明（以下「甲１発明」という。）が記載されている。 イ対比〔一致点〕ペプチドボロン酸誘導体化合物である。 〔相違点１〕ペプチドボロン酸誘導体化合物が，本件化合物発明においては，ボルテゾミブのＤ－マンニトールとのエステル体であるＢＭＥであるのに対して，甲１発明ではボルテゾミブである。 〔相違点２〕本件化合物発明においては，化合物が「凍結乾燥粉末の形態」と特定されているのに対して，甲１発明では，そのような特定がない。 ウ相違点の容易想到性相違点１につき，甲１はボルテゾミブの分解経路に関する文献であって，ボルテゾミブを原料 乾燥粉末の形態」と特定されているのに対して，甲１発明では，そのような特定がない。 ウ相違点の容易想到性相違点１につき，甲１はボルテゾミブの分解経路に関する文献であって，ボルテゾミブを原料として別の化合物を合成して製造することについての記載は一切ない。また，甲２にも，化合物を化学的に改変することについての記載はない。そうすると，甲１発明に接した当業者が，甲１及び甲２の記載から，ボルテゾミブをＤ－マンニトールと反応させてＢＭＥを得ることを容易に想到できるとはいえない。 相違点２につき，甲１には，ボルテゾミブを凍結乾燥処理して凍結乾燥粉末として得ることについての具体的な記載はない。また，甲２には，凍結乾燥の利点として製剤の安定性が記載されているが，製剤の安定化には凍結乾燥以外にも種々の方法が挙げられている上に，凍結乾燥を採用したとしても，凍結乾燥には充填剤を使用する方法としない方法があること，使用する場合の充填剤にはマンニトール以外にも多様な選択肢が存在する - 7 -ことが示されている。このような中で，ボルテゾミブをマンニトールとともに凍結乾燥するという特定の方法の採用を動機付ける記載を，甲１及び甲２から見いだすことができない。さらに，仮にボルテゾミブをマンニトールとともに凍結乾燥することに想到したとしても，凍結乾燥は対象化合物の構造を変えないことを意図して行うものであるとの技術常識からすれば，ボルテゾミブではなくＢＭＥを得るために凍結乾燥を行うことは，容易に想到できるとはいえない。 エ以上のとおり，本件化合物発明は，甲１及び甲２に各記載の発明に基づいて容易に想到し得たものとはいえないから，無効理由１に係る請求人ホスピーラの主張は理由がない。 ⑵ 無効理由２（進歩性欠如（その２））について【請求人ホスピーラの 及び甲２に各記載の発明に基づいて容易に想到し得たものとはいえないから，無効理由１に係る請求人ホスピーラの主張は理由がない。 ⑵ 無効理由２（進歩性欠如（その２））について【請求人ホスピーラの主張】本件化合物発明は，甲１記載の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた。 【審決の判断】無効理由１と同２との違いは，本件化合物発明と甲１発明との相違点が容易想到であることの理由を，無効理由１では甲２の記載からとするのに対して，無効理由２では甲２や甲７（Pikal, M., “FreezeDrying”,Encyclopediaofpharmaceuticaltechnology, 1994, Vol 6, pages 275- 303）に示されるとおりの周知技術からとする点にある。 しかしながら，甲２に加えて甲７の記載を検討しても，薬剤の不安定さを解消するためにマンニトールを混ぜて凍結乾燥することが周知技術であるとは認められない。 よって，無効理由２に係る請求人ホスピーラの主張は理由がない。 ⑶ 無効理由４（進歩性欠如（その３））について【請求人ホスピーラの主張】 - 8 -本件化合物発明は，甲６（特表平１０－５１０２４５号公報）記載の発明と甲５（国際公開第００／５７８８７号パンフレット）又は甲１５（Mori, etal., “ComplexFormationofp-BoronophenylalanineWithSomeMonosaccharides”, PigmentCellResearch 2:273-277 (1989)）に記載された発明と周知技術とに基づいて当業者が容易に想到し得た。 【審決の判断】ア引用発明の認定甲６には，「ボルテゾミブ CellResearch 2:273-277 (1989)）に記載された発明と周知技術とに基づいて当業者が容易に想到し得た。 【審決の判断】ア引用発明の認定甲６には，「ボルテゾミブのボロネートエステル」の発明（以下「甲６発明」という。）が開示されている。 イ対比〔一致点〕ボルテゾミブのボロネートエステルである。 〔相違点１〕本件化合物発明は，ボルテゾミブのボロネートエステルがＤ－マンニトールとのエステル体（ＢＭＥ）であるのに対し，甲６発明は，ボルテゾミブのボロネートエステルがＤ－マンニトールとのエステル体に特定されていない。 〔相違点２〕本件化合物発明は，凍結乾燥粉末の形態であるのに対して，甲６発明は，形態が特定されていない。 ウ相違点の容易想到性(ア) 相違点１について甲６発明においてボルテゾミブ等のボロン酸化合物とエステル反応してボロネートエステルを形成し得るヒドロキシ化合物について，甲６には，ピナンジオール等が具体的に開示されているにとどまる。多数のヒドロキシ化合物が存在している中で，甲６に記載されていないＤ－マン - 9 -ニトールの選択を動機付ける記載又は示唆は甲６にはないし，かかる選択が技術常識であるとも認められない。よって，甲６の記載からＤ－マンニトールとのエステル体を想到するには，格別の創意を要する。 そして，甲５及び甲１５は，ｐ－ボロノフェニルアラニンとＤ－マンニトールとのアニオン錯体に関する文献である。ｐ－ボロノフェニルアラニンはボルテゾミブと構造が類似するボロン酸化合物であるとはいえ，ボロン酸化合物の構造の類似は部分的なものにとどまる上，甲５及び甲１５にはエステル体についての具体的な記載もないから，甲６発明に接した当業者が，甲５及び甲１５の記載から ロン酸化合物であるとはいえ，ボロン酸化合物の構造の類似は部分的なものにとどまる上，甲５及び甲１５にはエステル体についての具体的な記載もないから，甲６発明に接した当業者が，甲５及び甲１５の記載から，ボルテゾミブとＤ－マンニトールとのエステル体を容易に想到できるとはいえない。 (イ) 相違点２について甲２，甲７ほかの文献には，薬剤を凍結乾燥することの記載はあるが，甲６にボルテゾミブとＤ－マンニトールとのエステル体について記載も示唆もない以上，そのようなエステルを凍結乾燥粉末の形態で得ることを容易に想到することはできない。 エ以上のとおり，本件化合物発明は，甲６記載の発明と甲５又は甲１５に記載された発明と周知技術とに基づいて容易に想到し得たものとはいえないから，無効理由４に係る請求人ホスピーラの主張は理由がない。 ⑷ 無効理由５（サポート要件違反）について【請求人ホスピーラの主張】本件特許に係る明細書（甲４０。以下「本件明細書」という。）では，ボルテゾミブとＢＭＥとが単離されてその効果が比較されているわけではないから，ボルテゾミブの安定性及び溶解性の向上がエステル化によるものか，過剰のマンニトールの存在によるものかは不明であり，ＢＭＥが本件発明の課題を解決できることを把握することができない。したがって，本件特許に係る発明は，明細書の発明の詳細な説明に記載されたものでな - 10 -い。 【審決の判断】ア本件化合物発明について(ア) 本件明細書の記載によれば，本件化合物発明の課題は，製剤化したときに安定な医薬となり得て，また，水性媒体への溶解でボロン酸化合物を容易に遊離する（再構成性に優れた）組成物となり得る「凍結乾燥粉末形態のＢＭＥ」を提供することである。 (イ) 薬剤の安定性の向上や良好な再構成性を り得て，また，水性媒体への溶解でボロン酸化合物を容易に遊離する（再構成性に優れた）組成物となり得る「凍結乾燥粉末形態のＢＭＥ」を提供することである。 (イ) 薬剤の安定性の向上や良好な再構成性を期待して凍結乾燥を行う際，凍結乾燥の前後で薬剤自体の化学構造は変化しない（させない）というのが技術常識である。したがって，当業者は，薬剤であるボルテゾミブをマンニトールと共に凍結乾燥して得られた凍結乾燥品中には，化学構造が変化していないボルテゾミブが含まれ，凍結乾燥の結果としてボルテゾミブの安定性の向上や良好な再構成性がもたらされると期待する。 (ウ) 特許権者は，本件明細書の「発明の詳細な説明」の記載によれば，本件化合物が製剤化したときに安定な医薬となり得ること，本件化合物が水性溶媒への溶解でボロン酸化合物を容易に遊離することを認識し得る旨主張する。 よって検討するに，本件明細書の【００８６】【００８８】【００９０】【００９６】には，実施例１の方法により調製された凍結乾燥品（以下「実施例１ＦＤ製剤」という。）にはＢＭＥが含まれていたこと，実施例１ＦＤ製剤（約１ｍｇのボルテゾミブを原料として使用したもの）を水で「再構成」すると１．０９ｍｇ又は１．１１ｍｇのボルテゾミブを提供すること，「再構成」されたボルテゾミブと遊離のボルテゾミブとは同じ値のプロテアソーム阻害活性（Ｋｉ値０．３）を示すこと，実施例１ＦＤ製剤は約１８か月安定であったこと，が記載されている。 しかしながら，本件明細書には，実施例１ＦＤ製剤からＢＭＥを単離 - 11 -してその再構成性や保存安定性を確認している実施例の記載はない。そして，実施例１ＦＤ製剤にどれだけの割合でＢＭＥが含まれているのかを検討すると，本件明細書にはその割合について記載がないこと，実施例１の その再構成性や保存安定性を確認している実施例の記載はない。そして，実施例１ＦＤ製剤にどれだけの割合でＢＭＥが含まれているのかを検討すると，本件明細書にはその割合について記載がないこと，実施例１の調製方法からどれだけの割合でＢＭＥが形成されたのかを決め得るような技術常識があるとは認められないこと，凍結乾燥の前後で有効成分の化学構造が変化する事態は通常考えられないことを踏まえると，実施例１ＦＤ製剤に含まれるＢＭＥの割合は不明と判断せざるを得ない。 そうすると，実施例１ＦＤ製剤のほとんどがＢＭＥであればともかく，その割合が不明であるから，本件明細書の上記各記載は，「ボルテゾミブを凍結乾燥した粉末」に安定性の向上や良好な再構成性という効果がみられたことを示すものにすぎない。すなわち，これらの記載は，当該凍結乾燥粉末中のＢＭＥについて，製剤化したときに安定な医薬となり得ることや，水性媒体への溶解でボロン酸化合物を容易に遊離する（再構成性に優れた）組成物を提供することを示しているとはいえない。 (エ) 以上によれば，本件化合物発明は，発明の詳細な説明に記載された発明ではないし，発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものとすることもできないし，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものとすることはできない。 よって，本件化合物発明は，サポート要件を充足しない。 イ本件製法発明について本件製法発明の課題は，凍結乾燥粉末の形態のＢＭＥの調製方法を提供することにある。本件明細書の【００８６】には，【００８４】に記載された方法によって調製した物質に凍結乾燥粉末の形態のＢＭＥが含まれていたことが記載されているから，本件 形態のＢＭＥの調製方法を提供することにある。本件明細書の【００８６】には，【００８４】に記載された方法によって調製した物質に凍結乾燥粉末の形態のＢＭＥが含まれていたことが記載されているから，本件製法発明は発明の詳細な説明に記載 - 12 -された発明であって，その記載により当業者が発明の課題を解決すると認識できる範囲のものである。 よって，本件製法発明は，サポート要件を充足する。 ウ以上によれば，無効理由５に係る請求人ホスピーラの主張は，本件化合物発明に関しては理由があり，本件製法発明に関しては理由がない。 第３ 争点（審決取消事由） １ 特許権者の主張する審決取消事由（Ａ事件）審決が，無効理由５（サポート要件違反）に基づき本件化合物発明に係る特許を無効と判断したことは，誤りである（以下，「特許権者取消事由」という。）。 ２ 請求人ホスピーラの主張する審決取消事由（Ｂ事件）審決が，無効理由を排斥して本件製法発明に係る特許を維持した判断のうち，次の無効理由についての判断には誤りがある（以下，順に「請求人ホスピーラ取消事由１」のようにいう。）。 ⑴ 無効理由５（サポート要件違反）⑵ 無効理由１（進歩性欠如（その１））⑶ 無効理由２（進歩性欠如（その２））⑷ 無効理由４（進歩性欠如（その３））第４ 当事者の主張 １ 特許権者取消事由（本件化合物発明のサポート要件違反についての判断の誤り）⑴ 本件化合物発明が解決しようとする課題は，製剤化したときに安定な医薬となり得て，また，水性媒体への溶解でボロン酸化合物を容易に遊離する組成物となり得る本件化合物（凍結乾燥粉末の形態のＢＭＥ）を提供することである。【争いがない】⑵ 本件化合物発明のサポート要件充足の有無（総論） - 13 -【特許権者 を容易に遊離する組成物となり得る本件化合物（凍結乾燥粉末の形態のＢＭＥ）を提供することである。【争いがない】⑵ 本件化合物発明のサポート要件充足の有無（総論） - 13 -【特許権者の主張】本件化合物発明のサポート要件に関して検討すべきは，⒜本件化合物（凍結乾燥粉末の形態のＢＭＥ）が発明の詳細な説明に記載されているか，⒝発明の詳細な説明の記載若しくは示唆又は本件出願日時点の技術常識により，本件化合物によって上記課題が解決できると当業者が認識できるかどうか，という点である。 そして，本件明細書の実施例１においては組成物の調製方法の詳細が記載されており，その記載中には，本件化合物（凍結乾燥粉末の形態のＢＭＥ）の生成について疑義を生じさせるような科学的に不合理な記載は一切ないから，当業者が，技術常識に照らして明細書の記載を読めば，実施例１ＦＤ製剤には相当量の本件化合物が含まれていると理解する。また，実施例１ＦＤ製剤に相当量のＢＭＥが含まれていることは，ＦＡＢ質量分析の結果からも理解できる。これらの理解を妨げる技術常識は，審決においても，請求人ホスピーラの主張においても何ら示されていない。よって，⒜の要件は満たされている。 また，実施例１ＦＤ製剤を用いた実験に係る実施例３及び５の記載を読めば，実施例１ＦＤ製剤中の本件化合物によって，①製剤の保存安定性，②製剤の溶解性，③溶解に伴う有効成分（ボルテゾミブ）の急速な遊離（加水分解容易性），という効果がもたらされ，発明の課題が解決されていると理解する。よって，⒝の要件も満たされている。 よって，本件化合物発明は，サポート要件を充足する。 【請求人ホスピーラの主張】本件出願日時点の技術常識を踏まえると，本件明細書に接した当業者の理解は次のようなものであるから，本件 いる。 よって，本件化合物発明は，サポート要件を充足する。 【請求人ホスピーラの主張】本件出願日時点の技術常識を踏まえると，本件明細書に接した当業者の理解は次のようなものであるから，本件化合物（凍結乾燥粉末の形態のＢＭＥ）によって発明の課題が解決できるとは認識できない。 ・実施例１ＦＤ製剤中にＢＭＥは存在するが，その量は不明である。 - 14 -・実施例１ＦＤ製剤は保存安定性及び溶解性という効果を示したが，この効果が本件化合物に起因したものであるのかが不明である（マンニトールを賦形剤として用いた凍結乾燥の周知の効果にすぎない等の理解もできる。）。 ・実施例１ＦＤ製剤を試料としたプロテアソーム阻害活性アッセイの結果（Ｋｉ値０．３）が，ＢＭＥの加水分解によりボルテゾミブが遊離したことによって生じたものだとは必ずしもいえない。 ⑶ 本件化合物発明のサポート要件充足の有無（各論）別紙のとおりである。 ２ 請求人ホスピーラ取消事由１（本件製法発明のサポート要件違反の判断の誤り）⑴ 取消事由１－１（課題認定の誤り）【請求人ホスピーラの主張】サポート要件の充足性の判断に当たって，本件製法発明の課題につき，審決が「凍結乾燥粉末形態のＢＭＥの調製方法を提供すること」と認定したのは誤りである。正しくは，本件化合物発明の課題に準じて，「製剤化したときに安定な医薬となり得て，また，水性媒体への溶解でボロン酸化合物を容易に遊離する組成物となり得る本件化合物（凍結乾燥粉末の形態のＢＭＥ）の調製方法を提供すること」と認定すべきであった。 よって，本件製法発明につき，サポート要件を充足するとした審決の判断は，その前提において誤りがある。 【特許権者の主張】課題の認定について，審決に誤りがあることは争わない。 であった。 よって，本件製法発明につき，サポート要件を充足するとした審決の判断は，その前提において誤りがある。 【特許権者の主張】課題の認定について，審決に誤りがあることは争わない。 しかしながら，本件化合物発明につき上記１に主張したのと同様の理由により，本件製法発明もサポート要件を充足するから，審決の課題認定の誤りは審決の結論に影響を及ぼさない。 - 15 -⑵ 取消事由１－２（課題を解決できるとした判断の誤り）【請求人ホスピーラの主張】本件製法発明がサポート要件を充足するためには，医薬として許容され得る物質としての本件化合物の調製方法を提供する，という課題を解決するものでなければならない。 しかるに，発明の詳細な説明をみても，凍結乾燥製剤に含まれるＢＭＥの含有割合が不明である上に，同製剤におけるＢＭＥの生成量を調整したり，ＢＭＥを同製剤から単離して定量したりする方法の開示はなく，そのような方法が技術常識であったともいえない。また，少なくとも５種存在するＢＭＥの異性体を区別する方法も示されていない。 よって，出願時の技術常識に照らしても，医薬に使用できるような本件化合物を調製することはできないので，本件製法発明は課題を解決できる発明とはいえず，サポート要件を充足しない。 【特許権者の主張】本件化合物という新規な物が本件発明の課題を解決する場合，本件化合物の調製方法が少なくとも１つ示されていれば，当該新規な物の調製方法を提供することにより，同様に課題を解決することになる。それ以上に，サポート要件の充足を検討するに当たって，凍結乾燥製剤中のＢＭＥの定量や，凍結乾燥製剤からのＢＭＥの単離可能性等が問題になることはあり得ない。よって，請求人ホスピーラの主張は根本的に誤っている。 また，本件製法 足を検討するに当たって，凍結乾燥製剤中のＢＭＥの定量や，凍結乾燥製剤からのＢＭＥの単離可能性等が問題になることはあり得ない。よって，請求人ホスピーラの主張は根本的に誤っている。 また，本件製法発明の課題を医薬としての利用可能性を含めて認定するとしても，サポート要件違反の問題は生じない。なぜなら，実施例１の調製方法は，実際の医薬品の調製方法に則したものであり，それによって得られた実施例１ＦＤ製剤が相当量のＢＭＥを含有し，本件発明の課題を解決していることを当業者が理解できるのであるから，更にＢＭＥの単離や定量をする必要はないからである。 - 16 - ３ 請求人ホスピーラ取消事由２（本件製法発明の進歩性欠如（その１）の判断の誤り）【請求人ホスピーラの主張】本件製法発明は，甲１と甲２に基づいて容易に想到することができたものである。 ⑴ 審決は，甲２には，製剤の安定化の方法として凍結乾燥以外にも数多くの方法があること，凍結乾燥の手法としては充填剤を使用しない場合もあること，充填剤を使用する場合の充填剤にはマンニトール以外にも多様な選択肢があること，が記載されており，このように様々な手法がある中で，マンニトールを使用した凍結乾燥という特定の方法を採用する動機付けはないと判断した。 しかしながら，甲２で具体的に挙げられている凍結乾燥以外の方法は六つ（可溶化，錯形成，リポソーム，マイクロカプセル，マイクロスフェア，ナノ粒子又はコロイド系），凍結乾燥の手法は充填剤の種類も含めて六つ（薬剤単独で，又は充填剤としてマンニトール，リン酸ナトリウム緩衝液，デキストラン，スクロース若しくは２－ヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンを使用して）にすぎず，当業者が試してみることが実質的に不可能なほどに厖大な選択肢が記載されているわけ トリウム緩衝液，デキストラン，スクロース若しくは２－ヒドロキシプロピル－β－シクロデキストリンを使用して）にすぎず，当業者が試してみることが実質的に不可能なほどに厖大な選択肢が記載されているわけではない。むしろ，本件優先日現在の技術水準に照らせば，マンニトールは凍結乾燥工程において第一に選択される充填剤であった。 したがって，審決の上記判断は誤りである。 ⑵ 審決は，マンニトールを使用した凍結乾燥という特定の方法に想到したとしても，凍結乾燥は対象化合物の構造を変えないことを意図して行うものであるとの技術常識からすれば，ボルテゾミブではなくＢＭＥを得るために凍結乾燥を行うことは，容易に想到できるとはいえない旨判断した。 しかしながら，本件製法発明は，水，ボルテゾミブ及びマンニトールの混 - 17 -合物を調製して凍結乾燥するという構成によって特定されるものであり，「ＢＭＥの調製」は発明の目的にすぎず，発明特定事項ではない。そして，この凍結乾燥により得られる凍結乾燥品は当然にＢＭＥを含むので，「ＢＭＥの調製」という目的の存否は本件製法発明の技術的範囲に影響せず，その実質的な構成要件ではない。 したがって，審決の上記判断も誤りである。 【特許権者の主張】請求人ホスピーラの上記各主張は，次のとおりいずれも失当である。 ⑴ 上記主張⑴について甲２において，製剤の方法として凍結乾燥に触れる部分はごくわずかであり，その中には凍結乾燥の利点だけでなく問題点も指摘されている。また，凍結乾燥の具体的手法に関しても，充填剤を使うか否か，使うとして何を使うかについては，薬剤に応じて様々な手法が記載されている。そのような中から，マンニトールを充填剤に用いた凍結乾燥という特定の方法を選択するのが容易であるとするのは，いわゆる後知恵 ，使うとして何を使うかについては，薬剤に応じて様々な手法が記載されている。そのような中から，マンニトールを充填剤に用いた凍結乾燥という特定の方法を選択するのが容易であるとするのは，いわゆる後知恵にほかならない。 ⑵ 同⑵について本件製法発明における「ＢＭＥ」は，調製方法の対象となる最終物質であるから，調製方法の発明における具体的な発明特定事項である。 ４ 請求人ホスピーラ取消事由３（本件製法発明の進歩性欠如（その２）の判断の誤り）【請求人ホスピーラの主張】本件製法発明は，甲１と周知技術に基づいて容易に想到することができたものである。 ⑴ 薬剤の安定化のために，マンニトールを充填剤とした凍結乾燥により製剤することは，甲２の記載により公知であるというにとどまらず，甲２及び甲７の記載を考慮すれば周知技術である（甲７では，「凍結乾燥は多くの場合， - 18 -非経口製品の製造において第一選択の処理方法である」と記載され，例示された４種類の充填剤の筆頭にマンニトールが記載されている。マンニトールが充填剤として第一の選択肢であることは，乙８（ThomasA. Jennings,LyophilizationIntroductionandBasicPrinciples (1999)），乙９（V.J.Stella, etal., Developmentofparenteralformulationsofexperimentalcytotoxicagents. I. Rhizoxin (NSC-332598) (1988)）にも記載されている。）。 よって，これが周知技術ではないとした審決の判断は誤りである。 ⑵ 甲１には，有望な抗がん剤であるボルテゾミブの製剤化の研究において，ボルテゾミブを液体製剤 988)）にも記載されている。）。 よって，これが周知技術ではないとした審決の判断は誤りである。 ⑵ 甲１には，有望な抗がん剤であるボルテゾミブの製剤化の研究において，ボルテゾミブを液体製剤とすると安定性の面で問題があることが分かった旨が開示されている。この開示に接した当業者にとって，安定化のために，マンニトールを充填剤とした凍結乾燥（上記⑴のとおり周知技術である。）という手法を適用することは容易である。 そして，凍結乾燥によって生成される物質がＢＭＥであることは本件製法発明の発明特定事項ではないから（上記３の【請求人ホスピーラの主張】⑵），本件製法発明は当業者にとって容易想到であり，これと異なる審決の判断には誤りがある。 【特許権者の主張】請求人ホスピーラの上記各主張は，次のとおりいずれも失当である。 ⑴ 甲７は，タンパク質を破壊することの少ない製剤方法として凍結乾燥を「第一選択」としているのであるから，タンパク質を含まないボロン酸化合物製剤である本件発明に適用し得る周知技術を甲７から認定することはできない。 ⑵ その余の請求人ホスピーラの主張も，上記３で特許権者が主張したとおりいずれも失当である。 ５ 請求人ホスピーラ取消事由４（本件製法発明の進歩性欠如（その３）の判断 - 19 -の誤り）【請求人ホスピーラの主張】⑴ 以下のとおり，本件製法発明は，甲６と，甲５又は甲１５，及び周知技術に基づいて容易に想到することができたものである。 ⑵ 甲６は，ボルテゾミブと反応してボロネートエステルを形成するジヒドロキシ化合物を化学構造により特定しており，Ｄ－マンニトールは当該ジヒドロキシ化合物に当たる。また，甲５及び甲１５には，ｐ－ボロノフェニルアラニン（ボロン酸抗腫瘍剤である点においてボルテゾミブと共通する シ化合物を化学構造により特定しており，Ｄ－マンニトールは当該ジヒドロキシ化合物に当たる。また，甲５及び甲１５には，ｐ－ボロノフェニルアラニン（ボロン酸抗腫瘍剤である点においてボルテゾミブと共通する。）の溶解度を高めるという課題を解決するために，Ｄ－マンニトールとのアニオン錯体を形成することが開示されており，甲５の図１には，ボロン酸のボロネートエステルがアニオン錯体の形で得られることも記載されている。 そうすると，当業者であれば，甲６に記載のボルテゾミブの溶解度を高めるために，甲５又は甲１５を参照し，甲６においてボルテゾミブと反応してボロネートエステルを形成するジヒドロキシ化合物として，Ｄ－マンニトールを容易に選択し得る。 【特許権者の主張】次の点からしても，審決の判断には誤りがなく，請求人ホスピーラの上記主張は失当である。 ⑴ 甲６には，ボルテゾミブのボロネートエステルも記載されているが，安定性や溶解性など，製剤としての特性については何ら記載がされていないから，およそ甲６発明を端緒として，医薬製剤に関する本件発明に至ることがないのは明らかである。また，化学構造に関する甲６の記載は非常に包括的であって無数の選択肢を含むから，その中の一つの選択肢にすぎないＢＭＥが甲６に記載されているとはいえないし，ＢＭＥを選択することが容易であるともいえない。 ⑵ 甲５及び甲１５に記載されたｐ－ボロノフェニルアラニンと，甲６記載の - 20 -ボロン酸化合物とでは，前者が放射線治療において腫瘍細胞を集中的に破壊するための手段として用いられるのに対し，後者は，それ自体で抗腫瘍活性（プロテアソーム阻害活性）を有するというように，腫瘍治療の効果を発揮する機序が全く異なるのであるから，この違いを度外視して両者を「ボロン酸抗腫瘍剤」として一括 に対し，後者は，それ自体で抗腫瘍活性（プロテアソーム阻害活性）を有するというように，腫瘍治療の効果を発揮する機序が全く異なるのであるから，この違いを度外視して両者を「ボロン酸抗腫瘍剤」として一括りにするのは誤りである。また，審決は，甲５及び甲１５に記載のｐ－ボロノフェニルアラニンと甲６記載のボロン酸との化学構造の違いに着目して，甲５及び甲１５に記載された事項を甲６発明に適用できないとしているのであるから，甲５及び甲１５で形成されたアニオン錯体がエステル体といえるとしても，そのことは審決の結論に影響を及ぼさない。 第５ 裁判所の判断 １ 特許権者取消事由について⑴ サポート要件充足性の判断手法について特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。 そして，サポート要件を充足するには，明細書に接した当業者が，特許請求された発明が明細書に記載されていると合理的に認識できれば足り，また，課題の解決についても，当業者において，技術常識も踏まえて課題が解決できるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであって，厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要であると解される。 なぜなら，まず，サポート要件は，発明の公開の代償として独占権を与える - 21 -という特許制度の本質に由来するものであるから，明細書に接 な証明に達する程度の記載までは不要であると解される。 なぜなら，まず，サポート要件は，発明の公開の代償として独占権を与える - 21 -という特許制度の本質に由来するものであるから，明細書に接した当業者が当該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発展に資することができれば，サポート要件を課したことの目的は一応達せられるからであり，また，明細書が，先願主義の下での時間的制約の中で作成されるものであることも考慮すれば，その記載内容が，科学論文において要求されるほどの厳密さをもって論証されることまで要求するのは相当ではないからである。 ⑵ 本件化合物発明の課題について本件明細書の記載によれば，本件化合物発明が解決しようとする課題は，製剤化したときに安定な医薬となり得て，また，水性媒体への溶解でボロン酸化合物を容易に遊離する組成物となり得る本件化合物（凍結乾燥粉末の形態のＢＭＥ）を提供することである。そして，この課題が解決されたといえるためには，凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥが相当量生成したこと，並びに当該ＢＭＥが保存安定性，溶解容易性及び加水分解容易性を有することが必要であると解されるから，これらの点が，上記⑴で説示したような意味において本件明細書に記載又は示唆されているといえるかについて検討することとする。なお，ここでいう「相当量」とは，医薬として上記課題の解決手段になり得る程度の量，という意味である。 ⑶ 凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥが相当量生成したことについてア本件明細書の【００８４】には，実施例１として，ボルテゾミブとＤ－マンニトールとの凍結乾燥製剤の調製方法が開示されている。そして，本件出願日当時の技術常識に照らすと，同調製方法のように，ｔｅｒｔ－ブタノールの比率が高く（相対的に水の比率が低く），過剰のマンニト マンニトールとの凍結乾燥製剤の調製方法が開示されている。そして，本件出願日当時の技術常識に照らすと，同調製方法のように，ｔｅｒｔ－ブタノールの比率が高く（相対的に水の比率が低く），過剰のマンニトールを含む混合溶液中で，周辺温度より高い温度で攪拌するという条件の下では，ボルテゾミブとマンニトールとのエステル化反応が進行し，相当量のＢＭＥが生成すると理解し得る。 また，本件明細書の【００８６】には，【００８４】記載の方法によっ - 22 -て調製された実施例１ＦＤ製剤は，ＦＡＢ質量分析により，ＢＭＥの形成を示すｍ／ｚ＝５３１の強いシグナルを示したこと，このシグナルはボルテゾミブとグリセロール（分析時のマトリックス）付加物のシグナルであるｍ／ｚ＝４４１とは異なっており，しかも，ｍ／ｚ＝５３１のシグナルの強度は，ｍ／ｚ＝４４１のシグナルと区別されるほど大きいことが開示されている。これらの事項からすれば，実施例１ＦＤ製剤は，相当量のＢＭＥを含むといえる。 したがって，本件明細書には，凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥが相当量生成したことが記載されていると認められる。 イ請求人ホスピーラの主張について請求人ホスピーラは，ＦＡＢ質量分析においては，ピークの大小をもって試料に含まれる物質の存在量の大小を評価できないのであるから，実施例１の記載から凍結乾燥製剤に相当量のＢＭＥが含まれていることを認識できない旨主張する。 しかしながら，上記⑴に説示したとおり，サポート要件を充足するためには，厳密な科学的な証明までは必要としないと解されるところ，上記アの凍結乾燥製剤の調製方法に関する知見（相当量のＢＭＥが生成されていると考えられるとする甲６０（丙教授の鑑定意見書）及び甲６１（丁教授の意見書）の記載を含む。）や，ＦＡＢ質量分析により，ｍ ，上記アの凍結乾燥製剤の調製方法に関する知見（相当量のＢＭＥが生成されていると考えられるとする甲６０（丙教授の鑑定意見書）及び甲６１（丁教授の意見書）の記載を含む。）や，ＦＡＢ質量分析により，ｍ／ｚ＝５３１の強いシグナルが確認されていることに照らせば，当業者は本件化合物発明の対象物質（凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥ）が相当量生成したと合理的に認識し得るというべきである。 したがって，請求人ホスピーラの上記主張は，上記アの判断を左右しない。 ⑷ 保存安定性についてア本件明細書の【００９４】～【００９６】には，固体や液体のボルテゾ - 23 -ミブは，２～８℃の低温で保存しても，３～６ヶ月超，６ヶ月超は安定ではなかったのに対して，実施例１ＦＤ製剤（上記⑶のとおり相当量のＢＭＥを含む。）は，５℃，周辺温度，３７℃，５０℃で，いずれの温度でも，約１８ヶ月間にわたって，薬物の喪失は無く，分解産物も産生しなかったとの試験結果が開示されている。この記載によれば，本件明細書には，本件化合物が，ボルテゾミブに比較して優れた保存安定性を有していることを当業者が認識し得る程度に記載されているといえる。 イ請求人ホスピーラの主張について請求人ホスピーラは，本件明細書の【００９４】～【００９６】に記載された保存安定性の向上は，マンニトールを賦形剤として用いた凍結乾燥という周知技術の適用により奏されたものと認識することが自然である旨主張する。 この点，確かに，実施例１ＦＤ製剤において，調製に供したボルテゾミブの全量がＢＭＥとなっているとは限らず，マンニトールを賦形剤として凍結乾燥されたボルテゾミブも含まれていると考えられるから，凍結乾燥されたボルテゾミブの存在が，保存安定性の向上に寄与しているとも考えられるところである。しかしながら ず，マンニトールを賦形剤として凍結乾燥されたボルテゾミブも含まれていると考えられるから，凍結乾燥されたボルテゾミブの存在が，保存安定性の向上に寄与しているとも考えられるところである。しかしながら，相当量のＢＭＥを含む製剤が保存安定性を示している以上，ＢＭＥも保存安定性の向上に寄与していると考えるのが通常人の認識であるといえるし，これに反して，凍結乾燥されたボルテゾミブのみが保存安定性に寄与していると認めるべき事情は見当たらない。 そうすると，サポート要件の充足のために必要とされる当業者の認識が上記⑴のようなもので足りる以上，請求人ホスピーラの上記主張は，上記アの判断を左右しない。 ⑸ 溶解容易性及び加水分解容易性についてア本件明細書の【００８８】【００８９】には，実施例１ＦＤ製剤（上記 - 24 -⑶のとおり相当量のＢＭＥを含む。）は，２ｍＬの水に対し，振盪１～２分以内で溶解は完全であったこと，１ｍＬの「プロピレングリコール：ＥｔＯＨ：Ｈ２Ｏ＝４０：１０：５０」に対し，振盪１分で溶解は完全であったこと，０．９％ｗ／ｖ生理食塩水に対し，濃度６ｍｇ／ｍＬまで容易に溶解したこと，これとは対照的に，固体のボルテゾミブは，濃度１ｍｇ／ｍＬで０．９％ｗ／ｖ生理食塩水に可溶ではなかったことが開示されている。この記載によれば，本件明細書には，本件化合物がボルテゾミブに比較して優れた溶解容易性を有していることが，当業者が認識し得る程度に記載されているといえる。 また，弁論の全趣旨によれば，ボロネートエステルと対応するボロン酸との間には次の式による平衡状態が成り立つとの技術常識があることが認められるから，本件化合物（凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥ）を水に溶解させたときエステル化の逆反応によりＢＭＥからボルテゾミブが遊離すること，すな の式による平衡状態が成り立つとの技術常識があることが認められるから，本件化合物（凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥ）を水に溶解させたときエステル化の逆反応によりＢＭＥからボルテゾミブが遊離すること，すなわち本件化合物が加水分解容易性を有することを，当業者は認識し得るといえる。 なお，本件明細書の【００９０】には，本件化合物の加水分解容易性を確かめる目的で，実施例１ＦＤ製剤についてプロテアソーム阻害活性アッセイをした結果が記載されているが，アッセイの具体的な条件が明らかでないこと，観察されたＫｉ値０．３ｎＭがＢＭＥのものかボルテゾミブのものかを評価するための確実な科学的知見がないことにかんがみると，同記載に基づいて当業者が本件化合物の加水分解容易性についての認識を得ることができるとはいえない。 - 25 -イ請求人ホスピーラの主張について請求人ホスピーラは，本件明細書の【００８８】【００８９】に記載された実施例１ＦＤ製剤の溶解性を示す試験結果は，マンニトールを賦形剤として用いた凍結乾燥という周知技術の適用により奏されたものと理解することが自然である旨主張する。 しかしながら，上記⑷イに説示したのと同様の理由により，請求人ホスピーラの上記主張は，上記アの判断を左右しない。 ⑹ 技術的事項に関する各論的主張について本件化合物発明のサポート要件充足性に関し，両当事者は別紙のとおり種々の主張をするところ，これらの主張に対する裁判所の検討結果は，別紙の右欄に記載したとおりであり，特許権者の主張のすべてをそのまま肯定することはできないものの，実施例１ＦＤ製剤に相当量の本件化合物が含まれることについては１⑴ａ，ｂ，⑵ａ，ｂにより，本件化合物の溶解性については主として２ａ，ｂにより，加水分解性については３ａにより ることはできないものの，実施例１ＦＤ製剤に相当量の本件化合物が含まれることについては１⑴ａ，ｂ，⑵ａ，ｂにより，本件化合物の溶解性については主として２ａ，ｂにより，加水分解性については３ａにより，保存安定性については４ａ，ｂにより，当業者が合理的に期待できる程度には，これを肯定することができる。他方，請求人ホスピーラの主張は，以上の認定を覆すに足りるものではない。 ⑺ まとめ上記⑶～⑹に検討したところによれば，本件化合物発明の特許請求の範囲の記載は，サポート要件を満たすというべきであり，これを否定した審決の判断は誤りである。 ２ 請求人ホスピーラ取消事由１（本件製法発明のサポート要件違反の判断の誤り）について⑴ 本件製法発明の課題は本件化合物発明のそれと同様に認定すべきであり，これと異なる審決の認定に誤りがあることは，当事者間に争いがなく，当裁判所も同様に解する。 - 26 -もっとも，上記１のとおり本件化合物発明がサポート要件を充足し，本件明細書の中でその調製方法の一例も実施例１として開示されている以上，本件化合物発明を調製方法の観点からクレームし直した本件製法発明もサポート要件を充足するから，審決の解決課題の認定の誤りは，結論に影響を及ぼさない。 ⑵ 請求人ホスピーラは，本件製法発明は，医薬として許容され得るＢＭＥの調製方法の提供を解決課題とするものであるところ，発明の詳細な説明をみても，凍結乾燥製剤に含まれるＢＭＥの含有割合が不明であり，その量を調整したりＢＭＥを同製剤から単離する方法の開示はなく，ＢＭＥを医薬の成分として用いるにあたって必要な定量や単離ができないから，医薬品として許容され得るＢＭＥの調製方法の提供という課題を解決することができる発明とは理解できない旨主張する。 しかしながら，上 薬の成分として用いるにあたって必要な定量や単離ができないから，医薬品として許容され得るＢＭＥの調製方法の提供という課題を解決することができる発明とは理解できない旨主張する。 しかしながら，上記１に説示したとおり，実施例１ＦＤ製剤に相当量のＢＭＥが含まれていること，ＢＭＥが保存安定性，溶解容易性及び加水分解容易性という医薬として必要な効果を奏することを，当業者は本件明細書の記載から合理的に認識できるといえるので，本件発明がサポート要件を充足するためにはこのことをもって十分というべきである。ＢＭＥの定量及び単離は，本件製法発明の課題解決のために必要な要素であるとまではいえず，サポート要件充足性を左右するものではない。 したがって，請求人ホスピーラの上記主張は採用することができない。 ⑶ よって，取消事由１は理由がない。 ３ 請求人ホスピーラ取消事由２及び３（本件製法発明の進歩性欠如（その１）及び同（その２）の判断の誤り）について⑴ 審決による甲１発明の認定並びに一致点及び相違点の認定は，相当と認められる。 ⑵ 相違点１及び２の容易想到性について - 27 -ア甲１には，次の事項が開示されている。 (ア) ボルテゾミブは，２０Ｓプロテアソームの強力な阻害剤であり，抗がん剤の一つとして提案されている（７５８頁）。 (イ) 製剤の観点から見たペプチドボロン酸誘導体の化学的安定性はこれまで文献に詳細には報告されておらず，非経口投与のためにボルテゾミブを製剤化する試みにおいて，不規則な安定性の挙動を示し，そして特定の溶媒に極めて不安定であるという課題があった（７５８頁）。 (ウ) ボルテゾミブは，多数の実験条件下で酸化による分解を受けやすく，分解は，過酸化物とおそらくは分子酸素とによって断然加速された（７６５頁）。 不安定であるという課題があった（７５８頁）。 (ウ) ボルテゾミブは，多数の実験条件下で酸化による分解を受けやすく，分解は，過酸化物とおそらくは分子酸素とによって断然加速された（７６５頁）。 イ甲１の上記開示事項によれば，甲１発明のボルテゾミブを医薬として実用化するためには，酸化によって分解しやすいという化学的不安定性を解消するという課題があることが示されている。しかしながら，課題解決のための手段や方法等は記載されておらず，ましてや，具体的な手段としてのエステル化又は凍結乾燥については記載も示唆もないから，甲１発明のボルテゾミブを，本件発明の「凍結乾燥粉末の状態のＢＭＥ」とする動機付けはない。 したがって，甲１発明に接した当業者が，相違点１及び２に係る構成を本件発明の構成とすることを容易に想到し得たとはいえない。 ウなお，本件各証拠（甲２，甲７等）によれば，凍結乾燥が安定性及び溶解性の点で有利な製剤方法であることは技術常識と認められ，凍結乾燥の際に用いる充填剤（賦形剤）としてマンニトールを選択することも周知技術と認められる（これらを技術常識・周知技術としなかった審決の認定は支持できない。）。そうすると，甲１には課題解決のための手段や方法について記載も示唆もないとはいえ，当業者が，ボルテゾミブを，安定性向上という医薬品に対する一般的要請に基づき，マンニトールを賦形剤とし - 28 -て用いた凍結乾燥により製剤すること自体は容易想到であると解する余地がある。 しかしながら，本件各証拠によれば，凍結乾燥は，化合物の性質を変えないために行われるものであることもまた技術常識であるから（この点についての審決の同旨の認定は支持できる。），あくまでも，容易想到であるのは「マンニトールを賦形剤として凍結乾燥した『ボルテゾミブ』」 ないために行われるものであることもまた技術常識であるから（この点についての審決の同旨の認定は支持できる。），あくまでも，容易想到であるのは「マンニトールを賦形剤として凍結乾燥した『ボルテゾミブ』」であって，本件発明の「凍結乾燥粉末の状態の『ＢＭＥ』」とは別個の化合物である。 したがって，いずれにせよ，本件発明は，甲１発明に基づいて容易に想到し得たとはいえない。 ⑶ 請求人ホスピーラの主張について請求人ホスピーラは，「ＢＭＥの調製」は発明の目的にすぎず発明特定事項とはいえない旨も主張するが，発明の要旨認定は，特段の事情のない限り，特許請求の範囲の記載に基づいて行われるべきであり，本件において特段の事情は認められないから，請求人ホスピーラの当該主張も採用することができない。 ⑷ 以上によれば，本件製法発明につき，甲１発明を引用発明として進歩性を欠くとはいえないとした審決の判断に誤りはない。 ４ 請求人ホスピーラ取消事由４（本件製法発明の進歩性欠如（その３）の判断の誤り）について⑴ 審決による甲６発明の認定並びに一致点及び相違点の認定は，相当と認められる。 ⑵ 相違点１の容易想到性についてア甲６には，甲６発明のボロネートエステルについて次の開示がある。 (ア) 従来技術として，Ｎ－末端ペプチジルボロン酸エステルおよび同酸化合物一般および特定の化合物の合成は，すでに文献に記述されており， - 29 -これらの化合物は，ある種のタンパク分解酵素の阻害剤であることが示されているが，甲６発明は，以前には知られていなかったペプチジルボロン酸エステルを提供すること，ペプチジルボロン酸エステルをプロテアソーム機能の阻害剤として使用する方法を提供することを課題とする（４２頁，４５頁）。 (イ) ボルテゾミブのボロネートエス ジルボロン酸エステルを提供すること，ペプチジルボロン酸エステルをプロテアソーム機能の阻害剤として使用する方法を提供することを課題とする（４２頁，４５頁）。 (イ) ボルテゾミブのボロネートエステルは，甲６発明において例示されるペプチジルボロン酸エステルの一つである（１９・２０頁（請求項５１），２１・２２頁（請求項５７））。 (ウ) 阻害を必要とする細胞を効果的成長阻害量で化合物と接触させて癌細胞の成長を阻害する方法において，プロテアソーム阻害剤である化合物として，ボルテゾミブのボロネートエステルを選択することができ，ボロネートエステルは，ボロン酸の酸基を，好ましくは，ピナコール，パーフルオロピナコール，ピナンジオール，エチレングリコール，ジエチレングリコール，１，２－シクロヘキサンジオール，１，３－プロパンジオール，２，３－ブタンジオール，グリセロール又はジエタノールアミンから選択される，ジヒドロキシ化合物と反応することによって得られる（２５頁（請求項６７），４２～４５頁，５８頁）。 イ上記アの開示事項によれば，甲６発明の課題を解決するペプチジルボロン酸エステルとして，ボルテゾミブのボロネートエステルが例示されている。しかしながら，ボロネートエステルを得るためにボルテゾミブとエステル反応させるジヒドロキシ化合物について，マンニトールは甲６に例示された多種類のジヒドロキシ化合物（上記ア(ウ)）に含まれていない。また，プロテアソーム機能の阻害剤として使用する方法を提供するという課題との関係で，甲６に例示された以外にも無数に存在するジヒドロキシ化合物の中からマンニトールを選択することを示唆するような記載は甲６にはなく，そのような選択が技術常識であるともいえない。 - 30 -したがって，ボルテゾミブと反応させるジヒドロ ロキシ化合物の中からマンニトールを選択することを示唆するような記載は甲６にはなく，そのような選択が技術常識であるともいえない。 - 30 -したがって，ボルテゾミブと反応させるジヒドロキシ化合物としてマンニトールを選択し，相違点１に係る本件発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たとはいえない。 ⑶ 相違点２の容易想到性について甲６において，請求項６３として「請求項……，５１，……記載の化合物または薬学的に許容され得るその塩，および薬学的に許容され得る担体もしくは希釈剤を包含する薬学組成物」が特許請求され（２５頁），ここで引用された請求項５１で特許請求されている化合物には，ボルテゾミブのボロネートエステルが含まれている（上記⑵ア(イ)）。 しかしながら，上記請求項６３の記載によっても，甲６発明の化合物（ボルテゾミブのボロネートエステル）がとり得る形態は，せいぜい，薬学的に許容され得る担体もしくは希釈剤を包含する薬学組成物にとどまるものであるところ，甲６には，甲６発明の化合物と薬学的に許容される担体との凍結乾燥粉末の形態をとることについては記載も示唆もない。また，化合物を凍結乾燥すること自体は周知技術であるとしても，甲６発明の化合物を凍結乾燥することを動機付ける記載ないし示唆は甲６には見当たらない。 したがって，甲６発明の化合物（ボルテゾミブのボロネートエステル）を凍結乾燥粉末の状態とすることは，当業者が容易に想到し得たとはいえない。 ⑷ 請求人ホスピーラの主張について請求人ホスピーラは，相違点１につき，マンニトールは甲６発明に記載されたジヒドロキシ化合物の化学構造を有すること，甲５及び甲１５にはｐ－ボロノフェニルアラニンの溶解度を高めるためにマンニトールとのアニオン錯体を形成する旨が開示されている ニトールは甲６発明に記載されたジヒドロキシ化合物の化学構造を有すること，甲５及び甲１５にはｐ－ボロノフェニルアラニンの溶解度を高めるためにマンニトールとのアニオン錯体を形成する旨が開示されていること，甲５にはボロン酸のボロネートエステルがアニオン錯体の形で得られる旨も記載されていることから，甲６発明並びに甲５及び甲１５の記載事項に基づいて本件発明を想到することは容易である旨主張する。 - 31 -しかしながら，まず，甲６において，ボロン酸とエステル体を形成するジヒドロキシ化合物の化学構造に関する甲６の記載は非常に包括的であって無数の選択肢を含むから，その中の一つの選択肢にすぎないＢＭＥが甲６に記載されているとはいえないし，ＢＭＥを選択することが容易であるともいえない。また，甲５及び甲１５に記載されたｐ－ボロノフェニルアラニンがボルテゾミブと同様の抗腫瘍活性（プロテアソーム阻害機能）を有することを裏付ける証拠はないから，甲５及び甲１５の記載事項を甲６発明に適用することの動機付けは認められないし，たとえ適用したとしても，甲５及び甲１５に開示されたアニオン錯体と本件発明のエステル体とは，化学構造が一部類似するにとどまり同一ではないから，本件発明の構成を得ることはできない。 したがって，甲６発明並びに甲５及び甲１５の記載事項に基づいて本件発明を想到することが容易であるとはいえず，請求人ホスピーラの上記主張は採用することができない。 ⑸ 以上によれば，本件製法発明につき，甲６発明を引用発明として進歩性を欠くとはいえないとした審決の判断に誤りはない。 ５ 結論⑴ 審決の判断のうち，本件化合物発明に係る特許はサポート要件に違反し無効であるとの判断には誤りがある。また，この判断に沿って，物の発明に関する他の請求項（１９，２０ 断に誤りはない。 ５ 結論⑴ 審決の判断のうち，本件化合物発明に係る特許はサポート要件に違反し無効であるとの判断には誤りがある。また，この判断に沿って，物の発明に関する他の請求項（１９，２０，４４，４６）についても特許は無効であるとした審決の判断にも誤りがある。 よって，これらの請求項について，審決を取り消すべきである。 ⑵ 審決の判断のうち，本件製法発明に係る特許についての無効請求はいずれの無効理由に照らしても成り立たないとの判断には，結論において誤りはない。また，この判断に沿って，方法の発明に関する他の請求項（３８～４２）について無効請求は成り立たないとした審決の判断にも誤りがない。 - 32 -よって，これらの請求項については，請求人ホスピーラ（Ｂ事件原告）の請求を棄却すべきである。 知的財産高等裁判所第３部 裁判長裁判官鶴岡稔彦 裁判官上田卓哉 裁判官石神有吾は，転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官鶴岡稔彦 - 33 -別紙技術的事項に関する当事者の主張及び裁判所の判断 注：表内で引用された文献（略称）で証拠番号の記載がないものにつき，本件の証拠番号との対応は次のとおりである。 丙意見書甲60丁意見書甲61戊鑑定書乙14戊鑑定書２乙15己 乙２庚実験１甲25庚実験３甲27 １ 本件優先日当時の当業者は，本件明細書に接したとき，実施例１ＦＤ製剤に相当量の本件化合物が含まれて 定書２乙15己 乙２庚実験１甲25庚実験３甲27 １ 本件優先日当時の当業者は，本件明細書に接したとき，実施例１ＦＤ製剤に相当量の本件化合物が含まれていると理解できるか⑴ 凍結乾燥工程の内容から（本件明細書【００８４】） 特許権者の主張請求人ホスピーラの主張裁判所の判断ａ【0040】の記載により，ＢｚからＢＭＥが得られる反応機序の概略を理解できる。 当業者は【0040】の記載から，Ｂｚのエステル化反応によりＢＭＥが得られると理解できる。 ｂ【0084】に記載された条件において、混合溶液の調製段階で相当量のＢＭＥが生成しているものと理解できる（丙意見書，丁意見書）。 丙意見書には，溶解状態，温度，マンニトール量のそれぞれがどの程度ＢＭＥの生成量に影響するか及びその根拠は一切示されていない。 丁意見書には，tert-ブタノールの比率，マンニトール量，温度のそれぞれがどの程度ＢＭＥの生成量に影響するか及びその根拠は一切示されておらず，ＢＭＥが相当量生成したなどと言えるはずがない。 【0066】の合成の初期段階での糖部分の組み込み，【0082】のＢｚとＢＭＥの平衡，ＦＡＢも併せて考えると，【0084】の条件で，ＢＭＥが相当量生成すると合理的に期待することができると考えられる。 - 34 - 特許権者の主張請求人ホスピーラの主張裁判所の判断 d凍結乾燥段階は，更に凍結と乾燥との工程に分けられ，凍結工程で氷晶として水などの溶媒が抜ける際にも，エステル化反応が進行する（丁意見書）。 凍結した固体の中でエステ 段階は，更に凍結と乾燥との工程に分けられ，凍結工程で氷晶として水などの溶媒が抜ける際にも，エステル化反応が進行する（丁意見書）。 凍結した固体の中でエステル化反応が進行するとは考えられない。 エステル化は，凍結乾燥の前のtert-ブタノール，加温下に進行し，凍結乾燥時にはほとんど進まないと考えられる。 ⑵ ＦＡＢ質量分析の結果【００８６】から 特許権者の主張請求人ホスピーラの主張裁判所の判断ａ データ自体の信用性がない。 ⑴ 測定条件の開示がなく，ＦＡＢ分析のパラメータを変えればシグナルの強度も変わると理解する。 ⑵ 生データの開示がない。 m/z=531のピークがＢＭＥであることは正しく，測定できないとする証拠もないので，信頼性は肯定し得る。 ｂ凍結乾燥品のＦＡＢ質量分析結果が，ＢＭＥの形成を示すm/z＝531の強いシグナルを示したこと（【0086】前段）から，凍結乾燥製剤に相当量のＢＭＥが生成しているものと理解する。 ＦＡＢ質量分析は再現性が悪く，定量に不向きな分析であり，仮に定量のために用いる場合には相当の努力と注意を払って繰り返し測定を行い，得られたスペクトルを詳細に分析する必要があることは，当時の技術常識であった。【0086】の記載からは，そのように測定されたことは読み取れず，スペクトルの開示もないから，相当量のＢＭＥが生成していることを示すとはいえない（戊鑑定書）。 ＦＡＢ単独では，ＢＭＥの生成量は分からないが，【0066】の合成の初期段階での糖部分の組み込み，【0082】のＢｚとＢＭＥの平衡，【0084】の条件，ＦＡＢ観測可能な量であることをあわせて考えると，相当量生成すると認定し からないが，【0066】の合成の初期段階での糖部分の組み込み，【0082】のＢｚとＢＭＥの平衡，【0084】の条件，ＦＡＢ観測可能な量であることをあわせて考えると，相当量生成すると認定し得る。 cエステル化合物の分子イオン強度は非常に小さいのが通常であり（己），それにもかかわらず，ＦＡＢ質量分析でＢＭＥの強いシグナルが示されたことから，ＢＭＥが多量に生成されたと理解する。 ＦＡＢ質量分析でＢＭＥの強いシグナルが出たことからは，ＢＭＥが（他のエステル化合物と異なり）中性原子の衝突に対して比較的安定であるためであろうと理解することはあっても，ＢＭＥの量について知見を得ることはない。 ＢＭＥの分子イオン強度の点からは、ＢＭＥの存在量に関する知見を得ることはできない。 - 35 - 特許権者の主張請求人ホスピーラの主張裁判所の判断ｄ m/z＝441のシグナルが小さかったこと（【0086】後段）は，Ｂｚグリセロールエステルが比較的不安定であるためであると理解され，凍結乾燥品中にＢｚが相当量存在していたことを否定しない。 m/z＝441のシグナルは，ＦＡＢ測定の際の，溶媒のグリセロールとＢｚの反応を示すものなので，ＢＭＥの生成量とは無関係だといえる。 ｅ Ｂｚの単量体や多量体のシグナルについての記載がないことからしても，Ｂｚの量を理解できない（戊鑑定書）。 上記aと同じ。 ２ 本件優先日当時の当業者は，本件明細書に接したとき，実施例３で示された実施例１ＦＤ製剤の優れた溶解性が本件化合物に起因すると理解できるか 特許権者の主張請求人ホスピーラの主張裁判所の判断a 試料で ，本件明細書に接したとき，実施例３で示された実施例１ＦＤ製剤の優れた溶解性が本件化合物に起因すると理解できるか 特許権者の主張請求人ホスピーラの主張裁判所の判断a 試料である実施例１ＦＤ製剤からＢＭＥが単離抽出されていないのであるから，溶解性が本件化合物の性質だとはいえない（戊鑑定書２）。 単離はされていなくても，１⑵ｂのとおり，ＢＭＥが相当量生成することを否定できないので，溶解性はＢＭＥに由来するとの理解は可能である。 bＢＭＥは酸性度が高いため、容易にＢＭＥイオンを生成して溶解するとの技術常識に基づき（丁意見書），理解できる。 明細書【0082】ではＢＭＥイオンの存在は全く想定されておらず，特許権者の主張は明細書の記載に基づかない。 また，丁意見書は，ＢＭＥには少なくとも五つの異性体があるうち，その一つに限定して議論している。 丁意見書は，これを支持する他の証拠はないものの，ＢＭＥの化学構造と矛盾しない見解であるから，特許権者の主張を裏付ける証拠の一つであるといえる。化学構造が類似しているので，他の４つの異性体でも同様のことがいえる。 cＢＭＥはＢｚに比べて水酸基が多いため溶解性に優れ，凍結工程で長時間に亘り溶液の状態を維持し、分散性を維持しながら固体を析出する。このため凍結乾燥製剤において微細な固体として析出しており，再び水に溶かしたときの溶解性が高 ⑴水酸基が溶解性にプラスだとしても，分子量が大きいことは溶解性にマイナスであるから，ＢＭＥがＢｚよりも溶解性に優れるとはいえない。また，ＢＭＥの異性体によっても異なるはずである。 ⑵ 凍結工程は，溶液をそ⑴丙意見書は，溶解度に関しては、これを支持する他の証拠はないもの ＢＭＥがＢｚよりも溶解性に優れるとはいえない。また，ＢＭＥの異性体によっても異なるはずである。 ⑵ 凍結工程は，溶液をそ⑴丙意見書は，溶解度に関しては、これを支持する他の証拠はないものの，ＢＭＥ及びＢｚの化学構造と矛盾しない見解であり，首肯するに足りる。 ⑵もっとも、溶解度の違いがどのようにして固体の析出をもたらすかについては、 - 36 - 特許権者の主張請求人ホスピーラの主張裁判所の判断い。これに対し，Ｂｚは溶解度に劣るので，凍結工程で溶液が濃縮されてくると，早い段階で溶解状態を維持できなくなり，固体が一度に析出し，その結果凝集が生じる（丙意見書）。 のまま凍結するのであり，濃縮という事象は生じないから，Ｂｚが析出して凝集するということはあり得ない。 丙意見書の説明は，実施例１の条件（tert-ブタノールの存在等）を十分に考慮に入れていないきらいがある。 d庚実験１・３から、凍結乾燥製剤の優れた溶解性がＢＭＥに起因することが理解できる。 庚実験１・３は，対照試料が凍結乾燥粉末ではなく単なる混合粉末であることなどから，科学的な対照実験とはいえない。 庚実験１，３は，①Ｂｚとマンニトールの単なる混合粉末，②Ｂｚとトレハロース等の凍結乾燥品との比較で，いずれも別の系での溶解度の大小なので，これらにより、凍結乾燥粉末の状態におけるＢｚとＢＭＥとの溶解度の違いについての情報を得ることはできない。 e溶解度と溶解速度は別のものであり，凍結乾燥のメカニズムに照らすと，マンニトールと共に凍結乾燥したからといってBzの溶解度が向上するわけではない。実施例１FD製剤の優れた溶解性は，溶解度に優れたＢＭ 速度は別のものであり，凍結乾燥のメカニズムに照らすと，マンニトールと共に凍結乾燥したからといってBzの溶解度が向上するわけではない。実施例１FD製剤の優れた溶解性は，溶解度に優れたＢＭＥによるものであると理解される。 （仮にＢＭＥが「相当量」生成するとしても，）溶液調製の際に加えられた大過剰のマンニトールのうちの相当量はＢＭＥにならずにマンニトールのままであるから，凍結乾燥工程で賦形剤として働く。したがって，得られた凍結乾燥粉末の溶解性が，ＢＭＥ自体の物性による効果なのか，マンニトールを賦形剤とした凍結乾燥の周知の効果なのか，不明である（戊鑑定書２）。 溶解度と溶解速度はともかく，１⑵ｂのとおり，ＢＭＥが相当量生成することを否定できないので，溶解性はＢＭＥに由来するとの認識は可能である。 ３ 本件優先日当時の当業者は，本件明細書に接したとき，本件化合物が優れた加水分解特性を有していると認識できるか 特許権者の主張請求人ホスピーラの主張裁判所の判断a【0082】に，「水性媒体で再構成するとき，組成物中に存在する任意のボロン酸エステルと，対応するボロン酸との間に平衡が確立される。典型的には，水の添加後素早 【0082】は，特許権者の引用した文章に続いて，ボロン酸エステルとボロン酸との平衡における相対濃度が種々のファクタにより決まることを述べたものであり，エステルの当業者は，【0082】のボロン酸エステルとボロン酸との平衡からエステル化及び加水分解のファクタを理解し，これらが不可逆反応ではないことから、エステル化による化合 - 37 - 特許権者の主張請求人ホスピーラの主張裁判所の判断く，例えば，１０－１５分以内に平衡に達する」 理解し，これらが不可逆反応ではないことから、エステル化による化合 - 37 - 特許権者の主張請求人ホスピーラの主張裁判所の判断く，例えば，１０－１５分以内に平衡に達する」と明記されている。 加水分解が容易か否かとは関係ない。 ができたのであれば、加水分解させる方向に平衡を誘導することもできると認識する。 b【0090】のプロテアソーム阻害アッセイで実施例１ＦＤ製剤のＫｉ値（0.3nM）がＢｚと同じであったことから、ＢＭＥが優れた加水分解特性を有していることを当業者は理解できる。 右記⑵につき，Ｋｉ値はアッセイにより求めるものであるから，文献によって異なり得る。 ⑴ 左記主張は，ＢＭＥにはＰａ阻害活性がないことを前提とするが，その前提は証明されておらず，技術常識でもない。かえって，本件優先日当時，ペプチジルボロン酸だけでなくその糖エステルもＰａ阻害活性を有すること，糖エステルの方が高い活性を示す場合もあることが公知であった。 ⑵ ＢｚのＫｉ値は，他の公知文献では0.6nMとされていたから，【0090】で測定された0.3nMというＫｉ値はＢｚのものとは理解できない。 ⑶ ＢＭＥにはＰａ阻害活性がないとすると，実施例１ＦＤ製剤を再構成したサンプル（ＢＭＥとＢｚが平衡状態にある）が，Ｂｚ単独と比べて，Ｋｉ値が低い（Ｐａ活性が高い）又は等しいというのは不合理である。 そもそも，本件明細書の記載から，アッセイ条件下での平衡状態が分からないので，Ｋｉ値で加水分解性 る）が，Ｂｚ単独と比べて，Ｋｉ値が低い（Ｐａ活性が高い）又は等しいというのは不合理である。 そもそも，本件明細書の記載から，アッセイ条件下での平衡状態が分からないので，Ｋｉ値で加水分解性のことを論ずるのは困難である。 - 38 - 特許権者の主張請求人ホスピーラの主張裁判所の判断c 【0088】のHPLC分析の際の希釈によりエステルの加水分解が更に進んでＢｚが遊離するから，このHPLC分析で得られたＢｚの量が，実施例１ＦＤ製剤を再構成したサンプルのＢｚの量を示すものではない。 注射器レベル（溶媒少量）では加水分解がそれほど進んでいない可能性はあるが，このことは，本件化合物そのものの加水分解性を否定するに足りる事情ではない。 dＢＭＥとＢｚとの平衡に関する【0082】の記載から，ＢＭＥの加水分解が容易であると理解する。 溶液調製の際の条件（tert-ブタノール添加，40℃加温）では平衡がエステル化に傾き，再構成の際の条件（常温の水）では平衡がBzに傾くのは，化学平衡の常識である。 【0082】の記載は，平衡で存在するＢＭＥとＢｚの相対濃度が，溶液のｐＨ等の複数のファクタに依存することが示されているだけである。溶液調製の際にＢＭＥが相当量生成される（＝平衡がＢＭＥの側に大きく偏っている）ことと，再構成の際にＢｚが容易に遊離される（＝平衡がＢｚの側に大きく偏っている）こととは両立しない。 【0082】の平衡からみて，ＢＭＥの調製と再構成は，tert-ブタノール添加，40℃加温等の条件の違いから，平衡が，①エステル化でＢＭＥ生成の方向か，②加水分解でＢｚ生成の方向のどちらかに傾くことはあり得る。 ４ 本件優先日当時の当業者は t-ブタノール添加，40℃加温等の条件の違いから，平衡が，①エステル化でＢＭＥ生成の方向か，②加水分解でＢｚ生成の方向のどちらかに傾くことはあり得る。 ４ 本件優先日当時の当業者は，本件明細書に接したとき，実施例５の記載から，本件化合物が保存安定性を有すると理解できるか 特許権者の主張請求人ホスピーラの主張裁判所の判断a【0094】～【0096】の記載により，本件化合物発明（凍結乾燥粉末形態のＢＭＥ）が優れた保存安定性を有していることを当業者は理解できる。 試料である実施例１ＦＤ製剤からＢＭＥが単離抽出されていないのであるから，保存安定性が本件化合物の性質だとはいえない（戊鑑定書２）。 単離はされていなくても，１⑵ｂのとおり，ＢＭＥが相当量生成することを合理的に期待できるので，安定性はＢＭＥに由来するとの理解は可能である。 bＢＭＥでは，Ｂｚのボロン酸の部分がエステル化して保護されるから，安定性が高まる（丙意見書，丁意見書）。 丙・丁意見書には理由と機序が説明されていない。Wu〔甲1〕には「スキーム２」「スキーム３」を参照して可能性のある酸化の機序が説明されているが，丙意見書では，このような機序による酸化がＢＭＥでは生じないとする理由は述べられていない。また，丙・丁意見書は，これを支持する他の証拠はないものの，化学構造からすれば，妥当な推論といえる。 - 39 - 特許権者の主張請求人ホスピーラの主張裁判所の判断ＢＭＥはＢｚと別の物質なのだから，Ｂｚと別の機序により分解されることも想定される。 c凍結乾燥製剤中のマンニトールは（ガラス化）非晶質状態で存在するので，Ｂｚの 張裁判所の判断ＢＭＥはＢｚと別の物質なのだから，Ｂｚと別の機序により分解されることも想定される。 c凍結乾燥製剤中のマンニトールは（ガラス化）非晶質状態で存在するので，Ｂｚの酸化分解を防ぐことはできない（丙意見書）。 凍結乾燥製剤中のマンニトールは結晶質状態で存在するというのが技術常識である（Vries[甲２]）マンニトールの状態はともかく，賦形剤としてのマンニトールがＢｚを安定化することは周知ではない。 d庚実験１・３から、凍結乾燥製剤の優れた保存安定性がＢＭＥに起因することが理解できる。 庚実験１・３は，対照試料が凍結乾燥粉末ではなく単なる混合粉末であることなどから，科学的な対照実験とはいえない。 Ｂｚとマンニトールとの凍結乾燥製剤であって非エステル化のものを比較例とするためには，実施例１でtert-ブタノールの量を調節することが考えられる。 上記２ｄのとおり，庚実験１，３は，①Ｂｚとマンニトールの単なる混合粉末，②Ｂｚとトレハロース等の凍結乾燥品との比較であり，単に別の系での安定性の大小をみているにすぎず、ＢｚとＢＭＥの安定性の大小についての情報は得られない。 e右記主張は，サポート要件の判断に当たって，公知技術を超える効果という，より高い課題を設定して，当該課題が解決できることの記載がないことを理由にサポート要件違反とするものであり，これは，サポート要件の判断と進歩性の判断とを混同するものであって失当である。 （仮にＢＭＥが「相当量」生成するとしても，）溶液調製の際に加えられた大過剰のマンニトールのうちの相当量はＢＭＥにならずにマンニトールのままであるから，凍結乾燥工程で賦形剤として働く。 したがって，得られた凍結乾 生成するとしても，）溶液調製の際に加えられた大過剰のマンニトールのうちの相当量はＢＭＥにならずにマンニトールのままであるから，凍結乾燥工程で賦形剤として働く。 したがって，得られた凍結乾燥粉末の保存安定性が，ＢＭＥ自体の物性による効果なのか，マンニトールを賦形剤とした凍結乾燥の周知の効果なのか，不明である（戊鑑定書２）。 上記１⑵ｂのとおり，ＢＭＥが相当量生成すると合理的に期待することができるので，マンニトールの寄与は否定できないものの，基本的には安定性はＢＭＥに由来すると考えるのが自然である。
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