平成１４年（行ケ）第２９９号特許取消決定取消請求事件（平成１５年７月７日口頭弁論終結）判決原告新日本石油株式会社（旧商号） 日石三菱株式会社訴訟代理人弁護士村田哲哉同弁理士長谷川芳樹同長濱範明被告特許庁長官今井康夫指定代理人鈴木紀子同森田ひとみ同雨宮弘治同一色由美子同宮川久成同伊藤三男 主文 特許庁が異議２００１－７２５１５号事件について平成１４年４月１６日にした決定を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第１ 請求主文と同旨第２ 当事者間に争いのない事実 １ 特許庁における手続の経緯(1) 原告は，名称を「非塩素系フロン冷媒用冷凍機油」とする特許第３１４５３６０号発明（平成元年１２月２８日原出願，平成１１年３月１１日分割出願，平成１３年１月５日設定登録，以下，この特許を「本件特許」といい，その特許発明を「本件発明」という。）の特許権者である。 その後，本件特許につき特許異議の申立てがされ，同申立ては，異議２００１－７２５１５号事件と 以下，この特許を「本件特許」といい，その特許発明を「本件発明」という。）の特許権者である。 その後，本件特許につき特許異議の申立てがされ，同申立ては，異議２００１－７２５１５号事件として特許庁に係属し，原告は，上記事件の審理中，平成１４年３月１８日，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載等の訂正を請求した。特許庁は，上記事件につき審理した結果，平成１４年４月１６日，「訂正を認める。特許第３１４５３６０号の請求項１ないし５に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同年５月１３日，原告に送達された。 (2) 原告は，平成１４年６月１２日，本件決定の取消しを求める本件訴えを提起した後，平成１５年４月１１日，本件明細書の特許請求の範囲の記載等の訂正（以下「本件訂正」という。）をする旨の訂正審判の請求をしたところ，特許庁は，同請求を訂正２００３－３９０７３号事件として審理した上，同年６月１０日，本件訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，その謄本は，同月２０日，原告に送達された。 ２ 本件明細書の特許請求の範囲の記載(1) 本件訂正前のもの【請求項１】ペンタエリスリトールと２－エチルヘキサン酸および３，５，５－トリメチルヘキサン酸の混合物からなるエステルを主成分とし流動点が－１０℃以下であることを特徴とする非塩素系フロン冷媒用冷凍機油（但し，フェニルグリシジルエーテル型エポキシ化合物，グリシジルエステル型エポキシ化合物，エポキシ化脂肪酸モノエステルおよびエポキシ化植物油からなる群より選ばれる少なくとも１種のエポキシ化合物を含有する場合を除く）。 【請求項２】前記ペンタエリスリトールと２－エチルヘキ 物，エポキシ化脂肪酸モノエステルおよびエポキシ化植物油からなる群より選ばれる少なくとも１種のエポキシ化合物を含有する場合を除く）。 【請求項２】前記ペンタエリスリトールと２－エチルヘキサン酸および３，５，５－トリメチルヘキサン酸の混合物からなるエステルを基油とする請求項１に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。 【請求項３】冷凍機油全量に対し，リン酸エステル，酸性リン酸エステル，酸性リン酸エステルのアミン塩，塩素化リン酸エステルおよび亜リン酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも１種のリン化合物０．１～５．０重量％を必須成分として含有する請求項１または２に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。 【請求項４】前記エステルの１００℃における動粘度が２～１５０ｃＳｔであることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。 【請求項５】前記エステルの２５℃における体積抵抗率が４ｘ１０１４Ω㎝以上であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。 (2) 本件訂正に係るもの（注，訂正部分を下線で示す。）【請求項１】ペンタエリスリトールと２－エチルヘキサン酸および３，５，５－トリメチルヘキサン酸の等モル混合物とからなるエステルを主成分とし流動点が－１０℃以下であることを特徴とする非塩素系フロン冷媒用冷凍機油（但し，フェニルグリシジルエーテル型エポキシ化合物，グリシジルエステル型エポキシ化合物，エポキシ化脂肪酸モノエステルおよびエポキシ化植物油からなる群より選ばれる少なくとも１種のエポキシ化合物を含有する場合を除く）。 【請求項２】前記ペンタエリスリトールと２－エチルヘキサン酸および３，５，５－トリメチルヘキサン キシ化植物油からなる群より選ばれる少なくとも１種のエポキシ化合物を含有する場合を除く）。 【請求項２】前記ペンタエリスリトールと２－エチルヘキサン酸および３，５，５－トリメチルヘキサン酸の等モル混合物とからなるエステルを基油とする請求項１に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。 【請求項３】冷凍機油全量に対し，リン酸エステル，酸性リン酸エステル，酸性リン酸エステルのアミン塩，塩素化リン酸エステルおよび亜リン酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも１種のリン化合物０．１～５．０重量％を必須成分として含有する請求項１または２に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。 【請求項４】前記エステルの１００℃における動粘度が２～１５０ｃＳｔであることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。 【請求項５】前記エステルの２５℃における体積抵抗率が４ｘ１０１４Ω㎝以上であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の非塩素系フロン冷媒用冷凍機油。 ３ 本件決定の理由本件決定は，本件発明の要旨を本件訂正前の本件明細書の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上，本件発明は，その出願の日前の他の特許出願であって，その出願後に出願公開がされたとみなされる特許出願（平成元年７月５日出願の特願平１－１７２００１号及び特願平１－１７２００２号を優先権主張の基礎出願とする特願平２－７１８９３号［特開平３－１２８９９２号公報］）の願書に最初に添付した明細書に記載された発明と同一であり，しかも，本件出願に係る発明の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一の者ではなく，かつ，本件出願の時においてその出願人と上記特許出願の出願人とが同一の者でもないので，特許法２９ しかも，本件出願に係る発明の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一の者ではなく，かつ，本件出願の時においてその出願人と上記特許出願の出願人とが同一の者でもないので，特許法２９条の２の規定により特許を受けることができず，本件特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものであるから，特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）４条２項の規定により取り消されるべきであるとした。 第３ 原告主張の審決取消事由本件決定が，本件発明の要旨を本件訂正前の本件明細書の特許請求の範囲の記載（上記第２の２の(1)）のとおり認定した点は，本件訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第２の２の(2)のとおり訂正されたため，誤りに帰したことになるから，本件決定は，本件発明の要旨の認定を誤った違法があり，取り消されるべきである。 第４ 被告の主張本件訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。 第５ 当裁判所の判断本件訂正審決の確定により，本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第２の２の(2)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく，この訂正によって特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。 そうすると，本件決定が，本件発明の要旨を本件訂正前の本件明細書の特許請求の範囲の記載（上記第２の２の(1)）のとおり認定したことは，結果的に誤りであったことに帰し，これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，本件決定は，瑕疵があるものとして取消しを免れない。 よって，原告の請求は理由があるからこれを認容し，主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第１３民事部 は明らかであるから，本件決定は，瑕疵があるものとして取消しを免れない。 よって，原告の請求は理由があるからこれを認容し，主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第１３民事部裁判長裁判官篠原勝美裁判官長沢幸男裁判官早田尚貴
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