令和５年１０月５日判決言渡 令和４年（ネ）第１００９４号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所令和３年(ワ)第２９３８８号） 口頭弁論終結日令和５年８月１日判決 控訴人 ザケマーズカンパニーエフシーリミテッドライアビリティカンパニー 同訴訟代理人弁護士 大野聖二 大野浩之 被控訴人 ＡＧＣ株式会社 同訴訟代理人弁護士 片山英二 大月雅博 黒田薫 辛川力太 同訴訟代理人弁理士 加藤志麻子 主文 １ 本件控訴を棄却する。 ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 ３ 控訴人のために、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。 事実及び理由 用語の略称及び略称の意味は、本判決で付するもののほかは、原判決に従う。また、原判決の引用部分の「別紙」を全て「原判決別紙」と改める。 第１ 控訴の趣旨 １ 原判決を取り消す。 ２ 被控訴人は、原判決別紙被告製品目録に記載の製品の生産、使用、譲渡又は譲渡の申出をしてはならない。 ３ 被控訴人は、原判決別紙被告製品目録に記載の製品を廃棄せよ。 ４ 訴訟費用は、第１、２審とも、被控訴人の負担とする。 ５ 仮執行宣言 第２ 事案の概要 １ 事案の要旨本件は、発明の名称を「２，３－ジクロロ－１，１，１－ト 製品を廃棄せよ。 ４ 訴訟費用は、第１、２審とも、被控訴人の負担とする。 ５ 仮執行宣言 第２ 事案の概要 １ 事案の要旨本件は、発明の名称を「２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン、２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組 成物」とする特許（特許第６７５２４３８号。本件特許）の特許権者である控訴人（原審原告。以下「原告」という。）が、原判決別紙被告製品目録記載の製品（被告製品）は本件特許に係る発明の技術的範囲に属しており、被控訴人（原審被告。以下「被告」という。）がこれらを生産、使用、譲渡又は譲渡の申出をする行為は本件特許権を侵害すると主張して、特許法１００条１項及び２項に基づき、被告製品の 譲渡等の差止及び廃棄を求める事案である。 原判決は、本件特許には新規性欠如の無効理由があるから、特許法１０４条の３第１項により、原告は被告に対し、本件特許権を行使することができないとして、原告の請求をいずれも棄却したので、原告が控訴した。 ２ 前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張 以下のとおり補正し、後記３において当審における当事者の補充主張を付加する - 3 -ほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第２ 事案の概要」の１から３までに記載するとおりであるから、これを引用する。 (1) ３頁６行目の「請求項１記載の発明（以下「本件発明」という。）」を「の請求項１の記載（以下、請求項１に係る発明を「本件発明」という。）」と、同頁７行目の「明細書を」を「明細書及び図面を」と、同頁２３行目の「甲１８」を「甲１ ８の１・２」とそれぞれ改める。 (2) ５頁１１行目の 、請求項１に係る発明を「本件発明」という。）」と、同頁７行目の「明細書を」を「明細書及び図面を」と、同頁２３行目の「甲１８」を「甲１ ８の１・２」とそれぞれ改める。 (2) ５頁１１行目の「ある旨明確に記載されており」を「ある旨が本件明細書に明確に記載されており」と改める。 (3) ８頁２行目の「本件原出願の出願当初の明細書（以下「原出願当初明細書」という。）等」を「本件原出願の願書に最初に添付した明細書（乙４）、特許請求の 範囲及び図面（以下「原出願当初明細書」という。）」と、同頁４行目、５行目及び１０行目の各「原出願当初明細書等」を「原出願当初明細書」とそれぞれ改める。 (4) ８頁１６行目の「乙６」を「特開２０１８－１５４８４１号公報。乙６。」と改める。 (5) １０頁８行目の「原出願当初明細書等」を「原出願当初明細書」と改め、同 頁１３行目の末尾に改行して、「なお、新規性の引用文献として用いるためには、当該引用文献に「具体的な技術的思想」が開示されていることが必要であるから、乙６文献を根拠として本件発明の新規性欠如を認める場合には、乙６文献に、具体的な技術的思想として、ＨＦＯ－１２３４ｙｆに加えて、ＨＦＣ－１４３ａを０．２重量パーセント以下とし、かつＨＦＣ－２５４ｅｂを１．９重量パーセント以下と する態様が開示されているということになり、分割要件違反がないこととなる。」を加える。 (6) １２頁３行目の「による、原料成分にみられない新たな技術的効果」を「により生じる原料成分にみられない新たな技術的効果」と、同頁２３行目及び１３頁１１行目の各「本件発明」を「本件発明に係る特許請求の範囲の記載」とそれぞれ 改める。 - 4 -(7) １４頁２０行目の「本件訂正発明」を「本件訂正発 、同頁２３行目及び１３頁１１行目の各「本件発明」を「本件発明に係る特許請求の範囲の記載」とそれぞれ 改める。 - 4 -(7) １４頁２０行目の「本件訂正発明」を「本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載」と改め、同頁２３行目の「とおりであり」の次に「、被告製品が７７．０モルパーセント以上のＨＦＯ－１２３４ｙｆを含有することについては被告も争っていないから」を、同頁２４行目の末尾に「反応途中のものや蒸留途中のものであっても、「物」として製造されるのであれば、特許法上の実施行為の対象となるので あり、原判決別紙被告製品目録の「中間製品」に係る記載では、対象製品の構成を特定しているとはいえないとの被告の主張は誤りである。その余の被告の主張に対する反論は、前記(1)〔原告の主張〕イのとおりである。」をそれぞれ加える。 (8) １５頁１９行目の「被告製品は」の次に、「、前記(1)〔被告の主張〕のとおり」を加える。 ３ 当審における当事者の補充主張(1) 分割の適法性について（争点２－１に関し）（原告の主張）ア分割出願の遡及効が認められないのは、原出願に開示されていない技術的事項を導入し、その結果として第三者に不測の損害が及ぶ場合であるが、本件では、 原出願当初明細書において、ＨＦＣ－１４３ａを０．２モルパーセント以下とし、かつＨＦＣ－２５４ｅｂを１．９モルパーセント以下とする態様が明確に開示されており、第三者に不測の損害が及ぶものではない。 すなわち、原出願当初明細書（乙４）の表５（【表６】）（以下単に「表５（【表６】）」という。なお、本件明細書（甲２）の表５（【表６】）と同じである。）の記載に基づ いてＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂの上限値を限定することは、当業者であ （以下単に「表５（【表６】）」という。なお、本件明細書（甲２）の表５（【表６】）と同じである。）の記載に基づ いてＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂの上限値を限定することは、当業者であれば当然に予想することができるものである。 イ被告は、乙６文献に基づいて本件発明の新規性欠如を主張しているが、同主張は、乙６文献に具体的な技術的思想が開示されていることを前提とするものである。すなわち、乙６文献を根拠として本件発明の新規性欠如を認定するのであれば、 乙６文献に、「具体的な技術的思想」として、ＨＦＯ－１２３４ｙｆに加えて、ＨＦ - 5 -Ｃ－１４３ａを０．２モルパーセント以下とし、かつＨＦＣ－２５４ｅｂを１．９モルパーセント以下とする態様が開示されていることを認定することになるところ、乙６文献と同じ内容が開示されている原出願当初明細書から上記の具体的な技術的思想を抽出して、クレームアップすることによって、第三者に不測の損害が及ぶことはあり得ない。したがって、分割要件違反はない。 なお、本件発明と同じ組成物を開示した先行文献等は挙げられていないから、本件明細書において、技術的に意義のあるＨＦＯ－１２３４ｙｆの製造方法を開示し、当該製造工程を採用した場合には表５（【表６】）で示されるような組成物が得られることを示すこと自体に、特許権が付与されるだけの価値がある。 （被告の主張） ア分割出願の適法性は、原出願の明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し，新たな技術的事項を導入するか否かという基準をもって純粋に判断されるべきである。 イ原出願当初明細書（本件明細書も同じ）の開示内容は、低地球温暖化係数の化合物であるＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に、その原料等に含まれる不純物 準をもって純粋に判断されるべきである。 イ原出願当初明細書（本件明細書も同じ）の開示内容は、低地球温暖化係数の化合物であるＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に、その原料等に含まれる不純物 や副生成物が追加の化合物として少量存在し得るという点にとどまるから、原出願当初明細書の記載から、本件発明を構成する３つの化合物を選び出し、そのうちの２つの化合物を所定割合で含有する組成物とすることは、原出願当初明細書の記載から認識し得る事項とはいえず、新たな技術的意義を導入するものである。そして、原出願当初明細書の【００１１】に記載された追加の化合物の組合せは５億とおり 以上にも及ぶものであること、原出願当初明細書には、追加の化合物が存在する技術的意義等に関する記載や示唆はないことからすると、原出願当初明細書の記載に触れた当業者が、分割出願により、本件発明が発明の対象とされることなど予測しえないから、本件発明に遡及効を認めることは、第三者に不測の損害を及ぼす。 ウ原告は、乙６文献に基づく新規性欠如を認めるのであれば、分割要件違反が 認められない旨主張するが、分割適法性の判断の対象となる本件発明と、新規性欠 - 6 -如の判断における「引用発明」は対象とする発明が異なり、本件発明は包括的な発明であるが、乙６文献に記載された引用発明は、実施例１５の６０３℃及び６２６℃の反応温度で得られた特定の組成物であるから、原告の主張は失当である。 (2) サポート要件違反の存否（争点２－２に関し）（原告の主張） アサポート要件を充足するには、明細書に接した当業者が、特許を受けようとする発明が明細書に記載されていると合理的に認識することができれば足り、また、課題の解決についても、当業者において、技術常識も踏まえて課題 要件を充足するには、明細書に接した当業者が、特許を受けようとする発明が明細書に記載されていると合理的に認識することができれば足り、また、課題の解決についても、当業者において、技術常識も踏まえて課題を解決することができるであろうとの合理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであって、厳密な科学的な証明に達する程度の記載までは不要であると解される。なぜな ら、明細書に接した当業者が当該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発展に資することができれば、サポート要件を課したことの目的は一応達せられるからである。 イ本件発明の課題は、低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有する１２３４ｙｆを含有し、熱伝達組成物、エアロゾル噴霧剤、発泡剤、ブロー剤、溶媒、クリーニング 剤、キャリア流体、置換乾燥剤、バフ研磨剤、重合媒体、ポリオレフィン及びポリウレタンの膨張剤、ガス状誘電体、消火剤及び液体又はガス状形態にある消火剤（以下「熱伝達組成物等」という。）として有用な組成物を提供することであって、明確である。 ウ表５（【表６】）の開示によれば、少なくとも５５０℃、５７４℃、６０３℃ 及び６２６℃の４つの実施例において、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、０．２モルパーセント以下のＨＦＣ－１４３ａと、１．９モルパーセント以下のＨＦＣ－２５４ｅｂを含有する組成物を具体的な技術的思想（発明）として導ける。 そうすると、当業者は、本件明細書の記載から、本件発明の構成を採ることによって、低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有する１２３４ｙｆを含有し、熱伝達組成物 等として有用な組成物を提供することができることを認識することができる。 - 7 -したがって、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載 等として有用な組成物を提供することができることを認識することができる。 - 7 -したがって、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決することができると認識することができる範囲内のものである。 （被告の主張）ア特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲 の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決することができると認識し得る範囲のものであるか否か、また、発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決することができると認識し得る範囲のものであるか否かを検討 して判断すべきである。 イところが、本件明細書においては、「出願人は、１２３４ｙｆ等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出した。」（【０００３】）という「発見」に関する記載しかなく、その他の記載をみても、本件発明の課題を把握することができる記載がない。 本件においては、課題自体が不明確であり、課題が不明確である以上、それが解決されたか否かも不明確となるから、課題の不明確は、それ自体サポート要件違反を構成する。 ウ仮に、本件明細書の「背景技術」の記載等から、本件発明の解決課題は「低地球温暖化係数の新たな組成物を提供すること」であると理解したとしても、本件 明細書の記載からは、本件発明の構成が、発明の課題解決手段であることを理解することができず、また、本件発明には、発明の課題を解決することができない組成物が多 」であると理解したとしても、本件 明細書の記載からは、本件発明の構成が、発明の課題解決手段であることを理解することができず、また、本件発明には、発明の課題を解決することができない組成物が多々含まれるから、サポート要件を満たさない。 すなわち、本件明細書に記載されている内容は、知財高裁令和３年（ネ）第１００４３号特許権侵害差止等請求控訴事件（以下「前訴」という。）の対象であった特 許（特許第５７０１２０５号）の当初明細書と同じであるところ、前訴判決（乙３） - 8 -が述べたとおり、「当初明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項としては、低地球温暖化係数（ＧＷＰ）の化合物であるＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に、 ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、及びＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物や副反応物が追加の化合物として少量存在し得るという点にとどまる ものというほかない」のであって、本件明細書において、①ＨＦＯ－１２３４ｙｆ、②０．２重量パーセント以下のＨＦＣ－１４３ａ、③１．９重量パーセント以下のＨＦＣ－２５４ｅｂの組合せが明確に記載されているとはいえず、また、このような組合せを必須とする組成物が、どのような技術的意義、作用効果を奏するのかについても、本件明細書において、明確に説明されているとはいえないから、当業者 は、本件発明によって、課題を解決することができるとは認識しない。 また、本件明細書に記載されていない化合物には、ＧＷＰの高い物質も多数含まれ得るし、【０００４】～【０００８】に記載された化合物であっても、ＨＦＣ－２３（ＧＷＰ：１４８００）、ＣＦＣ－１３（ＧＷＰ：１４４００）をはじめとして、ＧＷＰの高い は、ＧＷＰの高い物質も多数含まれ得るし、【０００４】～【０００８】に記載された化合物であっても、ＨＦＣ－２３（ＧＷＰ：１４８００）、ＣＦＣ－１３（ＧＷＰ：１４４００）をはじめとして、ＧＷＰの高い化合物が多数含まれている。そうすると、本件発明には、低地球温暖 化係数（低ＧＷＰ）の組成物の提供という解決課題を解決しえない組成物を多々含むことになるから、この意味においても、本件明細書の記載及び本件優先日の技術常識に基づいて、当業者が、本件発明によって課題を解決することができると理解することはない。 (3) 訂正要件違反の有無（争点３に関し） （原告の主張）ア本件訂正発明は、本件訂正前の内容と比較するとＨＦＯ－１２３４ｙｆの下限値を「７７．０モルパーセント」として限定したものであるから、下限値を「７７．０モルパーセント」として限定したことが、新規事項にあたるかどうかを判断する必要がある。 イ本件明細書には、下限値である７７．０モルパーセント以上のＨＦＯ－１２ - 9 -３４ｙｆを含有する組成物が表５（【表６】）（下記参照）に、具体的に示されている。 上記は実施例１５に関するものであるが、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂからＨＦＯ－１２３４ｙｆを生成する工程のものであり、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを生成する際の最終工程に相当するものである（【図１】）。このことからすると、ＨＦＯ－１２３４ｙ ｆの含有量を高めることが当然に想定されている。 訂正に当たり、新規事項の追加が許されないのは、第三者の予測可能性がないためであることからすると、本件明細書にＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際の技術的事項が開示され、かつ形式的にでもＨＦＯ－１２３４ｙｆ以外の化合物が「約１重量パーセント未満」であることが示されている（【０ であることからすると、本件明細書にＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際の技術的事項が開示され、かつ形式的にでもＨＦＯ－１２３４ｙｆ以外の化合物が「約１重量パーセント未満」であることが示されている（【０００３】～【０００４】）状 況の下、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ、ＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂの「組合せ」に関して、図１のＨＦＯ－１２３４ｙｆを生成する際の最終工程であって、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂからＨＦＯ－１２３４ｙｆを生成する場面を示した（必然的にＨＦＯ－１２３４ｙｆの含有量を高めることを想定している場面である。）【０１２３】において、前記の通り示されているのであるから、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの 下限値を「７７．０モルパーセント」と訂正することは、少なくとも本件明細書から自明な事項である。 そして、本件訂正前の請求項１には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの含有量に制限がなく、あらゆる含有量でＨＦＯ－１２３４ｙｆを含む組成物が権利範囲の対象であったのに対して、本件訂正は、その権利範囲を狭めて７７．０モルパーセント以上と 限定しただけであるので、第三者に対して不測の損害が及ぶものではなく、本件訂 - 10 -正が新規事項の追加となることはあり得ない。 ウ被告は、本件明細書の表５（【表６】）に記載されている実施例の単位は、「モルパーセント」であるから、「ＨＦＣ－１４３ａ０．２重量パーセント以下、ＨＦＣ－２５４ｅｂを１．９重量パーセント以下」の境界値について裏付ける記載がないと主張するが、表５（【表６】）の開示からすると、「モルパーセント」と記載すべき であったところを請求項１及び２では「重量パーセント」と記載しているにすぎないものであり、「未知」とされている化合物が存在するとしても大きな影響がないことは、被告自身が行っ ント」と記載すべき であったところを請求項１及び２では「重量パーセント」と記載しているにすぎないものであり、「未知」とされている化合物が存在するとしても大きな影響がないことは、被告自身が行っている計算（甲２１、審判請求書２９～３０頁）によっても示されている。また、本件訂正発明では「重量パーセント」が明確に用いられているのであるから、当業者が本件明細書を読んだ場合に、請求項に「重量パーセント」 と示されていることによって、不測の損害を被ることはない。 （被告の主張）ア本件明細書及び原出願の当初明細書の記載から導かれる技術的事項は、低地球温暖化係数の化合物であるＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に、その原料等に含まれる不純物や副生成物が追加の化合物として少量存在し得るという点にとどま るから、訂正によりＨＦＯ－１２３４ｙｆの下限値（７７．０モルパーセント）を規定したところで、本件訂正発明の前提となるＨＦＯ－１２３４ｙｆに対して、ＨＦＣ－１４３ａおよびＨＦＣ－２５４ｅｂを組み合わせるという技術的思想は、本件の当初明細書からは導き出せない。 イ訂正は第三者に不測の損害をもたらすものであってはならないが、それ自体 が、新規事項追加の判断基準となるものではない。 ウ訂正の適法性の判断において、新規事項の追加の該当性は、目的要件としての特許請求の範囲の減縮の該当性とは別に判断されるものであって、特許請求の範囲の減縮であれば新規事項の追加に当たらないというものではない。また、本件発明は、サポート要件を満たさないから、そのような発明におけるＨＦＯ－１２３４ ｙｆの下限値を限定した発明も、サポート要件を欠くものであり、そのため当然に、 - 11 -「当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合する うな発明におけるＨＦＯ－１２３４ ｙｆの下限値を限定した発明も、サポート要件を欠くものであり、そのため当然に、 - 11 -「当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」との関係において、新たな技術的事項を導入することになる。 エ表５（【表６】）には未知の成分が存在するから、モルパーセントに基づく同表の数値に基づいて換算して、重量パーセントに基づく境界値を導き出すことは不可能であり、本件訂正による境界値には裏付けがない。 第３ 当裁判所の判断当裁判所は、本件発明に係る特許請求の範囲の記載には、分割出願が適法であるか否かにかかわらず、サポート要件違反があり、本件訂正が有効であったとしても、サポート要件違反があることが認められるから、結局、本件特許は特許法３６条６項１号違反により無効にされるべきものであり、同法１０４条の３第１項により、 原告は被告に対し、本件特許権を行使することはできないと判断する。その理由は、以下のとおりである。 １ 本件発明について(1) 本件明細書には、別紙「特許公報」のとおりの記載がある（甲２）。 (2) 本件発明の概要 前記(1)の記載によると、本件発明は、熱伝達組成物等として有用な組成物の分野に関するものであり、新たな環境規制によって、冷蔵、空調及びヒートポンプ装置に用いる新たな組成物が必要とされてきたことを背景として、低地球温暖化係数の化合物が特に着目されているところ、１２３４ｙｆ等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出したとい うものである（本件明細書の【０００１】～【０００３】。以下、特に断らない限り、単に【 】内の４桁の数字は、本件明細書の段落を 製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出したとい うものである（本件明細書の【０００１】～【０００３】。以下、特に断らない限り、単に【 】内の４桁の数字は、本件明細書の段落を指す。）。 ２ 争点２－２（サポート要件違反を無効理由とする無効の抗弁の成否）について(1) 特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範 囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明 - 12 -が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決することができると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決することができると認識することができる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 (2) 本件についてみると、本件明細書（以下、原出願当初明細書も同じ。）には、「発明が解決しようとする課題」として、「出願人は、１２３４ｙｆ等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出した。」（【０００３】）との記載がある。また、「本発明によれば、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＯ－１２３４ｚｅ、ＨＦＯ－１２４３ｚｆ、ＨＣＦＣ－２４３ ｄｂ、ＨＣＦＣ－２４４ｄｂ、ＨＦＣ－２４５ｃｂ、ＨＦＣ－２４５ｆａ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＯ－１２３３ｚｄ、ＨＣＦＣ－２５３ｆｂ、ＨＣＦＣ－２３４ａｂ、ＨＣＦＣ－２４３ｆａ、エチレン、ＨＦＣ－２３、ＣＦＣ－１３、ＨＦＣ－１４３ａ、ＨＦＣ－１５２ａ、ＨＦＯ－１２４３ｚｆ、ＨＦＣ－２３６ｆａ、ＨＣＯ－１１３０、ＨＣＯ－１１３０ａ、ＨＦＯ－１３３６、ＨＣＦＣ－１３ ４３ｆａ、エチレン、ＨＦＣ－２３、ＣＦＣ－１３、ＨＦＣ－１４３ａ、ＨＦＣ－１５２ａ、ＨＦＯ－１２４３ｚｆ、ＨＦＣ－２３６ｆａ、ＨＣＯ－１１３０、ＨＣＯ－１１３０ａ、ＨＦＯ－１３３６、ＨＣＦＣ－１３３ａ、 ＨＣＦＣ－２５４ｆｂ、ＨＣＦＣ－１１３１、ＨＦＣ－１１４１、ＨＣＦＯ－１２４２ｚｆ、ＨＣＦＯ－１２２３ｘｄ、ＨＣＦＣ－２３３ａｂ、ＨＣＦＣ－２２６ｂａおよびＨＦＣ－２２７ｃａからなる群から選択される少なくとも１つの追加の化合物とを含む組成物が提供される。組成物は、少なくとも１つの追加の化合物の約１重量パーセント未満を含有する。」（【０００４】）、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆには、 いくつかある用途の中で特に、冷蔵、熱伝達流体、エアロゾル噴霧剤、発泡膨張剤としての用途が示唆されてきた。また、ＨＦＯ－１２３４ｙｆは、Ｖ．Ｃ．Ｐａｐａｄｉｍｉｔｒｉｏｕらにより、ＰｈｙｓｉｃａｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙＣｈｅｍｉｃａｌＰｈｙｓｉｃｓ、２００７、９巻、１－１３頁に記録されているとおり、低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有することも分かっており有利である。このよ うに、ＨＦＯ－１２３４ｙｆは、高ＧＷＰ飽和ＨＦＣ冷媒に替わる良い候補である。」 - 13 -（【００１０】）といった記載に、【００１３】、【００１６】、【００１９】、【００２２】、【００３０】、【図１】の記載を総合すると、本件明細書には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆが低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有することが知られており、高ＧＷＰ飽和ＨＦＣ冷媒に替わる良い候補であること、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に特定の追加の化合物が少量存在すること、本件発明の組成物に含まれる追加の化合物の一 つとして約１重量パーセント未満のＨＦＣ－１４３ａがあること、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製 ３４ｙｆを調製する際に特定の追加の化合物が少量存在すること、本件発明の組成物に含まれる追加の化合物の一 つとして約１重量パーセント未満のＨＦＣ－１４３ａがあること、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程において生じる副生成物や、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が、追加の化合物に該当することが記載されているということができる。 しかるところ、ＨＦＯ－１２３４ｙｆは、原出願日前において、既に低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有する化合物として有用であることが知られていたことは、【００１０】の記載自体からも明らかである。したがって、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に追加の化合物が少量存在することにより、どのような技術的意義があるのか、いかなる作用効果があり、これによりどのような課題が解決されることにな るのかといった点が記載されていなければ、本件発明が解決しようとした課題が記載されていることにはならない。しかし、本件明細書には、これらの点について何ら記載がなく、その余の記載をみても、本件明細書には、本件発明が解決しようとした課題をうかがわせる部分はない。本件明細書には、「技術分野」として、「本開示内容は、熱伝達組成物、エアロゾル噴霧剤、発泡剤、ブロー剤、溶媒、クリーニ ング剤、キャリア流体、置換乾燥剤、バフ研磨剤、重合媒体、ポリオレフィンおよびポリウレタンの膨張剤、ガス状誘電体、消火剤および液体またはガス状形態にある消火剤として有用な組成物の分野に関する。特に、本開示内容は、２，３，３，３，－テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４ｙｆまたは１２３４ｙｆ）または２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ 関する。特に、本開示内容は、２，３，３，３，－テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４ｙｆまたは１２３４ｙｆ）または２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ または２４３ｄｂ）、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン（ＨＣＦＯ－ - 14 -１２３３ｘｆまたは１２３３ｘｆ）または２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）を含む組成物等の熱伝達組成物として有用な組成物に関する。」（【０００１】）との記載があるが、同記載は、本件発明が属する技術分野の説明にすぎないから、この記載から本件発明が解決しようとする課題を理解することはできない。 そうすると、本件明細書に形式的に記載された「発明が解決しようとする課題」は、本件発明の課題の記載としては不十分であり、本件明細書には本件発明の課題が記載されていないというほかない。そうである以上、当業者が、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することができるということもできない。 (3) 仮に、上記【０００１】の記載をもって本件発明の課題を説明したものと理解したとしても、次に述べるとおり、本件明細書の記載をもって、当業者が当該課題を解決することができると認識することができるとは認められない。 すなわち、この場合の本件発明の課題は、「２，３，３，３，－テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４ｙｆまたは１２３４ｙｆ）または２，３－ジクロロ－１， １，１－トリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂまたは２４３ｄｂ）、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン（ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆまたは１２３３ｘｆ）または２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２ ＦＣ－２４３ｄｂまたは２４３ｄｂ）、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン（ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆまたは１２３３ｘｆ）または２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）を含む組成物等の熱伝達組成物として有用な組成物を提供すること」と理解されることとなるはずである。 そして、本件発明は、①ＨＦＯ－１２３４ｙｆ、②０．２重量パーセント以下のＨＦＣ－１４３ａ、③１．９重量パーセント以下のＨＦＣ－２５４ｅｂを含む組成物によって、当該課題を解決するものということになる。 しかるところ、本件明細書には、上記①～③を含む組成物についての記載がされているとはいえない。すなわち、【０１２１】～【０１２３】（表５（【表６】））には、 実施例１５として、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂからＨＦＯ－１２３４ｙｆへ、触媒無し - 15 -で変換したところ生じた、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ、ＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂを含む組成物が４例記載されており（加熱された温度（℃）がそれぞれ５５０、５７４、６０３、６２６）、当該組成物に含まれるＨＦＣ－１４３ａの量がそれぞれ、０．１、０．１、０．２、０．２モルパーセントであること、及び同ＨＦＣ－２５４ｅｂの量がそれぞれ１．７、１．９、１．４、０．７モルパーセント であることが記載されている。しかしながら、表５（【表６】）に記載された組成物には「未知」のものが含まれており、その分子量を知ることができないから、同表において、モルパーセントの単位をもって記載されたＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂの含有量を、重量パーセントの含有量へと換算することはできない。 そうすると、本件明細書には、上記①～③の構成を有する組成物についての記載が されていないというほかない。 及びＨＦＣ－２５４ｅｂの含有量を、重量パーセントの含有量へと換算することはできない。 そうすると、本件明細書には、上記①～③の構成を有する組成物についての記載が されていないというほかない。それのみならず、本件明細書には、このような構成を有する組成物が、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの前記有用性にとどまらず、いかなる意味において「有用」な組成物になるのか、という点について何ら記載されておらず、示唆した部分もない。したがって、当業者が、本件明細書の記載から、上記①～③の構成を有する組成物が、熱伝達組成物として「有用な」組成物であるものと理解 することもできない。 したがって、当業者は、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することはない。 (4) 以上のとおり、分割出願が有効であり、出願日が原出願日（平成２１年５月７日）となると考えたとしても、本件発明に係る特許請求の範囲の記載が、サポー ト要件に適合するということができないから、本件発明に係る特許は、無効審判請求により無効とされるべきものである（特許法１２３条１項４号、３６条６項１号）。 そして、このことは、分割出願が無効であり、出願日が分割出願の日（令和元年９月４日）となる場合でも同様である。 ３ 争点３（訂正の再抗弁の成否）について 本件訂正発明についても、本件発明に係る請求項１のＨＦＯ－１２３４ｙｆにつ - 16 -いて「７７．０モルパーセント以上」という下限が設定されただけで、本件訂正後の特許請求の範囲及び本件明細書の記載を総合しても、当該下限にどのような技術的意義があり、これによりどのような課題を解決することができるのかは明らかにされていない。また、前記２(2)及び(3)と同様、本件訂正発明に係る組成物の構成により解 しても、当該下限にどのような技術的意義があり、これによりどのような課題を解決することができるのかは明らかにされていない。また、前記２(2)及び(3)と同様、本件訂正発明に係る組成物の構成により解決しようとしている課題や、その解決方法が本件明細書に記載されていな いことには変わりはない。したがって、訂正が有効だとしても、本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載には、前記２(2)及び(3)と同じ理由により、サポート要件違反の無効理由が存在することとなるので、訂正の再抗弁によりサポート要件違反の無効理由を解消することはできない。 そうすると、本件訂正の適法性及びその余の争点につき判断するまでもなく、特 許法１０４条の３第１項により、原告は被告に対し、本件特許権を行使することができない。 ４ 結論以上の次第で、原告の請求にはいずれも理由がないから、原告の請求をいずれも棄却した原判決は結論において相当である。よって、本件控訴を棄却することとし て、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第２部 裁判長裁判官清水響 - 17 - 裁判官浅井憲 裁判官勝又来未子 - 18 -別紙 「特許公報」（省略） 勝又来未子
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