平成１３年（行ケ）第４５９号特許取消決定取消請求事件平成１４年１２月１０日口頭弁論終結判決原告出光興産株式会社訴訟代理人弁理士大谷保同東平正道被告特許庁長官太田信一郎指定代理人山田泰之同森田ひとみ同板橋一隆同一色由美子同大橋良三同涌井幸一被告補助参加人新日本石油株式会社訴訟代理人弁護士村田哲哉訴訟代理人弁理士長谷川芳樹同長濱範明 主文 １ 特許庁が異議２０００－７２８６１号事件について平成１３年８月３０日にした決定のうち，特許第３００１６８１号の請求項３に係る特許を取り消す，とした部分を取り消す。 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 １ 原告の請求(1) 主文第１項と同旨(2) 訴訟費用は被告の負担とする。 ２ 当事者間に争いのない事 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 １ 原告の請求(1) 主文第１項と同旨(2) 訴訟費用は被告の負担とする。 ２ 当事者間に争いのない事実(1) 特許庁における手続の経緯原告は，発明の名称を「金属加工油剤及び金属加工油剤の製造方法」とする特許第３００１６８１号（平成３年７月２９日出願，平成１１年１１月１２日設定登録，以下「本件特許」といい，その発明を「本件発明」という。）の特許権者である。 本件特許の請求項１ないし４の全部に関し，平成１２年７月２４日，特許異議の申立てがあり，特許庁は，これを異議２０００－７２８６１号事件として審理した。原告は，この手続の過程で特許請求の範囲の記載の訂正を請求した。特許庁は，審理の結果，平成１３年８月３０日，「訂正を認める。特許第３００１６８１号の請求項１～４に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件取消決定」という。）をし，同年９月１７日に，その謄本を原告に送達した。 (2) 決定の理由決定の理由は，要するに，上記訂正に係る請求項１ないし４に係る発明は，その出願日前に頒布された刊行物１（決定甲第１号証，本訴甲第４号証），刊行物２（決定甲第２号証，本訴甲第５号証），刊行物３（決定甲第３号証，本訴甲第９号証）に記載された発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項に該当し，特許を受けることができない，というものである。 (3) 訂正審決の確定原告は，本訴係属中，平成１３年１２月７日付けで，本件特許出願の願書に添付した明細書につき，①特許請求の範囲請求項３の記載を訂正し，②訂正前の請求項１，２及び４をいずれも削除し，訂正前の請求項３を繰 原告は，本訴係属中，平成１３年１２月７日付けで，本件特許出願の願書に添付した明細書につき，①特許請求の範囲請求項３の記載を訂正し，②訂正前の請求項１，２及び４をいずれも削除し，訂正前の請求項３を繰り上げて新たに請求項１と訂正することについて審判を請求した。特許庁は，これを訂正２００１－３９２２１号事件として審理し，その結果，平成１４年１０月２９日に上記訂正をすることを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，これが確定した。 (4) 本件訂正審決によるの訂正の内容(ア) 本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲請求項１ないし４「【請求項１】沸点１３０～４００℃，芳香族分量２重量％以下，オレフィン分量２重量％以下，ｎ－パラフィン分量３～４５重量％，ｉｓｏ－パラフィン分量５～５０重量％及びナフテン分量１０～７０重量％の石油系溶剤からなることを特徴とする金属加工油剤。 【請求項２】オレイン酸及びオレイルアルコールを含有することを特徴とする請求項１に記載の金属加工油剤。 【請求項３】金属加工油剤がアルミニウム箔の圧延油剤であることを特徴とする請求項１又は２に記載の金属加工油剤。 【請求項４】沸点１３０～４００℃の石油留分を，水素化触媒の存在下，温度１３０～４００℃及び圧力１３０～４００ｋｇ／㎝２・Ｇで水素化処理した石油系溶剤からなることを特徴とする金属加工油剤の製造方法。」(イ) 本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲請求項１（訂正前の請求項３に相当する。下線部が訂正個所である。）「【請求項１】沸点１３０～４００℃，芳香族分量１重量％以下，オレフィン分量２重量％以下 特許請求の範囲請求項１（訂正前の請求項３に相当する。下線部が訂正個所である。）「【請求項１】沸点１３０～４００℃，芳香族分量１重量％以下，オレフィン分量２重量％以下，ｎ－パラフィン分量３～４５重量％，ｉｓｏ－パラフィン分量５～５０重量％及びナフテン分量１０～４５重量％の石油系溶剤からなり，かつアルミニウム箔の圧延油剤であることを特徴とする金属加工油剤。」 ３ 当裁判所の判断上記当事者間に争いのない事実の下では，本件特許請求の範囲請求項１ないし４について，特許法２９条２項に該当することを理由にこれらの特許を取り消した本件取消決定の取消しを求める訴訟の係属中に，請求項１，２及び４の削除並びに請求項３につき特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判の請求がなされ，特許庁は，同請求を認めるとの本件訂正審決をし，これが確定した，ということができる。本件取消決定は，これにより，結果として，本件特許請求の範囲請求項３について，判断の対象となるべき発明を特定すべき特許請求の範囲の文言の認定を誤ったことになる。この誤りが請求項３についての本件取消決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって，本件取消決定のうち，本件特許請求の範囲請求項３に係る特許を取り消した部分は，取消しを免れない（本件取消決定のうち，本件特許請求の範囲請求項１，２及び４を取り消した部分の取消しを求める訴えは，取り下げられた。）。 ４ 以上によれば，本訴請求は理由がある。そこで，これを認容し，訴訟費用の負担については，原告に負担させるのを相当と認め，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６２条を適用して，主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第６民事部 裁判長裁判官山下 政事件訴訟法７条，民事訴訟法６２条を適用して，主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第６民事部 裁判長裁判官山下和明 裁判官設樂隆一 裁判官阿部正幸
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