平成１３年（行ケ）第４１４号審決取消請求事件判決原告 Ａ訴訟代理人弁理士津國肇、伊藤温、束田幸四郎被告日鐵溶接工業株式会社訴訟代理人弁理士田中久喬、内藤俊太 主文 特許庁が平成１１年審判第３５７５６号について平成１３年５月８日にした審決を取り消す。 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 第１ 原告の求めた裁判主文第１項同旨の判決。 第２ 事案の概要 １ 特許庁における手続の経緯原告は、発明の名称を「炭酸ガスアーク溶接用セラミック裏当材」とする特許第２９０７７９４号の特許権者である。本件特許は、平成９年５月１９日（パリ条約による優先権主張１９９６年５月２２日、韓国）に出願され、平成１１年４月２日に設定の登録がされた。被告は、平成１１年１２月２０日に本件特許を無効とすべき旨の審判請求をし、平成１１年審判第３５７５６号として審理されたが、平成１３年５月８日、「特許第２９０７７９４号の請求項１ないし３に係る発明についての特許を無効とする。」との審決があり、その謄本は、同月１９日原告に送達された。 ２ 後記訂正前の本件発明の要旨【請求項１】酸化マグネシウム５～１８重量％、酸化アルミニウム２５～４０重量％および酸化珪素４７～６５重量％を含み、三酸化二鉄が０．７重量％以下であることを特徴とする炭酸ガスアーク溶接用セラミック裏当材。 【請求項２】アルカリ金属酸化物および／またはアルカリ土類金属酸化物０．５～２．５重量％を更に含む、請求項１記載の裏当材。 【請求項３】耐火度が１，３８０～１，５００℃である、請求項１または２記載の裏当材 ３ 後記訂正審決に係る訂正事項（特許請求の範囲に係る部分）上記請求項１中の「三酸化二鉄が０．７重量％以下であること」を「 】耐火度が１，３８０～１，５００℃である、請求項１または２記載の裏当材 ３ 後記訂正審決に係る訂正事項（特許請求の範囲に係る部分）上記請求項１中の「三酸化二鉄が０．７重量％以下であること」を「三酸化二鉄が０．７重量％以下（ただし、０重量％を除く）であること」と訂正。 ４ 審決の理由の要点請求項１に係る発明は、特開昭５９－１３７１９３号公報に記載の発明であるとともに、特公昭６３－７８７７号公報に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、また請求項２に係る発明は、特公昭６３－７８７７号公報に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、更に請求項３に係る発明は、特開昭５９－１３７１９３号公報及び特公昭６３－７８７７号公報に記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるので、本件請求項１ないし３に係る特許は、特許法２９条の規定に違反してなされたものであって、無効とすべきものである。 ５ 訂正審決の確定原告は、本訴提起と同日の平成１３年９月１４日、本件特許につき、特許請求の範囲の減縮を目的として、明細書の訂正をする審判を請求したところ（訂正２００１－３９１５９号）、平成１４年９月２日、当該訂正を認める旨の審決があり、その謄本は同月１２日原告に送達され、訂正審決は確定した。 第３ 原告主張の審決取消事由審決は、訂正前の請求項に基づき請求項１～３の発明の要旨を認定し、これに基づき刊行物に記載の発明との対比において請求項１～３の発明の新規性ないし進歩性を否定しているが、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定したことにより、審決は、結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったことになり、違法となったものである。 第４ 当裁判所の判断原告主張の事由により審決は 求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定したことにより、審決は、結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったことになり、違法となったものである。 第４ 当裁判所の判断原告主張の事由により審決は取り消されるべきものであり、本訴請求は理由がある。よって、訴訟費用の負担につき行訴法７条、民訴法６２条を適用して、主文のとおり判決する。 （平成１４年１０月３日口頭弁論終結）東京高等裁判所第１８民事部裁判長裁判官永井紀昭裁判官塩月秀平裁判官田中昌利
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