令和5(ワ)70280 商標権移転登録手続等請求事件

令和6 年1 月18 日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和5 年（ワ）第70280 号商標権移転登録手続等請求事件口頭弁論終結日令和5 年11 月14 日判決原告エヌシーケーグローバルペイント プライベート・リミテッド同訴訟代理人弁護士近藤早利同西尾優子同久保陽奈同立山純子 同堀岡咲子同河部康弘被告日本中央研究所株式会社（以下「被告会社」という。）被告　Ａ（以下「被告Ａ」という。） 主文 1 被告会社は、原告に対し、別紙商標権目録記載の各商標権につき、令和2 年 8 月31 日譲渡を原因とする商標権の移転登録手続をせよ。2 被告会社は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、令和2 年 8 月31 日譲渡を原因とする、被告会社の持分2 分の1 の特許権の移転登録 手続をせよ。3 被告らは、原告に対し、連帯して2173 万3929 円及びこれに対する令和5年6 月13 日から支払済みまで年3％の割合による金員を支払え。4 訴訟費用は被告らの負担とする。この判決は、第3 項に限り、仮に執行することができる。事実及び理由 第1 請求主文同旨第2 事案の概要 1 本件は、原告が、被告会社との間で別紙商標権目録記載の各商標権（以下「本件商標権」という。）及び別紙特許権目録記載の特許権（以下「本件特許権」 という。）を含む営業資産の譲渡契約（以下「本件譲渡契約」という。）を締結し、本件商標権及び本件特許権の譲渡を受けるなどした旨を 権」という。）及び別紙特許権目録記載の特許権（以下「本件特許権」 という。）を含む営業資産の譲渡契約（以下「本件譲渡契約」という。）を締結し、本件商標権及び本件特許権の譲渡を受けるなどした旨を主張して、譲渡人である被告会社及びその代表者である被告Ａに対し、以下の請求をする事案である。(1) 被告会社に対する請求ア本件譲渡契約に基づく、令和2 年8 月31 日譲渡を原因とする本件商標権 どした旨を 権」という。）及び別紙特許権目録記載の特許権（以下「本件特許権」 という。）を含む営業資産の譲渡契約（以下「本件譲渡契約」という。）を締結し、本件商標権及び本件特許権の譲渡を受けるなどした旨を主張して、譲渡人である被告会社及びその代表者である被告Ａに対し、以下の請求をする事案である。(1) 被告会社に対する請求ア本件譲渡契約に基づく、令和2 年8 月31 日譲渡を原因とする本件商標権 の移転登録手続請求イ本件譲渡契約に基づく、令和2 年8 月31 日譲渡を原因とする、被告会社の持分2 分の1 に係る本件特許権の移転登録手続請求(2) 被告らに対する請求ア被告会社が本件譲渡契約締結後に第三者に対して本件商標権に係る専用 使用権（以下「本件専用使用権」という。）を設定したことについて、本件商標権に係る各商標（以下「本件商標」という。）の使用権侵害の不法行為（被告会社につき民法709 条、被告Ａにつき会社法429 条1 項）に基づく、1235 万円の損害賠償請求及びこれに対する令和5 年6 月13 日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年3％の割合による遅延損害金請求 イ被告会社が、原告からライセンスを受けて遮熱塗料であるアドグリーンコート（以下「本件製品」という。）の製造販売を行っていた第三者に対し、原告とのライセンス契約（以下「本件ライセンス契約」という。）を終了するよう働きかけ、これにより上記第三者が原告に対するロイヤリティの支払を拒絶したことについて、同契約侵害の不法行為（被告会社につき民法709 条、被告Ａにつき会社 法429 条1 項）に基づく、損害の一部である938 万3929 円の損害賠償請求及び これに対する令和5 年6 月13 日（訴状送達の日の つき民法709 条、被告Ａにつき会社 法429 条1 項）に基づく、損害の一部である938 万3929 円の損害賠償請求及び これに対する令和5 年6 月13 日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年3％の割合による遅延損害金請求 2 前提事実（当事者間に争いがないか、掲記した証拠（枝番を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）(1) 当事者 原告は、塗料の製造等を目的とするシンガポール法人である（甲1）。被告会社は、遮熱製品の企画・開発・製造・販売等を目的とする株式会社であり、被告Ａは、その代表者であると共に、被告会社の（議決権のある）株式の100%を保有する。 所定の年3％の割合による遅延損害金請求 2 前提事実（当事者間に争いがないか、掲記した証拠（枝番を含む。以下同じ。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）(1) 当事者 原告は、塗料の製造等を目的とするシンガポール法人である（甲1）。被告会社は、遮熱製品の企画・開発・製造・販売等を目的とする株式会社であり、被告Ａは、その代表者であると共に、被告会社の（議決権のある）株式の100%を保有する。（甲2）(2) 本件商標権 被告会社は、平成21 年7 月13 日、本件商標権をいずれも特定承継し、その移転登録を得た商標権者である。また、被告会社は、株式会社ステップ（以下「ステップ社」という。）に対し、本件商標権に係る専用使用権（本件専用使用権。地域日本国内、期間令和7 年11 月30 日まで、内容権利の範囲の全部）を設定し、令和4 年9 月6 日、その登録を完了した。（甲3、25）。(3) 本件特許権本件特許権は被告会社及び株式会社アドマテックスの共有（各持分2 分の1）に係るものであるところ、株式会社アドマテックスは、被告会社の持分を原告に移転することに同意している。（甲4、24、26）(4) 本件製品の製造及び販売並びに本件ライセンス契約 本件製品は、被告会社によって製造され、その国内販売はNCK 販売株式会社（令和2 年10 月に「NCK 株式会社」に商号変更。以下、商号変更の前後を問わず「NCK 社」という。）が、海外販売は原告がそれぞれ担ってい 社によって製造され、その国内販売はNCK 販売株式会社（令和2 年10 月に「NCK 株式会社」に商号変更。以下、商号変更の前後を問わず「NCK 社」という。）が、海外販売は原告がそれぞれ担っていた（乙4、20、41）。原告は、2015 年（平成27 年）1 月1 日付け「韓国内Adgreencoat 製造/販売 独占契約書」により、DUONENERGY 1 Co., Ltd.（以下「DUON 社」という。） との間で本件ライセンス契約を締結した。同契約では、原告がDUON 社に対して韓国内における本件製品の製造及び販売並びにブランド使用の独占的な権限を付与すること、DUON 社が原告に対してロイヤリティを支払うことなどが定められた。（甲17）(5) 本件譲渡契約書 本件譲渡契約に関する2020 年（令和2 年）8 月31 日付け「債権債務を省く、有機的な営業資産の全部譲渡契約書」（甲5。 」という。） との間で本件ライセンス契約を締結した。同契約では、原告がDUON 社に対して韓国内における本件製品の製造及び販売並びにブランド使用の独占的な権限を付与すること、DUON 社が原告に対してロイヤリティを支払うことなどが定められた。（甲17）(5) 本件譲渡契約書 本件譲渡契約に関する2020 年（令和2 年）8 月31 日付け「債権債務を省く、有機的な営業資産の全部譲渡契約書」（甲5。以下「本件譲渡契約書」という。）には、以下の規定がある。なお、本件譲渡契約書には、当時原告の代表者でもあった被告Ａが、被告会社代表者として押印すると共に原告代表者として署名した。また、被告Ａは、同契約書添付の「譲渡証書」にも、譲渡人である被告会社代表 者として押印した。ア被告会社は、原告に対し、「その所有に関する別紙譲渡証書記載の債権債務を省く、有機的な営業資産権により生じた権利（以下「本件営業資産権」という）」を譲渡し、原告はこれを譲り受ける（2 条）。なお、「別紙譲渡証書」には、譲渡対象につき、「下記債権債務を省く、有機的 な営業資産の全部」として、「特許権・商標権…その他営業に必要とするすべての資産」と記載されている。イ原告は、被告会社に対し、その譲渡の対価として、原告が被告会社 債権債務を省く、有機的 な営業資産の全部」として、「特許権・商標権…その他営業に必要とするすべての資産」と記載されている。イ原告は、被告会社に対し、その譲渡の対価として、原告が被告会社に対して貸し付けている合計34 万4949.63 米ドルと相殺の上支払ったものとする（3条）。ウ被告会社は、原告に譲渡した「本件営業資産権」を原告の許可なく自ら行使してはならない（7 条）。(6) 関係者間合意書 2020 年（令和2 年）9 月30 日付け「関係者間合意書」（甲6、乙24。以下「関係者間合意書」という。）は、原告及び被告らのほか、NCK 社及び当時の同社代 表者であるＢ（以下「Ｂ」という。）並びに投資事業を目的とする会社である株式 会社BoldInvestment（以下「Bold 社」という。）の6 者を当事者とし、被告会社の遮熱塗料事業のNCK 社への承継及びBold 社によるNCK 社株式の取得に関して作成されたものである。被告Ａは、被告会社代表者としてこれに押印すると共に原告代表者として署名し、また、個人として押印した。 K 社及び当時の同社代 表者であるＢ（以下「Ｂ」という。）並びに投資事業を目的とする会社である株式 会社BoldInvestment（以下「Bold 社」という。）の6 者を当事者とし、被告会社の遮熱塗料事業のNCK 社への承継及びBold 社によるNCK 社株式の取得に関して作成されたものである。被告Ａは、被告会社代表者としてこれに押印すると共に原告代表者として署名し、また、個人として押印した。同合意書の要旨は、次のとおりである。（上記のほか、甲7、29、乙40） ア 1 条全当事者は、被告会社の遮熱塗料事業のNCK 社への承継及びBold 社によるNCK 社の株式の取得に関し、以下の取引を実施することを合意する。(ｱ) 被告会社は、被告会社の遮熱塗料事業全部を原告に譲渡し、同事業を原告に集約する。(ｲ) 被告会社は、原告の発行済株式総数の90%に相当する株式をもって、NCK社に対する現物出資を行い、NCK 社の新株を引き受ける。被告会社は、引き受けたNCK 社の株式全部をBold 社に譲渡する（なお、その株式譲渡契約における 総数の90%に相当する株式をもって、NCK社に対する現物出資を行い、NCK 社の新株を引き受ける。被告会社は、引き受けたNCK 社の株式全部をBold 社に譲渡する（なお、その株式譲渡契約における譲渡価格は合計5000 万円とされている（5 条）。）。(ｳ) Ｂは、被告会社以外のNCK 社株主から同社の発行済株式を買い集める。Ｂは、その買集め実施後に自己が保有するNCK 社株式全部をBold 社に譲渡する。イ 2 条被告会社は、本件譲渡契約書に基づき、2020（令和2）年9 月30 日までに、「遮熱塗料事業に係る別紙知的財産権一覧記載の知的財産権全部を含む譲渡資 産」の原告への譲渡及びこれに伴う「登録・共同権利者…の承諾取得その他譲渡資産の移転及び名義変更に必要な手続の一切並びに関連書類の原本全部」の原告への交付を完了させる。なお、「別紙知的財産権一覧」記載の知的財産権には、本件特許権及び本件商標権が含まれる。(7) 先行関連訴訟 被告Ａは、令和3 年、NCK 社に対し、令和2 年9 月16 日付けコンサルティング業務委託契約に基づく報酬及び同契約の債務不履行に基づく損害賠償金の各支払を求めて訴訟を提起した（当庁令和3 年（ワ）第29724 号損害賠償請求事件。 一切並びに関連書類の原本全部」の原告への交付を完了させる。なお、「別紙知的財産権一覧」記載の知的財産権には、本件特許権及び本件商標権が含まれる。(7) 先行関連訴訟 被告Ａは、令和3 年、NCK 社に対し、令和2 年9 月16 日付けコンサルティング業務委託契約に基づく報酬及び同契約の債務不履行に基づく損害賠償金の各支払を求めて訴訟を提起した（当庁令和3 年（ワ）第29724 号損害賠償請求事件。以下「先行関連訴訟」という。）。その訴状において、被告Ａは、関係者間合意書に基づく合意等に先立ち、被告Ａの「営業資産の内、債権債務を省いた営業 全体（特許権・商標権…）は、株式譲渡契約以前に取引対象とする」原告に権利移転している旨を主張していた（乙39）。しかし、先行関連訴訟については、令和4 年7 月20 日、被告Ａの請求全部を棄却する旨の判決がされ、控訴審（令和4 年（ネ）第3820 号損害賠償請求控訴事 ている旨を主張していた（乙39）。しかし、先行関連訴訟については、令和4 年7 月20 日、被告Ａの請求全部を棄却する旨の判決がされ、控訴審（令和4 年（ネ）第3820 号損害賠償請求控訴事件）においても、令和5 年2 月2 日、控訴棄却の判決がされた。3 争点(1) 本件譲渡契約締結の有無（争点1）(2) 本件専用使用権設定に係る不法行為の成否（争点2）(3) 本件ライセンス契約終了に係る不法行為の成否（争点3） 4 争点に関する当事者の主張 (1) 本件譲渡契約締結の有無（争点1）〔原告の主張〕原告は、被告会社との間で、本件譲渡契約書により本件譲渡契約を締結し、本件商標権及び本件特許権を譲り受けた。〔被告らの主張〕 本件譲渡契約書が被告会社（被告Ａ）の意思に基づいて作成されたことは認める。本件譲渡契約の締結は否認する。本件譲渡契約は、Bold 社をスポンサーとするM&A の一環として締結交渉がされたものであるが、事業譲渡の対価を巡り、被告会社が1 億3400 万円を主張したのに対し、Bold 社は5000 万円を主張して折り合いがつかなかった。このため、 被告会社としては、事業譲渡の対価が5000 万円であることを前提とする一連の 契約を締結するはずがない。本件譲渡契約書及び関係者間合意書は被告会社の意思に基づいて作成されたものではあるが、これらは、Bold 社から社内手続を進めるための稟議用資料と説明を受けて署名・押印したものであり、正式な契約書ではないから、本件譲渡契約が締結されたことにはならない。 を主張して折り合いがつかなかった。このため、 被告会社としては、事業譲渡の対価が5000 万円であることを前提とする一連の 契約を締結するはずがない。本件譲渡契約書及び関係者間合意書は被告会社の意思に基づいて作成されたものではあるが、これらは、Bold 社から社内手続を進めるための稟議用資料と説明を受けて署名・押印したものであり、正式な契約書ではないから、本件譲渡契約が締結されたことにはならない。(2) 本件専用使用権設定に係る不法行為の成否（争点2） 〔原告の主張〕ア責任原因被告会社は、原告に対し、本件譲渡契約に基づき本件商標 本件譲渡契約が締結されたことにはならない。(2) 本件専用使用権設定に係る不法行為の成否（争点2） 〔原告の主張〕ア責任原因被告会社は、原告に対し、本件譲渡契約に基づき本件商標権を譲渡すると共に、これを原告の許可なく自ら行使しないことが定められていたにもかかわらず、令和4 年9 月6 日、ステップ社に対し、本件専用使用権を設定した。その後、ステ ップ社は、原告に対し、本件商標の使用の即時中止又は使用料の支払を求める通知をしたことから、原告は、やむを得ず本件商標の使用を中止し、名称を変更せざるを得なくなった。このような被告会社の行為は、本件譲渡契約に違反して原告による本件商標の使用権を侵害するものであり、被告会社には原告に対する不法行為責任が成立す る。また、被告Ａは、被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般の執行権限を有するところ、被告会社を代表して本件専用使用権を設定したのであるから、悪意による任務懈怠として、原告に対し、役員等の第三者に対する損害賠償責任（会社法429 条1 項）を負う。イ損害 被告会社は、ステップ社に対し本件専用使用権を設定するにあたり、設定料等を受領する旨合意していると考えられるところ、商標権のロイヤリティ料率の平均値は2.5%とされていることを踏まえ、原告における本件商標を用いた本件製品の売上を基準とすれば、年間のロイヤリティ相当額は375 万円に及ぶ。また、本件専用使用権の設定期間は3 年間であるから、被告会社は、ステップ社から少 なくとも1125 万円程度の専用使用権設定料を受領していると考えられる。そう すると、原告は、被告会社の不法行為により本件商標の使用ができなくなり、専用使用権を設定して設定料相当額1125 万円を受領する 踏まえ、原告における本件商標を用いた本件製品の売上を基準とすれば、年間のロイヤリティ相当額は375 万円に及ぶ。また、本件専用使用権の設定期間は3 年間であるから、被告会社は、ステップ社から少 なくとも1125 万円程度の専用使用権設定料を受領していると考えられる。そう すると、原告は、被告会社の不法行為により本件商標の使用ができなくなり、専用使用権を設定して設定料相当額1125 万円を受領する 円程度の専用使用権設定料を受領していると考えられる。そう すると、原告は、被告会社の不法行為により本件商標の使用ができなくなり、専用使用権を設定して設定料相当額1125 万円を受領する機会を喪失したと考えられるから、これをもって原告の被った損害といえる。さらに、原告は、本訴を提起するため弁護士に依頼せざるを得ず、弁護士費用相当額の損害額を被った。その弁護士費用相当損害額は110 万円に及ぶ。したがって、本件専用使用権設定の不法行為に係る原告の損害は、1235 万円となる。〔被告らの主張〕被告会社が令和4 年9 月6 日にステップ社に対し本件専用使用権を設定したことは認める。被告らの責任及び損害については争う。(3) 本件ライセンス契約終了に係る不法行為の成否（争点3）〔原告の主張〕ア責任原因令和2 年の本件譲渡契約締結以前においては、原告は、被告会社より、韓国における本件製品の商標権を含む国外の商標等について通常使用権の設定を受け ていたところ、平成27 年1 月1 日、同使用権に基づき、DUON 社との間で本件ライセンス契約を締結し、同社からロイヤリティの支払を受けていた。原告とDUON 社は、令和4 年1 月分の支払以降、3 か月当たりのロイヤリティを1350万ウォンとすることを合意し、現に令和4 年1 月～同年6 月分のロイヤリティもこれに従って支払がされた。しかし、被告Ａは、被告会社が本件商標の商標権者として登録されていることを奇貨として、令和4 年9 月、DUON 社に対し、原告との間の本件ライセンス契約が無効であること、同契約を終了して、商標権者である被告会社との間で新たに契約を締結し直すべきであることを伝えると共に、同月1 日以降は、被告会社 DUON 社に対し、原告との間の本件ライセンス契約が無効であること、同契約を終了して、商標権者である被告会社との間で新たに契約を締結し直すべきであることを伝えると共に、同月1 日以降は、被告会社がDUON 社と契約を締結し、DUON 社による継続的な商標の使用を認める旨 同契約を終了して、商標権者である被告会社との間で新たに契約を締結し直すべきであることを伝えると共に、同月1 日以降は、被告会社 DUON 社に対し、原告との間の本件ライセンス契約が無効であること、同契約を終了して、商標権者である被告会社との間で新たに契約を締結し直すべきであることを伝えると共に、同月1 日以降は、被告会社がDUON 社と契約を締結し、DUON 社による継続的な商標の使用を認める旨 の文書を交付するなどした。その結果、令和5 年4 月、DUON 社は、原告に対 し、本件ライセンス契約の無効を理由として、令和4 年7 月～同年9 月分のロイヤリティの支払をもって本件ライセンス契約を終了する旨を通知した。被告会社は、原告との間で、被告会社の有する営業資産の全てを譲渡すること及び原告の許可なくその譲渡資産の権利を自ら行使してはならないことを内容とする本件譲渡契約を締結したにもかかわらず、DUON 社に対し、上記働きかけ を行ったものである。このような被告会社の行為は、故意に原告の本件ライセンス契約に基づく権利を侵害するものであり、被告会社には、原告に対する不法行為責任が成立する。また、被告Ａは、被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般の執行権限を有するところ、被告会社を代表して、本件譲渡契約に違反して上記働きかけを行 ったのであるから、悪意による任務懈怠として、原告に対し、役員等の第三者に対する損害賠償責任を負う。イ損害被告会社による本件ライセンス契約に基づく原告の権利の侵害により、原告は、DUON 社から、令和4 月10 月分以降、本来支払われるべきであった以下のロイ ヤリティを得られないという損害（合計291 万6255 円）を被った。令和4 年10 月～同年12 月分 145 万3196 円（日本円換算）令和5 年1 月～同年3 月分 146 万3059 円（日本円換算）また、 合計291 万6255 円）を被った。令和4 年10 月～同年12 月分 145 万3196 円（日本円換算）令和5 年1 月～同年3 月分 146 万3059 円（日本円換算）また、被告らによる働きかけがなければ、令和5 年3 月以降も、少なくとも5年間は原告とDUON 社との契約関係が継続し、原告は同程度のロイヤリティを 得ることができたはずであり、これも原告の損害となる。 本円換算）また、 合計291 万6255 円）を被った。令和4 年10 月～同年12 月分 145 万3196 円（日本円換算）令和5 年1 月～同年3 月分 146 万3059 円（日本円換算）また、被告らによる働きかけがなければ、令和5 年3 月以降も、少なくとも5年間は原告とDUON 社との契約関係が継続し、原告は同程度のロイヤリティを 得ることができたはずであり、これも原告の損害となる。本件において、原告は、一部請求としてこのうち561 万7674 円（1 年分（日本円換算））を請求する。さらに、原告は、本訴を提起するため弁護士に依頼せざるを得ず、弁護士費用相当額の損害額を被った。その弁護士費用相当損害額は85 万円に及ぶ。したがって、本件ライセンス契約終了に係る不法行為による原告の損害は、938 万3929 円となる。〔被告らの主張〕原告主張に係る被告ＡのDUON 社に対する働きかけは認める。被告らの責任及び損害については争う。第3 当裁判所の判断 1 本件譲渡契約締結の有無（争点1）について (1) 前提事実のほか、掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。本件製品は被告会社によって製造され、その国内販売はNCK 社が、海外販売は原告がそれぞれ担っていたところ、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した影響により、本件製品の販売力は減退方向にあった。そこで、被告ら、NCK 社 及び原告は、連携して新規スポンサーを募り、本件製品の販売力を高めつつ取引先を更に拡大する事業展開戦略として、被告Ａ側が所有する遮熱塗料事業を新規スポンサーに提供するM&A を行うことを検討していたところ、令和2 年1 月、その候補としてBold 社の紹介を受けた。他方、Bo に拡大する事業展開戦略として、被告Ａ側が所有する遮熱塗料事業を新規スポンサーに提供するM&A を行うことを検討していたところ、令和2 年1 月、その候補としてBold 社の紹介を受けた。他方、Bold 社は、海外事業のネットワークを有しており、シンガポール法人である原告を買収できればシナジー効果が 生じ、Bold 社の海外事業も成長を見込めると考えていた。そこで、Bold 社、被告Ａ側及び原告の間でM&A 交渉が開始された。（乙41）その結果、被告会社と原告は、令和2 年8 月31 日、本件譲渡契約書を作成して本件譲渡契約を締結した。 月、その候補としてBold 社の紹介を受けた。他方、Bold 社は、海外事業のネットワークを有しており、シンガポール法人である原告を買収できればシナジー効果が 生じ、Bold 社の海外事業も成長を見込めると考えていた。そこで、Bold 社、被告Ａ側及び原告の間でM&A 交渉が開始された。（乙41）その結果、被告会社と原告は、令和2 年8 月31 日、本件譲渡契約書を作成して本件譲渡契約を締結した。また、同年9 月30 日には、原告と被告ら、NCK 社、Ｂ及びBold 社の6 者により、関係者間合意書が作成された。さらに、同合意に沿って、同日、被告会社とBold 社との間で、NCK 社株式の譲渡に係る「株式譲渡契約書」（乙23）に基づく株式譲渡契約が、同年10 月28日には、被告会社とNCK 社との間で、NCK 社の発行する株式に係る「募集株式の総数引受契約書」（乙25）に基づく株式引受契約が、それぞれ締結された。（上記のほか、乙20、39、41） (2) 事実認定の補足説明 ア被告Ａは、原告及び被告会社それぞれの代表者として、本件譲渡契約書（甲5）に署名ないし押印をしたところ、上記認定に係るM&A 交渉及び各種文書作成の経緯に鑑みれば、本件譲渡契約書記載のとおりの内容で本件譲渡契約が締結されたと認めることには十分な合理性がある。また、被告Ａは、先行関連訴訟において、被告会社と原告との間で本件譲渡契 約が締結されたことを主張していた（前提事実(7)）。これらの事情に鑑みると、被告会社と原告とは、本件譲渡契約書により本件譲渡契約を締結した 訴訟において、被告会社と原告との間で本件譲渡契 約が締結されたことを主張していた（前提事実(7)）。これらの事情に鑑みると、被告会社と原告とは、本件譲渡契約書により本件譲渡契約を締結したことが認められる。イ被告らの主張についてこれに対し、被告らは、Bold 社から社内手続を進めるための稟議用資料である との説明を受けて本件譲渡契約書に署名・押印したに過ぎず、これにより契約が締結されたことにはならないと主張し、これを裏付ける証拠として、2020 年（令和2 年）8 月26 日付け「意向表明書」（乙37。以下「本件表明書」という。）の記載を指摘する。本件表明書は、上記認定に係るM&A 交渉が行われていた令和2 年8 月26 日、 Bold 社の代表者と同一人である株式会社WisdomInvestment の代表者が被告会社に宛てて差し入れたものである。 、これにより契約が締結されたことにはならないと主張し、これを裏付ける証拠として、2020 年（令和2 年）8 月26 日付け「意向表明書」（乙37。以下「本件表明書」という。）の記載を指摘する。本件表明書は、上記認定に係るM&A 交渉が行われていた令和2 年8 月26 日、 Bold 社の代表者と同一人である株式会社WisdomInvestment の代表者が被告会社に宛てて差し入れたものである。これには、被告会社が保有を予定しているNCK 社の発行済み普通株式数のうち33.4％に相当する株式全株を総額5000 万円で被告会社から買い取る意向を有していること、ただし、NCK 社の他の株主からも株式買取りを行う意向であるところ、買取可能な株式の合計が66.7％に満 たない場合には全ての買取りを行わず、被告会社からの買取りも行わないものとすること、同年9 月中の取引実行を目指すことなどが記載されると共に、末尾に、「本書面は現時点での当社の意向を表明するものであり、何ら法的拘束力を有するものではありません。」と記載されている。しかし、本件表明書及び本件譲渡契約書の作成日付が近接していることを考慮 しても、本件表明書のこれらの記載をもって、本件譲渡契約書が正式に締結され た契約の裏付け書面としてではなく稟議用資料として作成さ 件譲渡契約書の作成日付が近接していることを考慮 しても、本件表明書のこれらの記載をもって、本件譲渡契約書が正式に締結され た契約の裏付け書面としてではなく稟議用資料として作成されたに過ぎないものと理解することは必ずしもできない。加えて、本件譲渡契約書作成後、同契約書に基づく契約（本件譲渡契約）の成立を前提とするものと理解される関係者間合意書が作成され、同合意書の内容をなす他の文書も順次作成されたというM&A 交渉及び各種文書作成の経緯を考え ると、本件譲渡契約書をもって稟議用資料と理解することはできない。また、先行関連訴訟における被告Ａの主張とも矛盾する。したがって、この点に関する被告らの主張は採用できない。2 本件専用使用権設定に係る不法行為の成否（争点2）について(1) 責任原因 被告会社のステップ社に対する本件専用使用権の設定については、当事者間に争いがない。また、証拠（甲14、15）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件専用使用権の登録を完了させたステップ社から本件商標の使用中止を求められ、令和4 年12月頃、これに応じて本件商標の使用を中止したことが認められる。 る被告らの主張は採用できない。2 本件専用使用権設定に係る不法行為の成否（争点2）について(1) 責任原因 被告会社のステップ社に対する本件専用使用権の設定については、当事者間に争いがない。また、証拠（甲14、15）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件専用使用権の登録を完了させたステップ社から本件商標の使用中止を求められ、令和4 年12月頃、これに応じて本件商標の使用を中止したことが認められる。本件商標権の移転登録手続は未了であるため、被告会社から原告に対する本件商標権の移転の効力は生じていないものの（商標法35 条、特許法98 条1 項1号）、本件譲渡契約に基づき、被告会社は、原告の許可なく本件商標権を自ら行使することはできない。にもかかわらず、被告会社がステップ社に対して本件専用使用権を設定し、その結果として原告に本件商標の使用の中止をさせたことは、 故意により原告の本件譲渡契約に基づく本件商標の使用権を侵害し、その業務を妨害する不法行為といえる。また、被告Ａは、被告会社の代 その結果として原告に本件商標の使用の中止をさせたことは、 故意により原告の本件譲渡契約に基づく本件商標の使用権を侵害し、その業務を妨害する不法行為といえる。また、被告Ａは、被告会社の代表取締役として被告会社を代表し、先に本件譲渡契約を締結しながら、その後に本件専用使用権を設定したのであるから、その職務を行うについて悪意があったといえる。このため、被告Ａは、これによって 第三者である原告に生じた損害を賠償する責任を負う（会社法429 条1 項）。(2) 損害ア弁論の全趣旨によれば、被告会社は、ステップ社に対する2000 万円の貸金債務の弁済に代えて本件専用使用権を設定したと認められるから、本件専用使用権の設定により2000 万円の利益を得たといえる。そうすると、原告は、本件専用使用権の設定により本件商標の使用権を侵害され、本件商標の自己使用又は 第三者に対する使用許諾ができなくなったことによって、少なくとも1125 万円の損害を被ったと認めるのが相当である。イまた、本件事案の性質・内容、本件訴訟に至る経過、本件審理の経過等諸般の事情に鑑みれば、本件訴訟に係る弁護士費用のうち、不法行為と相当因果関係のある損害を110 万円と認めるのが相当である。ウしたがって、本件専用使用権設定に係る不法行為により原告が受けた損害は、1235 万円と認められる。 者に対する使用許諾ができなくなったことによって、少なくとも1125 万円の損害を被ったと認めるのが相当である。イまた、本件事案の性質・内容、本件訴訟に至る経過、本件審理の経過等諸般の事情に鑑みれば、本件訴訟に係る弁護士費用のうち、不法行為と相当因果関係のある損害を110 万円と認めるのが相当である。ウしたがって、本件専用使用権設定に係る不法行為により原告が受けた損害は、1235 万円と認められる。これに反する被告らの主張は採用できない。3 本件ライセンス契約終了に係る不法行為の成否（争点3）について(1) 前提事実のほか、当事者間に争いのない事実、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。ア本件譲渡契約の締結以前において、本件製品の海外販売を担う原告は、被告会社から本件製品に係る海外の商標権等に いのない事実、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。ア本件譲渡契約の締結以前において、本件製品の海外販売を担う原告は、被告会社から本件製品に係る海外の商標権等について通常使用権の設定を受けていた。その一環として、原告は、平成27 年1 月1 日、DUON 社との間で、韓国における本件製品の製造及び販売並びにブランド使用の独占権を設定する本件ライセンス契約を締結し、以降、同契約に基づき、ロイヤリティの支払を受けて きた。同契約の期間は5 年間であるが、契約終了の意思表示がされない限り、2年間自動的に延長されることとされていた（本件ライセンス契約の契約書10 条）。また、原告とDUON 社は、令和4 年1 月分の支払以降、3 か月当たりのロイヤリティを1350 万ウォンとすることで合意していた。（甲17～19、21）イ被告会社は、DUON 社に対し、令和4 年9 月1 日頃、原告は本件ライセ ンス契約によりDUON 社に使用許諾していた商標権を有しておらず、本件ライ センス契約が無効であること、その商標の商標権者は被告会社であり、被告会社との間で契約を締結すれば同商標を引き続き使用できることを伝えた。これを受けて、DUON 社は、令和5 年4 月、原告に対し、令和4 年7 月～同年9 月分のロイヤリティの支払をもって本件ライセンス契約を終了する旨を通知した。原告はDUON 社から、同年10 月分以降のロイヤリティの支払を受けていな い。（以上につき、甲10、18）ウ本件ライセンス契約に基づく令和4 年10 月～同年12 月分のロイヤリティは145 万3196 円、令和5 年1 月～同年3 月分は146 万3059 円（いずれも原告のDUON 社に対する請求書 年7 月～同年9 月分のロイヤリティの支払をもって本件ライセンス契約を終了する旨を通知した。原告はDUON 社から、同年10 月分以降のロイヤリティの支払を受けていな い。（以上につき、甲10、18）ウ本件ライセンス契約に基づく令和4 年10 月～同年12 月分のロイヤリティは145 万3196 円、令和5 年1 月～同年3 月分は146 万3059 円（いずれも原告のDUON 社に対する請求書 本件ライセンス契約に基づく令和4 年10 月～同年12 月分のロイヤリティは145 万3196 円、令和5 年1 月～同年3 月分は146 万3059 円（いずれも原告のDUON 社に対する請求書発行時の為替相場による日本円換算）となる。（甲 19～22）(2) 責任原因前記のとおり、本件譲渡契約に基づき、被告会社は、原告の許可なく原告に譲渡した商標権を自ら行使することはできない。にもかかわらず、被告会社がDUON 社に対し、原告は本件ライセンス契約により原告が使用を許諾した商標 の商標権者ではなく、本件ライセンス契約は無効であるから、同商標に係る商標権者である被告会社との間でライセンス契約を結ぶよう働きかけ、DUON 社をして本件ライセンス契約を終了させた（なお、弁論の全趣旨によれば、原告は、DUON 社からの本件ライセンス契約終了との通知を受け、同契約が終了したものと考えていることがうかがわれる。）。これは、故意により原告の本件ライセン ス契約に基づく権利を侵害する不法行為といえる。また、被告Ａは、被告会社の代表取締役として被告会社を代表し、先に本件譲渡契約を締結しながら、その後に上記行為に及んだのであるから、その職務を行うについて悪意があったといえる。このため、被告Ａは、これによって第三者である原告に生じた損害を賠償する責任を負う。これに反する被告らの主張は採用できない。(3) 損害ア前記のとおり、原告は本件ライセンス契約に基づく権利を侵害されたことによって、DUON 社から令和4 年10 月分以降のロイヤリティの支払を受けていない。そうすると、この支払を得られないロイヤリティ相当額が原告の損害となるといえる。具体的には、本件ライセンス契約の期間や延長の経過に加 社から令和4 年10 月分以降のロイヤリティの支払を受けていない。そうすると、この支払を得られないロイヤリティ相当額が原告の損害となるといえる。 センス契約に基づく権利を侵害されたことによって、DUON 社から令和4 年10 月分以降のロイヤリティの支払を受けていない。そうすると、この支払を得られないロイヤリティ相当額が原告の損害となるといえる。具体的には、本件ライセンス契約の期間や延長の経過に加 社から令和4 年10 月分以降のロイヤリティの支払を受けていない。そうすると、この支払を得られないロイヤリティ相当額が原告の損害となるといえる。具体的には、本件ライセンス契約の期間や延長の経過に加え、DUON 社自身、「御社が“アドグリーンコート”の商標権を獲得することになりましたら、新しい契約等協議することができると思います」とし（甲18）、原告と被告会社との紛争に係る商標を使用する意向そのものは継続して保持しているとみられることなどを踏まえると、少なくとも令和4 年10 月～令和6 年3 月分までのロイヤリティ相当額については、不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが 相当である。その額については、令和4 年10 月～令和5 年3 月分は合計291 万6255 円である（前記(1)ウ）。同年4 月分～令和6 年3 月分についても、少なくとも同水準のロイヤリティ相当額を損害額とみるのが相当であるから、561 万7674 円（=1350 万ウォン/1 四半期×4 回。本件訴え提起の前日の為替相場による日本円 換算。甲23）と認められる。したがって、原告のロイヤリティ相当額の損害額は、合計853 万3929 円となる。イまた、本件事案の性質・内容、本件訴訟に至る経過、本件審理の経過等諸般の事情に鑑みれば、本件訴訟に係る弁護士費用のうち、不法行為と相当因果関係のある損害を85 万円と認めるのが相当である。ウしたがって、本件ライセンス契約終了に係る不法行為により原告が受けた損害は、938 万3929 円と認められる。これに反する被告らの主張は採用できない。4 まとめ以上より、原告は、被告らに対し、以下の請求権を有する。(1) 被告会社に対して ア本件譲渡契約 認められる。これに反する被告らの主張は採用できない。4 まとめ以上より、原告は、被告らに対し、以下の請求権を有する。(1) 被告会社に対して ア本件譲渡契約に基づく、本件商標権の移転登録手続請求権イ本件譲渡契約に基づく、被告会社の持分2 分の1 に係る本件特許権の移転登録手続請求権(2) 被告らに対してア本件専用使用権設定に係る不法行為（被告会社につき民法709 条、被告Ａ して ア本件譲渡契約 認められる。これに反する被告らの主張は採用できない。4 まとめ以上より、原告は、被告らに対し、以下の請求権を有する。(1) 被告会社に対して ア本件譲渡契約に基づく、本件商標権の移転登録手続請求権イ本件譲渡契約に基づく、被告会社の持分2 分の1 に係る本件特許権の移転登録手続請求権(2) 被告らに対してア本件専用使用権設定に係る不法行為（被告会社につき民法709 条、被告Ａ につき会社法429 条1 項）に基づく、1235 万円の損害賠償請求権及びこれに対する令和5 年6 月13 日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年3％の割合による遅延損害金請求権（被告らの連帯支払）イ本件ライセンス契約終了に係る不法行為（被告会社につき民法709 条、被告Ａにつき会社法429 条1 項）に基づく、938 万3929 円の損害賠償請求権及び これに対する令和5 年6 月13 日から支払済みまで民法所定の年3％の割合による遅延損害金請求権（被告らの連帯支払）第4 結論よって、原告の請求はいずれも理由があるからこれらをいずれも認容することとして、主文のとおり判決する。東京地方裁判所民事第47 部 裁判長裁判官 杉浦正樹 裁判官 小口五大 裁判官 小口五大 裁判官 久野雄平 （別紙）商標権目録 1 登録番号第5034457 号出願日平成18 年4 月27 日 登録日平成19 年3 月23 日商標Adgreencoat（標準文字）商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第2 類塗料，染料，顔料，印刷インキ，絵の具，防錆グリース，塗装 用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉 2 登録番号第4918776 号出願日平成17 年4 月13 日 登録日平成18 年1 月6 日商標 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第2 類塗料，染料，顔料，印刷インキ，絵の具，防錆グリース，塗装 用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉，塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉以上 （別紙）特許権目録 特許番号特許第5079497 号発明の名称熱遮蔽塗料 出願番号特願2007-510596 号出願日平成18 年3 月31 日登録日平成24 年9 月7 日以上 登録日平成24年9月7日以上

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