平成１１年（行ケ）第４３６号審決取消請求事件（平成１３年３月７日口頭弁論終結）判決原告豊田合成株式会社代表者代表取締役 【Ａ】原告 【Ｂ】原告 【Ｃ】３名訴訟代理人弁護士大場正成同尾崎英男同嶋末和秀同黒田健二同弁理士樋口武尚同平田忠雄被告日亜化学工業株式会社代表者代表取締役 【Ｄ】訴訟代理人弁護士品川澄雄同山上和則同吉利靖雄同弁理士豊栖康弘同青山葆同河宮治同石井久夫同北原康廣同豊栖康司 石井久夫同北原康廣同豊栖康司 主文 特許庁が平成１０年審判第３５５５６号事件について平成１１年１０月２６日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第１ 当事者の求めた裁判 １ 原告ら主文と同旨 ２ 被告原告らの請求を棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 第２ 当事者間に争いのない事実 １ 特許庁における手続の経緯(1) 原告らは、名称を「窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」とする発明（特許第２７３７０５３号、平成２年１２月２６日出願の特願平２－４１４８４３号（以下「原出願」という。）を平成８年１２月２６日に分割した出願（特願平８－３５８９８８号）、平成１０年１月１６日設定登録、以下「本件発明」という。）の特許権者である。被告は、平成１０年１１月９日、本件特許につき無効審判の請求をし、平成１０年審判第３５５５６号事件として特許庁に係属したところ、原告らは、平成１１年３月９日、本件出願の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）の訂正（以下「本件訂正」という。）を請求した。 (2) 特許庁は、上記事件につき審理した結果、平成１１年１０月２６日、「特許第２７３７０５３号発明の請求項第１項ないし第５項に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をし、その謄本は、同年１２月２日、原告らに送達された。 ２ 本件明細書の特許請求の範囲の記載（以下、【請求項１】～【請求項５】に係る本件発明を「本件発明１～５」と の特許を無効とする。」との審決をし、その謄本は、同年１２月２日、原告らに送達された。 ２ 本件明細書の特許請求の範囲の記載（以下、【請求項１】～【請求項５】に係る本件発明を「本件発明１～５」という。）(1) 本件訂正前のもの【請求項１】禁制帯幅の比較的小さな半導体から成る発光層を挟むようにその両側に各々禁制帯幅の大きなｎ型半導体層及びｐ型半導体層を接合した窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、基板と、前記基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層と、前記緩衝層上に形成され、シリコン(Si)をドープした窒化ガリウム系化合物半導体から成るｎ型半導体層と、前記ｎ型半導体層の上に形成されたノンドープの窒化ガリウム系化合物半導体から成る発光層と、前記発光層の上に形成され、マグネシウム（Mg）をドープし、低抵抗化処理した窒化ガリウム系化合物半導体から成るｐ型半導体層とを有することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。 【請求項２】前記緩衝層は３族窒化物半導体から成ることを特徴とする請求項１に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。 【請求項３】前記ｎ型半導体層、前記ｐ型半導体層、前記発光層は((AlｘGa１－ｘ)ｙIn１－ｙＮ：０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１)からから成ることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。 【請求項４】サファイア、Si、6H-SiＣ又はGaＮから成る基板を有することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。 【請求項５】前記ｎ型半導体層又は前 、Si、6H-SiＣ又はGaＮから成る基板を有することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。 【請求項５】前記ｎ型半導体層又は前記ｐ型半導体層とそれぞれの電極との間に高キャリア濃度の層を設けたことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。 (2) 本件訂正に係るもの（以下、この発明を「訂正発明」といい、【請求項１】～【請求項３】に係る訂正発明を「訂正発明１～３」という。）【請求項１】禁制帯幅の比較的小さな半導体から成る発光層を挟むようにその両側に各々禁制帯幅の大きなｎ型半導体層及びｐ型半導体層を接合した窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、サファイア基板と、前記基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層と、前記緩衝層上に形成され、シリコン(Si)をドープした窒化ガリウム系化合物半導体((AlｘGa１－ｘ)ｙIn１－ｙＮ：０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１)から成るｎ型半導体層と、前記ｎ型半導体層の上に形成されたノンドープの窒化ガリウム系化合物半導体((Alｘ'Ga１－ｘ')ｙ'In１－ｙ'Ｎ：０≦x'≦１、０≦y'≦１)から成る発光層と、前記発光層の上に形成され、マグネシウム（Mg）をドープし、ｐ型化処理した窒化ガリウム系化合物半導体((Alｘ"Ga１－ｘ")ｙ"In１－ｙ"Ｎ：０≦x"≦１、０≦y"≦１)から成るｐ型半導体層とを有することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。 【請求項２】前記緩衝層は３族窒化物半導体から成ることを特徴とする請求項１に記載の窒化 成るｐ型半導体層とを有することを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。 【請求項２】前記緩衝層は３族窒化物半導体から成ることを特徴とする請求項１に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。 【請求項３】前記ｎ型半導体層又は前記ｐ型半導体層とそれぞれの電極との間に高キャリア濃度の層を設けたことを特徴とする請求項１乃至請求項２のいずれか１項に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。 ３ 審決の理由審決の理由は、別添審決書写し記載のとおり、訂正発明１～３の「サファイア基板上にｎ型半導体層((AlｘGa１－ｘ)ｙIn１－ｙＮ：０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１)の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」（以下「低温形成緩衝層」という。）という事項が原出願の願書に添付された明細書（以下「原明細書」という。）に記載されておらず、訂正発明１～３に係る特許出願は、原明細書に記載された２以上の発明を分割した新たな特許出願とは認められず、訂正発明１～３に係る特許出願は、その願書が提出された平成８年１２月２６日に出願されたものであるところ、その出願当時、低温形成緩衝層は当業者に周知であって、訂正発明１～３は、特開平４－２４２９８５号公報（原出願の公開公報）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条２項により、特許出願の際独立して特許を受けることができないから、同法１３４条５項において準用する同法１２６条４項によって本件訂正は認められず、本件発明の要旨は、本件訂正前の本件明細書の特許請求の範囲に記載されたものと認められるとした上、本件訂正前の本件発明１～５に係る特許出願は、訂正発明１～３と同様の理由により、その願書が提出された平成８年１２月２６日に出願されたもの 件明細書の特許請求の範囲に記載されたものと認められるとした上、本件訂正前の本件発明１～５に係る特許出願は、訂正発明１～３と同様の理由により、その願書が提出された平成８年１２月２６日に出願されたものであるから、その出願当時、低温形成緩衝層は当業者に周知であって、本件訂正前の本件発明１～５は、特開平４－２４２９８５号公報（原出願の公開公報）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法２９条２項に違反して特許されたものであるとして、同法１２３条１項２号により、無効とされるべきものであるというものである。 第３ 原告ら主張の審決取消事由 １ 審決は、訂正発明１～３の低温形成緩衝層が原明細書及びその図面に記載されているものとすることができないとの誤った認定判断をしたため（取消事由）、本件分割出願は不適法であるとし、その結果、訂正発明１～３に係る特許出願の出願日の認定を誤り、ひいては、訂正発明１～３が特開平４－２４２９８５号公報（原出願の公開公報）に記載された発明及び当業者に周知な低温形成緩衝層の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとの誤った判断をしたものであり、取消しを免れない。 ２ 取消事由（原明細書の記載に係る認定判断の誤り）(1) 低温形成緩衝層審決は、「訂正発明１～３の”サファイア基板上にｎ型半導体層((AlｘGa１－ｘ)ｙIn１－ｙＮ：０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１)の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層”という事項は、原出願当初明細書及び図面に記載されていることとすることができず」（審決書１９頁１２行目～１７行目）と認定判断するが、誤りである。 すなわち、審決は、原明細書に「”サファイアという特定の基板に、Siドープｎ型GaAlＮ層という特定組成のｎ層の1040℃ 」（審決書１９頁１２行目～１７行目）と認定判断するが、誤りである。 すなわち、審決は、原明細書に「”サファイアという特定の基板に、Siドープｎ型GaAlＮ層という特定組成のｎ層の1040℃という特定の成長温度よりも低い約600℃という特定温度でAlＮ層という特定組成の層を含む緩衡層を形成することが望ましい”ということが記載されているに等しい」（同１８頁１７行目～１９頁２行目）として、特定の実施例が原明細書に記載されていることを認めながら、訂正発明１～３の構成は記載されていないと判断したものであり、誤りである。 GaＮ系半導体の緩衝層の技術は、サファイア基板とその上に積層するGaＮ系半導体結晶の間の格子定数や熱膨張係数の差がGaＮ系半導体の良好な結晶成長性を阻害していることを認識し、それを克服するためにサファイア基板とGaＮ系半導体との間に格子定数や熱膨張係数の差を緩和する緩衝層を介在させることであり、その場合、緩衝層は低温で形成することを内容とする。すなわち、低温形成緩衝層の技術は、サファイアとGaＮ系半導体の格子定数や熱膨張係数の差を、その間に介在させる層によって緩和するという技術思想に基づいて、当業者が材料組成を適宜選択し得る技術であって、原明細書に記載された特定の材料組成において使用し得るならば、他の材料組成で適用の可能性が予想されないような技術ではない。このような、緩衝層を使用したGaＮ系半導体の結晶成長技術は、サファイア基板上にGaＮ系半導体の発光素子を形成する上で不可欠の技術であり、原出願当時、当業者にとって周知慣用の技術となっていたから、このような技術水準の下では、原明細書に具体的な一つの実施例が記載されていれば、訂正発明１～３の低温形成緩衝層について十分な開示があったといえる。 (2) 低温形成緩衝層 の技術となっていたから、このような技術水準の下では、原明細書に具体的な一つの実施例が記載されていれば、訂正発明１～３の低温形成緩衝層について十分な開示があったといえる。 (2) 低温形成緩衝層の目的及び作用効果審決は、「”基板上にｎ型半導体層((AlｘGa１－ｘ)ｙIn１－ｙＮ：０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１)の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層”を有することによる訂正発明１～３の目的及び作用効果は、・・・原出願当初明細書に記載も示唆もされておらず、当業者に周知又は自明のことでもない。」（審決書１９頁３行目～１１行目）と認定するが、誤りである。 「緩衝層」という言葉自体が、半導体層をサファイア基板上に形成する上での緩衝作用を行う層であることを表現しており、「緩衝層」の目的及び作用効果は、原明細書に示唆されている。 また、緩衝層は、発光に関与する半導体層の良好な結晶成長のために、サファイア基板と発光に関与するGaＮ系半導体層との間の緩衝となる機能を果たす層である。すなわち、サファイアとGaＮ系半導体では結晶の格子定数が大きく異なり、また、熱膨張係数も異なるので、両者を直接積層するのではなく、間にクッションとして緩衝層を介在させるというのが、緩衝層の作用効果である。緩衝層を使用したGaＮ系半導体の結晶成長技術は、サファイア基板上にGaＮ系半導体の発光素子を形成する上で不可欠の技術であり、原出願当時、当業者にとって周知慣用の技術となっていたから、その目的及び作用効果も、当業者に周知であった。 (3) 発明の非特徴的部分訂正発明１～３は、ｎ型半導体層、ノンドープ発光層及びｐ型半導体層の組合せであるダブルヘテロ構造を有するGaＮ系化合物半導体発光素子の構成に係り、その特徴的部分は、新規で実用的なダブルヘテロ構 訂正発明１～３は、ｎ型半導体層、ノンドープ発光層及びｐ型半導体層の組合せであるダブルヘテロ構造を有するGaＮ系化合物半導体発光素子の構成に係り、その特徴的部分は、新規で実用的なダブルヘテロ構造の層構成にある。緩衝層は、訂正発明１～３の発光素子を構成する半導体結晶を良好に作成するための手段として発光素子の製造工程で意味をもつ層であり、発光素子の構成要素として機能する層ではないから、本件発明の特徴的部分ではない。発明の特徴的部分ではない構成を実施例の上位概念で表現することは、特許出願実務において一般的に認められていることであり、発明の十分な保護のために認められるべきものである。 第４ 被告の反論 １ 審決の認定判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がない。 ２ 取消事由（原明細書の記載に係る認定判断の誤り）について(1) 低温形成緩衝層の構成原明細書に記載された緩衝層は、AlＮ層という材料組成を特定した層を含む緩衝層であって、材料組成を特定しない「低温形成緩衝層」という包括的、抽象的な概念は、原明細書には記載されておらず、材料組成を特定しない緩衝層の堆積温度とｎ型半導体層の成長との関連についても、原明細書に記載されていない。審決は、「低温形成緩衝層」が材料組成を特定しない緩衝層を意味し、このような低温形成緩衝層は原明細書に記載されていないと判断したのであり、誤りはない。 原告は、原明細書に具体的な一つの実施例が記載されている旨主張するが、この実施例は、上記のとおり、材料組成を特定した層を含む緩衝層に係るものであるから、その特定のない上位概念である緩衝層について原明細書に記載があるということはできない。 原出願当時、AlＮの低温形成緩衝層は周知であったが、AlＮに限定されない包括的な低温形成緩衝層は周知 、その特定のない上位概念である緩衝層について原明細書に記載があるということはできない。 原出願当時、AlＮの低温形成緩衝層は周知であったが、AlＮに限定されない包括的な低温形成緩衝層は周知ではなく、サファイア基板上のGaＮ系半導体の成長には、専らAlＮ低温形成緩衝層が使用され、AlＮ以外の低温形成緩衝層が使用された例はなかった。これは、当業者が、サファイア基板上の良質なGaＮ半導体結晶の成長には、AlＮという特定組成の緩衝層が必要であるとの認識をもっていたからである。 (2) 低温形成緩衝層の目的及び作用効果原明細書には、サファイアを基板とする場合には少なくとも低温（例えば約600℃）で堆積したAlＮ薄膜を含む層を緩衝層とするのが望ましいとの記載はあるものの、サファイア基板上にｎ型半導体層AlGaInＮの成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層一般については記載がないし、AlＮというように材料組成を特定しない低温形成緩衝層の目的及び作用効果が当業者に周知又は自明のことではなかった。しかも、原明細書の記載及び甲号各証を参照しても、サファイア基板上にｎ型半導体層AlGaInＮの成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層の効果や、同緩衝層を構成要件とする発光素子の効果について記載も示唆もなく、当業者に周知又は自明ではなかった。 原明細書は、本件発明の課題について、ｐ型層の作製に言及するだけで、低温形成緩衝層とｐ型半導体層との関係又は低温形成緩衝層とそれを含む本件発明との関係については記載も示唆もない。原明細書における本件発明の作用効果についての記載は、ｐ型導電性を示す層の製作が可能となった素子及び素子のダブルヘテロ構造による効果に言及するだけで、低温形成緩衝層とそれを含む発明との関係については記載も示唆もない。 の作用効果についての記載は、ｐ型導電性を示す層の製作が可能となった素子及び素子のダブルヘテロ構造による効果に言及するだけで、低温形成緩衝層とそれを含む発明との関係については記載も示唆もない。 (3) 発明の非特徴的部分原告は、審査の経過において、本件発明の低温形成緩衝層が本件発明の特徴的部分であるとして進歩性の主張をしたのであるから、本件訴訟において、これが非特徴的部分であるとの主張をすることは、禁反言の原則に照らし許されない。 第５ 当裁判所の判断 １ 取消事由（原明細書の記載に係る認定判断の誤り）について(1) 低温形成緩衝層の構成原明細書（甲第４号証）には、「【００１９】サファイアを基板とする場合には少なくとも低温（例えば約600℃）で堆積したAlＮ薄膜を含む層を緩衝層とするのが望ましい」（３欄３４行目～３６行目）、「【００４２】次に、サファイア基板１の温度を600℃程度まで降温し、・・・サファイア基板１上に50nm程度の膜厚を持つAlＮ層２を形成する。次に、・・・基板温度を1040℃まで上げ、・・・Siドープｎ型GaAlＮ層３（ｎ層）を成長する。」（６欄１０行目～１６行目）と記載され、これによれば、低温（例えば約600℃）で堆積したAlＮ薄膜の単層又は同AlＮ薄膜の層を含む多層を緩衝層とすること、AlＮ薄膜の形成温度は約600℃であり、ｎ型GaAlＮ層の形成温度は1040℃であることが記載されていることになるから、原明細書には、サファイア基板上にｎ型半導体層GaAlＮの成長温度よりも低い温度で形成されたAlＮ緩衝層が記載されていることが明らかである。 次に、下記の各証拠には、それぞれ下記の記載のあることが認められる。 ア 【Ｅ】外「MOVPEによるAlGaＮ/α-Al２Ｏ３ヘテロ されたAlＮ緩衝層が記載されていることが明らかである。 次に、下記の各証拠には、それぞれ下記の記載のあることが認められる。 ア 【Ｅ】外「MOVPEによるAlGaＮ/α-Al２Ｏ３ヘテロエピタキシーにおけるAlＮバッファ層の効果」日本結晶成長学会誌１９８６年（甲第１２号証）「AlｘGa１－ｘＮとα-Al２Ｏ３との大きな格子定数差（サファイヤ(0001)面において11.7～13.8％）および熱膨張係数差（８～28％）のために良質のエピタキシャル膜を得ることは難しい．この問題点を克服する一つの方法は成長層と基板との間にバッファ層を導入することである．・・・ここでは、AlｘGa１－ｘＮ(０≦ｘ≦0.4)/α-Al２Ｏ３系のヘテロエピタキシーにおいて、低温成長させたAlＮバッファ層を介することにより、AlｘGa１－ｘＮ膜の結晶性が著しく改善されることを示す．」（２１８頁右欄６行目～２１行目）イ 【Ｂ】外「GaAlＮの結晶成長と光電物性」社団法人電気学会１９８７年８月１９日（甲第１３号証）「本報告ではGa１－ｘAlｘＮ(０≦ｘ≦0.4)/α-Al２Ｏ３系のヘテロエピタキシーにおいて、低温成長させたAlＮバッファ層を介することにより、成長層の結晶性が改善されることを示す。」（５１頁１１行目～１３行目）「AlＮバッファ層は600～950℃で、GaＮおよびGa１－ｘAlｘＮは950～1050℃で成長させた。」（同２４行目～２５行目）「図３(a)と図４(a)に示すように、作製条件によって２種類のAlＮバッファ層が現れることがわかった。図３(a)は、AlＮバッファ層を940℃で72秒間成長させたものであり、表面にはｃ軸に配向した６角形の粒状結晶（以下、形態Ａと呼ぶ）と全面を薄く覆っている多結晶 バッファ層が現れることがわかった。図３(a)は、AlＮバッファ層を940℃で72秒間成長させたものであり、表面にはｃ軸に配向した６角形の粒状結晶（以下、形態Ａと呼ぶ）と全面を薄く覆っている多結晶状の層（以下、形態Ｂと呼ぶ）が見られる。これらの断面を図５(a)のバッファ層の説明図に示す。このように形態のＡとＢとを有するバッファ層をtypeＩとする。形態Ａは・・・単結晶粒子であることが確かめられた。また、・・・形態ＡはGaＮであること、・・・形態ＢはAlＮ膜であることが示唆された。このように成長初期にGaＮの粒状結晶がサファイヤ表面に形成される理由として、Ga化合物がMOVPE装置の配管に残留し、それが成長初期に基板上でＮＨ３と反応しGaＮを形成したと考えられる。他方、配管に残留したGa化合物を取り除くために、配管類の洗浄に注意しかつ成長前に配管系の真空引きを入念に行った場合には、図４(a)に示すように、バッファ層はAlＮだけからなる非常に平坦な層になった。」（５２頁２０行目～５３頁３０行目）ウ 【Ｆ】外「MOVPE法によるサファイア基板上へのGaＮ結晶成長におけるバッファ層の効果」日本結晶成長学会誌１９８８年（甲第１４号証）「GaＮとサファイヤとの間には大きな格子定数差（13.8％）および熱膨係数差（25.5％）があるために良質のエピタキシャル成長層を得ることは困難であった．この問題点を克服する方法として，【Ｇ】らはＭＢＥ法において成長層と基板との間にAlＮ単結晶の中間層を導入することにより，GaＮ膜の表面平坦性および電気的特性などを向上させることができた・・・われわれは，MOVPE法において成長層と基板との間にエピタキシャル温度よりも低い温度で単結晶でないバッファ層を堆積させることを提案した．すなわち，バッファ層とし 性などを向上させることができた・・・われわれは，MOVPE法において成長層と基板との間にエピタキシャル温度よりも低い温度で単結晶でないバッファ層を堆積させることを提案した．すなわち，バッファ層としてAlＮを用いこれを通常のエピタキシャル温度（～1200℃）よりも低い温度で堆積させその上にGaＮ膜を成長させることにより，GaＮ膜の結晶学的特性のみならず光学的特性，さらに電気的特性も従来のどの方法よりも改善されることを見いだし」（３３４頁右欄１４行目～３３５頁左欄８行目）「今後，格子不整合の大きいヘテロエピタキシャル成長において，GaＮも含めたバッファ層の役割を原子レベルで明らかにしていきたい．」（３４２頁左欄２７行目～３０行目）エ 【Ｈ】「格子定数が大きく異なる基板上へのヘテロエピタキシー」応用物理Vol.55,No.11（１９８６年、甲第１６号証）「本稿では，このうち，成長の第一段階で基板上に低温でnm程度のごく薄いバッファ層をつけ，その上に高温で通常のエピタキシャル成長を行わせる二段階成長法を取り上げ，ZnＯ/サファイア，SiＣ/Si，Si/サファイア，GaAs/Si系につき，その成長の様子を概観する．」（１０６９頁前文３行目～６行目）オ特開昭６２－２１９６１４号公報（甲第１８号証）「InＰ基板の表面をエッチングあるいは熱処理により清浄にし、しかる後、InＰ基板を反応管中で加熱し、約400℃になったところで、AsＨ３とGa(ＣＨ３)３とを流してGaAsを100Å厚さに成長させる。この場合、成長したGaAs層は完全な単結晶でも多結晶でもない成長層が得られる。この後、・・・600℃～700℃まで加熱して、再びGa(ＣＨ３)３を反応系に導入して同一装置内でGaAsを約４μｍ厚さに成長させる したGaAs層は完全な単結晶でも多結晶でもない成長層が得られる。この後、・・・600℃～700℃まで加熱して、再びGa(ＣＨ３)３を反応系に導入して同一装置内でGaAsを約４μｍ厚さに成長させる。この方法により、低温で成長したGaAs層は有効なバッファ層となって高品質のGaAs層をInＰ基板上に成長させることができる。」（２頁左下欄１５行目～右下欄７行目）「化合物半導体の基板、あるいは格子定数の異なる化合物半導体の成長層として、InＰ、GaAsについて述べたが、他の２元化合物半導体、及び３元、４元の化合物半導体の成長についてもそれぞれの物質によって温度はそれぞれ異なるが、本発明による成長法により、格子定数の異なる化合物半導体基板上に高品質のエピタキシャル成長層を得ることができる。また、低温で成長した化合物半導体薄膜上に同種の化合物半導体のみでなく、その格子定数に近い他の化合物半導体を成長させることも可能である。この場合は、その成長させる化合物半導体に適した成長温度にすればよい。」（３頁左上欄６行目～１８行目）カ特開昭６３－２３９９２２号公報（甲第１９号証）「結晶基板と、その上に成長される化合物半導体層との間に、超格子層と低温下で成長された化合物半導体層が、バッファ層として形成されていることを特徴とするエピタキシャル成長結晶体」（１頁左下欄５行目～８行目）「この発明はそれに限定されず、・・・サファイア等絶縁体の結晶基板上にGaAs層を成長させたり、あるいは、GaAs以外の化合物半導体をエピタキシャル成長させる場合に適用することができる。」（４頁右下欄９行目～１４行目）キ 【Ｂ】外「高エネルギーギャップ半導体の結晶成長と光学的性質に関する研究」文部省重点領域研究昭和６２年度研究成果報告書（ 長させる場合に適用することができる。」（４頁右下欄９行目～１４行目）キ 【Ｂ】外「高エネルギーギャップ半導体の結晶成長と光学的性質に関する研究」文部省重点領域研究昭和６２年度研究成果報告書（甲第２２号証）「AlｘGa１－ｘＮ/α-Al２Ｏ３のMOVPE・・・バッファー層の効果エピタキシャル層と基板との大きな格子定数差の影響を小さくするために、低温(800－900℃)で成長させた膜厚500－1000ÅのAlＮバッファ層が非常に有効であることを見いだした。バッファ層としては（Ｉ）なんらかの形でＧａＮを含む多結晶構造であるもの、または（II）AlＮだけからなる非常に平坦で50-200Å程度の微粒子よりなるものが得られた。」（１０７頁７行目～１６行目）ク特開昭５２－２３６００号公報（甲第２８号証）「本発明はGaＮ結晶成長における上述の問題点を解決し、電気特性が良い均質な膜状GaＮ結晶を得る方法である。この問題点は構成原子、格子定数の異なるサファイア上にGaＮをヘテロ・エピタキシャル成長させることに起因する。」（２頁左上欄２行目～６行目）「サファイア１上にまず、・・・条件1000℃以下の温度、望ましくは、800℃～1000℃においてGaＮを・・・成長させこれを第１層２とする。つぎに基板温度を1000℃を超える範囲、望ましくは1050℃～1150℃の範囲に上昇させ、電気特性の良い結晶が得られる条件でGaＮの第２層３を第１層上にあらためて成長させる」（２頁左上欄７行目～１５行目）ケ特開昭６０－１７３８２９号公報（甲第２９号証）「基板温度を300～450℃とし、・・・GaＮバッファ層をサファイアＣ面上に形成した。・・・次に、・・・基板１を誘導加熱法により800～1000℃に加熱し、・ ２９号公報（甲第２９号証）「基板温度を300～450℃とし、・・・GaＮバッファ層をサファイアＣ面上に形成した。・・・次に、・・・基板１を誘導加熱法により800～1000℃に加熱し、・・・GaＮエピタキシャル層３を成長させた。」（３頁右上欄１０行目～左下欄９行目）以上の記載を総合すれば、結晶成長技術において、格子定数が基板のものと大きく異なる化合物半導体を基板上に成長する場合には、良質の成長膜を得ることが困難であるとの問題点があること、このような問題点を克服する手段として「基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」が有効であること、「基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」は、基板とｎ型半導体との特定の組合せに限らず適用される汎用の技術であることは、いずれも、原出願当時、結晶成長技術の分野の当業者にとって周知の事項であったと認められる。 そして、緩衝層の材料組成及び形成温度は、適用される基板の種類とｎ型半導体の種類との組合せによって適宜選定されるものであるが、そのうち、サファイアを基板とし、半導体層がAlｘGa１－ｘＮのとき（甲第１２～第１４号証、甲第２２号証、甲第２８号証、甲第２９号証）、ZnＯのとき（甲第１６号証）、Siのとき（甲第１６号証）及びGaAs又はGaAs以外の化合物半導体のとき（甲第１９号証）のいずれにあっても、半導体の種類に応じた「基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」が形成されることから、基板をサファイア基板に限定したとしても同様に、「基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」は周知の技術であることが認められる。すなわち、原出願当時、サファイア基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成さ も同様に、「基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」は周知の技術であることが認められる。すなわち、原出願当時、サファイア基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層は、当業者に周知の技術事項であったということができる。 このような「サファイア基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」という原出願当時の技術常識を参酌すると、原明細書における「サファイア基板上にｎ型半導体AlGaＮの成長温度よりも低い温度で形成されたAlＮ緩衝層」の記載に接した当業者は、この記載が上記周知の技術をサファイア基板とｎ型半導体AlGaＮとの組合せに適用したものであることは、自明な事項として理解することができると認められる。したがって、上記の事項は、実質的には、平成２年に出願された原出願の明細書に記載があるというべきであり（東京高裁昭和５３年８月３０日判決・無体集１０巻２号４２０頁）、その記載がないとする審決の認定は誤りである。 被告は、原明細書に記載された緩衝層は、材料組成をAlＮに特定した緩衝層であって、材料組成を特定しない包括的、抽象的な概念は原明細書には記載されていない旨主張する。しかしながら、「サファイア基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」が周知の技術事項であるならば、原明細書の「サファイア基板上にｎ型AlGaＮの成長温度よりも低い温度で形成されたAlＮ緩衝層」の記載は、技術常識そのもののである「サファイア基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」を、当業者に容易に想起させるから、「サファイア基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」を原明細書記載の低温形成緩衝層と異なる新たな包括的、抽象的概念というこ された緩衝層」を、当業者に容易に想起させるから、「サファイア基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」を原明細書記載の低温形成緩衝層と異なる新たな包括的、抽象的概念ということはできない。 また、被告は、原出願当時、材料を特定したAlＮ低温形成緩衝層は周知であっても、「サファイア基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」という、材料組成を特定しない包括的、抽象的な概念は周知ではなかったと主張する。しかしながら、上記のとおり、原出願当時、低温形成緩衝層の技術が広く適用される汎用の技術であることは、結晶成長技術の分野において周知の事項である。特に、上記のとおり、特開昭５２－２３６００号公報（甲第２８号証）及び特開昭６０－１７３８２９号公報（甲第２９号証）には、サファイア基板上のGaＮを成長させる際のバッファ層としてGaＮを使用することが記載されており、AlＮ以外の低温形成緩衝層も使用されていたものであって、材料組成を特定しないサファイア基板上にｎ型半導体層の成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層という概念も、原出願当時既に周知であったというべきである。 (2) 低温形成緩衝層の目的及び作用効果審決は、低温形成緩衝層を有することによる訂正発明１～３の目的及び作用効果は原明細書に記載も示唆もされていない旨認定する。 しかしながら、上記のとおり、緩衝層は、格子定数や熱膨張係数が異なる基板と半導体層の間にあって、格子定数差や熱膨張係数差を緩和して、成長する半導体層の結晶性を改善し良質の半導体結晶層を得るという機能を果たすものであること、また、サファイア基板上にGaＮ系化合物半導体を形成する際の緩衝層を低温で形成することは、いずれも原出願当時において周知であった。原出願 善し良質の半導体結晶層を得るという機能を果たすものであること、また、サファイア基板上にGaＮ系化合物半導体を形成する際の緩衝層を低温で形成することは、いずれも原出願当時において周知であった。原出願当時、緩衝層の機能は明らかであり、したがって、低温形成緩衝層を有する発明における緩衝層の機能も明らかであるから、低温形成緩衝層を有する発明が記載された原明細書には、低温形成緩衝層を有する発明における緩衝層の目的及び作用効果が上記緩衝層の機能の限りにおいて示唆されていると認められる。 被告は、この点について、原明細書の記載及び甲号各証を参照しても、低温形成緩衝層の効果や低温形成緩衝層を構成要件とする発光素子の効果について記載も示唆もないと主張する。しかしながら、前記のとおり、原出願当時、緩衝層の機能は明らかであり、したがって、低温形成緩衝層を有する発明における緩衝層の機能も明らかであるから、低温形成緩衝層を有する発明が記載された原明細書には、低温形成緩衝層を有する発明における緩衝層の目的及び作用効果が上記緩衝層の機能の限りにおいて示唆されていると認められる。 さらに、被告は、原明細書は、本件発明の課題について、ｐ型層の作製に言及するだけで、低温形成緩衝層とｐ型半導体層との関係又は低温形成緩衝層とそれを含む本件発明との関係については記載も示唆もないと主張する。しかしながら、上記のとおり、原出願当時、低温形成緩衝層の機能は明らかであり、したがって、低温形成緩衝層を有する本件発明における低温形成緩衝層の機能も明らかであるから、本件発明が記載された原明細書には、低温形成緩衝層の目的及び作用効果が上記緩衝層の機能の限りにおいて示唆されていると認められ、審決の認定は誤りである。 (3) 発明の非特徴的部分本件分割出願が適法である た原明細書には、低温形成緩衝層の目的及び作用効果が上記緩衝層の機能の限りにおいて示唆されていると認められ、審決の認定は誤りである。 (3) 発明の非特徴的部分本件分割出願が適法であるかどうかは、原明細書に「サファイア基板上にｎ型半導体層AlGaInＮの成長温度よりも低い温度で形成された緩衝層」の記載があるかどうかにより決せられるが、実質的にその記載があるというべきであることは、上記のとおりである。したがって、本件発明の特徴的部分に係る原告の主張について判断するまでもなく、本件分割出願は適法というべきである。 被告は、原告が審査の経過において本件発明の低温形成緩衝層が本件発明の特徴的部分であるとして進歩性の主張をしたのであるから、本件訴訟においてこれが非特徴的部分であるとの主張をすることは禁反言の原則に照らし許されないと主張する。しかしながら、上記のとおり、原出願当時の技術常識を参酌すると、原明細書における「サファイア基板上にｎ型半導体AlGaＮの成長温度よりも低い温度で形成されたAlＮ緩衝層」の記載に接した当業者は、この記載が上記技術常識をサファイア基板とｎ型半導体AlGaＮとの組合せに適用したものであることを自明な事項として理解するのであって、低温形成緩衝層が本件発明の特徴的部分かどうかは、本件分割出願の適否に影響を及ぼすものではない。 ２ 以上のとおりであるから、原告主張の審決取消事由は理由があり、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、審決は取消しを免れない。 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民訴法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第１３民事部裁判長裁判官篠原勝 からこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民訴法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第１３民事部裁判長裁判官篠原勝美裁判官石原直樹裁判官長沢幸男
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