平成23(行ケ)10191 審決取消請求事件

- 1 -平成２４年２月２８日判決言渡平成２３年（行ケ）第１０１９１号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成２４年１月１７日判決 原告セントラル硝子株式会社 訴訟代理人弁護士本多広和同中村閑訴訟代理人弁理士古橋伸茂同岩田耕一 被告ゾルファイフルーオルゲゼルシャフトミットベシュレンクテルハフツング 訴訟代理人弁理士実広信哉同堀江健太郎主文 １ 特許庁が，無効２０１０－８０００４０号事件について，平成２３年５月６日にした審決を取り消す。 ２ 訴訟費用は被告の負担とする。 ３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。 事実 及び理由 第１ 請求 - 2 -主文と同旨。 第２ 当事者間に争いのない事実 １ 特許庁における手続の経緯等被告は，発明の名称を「ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの製造」とする特許第３９４９８８９号（平成１１年５月１５日国際出願，パリ条約による優先権主張平成１０年５月２２日，ドイツ連邦共和国。平成１９年４月２７日設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。 原告は，平成２２年３月８日，本件特許の請求項１ないし１２，１４ないし１６，１９及び２０に係る発明についての特許の無効審判請求（無効２ 月２７日設定登録。以下「本件特許」という。）の特許権者である。 原告は，平成２２年３月８日，本件特許の請求項１ないし１２，１４ないし１６，１９及び２０に係る発明についての特許の無効審判請求（無効２０１０－８０００４０号事件）をし，同年４月１日，無効審判請求に係る請求項を，本件特許の請求項１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９及び２０とする補正をした。被告は，同年７月８日付け訂正請求書を提出した（以下「本件訂正」という。）。 特許庁は，平成２３年５月６日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月１７日，原告に送達された。 ２ 特許請求の範囲本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし２０の記載は，次のとおりである（以下，これらの請求項に係る発明を，それぞれ「本件訂正発明１」ないし「本件訂正発明２０」といい，これらを総称して「本件訂正発明」という。）。 本件訂正は，特許査定時の特許請求の範囲における請求項１ないし１０及び１７の発泡剤としての組成物，請求項１１ないし１６及び１８及び１９の発泡剤組成物，請求項２０の発泡剤混合物を，ＨＦＣ－１３４ａ（１，１，１，２－テトラフルオルエタン）又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まないものとするものであり，下線部が訂正部分である（乙３）。なお，本件特許の明細書を「本件明細書」という（甲１７，乙３）。 【請求項１】発泡剤による発泡によってポリウレタン硬質フォームまたは発泡された熱可塑性プラスチックを製造する方法において，発泡剤として， - 3 -ａ）１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン５０質量％未満（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）およびｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ－３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２－テトラフルオルエタン（ＨＦＣ－１３４） １，１，３，３－ペンタフルオルブタン５０質量％未満（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）およびｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ－３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２－テトラフルオルエタン（ＨＦＣ－１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフルオルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つの他の発泡剤を含有するかまたは該ａ）およびｂ）から成る組成物（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）を使用することを特徴とする，ポリウレタン硬質フォームまたは発泡された熱可塑性プラスチックを製造する方法。 【請求項２】ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ ５～５０質量％未満を含有する組成物を使用する，請求項１記載の方法。 【請求項３】発泡剤として次のもの：ＨＦＣ－３６５ｍｆｃおよびＨＦＣ－１５２ａ；ＨＦＣ－３６５ｍｆｃおよびＨＦＣ－３２；ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－１５２ａおよびＣＯ２；ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－３２およびＣＯ２を含有するかまたはこれらのものから成る組成物の１つを使用する，請求項１記載の方法。 【請求項４】ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ １０～５０質量％未満および別の成分９０～５０質量％超を含有するかまたはこれらのものから成る組成物を使用する，請求項３記載の方法。 【請求項５】発泡剤組成物は付加的にＣＯ２ ２～５０質量％を含有する，請求項１記載の方法。 【請求項６】発泡剤組成物はプラスチックの性質を変性する添加剤３０質量％までを含有する，請求項１記載の方法。 【請求項７】熱可塑性プラスチックとしてポリスチロール，ポリエチレン，ポリプロピレン，ポリ塩化ビニルまたはＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）を使用 - 4 -する，請求項１記載の方法。 【請求項８】熱可塑性プラスチック してポリスチロール，ポリエチレン，ポリプロピレン，ポリ塩化ビニルまたはＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）を使用 - 4 -する，請求項１記載の方法。 【請求項８】熱可塑性プラスチックとしてポリスチロールを使用する，請求項７記載の方法。 【請求項９】発泡剤組成物を発泡すべき熱可塑性プラスチックと発泡剤組成物とから成る全混合物に対して１～３０質量％の量で使用する，請求項１記載の方法。 【請求項１０】発泡剤組成物をポリウレタンと発泡剤組成物とから成る全混合物に対して１～５０質量％の量で使用する，請求項１記載の方法。 【請求項１１】 ａ）１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン５０質量％未満（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）およびｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ－３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２－テトラフルオルエタン（ＨＦＣ－１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフルオルプロパン；およびヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つの他の発泡剤を含有するかまたは該ａ）およびｂ）から成る発泡剤組成物（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）。 【請求項１２】ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ ５～５０質量％未満を含有する，請求項１１記載の発泡剤組成物。 【請求項１３】ＨＦＣ－３６５ｍｆｃおよびＨＦＣ－１５２ａ；ＨＦＣ－３６５ｍｆｃおよびＨＦＣ－３２；ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－１５２ａおよびＣＯ２；ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－３２およびＣＯ２を含有するかまたはこれらのものから成る，請求項１１記載の発泡剤組成物。 【請求項１４】１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ） １０～５０質量％未満および別の成分９０～５０質量％超を含有するかまたはこれらのものから成る， 記載の発泡剤組成物。 【請求項１４】１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ） １０～５０質量％未満および別の成分９０～５０質量％超を含有するかまたはこれらのものから成る，請求項１１記載の発泡剤組成物。 【請求項１５】液化されたＣＯ２ ２～５０質量％を含有する，請求項１１記載の発泡剤組成物。 - 5 -【請求項１６】ａ）１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタンおよびｂ）１，１，１，３，３－ペンタフルオルプロパン（ＨＦＣ－２４５ｆａ）；１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオルプロパン（ＨＦＣ－２３６ｆａ）；または１，１，１，２，３，３，３－ヘプタフルオルプロパン（ＨＦＣ－２２７ｅａ）がＣＯ２を全く含有しない場合には，発泡剤組成物は，１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン５０質量％未満および１，１，１，３，３－ペンタフルオルプロパン；１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオルプロパンまたは１，１，１，２，３，３，３－ヘプタフルオルプロパン５０質量％超を含有するかまたはこれらのものから成るという条件を有する，請求項１１記載の発泡剤組成物。 【請求項１７】ａ）１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタンおよびｂ ）１，１，１，３，３－ペンタフルオルプロパン（ＨＦＣ－２４５ｆａ）；１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオルプロパン（ＨＦＣ－２３６ｆａ）；または１，１，１，２，３，３，３－ヘプタフルオルプロパン（ＨＦＣ－２２７ｅａ）がＣＯ２を全く含有しない場合には，発泡剤組成物は，１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン５０質量％未満および１，１，１，３，３－ペンタフルオルプロパン；１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオルプロパンまたは１，１，１，２，３，３，３－ヘプタフルオルプロパン５０質量％超を含有するかま タン５０質量％未満および１，１，１，３，３－ペンタフルオルプロパン；１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオルプロパンまたは１，１，１，２，３，３，３－ヘプタフルオルプロパン５０質量％超を含有するかまたはこれらのものから成るという条件で，ポリスチロールまたはポリエチレンを基礎とするプラスチックを製造するための請求項１記載の方法。 【請求項１８】主に独立気泡の発泡された熱可塑性プラスチックにおいて，請求項１１から１６までのいずれか１項に記載の発泡剤組成物が独立気泡中に含有されていることを特徴とする，主に独立気泡の発泡された熱可塑性プラスチック。 【請求項１９】主に独立気泡の硬質ポリウレタンフォームにおいて，ａ）１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン５０質量％未満（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）およびｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ－３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２－テ - 6 -トラフルオルエタン（ＨＦＣ－１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフルオルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つの他の発泡剤を含有するかまたは該発泡剤から成る発泡剤組成物（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）を含有することを特徴とする，主に独立気泡の硬質ポリウレタンフォーム。 【請求項２０】１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン１～５０質量％未満および１，１，１，３，３－ペンタフルオルプロパン，１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオルプロパンおよび１，１，１，２，３，３，３－ヘプタフルオルプロパンからなる群から選択される弗素化炭化水素少なくとも１つ５０質量％超～９９質量％を含有するかまたはこれらのものから成る，低い温度での熱伝導性に関連して改善された性質を有するＰＵ硬質発泡材料の パンからなる群から選択される弗素化炭化水素少なくとも１つ５０質量％超～９９質量％を含有するかまたはこれらのものから成る，低い温度での熱伝導性に関連して改善された性質を有するＰＵ硬質発泡材料の製造に使用可能な発泡剤混合物（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）。 ３ 審決の理由別紙審決書写しのとおりである。その判断の概要は以下のとおりである。 (1) 本件訂正の可否について本件訂正は，訂正前の発泡剤としての組成物，発泡剤組成物あるいは発泡剤混合物を，「１，１，１，２－テトラフルオルエタン」（略称：「ＨＦＣ－１３４ａ」）又は「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を含まないものに限定するものであり，特許請求の範囲の減縮に該当し，特許法１３４条の２第１項ただし書き１号に掲げる事項を目的とするものである。また，「ＨＦＣ－１３４ａ」又は「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を含まない発泡剤としての組成物，発泡剤組成物あるいは発泡剤混合物を用いることは，願書に最初に添付した明細書（甲１６。以下「本件当初明細書」という。）に記載されているので，本件訂正は，本件当初明細書に記載した事項の範囲内においてするものであり，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するもので - 7 -ないから，同法１３４条の２第５項において準用する同法１２６条３項及び４項の規定に適合する。よって，本件訂正を認める。 (2) 無効理由１の成否について本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９及び２０は，甲１（A. ALBOUYetal., “AStatusReportontheDevelopmentofHFCBlowingAgentforRigidPolyurethaneFoams”, POLYURETHANESWORLDC eportontheDevelopmentofHFCBlowingAgentforRigidPolyurethaneFoams”, POLYURETHANESWORLDCONGRESS 1997,５１４ないし５２３頁）に記載された発明，甲１及び甲１２（国際公開第９６／１４３５４）に記載された発明，又は，甲１及び甲３（特開平８－３０２０５５号公報）に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである旨の請求人（原告）主張の無効理由１は採用できない。 (3) 無効理由２の成否について本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９及び２０は，甲４（欧州特許出願公開第０７４２２５０号明細書）及び甲５（特開平６－３０６１３８号公報）に記載された発明，甲４，甲５及び甲１に記載された発明，甲４，甲５及び甲１２に記載された発明，甲４，甲５及び甲３に記載された発明又は甲４，甲５，甲１及び甲３に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである旨の請求人主張の無効理由２は採用できない。 (4) 本件訂正発明１の作用効果等について本件訂正発明１は「除くクレーム」の訂正がなされているが，「除くクレーム」とすることにより進歩性が認められるのは，先行技術と技術思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが先行技術と重なるような場合に限られるのであり，本件訂正発明１は，甲１に記載された発明及び甲４に記載された発明と技術思想としては異ならないので，「除くクレーム」の趣旨からみて，進歩性を有しないとの請求人の主張，及び，本件訂正発明が，甲１に記載された発泡剤及び甲４に記載された発泡剤に対して，顕著な作用効果を奏することは検証されていないとの請求人の主張も採用できない。 歩性を有しないとの請求人の主張，及び，本件訂正発明が，甲１に記載された発泡剤及び甲４に記載された発泡剤に対して，顕著な作用効果を奏することは検証されていないとの請求人の主張も採用できない。 - 8 -(5) したがって，請求人の主張及び提出した証拠方法によっては，本件訂正発明の特許を無効とすることはできない。 第３ 当事者の主張 １ 取消事由に係る原告の主張審決には，(1) 本件訂正発明の認定の誤り（取消事由１），(2) 本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その１（取消事由２），(3) 本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その２（取消事由３），(4) 本件訂正発明の作用効果の認定の誤り（取消事由４），(5) 本件訂正発明１と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思想が異なるとした判断の誤り（取消事由５）があり，これらは，審決の結論に影響を及ぼすから，審決は取り消されるべきである。すなわち，(1) 本件訂正発明の認定の誤り（取消事由１）審決は，本件訂正発明について，「『ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない』との規定は，『『ＨＦＣ－１３４ａ単独』，『ＨＣＦＣ－１４１ｂ単独』及び『ＨＦＣ－１３４ａとＨＣＦＣ－１４１ｂとの併用』を含まない』と解される」，「被請求人は，いわゆる『除くクレーム』による訂正により，本件訂正発明と，甲第１号証に記載された『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を含む発泡剤又は甲第４号証に記載された『ＨＦＣ－１３４ａ』を含む発泡剤との重複を避けようとしていることは明らかであって，このような訂正の趣旨からみても，本件訂正発明が備える『（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）』との発明特定事項を，『ＨＦＣ－１３４ａ』及び『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』のどちらか一方（どちらでもよい）を含む態様を ，本件訂正発明が備える『（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）』との発明特定事項を，『ＨＦＣ－１３４ａ』及び『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』のどちらか一方（どちらでもよい）を含む態様を依然として包含していると解釈するのは適当であるとはいえない。」と判断した。 しかし，審決のした上記認定は，以下のとおり誤りである。すなわち，「Ａ又はＢを含まない」という記載は，当初ＡやＢが発明に含まれていたがこれを除外する趣旨であり，「Ａ又はＢが除かれている」と同義であって否定論理和であるから，「ＨＦＣ－１３４ａとＨＣＦＣ－１４１ｂとの併用」をも含まないと解 - 9 -釈することは誤りである。 また，発明の要旨認定は，まず特許請求の範囲の記載に基づくべきであり，特許請求の範囲の記載文言自体から直ちにその技術的意味を確定するのに十分といえない場合に限って，例外的に発明の詳細な説明中の記載が参酌されるべきであるから，「訂正の趣旨」という，特許請求の範囲の記載とも発明の詳細な説明中の記載とも無関係な要素を認定の基礎とすることは誤りである。 本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」は，ＨＦＣ－１３４ａを含まない場合か，ＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない場合のいずれかであるとの意味，すなわち，使用する発泡剤（組成物または混合物）として，ＨＦＣ－１３４ａとＨＣＦＣ－１４１ｂのどちらか一方（どちらでもよい）を含む態様を包含していると認定されるべきである。 したがって，審決は，本件訂正発明の認定を誤ったものであり，これが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 なお，本件訂正発明についての審決の認定に誤りがないことを前提としても，審決には，後記(2)ないし(5)の誤りがある。 (2) 本件訂正発明の容易 が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 なお，本件訂正発明についての審決の認定に誤りがないことを前提としても，審決には，後記(2)ないし(5)の誤りがある。 (2) 本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その１（取消事由２）審決は，原告が審判手続において主張した無効理由１は採用できない旨判断したが，審決の判断は，以下のとおり誤りである。すなわち，ア審決は，本件訂正発明と甲１記載の発明とは，甲１記載の発明が「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を成分として含有する点で相違することを前提として，「甲第１号証には，確かに，硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤を，ＨＣＦＣ－１４１ｂから，ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃなどに代替していく方向性は示されているといえるが，このような方向性を踏まえたものとして，具体的に示されている発泡剤組成物は，その成分として，代替物である『ＨＦＣ－２４５ｆａ』及び『ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ』とともに『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を依然として含有するものであって，この発泡剤組成物から，さらに熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ - 10 -－１４１ｂ』を完全に除去することは，当業者が予測できるとはいえない。」と判断した。 しかし，審決の判断は誤りである。 甲１には，①ＨＣＦＣ－１４１ｂは高い熱的性能及び防火性能を有するが，②ＨＣＦＣ－１４１ｂ等のＨＣＦＣ類（HydroChloroFluoroCarbon）（水素と塩素とフッ素と炭素を含む化合物）はオゾン層に悪影響を与えるという深刻な欠点を有しているから，③米国やＥＵではＨＣＦＣ－１４１ｂ等のＨＣＦＣ類の廃止スケジュールが定められるに至っており，④ＨＣＦＣ類に替わる代替物質が必要であることが開示され，さらに，その代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６ ではＨＣＦＣ－１４１ｂ等のＨＣＦＣ類の廃止スケジュールが定められるに至っており，④ＨＣＦＣ類に替わる代替物質が必要であることが開示され，さらに，その代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが最も有望であることが開示されている（甲１・５１４頁左欄２ないし１０行，右欄２ないし２０行，５２２頁右欄６ないし１０行，甲６－２・１頁５ないし９行，２４ないし３５行，１１頁下から４ないし２行）。すなわち，甲１記載の発明は，ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する優れた熱的性能及び防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐことを課題とし，当該課題の解決手段として代替物質（ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）を提案する発明である。 上記のとおり，審決は，上記の甲１記載の発明の課題に基づきＨＣＦＣ－１４１ｂを代替する方向性を認めながら，ＨＣＦＣ－１４１ｂの熱的性能および防火性能という利点があることを根拠として，甲１に具体的に示される発泡剤組成物から，熱的性能，防火性能に優れる「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の完全除去することは当業者が予測し得ないと判断した。しかし，審決の判断は，「ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する熱的性能および防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐ」との甲１記載の発明の解決課題を誤り，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の熱的性能，防火性能に優れるとの点を過大に評価した結果，甲１に示される発泡剤組成物から「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を除去し，本件訂正発明に想到することは容易でないとの結論を導いたものである。 したがって，審決は，甲１記載の発明の認定を誤り，その認定を基礎として本件 - 11 -訂正発明の容易想到性を判断した誤りがある。 イ審決は，「甲第１号証に具体的に示された発泡剤組成物から『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』成分を除去するとして り，その認定を基礎として本件 - 11 -訂正発明の容易想到性を判断した誤りがある。 イ審決は，「甲第１号証に具体的に示された発泡剤組成物から『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』成分を除去するとしても，単純に『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』成分を除去する手法，『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』成分に代えて代替物質として挙げられている『ＨＦＣ－２４５ｆａ』，『ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ』，『ＨＦＣ－２３６ｅａ』，『ＨＦＥ－２３６』などで置換する手法などの複数の手法があり，どの手法を採れば，『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』の代替物として作用する発泡剤組成物が得られるかについては，当業者といえども，予測できるとはいえない。」と判断した。 しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。 「『ＨＦＣ－２４５ｆａ』等が『代替物質』として挙げられている」ということは，発泡剤組成物中に含まれる「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を「ＨＦＣ－２４５ｆａ」等で置換でき，かつ，置換された「ＨＦＣ－２４５ｆａ」等が「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」に代わって同等の作用を発揮することを意味するから，甲１は，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を含む発泡剤組成物において，発泡剤組成物中の一部又は全部の「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を「ＨＦＣ－２４５ｆａ」等に置換しても，発泡剤組成物としての作用が同等であることを開示するものである。審決が，「ＨＦＣ－２４５ｆａ」等を「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の「代替物質」であること認定したにもかかわらず，これらの物質で置換する手法のいずれを採れば「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の代替物が得られるかを予測できないとするのは，誤りである。 のみならず，甲１に例示される発泡剤組成物には，ＨＦＣ－２４５ｆａとＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＣＦＣ－１４１ｂとが含まれるが，本件特許の優先日前において，複数の発泡剤化合物を含む発泡剤組成物は周知であ のみならず，甲１に例示される発泡剤組成物には，ＨＦＣ－２４５ｆａとＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＣＦＣ－１４１ｂとが含まれるが，本件特許の優先日前において，複数の発泡剤化合物を含む発泡剤組成物は周知であり，ＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない発泡剤組成物はもちろん，ＨＦＣ－２４５ｆａやＨＦＣ－３６５ｍｆｃが単独で用いられることも周知であった（甲５の【請求項１】，【請求項２】，段落【００２８】ないし【００３０】，【００３７】，甲８の【請求項１】，【請求項２】，段落【００２９】ないし【００３１】，【００３８】，甲１１の【請求項 - 12 -１】，【請求項４】，【請求項６】，段落【００６７】，【００８０】，【００８２】，甲１９の段落【００１２】，【００１４】）。すなわち，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが，他の化合物と混合物に限らず単独でもポリウレタンフォームの発泡剤として機能することは周知の技術であり，甲１記載のポリウレタンフォームの製造に用いられるＨＦＣ－２４５ｆａとＨＦＣ－３６５ｍｆｃと第３成分（例えば，ＨＣＦＣ－１４１ｂ）とを含む発泡剤組成物から，第３成分を取り除いた２成分の発泡剤組成物に設計変更することは当業者が容易になし得ることである。 また，甲１記載の発明が，ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する熱的性能および防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐことを目的とする発明であることにかんがみれば，なおさら，甲１に例示される，ＨＦＣ－２４５ｆａとＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＣＦＣ－１４１ｂを含む発泡剤組成物から，ＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去して使用することは，当業者が容易に想到し得るといえる。 さらに，甲１には，ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが好ましいことが記載され（甲１・５２２頁右 除去して使用することは，当業者が容易に想到し得るといえる。 さらに，甲１には，ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが好ましいことが記載され（甲１・５２２頁右欄６ないし１５行，甲６－２・１１頁下から４行ないし１２頁２行），上記のとおり，本件特許の優先日当時の周知技術を示す文献には，ポリウレタンフォームの発泡剤として，ＨＣＦＣ－１４１ｂを使用せずに，ＨＦＣ－２４５ｆａやＨＦＣ－３６５ｍｆｃを使用することが記載されるから，甲１に示された発泡剤組成物からＨＣＦＣ－１４１ｂ成分を除去するに当たり，ＨＣＦＣ－１４１ｂ成分を除去する手法を採ることや，ＨＣＦＣ－１４１ｂ成分に代えてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃに置換する手法を採ることは，当業者であれば予測できることである。 したがって，「ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物として作用する発泡剤組成物」が得られるかについて当業者は予測できないとした審決の判断は誤りである。 ウ審決は，「甲第１号証には，・・・ＨＣＦＣ－１４１ｂは熱的性能，防火性能に優れているが，オゾンを破壊するため，ＨＣＦＣ－１４１ｂから，ＨＦＣ－２ - 13 -４５ｆａ，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃなどに代替していく方向性は示されているといえるが，このような方向性を踏まえたものとして，具体的に示されている発泡剤組成物は，その成分として，代替物である『ＨＦＣ－２４５ｆａ』及び『ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ』とともに『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を依然として含有するものであって，当業者といえども，この発泡剤組成物において，熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を，異性体で構造が酷似しているとはいえ，『ＨＣＦＣ－１４１ａ』に置換することは，容易に想到できるとはいえない。」，「甲第１号証に・・・具体的に て，熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を，異性体で構造が酷似しているとはいえ，『ＨＣＦＣ－１４１ａ』に置換することは，容易に想到できるとはいえない。」，「甲第１号証に・・・具体的に示された発泡剤組成物において，『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』に代えて，『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』と同様にオゾン層破壊物質として規制の対象となっている『ＨＣＦＣ－１４１ａ』を用いることは，当業者といえども容易に想到できるとはいえない。」と判断した。 しかし，審決の上記判断も誤りである。 上記イのとおり，甲１記載の発明に具体的に示されている発泡剤組成物が，その成分として，代替物である「ＨＦＣ－２４５ｆａ」及び「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」とともに「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を依然として含有することは，ＨＣＦＣ－１４１ｂを除去することや代替物質に置換することの容易想到性を否定する根拠とならない。甲１のみならず周知技術を開示した文献に，代替物質の示唆やＨＣＦＣ－１４１ｂを欠く構成の示唆が多々見られることからすれば，他の代替物質に比して構造が酷似している異性体であるＨＣＦＣ－１４１ａに置換することは容易である。また，「ＨＣＦＣ－１４１ａ」が法的規制の対象となっているとしても，置換が容易想到ではないとする根拠とはならない。 したがって，甲１記載の発泡剤組成物における「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を「ＨＣＦＣ－１４１ａ」に置換することは容易想到でないとした審決の判断は誤りである。 (3) 本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その２（取消事由３）審決は，原告が審判手続において主張した無効理由２について，甲４記載の発泡剤組成物の「１，１，１，２－テトラフルオロエタン（ＨＦＣ－１３４ａ）」成分 - 14 -は，ジイソシアネートおよびポリイソシアネートをベースとするフォームを発泡さ について，甲４記載の発泡剤組成物の「１，１，１，２－テトラフルオロエタン（ＨＦＣ－１３４ａ）」成分 - 14 -は，ジイソシアネートおよびポリイソシアネートをベースとするフォームを発泡させるのに好適であり，単に，①硬質ポリウレタンフォーム用ポリオール中への溶解性が限られていること及びＧＷＰ（地球温暖化係数）が高いとの理由で除去することや，②甲５に，ポリウレタンフォーム用の発泡剤として列挙されている化合物に「ＨＦＣ－１３４ａ」と「ＨＦＣ－２４５ｆａ」が入っているとの理由で「ＨＦＣ－２４５ｆａ」と置換することを根拠として，前記フォームを発泡させるのに好適である発泡剤が得られることを，当業者が予測できるとはいえない旨判断した。 しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。すなわち，甲５には，ポリウレタンフォーム用の発泡剤としての低沸点有機化合物として，「ＨＦＣ－１３４ａ（ＣＦ３－ＣＦＨ２）」と「ＨＦＣ－２４５ｆａ（ＣＦ３－ＣＨ２－ＣＨＦ２）」が並列して列挙され（甲５の請求項２，段落【０００８】），両化合物は，ポリウレタンフォーム用の発泡剤としては実質的に同様の性質を有するものとして記載されている。 他方，甲１には，硬質ウレタンフォームの製造において，ＨＦＣ－１３４ａは，硬質ポリウレタンフォーム用ポリオールへの溶解性の問題があること（甲１・５１６頁右欄１５ないし１７行，甲６－１・４頁１６，１７行），ＧＷＰ（地球温暖化係数）の値が大きく問題があること（甲１・５１６頁，Table 1，甲６－１・４頁，表１）が記載されているから，当業者であれば，硬質ウレタンフォームの製造において，ＨＦＣ－１３４ａに代えて，上記のような問題のない又は問題の少ない他の発泡剤を用いる動機があるといえる。 そうすると，甲５と同様にポリウレタンフォームの製造 ば，硬質ウレタンフォームの製造において，ＨＦＣ－１３４ａに代えて，上記のような問題のない又は問題の少ない他の発泡剤を用いる動機があるといえる。 そうすると，甲５と同様にポリウレタンフォームの製造に用いられる甲４のＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＦＣ－１３４ａとからなる発泡剤組成物において，「ＨＦＣ－１３４ａ」を「ＨＦＣ－２４５ｆａ」に変更することは当業者には容易である。 したがって，本件訂正発明の容易想到性を否定した審決の判断は誤りである。 (4) 本件訂正発明の作用効果の認定の誤り（取消事由４）ア審決は，原告が審判手続において主張した無効理由１及び２について，本件 - 15 -明細書の段落【００２７】の記載に基づいて，本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９及び２０は，低温での熱遮断性（約１５℃を下廻る温度範囲内での冷気に対する遮断性）に優れた発泡体を提供するという作用効果があることを認定した。 しかし，審決の認定は，以下のとおり誤りである。すなわち，甲１５記載の実験データ（以下「追加実験データ」という。）において，約１５℃を下廻る温度範囲内での冷気に対する遮断性に優れた発泡体を提供できるほどの効果は示されていない。例えば，０℃においては，実施例１及び２では改善率が０％であり比較例との効果の差異が全くみられず，実施例３でもわずか０．４％の改善率であり，１０℃においては，実施例１ないし３のいずれにおいても，比較例に対する改善率は全く認められず，むしろマイナスの改善率である。 仮に，その効果が一部認められたとしても，甲１５記載の追加実験データに基づく効果は，進歩性を肯定し得る程度の顕著な効果にはなり得ない。すなわち，作用効果の顕著性を理由に発明の進歩性を肯定するためには，引用文献に記載された発明に対する作用効 １５記載の追加実験データに基づく効果は，進歩性を肯定し得る程度の顕著な効果にはなり得ない。すなわち，作用効果の顕著性を理由に発明の進歩性を肯定するためには，引用文献に記載された発明に対する作用効果の顕著性が認められるべきである。本件において，追加実験データの比較例１及び２の発泡剤混合物の組成はＨＦＣ－３６５ｍｆｃが７０質量部，ＨＦＣ－２４５ｆａが３０質量部であるのに対し，甲１には，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＦＣ－２４５ｆａだけでなく，さらにＨＣＦＣ－１４１ｂを含む発泡剤組成物が記載され（甲１・５２１頁，Table 6のSample 1，甲６－２・９頁，表６の試料１）），追加実験データの比較例の発泡剤混合物と，甲１記載の発泡剤組成物とは全く異なるから，追加実験データは，甲１記載の発明に対する本件訂正発明の作用効果の顕著性を示すものではない。 したがって，甲１５記載の追加実験データに基づいて本件訂正発明の作用効果を認定した審決の判断は誤りである。 イまた，審決は，本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６及び１９は，発泡剤としての組成物または発泡剤組成物が，少なくとも，「ａ）１，１， - 16 -１，３，３－ペンタフルオルブタン５０質量％未満（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）および ｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ－３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２－テトラフルオルエタン（ＨＦＣ－１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフルオルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つの他の発泡剤を含有するかまたは該発泡剤から成る発泡剤組成物（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」との事項（以下「発泡剤成分事項１」という。）を発明特定事項として備えることにより，本件訂正発明２０は，発泡剤混合物が，少な 発泡剤組成物（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」との事項（以下「発泡剤成分事項１」という。）を発明特定事項として備えることにより，本件訂正発明２０は，発泡剤混合物が，少なくとも，「１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン１～５０質量％未満および１，１，１，３，３－ペンタフルオルプロパン，１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオルプロパンおよび１，１，１，２，３，３，３－ヘプタフルオルプロパンからなる群から選択される弗素化炭化水素少なくとも１つ５０質量％超～９９質量％を含有するかまたはこれらのものから成る発泡剤混合物（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」との事項（以下「発泡剤成分事項２」という。）を発明特定事項として備えることにより，本件当初明細書の例１のｂ），ｃ）（段落【００４４】，【００４５】）等の記載から，実用に供し得る発泡体が得られることが確認できる旨判断した。 しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。すなわち，本件当初明細書の例１のｂ），ｃ）においては，発泡剤組成物中，１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタン（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）はそれぞれ８０質量部及び７０質量部使用されており，本件訂正発明における「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃが５０質量％未満」との構成を満たしていない。 したがって，本件当初明細書の例１のｂ），ｃ）の記載を前提として本件訂正発明の作用効果を認定した審決は誤りである。 (5) 本件訂正発明１と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思想が異なるとした判断の誤り（取消事由５）審決は，甲１及び甲４には，本件訂正発明１の「低温で熱遮断性に優れた発泡体 - 17 -を提供する」との技術思想は示されていないから，本件訂正発明１の技術思想と，甲１記載の発明及び甲４ ）審決は，甲１及び甲４には，本件訂正発明１の「低温で熱遮断性に優れた発泡体 - 17 -を提供する」との技術思想は示されていないから，本件訂正発明１の技術思想と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思想とは異なる旨判断した。 しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。すなわち，甲１記載の発明は，硬質ポリウレタンフォーム発泡剤の分野において，ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する優れた熱的性能及び防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐことを目的として，ＨＣＦＣ－１４１ｂに代替する物質としてＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃが最も有望であるとする発明である。また，本件訂正発明１も，本件明細書によれば，新規種類の好ましい発泡剤を用いてポリウレタン硬質発泡材料を製造するための方法や，当該発泡剤を提供することを目的とするポリウレタン硬質フォームの製造方法に関する発明であって，発泡剤としてＨＦＣ－３６５ｍｆｃやペンタフルオルプロパン（ＨＦＣ－２４５ｆａ）を含み，かつ発泡剤としての組成物（組成物又は混合物）からＨＣＦＣ－１４１ｂを除くというものである。 そうすると，本件訂正発明１と甲１記載の発明は，①硬質ポリウレタンフォームの発泡剤であり，②ＨＣＦＣ－１４１ｂに代えて，③ＨＦＣ－３６５ｍｆｃやペンタフルオルプロパン（ＨＦＣ－２４５ｆａ）を含むことで共通し，両者の技術思想は実質的に同一であるから，本件訂正発明１は，甲１記載の発明から容易想到であるというべきである。 ２ 被告の反論以下のとおり，審決には，取り消されるべき判断の誤りはない。 (1) 取消事由１（本件訂正発明の認定の誤り）に対し原告は，本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」は，使用する発泡剤（組成物または混 の誤りはない。 (1) 取消事由１（本件訂正発明の認定の誤り）に対し原告は，本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」は，使用する発泡剤（組成物または混合物）として，ＨＦＣ－１３４ａとＨＣＦＣ－１４１ｂのどちらか一方（どちらでもよい）を含む態様を包含していると認定されるべきである旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 - 18 -「但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない」は否定論理和であるから，この文言を有する本件訂正後の本件特許の請求項１，１１，１９及び２０は，「ＨＦＣ－１３４ａ単独の場合」，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ単独の場合」，及び，「ＨＦＣ－１３４ａとＨＣＦＣ－１４１ｂとの併用の場合」を含まない，すなわち，ＨＦＣ－１３４ａ及びＨＣＦＣ－１４１ｂのいずれをも含まないとの意味に解するのが合理的である。審決の本件訂正発明の認定に誤りはない。 (2) 取消事由２（本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その１）に対しア原告は，「ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する熱的性能および防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐ」という甲１記載の発明の解決課題を誤解し，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の熱的性能，防火性能に優れるとの点を過大に評価して，甲１に示される発泡剤組成物から「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を除去し，本件訂正発明に想到することは容易でないと判断した審決は誤りである旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 甲１には，表６のSample 1の発泡剤組成物が，「ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する優れた熱的性能および防火性能を犠牲にしても，オゾン層の破壊を最小限に防ぐことを課題とし，当該課題の解決手段として代替物質（ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）を提案する発明であ が有する優れた熱的性能および防火性能を犠牲にしても，オゾン層の破壊を最小限に防ぐことを課題とし，当該課題の解決手段として代替物質（ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）を提案する発明である」ことを示す記載は何ら存在しないから，原告の上記主張は，甲１の記載に基づかないものである。 また，ＨＣＦＣ－１４１ｂは優れた熱的性能及び防火性能を備えた発泡剤であるから，ＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に使用しないことは本件特許の優先日当時の当業者にとって現実的な選択肢ではなかった。そのため，甲１には，ＨＣＦＣ－１４１ｂの使用をいずれは廃止しなければならないかのような説明が存在するものの，表６では依然としてＨＣＦＣ－１４１ｂが使用されている。そうすると，甲１記載の発明（表６のSample１）はＨＣＦＣ－１４１ｂを含むことを前提としていることは明らかであり，当業者といえども，ＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去することを容易に想到することはできない。 - 19 -したがって，甲１に具体的に示されている発泡剤は依然としてＨＣＦＣ－１４１ｂを含むものであり，この発泡剤からさらに熱的性能，防火性能に優れるＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去することは，当業者の容易になし得ることではないとした審決の判断に誤りはなく，原告の主張は理由がない。 イ原告は，「ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物として作用する発泡剤組成物」が得られるかについて当業者は予測できないとした審決の判断は誤りである旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 甲１記載の発明（表６のSample１）からＨＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去するとしても，当該除去の方法は様々な選択肢が存在するから，甲１記載の発明である「ＨＦＣ－２４５ｆａ」，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」及び「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」の混合物を「Ｈ ＣＦＣ－１４１ｂを完全に除去するとしても，当該除去の方法は様々な選択肢が存在するから，甲１記載の発明である「ＨＦＣ－２４５ｆａ」，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」及び「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」の混合物を「ＨＦＣ－２４５ｆａ」と「５０質量％未満のＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」の混合物で置換する必然性は存在しない。 また，仮に，甲１の表６のSample１の発泡剤混合物においてＨＣＦＣ－１４１ｂの存在していた分を表６記載の他の発泡剤で置き換えるにしても，表６にはＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＦＣ－２４５ｆａしか記載されていない以上，Sample１におけるＨＣＦＣ－１４１ｂの置換物の選択肢は，「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」と「ＨＦＣ－２４５ｆａ」の２つしか存在しない。 ここで，同表のサンプル１の発泡剤混合物において，ＨＣＦＣ－１４１ｂを全てＨＦＣ－３６５ｍｆｃに置き換えると，発泡剤混合物の質量％ベースでの配合割合（乙１・１２頁）によれば，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの量は５１．６（２０．１＋３１．５）質量％となり，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの配合量を５０質量％未満に限定している本件訂正発明に至ることはできない。また，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃは，他の発泡剤（ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＣＦＣ－１４１ｂ）とは異なり，引火点（－２５℃）を有するという観点から（甲１・５１８頁，Table 4 ，甲６－１・７頁，表４），当業者は，安全性のため，発泡剤中の可燃性のＨＦＣ－３６５ｍｆｃの含有量を減らそうと動機づけられる（乙１・１３頁）。そうすると，同表のサンプル１ - 20 -の発泡剤混合物において，ＨＣＦＣ－１４１ｂをＨＦＣ－３６５ｍｆｃに置換して本件訂正発明の構成に至ることは，本件特許の優先日当時の当業者にとって動機づけがなく，容易とはいえない。 一方，同表のSample１の発泡剤混合物において －１４１ｂをＨＦＣ－３６５ｍｆｃに置換して本件訂正発明の構成に至ることは，本件特許の優先日当時の当業者にとって動機づけがなく，容易とはいえない。 一方，同表のSample１の発泡剤混合物において，ＨＣＦＣ－１４１ｂをＨＦＣ－２４５ｆａに置換すると，ＨＣＦＣ－１４１ｂの沸点は３２．１℃で室温（２５℃）では液体であるのに対し，ＨＦＣ－２４５ｆａの沸点は１５．３℃で室温では気体であるから（甲１・表４），発泡剤混合物の蒸気圧が高くなり保存中に容器が破裂する可能性が高まる，通常の気温での作業中にＨＦＣ－２４５ｆａが気化して発泡剤組成の正確な制御が困難となるなど，安全性及び発泡体の製造の観点で不都合が生じる。また，甲１・５２２頁右欄の「ZEROODP“LIQUID”BLOWINGAGENTS-HFC-365mfcCUSTOMERS’ EVALUATIONS」の欄には，ＨＦＣ－１４１ｂの代替品として液状発泡剤が好ましい旨が示唆されている。そうすると，本件特許の優先日当時の当業者にとって，甲１の表６のサンプル１の発泡剤混合物において，液体のＨＣＦＣ－１４１ｂを気体のＨＦＣ－２４５ｆａに置換する動機づけがない。 しかも，同表のSample１中のＨＣＦＣ－１４１ｂをＨＦＣ－２４５ｆａ（又はＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）に置換すると，溶解性の点で同等の発泡剤ができないことは当業者の予測し得る範囲である（塩素原子は溶解性に大きな影響を与えるが，上記置換によって塩素原子が完全に無くなってしまう。）。 したがって，本件訂正発明が甲１記載の発明から容易に想到できたとはいえず，「甲第１号証に具体的に記載された発泡剤組成物から『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』成分を除去するとしても，・・・複数の手法があり，どの手法を採れば，『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』の代替物として作用する発泡剤組成物 ，「甲第１号証に具体的に記載された発泡剤組成物から『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』成分を除去するとしても，・・・複数の手法があり，どの手法を採れば，『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』の代替物として作用する発泡剤組成物が得られるかについては，当業者といえども，予測できるとはいえない」とした審決の判断に誤りはない。 ウ原告は，甲１記載の発泡剤組成物における「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を，異性体で構造が酷似する「ＨＣＦＣ－１４１ａ」に置換することは，容易に想到できるとはいえないとした審決の判断は誤りである旨主張する。 - 21 -しかし，原告の主張は失当である。 ＨＣＦＣ－１４１ａが本件特許の優先日前に発泡剤の分野で周知，慣用であったことを示す証拠はない。 また，一般に，化学構造が類似しているからといって，直ちに同一の用途に使用できるとは限らず，発泡剤の分野においても，発泡剤分子の構造は厳密に区別されており，ＨＣＦＣ－１４１ｂとＨＣＦＣ－１４１ａのように構造異性体の関係にある２つの発泡剤分子が直ちに互換的に使用できるとは限らない。そうすると，化学構造の類似性を根拠に，甲１の表６のSample１においてＨＣＦＣ－１４１ｂをＨＣＦＣ－１４１ａに置換することを当業者が容易に想到し得るとはいえない。 さらに，原告の主張によれば，甲１には，ＨＣＦＣ類は将来的に全廃される方向である旨が記載されているというのであるから，当業者は，ＨＣＦＣ－１４１ｂの代わりに，同じくＨＣＦＣ類であるＨＣＦＣ－１４１ａを使用してみようとするはずがない。 (3) 取消事由３（本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その２）に対し原告は，甲５と同様にポリウレタンフォームの製造に用いられる甲４のＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＦＣ－１３４ａとからなる発泡剤組成物において，「ＨＦＣ－１３４ａ」を「Ｈ 想到性判断の誤り－その２）に対し原告は，甲５と同様にポリウレタンフォームの製造に用いられる甲４のＨＦＣ－３６５ｍｆｃとＨＦＣ－１３４ａとからなる発泡剤組成物において，「ＨＦＣ－１３４ａ」を「ＨＦＣ－２４５ｆａ」に変更することは当業者にとって容易であり，困難性は存在しないから，本件訂正発明の容易想到性を否定した審決の判断は誤りである旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 甲４記載の発明とは，「１，１，１，２－テトラフルオロエタン８４～８８部と１，１－ジフルオロエタン１２～１６部からなる発泡剤組成物」であり，１，１，１，２－テトラフルオロエタンはＨＦＣ－１３４ａに相当する。 審決において，甲４記載の発明におけるＨＦＣ－１３４ａは，フッ素化クロロ炭化水素と同様にジイソシアネートおよびポリイソシアネートをベースとするフォームを発泡させるのに好適であるとの知見に基づいて採用されたものであり，甲４の - 22 -特許請求の範囲に，「１，１，１，２－テトラフルオロエタンと，・・・さらに別の１つの発泡成分と」と記載されるとおり，ＨＦＣ－１３４ａは甲４記載の発明の必須成分であるから，甲５にＨＦＣ－２４５ｆａが記載されているからといって，甲４記載の発明におけるＨＦＣ－１３４ａをＨＦＣ－２４５ｆａに置換することは当業者が容易になし得ることではない。 また，甲７（甲４の訳文）において，ＨＦＣ－２４５ｆａは，「１，１，１，２－テトラフルオロエタンと，既知の液体物理発泡剤，具体的には沸点が８０℃未満である易揮発性有機化合物と，を含む２成分系発泡剤組成物」の態様に関する説明部分に記述があるのみである。具体的には，１，１，１，２－テトラフルオロエタンと組み合わされ得る前記「易揮発性有機化合物」の一例の「ハロゲン化炭化水素」の一例の「フルオロ炭 成物」の態様に関する説明部分に記述があるのみである。具体的には，１，１，１，２－テトラフルオロエタンと組み合わされ得る前記「易揮発性有機化合物」の一例の「ハロゲン化炭化水素」の一例の「フルオロ炭化水素」の一例として挙げられている（Ｒ２４５ｆａ）にすぎない（甲７・３頁）。そうすると，ＨＦＣ－２４５ｆａ（Ｒ２４５ｆａ）は，ＨＦＣ－１３４ａ（１，１，１，２－テトラフルオロエタン）と組み合わされ得る他の発泡剤の一例として記載されていることは明らかである。 したがって，甲４記載の発明において，ＨＦＣ－１３４ａをＨＦＣ－２４５ｆａに置換することは，甲４に接した当業者が容易に想到できるものではない。 (4) 取消事由４（本件訂正発明の作用効果の認定の誤り）に対し原告は，本件訂正発明の作用効果を認定した審決の判断は誤りである旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 本件訂正発明の技術思想は，（ａ）５０質量％未満のＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，及び，（ｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ－３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２－テトラフルオルエタン（ＨＦＣ－１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフルオルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つの他の発泡剤の組み合わせを使用することによって，低温での熱伝導性が改善された発泡材料を製造することができるとするものである（甲１５，本件明細書（甲１７）の段落【００２７】）。 - 23 -甲１５の表１ないし３によれば，「３０質量部のＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」と「７０質量部のＨＦＣ－２４５ｆａ」の組み合わせからなる発泡剤（実施例１ないし３：本件訂正発明に対応）と，「７０質量部のＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」と「３０質量部のＨＦＣ－２４５ｆａ」の組み合わせからなる発泡剤（比較例１ないし３：本件 」の組み合わせからなる発泡剤（実施例１ないし３：本件訂正発明に対応）と，「７０質量部のＨＦＣ－３６５ｍｆｃ」と「３０質量部のＨＦＣ－２４５ｆａ」の組み合わせからなる発泡剤（比較例１ないし３：本件訂正発明の範囲外）の両者をそれぞれ使用してポリウレタン硬質フォーム及びポリスチレン（熱可塑性プラスチック）を製造した場合に，－１０℃～－３０℃の低温において，実施例１ないし３の方が比較例１ないし３よりも熱伝導率が低く，断熱性に優れていることが実証されている。そうすると，本件訂正発明が，上記の技術思想に基づく作用効果を発揮することは明らかである。 また，原告は，甲１５の追加実験データに基づく効果は，甲１記載の発明に対する本件訂正発明の作用効果の顕著性を示すものではなく，したがって，顕著な効果はないと主張する。 しかし，原告の主張は誤りである。甲１記載の発明と本件訂正発明とは，技術思想において相違する。本件訂正発明が，上記の技術思想に基づく所望の効果を奏するのに対し（甲１５），甲１には，発泡剤（組成物又は混合物）の５０質量％未満のＨＦＣ－３６５ｍｆｃを特定の他の発泡剤と組み合わせて使用することによって，特に，低温での熱遮断特性に優れた発泡体を提供することができる点について記載も示唆もされていない以上，甲１記載の発明と本件訂正発明とを対比した実験結果がなくとも，甲１の記載に基づいて本件訂正発明の構成に容易に想到することはない。 したがって，本件訂正発明の作用効果を認定した審決の判断に誤りはない。 (5) 取消事由５（本件訂正発明１と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思想が異なるとした判断の誤り）に対し原告は，本件訂正発明１の技術思想と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思想とは異なる旨判断した審決は誤りである旨主張する。 しか ４記載の発明の技術思想が異なるとした判断の誤り）に対し原告は，本件訂正発明１の技術思想と，甲１記載の発明及び甲４記載の発明の技術思想とは異なる旨判断した審決は誤りである旨主張する。 しかし，原告の主張は失当である。 - 24 -本件訂正発明１は，（ａ）５０質量％未満のＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，及び，（ｂ）ジフルオルメタン（ＨＦＣ－３２）；ジフルオルエタン；１，１，２，２－テトラフルオルエタン（ＨＦＣ－１３４）；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフルオルプロパン；ヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも１つの他の発泡剤の組み合わせを使用することによって，低温での熱伝導性が改善された発泡材料を製造することができるというものであり，本件訂正発明１は甲１記載又は甲４記載の発明と技術思想において異なる。 本件訂正において加入された「ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない」の記載は，本件特許に係る発明が有していた甲１又は甲４記載の発明との重複を排除して，それらの発明と異なるものであることを明りょうとするためのものであり，本件訂正後の本件訂正発明１は，甲１又は甲４記載の発明と異なる。原告の主張は理由がない。 第４ 当裁判所の判断当裁判所は，審決には，原告主張に係る取消事由２及び４（本件訂正発明の容易想到性判断の誤り及び作用効果の認定の誤り）の誤りがあると解する。なお，原告主張に係る取消事由１（本件訂正発明の認定の誤り）は理由がないが，事案にかんがみ，この点を先に判断する。 １ 取消事由１（本件訂正発明の認定の誤り）について原告は，本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」との構成は，使用する発泡剤（組成物または混合物）として，ＨＦＣ－１３４ａとＨＣＦＣ－１４１ｂ ）について原告は，本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」との構成は，使用する発泡剤（組成物または混合物）として，ＨＦＣ－１３４ａとＨＣＦＣ－１４１ｂのどちらか一方（どちらでもよい）を含む態様を包含していると認定されるべきである旨主張する。 しかし，原告の主張は，採用の限りでない。すなわち，本件において，「ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない」との構成は，「ＨＦＣ－１３４ａのみを含む場合」，「ＨＣＦＣ－１４１ｂのみを含む場合」及び「ＨＦＣ－１３４ａ及びＨＣＦＣ－１４１ｂの両者を含む場合」の全てを除外する趣旨と理解するの - 25 -が相当である。 なお，被告は，本件訂正において，特許査定時の特許請求の範囲の請求項１，１１，１９及び２０各記載の発泡剤（組成物又は混合物）について「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」の記載を加えるとともに，請求項においてＨＦＣ－１３４ａに関する記載を削除していること，本件訂正は，原告が審判手続において引用した甲１（ＨＣＦＣ－１４１ｂを含む発泡剤），甲４（ＨＦＣ－１３４ａを含む発泡剤）に記載される先行技術との重複部分を削除したが，同訂正は，本件訂正発明の新規性を確保する趣旨でされたのが合理的と解されること（乙３），本件訂正が認められていること（本件訂正の可否については争われていない。）に照らすならば，本件訂正発明における「（但し，ＨＦＣ－１３４ａ又はＨＣＦＣ－１４１ｂを含まない）」は，「ＨＦＣ－１３４ａのみを含む場合」，「ＨＣＦＣ－１４１ｂのみを含む場合」及び「ＨＦＣ－１３４ａ及びＨＣＦＣ－１４１ｂの両者を含む場合」の全てを除外する趣旨と解するのが相当である。 したがって，審決の本件訂正発明の認定に誤りはなく，原告の ＣＦＣ－１４１ｂのみを含む場合」及び「ＨＦＣ－１３４ａ及びＨＣＦＣ－１４１ｂの両者を含む場合」の全てを除外する趣旨と解するのが相当である。 したがって，審決の本件訂正発明の認定に誤りはなく，原告の主張は理由がない。 ２ 取消事由２（本件訂正発明の容易想到性判断の誤り－その１）について審決は，本件訂正発明と甲１記載の対比・検討に当たって，甲１発明は「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を含有する点が，本件訂正発明との相違点であることを前提とした上で，その容易想到性の有無について，「甲第１号証には，確かに，硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤を，ＨＣＦＣ－１４１ｂから，ＨＦＣ－２４５ｆａ，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃなどに代替していく方向性は示されているといえるが，このような方向性を踏まえたものとして，具体的に示されている発泡剤組成物は，その成分として，代替物である『ＨＦＣ－２４５ｆａ』及び『ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ』とともに『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を依然として含有するものであって，この発泡剤組成物から，さらに熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を完全に除去することは，当業者が予測できるとはいえない。」，「甲第１号証に具体的に示された発泡剤組成物から『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』成分を除去するとしても，・・・複数 - 26 -の手法があり，どの手法を採れば，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の代替物として作用する発泡剤組成物が得られるかについては，当業者といえども，予測できるとはいえない。」，「甲第１号証に・・・具体的に示されている発泡剤組成物は，・・・『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を依然として含有するものであって，当業者といえども，この発泡剤組成物において，熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を，異性体で構造が酷似しているとはいえ，『ＨＣＦＣ－１４１ａ』に置換する 依然として含有するものであって，当業者といえども，この発泡剤組成物において，熱的性能，防火性能に優れる『ＨＣＦＣ－１４１ｂ』を，異性体で構造が酷似しているとはいえ，『ＨＣＦＣ－１４１ａ』に置換することは，容易に想到できるとはいえない。」として，甲１に記載された混合気体から，本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９が備える発泡剤成分事項１又は本件訂正発明２０が備える発泡剤成分事項２を，当業者といえども容易に想到できないと判断した。 これに対し，原告は，①「ＨＣＦＣ－１４１ｂが有する熱的性能および防火性能を犠牲にしてもオゾン層の破壊を最小限に防ぐ」という甲１記載の発明の解決課題を誤解し，「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」の熱的性能，防火性能に優れるとの点を過大に評価して，本件訂正発明に想到することは容易でないとした審決の判断，②「ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物として作用する発泡剤組成物」が得られるかについて当業者は予測できないとした審決の判断，③甲１記載の発泡剤組成物における「ＨＣＦＣ－１４１ｂ」を，異性体で構造が酷似する「ＨＣＦＣ－１４１ａ」に置換することは，容易に想到できるとはいえないとした審決の判断は，いずれも誤りである旨主張する。以下，この点について検討する。 (1) 甲１の記載内容甲１（甲６－２は訳文）には次の記載がある。 ア甲６－２ １頁５ないし９行「近年，硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤の分野に大きな変化が起こっている。 当初，ＣＦＣ－１１が，実使用されている唯一の発泡剤だったが，様々な代替物質が登場するようになった。その中でも，ＨＣＦＣ－１４１ｂは，高い熱的性能および防火性能が求められる場合に選択される製品になっている。しかし，オゾン層に - 27 -影響を与えないと考えられる新世代の発泡剤を検討する時期が でも，ＨＣＦＣ－１４１ｂは，高い熱的性能および防火性能が求められる場合に選択される製品になっている。しかし，オゾン層に - 27 -影響を与えないと考えられる新世代の発泡剤を検討する時期がすでにやって来ている。」イ甲６－２ １頁２４ないし２９行「ポリウレタンフォーム中に発泡剤として使用される製品に関しては，モントリオール議定書に基づき，１９９６年１月１日以降，先進国におけるＣＦＣ類の製造が禁止された。「５条国」に関しては，２０１０年までに製造を終了しなければならない。ＨＣＦＣ類もこれに含まれており，先進国における２０２０年の廃止スケジュール（２００４年から２０２０年にかけて段階的に削減），５条国における２０４０年の廃止スケジュール（２０１６年から２０４０年にかけて段階的に削減）が決まっている。」ウ甲６－２ １頁３０ないし３５行「この議定書の枠組みの中で，米国や欧州連合（ＥＵ）などの幾つかの国は，すべてのオゾン破壊物質の全廃に向けてさらに前進することを決定した。例えば，米国は，２００３年までにＨＣＦＣ－１４１ｂを段階的に廃止しなければならないことを決定した。・・・ＥＵにおいては，ＨＣＦＣ類は２０１４年までに廃止されるであろう。」エ甲６－２ ５頁１４行ないし３１行「ＨＣＦＣ－１４１ｂのすべての用途において置き換えが可能となる真の意味での「液状」ＨＦＣ代替物質が依然として求められている。その候補は既に幾つか現れている。・・・その中には，ペンタフルオロプロパンの３種の異性体，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－２３６ｅａ，およびＨＦＥ－２３６・・・がある。 これらの分子をいずれも発泡剤として用いて同一条件下で試験した。・・・これらの結果から，以下の傾向を略述することができる。 ・３種のペンタフルオロプロパン異性体 およびＨＦＥ－２３６・・・がある。 これらの分子をいずれも発泡剤として用いて同一条件下で試験した。・・・これらの結果から，以下の傾向を略述することができる。 ・３種のペンタフルオロプロパン異性体，すなわちＨＦＣ－２４５ｃａ，ＨＦＣ－２４５ｅｂ，およびＨＦＣ－２４５ｆａは，調査したすべての分野，すなわち熱伝導率（初期および熟成後の両方），圧縮永久歪み，および連続気泡率において良好 - 28 -な特性を与える。 ・この最適化されていない処方に関しては，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃは，従来の発泡剤よりわずかに劣っている。より適した界面活性剤・・・を使用すれば，結果は間違いなく向上するであろう。・・・」オ甲６－２ １１頁２ないし７行「上記液状ＨＦＣ類を用いて発泡させたポリウレタンフォームの長期熱特性を評価できることは，ＨＣＦＣ－１４１ｂ代替物質に関する他の大きな関心事である。 この問題に対応する１つの方法は，フォームの熱伝導率の劣化を観察することである。・・・ポリウレタンフォームの気相組成を観測し，これらの発泡剤がポリウレタンフォームから放散される速度を分析することもできる（独立気泡硬質ポリウレタンフォームの長期熱効率・・・は，発泡剤のフォーム外への放散に非常に依存することが見出された。）。」カ甲６－２ １１頁１８ないし４３行「最も有望な数種の代替物質の放散を比較調査するための最初のステップとして，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａ／ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの混合物を用いて２種類のポリウレタンフォームを調製した。上述の手順に従い分析した２種類のポリウレタン試料の初期の気泡に含有される気体を表６に示す。 この分析の後，一方の試料を室温で熟成させ，他方を７０℃で熟成させた。このケースでは，我々は，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４ た２種類のポリウレタン試料の初期の気泡に含有される気体を表６に示す。 この分析の後，一方の試料を室温で熟成させ，他方を７０℃で熟成させた。このケースでは，我々は，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの体積分率の比を測定した。実際，ＨＦＣ－２４５ｆａの体積分率に対するＨＣＦＣ－１４１ｂの体積分率は，単純に，気相中に存在するＨＦＣ－２４５ｆａの量に対する同じ気相中のＨＣＦＣ－１４１ｂの量の比率である。空気またはＣＯ２の量に依存する全体の体積は，もはや無関係である。 より詳しくは，気相中の物理的発泡剤（ＨＣＦＣ－１４１ｂ，ＨＦＣ－２４５ｆａ，またはＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）の量は，幾つかの機構，すなわち発泡剤のフォーム外への放散，ポリマーマトリックス内への溶解，または気泡内部における凝縮 - 29 -によってのみ減少する。発泡剤の量の増加が観察される唯一の可能性は，マトリックスから気相中への脱着により起こるものであろう。通常の環境下では，このようなことが起こるとは考えにくい。 例えば，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａの体積分率の比が増加している場合は，気相中のＨＦＣ－２４５ｆａの量がＨＣＦＣ－１４１ｂよりも速く減少していることを意味している。一方，この比が低下した場合は，ＨＣＦＣ－１４１ｂの量がＨＦＣ－２４５ｆａよりも速く減少したことを意味している。・・・室温での最初の放出を分析する。いずれも場合も，ＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＣＦＣ－１４１ｂ／ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの体積分率の比は時間とともに低下する。これは，ＨＣＦＣ－１４１ｂがフォームの気相からＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃよりも速く消失することを意味している。 したがって，この２種類のＨＦＣ類 積分率の比は時間とともに低下する。これは，ＨＣＦＣ－１４１ｂがフォームの気相からＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃよりも速く消失することを意味している。 したがって，この２種類のＨＦＣ類のいずれかを用いて発泡させたポリウレタンフォームは，ＨＣＦＣ－１４１ｂを用いたものより熟成が遅い（熟成後の熱伝導率がより高い）と期待できる。７０℃における放出の場合，この比は最初に著しく低下した後，一定になる。この放散比較調査から，ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃのいずれかで発泡させたフォームの長期熱熟成は，ＨＣＦＣ－１４１ｂで発泡させたフォームと少なくとも同程度に良好なはずであるといえる。」キ甲６－２ １１頁４４ないし４６行「我々の得た結果は，効率の高いゼロＯＤＰのＨＣＦＣ－１４１ｂ代替物質が確かに存在することを示している。これらの中でも，硬質ポリウレタンフォーム用の発泡剤としての性能だけでなく製造の容易さも考慮する場合は，ＨＦＣ－２４５ｆａおよびＨＦＣ－３６５ｍｆｃが最も有望なようである。」ク甲６－２ １２頁１３ないし１７行「・・・ＨＦＣ－３６５ｍｆｃの硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤としての可能性をはっきりと示す非常に希望的なものである。・・・その候補を許容可能な発泡剤と認定するには多くの要素（環境への影響，毒性， - 30 -燃焼性，およびフォームの性能）が必要である。・・・」(2) 判断ア上記(1) 認定の事実によれば，甲１には，ＨＣＦＣ－１４１ｂは高い熱的性能及び防火性能を有するが（ア），ＨＣＦＣ－１４１ｂ等のＨＣＦＣ類（HydroChloroFluoroCarbon）（水素と塩素とフッ素と炭素を含む化合物）はオゾン層に悪影響を与えるという深刻な欠点を有しており，米国やＥＵではＨＣ Ｃ－１４１ｂ等のＨＣＦＣ類（HydroChloroFluoroCarbon）（水素と塩素とフッ素と炭素を含む化合物）はオゾン層に悪影響を与えるという深刻な欠点を有しており，米国やＥＵではＨＣＦＣ－１４１ｂ等のＨＣＦＣ類の廃止スケジュールが定められており（イ，ウ），ＨＣＦＣ類の代替物質としては，ＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが最も有望であること（エないしキ）が開示されているといえる。 また，上記(1)エには，ＨＣＦＣ－１４１ｂの全ての用途において置き換えが可能となる分子の候補として，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－２４５ｆａ等があり，発泡試験の結果，ＨＦＣ－２４５ｆａは，調査した熱伝導率，圧縮永久歪み及び連続気泡率の分野において良好な特性があり，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃは，従来の発泡剤よりわずかに劣るものの，より適した界面活性剤を使用すれば結果は向上すると考えられること，同オ，カには，この２種類のＨＦＣ類（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ，ＨＦＣ－２４５ｆａ）のいずれかを用いて発泡させたポリウレタンフォームは，ＨＣＦＣ－１４１ｂを用いたものより熟成が遅い（熟成後の熱伝導率がより高い）と期待でき，放散比較調査から，ＨＦＣ－２４５ｆａないしＨＦＣ－３６５ｍｆｃで発泡させたフォームの長期熱熟成は，ＨＣＦＣ－１４１ｂで発泡させたフォームと少なくとも同程度に良好なはずであることが記載されている。 以上の記載によれば，甲１（甲６－２）には，オゾン層に悪影響を与えるＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃ（特に，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）を発泡剤としての使用が提案されていることが認められる。なお，ＨＣＦＣ－１４１ｂを，その熱的性能，防火性能を理由として，依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではな －３６５ｍｆｃ）を発泡剤としての使用が提案されていることが認められる。なお，ＨＣＦＣ－１４１ｂを，その熱的性能，防火性能を理由として，依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないと解される。そうすると，甲１（甲６－２）において，ＨＣＦＣ－１４１ｂの代替物質としてＨＦ - 31 -Ｃ－２４５ｆａ及びＨＦＣ－３６５ｍｆｃが好ましいとの記載から，混合気体からＨＣＦＣ－１４１ｂを除去し，その代替物としてＨＦＣ－２４５ｆａないしＨＦＣ－３６５ｍｆｃを使用した発泡剤組成物を得ることが，当業者に予測できないとした審決の判断は，合理的な理由に基づかないものと解される。 イしたがって，原告の上記①及び②の主張は理由があり，上記③の主張について検討するまでもなく，甲１に記載された混合気体から，本件訂正発明１，２，４ないし１２，１４ないし１６，１９が備える発泡剤成分事項１又は本件訂正発明２０が備える発泡剤成分事項２を，当業者といえども容易に想到できないとした審決の判断は誤りである。 ３ 取消事由４（本件訂正発明の作用効果の認定の誤り）について審決は，原告が審判手続において主張した無効理由１及び２に関し，「本件訂正発明１，２，４～１２，１４～１６及び１９は，発泡剤としての組成物または発泡剤組成物が，少なくとも，発泡剤成分事項１を発明特定事項として備えることにより，また，本件訂正発明２０は，発泡剤混合物が，少なくとも，発泡剤成分事項２を発明特定事項として備えることにより，本件当初明細書の例１のｂ）～ｃ）（段落【００４４】～【００４５】），例２，例２のｂ）及び例２のｄ）（段落【００４７】，【００５０】及び【００５４】）並びに例３のａ）（段落【００５６】）の記載から，実用に供し得る発泡体が得られることが確認できるものであり，さら ），例２，例２のｂ）及び例２のｄ）（段落【００４７】，【００５０】及び【００５４】）並びに例３のａ）（段落【００５６】）の記載から，実用に供し得る発泡体が得られることが確認できるものであり，さらに，本件当初明細書の段落【００２７】に『本発明方法により得ることができるポリウレタン発泡材料の特殊な利点は，低い温度の場合，多くの場合に約１５℃を下廻る温度で効力を生じることにある。意外なことに，本発明方法により得ることができるポリウレタン発泡材料は，純粋な炭化水素から製造された発泡材料よりも有利な熱伝導率（即ち，熱移行がよりいっそう低い）を有するだけでなく，純粋なペンタフルオルブタン（ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ）を有する発泡材料と比較した場合であっても熱伝導率は僅かである。ペンタフルオルブタン，有利に１，１，１，３，３－ペンタフルオルブタンおよび上記に他の発泡剤の少なくとも１つを有する発泡 - 32 -剤混合物を有する十分に独立気泡のポリウレタン発泡材料において，熱伝導率，即ち熱遮断能に関連して使用された発泡剤混合物の相乗効果は顕著なものである。従って，ペンタフルオルブタン，有利にＨＦＣ－３６５ｍｆｃおよび上記の発泡剤の少なくとも１つの他のものを使用しながら得ることができるポリウレタン発泡材料は，約１５℃を下廻る温度範囲内での冷気に対して遮断するのに特に好適である。』と記載されているように，低温で熱遮断性に優れた発泡体を提供することができるという効果を奏するものであって，この効果は，・・・平成１８年１月２０日付け意見書（判決注甲１５のことである。）に掲載された追加実験データによっても確認できるものである。」と判断した。 これに対し，原告は，①甲１５記載の追加実験データに基づいて本件訂正発明の作用効果を認定した審決の判断は誤りである，②本 ）に掲載された追加実験データによっても確認できるものである。」と判断した。 これに対し，原告は，①甲１５記載の追加実験データに基づいて本件訂正発明の作用効果を認定した審決の判断は誤りである，②本件当初明細書の段落【００４４】，【００４５】記載の実施例（例１のｂ），ｃ））は，本件訂正発明における「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃが５０質量％未満」との構成要件を満たさないから，上記実施例から本件訂正発明の作用効果を認定した審決は誤りである旨主張する。以下，この点について検討する。 甲１５記載の追加実験データは，本件訂正発明のうち，限定された実施例について，限定された方法により実験された結果にすぎず，このデータのみから本件訂正発明の作用効果を認定することはできないというべきである。 なお，本件当初明細書の段落【００４４】，【００４５】には，それぞれ，「本発明によれば，発泡剤組成物は，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ ８０質量部とＨＦＣ－３ ２ ２０質量部とから成り立っていた。」，「本発明によれば，発泡剤組成物は，ＨＦＣ－３６５ｍｆｃ ７０質量部とＨＦＣ－１５２ａ ３０質量部とから成り立っていた。」との記載があり（例１のｂ），ｃ）），これらの実施例は，本件訂正発明における「ＨＦＣ－３６５ｍｆｃが５０質量％未満」との構成を充足するものではない。 したがって，甲１５記載の追加実験データから，低温で熱遮断性に優れた発泡体 - 33 -を提供することができるという効果を確認できるとした審決には誤りがある。上記①の原告の主張には理由がある。 ４ 小括以上のとおり，審決には，原告主張に係る取消事由２及び４の誤りがあり，その余の判断をするまでもなく，審決は取り消されるべきである。被告は，他にも縷々主張するが，いずれも採用の限りではない。 ５ 付言当裁判 審決には，原告主張に係る取消事由２及び４の誤りがあり，その余の判断をするまでもなく，審決は取り消されるべきである。被告は，他にも縷々主張するが，いずれも採用の限りではない。 ５ 付言当裁判所は，審決には，上記２ないし４において判断した他，次の点に問題があると解する。すなわち，一般に，審決が，「本件訂正発明が甲１に記載された発明に基づいて容易に想到することができたか否か」を審理の対象とする場合，①引用例（甲１）から，引用発明（甲１に記載された発明）の内容の認定をし，②本件訂正発明と甲１記載の発明との一致点及び相違点の認定をした上で，③これらに基づいて，本件訂正発明の相違点に係る構成について，他の先行技術等を適用することによって，本件訂正発明１に到達することが容易であったか否か等を判断することが不可欠である。特に，本件においては，引用例の記載事項のいかなる部分を取捨・選択して，引用発明（甲１に記載された発明）を認定するかの過程は，引用発明として認定した結果が，本件訂正発明と引用発明との相違点の有無，技術的内容を大きく左右するという意味において，極めて重要といえる。 しかし，本件において，審決では，引用発明の内容についての認定をすることなく（甲１の記載を掲げるのみである。），また本件訂正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定をすることなく（相違点が何であるか，相違点が１個に限るのか複数あるのか等），甲１の文献の記載のみを掲げて，本件訂正発明１の容易想到性の有無の判断をしている。 当裁判所は，審決には，原告主張に係る取消事由２及び４の誤りがあるとして，審決を取り消すべきものと判断したが，差し戻した後に再開される審判過程において，引用例記載の発明の認定及び本件訂正発明と引用例記載の発明との相違点等に - 34 -ついて，別途 あるとして，審決を取り消すべきものと判断したが，差し戻した後に再開される審判過程において，引用例記載の発明の認定及び本件訂正発明と引用例記載の発明との相違点等に - 34 -ついて，別途の主張ないし認定がされた場合には，その認定結果を前提として，改めて，相違点に係る容易想到性の有無の判断をした上で，結論を導く必要が生じることになる旨付言する。 第５ 結論よって，審決を取り消すこととして，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第３部 裁判長裁判官飯村敏明 裁判官池下朗 裁判官武宮英子

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