平成１４年（行ケ）第６１号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成１４年８月２９日判決原告新日本石油株式会社訴訟代理人弁理士秋元輝雄同加藤宗和被告特許庁長官太田信一郎指定代理人佐藤修同板橋一隆同森田ひとみ同大橋良三 主文 特許庁が異議２００１－７０６７１号事件について平成１３年１２月１１日にした決定を取り消す。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第１ 当事者の求めた裁判 １ 原告(1) 主文１項と同旨(2) 訴訟費用は被告の負担とする。 ２ 被告(1) 原告の請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は原告の負担とする。 第２ 前提事実以下の事実は，いずれも，当事者間に争いがなく，証拠上も明らかである。 １ 特許庁における手続の経緯原告は，発明の名称を「さび止め油組成物」とする特許第３０８３４３３号の特許（平成５年９月１７日出願，平成１２年６月３０日設定登録，以下「本件特許」という。）の特許権者である。 本件特許に対し，請求項１（同項に係る発明を，以下「本件発明」という。）につき，特許異議の申立てがなされた。特許庁は，これを異議２００１－７ 「本件特許」という。）の特許権者である。 本件特許に対し，請求項１（同項に係る発明を，以下「本件発明」という。）につき，特許異議の申立てがなされた。特許庁は，これを異議２００１－７０６７１号事件として審理し，その結果，平成１３年１２月１１日，「特許第３０８３４３３号の請求項１に係る特許を取り消す。」との決定をし，平成１４年１月９日，その謄本を原告に送達した。 （甲第１号証，第２号証，弁論の全趣旨） ２ 決定の理由決定の理由は，要するに，本件発明は，刊行物１（特開平３－４７８９８号公報），同２（特開平２－２５２７９９号公報），同３（「潤滑通信」No.２５１株式会社潤滑通信社発行），同４（「トライボロジー叢書２新版潤滑剤の実用性能」 株式会社幸書房発行），同５（「新版石油製品添加剤」 株式会社幸書房発行）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，請求項１に係る特許は，特許法２９条２項に違反してなされたものである，とするものである。 （甲第１号証ないし第７号証） ３ 訂正審決の確定原告は，本訴係属中，平成１４年４月８日付けで，本件特許の出願の願書に添付した明細書につき，特許請求の範囲請求項１の訂正を含む訂正の審判を請求した。特許庁は，これを訂正２００２－３９０８８号事件として審理し，その結果，平成１４年６月１０日に上記訂正をすることを認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，その謄本は同月２０日に原告に送達され，確定した。 （甲第１４号証ないし第１６号証，弁論の全趣旨） ４ 本件訂正審決による請求項１の訂正の内容(1) 本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲請求項１「鉱油および／または合成油を基油として，これに組成物全量基準で の全趣旨） ４ 本件訂正審決による請求項１の訂正の内容(1) 本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲請求項１「鉱油および／または合成油を基油として，これに組成物全量基準で，(1) 中性アルカリ金属および／またはアルカリ土類金属スルフォネート，０．１～２０重量％(2) 全塩基価２０～５００mgKOH/gの塩基性アルカリ金属および／またはアルカリ土類金属スルフォネート，１．０～３０重量％，ならびに(3) 以下の(a)～(c)の中から選ばれる少なくとも１種の化合物，０．１～２０重量％(a) 酸化ワックスおよび／またはその誘導体(b) 多価アルコールの部分エステル(c) ラノリン脂肪酸誘導体を必須成分として含有し，かつ組成物の４０℃での動粘度が１～１５０mm /sであり，全塩基価が２～３０mgKOH/gおよび全塩基価（mgKOH/g）／全酸価（mgKOH/g）の比が４～２５であることを特徴とするさび止め油組成物。」(2) 本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲請求項１（下線部が訂正部分）「鉱油および／または合成油を基油として，これに組成物全量基準で，(1) 中性アルカリ金属および／またはアルカリ土類金属スルフォネート，３．０～２０重量％(2) 全塩基価２０～５００mgKOH/gの塩基性アルカリ金属および／またはアルカリ土類金属スルフォネート，１．０～３０重量％，ならびに(3) 以下の(a)～(c)の中から選ばれる少なくとも１種の化合物，０．１～２０重量％(a) 酸化ワックスおよび／またはその誘導体 １．０～３０重量％，ならびに(3) 以下の(a)～(c)の中から選ばれる少なくとも１種の化合物，０．１～２０重量％(a) 酸化ワックスおよび／またはその誘導体(b) 多価アルコールの部分エステル(c) ラノリン脂肪酸誘導体を必須成分として含有し，かつ組成物の４０℃での動粘度が１～１５０mm /sであり，全塩基価が２～３０mgKOH/gおよび全塩基価（mgKOH/g）／全酸価（mgKOH/g）の比が４～２５であることを特徴とするさび止め油組成物。」（甲第１４号証ないし第１６号証）第３ 当裁判所の判断上記事実の下では，本件特許の請求の範囲請求項１については，特許法２９条２項に違反して登録された特許であることを理由に，その特許を取り消した決定（以下「本件取消決定」という。）の取消しを求める訴訟の係属中に，特許請求の範囲の減縮を含む訂正の審判の請求がなされ，特許庁は，これを認める審決（本件訂正審決）をし，これが確定したということができる。 本件取消決定は，これにより，結果として，請求項１について，判断の対象となるべき発明の認定を誤ったことになる。この誤りが本件取消決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって，本件取消決定は，取消しを免れない。 以上によれば，本訴請求は理由がある。そこで，これを認容し，訴訟費用の負担については，原告に負担させるのを相当と認め，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６２条を適用して，主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第６民事部 裁判長裁判官山下和明 おり判決する。 東京高等裁判所第6民事部 裁判長裁判官山下和明 裁判官阿部正幸 裁判官高瀬順久
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