平成２４年３月６日判決言渡平成２２年（行ケ）第１０１４０号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成２４年３月６日判決 原告第一三共株式会社 訴訟代理人弁護士辻居幸一同奥村直樹訴訟代理人弁理士箱田篤同平山孝二同新谷雅史 被告沢井製薬株式会社 訴訟代理人弁護士高橋隆二 主文 １ 特許庁が無効２００７－８００１９２号事件について平成２２年３月２９日にした審決を取り消す。 ２ 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 １ 請求主文同旨 ２ 特許庁における手続の経緯等原告は，発明の名称を「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」とする特許（第３５４６０５８号。請求項の数１０。以下「本件特許」という。）の 特許権者である。 本件特許は，平成８年２月７日に出願され（パリ条約による優先権主張平成７年２月８日ドイツ，平成７年６月７日米国），平成１６年４月１６日に設定登録がなされた（甲１０）。 被告は，平成１９年９月１３日，本件特許につき無効審判（無効２００７－８００１９２号事件）を請求し，平成２１年３月４日，請求項１～１０に係る発明についての特 日に設定登録がなされた（甲１０）。 被告は，平成１９年９月１３日，本件特許につき無効審判（無効２００７－８００１９２号事件）を請求し，平成２１年３月４日，請求項１～１０に係る発明についての特許を無効とする旨の審決が出された。原告は，同年４月１３日，知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し，さらに，同年５月１２日，訂正審判を請求した（甲１１）。そこで，同裁判所は，同年６月８日，特許法１８１条２項に基づき，事件を審判官に差し戻すため，審決を取り消す旨の決定をした。 原告は，差戻後，審判手続において訂正を請求し，平成２２年３月２９日，上記訂正を認容した上で，請求項１～１０に係る発明についての特許を無効にする旨の審決（以下「本件無効審決」という。）が出された（甲５４）。そこで，原告は，同年５月６日，知的財産高等裁判所に，本件無効審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 原告は，平成２２年６月２日，上記訂正後の明細書のうち特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を求めて審判（訂正２０１０－３９００５２号事件）を請求し（甲１３），同年１２月１５日，請求不成立の審決が出された。そこで，原告は，知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し，同裁判所は，平成２３年１１月３０日，上記審決を取り消す旨判決し，平成２４年１月１９日，上記訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）が出され，同審決は確定した（甲５０）。 ３ 特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には，当初から，減縮後の特許請求の範囲で特許査定，設定登録がなされたものとみなされることから（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法１２８条），訂正前の特許請求の範囲に基づいてなされた無効審決は，結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなる。 がなされたものとみなされることから（平成１４年法律第２４号による改正前の特許法１２８条），訂正前の特許請求の範囲に基づいてなされた無効審決は，結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなる。 本件においては，前記のとおり，本件無効審決が出された後に，特許請求の範囲を減縮する本件訂正審決が確定している。したがって，本件無効審決は発明の要旨認定を誤ったこととなり，違法として取り消されるべきである。 ４ よって，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第３部 裁判長裁判官飯村敏明 裁判官八木貴美子 裁判官知野明
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