平成１２年（行ケ）第３６１号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成１４年７月１８日判決原告豊田合成株式会社原告株式会社豊田中央研究所原告名古屋大学長松尾稔原告科学技術振興事業団４名訴訟代理人弁護士大場正成同尾崎英男同嶋末和秀同黒田健二同訴訟複代理人弁護士吉村誠４名訴訟代理人弁理士平田忠雄同松原等同訴訟複代理人弁理士藤谷修被告日亜化学工業株式会社訴訟代理人弁護士品川澄雄同山上和則同吉利靖雄同野上邦五郎同杉本進介同冨永博之訴訟代理人弁理士豊栖康弘同青山葆同河宮治同石井久夫同北原康廣同田村啓主 河宮治同石井久夫同北原康廣同田村啓 主文 １ 特許庁が平成９年審判第１９４７０号事件について平成１２年８月８日にした審決中，特許第２６２３４６６号の請求項１に係る部分を取り消す。 ２ 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 １ 原告らの請求(1) 主文１項と同旨(2) 訴訟費用は被告の負担とする。 ２ 当事者間に争いのない事実(1) 特許庁における手続の経緯原告らは，発明の名称を「窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」とする特許第２６２３４６６号の特許（平成２年２月２８日特許出願，平成９年４月１１日設定登録，以下「本件特許」という。）の特許権者である。 被告は，平成９年１１月１３日，本件特許を請求項１ないし４のいずれに関しても無効にすることについて，審判を請求した。 特許庁は，これを平成９年審判第１９４７０号事件として審理し，その結果，平成１２年８月８日，「特許第２６２３４６６号発明の明細書の請求項１乃至４に記載された発明についての特許を無効とする。審判費用は，被請求人の負担とする。」との審決をし，その謄本を同年８月２８日に原告らに送達した。 (2) 審決の理由審決の理由は，①平成８年１１月１５日付け手続補正書による補正が，本件特許の出願当初明細書の要旨を変更するものであるため，本件特許の出願は同補正日になされたものとみなされ，その結果，本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし４に係る発明は，本件特許に係る公開公報（特開平３－２５２１７ 細書の要旨を変更するものであるため，本件特許の出願は同補正日になされたものとみなされ，その結果，本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし４に係る発明は，本件特許に係る公開公報（特開平３－２５２１７５号）に記載された発明であると認められ，特許法２９条１項３号の規定に違反して登録されたものということになる，②本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし４に係る発明は，本件特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明から当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定に違反して登録されたものである，③本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし４に係る発明は，本件特許の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）の発明の詳細な説明に，当業者がその実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成及び効果が記載されているとは認められず，平成２年法律３０号改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）３６条３項の規定に違反してなされたものである，とするものである。 (3) 原告らは，本訴係属中の平成１４年１月８日に，本件特許に係る異議申立事件（平成９年異議第７５８９８号）の審理の過程において，本件明細書の訂正を求める訂正請求書を提出した。特許庁は，同異議事件について審理し，その結果，平成１４年１月３１日に，上記訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであること，及び，独立特許要件があることを認めて，訂正をすることを認め（以下「本件訂正」という。），本件特許の請求項１に係る特許を維持する，との異議の決定をし，これが確定した。 (4) 本件訂正の内容(ｱ) 本件訂正前の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。 「【請求項１】サファイア基板と，サファイア基板上に有機金属化合物気相成長法により形成さ (4) 本件訂正の内容(ｱ) 本件訂正前の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。 「【請求項１】サファイア基板と，サファイア基板上に有機金属化合物気相成長法により形成された窒化ガリウム系化合物半導体（ＡｌXＧａ1-XＮ；Ｘ＝０を含む）の気相成長膜を有する発光素子であって，前記気相成長膜は，前記気相成長時に導入されたシリコンを含むことにより抵抗率が３×１０-1～８×１０-3Ωcmであることを特徴とする発光素子。 【請求項２】前記気相成長膜は窒化ガリウム（ＧａＮ）であることを特徴とする請求項１に記載の発光素子。 【請求項３】前記サファイア基板と前記気相成長膜との間に，バッファ層を有することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の発光素子。 【請求項４】前記バッファ層は，気相成長膜の成長温度より低温で，サファイア基板上に有機金属化合物気相成長法により形成されたことを特徴とする請求項３に記載の発光素子。」(ｲ) 本件訂正後の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（下線部が訂正された箇所である。）。 「【請求項１】サファイア基板と，サファイア基板上に有機金属化合物気相成長法により形成された窒化ガリウム化合物半導体（ＧａＮ）の気相成長膜と，前記サファイア基板と前記気相成長膜との間に，前記気相成長膜の成長温度より低温でサファイア基板上に有機金属化合物気相成長法により形成されたバッファ層とを有する発光素子であって，前記気相成長膜は，前記気相成長時にドーピングされたシリコンがドナーとして作用して抵抗率を３×１０-1～８×１０-3Ωcmの範囲の所望の値に設定できる制御可能状態で形成されたＮ型の層であることを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。」（【請 ーとして作用して抵抗率を３×１０-1～８×１０-3Ωcmの範囲の所望の値に設定できる制御可能状態で形成されたＮ型の層であることを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。」（【請求項２】，【請求項３】，【請求項４】はいずれも削除された。その後，本件特許の請求項２ないし４を無効とした審決を取り消すとの訴えは，取り下げられた。） ３ 争点本件訂正により本件特許に係る特許請求の範囲が減縮されたか。 ４ 争点に関する当事者の主張(1) 原告ら(ｱ) 本件訂正前の請求項１に係る発明（以下「訂正前発明１」という。）と本件訂正後の請求項１に係る発明（以下「訂正後発明１」という。）とを比較すれば，特許請求の範囲が減縮されていることは，明らかである。 (ｲ) 被告は，本件訂正により特許請求の範囲が減縮されたかどうかについては，本件訂正前の請求項４に係る発明（以下「訂正前発明４」という。）と，訂正後発明１とを比較して判断すべきである，と主張する。しかし，両者の請求項を比較しても，前者において，「前記気相成長膜は，前記気相成長時に導入されたシリコンを含むことにより抵抗率が３×１０-1～８×１０-3Ωcmである」とされていたものが，後者において「前記気相成長膜は，前記気相成長時にドーピングされたシリコンがドナーとして作用して抵抗率を３×１０-1～８×１０-3Ωcmの範囲の所望の値に設定できる制御可能状態で形成されたＮ型の層である」と減縮されたものであることは明らかである。 (ｳ) 審決は，訂正後発明１において追加された要件について審理判断していない。したがって，審決は，取り消されるべきである（最３小判平成１１年３月９日・民集５３巻３号３０３頁）。 (2) 被告(ｱ) 本件訂正は，請求項１ 追加された要件について審理判断していない。したがって，審決は，取り消されるべきである（最３小判平成１１年３月９日・民集５３巻３号３０３頁）。 (2) 被告(ｱ) 本件訂正は，請求項１ないし４をまとめて請求項１と訂正したものであるから，訂正後発明１の特許請求の範囲が減縮されたかどうかは，本件訂正前の請求項１ないし４全体と本件訂正後の請求項１とを比較すべきである。 仮に，本件訂正により，本件訂正前の請求項１が本件訂正後の請求項１に訂正されたものであるとしても，最３小判平成１１年３月９日の趣旨は，特許請求の範囲が訂正により減縮された場合には，新たな要件が付加されているため，改めて公知事実との対比を行わなければ，同発明が特許を受けることができるかどうかの判断をすることができず，このような判断を，特許庁における審判の判断を経ることなく，審決取消訴訟の係属する裁判所において第１次的に行うことはできないというものであることからすれば，本件についても，特許庁が，審判において，訂正後発明１について，既に審理判断していたかどうかによって決すべきである。訂正後発明１が審判において既に審理判断された訂正前発明４と同一であった場合についてまで，審決を取り消すべき理由はない。 (ｲ) 本件訂正前の請求項４は，請求項３に従属し，同請求項３は請求項２に従属し，同請求項２は請求項１に従属しているから，請求項４を単独で（請求項１ないし３の内容を明示して）記載すると次のとおりである。 「【請求項４】 サファイア基板と，サファイア基板上に有機金属化合物気相成長法により形成された窒化ガリウム化合物半導体（ＧａＮ）の気相成長膜と，前記サファイア基板と前記気相成長膜との間に，前記気相成長膜の成長温度より低温で，サファイア基板上に有機金属化合 属化合物気相成長法により形成された窒化ガリウム化合物半導体（ＧａＮ）の気相成長膜と，前記サファイア基板と前記気相成長膜との間に，前記気相成長膜の成長温度より低温で，サファイア基板上に有機金属化合物気相成長法により形成されたバッファ層とを有する発光素子であって，前記気相成長膜は，前記気相成長時に導入されたシリコンを含むことにより抵抗率が３×１０-1～８×１０-3Ωcmであることを特徴とする発光素子。」この訂正前発明４と訂正後発明１とを比較すれば，前者において，「前記気相成長膜は，前記気相成長時に導入されたシリコンを含むことにより抵抗率が３×１０-1～８×１０-3Ωcmである」とされていたものが，後者において「前記気相成長膜は，前記気相成長時にドーピングされたシリコンがドナーとして作用して抵抗率を３×１０-1～８×１０-3Ωcmの範囲の所望の値に設定できる制御可能状態で形成されたＮ型の層である」とされた点だけが相違するにすぎない。 そして，本件明細書の記載によれば，訂正前発明４の上記の「前記気相成長膜は，前記気相成長時に導入されたシリコンを含むことにより抵抗率が３×１０-1～８×１０-3Ωcmである」との構成は，「前記気相成長膜は，前記気相成長時にドーピングされたシリコンがドナーとして作用して抵抗率を３×１０-1～８×１０-3Ωcmの範囲の所望の値に設定できる制御可能状態で形成されたＮ型の層である」との意味で記載されていたことは明らかであり，審決もこのような意味に解釈して公知技術との対比をしていたのである。したがって，訂正後発明１は，審判において既に審理判断された訂正前発明４と同一であるから，審決を取り消すべき理由はない。 ５ 当裁判所の判断(1) 上記当事者間に争いのない事実及び証拠（甲７ る。したがって，訂正後発明１は，審判において既に審理判断された訂正前発明４と同一であるから，審決を取り消すべき理由はない。 ５ 当裁判所の判断(1) 上記当事者間に争いのない事実及び証拠（甲７６，７７）によれば，本件訂正は，訂正前の特許請求の範囲の請求項１を，訂正後の請求項１と訂正し，訂正前の請求項２ないし４を削除したものであると認められる。したがって，訂正前発明１は，本件訂正により，訂正後発明１に訂正されたものである。そして，両者を比較すれば，その特許請求の範囲が減縮されたものであることは，明らかである。 (2) 原告らの挙げる最高裁判決（最３小判平成１１年３月９日）は，特許請求の範囲が訂正により減縮された場合には，新たな要件が付加されているのであるから，改めて公知事実との対比を行わなければ，同発明が特許を受けることができるかどうかの判断をすることができず，このような判断を，特許庁における審判の判断を経ることなく，審決取消訴訟の係属する裁判所において第１次的に判断を行うことはできないと判示したものである。この最高裁判決の判示からすれば，本件においては，訂正前発明１ないし４について，既に審判により審理判断がされているのであるから，特許庁における審判の判断を経ることなく，審決取消訴訟の係属する裁判所において判断を行うことができるか否かは，単に訂正前発明１だけとではなく，訂正前発明１ないし４のすべてと比較して，決定すべきことになるのは，当然である。具体的には，訂正前発明１ないし４のうち，訂正後発明１に最も近似しているのが訂正前発明４であることは，明らかであるから，これと訂正後発明１とを比較した上で，これを判断すべきである。すなわち，訂正前発明４の特許性が審決において判断され，その後，この発明に係る請求項が本件訂正により削除されたと とは，明らかであるから，これと訂正後発明１とを比較した上で，これを判断すべきである。すなわち，訂正前発明４の特許性が審決において判断され，その後，この発明に係る請求項が本件訂正により削除されたとしても，訂正後発明１の請求項がこの削除された請求項と同一であった場合については，訂正後発明１については既に審判による審理判断がなされているとみることができるのであるから，本件訂正が確定し，訂正前の請求項４が削除されたとの理由のみによって，審決を取り消すべきではない，というべきである。 (3) 被告は，訂正後発明１は，審判により審理判断された訂正前発明４と同一である，と主張する。しかし，この訂正前発明４と訂正後発明１の特許請求の範囲を比較すれば，前者において，「前記気相成長膜は，前記気相成長時に導入されたシリコンを含むことにより抵抗率が３×１０-1～８×１０-3Ωcmである」とされていたものが，後者において「前記気相成長膜は，前記気相成長時にドーピングされたシリコンがドナーとして作用して抵抗率を３×１０-1～８×１０-3Ωcmの範囲の所望の値に設定できる制御可能状態で形成されたＮ型の層である」と，下線を付加した部分が付加されて訂正されたものであることは，明らかである。この訂正が，発明を特定する特許請求の範囲の文言を，訂正前のものから，これに新たな要件を付加する形のものを加えるものであることは，明らかである。 被告は，本件明細書の記載によれば，訂正前発明４における前者の記載が，訂正後発明１における後者の記載の意味で記載されているものであることは明らかである，と主張する。しかし，訂正後発明１の特許請求の範囲の記載は，上記認定のとおり，一見する限り，訂正前発明４に新たな要件を付加するものとなっているのであるから，この新たな要件のように とは明らかである，と主張する。しかし，訂正後発明１の特許請求の範囲の記載は，上記認定のとおり，一見する限り，訂正前発明４に新たな要件を付加するものとなっているのであるから，この新たな要件のようにみえるものについて，これが訂正後発明１において，どのような意味を与えているのか，被告が主張するように訂正前発明４のものと実質的に同趣旨のものとみることができるのかどうか，ということがまず問題となるのであり，これにつき，特許庁における審判の審理判断を経ることなく，審決取消訴訟の係属する裁判所において第１次的に判断を行うことはできないものと解さざるを得ないのである。 (4) 上述したところによれば，本件特許の訂正前の請求項１については，特許法２９条１項３号，特許法２９条２項，旧特許法３６条３項の規定に違反して登録された特許であることを理由に特許を無効とした審決の取消しを求める訴訟の係属中に，当該特許に係る発明を特定する特許請求の範囲につき，それを減縮する形で文言を変更する本件訂正を認めた異議の決定が確定したということになり，審決は，結果として，判断の対象となるべき発明の要旨の認定の基礎となる特許請求の範囲の文言の認定を誤ったものとなる。この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって，審決は取消しを免れない。 ６ 以上によれば，本訴請求は理由がある。そこで，これを認容し，訴訟費用の負担については，原告らに負担させるのを相当と認め，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６２条，６５条を適用して，主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第６民事部 裁判長裁判官山下和明 第６民事部 裁判長裁判官山下和明 裁判官設樂隆一 裁判官高瀬順久 （別紙）更正決定
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