令和２年１０月１４日判決言渡令和元年（ネ）第１００６２号商標権移転登録手続等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成３０年(ワ)第１１３９９号）口頭弁論終結日令和２年８月１７日判決 控訴人ダミアーニ・ジャパン株式会社 訴訟代理人弁護士長沢幸男長沢美智子増田智彦木田翔一郎 被控訴人株式会社鈴屋 訴訟代理人弁護士大武英司播摩洋平訴訟復代理人弁護士古川和典主文 １ 本件控訴を棄却する。 ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第１ 控訴の趣旨 １ 原判決を取り消す。 ２(1) （主位的請求）被控訴人は，控訴人に対し，別紙商標権目録記載１ないし９の各商標権の 移転登録手続をせよ。 (2) （予備的請求）被控訴人は，控訴人に対し，別紙商標権目録記載１ないし９の各商標権について，同目録記載１ないし９の各商標登録の抹消登録手続をせよ。 第２ 事案の概要（略称は，特に断りのない限り，原判決に従う。） １ 事案の要旨本件は，控訴人が，別紙商標権目録記載１ないし９の各商標（以下「本件各商標」と総称し，それぞれの商標を同目録記載の番号に応じて「本件商標１」などといい，本件各商標に係る商標権を「本件各商標権」という。）の商標権者である被控訴人との間で，控訴人の有する「ＲＯＣＣＡ」ブランドに係る業務提携が終了したときは被控訴人が無償で控訴人に 商標１」などといい，本件各商標に係る商標権を「本件各商標権」という。）の商標権者である被控訴人との間で，控訴人の有する「ＲＯＣＣＡ」ブランドに係る業務提携が終了したときは被控訴人が無償で控訴人に対し本件各商標権の移転登録をする旨の合意をした旨主張して，被控訴人に対し，上記合意に基づき，主位的に本件各商標権の移転登録手続を，予備的に本件各商標の商標登録の抹消登録手続を求める事案である。 原審は，控訴人主張の合意の成立が認められない旨判断し，控訴人の請求をいずれも棄却した。 控訴人は，原判決を不服として本件控訴を提起した。 ２ 前提事実次のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」の第２の４記載のとおりであるから，これを引用する。 (1) 原判決３頁９行目の「（以下，」から１０行目の「という。）」までを削り，同頁１０行目の「日本法人として，」の次に「平成１０年１０月１４日に設立された，」を加え，同頁１３行目の「抱えており，」を「有しており，」と改める。 ⑵ 原判決３頁１８行目から１９行目にかけての「ＲｏｃｃａＳ．Ｐ．Ａ．」を「ロッカソシエテ，ペル，アチオニ」と，同頁１９行目の「ダミアーニ 社」を「ダミアーニ・グループの中核のイタリア法人「ダミアーニＳ．Ｐ． Ａ．」（以下「ダミアーニ社」という。）に買収され，平成２６年」と，同頁２０行目の「（甲７）。」を「（甲７，１２）。」と改め，同頁２１行目の「鹿屋市」の次に「（令和元年９月１日以降は鹿児島市）」を加える。 ⑶ 原判決３頁２５行目から４頁１行目までを次のとおり改める。 「⑵ 本件各商標の商標登録の経緯等ア被控訴人は，別紙商標権目録記載１ないし９のとおり，平成１８年２月９日に本件商標１について，平成１９年４月１２日に本件商標５ないし７について，平成２ る。 「⑵ 本件各商標の商標登録の経緯等ア被控訴人は，別紙商標権目録記載１ないし９のとおり，平成１８年２月９日に本件商標１について，平成１９年４月１２日に本件商標５ないし７について，平成２１年６月１２日に本件商標２ないし４について，平成２２年５月１９日に本件商標８及び９について各商標登録出願を行い，平成１８年１２月２２日に本件商標１の商標登録を，平成２４年４月２７日に本件商標２ないし４の商標登録を，同年５月１８日に本件商標５ないし９の商標登録を受けた（甲５，６の各１ないし９）。 イダミアーニ・グループの「ダミアーニインターナショナルビーヴィ」（以下「ダミアーニＢ．Ｖ．社」という。）は，平成２１年７月２１日，本件商標１について商標登録無効審判（以下「別件無効審判」という。）を請求した（甲５の１，甲７）。 特許庁は，上記請求を無効２００９－８９００８５号事件として審理を行い，平成２２年２月２５日，別件無効審判の請求は成り立たないとの審決（以下「別件審決」という。甲７）をし，同年７月７日，別件審決は確定した（甲５の１）。 別件審決の理由の要旨は，本件商標１の商標登録は，商標法４条１項１１号，１５号又は１９号のいずれにも違反しないから，同法４６条１項により無効とすることはできないというものである。」第３ 当事者の主張 １ 控訴人の主張⑴ア控訴人と被控訴人は，平成１５年７月頃，控訴人が被控訴人に対し，対象地域を鹿児島市内，使用目的を被控訴人が同市内で出店する店舗名としての使用，使用態様をダミアーニ・グループのイメージを毀損しない態様とし，期間の定めなく，対価は無償との約定で，「ＲＯＣＣＡ」の標章の使用を許諾する旨の使用許諾契約（以下「本件使用許諾契約」という。）を締結した。 イ控訴人と被控訴 イメージを毀損しない態様とし，期間の定めなく，対価は無償との約定で，「ＲＯＣＣＡ」の標章の使用を許諾する旨の使用許諾契約（以下「本件使用許諾契約」という。）を締結した。 イ控訴人と被控訴人は，平成２６年４月２３日，要旨次の内容の合意（以下「本件合意」という。）をした。 (ア) 控訴人と被控訴人は，本件各商標の商標登録に係る真の権利者は控訴人であること，被控訴人が本件各商標の商標登録出願をし，本件各商標の商標登録を受けたことが，本件使用許諾契約に違反することを相互に確認する。 (イ) 控訴人と被控訴人は，本件合意が遵守される限りにおいて，被控訴人が本件各商標の商標登録出願をし，本件各商標の商標登録を受けたことが，控訴人の許諾に基づくものであったとして取り扱うことに合意し，控訴人は，被控訴人に対し，控訴人と被控訴人との業務提携の継続を条件に，本件各商標権の使用許諾を継続する。 (ウ) 被控訴人は，控訴人との業務提携が終了（信頼関係破壊による解約を含む。）したときは，直ちに無償で，控訴人に対し，本件各商標権の移転登録手続をする。 (エ) 本件合意による本件使用許諾契約の修正は，被控訴人による本件使用許諾契約の違反により生じた控訴人のいかなる権利の放棄も意味しない。 ウ控訴人と被控訴人が本件合意をした経緯及び事情等は，以下のとおりである。 (ア) ダミアーニ社及び控訴人の代表者を兼ねていたＡは，平成１５年７月当時，ダミアーニ・グループがロッカ社を買収すべく株式の過半数を有していたことから，ロッカ社の代表者と交渉し，控訴人が日本において「ＲＯＣＣＡ」の標章を使用することの許諾を得ていた。そして，Ａは，同月頃，被控訴人代表者と面談し，控訴人と被控訴人との間で本件使用許諾契約を締結した。 そ の代表者と交渉し，控訴人が日本において「ＲＯＣＣＡ」の標章を使用することの許諾を得ていた。そして，Ａは，同月頃，被控訴人代表者と面談し，控訴人と被控訴人との間で本件使用許諾契約を締結した。 その後，控訴人と被控訴人は，平成２６年４月２３日,本件合意をした。 本件合意について，書面が交わされていないが，これは，ダミアーニ・グループがロッカ社の買収を予定していたことや，本件使用許諾契約を締結した控訴人の意に反し，被控訴人が自己を権利者として本件商標１の商標権の設定登録を受けたことなどの経緯に照らして，Ａ，ダミアーニ・グループのセールスマネージャーであるＢと被控訴人代表者との面談において，口頭で合意されたためである。 (イ) これに対し原判決は，①本件合意の内容は，商標権者でない控訴人に一方的に有利な内容になっており，このような通常の取引とは質的に異なるような重大な内容であるにもかかわらず，書面を作成せずに，口頭で合意をするのは不自然である，②被控訴人が，本件各商標の商標権者である立場を覆すような，控訴人に一方的に有利な内容の合意を，控訴人との間であえて行う合理的な理由はない，③平成２０年９月にダミアーニ・グループがロッカ社を買収したことにより，ロッカ社から「ＲＯＣＣＡ＼ＣＡＬＤＥＲＯＮＩ」の商標を譲り受け，同商標権は，平成２１年７月２１日付けでロッカ社からダミアーニ・グループに移転されたことからすると，それより前の平成１５年７月当時は，控訴人は，日本国内において「ＲＯＣＣＡ」に関する権利を何ら有していなかったから,本件使用許諾契約は成立していないなどとして，本件合意の成立は認められない旨判断した。 しかしながら，①については，控訴人は，販売代理店との契約は，通常の取引とは質的に異なるような重大な内容の契約であって 成立していないなどとして，本件合意の成立は認められない旨判断した。 しかしながら，①については，控訴人は，販売代理店との契約は，通常の取引とは質的に異なるような重大な内容の契約であっても，すべて口頭で締結していた。控訴人と被控訴人間の販売代理店契約も，平成１５年頃に，口頭で締結されており，また，控訴人は，被控訴人代表者のＣが勤務していた株式会社サカグチ（以下「サカグチ」という。）との間の販売代理店契約も口頭で締結していた。このように口頭で成立している本件使用許諾契約を，口頭の本件合意により修正することは，何ら不自然ではない。 次に，②については，宝飾メーカーのブランド名を商標登録する場合，権利者は宝飾メーカーとすることが商慣習上当然であって，販売代理店が世界的な宝飾メーカーのブランド名を権利化できないことは商慣習上当然である。また，総代理店契約が解消されれば，登録されたブランド名の商標の権利者は，防衛目的を失うため宝飾メーカーに戻されることも，商慣習上当然である。しかるところ，平成１５年当時，ダミアーニ商品の日本における知名度はさほど高くなかったかもしれないが，国外においては，１７９４年誕生の「ロッカ」，１９２４年誕生の「ダミアーニ」を始めとするダミアーニ・グループのブランドは，既に最高級ブランドとして，世界の宝飾業界において確固たる地位を築き上げていたことからすると，業界における商慣習に照らし，ダミアーニ商品の販売代理店の一つにすぎない被控訴人が，国際的な高級宝飾ブランドであるダミアーニ・グループが保有していたブランド名「ＲＯＣＣＡ」を権利化し，保持できる理由はない。 したがって，控訴人と被控訴人が，控訴人に一方的に有利な内容の本件合意をしたことは，商慣習や社会常識に照らし，極めて合理的である。 ③については， ＲＯＣＣＡ」を権利化し，保持できる理由はない。 したがって，控訴人と被控訴人が，控訴人に一方的に有利な内容の本件合意をしたことは，商慣習や社会常識に照らし，極めて合理的である。 ③については，商標法は，「商品若しくは役務に関する広告，価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し，若しくは頒布し，又はこれらを 内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」を，標章（商標）の使用とみなす旨定めている（商標法２条３項８号）。そして，一般的に，店舗名を商品に関する広告，価格表若しくは取引書類に付して展示し又は頒布することは，店舗運営にあたって不可欠の行為であるから，被控訴人としては，「ＲＯＣＣＡ」を店舗名として使用する合意をするだけでは足りず，商標として使用することにつき使用許諾の合意をする必要があった。 そして，民法上，商標が登録されているか否かを問わず，使用許諾契約を締結することは可能であり，また，商標法上，商標権者は，商標登録後，当該登録商標を使用する権利を専有することとなるが（商標法２５条参照），商標権者によらない当該商標の使用許諾契約の効力を否定する規定は存在しないから，商標権の登録と当該商標の使用許諾契約の有効性とは別次元の問題である。 したがって，平成１５年７月当時，ロッカ社の株式の過半数を取得していた控訴人を含むダミアーニ・グループが，「ＲＯＣＣＡ」の標章の使用許諾契約を締結することは，民法及び商標法に照らして，何ら支障もなく実行可能であった。平成１９年４月１０日当時，被控訴人店舗の入口に「ＲＯＣＣＡ」の商標及び「ＤＡＭＩＡＮＩ」の商標を表示していることを示す写真（甲２１の１，２）は，ダミアーニ商品の日本販売代理店が,ダミアーニ社から「ＲＯＣＣＡ」の商標及び「ＤＡＭＩＡＮＩ」の商標の双方につい の商標及び「ＤＡＭＩＡＮＩ」の商標を表示していることを示す写真（甲２１の１，２）は，ダミアーニ商品の日本販売代理店が,ダミアーニ社から「ＲＯＣＣＡ」の商標及び「ＤＡＭＩＡＮＩ」の商標の双方について使用許諾を受け,これらを使用して小売業を営んでいることを端的に示している。 以上によれば，原判決の上記判断は誤りである。 ⑵ 控訴人は，被控訴人が平成２８年以降本件各商標権の移転交渉を拒絶するようになり，控訴人と被控訴人間の信頼関係が破壊されたため，本件訴状をもって，被控訴人に対し，本件合意を解約する旨の意思表示をした。 本件訴状の送達により，控訴人と被控訴人の本件合意は終了した。 ⑶ よって，控訴人は，被控訴人に対し，主位的に，本件合意に基づく履行請求として，本件商標権の移転登録手続を求め，予備的に，本件合意の解約による原状回復請求として，本件各商標の商標登録の抹消登録手続を求める。 ２ 被控訴人の主張控訴人主張の本件使用許諾契約の締結の事実及び本件合意の事実は，いずれも否認する。 ⑴ア被控訴人代表者のＣは，平成１５年当時，被控訴人の宝飾店の出店に係る責任者であったところ，Ａが出店予定地を見るために鹿児島市を訪れ，Ａとの間で店舗の名称が話題となった際，Ａが提案した「カルデローニ」という名称に対して，響きが日本に馴染まないと指摘したところ，更に「ＲＯＣＣＡ」を提案されたことから，これを採用したものである。 しかるところ，店舗の名称は，事業が行われている建物を認識させるものであるのに対し，商標は，同種の他の商品とは異なるものであることを認識させるものであるから，店舗の名称と商標とは別個の概念であり，被控訴人が鹿児島市内に出店する店舗の名称をＡが提案した「ＲＯＣＣＡ」とすることが決定されたことをもって，控訴人主張の本件 あることを認識させるものであるから，店舗の名称と商標とは別個の概念であり，被控訴人が鹿児島市内に出店する店舗の名称をＡが提案した「ＲＯＣＣＡ」とすることが決定されたことをもって，控訴人主張の本件使用許諾契約が締結されたということができない。 また，商標登録を受けていない商標については，使用許諾を受けなくなくても当該商標を使用することが妨げられることはなく，使用許諾契約を締結する必要はないから，被控訴人が控訴人主張の本件使用許諾契約を締結しなければならない状況あるいは必要性があったということができない。 イ Ｃは，平成１６年頃，被控訴人に就職する前に就業していたサカグチがダミアーニ・グループの看板商品である「ベル・エポック」を自社の店名に使用し，商標登録を受けてダミアーニ・グループと紛争になっていることを知り，控訴人の会長のＤに「ＲＯＣＣＡ」も同じことになると，問題 である旨を相談したところ，Ｄから，「なぜまだ登録していないのか」と言われ，防衛策として，被控訴人が本件商標１の商標登録出願をするに至ったものである。 ⑵ 被控訴人が控訴人との間で締結した口頭契約は，商品の発注，納品等の取引に係る契約においてだけであり，それ以外は存在しない。まして，被控訴人と控訴人が，商標をめぐる契約を口頭で締結したことはない。 また，控訴人が一方的に自らの解釈で被控訴人にした提案（甲８ないし１０の各１）については，あまりに内容が不合理であるため，これに取り合わなかった経緯がある。 第４ 当裁判所の判断 １ 認定事実前記第２の２の前提事実と証拠（甲１ないし１３，１５，１６，２２，乙１（いずれも枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。 ⑴ア(ア) １９２４年にイタリアで設立された 提事実と証拠（甲１ないし１３，１５，１６，２２，乙１（いずれも枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。 ⑴ア(ア) １９２４年にイタリアで設立されたダミアーニ社を中核とするダミアーニ・グループは，「ダミアーニ」の宝飾ブランドを展開している。 控訴人は，ダミアーニ・グループの日本法人として，平成１０年１０月１４日に設立された，宝石類，時計，貴金属製の装身具，宝飾雑貨等の輸出入及び販売等を目的とする株式会社である。 (イ) ダミアーニ社は，２００８年（平成２０年），イタリア法人「ロッカソシエテ，ペル，アチオニ」（ロッカ社）を買収し，２０１４年（平成２６年），同社を吸収合併した。ロッカ社は，１７９４年に誕生した「ＲＯＣＣＡ」ブランドのジュエリーや時計を取り扱っていた。 ダミアーニ・グループは，主たるブランドの「ダミアーニ」などのほか，「ＲＯＣＣＡ」ブランドを展開し，２０１８年（平成３０年）２月時点で，イタリア，韓国，スイスなどに「ＲＯＣＣＡ」の名称の店舗を １４店運営している。また，ダミアーニ・グループは，「ＲＯＣＣＡ」の名称のオンラインショッピングサイト（甲４）を運営している。 イ被控訴人は，昭和２９年１０月２５日に設立された，一般衣料品及び服飾雑貨の販売，宝石・貴金属の加工，製造，販売等を目的とする株式会社である。 ⑵ア Ｃは，平成１３年頃，「ダミアーニ」ブランドの商品の卸売業及び小売業を行っていたサカグチに入社し，平成１４年８月末に同社を退社した後，同年９月に被控訴人に入社した。その後，Ｃは，平成２３年９月１日，被控訴人の代表取締役に就任した。 イ Ｃは，平成１５年７月頃，鹿児島市で「ダミアーニ」ブランドの商品の取扱いを中心とした被控訴人の店舗を出店したいと考え 社した。その後，Ｃは，平成２３年９月１日，被控訴人の代表取締役に就任した。 イ Ｃは，平成１５年７月頃，鹿児島市で「ダミアーニ」ブランドの商品の取扱いを中心とした被控訴人の店舗を出店したいと考えていた。 ダミアーニ社及び控訴人の代表者を兼ねていたＡは，同月頃，同市を訪れて，Ｃと面談し，その際，Ａの提案で，被控訴人が同市に出店する店舗の名称を「ＲＯＣＣＡ」とすることが決定された。 その後，被控訴人は，控訴人と取引をするようになった。 ⑶ア被控訴人は，平成１８年２月９日，別紙商標権目録記載１のとおり，「ＲＯＣＣＡ」の標準文字からなる本件商標１について，指定商品を第１４類「身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，宝石，宝石の模造品」として商標登録出願をし，同年１２月２２日，本件商標１の商標登録を受けた。 被控訴人は，平成１９年４月１２日，同目録記載５ないし７のとおり，「ＲＯＣＣＡ」及び「ＳＩＮＣＥ １９４７」の上下２段の文字又は「ＲＯＣＣＡ」の文字（標準文字）からなる本件商標５ないし７について商標登録出願をした。 その後，平成２０年頃には，控訴人と被控訴人の取引は行われなくなった。 イダミアーニ・グループのブランド管理を行うダミアーニＢ．Ｖ．社は，平成２１年７月２１日，本件商標１について別件無効審判を請求した。 特許庁は，平成２２年２月２５日，別件無効審判の請求は成り立たないとの別件審決（甲７）をした。別件審決の理由の要旨は，本件商標１の商標登録は，商標法４条１項１１号，１５号又は１９号のいずれにも違反しないから，同法４６条１項により無効とすることはできないというものである。その後，同年７月７日，別件審決は確定した（甲５の１）。 ウ一方，被控訴人は，別紙商標権目録２ないし９記載のと 違反しないから，同法４６条１項により無効とすることはできないというものである。その後，同年７月７日，別件審決は確定した（甲５の１）。 ウ一方，被控訴人は，別紙商標権目録２ないし９記載のとおり，平成２１年６月１２日に本件商標２ないし４について，平成２２年５月１９日に本件商標８及び９について各商標登録出願を行い，平成２４年４月２７日に本件商標２ないし４の商標登録を，同年５月１８日に本件商標５ないし９の商標登録を受けた。 ⑷ア Ａは，平成２６年４月２３日，ダミアーニ・グループのセールスマネージャーのＢ及び当時の控訴人代表者Ｅとともに，大阪市内のレストランで，被控訴人代表者のＣと面談した。 イその後，被控訴人は，平成２７年及び平成２８年に開催した被控訴人の展示会にダミアーニブランドの商品を出展した。 ⑸ア控訴人は，被控訴人に対し，本件各商標権に関する和解を提案する旨の２０１７年（平成２９年）２月２５日付け書面（甲８の１）を送付し，同書面は，同年３月１日，被控訴人に到達した（甲８の２）。同書面添付の和解契約書案（甲８の１。以下「本件和解契約書案」という。）には，被控訴人を「甲」，「ＤａｍｉａｎｉＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳ． Ａ．」を「乙」とし，①「甲と乙は，業務提携について合意し，その際，乙は，甲に対し，諸外国で乙が保有し登録された「ＲＯＣＣＡ」商標（本件商標）の使用を認め，甲は，本件商標権を，日本において登録した。乙は，本件商標について…無効審判を請求したが，特許庁は，請求が成り立 たない旨の審決（本件審決）を下し，本件審決は確定した。甲と乙は，本件審決の解釈に関して見解の相違を生じたことなどから，業務提携が事実上中断し，かつ，本件商標権の帰属について，長年にわたり，合意に至らなかった。そこで，甲と乙は， ，本件審決は確定した。甲と乙は，本件審決の解釈に関して見解の相違を生じたことなどから，業務提携が事実上中断し，かつ，本件商標権の帰属について，長年にわたり，合意に至らなかった。そこで，甲と乙は，上記法解釈に係る見解の相違があることを認めつつ，本件を将来に向けて解決し，業務提携を再開・発展させることにより，相互に共存共栄することとした。」（前文），②「甲は，乙に対し，本契約書別紙商標権目録１記載の本件商標権について，移転登録手続を執ることを合意し，乙は，甲に対し，「ＲＯＣＣＡＳＩＮＣＥ４７」商標を，日本において，乙の使用に係る同商標と異なる字体で使用することにつき，通常使用権を許諾する。上記移転登録手続に要する費用は，乙が負担し，上記許諾は無償とする。」（１条３項），③「甲と乙は，業務提携のため，最善の努力をすることを合意する。」（４条１項）などの記載がある。 イ控訴人の代理人弁護士は，平成２９年５月３１日到達の内容証明郵便（甲９の１，２）により，被控訴人に対し，「ＲＯＣＣＡ商標の件」と題する同月２９日付け書面をもって，本件和解契約書案に対する回答を求める旨の通知をした。 その後，控訴人の代理人弁護士は，同年７月１日到達の内容証明郵便（甲１０の１，２）により，被控訴人に対し，「ＲＯＣＣＡ商標の件（その２）」と題する同年６月３０日付け書面をもって，本件和解契約書案に対する回答を求める旨の再度の通知をした。 しかし，被控訴人は，上記各通知に対して応答しなかった。 ⑹ア控訴人は，控訴人を「債権者」，被控訴人を「債務者」とし，本件各商標権について譲渡等一切の処分の禁止を求める処分禁止仮処分の申立て（東京地方裁判所平成３０年（ヨ）第２２０３５号事件）をし，平成３０年４月１０日，同裁判所は，その旨の仮処分命令（甲１１）を 本件各商標権について譲渡等一切の処分の禁止を求める処分禁止仮処分の申立て（東京地方裁判所平成３０年（ヨ）第２２０３５号事件）をし，平成３０年４月１０日，同裁判所は，その旨の仮処分命令（甲１１）を発令した。 イ控訴人は，平成３０年４月１１日，本件訴訟を提起した。 控訴人は，本件訴状をもって，被控訴人に対し，本件使用許諾契約を解約する旨の意思表示をし，同年５月２３日，本件訴状は被控訴人に送達された。 ２ 判断次のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」中の第４の２に記載のとおりであるから，これを引用する。 ⑴ 原判決８頁２２行目を「⑴ 控訴人と被控訴人間の本件合意の成否について」と改め，同頁２３行目から２４行目にかけての「本件契約（平成１５年７月の当初使用許諾契約及び平成２６年４月の本件修正合意）が」を「平成２６年４月２３日に本件合意が」と，同頁２５行目の「代表者であったＡ（甲１２，１６）」を「代表者のＡ（甲１２，１６，２２）」と改める。 ⑵ 原判決９頁１行目及び１１行目の各「本件契約」をいずれも「本件合意」と，同頁２行目から３行目にかけての「本件契約（当初使用許諾契約及び本件修正合意）」を「本件合意」と，同頁４行目から５行目にかけての「本件各商標登録」を「本件各商標の商標登録」と，同頁７行目から８行目にかけての「本件各登録商標に係る」を「本件各商標の」と改め，同頁１４行目から１０頁１９行目までを次のとおり改める。 「 かえって，前記１⑸の認定事実によれば，控訴人が被控訴人に送付した本件各商標権に関する和解を提案する旨の２０１７年（平成２９年）２月２５日付け書面（甲８の１）添付の本件和解契約書案には，被控訴人を「甲」，「ＤａｍｉａｎｉＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳ．Ａ．」を「乙」とし，①「甲と乙は 提案する旨の２０１７年（平成２９年）２月２５日付け書面（甲８の１）添付の本件和解契約書案には，被控訴人を「甲」，「ＤａｍｉａｎｉＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳ．Ａ．」を「乙」とし，①「甲と乙は，業務提携について合意し，その際，乙は，甲に対し，諸外国で乙が保有し登録された「ＲＯＣＣＡ」商標（本件商標）の使用を認め，甲は，本件商標権を，日本において登録した。乙は，本件商標について…無効審判を請求したが，特許庁は，請求が成り立たない旨の審決（本件審 決）を下し，本件審決は確定した。甲と乙は，本件審決の解釈に関して見解の相違を生じたことなどから，業務提携が事実上中断し，かつ，本件商標権の帰属について，長年にわたり，合意に至らなかった。そこで，甲と乙は，上記法解釈に係る見解の相違があることを認めつつ，本件を将来に向けて解決し，業務提携を再開・発展させることにより，相互に共存共栄することとした。」（前文），②「甲は，乙に対し，本契約書別紙商標権目録１記載の本件商標権について，移転登録手続を執ることを合意し，乙は，甲に対し，「ＲＯＣＣＡＳＩＮＣＥ １９４７」商標を，日本において，乙の使用に係る同商標と異なる字体で使用することにつき，通常使用権を許諾する。上記移転登録手続に要する費用は，乙が負担し，上記許諾は無償とする。」（１条３項）などの記載があることが認められる。本件和解契約書案の上記①中の「甲と乙は，本件審決の解釈に関して見解の相違を生じたことなどから，業務提携が事実上中断し，かつ，本件商標権の帰属について，長年にわたり，合意に至らなかった。」との記載は，２０１７年（平成２９年）２月２５日付け書面の添付書面として本件和解契約書案を送付した時点では，控訴人と被控訴人間で被控訴人が控訴人に対し本件各商標権を移転することの合意が成 かった。」との記載は，２０１７年（平成２９年）２月２５日付け書面の添付書面として本件和解契約書案を送付した時点では，控訴人と被控訴人間で被控訴人が控訴人に対し本件各商標権を移転することの合意が成立していないことを示すものであり，平成２６年４月２３日に控訴人と被控訴人間で本件合意が成立していたことと矛盾する記載であり，また，本件和解契約書案の上記②の内容は，本件合意の内容と必ずしも一致するものではない。」⑶ 原判決１０頁２０行目の「ウ」を「イ」と，同頁２１行目及び２２行目の各「本件修正合意」をいずれも「本件合意」と，同頁２３行目から２４行目にかけての「本件各商標登録」を「本件各商標の商標登録」と改める。 ⑷ 原判決１１頁１行目の「本件登録商標１」を「本件商標１」と，同頁２行目の「「ＲＯＣＣＡ」が」から３行目の「本件審判請求」までを「ダミアーニ・グループのダミアーニＢ．Ｖ．社が請求した別件無効審判」と，同頁３行目 から４行目にかけての「本件登録商標２ないし９」を「本件商標２ないし９」と，同頁５行目，７行目，１０行目，１２行目及び１７行目の各「本件修正合意」をいずれも「本件合意」と，同頁１１行目の「終了しており，」を「行われなくなっており，」と改める。 ⑸ 原判決１１頁１９行目の「エ」を「ウ」と，同頁同行目の「（甲１２，１６）」を「（甲１２，１６，２２）」と改め，同頁２２行目から末行までを次のとおり改める。 「 したがって，控訴人と被控訴人が控訴人の主張の本件合意をしたことを認めることはできない。」⑹ 原判決１２頁２行目から６行目までを削り，同頁７行目の「本件契約（当初使用許諾契約及び本件修正合意）」を「本件合意」と，同頁９行目の「（当初使用許諾契約），当初使用許諾契約」を「本件使用許諾契約」と，同頁１０行目の「 ら６行目までを削り，同頁７行目の「本件契約（当初使用許諾契約及び本件修正合意）」を「本件合意」と，同頁９行目の「（当初使用許諾契約），当初使用許諾契約」を「本件使用許諾契約」と，同頁１０行目の「本件登録商標１の設定登録」を「本件商標１の商標登録」と改め，同頁１１行目の「（本件修正合意）」を削り，同頁同行目の「本件契約締結」を「本件合意締結」と改める。 ⑺ 原判決１２頁１３行目の「契約締結に至る」を削り，同頁１４行目の「本件契約」を「本件合意」と改め，同頁１５行目の「かえって」から２０行目の「不自然である。」までを削り，同頁２０行目から２１行目にかけての「当初使用許諾契約」を「本件使用許諾契約」と，同頁２１行目から２２行目にかけて及び２４行目の各「本件登録商標１」をいずれも「本件商標１」と，同頁２２行目，２３行目及び末行の各「本件修正合意」をいずれも「本件合意」と，同頁２４行目から２５行目にかけての「本件審決後も」を「別件審決後も」と改める。 ⑻ 原判決１３頁５行目から６行目にかけての「本件契約（当初使用許諾契約及び本件修正合意）」を「本件合意」と改め，同頁１３頁１０行目から１４頁７行目までを次のとおり改める。 「 イ当審で提出されたＡ作成の２０２０年３月１１日付け陳述書（甲２２）について補足して説明する。 甲２２には，①「⑵ そして，度重なる協議を通じ，Ｃ氏は事態の解決に前向きになり，２０１４年４月２３日，私はＢ氏と共に大阪でＣ氏と面談をしたのでした。私達はレストランで昼食をとり，この席で，私は，Ｃ氏に対し，当社が使用し管理する「ＲＯＣＣＡ」が国際著名商標であることは，Ｃ氏もよく知っているはずであり，鈴屋は「ＲＯＣＣＡ」商標を返還すべきであると明確に述べ，最終的に，Ｃ氏も，これを認めるに至りました。そこで，私 し管理する「ＲＯＣＣＡ」が国際著名商標であることは，Ｃ氏もよく知っているはずであり，鈴屋は「ＲＯＣＣＡ」商標を返還すべきであると明確に述べ，最終的に，Ｃ氏も，これを認めるに至りました。そこで，私は，もしこの事態を解決できるのであれば，当社は商取引関係を継続することをうれしく思い，また，ダミアーニグループは鈴屋を支援することも述べました。そうすると，Ｃ氏は，当社との商標を巡る紛争を直ちに解決するため，「ＲＯＣＣＡ」商標を当社に移転する代わりに，当社との取引を継続し，ダミアーニグループに支援を要請したいと述べ，私の提案に同意しました。」（７頁９行～２１行），②「Ｃ氏がこの日，私達に対して「ＲＯＣＣＡ」商標を移転することに同意したのは，本来「ＲＯＣＣＡ」商標を返還する義務があることを，Ｃ氏自身も理解していたからであり，また，ダミアーニグループと取引を継続し，その支援を受けることが鈴屋にとって利益であるという合理的なビジネスジャッジをしたからであり，加えて，これまでのダミアーニグループの最大限の譲歩と誠実さを，Ｃ氏も理解してくれたからだと，私は信じています。」（７頁２２行～２７行），③「他方で，私には，せっかくＣ氏がダミアーニグループの誠実さを理解し，「ＲＯＣＣＡ」商標の移転を明確に約束してくれたのに，その場で畳み掛けるように，また，レストランという場所で，何か書面の作成を要求することは，Ｃ氏に対し礼を失する行為であると思われましたので，書面による契約書の締結は後日とするこ とにしました。」（７頁２８行～８頁２行）との記載がある。 そこで検討するに，上記①の記載部分は，控訴人代表者のＡが，２０１４年（平成２６年）４月２３日，レストランの席上で，被控訴人代表者のＣに対し，控訴人が使用し管理する「ＲＯＣＣＡ」が国際著名商標であ そこで検討するに，上記①の記載部分は，控訴人代表者のＡが，２０１４年（平成２６年）４月２３日，レストランの席上で，被控訴人代表者のＣに対し，控訴人が使用し管理する「ＲＯＣＣＡ」が国際著名商標であることは，Ｃもよく知っているはずであり，鈴屋（被控訴人）は「ＲＯＣＣＡ」商標を返還すべきであると明確に述べ，最終的に，Ｃも，これを認めるに至った，Ｃは，控訴人との商標を巡る紛争を直ちに解決するため，「ＲＯＣＣＡ」商標を控訴人に移転する代わりに，控訴人との取引を継続し，ダミアーニ・グループに支援を要請したいと述べ，Ａの提案に同意した旨を供述するものであるところ，Ａがレストランの席上で「ＲＯＣＣＡ」商標の返還を求める旨の提案をしてから，Ｃが「最終的にこれを認めるに至った」具体的な経緯についての説明がない上，当時，被控訴人がダミアーニ・グループに支援を要請すべき事情があったことを認めるに足りる証拠はなく，さらには，ダミアーニ・グループのダミアーニＢ．Ｖ．社が請求した本件商標１の商標登録無効審判（別件無効審判）を不成立とする別件審決が既に確定している状況下において，ＣがＡの提案に応じるべき合理的な理由はないことに照らすと，Ａの上記供述内容はそれ自体不自然であって，説得力を欠くものである。 かえって，前記(1)アのとおり，控訴人が被控訴人に送付した２０１７年（平成２９年）２月２５日付け書面（甲８の１）添付の本件和解契約書案中には，被控訴人と「ＤａｍｉａｎｉＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳ．Ａ．」は，「業務提携が事実上中断し，かつ，本件商標権の帰属について，長年にわたり，合意に至らなかった。」との記載部分があり，この記載部分は，ＡとＣが平成２６年４月２３日に面談した後の本件和解契約書案が送付された時点において，控訴人と被控訴 人間で被控 ，長年にわたり，合意に至らなかった。」との記載部分があり，この記載部分は，ＡとＣが平成２６年４月２３日に面談した後の本件和解契約書案が送付された時点において，控訴人と被控訴 人間で被控訴人が控訴人に対し本件各商標権を移転することについての合意が成立していないことを示すものであり，上記①の記載部分と矛盾するものである。 次に，上記②及び③の記載部分は，Ａ個人の内心の思いや考えを述べたものであり，Ａが，Ｃに対し，言葉として発して，その内容を確認したというものではないから，控訴人主張の本件合意の成立を裏付けるものではない。 以上によれば，甲２２の上記①ないし③の記載部分は措信することはできず，甲２２の他の記載を勘案しても，甲２２から控訴人主張の本件合意が成立したことを認めることはできない。 ⑶ 小括以上によれば，控訴人と被控訴人間で控訴人主張の本件合意をしたことを認めることはできないから，控訴人の主位的請求及び予備的請求は，その余の点について判断するまでもなく，いずれも理由がない。」第５ 結論以上のとおり，控訴人の請求はいずれも理由がないから，控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当である。 したがって，本件控訴は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第４部 裁判長裁判官大鷹一郎 裁判官本吉弘行 裁判官岡山忠広 （別紙） 商標権目録 １⑴ 登録番号商標登録第５０１３２９４号商標 ＲＯＣＣＡ（標準文字） 裁判官岡山忠広 （別紙） 商標権目録 １⑴ 登録番号商標登録第５０１３２９４号商標 ＲＯＣＣＡ（標準文字）出願日平成１８年２月９日設定登録日平成１８年１２月２２日指定商品第１４類「身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，宝石，宝石の模造品」⑵ 順位番号甲区１番登録権利者株式会社鈴屋２⑴ 登録番号商標登録第５４８９７４２号商標 ＲＯＣＣＡ（標準文字）出願日平成２１年６月１２日設定登録日平成２４年４月２７日指定商品第１４類「貴金属製宝石箱，指輪，ブレスレット，ネックレス，イヤリング，ブローチ，ペンダント，ネクタイピン，スカーフリング，カフスボタン，時計の部品及び附属品，貴金属製靴飾り」⑵ 順位番号甲区１番登録権利者株式会社鈴屋３⑴ 登録番号商標登録第５４８９７４３号商標 出願日平成２１年６月１２日設定登録日平成２４年４月２７日 指定商品第１４類「身飾品，貴金属，キーホルダー，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，宝石，宝石の模造品，貴金属製宝石箱，指輪，ブレスレット，ネックレス，イヤリング，ブローチ，ペンダント，ネクタイピン，スカーフリング，カフスボタン，時計の部品及び附属品，貴金属製靴飾」⑵ 順位番号甲区１番登録権利者株式会社鈴屋４⑴ 登録番号商標登録第５４８９７４４号商標 出願日平成２１年６月１２日設定登録日平成２４年４月２７日指定商品第１４類「身飾品，貴金属 社鈴屋４⑴ 登録番号商標登録第５４８９７４４号商標 出願日平成２１年６月１２日設定登録日平成２４年４月２７日指定商品第１４類「身飾品，貴金属，キーホルダー，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，宝石，宝石の模造品，貴金属製宝石箱，指輪，ブレスレット，ネックレス，イヤリング，ブローチ，ペンダント，ネクタイピン，スカーフリング，カフスボタン，時計の部品及び附属品，貴金属製靴飾」⑵ 順位番号甲区１番登録権利者株式会社鈴屋５⑴ 登録番号商標登録第５４９３９８４号商標 出願日平成１９年４月１２日設定登録日平成２４年５月１８日指定役務第３５類「時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行わ れる顧客に対する便益の提供，宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」⑵ 順位番号甲区１番登録権利者株式会社鈴屋６⑴ 登録番号第５４９３９８５号商標 出願日平成１９年４月１２日設定登録日平成２４年５月１８日指定役務第３５類「時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」⑵ 順位番号甲区１番登録権利者株式会社鈴屋７⑴ 登録番号商標登録第５４９３９８６号商標 ＲＯＣＣＡ（標準文字）出願日平成１９年４月１２日設定登録日平成２４年５月１８日指定役務第３５類「時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提 ＯＣＣＡ（標準文字）出願日平成１９年４月１２日設定登録日平成２４年５月１８日指定役務第３５類「時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」⑵ 順位番号甲区１番登録権利者株式会社鈴屋８⑴ 登録番号商標登録第５４９３９９１号商標ロッカ（標準文字） 出願日平成２２年５月１９日設定登録日平成２４年５月１８日指定商品第１４類「貴金属，身飾品，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品，時計，宝石，宝石の模造品，キーホルダー，宝石箱」⑵ 順位番号甲区１番登録権利者株式会社鈴屋９⑴ 登録番号商標登録第５４９３９９２号商標ロッカ（標準文字）出願日平成２２年５月１９日設定登録日平成２４年５月１８日指定役務第３５類「貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧に対する便益の提供，身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝石の模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」⑵ 順位番号甲区１番登録権利者株式会社鈴屋 の業務において行われる顧客に対する便益の提供，宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」⑵ 順位番号甲区１番登録権利者株式会社鈴屋
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