平成１４年（行ケ）第４３５号審決取消請求事件（平成１５年６月３０日口頭弁論終結）判決原告株式会社大盛工業訴訟代理人弁護士北村宗一同弁理士久力正一同阿部英幸被告日本鋼管工事株式会社訴訟代理人弁護士近藤惠嗣同梅澤健同弁理士石川壽彦同佐々木宗治同小林久夫同安島清 主文 特許庁が無効２００１－３５４３８号事件について平成１４年７月１６日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第１ 請求主文と同旨第２ 当事者間に争いのない事実 １ 特許庁における手続の経緯(1) 原告は，名称を「路面覆工方法」とする特許第３１２０１５０号発明（平成１１年１１月２５日特許出願，平成１２年１０月２０日設定登録，以下，この特許を「本件特許」という。）の特許権者である。 被告は，平成１３年１０月１０日，請求項１，２に係る本件特許を無効にすることについて審判の請求をした。 特許庁は，同請求を無効２００１－３５４３８号事件として審理した上，平成１４年７月１６日，「特許第３１２０１５０号の請求項１及び２に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本は，同月２６日，原告に送達された。 (2) として審理した上，平成１４年７月１６日，「特許第３１２０１５０号の請求項１及び２に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本は，同月２６日，原告に送達された。 (2) 原告は，同年８月２３日，審決の取消しを求める本件訴えを提起した後，平成１５年３月１４日，本件特許出願の願書に添付した明細書及び図面（以下「訂正前明細書」という。）の特許請求の範囲の記載等の訂正（以下「本件訂正」という。）をする訂正審判の請求をし，特許庁は，同請求を訂正２００３－３９０５０号事件として審理した結果，同年５月２３日，本件訂正を認める旨の審決（以下「訂正審決」という。）をし，その謄本は，同年６月４日，原告に送達された。 ２ 特許請求の範囲の記載(1) 訂正前明細書の特許請求の範囲の記載【請求項１】路面に下部溝に連続して幅の広い上部溝を掘削して行う工事中に溝を覆う路面覆工方法において，上部溝の溝壁に当接する縦壁と，上部溝の底面に当接する横壁とを備えた山留を，上部溝の溝壁に縦壁の背面を当接させ，上部溝の底面に横壁を当接させて配設し，両端が，対向する上部溝の縦壁に配置された山留の縦壁と山留の横壁上面とに当接する受桁を設置して，受桁上に上面が路面と一致する覆工板を設置することを特徴とする路面覆工方法。 【請求項２】請求項１記載の路面覆工方法において，山留を断面Ｌ字形の部材としたことを特徴とする路面覆工方法。 （以下【請求項１】，【請求項２】に係る発明を「本件発明１」，「本件発明２」という。）(2) 本件訂正に係るもの（訂正部分には下線を付す。）【請求項１】路面に下部溝に連続して幅の広い上部溝を掘削して行う工事中に溝を覆う路面覆工方法において，上部溝の掘削溝壁に当接させる縦壁と， 本件訂正に係るもの（訂正部分には下線を付す。）【請求項１】路面に下部溝に連続して幅の広い上部溝を掘削して行う工事中に溝を覆う路面覆工方法において，上部溝の掘削溝壁に当接させる縦壁と，上部溝の底面に当接させる横壁とを備えた山留部材を，上部溝の対向する掘削溝壁にそれぞれ縦壁の背面を当接させ，上部溝の底面にそれぞれ横壁を当接させて配設し，次に，上部溝の対向する掘削溝壁に背面を当接させた山留部材の縦壁に両端を当接させて，山留部材の横壁上面に受桁を溝の幅方向に向け設置して，山留部材を保持固定し，しかる後，受桁上に上面が路面と一致する覆工板を設置することを特徴とする路面覆工方法。 【請求項２】の記載は，上記(1)と同一である。 ３ 審決の理由の要旨（以下，いずれも本件特許出願前頒布の刊行物である特開平６－２５７１０４号公報（本訴甲８，審判甲１）を「刊行物１」，日本鋼管ライトスチール株式会社発行の「ＮＫＫライナープレート」カタログ目次及び１２頁（本訴甲１０，審判甲３）を「刊行物２」という。）審決は，本件発明の要旨を，訂正前明細書の特許請求の範囲の記載（上記２の(1)）のとおりと認定した上，本件発明１，２は，刊行物１記載の発明，周知の技術事項及び刊行物２に開示された技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明１，２に係る本件特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものであるとした。 第３ 原告主張の審決取消事由審決が，本件発明１，２の要旨を訂正前明細書の特許請求の範囲の記載（上記第２の２の(1)）のとおりと認定した点は，訂正審決の確定により特許請求の範囲が上記第２の２の(2)のとおり訂正されたため， 審決が，本件発明１，２の要旨を訂正前明細書の特許請求の範囲の記載（上記第２の２の(1)）のとおりと認定した点は，訂正審決の確定により特許請求の範囲が上記第２の２の(2)のとおり訂正されたため，誤りに帰したことになるから，審決は，本件発明１，２の要旨の認定を誤った違法があり，取り消されなければならない。 第４ 被告の主張訂正審決の確定により，本件発明１，２に係る特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。 第５ 当裁判所の判断訂正審決の確定により，本件発明１，２に係る特許請求の範囲の記載が上記第２の２の(2)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく，この訂正によって，特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。 そうすると，審決が，本件発明１，２の要旨を，訂正前明細書の特許請求の範囲の記載（上記第２の２の(1)）のとおり認定したことは，結果的に誤りであったことに帰し，これが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，審決は，瑕疵があるものとして取消しを免れない。 よって，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第１３民事部裁判長裁判官篠原勝美裁判官岡本岳裁判官早田尚貴
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