平成２３年１２月２６日判決言渡 平成２２年（行ケ）第１０３６７号審決取消請求事件 口頭弁論終結日平成２３年９月７日判決 原告 イプセンファルマソシエテパールアクシオンサンプリフィエ 訴訟代理人 弁理士 遠藤朱砂 同 中島拓 同 小板橋浩之 同 波多野寛海 同 吉田匠 同 倉内基弘 被告 特許庁長官 指定代理人 田中耕一郎 同 鈴木恵理子 同 唐木以知良 同 芦葉松美 主文 １ 原告の請求を棄却する。 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 ３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。 事実及び理由 第１ 請求特許庁が不服２００７－３１１３４号事件について平成２２年７月５日にした審決を取り消す。 主文同旨第２ 争いのない事実 １ 特許庁における手続の経緯原告は，発明 理由 第１ 請求特許庁が不服２００７－３１１３４号事件について平成２２年７月５日にした審決を取り消す。 主文同旨第２ 争いのない事実 １ 特許庁における手続の経緯原告は，発明の名称を「副甲状腺ホルモンの類似体」とする発明について，平成８年７月３日に国際特許出願をした（国際出願番号 ＰＣＴ／ＵＳ９６／１１２９２，出願番号特願平９－５０５８９７。パリ条約による優先権主張平成７年７月１３日，平成７年９月６日，平成８年３月２９日米国。以下「本願」といい，同出願に係る外国語書面の翻訳文を「本件当初明細書」という。）（甲４）。 原告は，平成１９年８月１０日付けで拒絶査定を受け（甲１１），同年１１月１９日，拒絶査定不服審判（不服２００７－３１１３４号事件）を請求し（甲１２），同年１２月１９日，明細書を変更する旨の手続補正書を提出した（以下「本件補正」という。）（甲１３）。 特許庁は，平成２２年７月５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は同年７月２６日に原告に送達された（甲１７）。 ２ 特許請求の範囲本件補正による補正後の明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１は次のとおりである（以下，上記請求項１に係る発明を「本件発明」といい，同発明に係るペプチドを「本件ペプチド」という。）（甲１３）。 【請求項１】式：［Ｇｌｕ２２，２５，Ｌｅｕ２３，２８，３１，Ａｉｂ２９，Ｌｙｓ２６，３０］ｈＰＴＨｒＰ(１－３４)ＮＨ２のペプチド。 ３ 本件審決の理由本件審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであり，その要旨は，次のとおりである（甲１７）。 (1) 容易想到性についてア本願優先日前に頒布された刊行物であるＴｈｅＪｏｕｒｎａｌｏｆ 由本件審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであり，その要旨は，次のとおりである（甲１７）。 (1) 容易想到性についてア本願優先日前に頒布された刊行物であるＴｈｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＢｉｏｌｏｇｉｃａｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙ（１９９５ Ｍａｒ），Ｖｏｌ.２７０，Ｎｏ.１２，ｐ.６５８４－６５８８（甲７の１。以下「引用文献」という。）に記載された発明（以下「引用発明」といい，同発明に係るペプチドを「引用発明ペプチド」という。）の内容，本件発明と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。 (ｱ) 引用発明の内容ｈＰＴＨｒＰ(１－３４)ＮＨ２の５位をＩｌｅに，１９位をＧｌｕに，２１位をＶａｌに置換したペプチド(ｲ) 一致点構成アミノ酸の数個を置換した，ｈＰＴＨｒＰ(１－３４)ＮＨ２のペプチド(ｳ) 相違点本件発明では，２２及び２５位をＧｌｕに，２３，２８及び３１位をＬｅｕに，２９位をＡｉｂに，２６及び３０位をＬｙｓに置換したものであるのに対し，引用発明では，５位をＩｌｅに，１９位をＧｌｕに，２１位をＶａｌに置換したものである点イヒト副甲状腺ホルモン関連タンパク質（ｈＰＴＨｒＰ。以下「ＰＴＨｒＰ」ということがある。）の改変体を製造しようとすること，その際，ヒト副甲状腺ホルモン（ｈＰＴＨ。以下「ＰＴＨ」ということがある。）とＰＴＨｒＰとでアミノ酸残基の異なる部位に着目することは，引用文献に接した当業者であれば，容易に想到し得たことであり，ｈＰＴＨｒＰ(１－３４)ＮＨ２の改変体において，ＰＴＨとＰＴＨｒＰとで共通するアミノ酸が占める部位以外の部位である，２２，２３，２５， ２６，２８，２９，３０及び３１位のアミノ酸を置換しようとすることは，当業者が容易になし得た。 本件明細書には，本件ペプチドの 通するアミノ酸が占める部位以外の部位である，２２，２３，２５， ２６，２８，２９，３０及び３１位のアミノ酸を置換しようとすることは，当業者が容易になし得た。 本件明細書には，本件ペプチドのＰＴＨレセプターへの結合及びアデニル酸シクラーゼ活性の刺激に対する効果が記載されておらず，本件発明が格別の効果を奏するとはいえない。 したがって，本件発明は，引用発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたものである。 (2) 平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項違反について本件明細書の発明の詳細な説明には，本件ペプチドが奏する効果についての具体的な記載はなく，所定の効果を示すことについて，具体的な技術的説明も記載されておらず，本件発明について当業者が実施することができるように明確かつ十分に記載されていないから，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法（以下「特許法」という。）３６条４項に規定する要件を満たしていない。 第３ 当事者の主張 １ 取消事由に関する原告の主張本件審決は，本件ペプチドの構成に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由１），容易想到性の判断の前提としての本件ペプチドの効果に関する認定の誤り（取消事由２），特許法３６条４項違反についての判断の誤り（取消事由３）があり，本件審決の結論に影響を及ぼすから，違法として取り消されるべきである。 (1) 本件ペプチドの構成に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由１）ア ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰは，共通のＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターへ結合して，シグナルを発生し，多くの生物学的な作用を分担する。レセプターへの結合活性や安定性に優れたＰＴＨ及びＰＴＨｒＰの改変体は，ホルモン関連疾患等の治療に用いることができるため，当該改変体の創製は，本願優先日当時，当 生し，多くの生物学的な作用を分担する。レセプターへの結合活性や安定性に優れたＰＴＨ及びＰＴＨｒＰの改変体は，ホルモン関連疾患等の治療に用いることができるため，当該改変体の創製は，本願優先日当時，当業者にとって技術課題であった。 イヒトのＰＴＨ，ＰＴＨｒＰ及び本件ペプチドにおける１ないし３４位のアミ ノ酸残基は，別紙１（甲１４の２の一部を転記したもの）のとおりである。ＰＴＨとＰＴＨｒＰとで３４のアミノ酸残基のうち異なる部位は，１，５，８，１０，１１，１４ないし１９，２１ないし２３，２５ないし３１，３３及び３４位の合計２３か所（以下「本件２３か所」という。）であり，本件ペプチドとＰＴＨとでは，１，５，８，１０，１１，１４ないし１９，２１，２３，２５，２７，２９ないし３１，３３及び３４位の合計２０か所で，本件ペプチドとＰＴＨｒＰとでは，２２，２３，２５，２６及び２８ないし３１位の合計８か所で異なっている。 引用文献の表Ⅱに記載された引用発明ペプチド［Ｉｌｅ５，Ｇｌｕ１９，Ｖａｌ２１］ＰＴＨｒＰ（１－３４）のＡＲ－４０細胞への結合能はＩＣ５０＝約３８ｎＭであるが，このリガンドは本件ペプチドと，５，１９，２１ないし２３，２５，２６，２８ないし３１位の合計１１箇所でアミノ酸残基が異なっている（別紙１参照）。 ウ引用文献においては，本件２３か所のうち５位，１９位，２１位の重要性にのみ着目してＰＴＨとＰＴＨｒＰを改変した数個の改変体のＡＲ－４０細胞への結合能を測定しているが，表Ⅱ記載のリガンド［Ｉｌｅ５］ＰＴＨｒＰ（１－３４）は，ＰＴＨｒＰの５位のヒスチジン（Ｈｉｓ）をＰＴＨと同じイソロイシン（Ｉｌｅ）へ置換したものであり，ＡＲ－Ｃ４０細胞への結合能を向上させることが開示されている。一方，表Ⅱ記載のリガンド［Ｈｉｓ５］ＰＴＨ（１－３４ ５位のヒスチジン（Ｈｉｓ）をＰＴＨと同じイソロイシン（Ｉｌｅ）へ置換したものであり，ＡＲ－Ｃ４０細胞への結合能を向上させることが開示されている。一方，表Ⅱ記載のリガンド［Ｈｉｓ５］ＰＴＨ（１－３４）は，ＰＴＨの５位のイソロイシン（Ｉｌｅ）をヒスチジン（Ｈｉｓ）に置換したものであるが，ＡＲ－４０細胞への結合能が顕著に低下することが開示されている。 また，甲１ないし３，５及び７並びに乙３の公知文献によると，当業者は，Ｎ末端１ないし１３位並びに２０，２４及び３２位の全てについて置換可能であるか検討しており，その結果からも上記各部位のアミノ酸の果たす機能は完全には解明できておらず，上記各部位のアミノ酸の置換をさらに検討することは自然である。 以上のとおり，引用発明ペプチドと本件ペプチドとでは，相違するアミノ酸残基が１１か所あり，上記公知文献等によると，引用発明ペプチドやＰＴＨｒＰの３４アミノ酸残基中，本件２３か所にのみに着目して改変部位を選択する根拠は示唆さ れておらず，また，ＰＴＨｒＰにつき本件２３か所中の特定の８か所の改変を想起させるものではない。 エ改変に用いる置換アミノ酸として，天然のアミノ酸のほか，非天然のアミノ酸を用いることも可能であり，甲２，４及び５には，置換アミノ酸として合計７１種類のアミノ酸が記載されている。したがって，ペプチド中のアミノ酸それぞれにつき７１種類のアミノ酸が選択できるのであり，引用発明ペプチドから本件ペプチドを得るためには，天文学的数値の選択肢があり，当業者は引用発明から本件発明を容易に想到することはできない。 オ本件ペプチドは，ＰＴＨｒＰの３０位のグルタミン酸（Ｇｌｕ）（酸性，親水性）がリシン（Ｌｙｓ）（塩基性，親水性）に置換されているが，３０位のアミノ酸残基は，ＰＴＨではアスパラギン酸（Ａｓ い。 オ本件ペプチドは，ＰＴＨｒＰの３０位のグルタミン酸（Ｇｌｕ）（酸性，親水性）がリシン（Ｌｙｓ）（塩基性，親水性）に置換されているが，３０位のアミノ酸残基は，ＰＴＨではアスパラギン酸（Ａｓｐ），ＰＴＨｒＰではグルタミン酸（Ｇｌｕ）といずれも酸性残基であるのに対して，性質の異なる塩基性残基でも目的の効果が達成できることは，本件明細書の実施例により初めて確認された。したがって，ＰＴＨｒＰの３０位を上記のように置換することは，当業者にとって容易ではない。 カ以上によると，引用発明ペプチドやＰＴＨｒＰの特定の部位を特定数選択し，特定のアミノ酸で置換して，被検者の骨の成長を刺激することができる新規な本件ペプチドを得ることは，当業者には容易ではなかった。 (2) 容易想到性の判断の前提としての本件ペプチドの効果に関する認定の誤り（取消事由２）ア本件審決は，本件ペプチドの効果は不明であるから，本件発明が格別の効果を奏するとはいえないと判断した。また，この点に関して，被告は，特定のペプチド改変体に係る発明が容易想到でないとされるためには，解決すべき課題やペプチド改変体の構造のみならず，当該特定のペプチド改変体の奏する効果が予測できない顕著なものである必要があるとしている。 しかし，特定のペプチド改変体に係る発明が容易想到でなく，特許されるべきであるとされるためには，当該特定のペプチド改変体が，引用文献及び技術常識から， 当業者が容易に想起できない効果を有することで十分であり，その効果が予測できない顕著なものである必要はない。そして，以下のとおり，当業者は，本件明細書の記載及び技術常識から，本件ペプチドの効果を認識することができる。 (ｱ) 本件明細書には，発明の目的を達成する手段として本件ペプチドが記載されており，発明の詳細 下のとおり，当業者は，本件明細書の記載及び技術常識から，本件ペプチドの効果を認識することができる。 (ｱ) 本件明細書には，発明の目的を達成する手段として本件ペプチドが記載されており，発明の詳細な説明には，本件ペプチドは，被検者の骨の成長を刺激することができるため，単独であるいはビスホスホネートやカルシトニン等の抗骨吸収抑制治療と同時に投与される際に，骨粗鬆症や骨折の治療に有用であることが記載されており，表１（別紙２のとおりである。）には，ＰＴＨ改変体である３０種のペプチドが奏する効果として，ＰＴＨレセプターへの結合に関する具体的データ，即ち，ＳａＯＳ－２細胞上のＰＴＨレセプターに対しての結合親和性（ＩＣ５０値），及び，アデニル酸シクラーゼ活性を刺激する活性（ＥＣ50 値）も具体的に記載されている。 したがって，当業者は，本件ペプチドの効果として，ＰＨＴレセプターへの結合及びアデニル酸シクラーゼ活性の刺激に対する効果，すなわち，被検者の骨の成長を刺激することができる効果を直接的に理解できる。 (ｲ)ａ また，ＰＴＨ（１－３４）は２個の両（親媒）性のアルファヘリックス（親水性及び疎水性クラスター領域を有するヘリックス）ドメインを有することが知られており，第１αへリックス（Ｎ末端側）は４－１３番目のアミノ酸残基間に，第２αへリックス（Ｃ末端側）は２１－２９番目のアミノ酸残基間に，それぞれ形成されている。これらのαへリックス構造は，ＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターとの結合特異性に寄与していると考えられている。したがって，ＰＴＨ又はＰＴＨｒＰ改変体において第１及び第２αへリックスが存在すれば，ＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターとの結合特異性が確保されていると理解できる。当業者は，本願優先日当時に利用可能であったペプチドの構造解析法で解析すれば，本件ペプ て第１及び第２αへリックスが存在すれば，ＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターとの結合特異性が確保されていると理解できる。当業者は，本願優先日当時に利用可能であったペプチドの構造解析法で解析すれば，本件ペプチドが，２個のαへリックス構造を有し，その位置はＰＴＨのαへリックスとおおよそ同じ位置を保っているので，ＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターとの結合特異性を示し，被検者の骨の成長を刺激することができる効果を有すると認識できる。 αへリックスドメインのアミノ酸配列相同性を検討すると，本件ペプチドの第１αへリックス構造を構成する４－１３位は，ＰＴＨｒＰと１００％（１０／１０）の相同性を，第２αへリックス構造を構成する２１－２９位は，ＰＴＨと４４％（４／９），ＰＴＨｒＰと３３％（３／９）の相同性を示す。ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰは２１ないし２９位において共通の効果を示す構造を有すると考えられるから，ＰＴＨとＰＴＨｒＰとでアミノ酸残基が異なる位置では，どちらのアミノ酸残基が選択されても共通の効果を示す第２αへリックス構造を形成できる可能性が高いと考えられる。本件ペプチドの２１ないし２９位は，ＰＴＨ又はＰＴＨｒＰいずれかのアミノ酸残基と６７％（６／９）の相同性を示しており，置換したアミノ酸の特性から検討しても，本件ペプチドは，ＰＴＨ及び／又はＰＴＨｒＰと同様の第２へリックス構造をとると解される。したがって，当業者は，本件ペプチドが，ＰＴＨ及び／又はＰＴＨｒＰと同様の２個のαへリックス構造を有し，ＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターとの結合特異性を示し，被検者の骨の成長を刺激することができる効果を有すると認識できる。 ｂ さらに，本願優先日当時，ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰは，２個のヘリックスをＮ末端及びＣ末端に有しており，Ｎ末端へリックスはレセプターのシグナル発生機構に することができる効果を有すると認識できる。 ｂ さらに，本願優先日当時，ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰは，２個のヘリックスをＮ末端及びＣ末端に有しており，Ｎ末端へリックスはレセプターのシグナル発生機構に関係し，Ｃ末端へリックスはレセプターへの結合親和性に関係し，レセプターへの特異的結合は，ヘリックスの立体構造並びに疎水性及び親水性アミノ酸の分布が主な決定要因であることは，当業者の常識であった。 本件ペプチドのＮ末端へリックス構造を形成するアミノ酸ドメインはＰＴＨｒＰと同一であるので，当業者は本件ペプチドのシグナル発生に関する機能が維持されていることは当然理解できる。 ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰは，いずれもヘリックスの２１ないし３１位領域で明確な疎水クラスター及び親水クラスターが形成されているから，レセプターへの結合は，Ｃ末端のへリックス構造においてこれらクラスター構造が保持されれば確保されることが理解される。本件ペプチドにはＣ末端へリックス構造が存在し，かつヘリッ クスホイール分析によると，本件ペプチドのＣ末端へリックスの２１ないし３１位はＰＴＨｒＰと同じアミノ酸部位により構成された疎水クラスター及び親水クラスターを形成し，ＰＴＨｒＰと比較すると更に２２及び２９位のアミノ酸残基も親水クラスターの構成要素となっている。このように疎水クラスター及び親水クラスター構造も強く保存されているので，当業者は，本件ペプチドにレセプターへの結合機能が保存されていることが理解できる。 したがって，当業者は，本件ペプチドは，レセプターへ結合する機能が維持されており，かつ，レセプターのシグナルを発生する機能も維持されているから，「被検者の骨の成長を刺激することができる効果」を有すると認識することができる。 イ(ｱ) さらに，以下のとおり，本件ペプチドには予測で かつ，レセプターのシグナルを発生する機能も維持されているから，「被検者の骨の成長を刺激することができる効果」を有すると認識することができる。 イ(ｱ) さらに，以下のとおり，本件ペプチドには予測できない顕著な効果があり，当業者は，本件明細書の記載からそのことを認識することができる。 本件ペプチドは，ＰＴＨ及び／又はＰＴＨｒＰ（１－３４）の半分以下の量でアデニル酸シクラーゼ活性を５０％刺激することが可能であり，２倍以上の活性を示した。特にＰＴＨｒＰ（１－３４）との対比では，２．８倍の顕著な高活性を示す。 また，本件ペプチドとＰＴＨ（１－３４）とを腹腔内単回注射したところ，本件ペプチドは，ＰＴＨと同程度の投与量及び最大血中濃度で，ＰＴＨより最大濃度到達時間が遅いにもかかわらず，血中濃度の持続時間が非常に長く（消失半減時（ｔ１／２）が遅い），かつ全身クリアランス（ＣＬｔｏｔ＝消失速度／血中濃度：一定時間内に薬物が代謝・排泄される量を体積で換算した価）も非常に小さいため，曝露量が顕著に大きい。 このように，本件ペプチドは，ＰＴＨやＰＴＨｒＰよりも，患者への投与量，投与回数を少なくして負担を減少させることができるという，当業者が予測できなかった極めて優れた効果を有する。 本件明細書の表１（別紙２）から，ＰＴＨの疎水クラスターを構成するアミノ酸中，いずれかのアミノ酸を疎水性の高いアミノ酸に置換すると結合性が上昇し，その結果ｃＡＭＰ活性も上昇すること，嵩高いアミノ酸残基が多くなると逆に結合性 が低下し，それに応じて活性も低下するという結果が確認できる。そして，公知のへリックスホイール分析を本件ペプチドに適用し，かつ上記の表１から確認できる結果を参照することにより，本件ペプチドのＣ末端へリックスの疎水クラスター及び親水クラスターの作用機能 きる。そして，公知のへリックスホイール分析を本件ペプチドに適用し，かつ上記の表１から確認できる結果を参照することにより，本件ペプチドのＣ末端へリックスの疎水クラスター及び親水クラスターの作用機能は，ＰＴＨｒＰのものよりも強力になり，その結果，本件ペプチドがレセプターへ結合する機能はＰＴＨｒＰよりも優れたものに強化されていることが認識できる。 (ｲ) なお，上記効果を具体的に示す甲１０の表Ａ並びに甲１４の３の表Ｂ’及びＤ記載のデータ（以下「本件データ」という。）は，本件明細書には明示されていない。しかし，本件明細書中には，本件ペプチドは，「被検者の骨の成長を刺激することができ，骨粗鬆症や骨折の治療に有用」な効果を有するとして，具体的，明示的な記載があり，本件データは本件ペプチドそのものに内在する効果であり，しかも，アデニル酸シクラーゼ活性は本件明細書にも記載されていた評価項目であり，さらに，前記のとおり，当業者は本件明細書の記載から，本件ペプチドの効果は予測できない顕著なものであることを認識できるのであるから，本件データは，本件明細書に記載された本件ペプチドの効果を確認する補強データとして，参酌されるべきである。 ウ以上のとおり，本件ペプチドの効果は本件明細書から明確であり，さらに，本件ペプチドは従来技術のペプチドと比較して極めて優れた効果を奏するものであるから，本件発明は容易想到とはいえない。 この点，被告は，本件明細書には本件ペプチドが奏する効果は記載されていないと主張する。しかし，化学物質の発明であれば，一律に「物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野」であるとして，出願時に実施例でその効果を開示することを求めることは不当であり，明細書に当該発明の効果が具体的に開示されている必要はない。本件ペプチドが，「被検者の骨の成長 の予測が困難な技術分野」であるとして，出願時に実施例でその効果を開示することを求めることは不当であり，明細書に当該発明の効果が具体的に開示されている必要はない。本件ペプチドが，「被検者の骨の成長を刺激することができる」効果を示すことは，通常の技術常識を備えた当業者であれば，本件明細書の記載から認識できる。 (3) 特許法３６条４項違反についての判断の誤り（取消事由３）ア本件明細書において本件ペプチドの構造は特定されており，前記のとおり，当業者は，ヘリックス構造の立体的解析，ヘリックスホイール分析技術等を含む本願優先日当時の技術常識に基づき，本件明細書の記載から，本件ペプチドが目的とする効果を奏し，かつＰＴＨｒＰよりも優れた効果を奏することは容易に認識できる。したがって，本件ペプチドの具体的数値データは必要ではない。 また，当業者は，本件明細書の記載により，本件ペプチドを合成することが可能である。 本件発明は，被検者の骨の成長を刺激することができ，骨粗鬆症や骨折の治療に有用である新規なＰＴＨｒＰペプチド改変体の発明であり，本件明細書の表１（別紙２）に列記されたペプチドと同様に，本件ペプチドが被検者の骨の成長を刺激することができる効果を有することは明らかである。 したがって，当業者は，本件明細書及び本願優先日当時の技術常識に基づき，本件ペプチドをどのように製造し，どのように使用するか理解できるから，本件明細書の詳細な説明には，本件発明について当業者が実施することができるように明確かつ十分に記載されている。 なお，化学物質の発明であっても物の構造に基づく効果の予測は可能であり，本件データや回答書（甲１６）の参考図３，６及び７に基づく主張も，本件明細書の記載に基づいたものであるから，これらも勘案されるべきである。 イ 明であっても物の構造に基づく効果の予測は可能であり，本件データや回答書（甲１６）の参考図３，６及び７に基づく主張も，本件明細書の記載に基づいたものであるから，これらも勘案されるべきである。 イ本件審決は，明細書に代表的な実施例が記載されている必要があるところ，本件明細書にはその記載がないから，本件発明は，容易想到であると判断する。しかし，本件明細書の表１（別紙２）に記載された実施例は，本件当初明細書に記載されている２つの一般式で表され，本件ペプチドも含まれる特徴的技術思想を共有する多数のペプチドの代表例であるので，表１の実施例は本件発明の代表的実施例といえる。また，本件ペプチドと表１のペプチドとは，「Ｎ末端へリックスのシグナル発生機能，及びＣ末端へリックスの疎水－親水クラスター構造を維持することに よるレセプター結合機能，が保存されて目的とする効果を維持しているＰＴＨ／ＰＴＨｒＰ改変体」である共通の技術的思想を有し，本件ペプチドの効果は表１の実施例に基づき認識可能であるから，表１の実施例は代表的実施例であるといえる。 さらに，本件ペプチドのように，その物をどのように作り，どのように使用するかを理解することができ，当業者がその発明の実施をすることができる場合にまで，代表的な実施例が求められているわけではない。 ウ以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明について，当業者が実施することができるよう，明確かつ充分に記載されており，特許法３６条４項の要件を満たしている。 ２ 被告の反論(1) 本件ペプチドの構成に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由１）に対して本願優先日当時，基本的機能を共有するタンパク質には，当該機能に特徴的に強く保存されたアミノ酸配列が存在すること，既にいくつかの相同な配列が同定されて 易想到性の判断の誤り（取消事由１）に対して本願優先日当時，基本的機能を共有するタンパク質には，当該機能に特徴的に強く保存されたアミノ酸配列が存在すること，既にいくつかの相同な配列が同定されているペプチドにおいて，強く保存されたアミノ酸配列を保存しつつ，座位ごとにバリエーションを持たせるように改変することによって，更に同様の機能を有すると考えられるペプチドを化学的に製造することができることは，当業者にとって周知の技術的事項であった。新規で活性のあるＰＴＨ又はＰＴＨｒＰの改変体を得るため，Ｎ末端１３アミノ酸ドメイン並びにＣ末端２１アミノ酸残基のうちＰＴＨ及びＰＴＨｒＰに共通する２０位，２４位，３２位を保存しつつ，その他の座位ごとに公知例とは異なるバリエーションを持たせようとすることは，通常の研究プロセスにおける常套手段であり，引用文献に接した当業者が，更に別の改変体を製造しようとして，ＰＴＨｒＰのＣ末端２１アミノ酸残基に包含される２２，２３，２５，２６及び２８ないし３１位のアミノ酸残基を置換した改変体を製造しようとすることは，容易に想到し得たことである。 本願優先日前に頒布された乙３（国際公開第９５／１１９８８号）には，ラット ＰＴＨの３０位のアスパラギン酸（Ａｓｐ）（酸性，親水性）をリシン（Ｌｙｓ）（塩基性，親水性）に置換しても，その活性が維持又は向上することが記載されており，当業者は，同様の活性を有する既に公知のヒトＰＴＨｒＰについても，３０位の酸性残基を塩基性残基に置換しても，その活性を維持又は向上する可能性があると認識したといえるから，ヒトＰＴＨｒＰの３０位のグルタミン酸Ｇｌｕ（酸性，親水性）をリシンＬｙｓ（塩基性，親水性）に置換する阻害事由はない。 (2) 容易想到性の判断の前提としての本件ペプチドの効果に関する認 いえるから，ヒトＰＴＨｒＰの３０位のグルタミン酸Ｇｌｕ（酸性，親水性）をリシンＬｙｓ（塩基性，親水性）に置換する阻害事由はない。 (2) 容易想到性の判断の前提としての本件ペプチドの効果に関する認定の誤り （取消事由２）に対してアタンパク質，ペプチドの技術分野，特に，生理活性を有するタンパク質の活性が維持された部分ペプチド断片の技術分野において，その１つのアミノ酸残基を置換した場合においてもなおその活性が維持されるか否かは不明であって，たとえアミノ酸配列からαヘリックス構造等の高次構造が存在することや，ペプチドの活性に影響しない部位の１，２の保存的アミノ酸置換であれば活性が維持されるであろうことが予測可能であったとしても，それはあくまでも予測可能であるというだけであり，実際にアミノ酸を置換したペプチド改変体を製造してその活性を確認しなければ，その予測の真偽は不明であるということが，本願優先日前の技術常識である。 原告は，「ＰＴＨ又はＰＴＨｒＰ改変体において第１及び第２αへリックスが存在すれば，受容体との結合特異性が確保されていると理解できる」と主張するが，この点は本件当初明細書には記載されておらず，本願優先日当時，当業者に周知の技術的事項であったともいえず，さらに，たとえあるリガンドが対応する受容体と結合して複合体を形成したとしても，その生物学的効果が常に維持されるものではないことは，本願優先日当時の当業者に自明な技術的事項であるから，第１及び第２αへリックスが存在することがＰＴＨ又はＰＴＨｒＰ改変体にアゴニスト活性が存在することを証明することにはならない。 イまた，物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するペプチドを含 む化学物質の発明が容易想到でないと判断するためには，解決すべき課題やペプチド改 ことを証明することにはならない。 イまた，物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するペプチドを含 む化学物質の発明が容易想到でないと判断するためには，解決すべき課題やペプチド改変体の構造のみならず，引用発明と比較した有利な効果を有し，かつ，その効果が当業者であっても予測できない格別顕著なものであることが必要といえる。そして，引用発明と比較した有利な効果を有すること，それが顕著な効果であることは，出願当初の明細書に記載されているか，当業者が技術常識に基づき出願当初の明細書の記載からそのような効果があることが推認できることが必要である。 本件当初明細書には，特許請求の範囲として，ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰ改変体が一般式（マーカッシュ形式の化学構造式）で表示され，発明の詳細な説明に，当該一般式に含まれる改変体の例が一行記載として記載され，当該一般式に含まれるペプチド改変体のうちＰＴＨ改変体である３０種のペプチドについては，表１（別紙２）にその奏する効果（Ｋｄ値及びＥＣ５０値）も記載されているのに対して，ＰＴＨｒＰ改変体に関する具体的な実施例は全く記載されていない。ところで，ＰＴＨ改変体とＰＴＨｒＰ改変体はアミノ酸配列が大きく異なる物質であり，ＰＴＨ改変体やＰＴＨｒＰ改変体は，改変の位置及び種類によって活性に変化が生じるから，ＰＴＨｒＰ改変体である本件ペプチドが，ＰＴＨ又はＰＴＨ改変体と同様の効果を奏することを予想することはできないといえる。したがって，本件ペプチドが上記３０種のペプチドと同じ効果を奏するペプチドであり，上記３０種のペプチドに関する記載をもって，本件ペプチドの効果が本件当初明細書に記載されているに等しいということはできない。 また仮に，本件ペプチドが上記３０種のペプチドと同じ効果を奏し，その効果が本件当初明細書 ドに関する記載をもって，本件ペプチドの効果が本件当初明細書に記載されているに等しいということはできない。 また仮に，本件ペプチドが上記３０種のペプチドと同じ効果を奏し，その効果が本件当初明細書に記載されているに等しいと当業者が理解できたとしても，上記表１に列記された３０種のペプチドの奏する効果（ＥＣ５０＝０．５～３０（ｎＭ））は，原告が審判請求書についての平成２０年５月１５日付手続補正書（甲１４の１）の表Ｂにおいて新たに追加したＰＴＨ及びＰＴＨｒＰの奏する効果（ＥＣ５０＝０． ４０±０．１６（ｎＭ）及び０．４８±０．１６（ｎＭ））よりも低いものがほとんどであるから，表１に列記された３０種のペプチドがＰＴＨ及びＰＴＨｒＰに比べ 予測できない優れた効果を奏するとはいえない。したがって，本件ペプチドには当業者が予測できない優れた効果があるとはいえない。 さらに，本件ペプチドの効果が本件当初明細書から推測できたとしても，せいぜい上記表１に列記された効果と同程度のものであるか，それらより劣る可能性がある。したがって，本願の後に実施された試験結果に基づいて，上記表１に記載された効果を大きく超える格別な効果を奏することを新たに提示したとしても，その効果は，本件当初明細書に記載された事項の範囲内のものではなく，当業者であっても推測することができないものであるから，本件当初明細書に記載されていたとはいえないし，上記表１に記載の効果を補強するものでもない。 甲１４の３の表Ｄにおいて本件ペプチドの奏する効果として記載されている消失半減時（ｔ１／２）や全身クリアランス（ＣＬｔｏｔ＝消失速度／血中濃度）という評価項目及びその具体的な数値は，表１を含め本件当初明細書には一切記載されておらず，これら本件当初明細書の記載に基づかない評価項目及び数値に基づい クリアランス（ＣＬｔｏｔ＝消失速度／血中濃度）という評価項目及びその具体的な数値は，表１を含め本件当初明細書には一切記載されておらず，これら本件当初明細書の記載に基づかない評価項目及び数値に基づいて本件ペプチドが格別の効果を奏するとする原告の主張は，失当である。 (3) 特許法３６条４項違反についての判断の誤り（取消事由３）に対してペプチドを含む化学物質の発明については，単に化学構造式を提示するだけではなく，その活性等の有用性を明細書において明らかにしなければ，何に使用できるか分からず，実施可能に記載されているということができない。 リガンドの改変体が高次構造を維持し受容体との結合特性を維持するものであったとしても，そのことと生理活性を維持することとは同視できない。また，本件ペプチドがＰＴＨ及びＰＴＨｒＰの高次構造である２個のαヘリックス構造を保存することのみを根拠として，本件ペプチドの生理活性に重要な部位が不活化されていないということもできない。 本件当初明細書にはＰＴＨｒＰ改変体に関する具体的な試験例は全く記載されておらず，ＰＴＨ改変体とＰＴＨｒＰ改変体はアミノ酸配列が大きく異なる物質であり，ＰＴＨｒＰ改変体である本件ペプチドがＰＴＨ又はＰＴＨ改変体と同様の効果 を奏することは予想できない。したがって，本件当初明細書の表１（別紙２）に列記されたペプチドと同様に，本件ペプチドが被検者の骨の成長を刺激することができる効果を有することが明らかであるとはいえない。 以上のとおり，本件発明については，明細書に当業者が実施可能な程度に記載されているとはいえない。 第４ 当裁判所の判断当裁判所は，本件ペプチドは，当業者が，容易に製造，作製することができるものであって，また，本件当初明細書には，本件発明につき当業者が予測するこ されているとはいえない。 第４ 当裁判所の判断当裁判所は，本件ペプチドは，当業者が，容易に製造，作製することができるものであって，また，本件当初明細書には，本件発明につき当業者が予測することができない効果が記載されているとは認められないことから，当業者は，引用発明を基礎として，何らの困難を伴うことなく，本件発明に至ることができるものと判断する。その理由は，以下のとおりである。 １ はじめに本件発明は，その特許請求の範囲を「式：［Ｇｌｕ２２，２５，Ｌｅｕ２３，２８，３１，Ａｉｂ２９，Ｌｙｓ２６，３０］ｈＰＴＨｒＰ(１－３４)ＮＨ２のペプチド。」とするものである。 発明が，特許法２９条２項に違反しないと判断されるためには，その前提として，常に，当該発明の効果が，当初明細書の「特許請求の範囲」又は「発明の詳細な説明」に記載又は示唆されていることが求められるものではない。しかし，先願主義の下，発明を公開した代償として，発明の実施についての独占権を付与することによって，発明に対するインセンティブを高め，産業の発展を促進することを目的とする特許制度の趣旨に照らすならば，当該発明による格別の効果が，当初明細書に記載又は示唆されているか否かは，発明の容易想到性の判断を左右するに当たって，重要な判断要素になることはいうまでもない。 特に，本件のような，アミノ酸配列を規定したペプチドに係る発明については，①特定のアミノ酸配列が，ペプチドにおける既知のアミノ酸配列を変化させて，ペプチドの物性を改良することは，全ての当業者が試みるものと解されること，②ア ミノ酸の数が少ないペプチドについて，当該発明の効果を切り離して，単に製造をするだけであれば，さほど技術的な困難を伴わないと解されること等の諸事情を勘案すると，容易想到性の有無を と，②ア ミノ酸の数が少ないペプチドについて，当該発明の効果を切り離して，単に製造をするだけであれば，さほど技術的な困難を伴わないと解されること等の諸事情を勘案すると，容易想到性の有無を判断するに当たり，当該発明の効果は，重要な技術的意味を有する考慮要素とされるべきである。 もっとも，当該発明の効果は，常に，当初明細書に記載されていることを要するものではなく，当初明細書に記載されなかった効果について，追加記載ないし事実主張や立証の補充が，全て排斥されるとまではいえない。しかし，前記特許制度の趣旨に照らすならば，本件のようなアミノ酸配列を規定したペプチドに係る発明については，当初明細書に記載されなかった効果についての追加記載及び事実主張や立証の補充が許容される場合は，限定される場合が多いものと解するのが相当である。 以上の点を踏まえて，本件発明の容易想到性の有無を判断する。 ２ 本件ペプチドの構成に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由１）及び容易想到性の判断の前提としての本件ペプチドの効果に関する認定の誤り（取消事由２）について取消事由１及び２は，互いに重複する内容を含む主張であるから，併せて判断する。 (1) 事実認定ア引用発明の内容は，第２の３(1)ア(ｱ)記載のとおりであり，本件発明と引用発明の相違点は同ア(ｳ)記載のとおりである。 イ本願の出願経緯等原告は，平成８年７月３日に本願に係る出願手続を行ったが，本件当初明細書においては，請求項の数は３１であり，特許請求の範囲として，ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰ改変体が一般式（いわゆるマーカッシュ形式の化学構造式）で表示され（なお，特許請求の範囲の請求項１（ＰＴＨ改変体に関する発明）及び請求項２１（ＰＴＨｒＰ改変体に関する発明）は，別紙３記載のとおりである。）， 一般式（いわゆるマーカッシュ形式の化学構造式）で表示され（なお，特許請求の範囲の請求項１（ＰＴＨ改変体に関する発明）及び請求項２１（ＰＴＨｒＰ改変体に関する発明）は，別紙３記載のとおりである。），「発明の詳細な説明」 に，当該一般式に含まれる改変体の例が羅列して記載され，当該一般式で表示されたＰＴＨ改変体のうち３０種のペプチドについては，表１（別紙２）にその奏する効果（Ｋｄ値及びＥＣ５０値）が記載されていた（甲４）。 原告は，本願につき分割出願を行い，平成１５年１月１６日，分割された後の特許請求の範囲を補正する旨の手続を行った（請求項の数１）（甲８）。 特許庁から，特許法３６条６項１号違反，同条４項違反，２９条２項を理由として，平成１９年３月２６日付けで拒絶理由通知がされ，原告は，同年７月２日付け意見書に，本件ペプチドのＰＴＨレセプターへの結合分析（Ｋｄ値）及びアデニル酸シクラーゼ活性の刺激分析（ＥＣ５０値）の結果を記載して，特許庁に提出した。 これらの分析結果は，Ｋｄ値が０．００９６μＭ，ＥＣ５０値が０．３５ｎＭであった（甲９，１０）。 原告は，本願につき拒絶査定を受け，平成１９年１１月１９日，拒絶査定不服審判を請求し，同年１２月１９日，本件補正を行ったが，特許請求の範囲は，平成１５年に補正されたものと同一であり，本件当初明細書における表１もそのまま残されている（甲４，８，１３）。 さらに，原告は，平成２０年５月１５日，上記審判請求における請求の理由を追加する旨の手続補正書を提出した。同書面には，本件ペプチドとｈＰＴＨ（１－３４）及びｈＰＴＨｒＰ（１－３４）のＥＣ５０値を比較対比した表（表Ｂ’），並びに，本件ペプチドとｈＰＴＨ（１－３４）とを腹腔内単回注射して，最大血中濃度，暴露量，最大濃度到達時間，消失半減時，クリアラン 及びｈＰＴＨｒＰ（１－３４）のＥＣ５０値を比較対比した表（表Ｂ’），並びに，本件ペプチドとｈＰＴＨ（１－３４）とを腹腔内単回注射して，最大血中濃度，暴露量，最大濃度到達時間，消失半減時，クリアランスの測定結果（表Ｄ）が記載されている（甲１４の１，１４の３）。 ウ本件明細書の記載本件明細書の「発明の詳細な説明」には，次のような記載がある（甲１３）。 「発明の背景副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）は，副甲状腺によって産生されるポリペプチドである。成熟循環性形態のホルモンは，８４アミノ酸残基から構成される。ＰＴＨの生 物学的な作用は，Ｎ－末端のペプチド断片（例えば，１から３４番目のアミノ酸残基）によって再現されうる。副甲状腺ホルモン関連タンパク質（ＰＴＨｒＰ）は，ＰＴＨとＮ－末端相同性のある１３９～１７３アミノ酸タンパク質である。ＰＴＨｒＰは，共通のＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターへの結合などの多くのＰＴＨの生物学的な作用を分担する。・・・ＰＴＨは，骨の量及び質を改善することが示された。・・・間欠的に投与されるＰＴＨの同化作用が，同時抗吸収療法（ｃｏｎｃｕｒｒｅｎｔａｎｔｉｒｅｓｏｒｐｔｉｖｅｔｈｅｒａｐｙ）を伴うまたは伴わないにかかわらず骨粗鬆症の男性及び女性で観察された。」「【００１４】本発明の各ペプチドは，被検者（即ち，ヒト患者等の哺乳動物）の骨の成長を刺激することができる。したがって，本発明のペプチドは，単独であるいはビスホスホネートやカルシトニン等の抗吸収療法（ａｎｔｉｒｅｓｏｒｐｔｉｖｅｔｈｅｒａｐｙ）と同時に投与される際に，骨粗鬆症や骨折の治療に有用である。 【００１５】本発明のペプチドは，製薬上許容できる塩の形態で提供されてもよい。このような塩の例としては，以下に限られないが，有機酸（例えば，酢酸，乳酸，マ に，骨粗鬆症や骨折の治療に有用である。 【００１５】本発明のペプチドは，製薬上許容できる塩の形態で提供されてもよい。このような塩の例としては，以下に限られないが，有機酸（例えば，酢酸，乳酸，マレイン酸，クエン酸，リンゴ酸，アスコルビン酸，コハク酸，安息香酸，メタンスルホン酸，トルエンスルホン酸，またはパモイックアシッド（ｐａｍｏｉｃａｃｉｄ）），無機酸（例えば，塩酸，硫酸，またはリン酸），および高分子酸（ｐｏｌｙｍｅｒｉｃａｃｉｄ）（例えば，タンニン酸，カルボキシメチルセルロース，ポリ乳酸，ポリグリコール酸，またはポリ乳酸－グリコール酸の共重合体）が挙げられる。 【００１６】治療上有効な量の本発明のペプチドおよび製薬上許容できる担体（例えば，炭酸マグネシウム，ラクトース，または治療化合物がそれと共にミセルを形成できるリン脂質）で，被検者への（例えば，経口，静脈内，経皮的，肺，経膣，皮下，経鼻的，イオン導入，または気管内による）投与を目的とする治療用組成物（例えば，ピル，錠剤，カプセル，または液体）を形成する。経口投与を意図する ピル，錠剤，またはカプセルは，活性組成物を小腸中を未消化な状態で通過させるのに十分な時間，胃内で胃酸または腸の酵素から保護するための物質で被覆してもよい。治療用組成物はまた，皮下または筋肉内投与を目的とする生分解性のまたは非生分解性の徐放性配合物の形態であってもよい。・・・持続的な投与はまた，埋込型または外部型ポンプ（例えば，インフューサイド（登録商標）ポンプ（ＩＮＦＵＳＡＩＤＴＭｐｕｍｐ））を用いることにより達成されてもよい。投与は，例えば，一日に一回投与等の間欠的に，あるいは，例えば，徐放性配合物等を低投与量で連続的に行われてもよい。」「【００２１】構造ＰＴＨ（１－３４）は２個の両 ことにより達成されてもよい。投与は，例えば，一日に一回投与等の間欠的に，あるいは，例えば，徐放性配合物等を低投与量で連続的に行われてもよい。」「【００２１】構造ＰＴＨ（１－３４）は２個の両性のアルファらせんドメインを有することが既に報告された。・・・第一のα－ヘリックスは４から１３番目のアミノ酸残基間に形成されるが，第二のα－ヘリックスは２１から２９番目のアミノ酸残基間に形成される。」「【００２３】合成本発明のペプチドは，標準的な固相合成によって調整できる。・・・［Ａｉｂ３４］ｈＰＴＨ（１－３４）ＮＨ２の調整方法を以下に説明する。本発明の他のペプチドは，当該分野における通常の知識を有するものによって同様の方法により調製できる。」「【００３１】機能分析Ａ．ＰＴＨレセプターへの結合本発明のペプチドについて，ＳａＯＳ－２（ヒトの骨肉腫細胞）上に存在するＰＴＨレセプターへの結合能を試験した。」「【００３３】結合アッセイを様々な本発明のペプチドについて行い，各ペプチドについて，ＩＣ５０値（モノ－１２５Ｉ－［ＮＬｅ８，１８，Ｔｙｒ３４（３－１２５Ｉ）］ｂＰＴＨ（１－３４）ＮＨ２の結合の最大阻害の半分値（ｈａｌｆｍａｘｉｍａｌｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ））を算出した。 【００３４】表１に示されるように，すべての試験ペプチドは，ＳａＯＳ－２細胞上のＰＴＨレセプターに対して高い結合親和性を有していた。 Ｂ．アデニル酸シクラーゼ活性の刺激本発明のペプチドのＳａＯＳ－２細胞の生物学的な応答の誘導能を測定した。」「【００３５】試験ペプチドに関する代表的なＥＣ５０値（アデニル酸シクラーゼの最大刺激の半分値（ｈａｌｆｍａｘｉｍａｌｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎｏｆａｄｅｎｙｌａｔｅｃｙｃｌａｓｅ））を算出し，表１に示し 】試験ペプチドに関する代表的なＥＣ５０値（アデニル酸シクラーゼの最大刺激の半分値（ｈａｌｆｍａｘｉｍａｌｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎｏｆａｄｅｎｙｌａｔｅｃｙｃｌａｓｅ））を算出し，表１に示した。すべての試験ペプチドは，骨芽細胞の増殖（例えば，骨の成長）の近位のシグナルとして示唆される生物学的な経路である，アデニル酸シクラーゼ活性の潜在的な刺激剤であることが分かった。 【００３６】【表１】（別紙２のとおり）」なお，上記の記載は，本件当初明細書の「発明の詳細な説明」も同様である（甲４）。 エ引用文献の記載引用文献は，その表題を「副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）－ＰＴＨ－関連ペプチドハイブリッドペプチドは，リガンドの１－１４及び１５－３４ドメイン間の機能的相互作用を明らかにする。」（日本語訳）とするものである（甲７の１，７の２）。 引用文献には，以下の記載がある（甲７の１，７の２）。 「副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）及び副甲状腺ホルモン関連ペプチド（ＰＴＨｒＰ）は，共通のＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターに結合する。これらリガンドにおける構造－機能関係を研究するため，我々は，構造類似性の高い１－１４部分を交換したＰＴＨ－ＰＴＨｒＰハイブリッドペプチドを合成し，機能性評価を行った。」（６５８４頁左欄１行目から６行目の訳。なお，訳は，基本的には甲７の２及び本件審決中でなされている甲７の１の訳に基づくものである。以下同様である。）「全体的に，結果は，ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰの双方とも，１－１４ドメインと１５－３４ドメインはレセプターに結合する際に相互作用をし，５，１９，２１残基 が直接的又は間接的にこの相互作用に寄与しているという仮説と一致した。」（６５８４頁左欄２３行目から２７行目の訳）「アミノ末端及びカルボキシル末端 る際に相互作用をし，５，１９，２１残基 が直接的又は間接的にこの相互作用に寄与しているという仮説と一致した。」（６５８４頁左欄２３行目から２７行目の訳）「アミノ末端及びカルボキシル末端の改変を組み合わせた効果・・・［Ｉｌｅ５，Ｇｌｕ１９］ＰＴＨｒＰ（１－３４）がＡＲ－Ｃ４０細胞へ，［Ｇｌｕ１９］ＰＴＨｒＰ（１－３４）のそれより１４０倍も大きく，ＰＴＨｒＰ（１－３４）そのもののそれとほぼ等しいアフィニティで結合することが見いだされた（表Ⅱ）。Ｉｌｅ５の改変は，Ｖａｌ２１の改変効果，及びＧｌｕ１９／Ｖａｌ２１の組み合わせ改変の効果を修正できる（表Ⅱ）。したがって，これらの結果は，ハイブリッドペプチドを用いた評価と一致する。Ｉｌｅ５改変のアフィニティ強化効果は，Ｉｌｅ５改変が，ＰＴＨｒＰ（１－３４）そのもののアフィニティ，及び，２４位の不変性ロイシンをグルタミン酸に置換することによって，結合アフィニティが非常に弱くなったアナログである［Ｇｌｕ２４］ＰＴＨｒＰ（１－３４）の結合アフィニティをも改善したことを考慮すると，１９位及び２１位を置換したアナログに限られない。」（６５８５頁右欄下から７行目から６５８６頁左欄１４行目の訳）「表Ⅱ５，１９及び２１位におけるリガンド改変のレセプター結合に対する効果リガンドを，ＡＲ－Ｃ４０細胞への１２５Ｉ－［Ｎｌｅ８，１８，Ｔｙｒ３４］ｂＰＴＨ（１－３４）ＮＨ２の結合を阻害する能力についてのラジオレセプター競合アッセイによって測定した。ＩＣ５０値は，３回以上の実験から得られたデータの平均±Ｓ． Ｅ．である。 リガンド ＡＲ－Ｃ４０細胞への結合（ＩＣ５０）ｎＭＰＴＨｒＰ（１－３４） １５± ある。 リガンド ＡＲ－Ｃ４０細胞への結合（ＩＣ５０）ｎＭＰＴＨｒＰ（１－３４） １５±２［Ｇｌｕ１９］ＰＴＨｒＰ（１－３４） １，４００±５００［Ｖａｌ２１］ＰＴＨｒＰ（１－３４） ２５０±７０ ［Ｇｌｕ１９，Ｖａｌ２１］ＰＴＨｒＰ（１－３４） ５，５００±１，２００［Ｉｌｅ５］ＰＴＨｒＰ（１－３４） ３．８±１．０［Ｉｌｅ５，Ｇｌｕ１９］ＰＴＨｒＰ（１－３４） １０±３［Ｉｌｅ５，Ｖａｌ２１］ＰＴＨｒＰ（１－３４） １５±３［Ｉｌｅ５，Ｇｌｕ１９，Ｖａｌ２１］ＰＴＨｒＰ（１－３４）３８±５［Ｇｌｕ２４］ＰＴＨｒＰ（１－３４） ＞１０，０００［Ｉｌｅ５，Ｇｌｕ２４］ＰＴＨｒＰ（１－３４） １，７００±３００ＰＴＨ（１－３４） ８．７±２．０［Ａｒｇ１９］ＰＴＨ（１－３４） ２．８±０．８［Ｈｉｓ５］ＰＴＨ（１－３４） ７，３００±１，２００［Ｈｉｓ５，Ａｒｇ１９］ＰＴＨ（１－３４） ４１０±６０」（６５８６頁右欄の訳）オ本願優先日前に頒布された刊行物の記載(ｱ) Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（１９９０），Ｖｏｌ.２９，ｐ．１５８０－１５８６（甲１）上記刊行物には，次のような記載がある。 「本研究は，より強力なＰＴＨ及びＰＴＨｒＰのアンタゴニストを設計するための合理的なアプローチのための基礎を提供するものであって，これは，既に構造的な操作に対する寛容性が確立されたアンタゴニストの配列内で，（レセプターの結合活性を増加させるために）疎水性 設計するための合理的なアプローチのための基礎を提供するものであって，これは，既に構造的な操作に対する寛容性が確立されたアンタゴニストの配列内で，（レセプターの結合活性を増加させるために）疎水性残基を導入することに基づいている。」（１５８０頁要約欄下から３行目から最終行の訳）「副甲状腺ホルモン関連タンパク質（ＰＴＨｒＰ）と副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）とは，Ｎ末端ドメインに相同性がある（図１）。 いくつかの研究室においてｉｎｖｉｔｒｏやｉｎｖｉｖｏで得られた結果が示唆しているのは，従来ＰＴＨレセプターと考えられていたものと，このホルモン（注：ＰＴＨｒＰのことである。）との相互作用によって，ＰＴＨｒＰの生物学的活 性の発現が生じるということである。ＰＴＨｒＰ及びＰＴＨの両方のＮ末端フラグメント（３４アミノ酸長）は，同様の生物学的特徴を示す（Ｈｏｒｉｎｏｕｃｈｉｅｔａｌ．，１９８７；Ｋｅｍｐｅｔａｌ．，１９８７）。・・・この生物学的活性の類似は，Ｎ末端１３アミノ酸ドメイン以外の無視できないほどの構造的な相違にもかかわらず，生じている。」（１５８０頁左欄１１行目から２３行目の訳）「 図１：ヒトＰＴＨ及びヒトＰＴＨｒＰのＮ末端配列１－３４の比較。両配列の共通残基は，六角形の中心に一文字表記をしている。アミノ酸が異なる部位は，２つの一文字表記で表している。六角形の上側角の文字はＰＴＨに対応し，下側角の文字はＰＴＨｒＰに対応している。・・・」（１５８１頁左欄図１の訳。ただし，５位は「Ｈ」と「Ｉ」が上下逆の誤記であると思われる。）「表Ⅱ：ウシ腎臓皮質膜を用いたＰＴＨ及びＰＴＨｒＰ由来のアゴニストアナログ及びアンタゴニストアナログの結合活性及びシクラーゼ活性 」（１５８３頁表Ⅱの訳）「Ａｌａ１２ 。）「表Ⅱ：ウシ腎臓皮質膜を用いたＰＴＨ及びＰＴＨｒＰ由来のアゴニストアナログ及びアンタゴニストアナログの結合活性及びシクラーゼ活性 」（１５８３頁表Ⅱの訳）「Ａｌａ１２，Ｄ－Ａｌａ１２，Ａｉｂ１２を含むアゴニストアナログ（１－３）のＫｂ及びＫｍは，それぞれ，０．７～１．０ｎＭ及び０．６～１．５ｎＭである。これらの値は，元のアナログである（Ｉ）で得られた値（０．７ｎＭ）と近い。Ｐｒｏ１２アナログ（４）は，結合活性及びシクラーゼ活性の点で，［Ｔｙｒ３４］ｈＰＴＨ（１－３４）ＮＨ２（Ｉ）より約８４０～３５００倍，小さな値を示した。」（１５８３頁左欄４行目から１０行目の訳）(ｲ) 特開平６－１８４１９８号公報（甲２）甲２は，発明の名称を「ペプチド類」とする発明に係る公開特許公報である。同公報で公開された明細書の特許請求の範囲の請求項８は，ＰＴＨ配列の１ないし３８位のα－アミノ酸単位のうち少なくとも１個は，ＰＴＨｒＰ中の対応する位置に存在するα－アミノ酸単位により置換されているＰＴＨ化合物に関する発明に係るものであり，請求項１２は，残りの１ないし３８位にある１またはそれ以上のα－アミノ酸単位が天然または非天然アミノ酸単位によりさらに置換されている請求項 ８のＰＴＨ化合物に関する発明に係るものである。 上記発明におけるＰＴＨ化合物では，ＰＴＨ配列の１ないし３４位を含む，１ないし３８位のすべてについて，置換可能であることが示されている。 また，「発明の詳細な説明」には，以下の記載がある。 「【０００１】【産業上の利用分野】本発明は，副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）の変異型，それらの製造方法，それらを含む薬学的調製物および医薬としてのそれらの用途に関するものである。」「【０１８０】したがって本発明化合物は，カル 用分野】本発明は，副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）の変異型，それらの製造方法，それらを含む薬学的調製物および医薬としてのそれらの用途に関するものである。」「【０１８０】したがって本発明化合物は，カルシウム涸渇もしくは再吸収の増大に伴う骨の状態の全て，または，骨におけるカルシウムの固定が望ましい，例えば種々の起源の骨粗鬆症（例えば，若年性，閉経の，閉経後の，外傷後の，老齢による，またはコルチコステロイド療法もしくは非働性を原因とする，），骨折，骨格の脱ミネラル化に伴う急性および慢性状態を含む骨障害，骨軟化症，歯根膜の骨喪失または関節炎もしくは骨関節炎による骨喪失，または副甲状腺機能低下症の処置といった骨の全ての状態の予防または処置を適応とする。」さらに，実施例として，ｈＰＴＨ（１－３４）ないし（１－３８）について，１か所又は複数か所のアミノ酸残基を置換した例が列記されている。 (ｳ) 特開昭６３－３１３８００号公報（甲３）甲３は，発明の名称を「副甲状腺ホルモン拮抗剤」とする発明に係る公開特許公報である。同公報には，ｈＰＴＨの８，１２，１８及び３４位の全部又は一部のアミノ酸残基を置換してなる，拮抗剤の効果を有するペプチドに関する発明が記載されている。 同公報に掲載された明細書の「発明の詳細な説明」には，次のような記載がある。 「ＰＴＨの二次構造分析では，１２位付近の領域においてＰＴＨがベータ－ターンであることが推定された。・・・本発明では，二次構造コンホーメーションを安定化させるために，この領域において一連のアミノ酸置換を行った。」（３頁左上欄７行目から１４行目） (ｴ) 特開平５－３２０１９３号公報（甲５）甲５は，発明の名称を「副甲状腺ホルモン誘導体」とする発明に係る公開特許公報であり，その発明は，ＰＴＨ（１－３４ 上欄７行目から１４行目） (ｴ) 特開平５－３２０１９３号公報（甲５）甲５は，発明の名称を「副甲状腺ホルモン誘導体」とする発明に係る公開特許公報であり，その発明は，ＰＴＨ（１－３４）の３，１４ないし１７，２５ないし２７及び３４位のうち１ないしそれ以上を他のアミノ酸残基で置換したＰＴＨ誘導体に関するものである。 上記公報の「発明の詳細な説明」には，以下のような記載がある。 「【０００１】【従来の技術】副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）は副甲状腺で合成された後，その標的器官である骨，腎臓，腸に作用して，主に血中カルシウムやリン酸イオンの濃度を調節する重要な働きをしている。ＰＴＨは８４個のアミノ酸からなるペプチドホルモンであるがその生物学的作用はＮ末端（１－３４位）のペプチドフラグメントで再現できる事が知られている・・・。」「【０００２】【発明が解決しようとする課題】ＰＴＨの生物学的作用からして，これを医薬として用いれば種々の骨疾患等に対する有用な医薬品になりうる事が期待されるが，ペプチドが有する次のような性質がそれを困難にしている。１．体内で種々の酵素により分解を受けやすい。２．種々の経路における体内への吸収効率が非常に低い。３．例えば酸化等，種々の物理化学的条件にたいし，不安定である。 このような問題点を解決すべく，又当該ホルモンの構造活性相関を解明すべく，ＰＴＨ（１－３４）活性フラグメントについて種々の誘導体の合成がなされてきた。」また，【実施例２】の表２（段落【００２２】）には，［Ｄ－Ａｌａ３］ｈＰＴＨ（１－３４）の生物活性がｈＰＴＨ（１－３４）との相対活性で表すと２．１７に上昇することが記載されている。 (ｵ) 国際公開第９３／０６８４６号（甲６の１）甲６の１は，表題を「ＰＡＲＡＴＨＹＲＯＩＤＨＯＲＭＯＮＥＡＮ ＰＴＨ（１－３４）との相対活性で表すと２．１７に上昇することが記載されている。 (ｵ) 国際公開第９３／０６８４６号（甲６の１）甲６の１は，表題を「ＰＡＲＡＴＨＹＲＯＩＤＨＯＲＭＯＮＥＡＮＡＬＯＧＵＥＳＡＮＤＵＳＥＩＮＯＳＴＥＯＰＯＲＯＳＩＳＴＲＥＡＴＭＥＮＴ」（訳・副甲状腺ホルモンアナログ及びその骨粗鬆症治療での使用）とする国際特許出願の内容を公開したものであるが，これには次のような記載がある。 「本発明は，天然副甲状腺ホルモンの２３位が置換された副甲状腺ホルモンアナログに関し，このアナログは，副甲状腺ホルモンオイルの収縮期血圧及び拡張期血圧への典型的作用，平滑筋弛緩及び血管平滑筋カルシウム交換への作用，並びに心臓への陽性変周期及び陽性変力作用を生じることなしに，骨細胞内のカルシウム交換に効果があることが発見された。」（１頁４行目から１１行目の訳）(ｶ) 国際公開第９５／１１９８８号及びその翻訳文（特表平９－５０４１７７号公報）（乙３）乙３は，発明の名称を「ＰＴＨ活性を有する化合物およびこれをコードする組み換えＤＮＡベクター」とする国際特許出願の内容を公開したものであるが，ＰＴＨの１１位をＡｒｇに置換すると活性を維持すること，１３位をＡｒｇやＧｌｕに置換すると完全な活性を，Ｇｌｙに置換すると４０％より高い活性を示すこと，１９，２２及び３０位を正の電荷の残基に置換すると活性が維持されるか，又はわずかに高められることが記載されている（特表平９－５０４１７７号公報の７３頁から７４頁）。 (2) 本件ペプチドの相違点に係る構成に至ることの容易想到性について上記認定事実に基づいて，容易想到性の有無について判断する。 ア引用文献及び上記刊行物の記載内容を要約すると，以下のとおりである。すなわち，ａ 相違点に係る構成に至ることの容易想到性について上記認定事実に基づいて，容易想到性の有無について判断する。 ア引用文献及び上記刊行物の記載内容を要約すると，以下のとおりである。すなわち，ａ 引用文献には，ＰＴＨｒＰ改変体のＡＲ－Ｃ４０細胞への結合の測定結果を示した表（表Ⅱ）が記載されているが，引用文献で開示されているＰＴＨｒＰ改変体は，いずれも５，１９及び２１位の一部又は全部のアミノ酸残基を置換したものであり，特に，５位をＩｌｅに置換したときにＡＲ－Ｃ４０細胞への結合活性が向上するとの技術が開示されている。 ｂ 甲１には，ＰＴＨ並びにＰＴＨｒＰの改変体について，「表Ⅱ：ウシ腎臓皮質膜を用いたＰＴＨ及びＰＴＨｒＰ由来のアゴニストアナログ及びアンタゴニストアナログの結合活性及びシクラーゼ活性」が記載されているが，表Ⅱに列記されてい るヒト及びウシのＰＴＨ並びにＰＴＨｒＰの改変体は，８，１２，１８及び３４位（ヒトについては１２及び３４位）の全部又は一部を置換したものである。このうち１２位は本件２３か所には含まれていない部位である。さらに，この表によると，１２位にどのアミノ酸を置換するかによって，結合活性及びシクラーゼ活性が上昇したり低下したりするとの技術が開示されている。 ｃ 甲２には，ＰＴＨ配列の１ないし３８位のα－アミノ酸単位のうち少なくとも１個が，ＰＴＨｒＰ中の対応する位置に存在するα－アミノ酸単位により置換されているＰＴＨ化合物，残りの１ないし３８位にある１またはそれ以上のα－アミノ酸単位が天然または非天然アミノ酸単位によりさらに置換されているＰＴＨ化合物が記載されている。これによると，１ないし３８位の全てのアミノ酸残基につき置換の可能性があることが開示されている。 ｄ 甲３には，ヒトＰＴＨの８，１２，１８及び３４ さらに置換されているＰＴＨ化合物が記載されている。これによると，１ないし３８位の全てのアミノ酸残基につき置換の可能性があることが開示されている。 ｄ 甲３には，ヒトＰＴＨの８，１２，１８及び３４位の全部又は一部のアミノ酸残基を置換することによって副甲状腺ホルモン拮抗剤が製造されることが開示されている。 ｅ 甲５には，ＰＴＨ（１－３４）の３，１４ないし１７，２５ないし２７及び３４位のうち１ないしそれ以上を他のアミノ酸残基で置換したＰＴＨ誘導体が開示されている。このうち３位は，本件２３か所には含まれていない部位であるが，［Ｄ－Ａｌａ３］ｈＰＴＨ（１－３４）は生物活性が上昇することが記載されている。 ｆ 甲６の１に記載されているのは，ＰＴＨの２３位のみを置換した改変体であり，この改変体は骨細胞内のカルシウム交換に効果があることが開示されている。 ｇ 乙３には，ＰＴＨの１３位の置換で活性が高められることが開示されているが，１３位は本件２３か所には含まれていない。 イ以上によると，①レセプターへの結合に優れたＰＴＨ及びＰＴＨｒＰの改変体を製造するに当たり，本件２３か所のみならず，任意の部位における，任意の個数のアミノ酸残基を置換することが，実際に試みられており，本願優先日当時，当業者において，ヒトＰＴＨｒＰ（１－３４）ＮＨ２の改変体を製造するに当たり， １ないし３４位の全てについて，任意の個数のアミノ酸残基を置換することが可能であることが技術常識であり，②本願優先日当時，置換に当たって選択されるアミノ酸は，天然アミノ酸に限られず，非天然アミノ酸も含まれること等が技術常識であった。 そうすると，改変体の有する効果を考慮に入れることなく，単に，引用発明ペプチドの１ないし３４位の任意の部位を天然又は非天然アミノ酸に置換して，ヒトＰＴ ミノ酸も含まれること等が技術常識であった。 そうすると，改変体の有する効果を考慮に入れることなく，単に，引用発明ペプチドの１ないし３４位の任意の部位を天然又は非天然アミノ酸に置換して，ヒトＰＴＨｒＰ（１－３４）ＮＨ２の改変体を得ることには，格別の困難はない。したがって，このようなヒトＰＴＨｒＰ（１－３４）ＮＨ２の改変体の一つである本件ペプチドの構成に至ることは，当業者において，容易になし得たといえる。 (3) 本件発明の効果について本件発明の効果の観点から，容易想到性の有無について，さらに検討する。 ア本件当初明細書の記載本件当初明細書の「発明の詳細な説明」には，本件発明の効果に関し，以下の記載がある。すなわち，①表１（別紙２）には，本件当初明細書の特許請求の範囲に記載されているＰＴＨ改変体のうち３０個のペプチドについて，ＰＴＨレセプターへの結合及びアデニル酸シクラーゼ活性の刺激に関する試験結果が記載されている（なお，表１には，本件当初明細書の特許請求の範囲に記載されているＰＴＨｒＰ改変体についての試験結果はなかった。）。また，②本件当初明細書の特許請求の範囲に記載されていた各ペプチドは，被検者の骨の成長を刺激することができ，骨粗鬆症や骨折の治療に有用であるとの記載がある。 本件当初明細書の表１（別紙２）にはＰＴＨ改変体のうち３０個のペプチドについての試験結果が記載されているだけで，ＰＴＨｒＰ改変体の試験結果は記載されていないところ，上記表１に記載されているＰＴＨ改変体には，本件ペプチドと置換する部位及び置換するアミノ酸が同一の改変体は含まれていない。また，３か所以上で置換が行われている改変体は，いずれも，本件ペプチドでは置換が行われていない部位での置換を含んでおり，しかも，８か所において置換が行われている改 変 変体は含まれていない。また，３か所以上で置換が行われている改変体は，いずれも，本件ペプチドでは置換が行われていない部位での置換を含んでおり，しかも，８か所において置換が行われている改 変体は［Ｃｈａ７，１１，Ｎｌｅ８，１８，３１，Ａｉｂ１６，１９，Ｔｙｒ３４］ｈＰＴＨ（１－３４）ＮＨ２の１個しかない（なお，これも，３１位以外は，置換が行われている部位が本件ペプチドとは全て異なっている。）。 イ効果に関する記載の位置づけについて本件当初明細書の特許請求の範囲においては，発明に係るＰＴＨ改変体及びＰＴＨｒＰ改変体が，いわゆるマーカッシュ形式の化学構造式で記載されており（請求項１及び２１は，別紙３記載のとおり），本件ペプチドは，請求項２１の化学構造式で記載されたＰＴＨｒＰ改変体のうちの１個にすぎない。 また，引用文献及び上記刊行物の記載によると，本願優先日当時，ＰＴＨやＰＴＨｒＰの改変体について，置換する部位や置換に使用するアミノ酸により，活性に差異があり，改変後のペプチドの構成からその効果を予測することは困難であったといえること，本件ペプチドのように，３４個のアミノ酸残基のうち８か所（全体の約４分の１）のアミノ酸残基が置換されたような場合，当業者において，事後に効果確認のための試験等をすることなく，特定の効果を認識ないし予測することは困難であったといえる。 (4) 小括以上の事実を前提とすると，本件発明は，容易に想到し得た発明であったと判断すべきである。すなわち，ア別紙１記載のとおり，ヒトのＰＴＨ（１－３４）ＮＨ２とＰＴＨｒＰ（１－３４）ＮＨ２とでは，１，５，８，１０，１１，１４ないし１９，２１ないし２３，２５ないし３１，３３及び３４位の合計２３か所（本件２３か所）においてアミノ酸残基が異なっている。このように， ｒＰ（１－３４）ＮＨ２とでは，１，５，８，１０，１１，１４ないし１９，２１ないし２３，２５ないし３１，３３及び３４位の合計２３か所（本件２３か所）においてアミノ酸残基が異なっている。このように，ＰＴＨとＰＴＨｒＰは，アミノ酸配列が大きく異なるにもかかわらず，同様の生物学的特徴を示すことから，ＰＴＨ又はＰＴＨｒＰのアナログの構造活性相関や生体内動態を検証するための実験系において，ＰＴＨとＰＴＨｒＰとを同等に取り扱うことは，本願優先日当時，当業者にとって周知の事項であったといえる。 イまた，前記のとおり，ＰＴＨ又はＰＴＨｒＰの改変体については，様々な部位で様々なアミノ酸残基への置換が行われていたが，置換する部位や置換に使用するアミノ酸によって，その改変体が示す活性に差異が生じており，その効果を予測することは困難であったこと，特に，本件ペプチドではヒトＰＴＨｒＰ（１－３４）ＮＨ２のうち８か所においてアミノ酸残基の置換が行われており，その効果を予測することは極めて困難であったことからすると，ＰＴＨｒＰ改変体をＰＴＨ改変体と同じように使用することができると考えられるとしても，本件当初明細書における上記記載内容のみでは，当業者において，本件当初明細書に本件ペプチドの効果について実質的に開示がされていたとはいえず，また，本件当初明細書に当時の技術常識から当業者が本件発明の効果を認識できる程度の記載があったとも認められない。 ウ 「第４，１ はじめに」において言及したとおり，本件のような，アミノ酸配列を規定したペプチドに係る発明については，①ペプチドにおける既知のアミノ酸配列を変化させて，ペプチドの物性を改良することは，全ての当業者が試みるものであり，かつ，②アミノ酸の数が少ないペプチドについて，当該発明の効果を切り離して，単に製造 ペプチドにおける既知のアミノ酸配列を変化させて，ペプチドの物性を改良することは，全ての当業者が試みるものであり，かつ，②アミノ酸の数が少ないペプチドについて，当該発明の効果を切り離して，単に製造をするだけであれば，さほど技術的な困難を伴わないと解されること等に照らすならば，本件ペプチドは，当業者において，引用発明に基づいて，容易に，その構成に至ることができたものというべきであり，本件発明には，当業者が予測できない効果が存在すると認めることもできないことから，本件発明は，当業者が，引用発明に基づき，容易に想到し得た発明といえる。 エ原告の主張に対して原告は，本件明細書において本件ペプチドの構造は特定されているのであるから，当業者は，ヘリックス構造の立体的解析，ヘリックスホイール分析技術等を含む本願優先日当時の技術常識に基づき，本件明細書の記載から，本件ペプチドが目的とする効果を奏し，かつＰＴＨｒＰよりも優れた効果を奏することは容易に認識できると主張する。 しかし，本件当初明細書においては，特許請求の範囲がいわゆるマーカッシュ形式の化学構造式で記載され，その発明には本件ペプチドを含む多数のＰＴＨ及びＰＴＨｒＰの改変体が含まれていたこと，ＰＴＨやＰＴＨｒＰの改変体は，置換する部位及び置換するアミノ酸によって，その活性が異なること，本件当初明細書の「発明の詳細な説明」には，置換する部位の特定及び置換するアミノ酸の方向性（例えば，疎水性／中性／親水性，塩基性／中性／酸性，嵩高いもの／嵩高くないもの等），さらには置換と２個のα－ヘリックスとの関係に関して何らの記載又は示唆がないことが認められる。そうすると，本件補正の結果，発明に係る改変体が本件ペプチドに特定されたとしても，当業者が，ヘリックス構造の立体的解析，ヘリックスホイー スとの関係に関して何らの記載又は示唆がないことが認められる。そうすると，本件補正の結果，発明に係る改変体が本件ペプチドに特定されたとしても，当業者が，ヘリックス構造の立体的解析，ヘリックスホイール分析技術等を含む本願優先日当時の技術常識に基づいて，本件ペプチドの効果を認識することができるとは認められない。 また，原告は，本件ペプチドの効果の認定に当たっては，本件データも勘案されるべきであると主張する。 しかし，上記のとおり，本件発明については，本件当初明細書にその効果が示されておらず，また，本件当初明細書に当業者がその効果を認識できる程度の記載があるとは認められないことからすると，出願後になされた試験結果を勘案することはできないというべきである。 ３ 結論以上のとおり，原告主張の取消事由１及び２は理由がなく，その余の点について判断するまでもなく，本件審決にはこれを取り消すべき違法はない。その他，原告は，縷々主張するが，いずれも理由がない。よって，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第３部 裁判長裁判官飯村敏明 裁判官八木貴美子 裁判官知野明 別紙１ hPTHＳＶＳＥＩＱＬＭＨＮＬＧＫ hPTHrPＡＶＳ hPTHＳＶＳＥＩＱＬＭＨＮＬＧＫ hPTHrPＡＶＳＥＨＱＬＬＨＤＫＧＫ 本件ペプチドＡＶＳＥＨＱＬＬＨＤＫＧＫ 引用発明ペプチドＡＶＳＥＩＱＬＬＨＤＫＧＫ hPTHＨＬＮＳＭＥＲＶＥＷＬＲＫＫＬＱＤＶＨＮＦ hPTHrPＳＩＱＤＬＲＲＲＦＦＬＨＨＬＩＡＥＩＨＴＡ 本件ペプチドＳＩＱＤＬＲＲＲＥＬＬＥＫＬＬAibＫＬＨＴＡ 引用発明ペプチドＳＩＱＤＬＥＲＶＦＦＬＨＨＬＩＡＥＩＨＴＡ 別紙２ 別紙３ 当初明細書の特許請求の範囲の請求項１及び２１ １ 下記式のペプチド： ただし，Ａ１はＳｅｒ，Ａｌａ，またはＤａｐであり；Ａ３はＳｅｒ，Ｔｈｒ，またはＡｉｂであり；Ａ５はＬｅｕ，Ｎｌｅ，Ｉｌｅ，Ｃｈａ，β－Ｎａｌ， 項１及び２１ １ 下記式のペプチド： ただし，Ａ１はＳｅｒ，Ａｌａ，またはＤａｐであり；Ａ３はＳｅｒ，Ｔｈｒ，またはＡｉｂであり；Ａ５はＬｅｕ，Ｎｌｅ，Ｉｌｅ，Ｃｈａ，β－Ｎａｌ，Ｔｒｐ，Ｐａｌ，Ｐｈｅまたはｐ－Ｘ－Ｐｈｅであり…；Ａ７はＬｅｕ，Ｎｌｅ，Ｉｌｅ，Ｃｈａ，β－Ｎａｌ，Ｔｒｐ，Ｐａｌ，Ｐｈｅ，またはｐ－Ｘ－Ｐｈｅであり…；Ａ８はＭｅｔ，Ｎｖａ，Ｌｅｕ，Ｖａｌ，Ｉｌｅ，Ｃｈａ，またはＮｌｅであり；Ａ１１はＬｅｕ，Ｎｌｅ，Ｉｌｅ，Ｃｈａ，β－Ｎａｌ，Ｔｒｐ，Ｐａｌ，Ｐｈｅまたはｐ－Ｘ－Ｐｈｅであり…；Ａ１２はＧｌｙまたはＡｉｂであり；Ａ１５はＬｅｕ，Ｎｌｅ，Ｉｌｅ，Ｃｈａ，β－Ｎａｌ，Ｔｒｐ，Ｐａｌ，Ｐｈｅまたはｐ－Ｘ－Ｐｈｅであり…；Ａ１６はＳｅｒ，Ａｓｎ，Ａｌａ，またはＡｉｂであり；Ａ１７はＳｅｒ，Ｔｈｒ，またはＡｉｂであり；Ａ１８はＭｅｔ，Ｎｖａ，Ｌｅｕ，Ｖａｌ，Ｉｌｅ，Ｎｌｅ，Ｃｈａ，またはＡｉｂであり；Ａ１９はＧｌｕまたはＡｉｂであり；Ａ２１はＶａｌ，Ｃｈａ，またはＭｅｔであり； Ａ２３はＴｒｐまたはＣｈａであり；Ａ２４はＬｅｕまたはＣｈａであり；Ａ２７はＬｙｓ，Ａｉｂ，Ｌｅｕ，ｈＡｒｇ，Ｇｌｎ，またはＣｈａであり；Ａ２８はＬｅｕまたはＣｈａであり；Ａ３０はＡｓｐまたはＬｙｓであり；Ａ３１はＶａｌ，Ｎｌｅ，若しくはＣｈａである，または欠損しており；Ａ３２はＨｉｓである，または欠損しており；Ａ３３はＡｓｎである，または欠損しており；Ａ３４はＰｈｅ，Ｔｙｒ，Ａｍｐ，若しくはＡｉｂである，または欠損しており；Ｒ1 およびＲ2 は，それぞれ独立して，Ｈ，Ｃ1-12 アルキル，Ｃ2-12 アルケニル，Ｃ7-20フェニルアルキル，Ｃ11-20 ナフチ ｙｒ，Ａｍｐ，若しくはＡｉｂである，または欠損しており；Ｒ1 およびＲ2 は，それぞれ独立して，Ｈ，Ｃ1-12 アルキル，Ｃ2-12 アルケニル，Ｃ7-20フェニルアルキル，Ｃ11-20 ナフチルアルキル，Ｃ1-12 ヒドロキシアルキル，Ｃ2-12 ヒドロキシアルケニル，Ｃ7-20 ヒドロキシフェニルアルキル，若しくはＣ11-20 ヒドロキシナフチルアルキルであり；またはＲ1 およびＲ2 の一方及び一方のみがＣＯＥ1 であり，この際，Ｅ1 はＣ1-12 アルキル，Ｃ2-12 アルケニル，Ｃ7-20 フェニルアルキル，Ｃ11-20 ナフチルアルキル，Ｃ1-12 ヒドロキシアルキル，Ｃ2-12 ヒドロキシアルケニル，Ｃ7-20 ヒドロキシフェニルアルキル，若しくはＣ11-20 ヒドロキシナフチルアルキルであり；およびＲ3 はＯＨ，ＮＨ2，Ｃ1-12 アルコキシ，またはＮＨ－Ｙ－ＣＨ2－Ｚであり，この際，ＹはＣ1-12 炭化水素部分であり，ＺはＨ，ＯＨ，ＣＯ2Ｈ，またはＣＯＮＨ2 であり；Ａ5，Ａ7，Ａ8，Ａ11，Ａ15，Ａ18，Ａ21，Ａ23，Ａ24，Ａ27，Ａ28 及びＡ31 の少なくとも一はＣｈａである，またはＡ3，Ａ12，Ａ16，Ａ17，Ａ18，Ａ19 及びＡ34 の少なくとも一はＡｉｂである；またはこれらの製薬上許容できる塩。 ２１ 下記式のペプチド： ただし，Ａ１はＡｌａ，Ｓｅｒ，またはＤａｐであり；Ａ３はＳｅｒまたはＡｉｂであり；Ａ５はＨｉｓ，Ｉｌｅ，またはＣｈａであり；Ａ７はＬｅｕ，Ｃｈａ，Ｎｌｅ，β－Ｎａｌ，Ｔｒｐ，Ｐａｌ，Ｐｈｅ，またはｐ－Ｘ－Ｐｈｅであり…；Ａ８はＬｅｕ，Ｍｅｔ，またはＣｈａであり；Ａ１０はＡｓｐまたはＡｓｎであり；Ａ１１はＬｙｓ，Ｌｅｕ，Ｃｈａ，Ｐｈｅ，ま ，β－Ｎａｌ，Ｔｒｐ，Ｐａｌ，Ｐｈｅ，またはｐ－Ｘ－Ｐｈｅであり…；Ａ８はＬｅｕ，Ｍｅｔ，またはＣｈａであり；Ａ１０はＡｓｐまたはＡｓｎであり；Ａ１１はＬｙｓ，Ｌｅｕ，Ｃｈａ，Ｐｈｅ，またはβ－Ｎａｌであり；Ａ１２はＧｌｙまたはＡｉｂであり；Ａ１４はＳｅｒまたはＨｉｓであり；Ａ１５はＩｌｅ，またはＣｈａであり；Ａ１６はＧｌｎまたはＡｉｂであり；Ａ１７はＡｓｐまたはＡｉｂであり；Ａ１８はＬｅｕ，Ａｉｂ，またはＣｈａであり；Ａ１９はＡｒｇまたはＡｉｂであり；Ａ２２はＰｈｅ，Ｇｌｕ，Ａｉｂ，またはＣｈａであり；Ａ２３はＰｈｅ，Ｌｅｕ，Ｌｙｓ，またはＣｈａであり；Ａ２４はＬｅｕ，Ｌｙｓ，またはＣｈａであり；Ａ２５はＨｉｓ，Ａｉｂ，またはＧｌｕであり；Ａ２６はＨｉｓ，Ａｉｂ，またはＬｙｓであり； Ａ２７はＬｅｕ，Ｌｙｓ，またはＣｈａであり；Ａ２８はＩｌｅ，Ｌｅｕ，Ｌｙｓ，またはＣｈａであり；Ａ２９はＡｌａ，Ｇｌｕ，またはＡｉｂであり；Ａ３０はＧｌｕ，Ｃｈａ，Ａｉｂ，またはＬｙｓであり；Ａ３１はＩｌｅ，Ｌｅｕ，Ｃｈａ，若しくはＬｙｓである，または欠損しており；Ａ３２はＨｉｓであるまたは欠損しており；Ａ３３はＴｈｒであるまたは欠損しており；Ａ３４はＡｌａであるまたは欠損しており；Ｒ1 およびＲ2 は，それぞれ独立して，Ｈ，Ｃ1-12 アルカニル，Ｃ7-20 フェニルアルキル，Ｃ11-20 ナフチルアルキル，Ｃ1-12 ヒドロキシアルキル，Ｃ2-12 ヒドロキシアルケニル，Ｃ7-20 ヒドロキシフェニルアルキル，若しくはＣ11-20 ヒドロキシナフチルアルキルであり；またはＲ1 およびＲ2 の一方及び一方のみがＣＯＥ1 であり，この際，Ｅ1はＣ1-12 アルキル，Ｃ2-12 ア ヒドロキシフェニルアルキル，若しくはＣ11-20 ヒドロキシナフチルアルキルであり；またはＲ1 およびＲ2 の一方及び一方のみがＣＯＥ1 であり，この際，Ｅ1はＣ1-12 アルキル，Ｃ2-12 アルキル，Ｃ2-12 アルケニル，Ｃ7-20 フェニルアルキル，Ｃ1-20ナフチルアルキル，Ｃ1-12 ヒドロキシアルキル，Ｃ2-12 ヒドロキシアルケニル，Ｃ7-20ヒドロキシフェニルアルキル，若しくはＣ11-20 ヒドロキシナフチルアルキルであり；およびＲ3 はＯＨ，ＮＨ2，Ｃ1-12 アルコキシ，またはＮＨ－Ｙ－ＣＨ2－Ｚであり，この際，ＹはＣ1-12 炭化水素部分であり，ＺはＨ，ＯＨ，ＣＯ2Ｈ，またはＣＯＮＨ2であり；Ａ5，Ａ7，Ａ8，Ａ11，Ａ15，Ａ18，Ａ22，Ａ23，Ａ24，Ａ27，Ａ28，Ａ30，若しくはＡ31 の少なくとも一はＣｈａである，またはＡ3，Ａ12，Ａ16，Ａ17，Ａ18，Ａ19，Ａ22，Ａ25，Ａ26，Ａ29，Ａ30，若しくはＡ34 の少なくとも一はＡｉｂである；またはこれらの製薬上許容できる塩。
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