平成１６年（行ケ）第１２８号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成１６年５月１１日判決原告株式会社デンソー同訴訟代理人弁理士碓氷裕彦同加藤大登同伊藤高順被告特許庁長官今井康夫同指定代理人岡本昌直同橋本康重同高木進同涌井幸一 主文 １ 特許庁が異議２０００－７３２０５号事件について平成１４年２月８日にした審決のうち，特許第３０１３４９２号の請求項１０ないし１５，１８，１９，２１，２２（いずれも平成１５年８月２５日付け訂正２００３－３９１２１号事件の審決確定前のもの）に係る部分を取り消す。 ２ 上告費用及び当審における訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第１ 原告の請求（後記差戻し後に変更されたもの）主文第１項と同旨第２ 事案の概要 １ 事件の経過（当事者間に争いがない事実及び本件記録上明らかな事実）(1) 原告は，発明の名称を「冷凍装置 記差戻し後に変更されたもの）主文第１項と同旨第２ 事案の概要 １ 事件の経過（当事者間に争いがない事実及び本件記録上明らかな事実）(1) 原告は，発明の名称を「冷凍装置，モジュレータ付熱交換器，及び冷凍装置用モジュレータ」とする特許第３０１３４９２号（以下「本件特許」という。）の特許権者である。しかるところ，本件特許について特許異議の申立てがされ（異議２０００－７３２０５号事件として特許庁に係属），これに対し，特許庁が「特許第３０１３４９２号の請求項１ないし２６に係る特許を取り消す。」との決定（なお，この異議申立事件において，原告は本件特許の請求項２７，２８の削除等を内容とする明細書の訂正を請求し認容された。以下「本件決定」という。）をしたことから，原告は，その取消しを求め本訴を提起した。 (2) 差戻し前の原判決は，平成１５年５月２２日，原告の取消事由には理由がないとして原告の請求を棄却したので，原告は，同年６月５日，最高裁判所に上告受理の申立てをした。 (3) その後，原告は，平成１５年６月１７日，本件特許の請求項１ないし２８（以下「旧請求項１ないし２８」という。）につき，特許請求の範囲の減縮等を目的として明細書の訂正をすることについて審判を請求した。特許庁は，同請求を訂正２００３－３９１２１号事件として審理した上，同年８月２５日，上記訂正を認容する審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，同審決はそのころ確定した。 この訂正により，旧請求項１ないし９，１６，１７，２０，２３ないし２８は削除され，残りの１０項については請求項の繰り上げがされ，旧請求項１０，１１，１３ないし１５，１９，２１，２２は順次新請求項１，２，４，５，６，８ないし１０に，旧請求項１２は新請求項３に，旧請求項１８は新請求項７に繰 ０項については請求項の繰り上げがされ，旧請求項１０，１１，１３ないし１５，１９，２１，２２は順次新請求項１，２，４，５，６，８ないし１０に，旧請求項１２は新請求項３に，旧請求項１８は新請求項７に繰り上げられた。 (4) 最高裁判所は，原告の上告受理の申立てについて，上告審として事件を受理する旨の決定をした（申立ての理由を限定）上，平成１６年３月２５日，本件訂正審決の確定により，本件特許の特許請求の範囲が減縮され，その結果，原判決には民事訴訟法３３８条１項８号に規定する再審事由があることになるから，原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったものというべきであるとして，原判決を破棄し，本件を当裁判所に差し戻した。 ２ 原告は，請求原因事実として，本件特許の旧請求項１ないし２８につき，特許請求の範囲の減縮等を目的とする本件訂正審決が確定したから，本件決定のうち本件特許の旧請求項１０ないし１５，１８，１９，２１，２２に係る部分は取り消されるべき旨述べ，被告は，同事実を認める旨述べた。 第３ 当裁判所の判断 １ 本件特許の旧請求項１ないし２８につき，前記第２の１(3)記載のとおり，特許請求の範囲の減縮等を目的とする本件訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると，本件決定のうち旧請求項１０ないし１５，１８，１９，２１，２２に係る部分は，結果として，判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり，この誤りが本件決定の上記旧請求項１０ないし１５，１８，１９，２１，２２に係る部分の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 ２ 以上によれば，原告の本件請求は理由があるから，これを認容することとし，また，上告費用及び当審における訴訟費用については，本訴の経過にかんがみ，これを原告に負担させるのを相当と認め， ある。 ２ 以上によれば，原告の本件請求は理由があるから，これを認容することとし，また，上告費用及び当審における訴訟費用については，本訴の経過にかんがみ，これを原告に負担させるのを相当と認め，主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第１部裁判長裁判官北山元章裁判官青栁馨裁判官沖中康人
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