1 令和３年１２月１５日判決言渡令和２年（行ケ）第１０１００号 審決取消請求事件口頭弁論終結日 令和３年１０月４日判 決 5原 告 有限会社オオタニメデイカルサプライ 同訴訟代理人弁護士 遠 藤 直 哉同 村 谷 晃 司同 中 村 智 広10 被 告 リプロジェネティクス リミテッドライアビリティー カンパニー 主 文15１ 特許庁が取消２０１７－３００７３３号事件について令和２年７月２０日にした審決のうち，「登録第５８３４５９４号商標の指定役務中，第４４類「全指定役務」については，その商標登録は取り消す。」との部分を取り消す。 ２ 訴訟費用は被告の負担とする。 ３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。 20事実及び理由第１ 請求主文同旨第２ 事案の概要１ 前提事実25⑴ 被告は，アメリカ合衆国ニュージャージー州に所在する会社である（甲８， 2 ４７）。 ⑵ 原告は，不動産の賃貸及び管理，給食業，これらに附帯する一切の事業を目的とする，昭和５３年（１９７８年）９月３０日に設立された特例有限会社であり，その取締役はA である（弁論の全趣旨）。原告とは別の会社である有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳは，遺伝子の検査，医療及び健康5に関するカウンセリング，これらに附帯する一切の業務を目的とする，平成１６年（２００４年）８月２０日に設立された特例有限会社であり，その取締役は，A と，被告の代表者であったB（甲８，４７）である（甲９）。Aは，大 ング，これらに附帯する一切の業務を目的とする，平成１６年（２００４年）８月２０日に設立された特例有限会社であり，その取締役は，A と，被告の代表者であったB（甲８，４７）である（甲９）。Aは，大谷レディスクリニックを運営する産婦人科医であり，C はA の子であり，医師である（甲８，１０，４７，５１，５２）。 10２ 特許庁における手続の経緯等⑴ 原告は，次の商標（以下「本件商標」といい，その商標権を「本件商標権」という。）の商標権者である（甲１）。 登録番号 第５８３４５９４号登録出願日 平成２７年（２０１５年）９月１８日15登録査定日 平成２８年（２０１６年）２月８日設定登録日 平成２８年（２０１６年）３月１８日登録商標 「 Ｒｅｐｒｏｇｅｎｅｔｉｃｓ」（標準文字）商品及び役務の区分 第４２類指定役務 細胞遺伝子検査20商品及び役務の区分 第４４類指定役務 医療を目的とした遺伝子検査，医業及び健康のための心理検査及びカウンセリングなお，本件商標の出願人及び設定登録時の権利者は有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳであり，本件商標権は，平成２８年（２０１６年）６月１７25日にC に移転され，平成２９年（２０１７年）６月２０日に原告に移転され 3 た（甲１）。 ⑵ 被告が，パリ条約の同盟国，世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国において商標に関する権利を有していることを主張するために提示した商標は，別紙１のとおりである（本件審決において，別紙１記載１ないし１１の各商標は，その番号により，例えば「引用商標１」などといわれて5おり，それらをまとめて「引用商標」といわれていたことから，本判決でも同様とする。）。 ⑶ 被告は，平成２９年（２０ ないし１１の各商標は，その番号により，例えば「引用商標１」などといわれて5おり，それらをまとめて「引用商標」といわれていたことから，本判決でも同様とする。）。 ⑶ 被告は，平成２９年（２０１７年）９月２６日，商標法５３条の２に基づいて本件商標の商標登録取消審判を請求した。 特許庁は，上記取消審判を取消２０１７－３００７３３号事件として審理10し，令和２年（２０２０年）７月２０日，結論を「登録第５８３４５９４号商標の指定役務中，第４４類『全指定役務』については，その商標登録は，取り消す。その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。審判費用は，その２分の１を請求人の負担とし，２分の１を被請求人の負担とする。」とする審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は同月３０日，原告15に送達された。 ⑷ 原告は，令和２年（２０２０年）８月２６日，本件審決のうち，「登録第５８３４５９４号商標の指定役務中，第４４類『全指定役務』については，その商標登録は取り消す。」との部分を取り消すことを求めて本件訴訟を提起した。 20３ 審決の理由の要旨審決の理由は別紙審決書（写し）記載のとおりであり，その要旨は，①被告は，本件商標の登録出願時には，パリ条約の同盟国であるアメリカ合衆国において商標権に関する権利（引用商標６）を有していたと認められる（本件審決第５の１⑴キ），②本件商標と引用商標６とは類似の商標と判断するのが相当25である（本件審決第５の１⑵ウ），③本件商標の指定役務中，第４４類「医療を 4 目的とした遺伝子検査，医業及び健康のための心理検査及びカウンセリング」と引用商標６の指定役務とは類似の役務と認められる（本件審決第５の１⑵エ），④出願人は，本件商標の出願の日前１年以内に，被告の代理人の地 た遺伝子検査，医業及び健康のための心理検査及びカウンセリング」と引用商標６の指定役務とは類似の役務と認められる（本件審決第５の１⑵エ），④出願人は，本件商標の出願の日前１年以内に，被告の代理人の地位を有していた者と見て差し支えない（本件審決第５の２⑵イ），⑤本件商標の登録出願は，正当な理由がないのに，その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでな5されたものであると認められる（本件審決第５の２⑶ウ）というものである。 第３ 原告主張の取消事由１ 取消事由１（「被告の承諾がない」という判断の誤り）⑴ 本件審決の判断本件審決は，被告とA（以下「A」という。）が，２００４年（平成１６年）10８月２７日付けで合弁契約（以下「本件原契約」という。）を締結し，２００８年（平成２０年）３月１０日付けで，それを修正する修正合弁契約（以下「本件修正契約」という。）を締結したとし，本件修正契約の契約書に，知的財産権について，被告は，合弁における知的財産から全体的又は部分的に派生するあらゆる知的所有権の所有権を保持する旨記載されていること（本件15審決第５の２⑴エ(ア)，(イ)）を根拠として，本件商標の登録出願は，正当な理由がないのに，その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでなされたものであると認められると判断した（本件審決第５の２⑶ア～ウ）。 しかし，本件審決の上記判断は誤りである。その理由は，後記⑵以下のとおりである。 20⑵ 知的財産権の帰属関係ア 本件原契約の締結日本件修正契約の契約書には，被告とA との間で，２００４年（平成１６年）８月２７日付け合弁契約が締結されたと記載されているが（甲８），この日付は誤記であり，本件原契約は，同年７月１１日に締結されたもので25ある（甲４７）。 5 ，２００４年（平成１６年）８月２７日付け合弁契約が締結されたと記載されているが（甲８），この日付は誤記であり，本件原契約は，同年７月１１日に締結されたもので25ある（甲４７）。 5 イ 本件原契約の定め本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」において，商標を含むすべての知的財産権は，被告とA の共有であることが定められており，同項の「Ｄ．」において，この知的財産権を保護し，完全なものにするために行動することがA に許諾されていることが記載されて5いる（甲４７）。 ウ 本件修正契約の定め本件修正契約の「７．所有権及び財産権」の「Ａ．」において，被告は，合弁における知的財産から全体的又は部分的に派生するあらゆる知的財産権の所有権を保持すると定められているが，ここにいう「合弁における10知的財産」は，本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」において，被告とA の共有とされた，商標を含む全ての知的財産権を指す。そして，本件修正契約の上記の定めは，「合弁における知的財産」から派生する知的財産権を被告が単独で有すると定められているにとどまり，被告とA の共有に属する「合弁における知的財産」を，被告が単15独で有するように修正したものではない。現に，本件修正契約の「７．所有権及び財産権」の「Ｃ．」には，契約の当事者は，共有に係る知的財産権を保護し，完全なものとするために行動することが定められている。 そのため，本件修正契約は，被告とA との間で共有に属する商標を保護するために，A が代表者を務める有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳが20本件商標の登録出願をすることを否定するものではない。 エ 判断の誤りの有無前記ウのとおり，本件修正契約は，「 保護するために，A が代表者を務める有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳが20本件商標の登録出願をすることを否定するものではない。 エ 判断の誤りの有無前記ウのとおり，本件修正契約は，「合弁における知的財産」から派生する知的財産権を被告が単独で有すると定められているにとどまり，被告とA の共有に属する「合弁における知的財産」を，被告が単独で有するよう25に修正したものではない。それにもかかわらず，本件審決が，本件修正契 6 約の契約書に，知的財産権について，被告は，合弁における知的財産から全体的又は部分的に派生するあらゆる知的所有権の所有権を保持する旨記載されていることを根拠として，本件商標の登録出願は，正当な理由がないのに，その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでされたものであると認められると判断したのは誤りである。 5⑶ アメリカ合衆国法の先使用主義による先使用関係本件修正契約２０条は，アメリカ合衆国法及びニュージャージー州法を準拠法とする旨定める。そして，それらの法律によれば，商標権は，先使用主義により，使用によって権利が発生する。A は，本件修正契約７条「Ａ．」において，商標の使用を許諾されているから，被告は，A が我が国において商10標を出願することを許諾する意思を有していたといえる。 したがって，本件審決が，本件商標の登録出願は，その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでされたものであると認められると判断した（本件審決第５の２⑶ア，ウ）のは誤りである。 ２ 取消事由２（「正当な理由がない」という判断の誤り）15本件審決は，本件商標の登録出願は，正当な理由がないのに，その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでされたものであると認められると判断した（本件審決第 な理由がない」という判断の誤り）15本件審決は，本件商標の登録出願は，正当な理由がないのに，その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでされたものであると認められると判断した（本件審決第５の２⑶イ，ウ）。 しかし，そもそも前記１で主張したとおり，本件では承諾を得て出願した場合に該当するので，正当な理由があることは明らかである。 20また，本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」及び本件修正契約の「７．所有権及び財産権」の項の「Ｃ．」においては，被告とA は，合弁事業により創設された共有に係る知的財産権を保護するために行動する旨定められているところ，A は，第三者に 「 Ｒｅｐｒｏｇｅｎｅｔｉｃｓ」（標準文字）という商標が取得されることを防ぐために，A が代表者を務め25る有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳにより本件商標を登録出願したもの 7 であるから（甲１０），本件商標の登録出願には正当な理由がある。 したがって，本件審決が，本件商標の登録出願は正当な理由がないのになされたものであると認められると判断したのは誤りである。 ３ 取消事由３（「代理人若しくは代表者」の判断の誤り）本件審決は，本件商標の出願人（有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ）は，5本件商標の出願の日前１年以内に，被告の代理人の地位を有していた者と見て差し支えない（本件審決第５の２⑵）と判断した。 しかし，商標法５３条の２の趣旨は，輸入商品の代理店等が，当該輸入商品に使用されている商標を必ずしも輸入先のメーカーや商社の承諾を得ないで登録出願する場合において，公正な国際取引を確保することにある。本件商標10は，本件原契約及び本件修正契約により被告とA の共有とされた商標権を保護するために登録出願され や商社の承諾を得ないで登録出願する場合において，公正な国際取引を確保することにある。本件商標10は，本件原契約及び本件修正契約により被告とA の共有とされた商標権を保護するために登録出願されたものであり，商標法５３条の２の趣旨が当てはまる場合に該当しない。また，A は，本件商標の出願人である有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳの代表者として被告と本件原契約及び本件修正契約を締結したものではないし，A と有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳは，実質的な15同一人ではない。A と有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳは，いずれも被告とは互いに独立して業務を行う者であり，被告の代理人若しくは代表者ではない。さらに，A 及び有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳは，被告が開発した出生前診断試験プロセス及び技術を使用した業務を行っていない。そのため，本件商標の出願人（有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ）は，本件商標の出20願の日前１年以内に，被告の代理人の地位を有していた者に当たらない。 したがって，本件審決が，本件商標の出願人（有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ）は，本件商標の出願の日前１年以内に，被告の代理人の地位を有していた者と見て差し支えないと判断したのは誤りである。 ４ 取消事由４（商標の類否の認定及び判断の誤り）25⑴ 本件審決の判断 8 本件審決は，本件商標と引用商標６とは，観念において比較できないとしても，外観において近似した印象を与え，称呼においては同一であるから，これらを総合的に考慮すれば，両者は類似の商標と判断するのが相当であるとした（本件審決第５の１⑵ウ）。 しかし，本件審決の上記判断は誤りである。その理由は，後記⑵のとおり5である。 ⑵ 判断の誤りの理由ア 本件商標本件商標 商標と判断するのが相当であるとした（本件審決第５の１⑵ウ）。 しかし，本件審決の上記判断は誤りである。その理由は，後記⑵のとおり5である。 ⑵ 判断の誤りの理由ア 本件商標本件商標は，「Ｒｅｐｒｏｇｅｎｅｔｉｃｓ」という文字を標準文字で表すものであり，「リプロジェネティクス」という称呼を生じ，生殖遺伝学と10いう観念を生じる。 イ 引用商標６引用商標６は，上部に図形部分を表し，下部に「ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ」という文字を表したものであり，図形部分は，欧文字で色が異なる「Ｙ」二つが組み合わされて全体として「Ｘ」となっており，これは生15物学におけるヒト染色体たる「Ｘ染色体」と「Ｙ染色体」を意味するものである。 引用商標６は，「エックスワイリプロジェネティクス」という称呼のみを生ずる。 引用商標６の図形部分からは，Ｘ染色体，Ｙ染色体というヒト染色体の20観念が生じ，文字部分からは，生殖遺伝学の観念を生じる。 ウ 類否引用商標６の図形部分と文字部分は，指定役務との関係ではいずれも出所識別力が弱く，不可分一体として認識されるから，本件商標と引用商標６は，図形部分の有無という大きな差異があり，外観において類似しない。 25本件商標は「リプロジェネティクス」という称呼を生じるのに対し，引 9 用商標６は「エックスワイリプロジェネティクス」という称呼のみを生じ，「エックスワイ」という部分の有無が異なるから，本件商標と引用商標６は，称呼において類似しない。 本件商標は生殖遺伝学の観念を生じるのに対し，引用商標６は，Ｘ染色体とＹ染色体からなるヒト染色体の観念を生じるから，本件商標と引用商5標６は，観念において類似しない。 したがって，本件商標と引用商標６は，外観，称呼，観念のいずれ に対し，引用商標６は，Ｘ染色体とＹ染色体からなるヒト染色体の観念を生じるから，本件商標と引用商5標６は，観念において類似しない。 したがって，本件商標と引用商標６は，外観，称呼，観念のいずれにおいても異なり，外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して考察すると，本件商標と引用商標６は，類似しない。 10５ 取消事由５（役務の類否判断の理由不備）本件商標の指定役務中の「心理検査」は，一般に，受検者の知能や心理特性などを科学的，客観的に測定するものと考えられる。本件審決には，本件商標の指定役務中の「心理検査」と，引用商標６の指定役務の「人間の生殖に関する医療検査及び医療相談」とが類似する理由が記載されていないから，本件審15決は，審決にその理由を記載すべきことを定めた商標法５６条１項，特許法１５７条２項４号に違反する。 ６ 結論以上のとおり，本件審決は，その判断に誤りがあり（前記１～４），審決にその理由を記載すべきことを定めた商標法５６条１項，特許法１５７条２項４号20に違反しており（前記５），これらは本件審決の結論に影響を及ぼすから，本件審決は取り消されるべきである。 第４ 当裁判所の判断１ 取消事由１（「被告の承諾がない」という判断の誤り）及び取消事由２（「正当な理由がない」という判断の誤り）について25⑴ 本件審決の判断 10 本件審決は，「(イ)請求人とA 氏は２００８年（平成２０年）３月１０日付けで，上記(ア)の契約の修正合弁契約を締結した。当該契約書には，知的財産権について，請求人は，合弁における知的財産から全体的又は部分的に派生するあらゆる知的所有権の所有権を保持する。ただし，A 氏は係る財産権を日本で利用する永久的かつ移転不可能な 契約書には，知的財産権について，請求人は，合弁における知的財産から全体的又は部分的に派生するあらゆる知的所有権の所有権を保持する。ただし，A 氏は係る財産権を日本で利用する永久的かつ移転不可能な権利を保持する旨記載されている5（甲８）。」（本件審決第５の２⑴エ(イ)）とした上で，「ア 上記⑴エ(イ)のとおり，請求人とA 氏との契約において知的財産権は，請求人が全ての権利を保持するものであり，また，上記エ(エ)のとおり，請求人は，A 氏が『Ｒｅｐｒｏｇｅｎｅｔｉｃｓ』の商標を出願する権利を有していないにもかかわらずこれを登録した旨をA 氏に通知していることから，A 氏と実質的な同一人10である出願人は，請求人の承諾を得ないで本件商標の登録出願を行ったものと認められる。」（本件審決第５の２⑶ア）とし，「ウ 本件商標の登録出願は，正当な理由がないのに，その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでなされたものであると認められる。」（本件審決第５の２⑶ウ）と判断した。 ⑵ 被告とA との間の契約の文言15被告とA との間で締結された本件原契約と本件修正契約は，次のとおりであった。(以下，訳文は原告提出のものによる。)ア 本件原契約(ア) 本件原契約の締結被告とA は，２００４年（平成１６年）７月１１日，着床前遺伝子診20断に関する研究と実験を行うことを目的とする共同事業に関する合弁事業契約として本件原契約（JOINT VENTURE AGREEMENT）を締結した（甲４７）。 なお，本件修正契約の契約書には，被告とA との間で，２００４年（平成１６年）８月２７日付け合弁契約が締結されたと記載されているが（甲25８），この日付は誤記であり，本件原契約は，同年７月１１日に締結され 11 た 告とA との間で，２００４年（平成１６年）８月２７日付け合弁契約が締結されたと記載されているが（甲25８），この日付は誤記であり，本件原契約は，同年７月１１日に締結され 11 たもの（甲４７）と認められる。 (イ) 前文の定め本件原契約は，前文において次のように定めていた。 「Reprogenetics とA 博士は，共同事業に従事することを望んでおり，その目的は，ここに記載されている協力の原則と誓約と合意に従うこと5を条件に，着床前遺伝子診断（以下「PGD」）に関する合意された一定の研究と実験を行うことである。 A 医師は，以下に定める条件に基づき，合弁事業を支援するために，一定のオフィススペース，設備，スタッフ，および適切な患者と紹介医師の紹介を提供することを希望する。Reprogenetics は，技術サポート，10トレーニングと支援，品質管理と科学的方向性，情報，および以下に示す条件に基づく合弁事業のサポートの改善を提供することを望んでいる。 以上のことから，両当事者は，善良かつ価値ある検討のために，その受領をここに認め，法的に拘束されることを意図して，以下のように合意するものとする。」（WHEREAS, Reprogenetics and Dr. A desire to15engage in a joint venture, the purpose of which is to perform certainagreed upon research and experimentation concerning Pre-Implantation Genetic Diagnosis ("PGD"), subject to the principles ofcooperation and th erning Pre-Implantation Genetic Diagnosis ("PGD"), subject to the principles ofcooperation and the covenants and agreements contained herein; andWHEREAS, Dr. A desires to provide certain office space, equipment,20staffing and referrals of suitable patients and referring physicians insupport of the joint venture upon the terms and conditions hereinafterset forth; andWHEREAS, Reprogenetics desires to provide technical support,training and assistance, quality control and scientific direction,25information and improvements in support of the joint venture upon 12 the terms and conditions hereinafter set forth;NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receiptof which is hereby acknowledged, and intending to be legally boundhereby, the Parties agr receiptof which is hereby acknowledged, and intending to be legally boundhereby, the Parties agree as follows:）(ウ) 準拠法の定め5本件原契約は，準拠法について，「XXII．準拠法と管轄地」（XXII.CHOICE OF LAW AND FORUM）の項において，「本契約は，ニュージャージー州およびアメリカ合衆国の法律に準拠し，それに基づいて解釈されるものとする」（This Agreement shall be governed by andconstrued in accordance with the laws of the State of New Jersey and10the United States of America）と定めていた（甲４７）。 (エ) 知的所有権等に関する定め本件原契約は，知的所有権の帰属等について，次のとおり定めていた（甲４７）。 ａ 本件原契約は，「VI ．所有権；所得制限；意思決定権」15（VI.OWNERSHIP; INCOME DISTRIBUTION; DECISION-MAKING AUTHORITY）の項の「Ｂ．」において，「各当事者は，製品と結果，および商標，すべての文書とコンピューターに記録されたデータ，製品と結果の開発に使用されたすべての技術，プロセスとその他の要素，およびすべての収益を含む，関連するすべての知的所有20権およびその他の財産権を認め，同意する。材料または製品の両方は，両当事者が共同で，分割されていない５０％の株式で共同で所有するものであり，他の個人または企業体とその一部またはその収益を共有するという両当事者の合意に 権を認め，同意する。材料または製品の両方は，両当事者が共同で，分割されていない５０％の株式で共同で所有するものであり，他の個人または企業体とその一部またはその収益を共有するという両当事者の合意によって減少またはその他の影響を受けることはない。」（Each party acknowledges and agrees that the Product25and Results, and all associated intellectual and other property 13 rights, including trademarks, all documentation and computerrecorded data, all techniques, processes and other elements used incultivating the Product and/or Results, and all proceeds of theMaterial or Product, are proprietary to both Parties jointly, in equal,undivided, 50% shares, that may not be diminished or otherwise5affected by either party's agreement to share its portion or theproceeds thereof with any other person or entity.）と定めていた（原文によれば，上記訳の「５０％の株式」は，「５０％の割り前」との意味と解される。）。そして，同項の「Ｄ．」において，「当事者は，本契約に基づき作成，考案，ま or entity.）と定めていた（原文によれば，上記訳の「５０％の株式」は，「５０％の割り前」との意味と解される。）。そして，同項の「Ｄ．」において，「当事者は，本契約に基づき作成，考案，または開発された共同の知的財産権を保護し，10完全なものとするために，相互に合意して行動するものとし，そのような手続きにかかる費用を平等に負担するものとする。」（The partiesshall act in mutual agreement to protect and perfect their jointintellectual property rights created, conceived or developedhereunder, and shall equally bear the expenses of such procedures.）15と定めていた。 ｂ 本件原契約は，「VII.所有権」(VII.PROPRIETARY RIGHTS)において，「各当事者は，Reprogenetics とA 博士が本契約の対象となる材料と製品の共同で対等な所有者であり，当該研究を行う当事者にかかわらず，当該材料または製品を利用した内部研究に関連する知的財産20権の共同所有者であることに同意する。」(Each party agrees thatReprogenetics and Dr. A are joint and equal owners of the Materialand the Product that are the subject of this Agreement and of anyintellectual property rights related to any internal research subject of this Agreement and of anyintellectual property rights related to any internal researchutilizing such Material or Product, regardless of the party25conducting such research)と定めていた。 14 イ 本件修正契約(ア) 本件修正契約の締結被告とA は，２００８年（平成２０年）３月１０日，本件原契約を修正する本件修正契約（AMENDED JOINT VENTURE AGREEMENT）を締結した（甲８）。 5(イ) 前文の定め本件修正契約は前文において次のように定めていた。 「Reprogenetics は特殊な遺伝子研究所であり，出生前診断(PGD)試験の開発に従事しており，A 博士は，体外受精クリニックである大谷レディスクリニック及び臨10床遺伝子試験研究所であるReprogenetics Japan の運営に従事しており，2004 年以来，当事者らは合弁を行っており，これによりReprogeneticsがA 博士に対して，A 博士の体外受精クリニック及び臨床試験研究所で使用するために，Reprogenetics がA 博士に提供し，開発したPGD 試験プロセス及び技術を利用しており，15当事者らは合弁の促進のために，2004 年8 月27 日付け合弁契約（「2004 年契約」）を締結し，当該日付より本合弁を継続的に運営しており，当事者らは2004 年契約を修正して，合弁の性質及び目的をより正確に記述し，確実に継続的運営を行うことを相互に合意した。 20よってここに，約束，相互の より本合弁を継続的に運営しており，当事者らは2004 年契約を修正して，合弁の性質及び目的をより正確に記述し，確実に継続的運営を行うことを相互に合意した。 20よってここに，約束，相互の表明，合意，契約及び本契約に記載されている条件を約因として，そして有効かつ有価の約因として，これらの受領をここに承認し，当事者らは以下のように合意する：」（WHEREAS Reprogenetics is a specialized genetics laboratoryengaged in the development of Preimplantation Genetic Diagnostics25("PGD") testing; and 15 WHEREAS Dr. A is engaged in the operation of an in vitrofertilization clinic, the Otani Ladies Clinic, and a clinical geneticstesting laboratory, Reprogenetics Japan; andWHEREAS since 2004 the parties have been engaged in a jointventure whereby Dr. A has been utilizing PGD testing procedures and5techniques developed and supplied by Reprogenetics to Dr. A for usein his IVF clinic and his clinical testing laboratory; andWHEREAS the part etics to Dr. A for usein his IVF clinic and his clinical testing laboratory; andWHEREAS the parties heretofore entered into a Joint VentureAgreement ("2004 Agreement") dated August 27,2004 in furtheranceof this joint venture and have continuously operated this joint venture10since that date; andWHEREAS the parties have now mutually agreed to amend the2004 Agreement so as to more accurately describe the nature andpurpose of their joint venture and to ensure its continued operation.NOW, THEREFORE, for and in consideration of the promises and15of the mutual representations, covenants, agreements and conditionsset forth herein, and for other good and valuable consideration, thereceipt of which is hereby acknowledged, the parties agree as follows:）（上記の「2004 年8 月27 ion, thereceipt of which is hereby acknowledged, the parties agree as follows:）（上記の「2004 年8 月27 日付け合弁契約」は，本件原契約のことを指すので，「2004 年7 月11 日付け合弁契約」（甲４７）が正しく，上記の20日付は誤記であるものと認められる。）(ウ) 準拠法の定め本件修正契約は，準拠法について，「２０．法律及び法廷の選択」（20.Choice of Law and Forum.）の項において，「本契約は，米国ニュージャージー州により規律され，かつ解釈される」（This Agreement shall be25governed by and construed in accordance with the laws of the State of 16 New Jersey and the United States of America）と定めていた（甲８）（原文によれば，「ニュージャージー州とアメリカ合衆国の法律が適用され，それらに従って解釈される」という意味と解される。）。 (エ) 知的所有権等に関する定め本件修正契約は，知的所有権の帰属等について，次のとおり定めてい5た（甲８）。 ａ 本件修正契約は，「７．所有権及び財産権」（7. Ownership andProprietary Rights）の項の「Ａ．」において，「Reprogenetics は，合弁における知的財産から全体的又は部分的に派生するあらゆる知的所有権の所有権を保持する」（Reprogenetics shall retain ownership of10any intellectual property d 分的に派生するあらゆる知的所有権の所有権を保持する」（Reprogenetics shall retain ownership of10any intellectual property derived in whole or in part from itsintellectual property in the joint venture）と定めていた。 ｂ 本件修正契約は，「７．所有権及び財産権」（7. Ownership andProprietary Rights）の項の「Ｃ．」において，「当事者らは相互契約により，本合弁の結果として創設され，生成され，開発されたあらゆる15共有に係る知的所有権を保護し，完全なものにするために行動し，各当事者は，かかる努力の結果としてかかったあらゆる経費を等しく負担する。」（The parties shall act in mutual agreement to protect andperfect any joint intellectual property rights created, conceived ordeveloped as a result of this joint venture and each party shall bear20equally any expenses incurred as a result of such effort.）と定めていた。 ウ 再修正契約被告とA は，２０１５年（平成２７年）１２月１０日付けで，本件修正契約を更に修正する契約を締結した（甲８）。 25⑶ 被告とA との間の契約の解釈 17 ア 契約の目的本件原契約の前文の定め（前記⑵ア(イ)）によれば，被告とA は，着床前遺伝子 修正する契約を締結した（甲８）。 25⑶ 被告とA との間の契約の解釈 17 ア 契約の目的本件原契約の前文の定め（前記⑵ア(イ)）によれば，被告とA は，着床前遺伝子診断(PGD)の研究と実験を行うことを目的とする合弁事業を行うために本件原契約を締結したものと認められる。そして，本件修正契約の前文の定め（前記⑵イ(イ)）によれば，本件原契約を修正するために本件修5正契約が締結されたものと認められる。 イ 知的財産権の帰属(ア) 本件原契約本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」の定め（前記⑵ア(エ)ａ）によれば，「all associated intellectual and other10property rights, including trademarks」（商標を含む，全ての関連する知的そして他の財産権。以下「商標を含む知的財産権等」という。）は，等しい５０％の割合で被告とA の共有に属するものと認められる。同項の「Ｄ．」の定め（前記⑵ア(エ)ａ）は，被告とA の共有に属する知的財産権が存在することを前提とするものであり，また，本件原契約の「VII． 15財産権」の定め（前記⑵ア(エ)ｂ）は，本件原契約に基づく合弁事業における研究に関連する知的財産権が被告とA の共有に属することを定めており，これらの定めがあることによっても，「商標を含む知的財産権等」が被告とA の共有に属するという，本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」の定めの上記解釈は，裏付けられるもの20といえる。 (イ) 本件修正契約ａ 本件修正契約は，本件原契約を修正することを目的として締結されたものであるから（前記イ），本件原契約に定められた「商標を含む 解釈は，裏付けられるもの20といえる。 (イ) 本件修正契約ａ 本件修正契約は，本件原契約を修正することを目的として締結されたものであるから（前記イ），本件原契約に定められた「商標を含む知的財産権等」の帰属について修正する旨の条項がなければ，「商標を含25む知的財産権等」は，本件原契約が定めるとおり，被告とA の共有に 18 属するものと認められる。 ｂ 本件修正契約の「７．所有権及び財産権」の項の「Ａ．」の「Reprogenetics は，合弁における知的財産から全体的又は部分的に派生するあらゆる知的所有権の所有権を保持する。」という定め（前記⑵イ(エ)ａ）の「合弁における知的財産」は，本件原契約の「VI．所有5権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」に定められた「商標を含む知的財産権等」（前記⑵ア(エ)ａ）を含むものであると解する余地がある。そして，「商標を含む知的財産権等」は，本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」によれば，被告とA の共有に属するものと定められている（前記⑵ア(エ)ａ）。 10他方，本件修正契約の「７．所有権及び財産権」の項の「Ａ．」により被告（Reprogenetics）が保持するとされる知的所有権は，「合弁における知的財産」ではなく，それから「全体的又は部分的に派生するあらゆる知的所有権」とされているから，被告が単独で保持するのは，「合弁における知的財産」とは異なるものであると認められる。 15そうすると，本件修正契約の「７．所有権及び財産権」の項の「Ａ．」は，「商標を含む知的財産権等」（前記⑵ア(エ)ａ）が等しい５０％の割合で被告とA の共有に属するものとする本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」の定め（前記⑵ の「Ａ．」は，「商標を含む知的財産権等」（前記⑵ア(エ)ａ）が等しい５０％の割合で被告とA の共有に属するものとする本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」の定め（前記⑵ア(エ)ａ）を変更するものではなく，「商標を含む知的財産権等」とは別の，そのよう20な財産権から派生する知的財産権を，被告が単独で有することを定めたものであると解する余地がある。 本件修正契約の「７．所有権及び財産権」の項の「Ｃ．」は，「本合弁の結果として創設され，生成され，開発されたあらゆる共有に係る知的所有権」が存在することを前提としているから（前記⑵イ(エ)ｂ），25それによれば，「商標を含む知的財産権等」が等しい５０％の割合で被 19 告とA の共有に属するものとする本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」の定め（前記⑵ア(エ)ａ）が，本件修正契約によって変更されていないことが裏付けられているといえる。 ウ 準拠法との関係なお，前記ア，イの解釈は，本件原契約及び本件修正契約において準拠5法がアメリカ合衆国とニュージャージー州の法律と定めていること（前記⑵ア(ウ)，イ(ウ)）（法の適用に関する通則法７条）を前提として，妥当するものである。 ⑷ 本件商標権の帰属ア 有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳは，遺伝子の検査，医療及び健康10に関するカウンセリング，これらに附帯する一切の業務を目的とする特例有限会社であり，その取締役は，A と，被告の代表者であったB である（前記第２の１）。そして，有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳは，２００４年（平成１６年）７月１１日に本件原契約が締結されて間もない同年８月２０日に設立された（前記第２の１）。そのため，同社は，本件原契約に定1 ）。そして，有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳは，２００４年（平成１６年）７月１１日に本件原契約が締結されて間もない同年８月２０日に設立された（前記第２の１）。そのため，同社は，本件原契約に定15められた合弁事業を行うために設立された特例有限会社であると認められ，本件修正契約書の前文（前記⑵イ(イ)）にいう「Reprogenetics Japan」に当たるものと認められる。他方，本件商標は，「 Ｒｅｐｒｏｇｅｎｅｔｉｃｓ」（標準文字）で，同社が出願したものであり，商品及び役務の区分と指定役務は，第４２類の「細胞遺伝子検査」と，第４４類の「医療を目的20とした遺伝子検査，医業及び健康のための心理検査及びカウンセリング」である。そうすると，本件商標権は，同社及びA が，我が国において，本件原契約に基づく合弁事業を行うために必要とされるものであり，同事業にとって重要な意義を有するものであって，本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」の「商標を含む知的財産権等」（前25記⑵ア(エ)ａ）に該当すると解する余地がある。そして，本件原契約の「VI． 20 所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」の定め（前記⑵ア(エ)ａ）によれば，「商標を含む知的財産権等」は，等しい５０％の割合で被告とAの共有に属する。そうすると，本件商標権は，被告とA との間では，被告とA の共有に属し，両者が持分割合５０％ずつの権利を有すると解する余地がある。 5イ 前記⑶イ(イ)ｂで検討したように，本件修正契約の「７．所有権及び財産権」の項の「Ａ．」は，「商標を含む知的財産権等」が等しい５０％の割合で被告とA の共有に属するものとする本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」の定め（前記⑵ア(エ び財産権」の項の「Ａ．」は，「商標を含む知的財産権等」が等しい５０％の割合で被告とA の共有に属するものとする本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」の定め（前記⑵ア(エ)ａ）を変更するものではないと解する余地があるから，本件原契約により，本件商標権が，10被告とA の共有に属するとされるのであれば，本件修正契約により，その帰属が，被告が全ての権利を有するように変更されたとは認められない。 ⑸ 本件審決の誤りの有無ア 前記⑷のとおり，本件商標権について，被告とA との間では，両者が持分割合５０％ずつの権利を共有すると認められる余地があり，被告とA と15の契約において，本件商標権を含む知的財産権について，被告が全ての権利を保持するとされているとはいい切れない。被告とA との間において，被告が本件商標権に関する権利を単独で有すると認定するためには，①本件商標権が，本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」（前記⑵ア(エ)ａ）の「商標を含む知的財産権等」に該当するか否か，20②本件原契約の「VI．所有権；所得制限；意思決定権」の項の「Ｂ．」に定められた知的財産権の帰属が，本件修正契約により変更されたか否か，③本件商標権は，本件修正契約の「７．所有権及び財産権」の項の「Ａ．」（前記⑵イ(エ)ａ）における「合弁における知的財産」に当たるのか，それとも，そのような知的財産から「全体的又は部分的に派生するあらゆる知的所有25権」に当たるのか，④本件商標権は，本件修正契約の「７．所有権及び財 21 産権」の項の「Ｃ．」（前記⑵イ(エ)ｂ）における「本合弁の結果として創設され，生成され，開発されたあらゆる共有に係る知的所有権」に当たらないのか等の点を審理判断する必要 及び財 21 産権」の項の「Ｃ．」（前記⑵イ(エ)ｂ）における「本合弁の結果として創設され，生成され，開発されたあらゆる共有に係る知的所有権」に当たらないのか等の点を審理判断する必要がある。 したがって，本件審決が，上記①から④で指摘したところの本件原契約との関係における本件修正契約の解釈について言及することなく，本件修5正契約の「Reprogenetics は，合弁における知的財産から全体的又は部分的に派生するあらゆる知的所有権の所有権を保持する。」との定めに基づいて，被告とA との契約において知的財産権は被告が全ての権利を保持すると判断したのは誤りであり，そのような判断を前提として，本件商標の登録出願は，正当な理由がないのに，その商標に関する権利を有する者の10承諾を得ないでされたものであると判断したのは誤りである。 イ なお，本件審決は，被告が，２０１７年（平成２９年）６月２日付けで，A に，本件原契約及び本件修正契約による合弁契約を同年８月４日に終了させる旨のレターを送付し，同レターには，A 又は有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳが「 Ｒｅｐｒｏｇｅｎｅｔｉｃｓ」の商標を出願する権利15を有していないにもかかわらずこれを登録した旨が記載されている（甲１０）こと（本件審決第５の２⑴エ(エ)）をも，同社が，正当な理由がないのに被告の承諾を得ないで本件商標の登録を出願したという判断の根拠とする（本件審決第５の２⑶）。 しかし，被告がA に送付した上記レターには，A 又は有限会社ＲＥＰＲ20ＯＧＥＮＥＴＩＣＳが「 Ｒｅｐｒｏｇｅｎｅｔｉｃｓ」の商標を出願する権利を有していないという被告の主張の根拠は記載されておらず，また，A は，上記レターに対する返信において，被告の主張を争っている（甲１０）。さ Ｓが「 Ｒｅｐｒｏｇｅｎｅｔｉｃｓ」の商標を出願する権利を有していないという被告の主張の根拠は記載されておらず，また，A は，上記レターに対する返信において，被告の主張を争っている（甲１０）。さらに，前記⑷アのとおり，本件商標権は，有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ及びA が，我が国において，本件原契約に基づく合弁事業を25行うために必要とされるものであり，同事業にとって重要な意義を有する 22 ものである。商標登録について先願主義を採用する我が国において，合弁事業を行うために設立され，被告の代表者であるB も取締役を務める有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳが本件商標を出願することは，合弁事業の趣旨に反することが明らかであるとは考え難く，被告の上記レターにおける主張の根拠は明確であるとはいえない。したがって，被告が上記レタ5ー（甲１０）を送付したことを考慮しても，本件審決の判断は誤りであるといわざるを得ない。 ２ 取消事由３（「代理人若しくは代表者」の判断の誤り）について⑴ 商標法５３条の２の「代理人若しくは代表者」とは，商標に関する権利を有する者から代理権を与えられた者，又は商標に関する権利を有する法人の10代表者に限られず，商標に関する権利を有する者との間で，契約に基づき継続的な法的関係があるか，あるいは少なくとも，継続的な取引から慣行的な信頼関係が形成され，商標に関する権利を有する者の事業遂行の体系に組み込まれている者であれば足りると解すべきである。 ⑵ これを本件について検討するに，本件商標の出願人は有限会社ＲＥＰＲＯ15ＧＥＮＥＴＩＣＳであるところ，前記１⑷アのとおり，同社は，２００４年（平成１６年）８月２０日に，被告と本件原契約及び本件修正契約を締結したA を取締役として，本件原契約に定 会社ＲＥＰＲＯ15ＧＥＮＥＴＩＣＳであるところ，前記１⑷アのとおり，同社は，２００４年（平成１６年）８月２０日に，被告と本件原契約及び本件修正契約を締結したA を取締役として，本件原契約に定められた合弁事業を行うために設立された特例有限会社であり，本件修正契約の前文にいう「Reprogenetics Japan」に当たるものと認められるから，A と上記出願人とが実質的な同一人である20かどうかを問うまでもなく，上記出願人は，本件原契約及び本件修正契約による継続的な取引から慣行的な信頼関係が形成され，商標に関する権利を有する被告の事業遂行の体系に組み込まれた者に該当すると認めるのが相当である。 そして，本件商標の登録出願日は２０１５年（平成２７年）９月１８日で25あるから，有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳは，本件商標登録出願の日 23 前１年以内に代理人若しくは代表者であった者に該当すると認められる。 ⑶ したがって，本件審決が，本件商標の出願人（有限会社ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ）が，本件商標の登録出願の日前１年以内に，被告の代理人若しくは代表者であった者に該当するとした判断に誤りはない。 ３ 取消事由４（商標の類否の認定及び判断の誤り）について5⑴ 商標の類否判断商標の類否は，同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が，その外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して，その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第10三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照），複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標 １１０号同４３年２月２７日第10三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照），複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，その部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標15識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などを除き，許されないというべきである（最高裁昭和３７年(オ)第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁参照）。 ⑵ 本件商標20ア 本件商標は，「Ｒｅｐｒｏｇｅｎｅｔｉｃｓ」という文字を標準文字で表すものである。 イ 本件商標は，「リプロジェネティクス」の称呼を生じるものと認められる。 ウ 本件商標（Ｒｅｐｒｏｇｅｎｅｔｉｃｓ）は，生殖を意味する「reproduction」という語と遺伝学を意味する「genetics」という語を組み25合わせた造語であり，生殖遺伝学を意味する語として使用される例があっ 24 たとしても（甲５９），我が国においては，辞書類に採録されておらず，また，本件商標の指定役務である「細胞遺伝子検査」（第４２類），「医療を目的とした遺伝子検査，医業及び健康のための心理検査及びカウンセリング」（第４４類）の分野においても，その他の分野においても，一般的に使用されていることを認めるに足りる証拠はない。したがって，本件商標から5は特定の観念を生じないものと認められる。 ⑶ 引用商標６ア 引用商標６は，別紙２記載２のとおり，上部に図形部分を表し 用されていることを認めるに足りる証拠はない。したがって，本件商標から5は特定の観念を生じないものと認められる。 ⑶ 引用商標６ア 引用商標６は，別紙２記載２のとおり，上部に図形部分を表し，下部に「ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ」という文字を表したものであるから，結合商標であると認められる。引用商標６の図形部分は，二又に分かれた曲10線よりなる図形が，開口部が上及び下に位置するように上下逆向きに組み合わせられたものである。 イ 引用商標６においては，上部の図形部分と下部の文字部分が明確に分けられており，下部には，「ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ」という文字が表されており，同文字は造語であると認められるから，構成全体からすると，15その部分が取引者，需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえるから，引用商標６の称呼は，下部の「ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ」という部分により生じるものと認められる。したがって，引用商標６は，「リプロジェネティクス」という称呼を生ずるものと認められる。 20この点に関し原告は，引用商標６の図形部分は，「Ｙ」二つが組み合わされて「Ｘ」となるものであり，引用商標６は「エックスワイリプロジェネティクス」という称呼のみを生ずると主張する。 しかしながら，図形部分において上下に組み合わされた各図形は，二又に分かれていることは認識し得るとしても，連結部分から伸びる線が短い25から，「Ｙ」と認識されるものとはいい切れない。また，図形部分の形状全 25 体は，曲線からなり，一般的に使用されている文字や下部の「ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ」という文字のフォントの「Ｘ」とはかなり形状が異なる上，図形自体が上下に分けられているから，図形部分は，文字を表すものとは認識さ り，一般的に使用されている文字や下部の「ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ」という文字のフォントの「Ｘ」とはかなり形状が異なる上，図形自体が上下に分けられているから，図形部分は，文字を表すものとは認識されるとは限らず，かえって単なるデザインであると認識されるものと認められる。したがって，本件商標の図形部分から称呼を生じる5ことはないものと認められ，ましてや「エックスワイ」との称呼が生じる余地はないというべきであって，原告の上記主張は，採用することができない。 ウ 上記のとおり，引用商標６の図形部分は，文字を表すものとは認識されないし（上記イ），その図形部分から特定の観念を生じない。また，引用商10標６の文字部分の「ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ」は，造語であり，一般的に使用されていとは認められないから（前記⑵ウ），特定の観念を生じない。そのため，引用商標６全体からも特定の観念を生じないものと認められる。 この点に関し原告は，引用商標６の図形部分は生物学におけるヒト染色15体である「Ｘ染色体」と「Ｙ染色体」を意味するから，ヒト染色体という観念が生じると主張するが，上記のとおり，そもそも上記図形部分が「Ｘ」と「Ｙ」というヒト染色体を表すと読み取ることはできず，したがって，上記図形部分から原告が主張するような観念が生じると認めることはできない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。 20⑷ 類否以上のとおり，本件商標と引用商標６は，外観において，図形部分の有無という差異があるが，本件商標（Ｒｅｐｒｏｇｅｎｅｔｉｃｓ）と，引用商標６の文字部分（ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ）は，「Ｒ」以外の文字が小文字か大文字かの差異はあるものの，つづりを共通にするから，本件商標と引25用商標６は，外観において類似する。 と，引用商標６の文字部分（ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ）は，「Ｒ」以外の文字が小文字か大文字かの差異はあるものの，つづりを共通にするから，本件商標と引25用商標６は，外観において類似する。 26 本件商標と引用商標６は，「リプロジェネティクス」という称呼を同一とする。 本件商標と引用商標６は，いずれも特定の観念を生じないから，観念を比較することはできない。 そうすると，本件商標と引用商標６は，外観において類似し，称呼を同一5とし，観念を比較することはできないから，外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して考察すると，本件商標と引用商標６は，類似するものと認められる。 ⑸ 本件審決の判断の誤りの有無したがって，本件商標と引用商標６を類似の商標とした本件審決の判断に10誤りはない。 ４ 取消事由５（役務の類否判断の理由不備）について本件審決は，本件商標の指定役務中の第４４類「医療を目的とした遺伝子検査，医業及び健康のための心理検査及びカウンセリング」と引用商標６の指定役務とが類似の役務と認められる理由について，「共に医療行為に関する役務15であって」（本件審決第５の１⑵エ）という理由を記載しているから，本件審決は，商標法５６条１項，特許法１５７条２項４号に違反することはない。 この点に関し原告は，本件審決には，本件商標の指定役務中の「心理検査」と，引用商標６の指定役務の「人間の生殖に関する医療検査及び医療相談」とが類似する理由が記載されていないと主張する。しかし，本件商標の指定役務20中の「心理検査」と，引用商標６の指定役務中の「人間の生殖に関する医療検査」には重なる部分があり，本件商標の指定役務中の「医業及び健康のための心理検査及びカウンセリング」と，引 標の指定役務20中の「心理検査」と，引用商標６の指定役務中の「人間の生殖に関する医療検査」には重なる部分があり，本件商標の指定役務中の「医業及び健康のための心理検査及びカウンセリング」と，引用商標６の指定役務の「人間の生殖に関する医療検査及び医療相談」が類似することは，それらの文言により理解することができるから，原告主張の点を本件審決が具体的に記載していないとして25も，本件審決が，本件商標の指定役務中の第４４類「医療を目的とした遺伝子 27 検査，医業及び健康のための心理検査及びカウンセリング」と引用商標６の指定役務とが類似すると認められる理由を記載していないとはいえず，原告の上記主張は，採用することができない。 ５ 結論前記１のとおり，本件審決が，本件商標の登録出願は，正当な理由がないの5に，その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでなされたものであると判断したのは誤りであり，その判断の誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすから，取消事由１，２には理由がある。 よって，本件審決を取り消すこととし，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第３部10 裁判長裁判官東海林 保15 20 25裁判官 28 上 田 卓 哉 裁判官5中 平 健 29 別紙１ （引用商標）１ 引用商標１国際登録第１３２３０８３号商標の態様：別紙２記載１のとおり指定役務：第４２類 中 平 健 29 別紙１ （引用商標）１ 引用商標１国際登録第１３２３０８３号商標の態様：別紙２記載１のとおり指定役務：第４２類「DNA analysis services to determine paternity; genetic5mapping for scientific purposes; genetic testing for scientific researchpurposes; laboratory research in the field of genetic reproduction; medicaland scientific research in the field of reproduction and genetics; medicalresearch laboratory services; medical research; research and development inthe field of reproduction and genetics; research in the field of reproduction10and genetics; scientific research and development; scientific research formedical purposes in the field of reproduction and genetics.」及び第４４類「Medical laboratory services, namely, medical testing and patientcounseling services regarding human reproduc boratory services, namely, medical testing and patientcounseling services regarding human reproduction.」国際登録日：２０１６年５月２４日15指定国官庁：域内市場における調和のための官庁（商標及び意匠），ノルウェー等 ２ 引用商標２出願第２５６８００号20国 名：アラブ首長国連邦商標の態様：別紙２記載１のとおり指定役務：第４２類「科学・技術のサービス及びこれらに関する研究及びデザイン，工業上の分析及び研究，コンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発」25出 願 日：２０１６年７月１９日 30 登 録 日：２０１７年１月１８日 ３ 引用商標３出願第２５６８０１号国 名：アラブ首長国連邦5商標の態様：別紙２記載１のとおり指定役務：第４４類「医業，動物の治療他」出 願 日：２０１６年７月１９日登 録 日：２０１７年１月１８日 10４ 引用商標４登録番号１４３７０２２７６４国 名：サウジアラビア王国商標の態様：別紙２記載１のとおり指定役務：第４２類「科学・技術のサービス及びこれらに関する研究及びデ15ザイン，工業上の分析及び研究，コンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発」出 願 日：２０１６年７月１８日登 録 日：２０１６年１０月２６日 20５ 引用商標５登録番号１４３７０２２７６５国 名：サウジアラビア王国商標の態様：別紙２記載１のとおり指定役務：第４４類「医業，動物の治療他」25出 願 日：２０１６年７月１８日 31 登 録 日：２０１６年１ 名：サウジアラビア王国商標の態様：別紙２記載１のとおり指定役務：第４４類「医業，動物の治療他」25出 願 日：２０１６年７月１８日 31 登 録 日：２０１６年１０月２６日 ６ 引用商標６登録第３０１４４６１号（甲１１）国 名：アメリカ合衆国5商標の態様：別紙２記載２のとおり指定役務：第４４類「medical laboratory services, namely medicaltesting and patient counseling services regarding human reproduction」出 願 日：２００３年８月２５日登 録 日：２００５年１１月１５日10 ７ 引用商標７登録番号２６５４３１６国 名： アルゼンチン共和国商標の態様：「ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ ＡＲＧＥＮＴＩＮＡ」15指定役務：第４４類「全指定役務」出 願 日：２０１３年４月１０日登 録 日：２０１４年６月１１日なお，引用商標７の移転前の権利者は「ＴＡＮＧＯ ＧＥＮＩＣＳ Ｓ．Ａ．」である。 20 ８ 引用商標８登録番号２６８７６９０国 名：アルゼンチン共和国商標の態様：別紙１記載１のとおり25指定役務：第４４類「医業及び動物の治療，人及び動物のための衛生および 32 美容のためのケアに関する役務の提供」出 願 日：２０１３年３月１５日登 録 日：２０１４年１０月２３日なお，引用商標８の権利は，２０１６年３月１８日に「ＴＡＮＧＯ ＧＥＮＩＣＳ Ｓ．Ａ．」から被告に譲渡された。 5 ９ 引用商標９登録番号２６８７６８９国 名：アルゼンチン共和国商標の態様：別紙１記載１の ０１６年３月１８日に「ＴＡＮＧＯ ＧＥＮＩＣＳ Ｓ．Ａ．」から被告に譲渡された。 5 ９ 引用商標９登録番号２６８７６８９国 名：アルゼンチン共和国商標の態様：別紙１記載１のとおり10指定役務：第４２類「科学的及び技術的な研究開発」出 願 日：２０１３年３月１５日登 録 日：２０１４年１０月２３日なお，引用商標９の権利は，２０１６年３月１８日に「ＴＡＮＧＯ ＧＥＮＩＣＳ Ｓ．Ａ．」から被告に譲渡された。 15 １０ 引用商標１０登録番号２６５４３１５国 名：アルゼンチン共和国商標の態様：「ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ ＡＲＧＥＮＴＩＮＡ」20指定役務：第４２類「全指定役務」出 願 日：２０１３年４月１０日登 録 日：２０１４年６月１１日なお，引用商標１０の移転前の権利者は「ＴＡＮＧＯ ＧＥＮＩＣＳ Ｓ．Ａ．」である。 25 33 １１ 引用商標１１登録番号００３６１５３２５国 名：Ｅｕｒｏｐｉａｎ Ｕｎｉｏｎ商標の態様：別紙２記載３のとおり指定商品及び指定役務：第１６類「Paper, cardboard and goods made from5these materials, not in other classes; printing materials; bookbindingmaterial; photographs; sationery; adhesives for stationary or householdpurposes; artists material; paint brushes; instructional or teaching machines(except apparatus); plas poses; artists material; paint brushes; instructional or teaching machines(except apparatus); plastic materials for packing (not included in otherclasses); printing types; printing blocks; in particular, publications,10magazines, periodicals and catalogues.」，第４１類「Provision of education;providing of training; entertainment; cultural activities; in particular,arranging and conducting colloquiums, conferences, congresses, seminars,symposiums and training workshops, publication of books; electronicpublication of books and periodicals online.」及び第４２類「Scientific and15technological services and research and design relating thereto; industrialanalysis and research services; in particular, analysis of embryos andgametes.」出 願 日：２００４年１月９日登 録 日：２００５年６月２３日20権 利 者：ＲＥＰＲＯＧＥＮ articular, analysis of embryos andgametes.」出 願 日：２００４年１月９日登 録 日：２００５年６月２３日20権 利 者：ＲＥＰＲＯＧＥＮＥＴＩＣＳ ＳＰＡＩＮ Ｓ．Ａ． 34 別紙２ １ （引用商標１～引用商標５，引用商標８．引用商標９） 5２ （引用商標６） ３ （引用商標１１） 10
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