平成22(ネ)10010等 職務発明対価請求控訴事件

- 1 -平成２２年８月３１日判決言渡平成２２年（ネ）第１００１０号職務発明対価請求控訴事件平成２２年（ネ）第１００２７号同附帯控訴事件（原審東京地方裁判所平成１９年（ワ）第３１７００号）平成２２年６月８日口頭弁論終結判決控訴人（附帯被控訴人）Ｘ訴訟代理人弁護士西田研志被控訴人（附帯控訴人）和光純薬工業株式会社訴訟代理人弁護士竹田稔同川田篤同服部謙太朗主文 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人（附帯被控訴人）の負担とし，附帯控訴費用は被控訴人（附帯控訴人）の負担とする。 事実及び理由 第１当事者の求めた裁判 控訴人（附帯被控訴人）( )原判決を次のとおり変更する。 被控訴人（附帯控訴人）は，控訴人（附帯被控訴人）に対し，１億円及びこれに対する平成１９年１２月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 - 2 -( )本件附帯控訴を棄却する。 ( )訴訟費用は，附帯控訴費用も含め，第１，２審を通じて被控訴人（附帯 控訴人）の負担とする。 被控訴人（附帯控訴人）( )原判決中被控訴人（附帯控訴人）敗訴部分を取り消す。 ( )控訴人（附帯被控訴人）の請求を棄却する。 ( )本件控訴を棄却する。 ( )訴訟費用は，附帯控訴費用も含め，第１，２審を通じて控訴人（附帯被 控訴人）の負担とする。 第２事案の概要 事案の要旨本件は，被控訴人（附帯控訴人，原審被告。以下「被告」という）の従業。 員であった控訴人（附帯被控訴人，原審原告。以下「原告」という）が，被。 告の特許（特許第２６６６６３２号）に係る「ビリルビンの測定方法」に関する発明（本件発明）が原告を発明者とする職務発明であり，その特許を受 訴人（附帯被控訴人，原審原告。以下「原告」という）が，被。 告の特許（特許第２６６６６３２号）に係る「ビリルビンの測定方法」に関する発明（本件発明）が原告を発明者とする職務発明であり，その特許を受ける権利を被告に譲渡した旨主張し，平成１６年法律第７９号による改正前の特許（，「」。）法３５条３項以下同改正前の特許法３５条を特許法旧３５条というの規定に基づき，被告に対し，上記譲渡に係る相当の対価の一部請求として１億円及びこれに対する平成１９年１２月８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原判決は，本件発明の一部は原告の職務発明であると認定し，２４３万６６２４円及びこれに対する平成１９年１２月８日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を命じる限度で原告の請求を一部認容した。 そこで，原告は，１億円及びこれに対する平成１９年１２月８日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求めて控訴を提起し，被告は，原判決中被告敗訴部分を取り消し，原告の請求を棄却することを求めて附帯控訴を提- 3 -起した。 なお，原判決の略語表示は，当審においてもそのまま用いる。 争いのない事実等原判決２頁１６行目ないし１０頁１８行目のとおりであるから，これを引用する。 争点 ，。 原判決１０頁２０行目ないし２４行目のとおりであるからこれを引用する第３争点に関する当事者の主張 争点１（原告の発明者該当性）について( )原告の主張 次のとおり付加するほかは，原判決１１頁２行目ないし１８頁１７行目のとおりであるから，これを引用する。 ア原判決１１頁２３行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「酵素法と化学的酸化法は明らかに異なるものであり，平成２年１月当時，被告 ないし１８頁１７行目のとおりであるから，これを引用する。 ア原判決１１頁２３行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「酵素法と化学的酸化法は明らかに異なるものであり，平成２年１月当時，被告の社内方針に従って酵素法の開発を検討していたことと，原告が同年２月９日の時点で会社の方針から離れて自己責任で金属酸化を試みたことは十分に両立可能な事実である。したがって，同年１月当時，被告の，，社内方針に従って酵素法試薬の開発を検討していたとしてもそのことは原告が新たなビリルビン測定方法の開発に当たり酵素法以外の方法を試みることとし，ビリルビンの金属酸化を試みることより検討を開始したことを否定する事実とはならない」。 イ原判決１３頁２行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「，原告が酵素法に代わり化学的酸化法を試みようと明確に決意したのは平成２年２月９日に，Ａから加熱試験の結果を電話で聞いた時である。すなわち，原告は，同日，電話で加熱試験の結果を聞き，出張先から研究室に戻り，その時提出されていた同月８日付けデータ集（乙１の３）に，原- 4 -子吸光分析用標準液によるスクリーニング試験をｐＨ４で行うことと，選択した金属で緩衝剤の検討をｐＨ３，５，１０で行うことを書き込んで指示した。酵素法と称している日本商事の直接ビリルビン測定試薬が実際は化学的酸化法であることが確認されれば，化学的酸化法の検討をしても営業部や開発部を説得できると考えたからである」。 ウ原判決１７頁２３行目の冒頭に「(ア)」を付加する。 エ原判決１８頁１４行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「(イ)Ａの証言及び陳述書（乙３）には，ＢＯＤの至適ｐＨは７．２であるのに，日本商事の酵素法試薬のｐＨは，至適ｐＨから大きく外れたｐＨ３．５～４．５で直接ビリルビ 行を改めて次のとおり挿入する。 「(イ)Ａの証言及び陳述書（乙３）には，ＢＯＤの至適ｐＨは７．２であるのに，日本商事の酵素法試薬のｐＨは，至適ｐＨから大きく外れたｐＨ３．５～４．５で直接ビリルビンにのみ特異的に反応させるというものであり，酵素反応らしくないと常々思っていたことから，原告が大阪出張中で不在の平成２年２月９日に，原告の指示を受けることなく，日本商事の酵素法試薬が酵素による反応かどうかを確認するために，日本商事の酵素法試薬の失活実験を行った旨の陳述がある。 しかし，以下のとおり，Ａの証言及び陳述書（乙３）には不自然な点があるから，Ａの陳述は，信用することができない。 ａ日本商事ネスコートＶＥ試薬の添付文書には，総ビリルビン測定用のＢＯＤ量が４００，直接ビリルビン測定用のＢＯＤ量がU/dl と記載されており，酵素の至適ｐＨから外れたところでU/dl酵素量が１／２０であることからすると，ビリルビン測定に関し多少の知識のある者にとっては，同試薬による直接ビリルビンの測定は酵素法ではないと思うのが当然であるが，Ａは，２０倍異なるという点には明確に触れず，自ら酵素法でないと考えた旨陳述しているから，Ａの陳述には信用性がない。 ｂＡは，陳述書（乙３，１６頁）において「日本商事の製品によ，るビリルビンとの反応は，酵素反応ではなく，ＢＯＤ自体に含まれ- 5 -ている銅イオンや，少量添加された銅イオンによる化学的な酸化反応ではないかと考え，平成２年２月９日に加熱実験（乙１の４）をした」と記載している。しかし，ＢＯＤが銅を含む酵素であることは当時からよく知られた事柄であり，活性部位と同じものを安定剤として添加することもよく行われていたから，ＢＯＤ溶液に銅が添加されていても，それは酵素の安定剤であり，通常，これが反応に関与 あることは当時からよく知られた事柄であり，活性部位と同じものを安定剤として添加することもよく行われていたから，ＢＯＤ溶液に銅が添加されていても，それは酵素の安定剤であり，通常，これが反応に関与するとは考えない。 ｃまた，Ａのノート（乙２）に，平成２年１月２４日付けで，銅を添加して実験を行った旨の記載があり，銅単独の添加では反応しないことはその時点で分かっていたことであるから，Ａが，日本商事の製品におけるビリルビンの反応が銅イオンによる反応であると考えたのは不自然であり，信用できない。 ｄさらに，Ａは，平成２年２月８日，三価のマンガン３系列，銅３系列につき実験を行っており（乙１の３，この実験では，マンガ）ンには酸化作用がみられるの対し，銅は無添加と同等で酸化作用が全くみられなかったから，日本商事の製品における反応が銅によるものと考えて同月９日に加熱実験をしたというＡの主張は不自然である。 ｅＡは陳述書乙３１７ないし２１頁及び証言において銅，（，），「単独で両ビリルビンを酸化する能力があり，チオ尿素は間接ビリルビンの反応抑制剤であると考え，銅イオンと同等の酸化力がありそうなものを探し，三価のマンガンやメタバナジン酸イオンを見出した」と陳述する。しかし，銅単独では両ビリルビンを酸化する能力はなく，他方，チオ尿素は，直接ビリルビンの反応促進剤であり，銅は，チオ尿素が存在すると，直接ビリルビンのみ特異的に酸化する。Ａの陳述は，誤った知見に基づくものであり，信用性が認めら- 6 -れない。 (ウ)原告は，昭和６３年ころにビリルビン測定に関する特許文献を収集して一覧表を作成し（甲３２，そこには，日水製薬出願に係る公）開特許公報（特開昭６３－１１８６６２号公報，乙７，甲３２末尾の特許文献一覧表の）も含まれて ろにビリルビン測定に関する特許文献を収集して一覧表を作成し（甲３２，そこには，日水製薬出願に係る公）開特許公報（特開昭６３－１１８６６２号公報，乙７，甲３２末尾の特許文献一覧表の）も含まれており，平成２年１月の月報（乙No.18１８の１，２）にも，原告及びＡが既存の特許を承知していた旨記載されていた。また，原告は，実験（乙１の１１）により，銅は単独ではビリルビンを酸化する能力はないが，チオ尿素が存在すると直接ビリルビンを特異的に酸化することを確かめた。したがって，これらのことに照らし「日本商事製の試薬組成の構成がおかしいとの報告を，受けた時，中身は日水製薬の特許ではないかと疑いを持ち，加熱実験を指示し，加熱しても正常に反応すると電話で聞いた時，中身は日水の特許であろうと即座に話した（甲３７，３頁）旨の原告の供述は」信用性がある。 (エ)平成２年２月９日の加熱した試薬を使用した実験（乙１の４）においては，に銅を添加した実験を６系列行っており，このうち５R-2系列は，日本商事のを使用してに銅を添加したものであり，R-1R-2１系列はその対照実験である。ところで，同月８日（乙１の３）の実験では，銅を３系列で添加しても酸化作用がみられないという結果が出ているから，日本商事のにチオ尿素が含まれているとの疑いをR-1感じなければ，通常はこのような実験は行わないと考えられる。したがって，このような実験が行われていることは，原告が，日本商事のにチオ尿素が含まれているとの疑いを感じていたことを示していR-1る。 (オ)平成２年２月１４日に甲３６の実験を行い，同月１５日に乙１の５の実験を行い，同月１６日に乙１の６の実験を行ったものであり，- 7 -この実験の順序は，以下のとおり，不自然ではない。 ａ２月１４日の実 ２年２月１４日に甲３６の実験を行い，同月１５日に乙１の５の実験を行い，同月１６日に乙１の６の実験を行ったものであり，- 7 -この実験の順序は，以下のとおり，不自然ではない。 ａ２月１４日の実験（甲３６）でバナジウム標準液に際立った作用がみられたが，バナジン酸に次いで効果がみられたもの（●●●●●●●）でさえ，無添加分（）を差し引いて比較すると，バナ ジウム標準液の１／３以下であった（●●●●●●●●，バナジウ，，，，）。 ム無添加●●●●●●●●●●●3660 3660-785=2875このような場合，１／３以下のものを詳細に検討するよりも，酸化還元電位の理論から当然効果が現れてよいものを追加実験する方が見逃しがなくなる。そこで，同月１５日には，バナジウム標準液の原料であるバナジン酸での確認実験を行うとともに，同月１４日の実験で効果のみられなかったものの中で，卒業論文の知見により確認の必要があると判断したコバルト，セリウム，マンガンの３種類について価数を変えて実験を行った。コバルト，セリウム，マンガンにつき価数の小さいものの実験も指示したのは，Ａに対する教育のためであった。コバルト，セリウム，マンガン以外の金属の実験は，同月１４日の実験結果にこだわらず，Ａが目についたものを選択したものである。また，同月１５日の実験により，三価のマンガン単独で，バナジン酸に次ぐ酸化力があることが分かった。 ｂ原告は，２月１５日の実験を分光光度計で行うようにＡに指示したわけではない。Ａが同月１７日に行ったと主張する実験（乙１の７）において初めて実験に用いた金属は２５種類であった。すなわち，同日の実験では３８種類の金属について実験が行われたが，そ（），のうち１１種類は同月１５日の実験乙１の５で用いられており 乙１の７）において初めて実験に用いた金属は２５種類であった。すなわち，同日の実験では３８種類の金属について実験が行われたが，そ（），のうち１１種類は同月１５日の実験乙１の５で用いられており２種類は同月１６日の実験（乙１の６）で用いられたから，同月１７日の実験で初めて用いられた金属は，２５種類（３８種類から１１種類及び２種類を差し引いた残りの２５種類）であった。なお，- 8 -（），同月１５日の実験乙１の５では１１種類の金属が用いられたがそのうち４種類については既に１月２４日に実験が行われていたから，２月１５日の実験（乙１の５）で初めて用いられた金属は７種類（１１種類から４種類を差し引いた残りの７種類）である。初めて実験するのに同月１５日には７種類につき分光光度計を用い，同月１７日には２５種類につき自動分析装置を用いることは，不自然である。 ｃ原告は，卒業論文（甲３０）で，マンガンとともにコバルト，セリウムを触媒として用いていたことから，Ａに対し，マンガン，コバルト，セリウムについて価数を変えて追加実験をするように指示し，２月１５日，１６日の追加実験が行われたことは，次の事実から裏付けられる。すなわち，原告は，卒業論文において，自動酸化（空気酸化）の触媒を研究したが，甲３０の２頁には，気相酸化の場合は１１例中７例で５酸化バナジウム（ＶＯ）が触媒として使 用されることの記載がある。甲３０の６４ないし６７頁にあるとおり，液相反応において臭素と金属１種の組合せ（２元系）による酸化作用が大きい金属は，酸化力の大きい方から，コバルト，マンガン，セリウム，クロム，鉄，ニッケルである。また，臭素と金属２種類の組合せ（３元系）による酸化作用が大きい金属は，酸化力の大きい方から，セリウム＋コバルト，マンガン＋コバルト，クロ コバルト，マンガン，セリウム，クロム，鉄，ニッケルである。また，臭素と金属２種類の組合せ（３元系）による酸化作用が大きい金属は，酸化力の大きい方から，セリウム＋コバルト，マンガン＋コバルト，クロム＋コバルト，コバルト単独（これのみは２元系）である。触媒として有効な金属はみな酸化還元電位が高く，溶液中で酸化力が強いことが化学一般で知られており，卒業論文における理論は石油化学に限られない。 マンガンについては，カフェインへの混入事故から，既に酵素共存下ではあるが添加実験をしてかなりの効果がみられていた（乙１- 9 -の３）にもかかわらず，２月１４日の実験（甲３６，３８の１）ではマンガンについては効果がみられなかった。原子吸光分析用標準液の原料は，バナジウムはバナジン酸アンモニウム（甲５６）であり，マンガンは硝酸マンガン（二価）であったので，原告は，三価のマンガンと，酸化還元電位によれば理論的に三価のマンガンより強い酸化力をもち，２月１４日の実験で効果がみられず，卒論で酸化力が大きいとされたコバルト，セリウムの３種類で価数を変えて実験をするようにＡに指示した。 過マンガン酸カリウムはビリルビンの既存の酸化剤であり，二酸化鉛は水不溶性であるから，酸化還元電位の理論を承知しているものであれば，マンガンに加えて三価のコバルト，四価のセリウムの再確認を指示することは，妥当なものであって，唐突な発想ではない。 (カ)原告は，昭和６１年ころ，ジアゾ法のビリルビン測定試薬に使用しているカフェイン溶液にマンガンが混入したため検量線が原点を下回る（測定値が低下する）現象が生じ，対策として試薬中に過剰のを添加して解決したことから，マンガンがビリルビンを破壊すEDTAることを知っており，本件発明を着想した。 (キ)平成２年１月２４日の実験（乙２） が低下する）現象が生じ，対策として試薬中に過剰のを添加して解決したことから，マンガンがビリルビンを破壊すEDTAることを知っており，本件発明を着想した。 (キ)平成２年１月２４日の実験（乙２）は，化学的酸化法に用いられ，，る金属を使用しておりこれは酵素法と化学的酸化法の併用であって純粋な酵素法の実験ではない。この実験では，酵素法で界面活性剤１０種類，金属４種類（マンガン，●，銅，●●●●）を添加して検討，，，しておりマンガンはカフェインへの混入事故から想起して実施し●，銅，●●●●は特開５９－１６０７６４号公報，特開昭６３－１１８６６２号公報から想起して実施したものであり，これらの２件の特許は，酵素法ではなく化学的酸化法の特許に係るものであり，原告- 10 -の指示で作成されたビリルビン測定法に関する特許文献の一覧表（甲３２末尾の特許文献一覧表）に記載（№８，№１８）されている。 （），平成２年１月２４日の実験乙２における界面活性剤の検討とは間接ビリルビンを反応させるための検討であり，金属を添加しているのは，金属イオンで主に間接ビリルビンを反応させるためである。 実験ノート（乙２）の平成２年１月３０日の欄には「●●●●●，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」と記載されており，三価のマンガンは間接ビリルビンを直接酸化するための直接酸化剤として添加されたものとうかがわれ，この時既に三価のマンガンが間接ビリルビンを酸化することが分かっていたこと，三価のマンガンが酵素の賦活剤として使用されたものでないことが示されている。 (ク)被告は，乙１の７の実験では，原子吸光分析用標準液の原液（１）， をそのまま使用した後に１に換算したのであってppmmM希 剤として使用されたものでないことが示されている。 (ク)被告は，乙１の７の実験では，原子吸光分析用標準液の原液（１）， をそのまま使用した後に１に換算したのであってppmmM希釈操作はしていないと主張する。 しかし，①乙１の７の実験は，標準液の稀釈操作や装置の性能に照らすと，２月１６日の午後５時ころから始めて午後８時までには終了しないこと，②Ａの証言と一致ないこと，③乙１の７上にのｐＨR-2が記載されていることと整合しないこと，④他のデータ中では中R-2濃度で金属濃度が記載されていること，⑤換算は不可能であること，⑥２月１４日に実験した可能性があることに照らすならば，被告の主張に係る実験方法は，事実に反する。 ，，（），また被告は実験ノート乙２の平成２年２月１５日の記載はデータ集等の記載と合致せず，乙１の６の実験が平成２年２月１６日に行われたと主張するが，同主張は，不自然である」。 ( )被告の反論 - 11 -次のとおり付加，訂正するほかは，原判決１８頁１９行目ないし２８頁８行目のとおりであるから，これを引用する。 ア原判決２４頁２４行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「(ア)Ａが作成した実験ノートの記載や実験データからすると，Ａが少数の金属イオンについて実験に着手しているのを見て原告が原子吸光用標準液を用いて実験するように勧めたのは，平成２年２月中旬でしかあり得ない。 ，（）「． 原告は平成２年２月８日の実験データ乙１の３中のｐＨ４ 全金属」という記載を，原子吸光分析用標準液についてのものと主張するが，この実験データは明らかに酵素法によるものであり，各種金属イオンは，賦活剤として添加し，その効果を確認しているものであり，金属を酸化剤としているものでは 吸光分析用標準液についてのものと主張するが，この実験データは明らかに酵素法によるものであり，各種金属イオンは，賦活剤として添加し，その効果を確認しているものであり，金属を酸化剤としているものではない」。 イ原判決２４頁２５行目の「(ア)」を「(イ)」と改める。 ウ原判決２６頁２１行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「(イ)原告は，甲３６（乙１の７と同内容）の実験は，平成２年２月１４日に実施されたと主張する。しかし，Ａは，その日の午後に試薬の調整を始めており，しかも同日はバレンタインデーであり，早々に退社している。この日に２時間もかかるという自動分析装置による実験をして更にデータをまとめたというのは不自然である。 (ウ)原告は，平成２年２月８日の実験データ（乙１の３）から，日本商事の試薬においてマンガンが作用していると考えるのではなく，銅が作用していると考えるのは不自然であると主張する。しかし，同日の実験は酵素法による実験であり，酵素により酸化している可能性があり，三価のマンガンは賦活剤にすぎないから，この実験から，三価のマンガンイオンに酸化作用があるということはできない。 (エ)原告は，Ａが，チオ尿素が反応抑制剤として作用し得ると想定し- 12 -たのは不自然であると主張する。しかし，Ａは，その作用を検証する実験をし，想定に反する結果も出ていたから，不自然であるとはいえない」。 エ原判決２６頁２２行目の「(イ)」を「(オ)」と改める。 争点２（相当の対価の額）について( )原告の主張 次のとおり付加，訂正するほかは，原判決２８頁１１行目ないし３４頁１６行目のとおりであるから，これを引用する。 ア原判決２９頁２６行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「被告は試薬の販売を行うのみであり，試薬を用いて かは，原判決２８頁１１行目ないし３４頁１６行目のとおりであるから，これを引用する。 ア原判決２９頁２６行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「被告は試薬の販売を行うのみであり，試薬を用いて本件発明を実施するのは販売先の検査機関である。超過売上高は，被告の売上から，被告が法定通常実施権を有することにより得られた売上を差し引くことにより求められるところ，被告は，検査機関等に本件発明の実施を許諾することはできないから，法定通常実施権を有することにより得られた売上はなく，被告の売上から差し引くべきものはない。したがって，相当の対価の算定に当たり，超過売上高を考慮する必要はない」。 イ原判決３３頁６行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「ｃ被告の開発部，営業部の依頼は酵素法（調整試薬）であり，化学的酸化法（無調整試薬）はこれと異なるものであった。 原告は，会社の上層部に対しては酵素法を開発するとしながら，自己責任で，当時，既に時代遅れとされていた化学的酸化法を主として検討し，酵素法と同等以上の性能をもち，ビリルビン測定試薬として初めての無調整試薬を完成させ，平成１８年の段階で，酵素法（４４％）を上回る市場占有率（４７％）を得たのであるから，この点についての原告の貢献度は高く評価されるべきである。 （），甲３４日臨技臨床検査精度管理調査報告書よりの抜粋によれば- 13 -平成１８年度には，被告の市場占有率は，生化学検査主要項目２４項目（が２方法で集計されているので実質２３項目）のうち総ビAMYリルビン測定試薬（）において４６．７％，直接ビリルビンT-BIL（）において４７．７％であり，他の２２項目の最大市場占有D-BIL率が平均２０．４％であるのと比較しても際立っており，平均を超えた部分は，本件発明の優位性 ６．７％，直接ビリルビンT-BIL（）において４７．７％であり，他の２２項目の最大市場占有D-BIL率が平均２０．４％であるのと比較しても際立っており，平均を超えた部分は，本件発明の優位性を示す。 原告は，体外診断薬製造承認申請書に添付する外部評価の３件中２件に関与し，学会誌に本件発明について投稿して販売にも協力した。 ，，平成２年当時の被告の臨床諸検査薬の開発は大阪研究所約５０名大阪研究所赤穂農園約２０名，東京研究所４名で行っており，投資のほとんどは大阪研究所に対して行われており，東京研究所は恵まれていなかった」。 ウ原判決３３頁７行目の「ｃ」を「ｄ」と改める。 ( )被告の反論 次のとおり付加，訂正するほかは，原判決３４頁１８行目ないし４３頁７行目のとおりであるから，これを引用する。 ア原判決４１頁２２行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「，，，ａ本件発明の特徴的部分①はＡが着想し具体化したものであって，。 ，原告はその技術的思想の創作に現実に加担したとはいえないまた本件発明の特徴的部分②は，Ａが着想し実験を重ねた結果得られた技術的思想の創作である。原告は，単に上司として，一般的な管理や，発明の過程における一般的な指導をしたにすぎないから，原告は，特徴的部分②について技術的思想の創作に現実に加担したとはいえない。したがって，本件発明の発明者は，特徴的部分①及び②のいずれについてもＡ一人である。 ，，，． 仮に原告の寄与割合があるとしても以下のとおり０％から２- 14 -２２％にすぎない」。 イ原判決４１頁２３行目の「ａ」を「ｂ」に，４２頁１１行目の「ｂ」を「ｃ」に，４２頁２２行目の「ｃ」を「ｄ」に，それぞれ改める。 ウ原判決４３頁３行目の冒頭に「(ア)」を付加する。 エ原判決４ イ原判決４１頁２３行目の「ａ」を「ｂ」に，４２頁１１行目の「ｂ」を「ｃ」に，４２頁２２行目の「ｃ」を「ｄ」に，それぞれ改める。 ウ原判決４３頁３行目の冒頭に「(ア)」を付加する。 エ原判決４３頁７行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「(イ)相当の対価は，直接ビリルビン測定試薬及び総ビリルビン測定試薬の売上高の合計について算出すべきではなく，直接ビリルビンの売上高についてのみ算出すべきである。 本件発明の特徴的部分①はＡ単独の発明であり，特徴的部分②はＡと原告の共同発明である。そして，総ビリルビン測定試薬においては本件特許の請求項１記載の発明しか実施されておらず，特徴的部分①しか実施されていない。他方，直接ビリルビン測定試薬においては，請求項１記載の発明及び請求項３記載の発明のいずれもが実施されており，特徴的部分①及び②が実施されている。したがって，原告が共同発明者である特徴的部分②が実施されている直接ビリルビン測定試薬の売上高についてのみ相当の対価を計算すべきである。 総ビリルビン測定試薬の売上高と直接ビリルビン測定試薬の売上高の割合は２対１であり，直接ビリルビン測定試薬の売上高は，直接ビリルビン測定試薬及び総ビリルビン測定試薬の売上高の合計の３分の１である。そうすると，直接ビリルビン測定試薬の売上高は，直接ビリルビン測定試薬及び総ビリルビン測定試薬の売上高の合計６８億１８４０万円の３分の１である２２億７２８０万円である。 仮に，超過売上高の割合が４０％，仮想実施料率が３％，発明者貢献度（１－会社貢献度（０．９）が０．１であり，特徴的部分②に）おける原告の寄与割合が３０％であるとしても，相当の対価の算定に当たり，これらの割合は，直接ビリルビンの売上高にのみ乗じるべき- 15 -である。そうすると，原告が受けるべき相 特徴的部分②に）おける原告の寄与割合が３０％であるとしても，相当の対価の算定に当たり，これらの割合は，直接ビリルビンの売上高にのみ乗じるべき- 15 -である。そうすると，原告が受けるべき相当の対価の額は，８１万８ 72800.40.030.10.3=818208２０８円となる（億円××××万円」）。 第４当裁判所の判断 前提事実原判決４３頁１０行目ないし６１頁２１行目のとおりであるから，これを引用する。 争点１（原告の発明者該当性）について次のとおり付加するほかは，原判決６１頁２３行目ないし８０頁１５行目のとおりであるから，これを引用する。 ( )原判決６６頁１行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「原告は「酵素法と化学的酸化法は異なるものであり，平成２年１月当，時，被告の社内方針に従って酵素法の開発を検討していたことと，原告が同年２月９日の時点で会社の方針から離れて自己責任で金属酸化を試みたことは十分に両立可能な事実である。したがって，同年１月当時，被告の，，社内方針に従って酵素法試薬の開発を検討していたとしてもそのことは原告が新たなビリルビン測定方法の開発に当たり酵素法以外の方法を試みることとし，ビリルビンの金属酸化を試みることより検討を開始したことを否定する事実とはならない」と主張する。 。 しかし，実験の経過や，化学的酸化法について原告からＡに対する具体的指示等を裏付ける証拠がないことなどに照らすと，原告が被告の社内方針に反して化学的酸化法による検討を行っていたとは認められないから，原告の上記主張を採用することはできない」。 ( )原判決６７頁１０行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「原告は，①平成２年２月９日，電話で加熱試験の結果を聞き，出張 められないから，原告の上記主張を採用することはできない」。 ( )原判決６７頁１０行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「原告は，①平成２年２月９日，電話で加熱試験の結果を聞き，出張先から研究室に戻り，その時提出されていた同月８日付データ集（乙１の３）- 16 -に，原子吸光分析用標準液によるスクリーニング試験をｐＨ４で行うことと，選択した金属で緩衝剤の検討をｐＨ３，５，１０で行うことを書き込んで指示したこと，②酵素法と称している日本商事の直接ビリルビン測定試薬が実際は化学的酸化法であることが確認されれば，化学的酸化法の検討をしても営業部や開発部を説得できると考えたことを主張した上「原，告が，酵素法に代わり化学的酸化法を試みようと明確に決意したのは，平成２年２月９日に電話でＡに加熱試験の結果を聞いた時である」と主張。 する。 しかし，乙１の３によれば，２月８日の実験は，日本商事の特許に抵触するｐＨ３．５～４．５の範囲からはずれるｐＨ５．０の酢酸緩衝液又は乳酸緩衝液に界面活性剤や銅，三価のマンガンなどの金属を添加し，ビリルビンの酵素法反応を日本商事の酵素法試薬と対比して調べる酵素法の実験であると認められ，同実験の結果を踏まえて原告がＡに対して指示をしたとしても，酵素法に関する指示であったとみるのが自然である。乙１の，「． ，． 」，「． ，． ，． ３にはｐＨ３ ０で全緩衝剤ｐＨ３ 「ｐＨ４．０で全金属」との記載があるが，その趣旨は必ずしも明ら」，かではなく，それらの記載があることによって，原告がＡに対して化学的酸化法による実験を指示したと認めることはできない。したがって，原告の上記主張を採用することはできない」。 ( )原判決７３頁４行目の後に，行を改めて次のとおり挿 によって，原告がＡに対して化学的酸化法による実験を指示したと認めることはできない。したがって，原告の上記主張を採用することはできない」。 ( )原判決７３頁４行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「ｅ原告は「Ａは）ＢＯＤの至適ｐＨは７．２であるのに，日本商事，（，の酵素法試薬のｐＨは，至適ｐＨから大きく外れたｐＨ３．５～４．５で直接ビリルビンにのみ特異的に反応させるというものであり，酵素反応らしくないと思っていたことから，原告の指示を受けることなく，日本商事の酵素法試薬が酵素による反応かどうかを確認するために，日本」（）商事の酵素法試薬の失活実験を行った旨のＡの証言及び陳述書乙３- 17 -は不自然であると主張する。 しかし，この点に関する原告の主張は，以下のとおり採用することができない。 ( )原告は「日本商事ネスコートＶＥ試薬の添付文書には，総ビリルa，ビン測定用のＢＯＤ量が４００，直接ビリルビン測定用のＢＯU/dlＤ量が２０と記載されており，酵素の至適ｐＨから外れたとこU/dlろで酵素量が１／２０であることからすると，ビリルビン測定に関し多少の知識のある者にとっては，同試薬による直接ビリルビンの測定は酵素法ではないと思うのが当然であるが，Ａは，２０倍異なるという点には明確に触れず，自ら酵素法でないと考えた旨陳述していることから，Ａの陳述には信用性がない」と主張する。 。 しかし，間接ビリルビンの反応性が低いとすると，総ビリルビン測定試薬の酵素量が多いこともそれほど不自然とはいえない。Ａが，２０倍という点を供述していなくても，Ａの陳述書（乙３）には「日，本商事の総ビリルビン測定試薬を用いて直接ビリルビンのみを反応さ，，せる実験と直接ビリルビン測定試薬を用いて反応させる実験を比べ添加 という点を供述していなくても，Ａの陳述書（乙３）には「日，本商事の総ビリルビン測定試薬を用いて直接ビリルビンのみを反応さ，，せる実験と直接ビリルビン測定試薬を用いて反応させる実験を比べ添加量が少なく，至適ｐＨをはずれた反応（直接ビリルビン測定試薬による反応）が，至適ｐＨにおける反応（総ビリルビン測定試薬による反応）と同じくらい速く進むことは不自然に思えた（乙３，１５」頁）旨の記述があり，日本商事の直接ビリルビン試薬においてＢＯＤの添加量が少ないことに触れられているから，Ａの供述が，不自然であると解することはできない。 ( )原告は「Ａは，陳述書（乙３，１６頁）において『日本商事のb，，製品によるビリルビンとの反応は，酵素反応ではなく，ＢＯＤ自体に含まれている銅イオンや，少量添加された銅イオンによる化学的な酸化反応ではないかと考え，平成２年２月９日に加熱実験（乙１の４）- 18 -をした』と記載しているが，ＢＯＤが銅を含む酵素であることは当時からよく知られた事柄であり，活性部位と同じものを安定剤として添加することもよく行われていたから，ＢＯＤ溶液に銅が添加されていても，それは酵素の安定剤であり，通常，これが反応に関与するとは考えない」と主張する。 。 しかし，Ａの陳述書（乙３，１５ないし１６頁）によれば，Ａは，日本商事の総ビリルビン測定試薬を用いて直接ビリルビンを反応させる実験と，同社の直接ビリルビン測定試薬を用いて反応させる実験を比べるなどした上，①ＢＯＤのみでは，ｐＨ３．６にしても，直接ビリルビンにのみ特異的に反応せず，間接ビリルビンの反応が続くことや，②直接ビリルビンの反応が，ｐＨの違いにかかわらず不自然に早く生じることから，日本商事の製品によるビリルビンとの反応は，酵素反応ではなく，ＢＯＤ自体に含まれてい ，間接ビリルビンの反応が続くことや，②直接ビリルビンの反応が，ｐＨの違いにかかわらず不自然に早く生じることから，日本商事の製品によるビリルビンとの反応は，酵素反応ではなく，ＢＯＤ自体に含まれている銅イオンや，少量添加された銅イオンによる化学的な酸化反応ではないかと考えたものであり，その推論が不自然であるとはいえない。 ( )また，原告は「Ａのノート（乙２）に，平成２年１月２４日付けc，で，銅を添加して実験を行った旨の記載があり，銅単独の添加では反応しないことはその時点で分かっていたことであるから，Ａが，日本商事の製品におけるビリルビンの反応が銅イオンによる反応であると考えたのは不自然であり，信用できない」と主張する。 。 しかし，乙２の平成２年１月２４日の欄には，実験の手順としてＢＯＤを用いる酵素法によることが図示されており，同日の実験は，酵素法による実験であることが認められ「界面活性剤検討」との表題，が付されていることから，間接ビリルビンの反応抑制剤としての界面活性剤を検討することが実験の主眼であったものと認められる。そうすると，銅は，酵素の安定剤として添加されていたと考えられ，この- 19 -実験により，Ａが，銅単独の添加では反応に影響しないことを認識していたとはいえない。 ( )さらに，原告は「Ａは，平成２年２月８日，三価のマンガン３系d，列，銅３系列につき実験を行っており（乙１の３，この実験では，）マンガンには酸化作用がみられるの対し，銅は無添加と同等で酸化作用が全くみられなかったから，日本商事の製品における反応が銅によるものと考えて同月９日に加熱実験をしたというＡの主張は不自然である」と主張する。 。 しかし，前記のとおり，平成２年２月８日の実験（乙１の３）は，酵素法による実験であり，三価のマンガンは賦 銅によるものと考えて同月９日に加熱実験をしたというＡの主張は不自然である」と主張する。 。 しかし，前記のとおり，平成２年２月８日の実験（乙１の３）は，酵素法による実験であり，三価のマンガンは賦活剤にすぎず，酵素によりビリルビンの酸化が行われている可能性があるから，この実験から，三価のマンガンイオンに酸化作用がある，との結論を導くことはできないし，銅に酸化作用がないともいえない。 ( )原告は「Ａは，陳述書（乙３，１７ないし２１頁）及び証言におe，いて『銅単独で両ビリルビンを酸化する能力があり，チオ尿素は間，接ビリルビンの反応抑制剤であると考え，銅イオンと同等の酸化力がありそうなものを探し，三価のマンガンやメタバナジン酸イオンを見出した』と陳述する。しかし，銅単独では両ビリルビンを酸化する能力はなく，他方，チオ尿素は，直接ビリルビンの反応促進剤であり，，，。 銅はチオ尿素が存在すると直接ビリルビンのみ特異的に酸化するそのため，Ａの陳述は，誤った知見に基づくものであり，信用性が認められない」と主張する。 。 Ａの陳述書（乙３，２０頁）によれば，Ａは，日水製薬の特許を見て，チオ尿素が間接ビリルビンの反応抑制剤として作用し得ると想定し，バナジン酸イオンや三価のマンガンイオンについてチオ尿素が反応抑制剤として作用するか実験をしたが（乙１の１１，平成２年２月- 20 -２３日，思うような結果が出なかったことが認められる。そして，）日水製薬出願の特許に係る公開特許公報（乙７，特開昭６３－１１８６６２）には，その特許に係る発明が，銅イオンとチオ尿素若しくはその誘導体が錯体を形成し，この錯体が直接ビリルビンを選択的に酸化する作用を示すことに基づく旨記載されており（３頁左上欄１２行目ないし１５行目，チオ尿素が間接ビリルビンの反応抑 ンとチオ尿素若しくはその誘導体が錯体を形成し，この錯体が直接ビリルビンを選択的に酸化する作用を示すことに基づく旨記載されており（３頁左上欄１２行目ないし１５行目，チオ尿素が間接ビリルビンの反応抑制剤として）。 ，作用し得るとのＡの想定は客観的には誤っていたものであるしかし結果的にチオ尿素が直接ビリルビンを選択的に酸化するために添加されているという点では，Ａの想定は誤りではなかったし，仮にＡの想定が誤っていたとしても，その故に，直ちにＡの陳述全体の信用性がないとはいえない。むしろ，実験により思うような結果が出なかったことまで述べていることからすれば，Ａの陳述は虚偽であるとは認められない。 ｆ原告は，①昭和６３年ころにビリルビン測定に関する特許文献を収集して一覧表を作成し（甲３２，そこには，日水製薬出願に係る公開特）許公報（特開昭６３－１１８６６２号公報，乙７，甲３２末尾の特許文），（，献一覧表のも含まれており平成２年１月の月報乙１８の１No.18２）にも，原告及びＡが既存の特許を承知していた旨記載されていたこと，②原告は，実験（乙１の１１）により，銅は単独ではビリルビンを酸化する能力はないが，チオ尿素が存在すると直接ビリルビンを特異的，，，に酸化することを確かめたこと③したがってこれらのことに照らし「日本商事製の試薬組成の構成がおかしいとの報告を受けた時，中身は日水製薬の特許ではないかと疑いを持ち，加熱実験を指示し，加熱しても正常に反応すると電話で聞いた時，中身は日水の特許であろうと即座」（，）。 に話した甲３７３頁旨の原告の供述は信用性があると主張するしかし，平成２年１月の月報（乙１８の１，２）には，酵素法による- 21 -試薬の開発について記載されているのみであり，特許も酵素法に関す した甲３７３頁旨の原告の供述は信用性があると主張するしかし，平成２年１月の月報（乙１８の１，２）には，酵素法による- 21 -試薬の開発について記載されているのみであり，特許も酵素法に関する特許に言及されているにとどまり，乙７の特許への言及はなく，化学的酸化法による試薬の開発を示唆する記載はない。また，同年２月２３日の実験データ（乙１の１１）のうちには，銅は単独でビリルビンを酸化する能力はないが，チオ尿素が存在すると直接ビリルビンを特異的に酸化することが示されていると解される部分があるものの，全体としてみると，界面活性剤を入れない場合，界面活性剤を入れた場TritonX-405合，界面活性剤●●●●●●を入れた場合を分け，更にそれぞれの場合をチオ尿素のある場合とない場合に分けて実験を行っており，間接ビリルビンの酸化抑制剤として何が適当かを確かめることが実験の目的であったと推認されるものであって，同日の実験（乙１の１１）により，原告が日水製薬の特許を追試する実験を行ったものと認めることはできない。したがって，原告の上記主張は，採用することはできない。 ｇ原告は「平成２年２月９日の加熱した試薬を使用した実験（乙１の，４）においては，に銅を添加した実験を６系列行っており，このうR-2，，ち５系列は日本商事のを使用してに銅を添加したものでありR-1R-2１系列はその対照実験である。ところで，同月８日（乙１の３）の実験では，銅を３系列で添加しても酸化作用がみられないという結果が出ているから，日本商事のにチオ尿素が含まれているとの疑いを感じなR-1ければ，通常はこのような実験は行わないと考えられる。したがって，このような実験が行われていることは，原告が，日本商事のにチオR-1尿素が含まれているとの疑いを れているとの疑いを感じなR-1ければ，通常はこのような実験は行わないと考えられる。したがって，このような実験が行われていることは，原告が，日本商事のにチオR-1尿素が含まれているとの疑いを感じていたことを示している」と主張。 する。 しかし，前記のとおり，平成２年２月８日の実験（乙１の３）は，酵素法による実験であり，マンガンや銅を添加したのは，酵素法において金属イオンの影響を確かめるために賦活剤の一種として金属を添加した- 22 -とみるのが相当である。また，同月９日の実験（乙１の４）は，酵素を失活させて行われていることから，酵素以外に含有されている酸化剤等の物質を確かめるために行われたとみるのが相当である。このような両実験の内容に鑑みると，同月８日の実験（乙１の３）によって銅の酸化作用の有無を判断し，更に銅の酸化作用を確かめるために同月９日の実験（乙１の４）を行ったとみるのは，相当ではない。そうすると，同月８日の実験と同月９日の実験が順に行われたことから「原告が日水製，薬の特許を意識し，日本商事のビリルビン測定試薬の中身がチオ尿素と銅ではないかと推測して平成２年２月９日の失活実験（乙１の４）を指示し，推測が正しいことを確認した」との原告の主張が直ちに認められるわけではない。 ｈ原告は「平成２年２月１４日に甲３６の実験を行い，同月１５日に，乙１の５の実験を行い，同月１６日に乙１の６の実験を行った」と主。 張するが，その点に関する原告の主張は，以下のとおり，いずれも採用することができない。 ( )原告は「平成２年２月１４日の実験（甲３６）でバナジウム標準a，液に際立った作用がみられたが，バナジン酸に次いで効果がみられたもの（●●●●●●●）でさえ，無添加分を差し引いて比較すると，バナジウム標準液の１／３以下であ 実験（甲３６）でバナジウム標準a，液に際立った作用がみられたが，バナジン酸に次いで効果がみられたもの（●●●●●●●）でさえ，無添加分を差し引いて比較すると，バナジウム標準液の１／３以下であった。このような場合，１／３以下のものを詳細に検討するよりも，酸化還元電位の理論から当然効果が現れてよいものを追加実験する方が見逃しがなくなる。そこで，同月１５日には，バナジウム標準液の原料であるバナジン酸での確認実験を行うとともに，同月１４日の実験で効果のみられなかったものの中で，卒業論文の知見により確認の必要があると判断したコバルト，セリウム，マンガンの３種類について価数を変えて実験を行った。コバルト，セリウム，マンガンにつき価数の小さいものの実験も指示し- 23 -たのは，Ａに対する教育のためであった。コバルト，セリウム，マンガン以外の金属の実験は，同月１４日の実験結果にこだわらず，Ａが目についたものを選択したものである。また，同月１５日の実験により，三価のマンガン単独で，バナジン酸に次ぐ酸化力があることが分かった」と主張する。 。 しかし，原告が，遷移金属について価数の大きいものが酸化剤として働き，小さいものが還元剤として働くことを承知しており，特にコバルト，セリウム，マンガンの３種類について，卒業論文の知見により確認の必要があると判断したのであれば，これら３種類について価数の大きいものの実験を重視するよう指示するのが通常であるにもかかわらず，価数の小さいものも含めて指示している点で，原告の主張は，不自然である。この点，原告は，価数の低いものの実験を指示した理由は，Ａの教育目的にあると主張する。しかし，原告がＡに対して具体的な指導をした形跡を窺うことはできず，原告の主張は，採用することができない。また，原告が，それまで検討して いものの実験を指示した理由は，Ａの教育目的にあると主張する。しかし，原告がＡに対して具体的な指導をした形跡を窺うことはできず，原告の主張は，採用することができない。また，原告が，それまで検討していた酵素法とは異なる化学的酸化法の検討を目的として実験を指示したのであれば，実験ノート等にその旨の記録が存在するはずであるが，そのような記録が存在することを裏付ける証拠はない。 ( )原告は，平成２年２月１５日の実験を分光光度計で行うようにＡbに指示したわけではないとした上，Ａが同月１７日に行ったとする実験（乙１の７）で初めて用いられた金属は２５種類，同月１５日の実験（乙１の５）で初めて用いられた金属は７種類であり，初めて実験するのに同月１５日には７種類につき分光光度計を用い，同月１７日には２５種類につき自動分析装置を用いることは，不自然であると主張する。 しかし，自動分析機の方がマニュアルより手間が省けることに照ら- 24 -すと，種類の多いときに自動分析機を用いたとする被告の主張は不自然であるとはいえない。２月１５日の実験（乙１の５，同月１６日）の実験（乙１の６，同月１７日の実験（乙１の７）の順に実験が行）われたとの被告の主張は，第４，２( )ア(イ)ｃ（原判決６７頁１３ 行目ないし７１頁２３行目）のとおり，合理性が認められる。 ( )原告は「昭和６１年ころ，ジアゾ法のビリルビン測定試薬に使用c，しているカフェイン溶液にマンガンが混入したため検量線が原点を下回る（測定値が低下する）現象が生じ，対策として試薬中に過剰のを添加して解決したことから，マンガンがビリルビンを破壊すEDTAることを知っており，本件発明を着想した」と主張する。 。 乙２１及び弁論の全趣旨によれば，昭和６１年７月ころ，ジアゾ法により，Ⅱカフェイン 解決したことから，マンガンがビリルビンを破壊すEDTAることを知っており，本件発明を着想した」と主張する。 。 乙２１及び弁論の全趣旨によれば，昭和６１年７月ころ，ジアゾ法により，Ⅱカフェイン溶液にマンガン及びを添加するBilAREDTA実験が行われ，原告がそれに基づいて作業標準書の改訂を行ったことが認められる。しかし，ジアゾ法のビリルビン測定試薬に使用しているカフェイン溶液にマンガンが混入して測定値が低下し，試薬中に過剰のを添加して解決したことから，直ちにマンガンがビリルEDTAビンの酸化剤として作用したとは断言できないし，乙２１によれば，その実験で用いられたマンガンは，原子吸光用マンガン標準液であることが認められ，二価のマンガンであるから，その実験結果から，三価のマンガンについて本件発明を着想したとは認められない。 ( )①原告は「平成２年１月２４日の実験（乙２）は，化学的酸化法にd，用いられる金属を使用しており，これは酵素法と化学的酸化法の併用であって，純粋な酵素法の実験ではない。この実験では，酵素法で界面活性剤１０種類，金属４種類（マンガン，●，銅，●●●●）を添加して検討しており，マンガンは，カフェインへの混入事故から想起して実施し，●，銅，●●●●は特開５９－１６０７６４号公報，特- 25 -開昭６３－１１８６６２号公報から想起して実施したものであり，これらの２件の特許は，酵素法ではなく化学的酸化法の特許に係るものであり，原告の指示で作成されたビリルビン測定法に関する特許文献の一覧表（甲３２末尾の特許文献一覧表）に記載（№８，№１８）されている。平成２年１月２４日の実験（乙２）における界面活性剤の検討とは，間接ビリルビンを反応させるための検討であり，金属を添加しているのは，金属イオンで主に間接ビ 一覧表）に記載（№８，№１８）されている。平成２年１月２４日の実験（乙２）における界面活性剤の検討とは，間接ビリルビンを反応させるための検討であり，金属を添加しているのは，金属イオンで主に間接ビリルビンを反応させるためである」と主張する。 。 しかし，平成２年月２４日の実験データ（乙２）には，実験の手 順としてＢＯＤ（ＢＯＸ）を用いる酵素法によることが図示されており，同日の実験は，酵素法による実験であることが認められる。そして，酵素法によることが前提とされていることから「界面活性剤検，討」との表題は，間接ビリルビンの反応抑制剤としての界面活性剤の検討をすることを示すものと認められ，原告の主張は，採用することはできない。また，前記のとおり，原告は，会社の方針に従って酵素法の検討をしており，同年１月の月報などにも，化学的酸化法を検討する形跡がないことからすると，ビリルビン測定法に関して収集した，，特許文献の一覧表の中に化学的酸化法の特許に係る特許公報がありその中に金属等の記載があったとしても，それらの文献から，同年１月２４日の実験データ（乙２）に記載された金属を化学的酸化法における酸化剤として想起したとは認め難い。 ②原告は「実験ノート（乙２）の平成２年１月３０日の欄には『●，，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●』と記載されており，三価のマンガンは間接ビリルビンを直接酸化するための直接酸化剤として添加されたものとうかがわれ，この時既に三価のマンガンが間接ビリルビ- 26 -ンを酸化することが分かっていたこと，三価のマンガンが酵素の賦活剤として使用されたものでないことが示されている」と主張する。 。 しかし，直接化剤とは，酸化されにくい間接ビリルビンを酸化さ 26 -ンを酸化することが分かっていたこと，三価のマンガンが酵素の賦活剤として使用されたものでないことが示されている」と主張する。 。 しかし，直接化剤とは，酸化されにくい間接ビリルビンを酸化されやすい直接ビリルビンにするものと考えられ，直接化剤そのものにビリルビンに対する酸化作用があるとはいえない。したがって，実験ノート（乙２）の上記記載から，この時既に三価のマンガンが間接ビリ，，ルビンを酸化することが分かっていたとはいえず原告の上記主張は採用することができない。 ，，「，，( )その他原告は乙１の７の実験において稀釈操作はしておらずe原子吸光分析用標準液の原液（１０００）をそのまま使用し，後ppmに１に換算した」との被告の主張は真実に合致しないこと「実験mM，ノート（乙２）の平成２年２月１５日の記載は，データ集等の記載と合致せず，乙１の６の実験が平成２年２月１６日に行われた」との被告の主張は不自然であることなど，これまで摘示した以外にも細部にわたり縷々主張する。 しかし，これらの主張を考慮しても，本件発明の特徴的部分①の発明者はＡのみであり，原告がその発明者ではないとの判断が左右されることはない。すなわち，第４，２( )ア(イ)ａ（原判決６５頁４行目ない し６６頁２行目）のとおり，平成２年１月当時，原告は，被告の社内方針に従って酵素法試薬の開発を検討していたものと認められる。仮に，原告主張のように，原告がＡに指示して化学的酸化法について平成２年２月１４日にスクリーン実験を行い，卒業論文の知見等に基づいて同月１５日，１６日の追加実験を指示するなど，化学的酸化法による検討を実際に行っていたとすると，化学的酸化法は，従前の社内方針であった酵素法とは大きく異なる方法であり，原告はＡの上司の立場にあったの 月１５日，１６日の追加実験を指示するなど，化学的酸化法による検討を実際に行っていたとすると，化学的酸化法は，従前の社内方針であった酵素法とは大きく異なる方法であり，原告はＡの上司の立場にあったのであるから，原告からＡに対し，化学的酸化法に関する知見や仮説の開- 27 -示があり，実験について具体的な指示があったものと考えられ，Ａの実験ノート等にも，原告によって開示された知見や仮説，具体的な指示等の記録が存在するはずである。しかし，本件においては，原告による具体的指示等を裏付ける証拠はなく，さらに，原告の主張には，酵素法によると認められる実験を化学的酸化法によるものと主張するなど，合理性の乏しい点がみられる。Ａの陳述書の記述や証言の中には，明確とはいえない部分もあり，細部も含めてそれらのすべてが真実として立証されているとはいえないが，これまで検討したところによれば，Ａが，重金属のスクリーニング実験の結果，バナジン酸イオン，三価のマンガンイオンがビリルビンの酸化剤として有効であることを見出し「総ビリ，ルビン又は直接ビリルビンを測定する際に，バナジン酸イオン又は三価のマンガンイオンをビリルビンの酸化剤として用いる」という本件発明の特徴的部分①を着想しこれを具体化したことは認められ，それに反する原告の主張は採用することができない」。 ( )原判決７３頁５行目の「ｅ」を「ｉ」と改める。 争点２（相当の対価の額）について次のとおり付加するほかは，原判決８０頁１７行目ないし９４頁１１行目のとおりであるから，これを引用する。 ( )原判決８３頁３行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「超過売上高は，被告の売上から，被告が法定通常実施権を有することにより得られたと認められる売上を差し引くことにより求められるものであり， 決８３頁３行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「超過売上高は，被告の売上から，被告が法定通常実施権を有することにより得られたと認められる売上を差し引くことにより求められるものであり，この場合，差し引かれるべき売上は，特許法旧３５条の趣旨に照らすならば，実際に法定通常実施権を行使したことにより得られた売上に限られず，法定通常実施権を有することにより得られたと認められる売上がこれに当たるというべきである。そうすると，本件においては，本件発明の実施をしたのは検査機関等であり，被告は，形式的には本件発明の自己実- 28 -施をしていなかったものであるが，そのことの故に，超過売上高の算定に当たって被告の売上から差し引くべきものがないとはいえない。被告が法定通常実施権を有することにより得られたと認められる売上相当分を，本件発明の位置づけ，被告の市場占有率，ビリルビン測定方法の方法別施設割合その他，本件に現れた諸般の事情を総合考慮した上で，控除の対象とすることは差し支えないというべきである」。 ( )原判決８９頁１９行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「ｃ甲３４（日臨技臨床検査精度管理調査報告書よりの抜粋）によれば，被告の市場占有率は，総ビリルビン測定試薬において４６．７％，直接ビリルビン測定試薬において４７．７％と，他社に比べて高い割合を占めていることが認められる」。 ( )原判決９１頁１２行目の「所与のものであったこと」の後に「，本件試 薬の市場占有率」と挿入する。 ( )原判決９３頁１８行目の後に，行を改めて次のとおり挿入する。 「被告は，原告が共同発明者である本件発明の特徴的部分②は，総ビリルビン測定試薬には実施されておらず，直接ビリルビン測定試薬にのみ実施されているから，原告が受けるべき相当の対 とおり挿入する。 「被告は，原告が共同発明者である本件発明の特徴的部分②は，総ビリルビン測定試薬には実施されておらず，直接ビリルビン測定試薬にのみ実施されているから，原告が受けるべき相当の対価の額は，直接ビリルビン測定試薬の売上高についてのみ計算されるべきであるとする。 しかし，本件発明の特徴的部分②が，総ビリルビン測定試薬には実施されておらず，直接ビリルビン測定試薬にのみ実施されていることを考慮に入れたとしても，その上で，本件発明の特徴的部分①及び②のそれぞれの技術的意義，それぞれの着想及び具体化への原告及びＡの関与，本件試薬の製品化への原告の関与などを総合考慮すると，原告とＡの本件発明全体（本件発明の特徴的部分①及び②を含む）に対する寄与割合は，原告が。 ３０％，Ａが７０％と認めるのが相当である。したがって，相当の対価の額を算出するに当たっては，これらの寄与割合を，直接ビリルビン測定試- 29 -薬の売上高のみではなく，本件試薬全体の売上高に乗ずるのが相当である」。 結論 以上によれば，原告の請求は，被告に対し，２４３万６６２４円及びこれに対する平成１９年１２月８日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり，その余は理由がないから，その限度で原告の請求を認容した原判決は相当であり，本件控訴及び本件附帯控訴はいずれも理由がない。 よって，本件控訴及び本件附帯控訴はいずれも棄却し，控訴費用は原告の負担とし，附帯控訴費用は被告の負担とすることとし，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第３部裁判長裁判官飯村敏明裁判官中平健裁判官- 30 -知野明 官飯村敏明裁判官 中平健裁判官 知野明

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