平成１６年（行ケ）第２６９号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成１７年２月１４日判決原告エイディシーテクノロジー株式会社訴訟代理人弁理士足立勉被告特許庁長官小川洋指定代理人片岡栄一江畠博高橋泰史涌井幸一宮下正之 主文 １ 原告の請求を棄却する。 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第１ 原告の請求特許庁が不服２００１―２３１７８号事件について平成１６年５月１２日にした審決を取り消す。 第２ 事案の概要本件は，原告が，後記本願発明の特許出願をしたところ，拒絶査定を受け，これを不服として審判請求をしたところ，審判請求は成り立たないとの審決がされたため，同審決の取消しを求めた事案である。 １ 特許庁における手続の経緯（当事者間に争いがない）原告は，昭和６３年６月６日に出願した特許出願（特願昭６３－１３８６７９号）を分割した特許出願（特願平１０－５８５６７号）を分割した特許出願（特願平１１－１０８０２５号）をさらに分割して，平成１２年６月２日，特許庁に対し，発明の名称を「番組表示装置および番組表示方法」とする発明につき出願した（特願２０００－１６６１２８号。以下「本願」という。）ところ，特許庁は，平成１３年１１月２１日，拒絶の査定をした。 し，発明の名称を「番組表示装置および番組表示方法」とする発明につき出願した（特願２０００－１６６１２８号。以下「本願」という。）ところ，特許庁は，平成１３年１１月２１日，拒絶の査定をした。 そこで，原告は，同１３年１２月２６日，拒絶査定不服審判の請求をした（不服２００１―２３１７８号。以下「本件審判」という。）ところ，特許庁は，平成１６年５月１２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）を行い，その謄本は，同１６年５月２５日，原告に送達された。 なお，原告は，拒絶査定を受けるに先立つ平成１２年６月１５日に手続補正をしたが（甲１０），特許庁は，平成１３年８月２０日付け（起案日）拒絶理由通知書による拒絶理由通知をした（甲９）。そこで，原告は，同１３年１０月２５日に手続補正をしたが（甲２），特許庁は，前記のとおり，同１３年１１月２１日付け（起案日）拒絶査定書による拒絶査定をした（甲８）。そのため，原告は，同１３年１２月２６日，本件審判の請求をするとともに，同日付け手続補正をした（甲３）。 ２ 特許請求の範囲平成１３年１２月２６日付け手続補正（甲３）により補正された明細書の請求項６の記載は，下記のとおりである（以下，この発明を「本願発明」という。）。なお，本願発明は，同１３年１０月２５日付け手続補正書（甲２）における請求項７に係る発明と実質的に同一であるところ，上記請求項７に係る発明は，平成１２年６月１５日付け手続補正書（甲１０）における請求項８に係る発明を減縮したものである。 記「少なくともテレビの各番組とその開始時刻とその放映チャンネルとを含む情報を，外部からＲＡＭに一旦取り込み，該 記「少なくともテレビの各番組とその開始時刻とその放映チャンネルとを含む情報を，外部からＲＡＭに一旦取り込み，該ＲＡＭに取り込まれた上記情報から当該番組表示方法に係る装置の電源が投入された日の複数チャンネルのテレビ放送の番組を取り出して縦もしくは横の内の１方向に並べて表示し，上記ＲＡＭに取り込まれた上記情報中の当該番組表示方法に係る装置の電源が投入された日の同一チャンネルの番組を，その放送順に，上記１方向と垂直な方向に並べて表示し，表示された上記情報から所望の番組が表示された表示箇所が選択されると，上記選択された表示箇所に対応する番組のチャンネルを上記情報から読み出して出力し，上記選択された表示箇所に対応する番組の開始時刻を上記情報から読み出して出力することを特徴とする番組表示方法。」 ３ 本件審決の理由の要旨本件審決は，下記のとおり，本願発明は特開昭６０－２９９５７号公報（甲１３。以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。 記(1) 本願発明と引用発明との対比（一致点）少なくともテレビの各番組とその開始時刻とその放映チャンネルとを含む情報を，外部から取り込み，取り込まれた上記情報からテレビ放送の番組を取り出して表示し，上記情報中の同一チャンネルの番組を，その放送順に，縦の方向に並 ンネルとを含む情報を，外部から取り込み，取り込まれた上記情報からテレビ放送の番組を取り出して表示し，上記情報中の同一チャンネルの番組を，その放送順に，縦の方向に並べて表示し，表示された上記情報から所望の番組が表示された表示箇所が選択されると，上記選択された表示箇所に対応する番組のチャンネルを上記情報から読み出して出力し，上記選択された表示箇所に対応する番組の開始時刻を上記情報から読み出して出力する番組表示方法。 （相違点ａ）テレビ番組情報の取り込みに関し，本願発明においては，外部からのテレビ番組情報はRAMに一旦取り込むものであるのに対し，引用発明においては，このことについて特に示されていない点（相違点ｂ）表示されるテレビ放送の番組内容に関し，本願発明においては，装置の電源が投入された日の番組であるのに対し，引用発明においては，このことについて特に示されていない点（相違点ｃ）テレビ放送の番組の表示形態に関し，本願発明においては，複数チャンネルのテレビ番組を縦もしくは横の１方向に並べ，かつ同一チャンネルの番組を上記１方向と垂直な方向に並べて表示するものであるのに対し，引用発明においては，同一チャンネルの番組を画面上で縦方向に並べて表示するものである点(2) 判断ア相違点について本願発明の各相違点に係る構成は，当業者が容易に想到することができたものである。 イ効果についてそして，本願発明の奏する効果も，引用例及び上記周知技術から当業者が十分に予測できたものであって，格別のものとは 易に想到することができたものである。 イ効果についてそして，本願発明の奏する効果も，引用例及び上記周知技術から当業者が十分に予測できたものであって，格別のものとはいえない。 ウ手続についてなお，請求人は，審査官が拒絶査定の謄本の備考欄で，補正前の請求項１及び請求項６は拒絶の理由が解消していないと指摘したことに対応して，当該請求項１及び請求項６を削除し他の請求項を残す手続補正をしたにもかかわらず，審査前置解除通知がなされたのは誤りであり，審査前置の段階で特許査定できない新たな拒絶の理由を発見した場合には，特許法１６３条２項の規定により新たに拒絶理由を通知すべきである旨主張する。 しかし，補正後の請求項６に係る発明（本願発明）が，特許法２９条２項の規定に該当し進歩性を備えるものではないものであることは上記したとおりであるところ，その根拠となる引用例は，本件の審査手続きにおける拒絶理由通知（平成１３年８月２０日付け）において引用されたものである。 したがって，上記補正後の請求項６に係る発明に対しては，審査手続きにおいて提示された拒絶理由が該当するものであるから，請求人の上記主張は採用の限りではない。 なお，審査においてされた拒絶理由通知が拒絶査定に対する審判においてもなお効力を有することは，特許法１５８条に規定されるとおりである。 (3) むすび以上のとおりであって，本願の請求項６に係る発明（本願発明）は，引用発明及び上記周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。したがって，本願は，その余の請求項について論及す 用発明及び上記周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるので，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。したがって，本願は，その余の請求項について論及するまでもなく，拒絶すべきものである。 第３ 原告が主張する本件審決の取消事由 １ 取消事由１（除斥事由のある審判官が関与した手続の違法―特許法１３９条５号違反）本件審決に関与した審判官３名のうち，Ａ審判官（以下「Ａ審判官」という。）は，本願について原告が平成１３年１０月２５日付けでなした手続補正の申出を却下する平成１４年７月２日付け決定（甲４），及び原告が平成１３年１２月２６日付けでなした手続補正の申出を却下する平成１４年７月２日付け決定（甲５）につき，いずれも原告が提起した補正却下決定の取消訴訟（東京高等裁判所平成１４年（行ケ）第４１０号，同第４１１号）において，当事者である特許庁長官の指定代理人であった。したがって，同審判官は，特許法１３９条５号にいう「事件の当事者の代理人」であったというべきである。 すなわち，(1) 特許法１３９条５号所定の「事件」とは，本件審判事件だけに限定されず，本件審判に係る特許出願である本願についてされた補正却下決定の取消訴訟事件も含むと解すべきである。その根拠としては，①裁判官の除斥について定める民訴法２３条において，「事件」とは，裁判の公正を担保する趣旨から広く解するとされている（甲２７）ところ，特許法１３９条５号においても，審判の公正を担保するため，同様に考えるべきであること，②本願についての補正却下決定取消訴訟は，本件審判と密接な関係を有し，しかも，その判決は，本件審判の審決に重大な影響を及ぼすものであること，③特許法において，審判のみを意味する場合には「審判事件」とい 願についての補正却下決定取消訴訟は，本件審判と密接な関係を有し，しかも，その判決は，本件審判の審決に重大な影響を及ぼすものであること，③特許法において，審判のみを意味する場合には「審判事件」という用語を用いているが，１３９条５号では，あえて「事件」という異なる用語を用いていること，④特許法１３９条６号は，「審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき」との除斥事由を規定しているところ，この規定ぶりによれば，「事件」という用語は，審判だけではなく，同一の出願についての査定も含んでいると解されること，が挙げられる。 (2) 上記のとおり，補正却下決定取消訴訟も，拒絶査定不服審判と同一の「事件」に含まれると解すべきである以上，上記訴訟の当事者である特許庁長官は，自己の利害の有無にかかわらず，特許法１３９条５号における「事件の当事者」に当たる。 また，特許庁長官は，補正却下決定取消訴訟において，補正却下の妥当性を主張する立場にあったところ，補正却下が妥当であると出願は拒絶される可能性が高いから，結局，特許庁長官は，補正却下決定取消訴訟において，出願の拒絶の可能性を高める主張をする立場にあったのであり，言い換えれば，特許庁長官は，「特許の成立を阻止しようとする者」であったから，このような立場にある特許庁長官は明らかに「事件の当事者」に当たる。 (3) 拒絶査定に対する審判において審決をした審判官が，審決取消訴訟が提起され審決が取り消されて特許庁において再び審理が行われる場合に，その事件に審判官として関与することが可能であっても，前の審決に関与した審判官と，補正却下決定取消訴訟の被告である特許庁長官の指定代理人であった該審判官とを同視することはできない。 ２ 取消事由２（拒絶理由の未通知― 関与することが可能であっても，前の審決に関与した審判官と，補正却下決定取消訴訟の被告である特許庁長官の指定代理人であった該審判官とを同視することはできない。 ２ 取消事由２（拒絶理由の未通知―特許法１５９条２項違反）本件審決は，査定の理由と異なる理由で請求が成り立たないと判断したものであるにもかかわらず，新たな拒絶理由が原告に対して通知されていないから，本件審決は，特許法１５９条２項に違反する。 すなわち，(1) 拒絶査定（甲８）では，平成１３年１０月２５日付け手続補正書（甲２）における請求項１及び６についての拒絶理由のみが指摘されていた。本願発明は，上記手続補正書における請求項７に係る発明と同一であるが，拒絶査定では，上記請求項７に係る発明についての拒絶理由は指摘されていない。したがって，本件審決の理由は，拒絶査定の理由とは異なるものである。 (2) 本願発明の拒絶理由は，審査手続においても通知されていない。 本願発明は，平成１２年６月１５日付け手続補正書（甲１０）における請求項８に係る発明に対応する。上記請求項８に係る発明については，平成１３年８月２０日付け拒絶理由通知書（甲９）において，特許法２９条２項による拒絶理由が通知されているが，同１３年１０月２５日付け手続補正の結果，本願発明は，上記請求項８に係る発明とは大きく異なるものとなった。 具体的には，本願発明は，上記請求項８に係る発明にはない独特の発明特定事項として，「当該番組表示に係る装置の電源が投入された日の」との構成を有する。 このように，本願発明は，平成１２年６月１５日付け手続補正書における請求項８に係る発明とは大きく異なり，しかもはるかに限定された発明であるから，上記請求項８に係る発明につい 有する。 このように，本願発明は，平成１２年６月１５日付け手続補正書における請求項８に係る発明とは大きく異なり，しかもはるかに限定された発明であるから，上記請求項８に係る発明について特許法２９条２項による拒絶理由が通知されていても，本願発明が同じ拒絶理由に該当するとはいえない。 上記(1)のとおり，拒絶査定書に，平成１３年１０月２５日付け手続補正書における請求項７に係る発明（本願発明と同一である。）について何ら記載されていないことからも，本願発明についての拒絶理由が解消されたと解すべきである。 (3) 特許庁が平成５年１１月に公表した特許出願の審査の進め方に関する「審査ガイドライン」（甲１１）には，「拒絶査定を行う際には，先に通知した拒絶理由が依然として解消されていないすべての請求項を指摘する。」，「意見書における出願人の主張及び補正内容に対する審査官の判断とともに，解消されていないすべての拒絶理由を明確に拒絶査定書に記載する。」と記載されている。 これによれば，本件についても，拒絶査定時には，平成１３年１０月２５日付け手続補正書における請求項７に係る発明（本願発明と同一である。）の拒絶理由は解消されていたと解すべきであり，本願発明についての拒絶理由が通知されていたと解することはできない。 なお，審査ガイドラインには，適用対象となる出願が制限される旨の規定は一切ないから，これが，平成５年法の適用を受ける出願についての取り扱いを示したものであるとはいえない。 ３ 取消事由３（進歩性の判断の誤り―一致点の誤認・相違点の看過）本件審決は，本願発明と引用発明との一致点として，「少なくともテレビの各番組とその開始時刻とその放映チャンネルとを含む情報を，外部から取り込み，… 判断の誤り―一致点の誤認・相違点の看過）本件審決は，本願発明と引用発明との一致点として，「少なくともテレビの各番組とその開始時刻とその放映チャンネルとを含む情報を，外部から取り込み，…上記情報中の同一チャンネルの番組を，その放送順に，縦の方向に並べて表示し，」の点を認定する。 上記認定は，１つの列には，同一の放送局の番組表示のみを並べるということである。しかしながら，引用例の第２１～２３図（甲１３）では，横列のそれぞれに放送局名（チャンネル番号）が表示されている。このことは，それぞれの横列の放送局は，操作者が任意に設定するものであることを示している。したがって，引用発明は，同一選局番号の番組を縦の方向に並べるものではない。引用例の第２１～２３図では，「１ｃｈ」の番組表示が縦に並んでいるが，これは操作者が「１ｃｈ」の番組表示を意図的に選択した結果にすぎない。 したがって，本件審決は，上記下線部を一致点として誤認し，相違点を看過したものである。 第４ 被告の反論本件審決の判断に誤りはなく，原告の主張する本件審決の取消事由には理由がない。 １ 取消事由１について補正却下決定取消訴訟と拒絶査定不服審判とはいわゆる続審の関係にはない。また，拒絶査定不服審判で争われるのは，審査における拒絶査定が妥当であるかどうか，あるいは，本件特許出願が最終的に拒絶されるものであるかどうかであるのに対して，補正却下決定取消訴訟における争点は，手続補正を要旨変更であるとして却下したことが妥当であるかどうかであって，争点が異なる。したがって，両者が，同一の事件に含まれるということはできない。 また，補正却下決定取消訴訟の被告は，特許庁長官とされている（特許法１７９条）が，特許庁長官は，自己の利害のために特許 なる。したがって，両者が，同一の事件に含まれるということはできない。 また，補正却下決定取消訴訟の被告は，特許庁長官とされている（特許法１７９条）が，特許庁長官は，自己の利害のために特許の成立を阻止しようとする者ではないから，特許法１３９条にいう「事件の当事者」ということはできない。そして，補正却下決定取消訴訟の被告である特許庁長官の指定代理人が，関連する拒絶査定不服審判事件を担当したとしても，審判の公正が確保されないということはない。 そして，現行法においては，拒絶査定に対する審判において審決をした審判官は，審決取消訴訟が提起された後に審決が取り消されて特許庁において再び審理が行われる場合にも，その事件に審判官として関与することが可能である。すなわち，前の審決に関与した審判官は，後の審理において除斥原因があるとはされていない。前の審決に関与した審判官と，審決取消訴訟の被告である特許庁長官の指定代理人であった審判官とに格別違いはないから，後者についても，前者と同様に，除斥原因はないと解される。補正却下決定取消訴訟の被告である特許庁長官の指定代理人であったＡ審判官についても，同様である。 したがって，Ａ審判官には，特許法１３９条５号に規定する除斥原因はない。 ２ 取消事由２について(1) 本件審決の引用例１ないし３は，平成１２年６月１５日付け手続補正書における請求項８に係る発明（本願発明に対応する。）を含む請求項１～１２に係る発明が，進歩性を備えるものではなく特許法２９条２項の規定に該当するという理由の証拠として，平成１３年８月２０日付け拒絶理由通知書（甲９）の中で他の引用例とともに提示されたものである。 一方，特許法１５８条に規定されるように，審査においてされた手続は，拒絶査定に 証拠として，平成１３年８月２０日付け拒絶理由通知書（甲９）の中で他の引用例とともに提示されたものである。 一方，特許法１５８条に規定されるように，審査においてされた手続は，拒絶査定に対する審判においても，なお効力を有するのであり，これを本件についてみれば，審査において上記拒絶理由通知書が出願人に送達されたことにより，特許法５０条に規定する拒絶理由通知の手続がされ，これは審判においても効力を有するものということができる。 したがって，本願発明については，審査において特許法５０条に規定する拒絶理由通知がされているものを，重ねてしなければならない理由はなく，本件審決が改めて拒絶理由通知をせずに直ちに審決をした点について，特許法１５９条２項に規定する手続に違反しているとはいえない。 (2) 原告が指摘する「審査ガイドライン」は，平成５年改正法の成立に伴い，改正法の運用のために平成５年１１月に作成されたものであるから，基本的に平成５年法適用の出願（平成６年１月１日以降の出願）を対象とするものであることは明らかである（乙３，４参照）。 なお，本件分割出願について適用される昭和６２年法の下では，審判における審理の結果，拒絶査定においては指摘されていないが特許要件を具備しないと認められる請求項があれば，審査段階で拒絶理由の通知がされていなくても新たな拒絶理由を通知することなく審判請求が成り立たない，とする運用である（乙５参照）。 ３ 取消事由３について本件審決が認定した引用例の記載によれば，記録カード２２を挿入した後，表示ボタン１４を押すと第２１図のようにモニターＴＶ１２の画面上に記録カード２２の内容の第１頁目が表れること，すなわち，引用例の第２１～２３図には，少なくとも，同一選局番号（ ード２２を挿入した後，表示ボタン１４を押すと第２１図のようにモニターＴＶ１２の画面上に記録カード２２の内容の第１頁目が表れること，すなわち，引用例の第２１～２３図には，少なくとも，同一選局番号（１ｃｈ）の番組をその放送順に，画面上で縦の方向に並べて表示されることが示されていることは明らかである。 したがって，本件審決が，本願発明と引用発明との一致点として，「少なくともテレビの各番組とその開始時刻とその放映チャンネルとを含む情報を，外部から取り込み，…上記情報中の同一チャンネルの番組を，その放送順に，縦の方向に並べて表示し，」の点を認定したことに誤りはない。 第５ 当裁判所の判断 １ 取消事由１（除斥事由のある審判官の関与）について特許庁における手続の経緯は，前記第２の１のとおりである（当事者間に争いがない）。原告は，本件審決に関与したＡ審判官には，本願についての補正却下決定の取消訴訟において，被告である特許庁長官の指定代理人であったから，本件審決には，特許法１３９条５号違反の瑕疵がある旨主張するので，この点について検討する。 証拠（甲１ないし７）によれば，平成１６年５月１２日付けでなされた本件審決には，Ａ審判官が審判長として関与していること，一方，本願に関し原告が平成１３年１０月２５日付けでなした手続補正の申出を却下する被告の決定，同じく原告が同１３年１２月２６日付けでなした手続補正の申出を却下する被告の決定に対し，いずれも原告が東京高等裁判所に対し，特許庁長官を被告としてその取消しを求める行政訴訟を提起した（同庁平成１４年（行ケ）第４１０号，第４１１号）ところ，いずれも平成１５年９月２９日に判決が言い渡された同訴訟事件において，Ａ審判官が指定代理人として関与していたことが認められる。 ところ 同庁平成１４年（行ケ）第４１０号，第４１１号）ところ，いずれも平成１５年９月２９日に判決が言い渡された同訴訟事件において，Ａ審判官が指定代理人として関与していたことが認められる。 ところで，特許法１３９条は，審判官が除斥されるべき事由を列挙し，その一つとして原告が主張する「審判官が事件について当事者，参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき又はあったとき。」（平成１５年法律第４７号による改正前の５号）を定めている。同条は，審判官が事件や当事者と特殊な関係にあるためその事件を担当することが審判の公正と信頼からみて適当でないときに，審判の公正を保つためその審判事件の審理から除斥されることを定めたものであるが，同条５号にいう「事件」とは，前記のような趣旨によれば，当該審判事件及びそれに先行する審査手続の対象たる事件をいうと解するのが相当である。 そして，Ａ審判官は，前記のとおり前記各訴訟事件の被告指定代理人になったにすぎず，本件審判請求や，その前審たる拒絶査定審査に，代理人として関与しているわけではないから，Ａ審判官に同条５号の除斥事由があるということはできない。 原告は，特許庁長官が同号にいう「当事者」である旨を主張するが，前記のような特許法１３９条の趣旨からすると，同長官を当事者と解することはできない（特許法１３７条１項は，特許庁長官が，各審判事件の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない旨定めているところ，仮に，原告主張のような解釈を採れば，審判官が「当事者」によって指定されるという極めて不自然な事態となってしまう）。 原告の取消事由１の主張は理由がない。 ２ 取消事由２（拒絶理由の未通知）について原告は，本件審決は査定の理由と異なる理由で請求が成り立たないと判断したも なってしまう）。 原告の取消事由１の主張は理由がない。 ２ 取消事由２（拒絶理由の未通知）について原告は，本件審決は査定の理由と異なる理由で請求が成り立たないと判断したものであるにもかかわらず，新たな拒絶理由が原告に対して通知されていないから，本件審決には特許法１５９条２項違反の瑕疵がある旨主張するので，この点について検討する。 (1) 前記事案の概要に後掲各証拠を併せれば，次の事実が認められる。 ア原告は，平成１２年６月１５日，手続補正をしたが，その手続補正書（甲１０）における請求項８に係る発明が，本願発明に対応するものであった。 イ特許庁は，上記補正を前提に，平成１３年８月２０日付け拒絶理由通知書（甲９）による拒絶理由通知をしたところ，そこには，拒絶理由として，「１． この出願の下記の請求項に係る発明は，その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基づいて，その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」と記載された後に，請求項８を含む請求項１～１２が挙げられ，また，引用文献１～４が提示されている。なお，上記引用文献１は，本件審決の理由に引用された引用例に対応する。 ウこれを受けて，原告は，平成１３年１０月２５日，手続補正をしたところ，その手続補正書（甲２）における請求項７に係る発明は，上記請求項８に係る発明を減縮したものであり，かつ，本願発明と実質的に同一のものとなっている。 エ特許庁は，上記補正を前提に，平成１３年１１月２１日，拒絶査定をしたところ，拒絶査定書（甲８）には，「この出願については， ものであり，かつ，本願発明と実質的に同一のものとなっている。 エ特許庁は，上記補正を前提に，平成１３年１１月２１日，拒絶査定をしたところ，拒絶査定書（甲８）には，「この出願については，平成１３年８月２０日付け拒絶理由通知書に記載した理由１．によって，拒絶すべきものである。なお，意見書並びに手続補正書の内容を検討したが，拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。」と記載されると共に，その備考として，「本願請求項１および６に係る発明は依然として平成１３年８月２０日付け拒絶理由通知書における各引用文献に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得たものである。」等と記載されている。 オそこで，原告は，平成１３年１２月２６日，本件審判の請求をするとともに，手続補正をしたところ，その手続補正書（甲３）における請求項６に係る発明が本願発明であり，これは，上記請求項７に係る発明と実質的に同一のものである。 カ特許庁は，平成１６年５月１２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をした。本件審決は，本願発明が，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許を受けることができないと判断している。 (2) 以上の事実によれば，拒絶査定書（甲８）には，「この出願については，平成１３年８月２０日付け拒絶理由通知書に記載した理由１．によって，拒絶すべきものである。」と記載されているところ，上記拒絶理由通知書には，本願発明に対応する発明である，平成１２年６月１５日付け手続補正書における請求項８に係る発明について，引用例等に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものであり，特許法２９条２項により特許を受けることができない旨記載されている。 一 書における請求項８に係る発明について，引用例等に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明できたものであり，特許法２９条２項により特許を受けることができない旨記載されている。 一方，本件審決も，本願発明が，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから，特許を受けることができないと判断したものである。 そうであれば，本件審決が，査定の理由と異なる拒絶理由で請求が成り立たないと判断したということはできないから，本件審判手続において，改めて拒絶理由通知をする必要はなかったというべきである。 (3) なお，上記認定のとおり，拒絶査定書（甲８）には，その備考に，「本願請求項１および６に係る発明は依然として平成１３年８月２０日付け拒絶理由通知書における各引用文献に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得たものである。」と記載されており，ここには，本願発明と実質的に同一の発明である上記請求項７に係る発明については指摘がない。しかしながら，上記記載は，あくまで，備考として参考のために付記されたものにすぎないから，ここに上記請求項７に係る発明については指摘がなくても，上記認定のとおり，拒絶査定書に，「この出願については，平成１３年８月２０日付け拒絶理由通知書に記載した理由１．によって，拒絶すべきものである。」と記載されている以上，上記請求項７に係る発明についての拒絶理由が拒絶査定書に記載されていないということはできない。 また，仮に，拒絶査定書に，上記請求項７に係る発明についての拒絶理由が記載されていないと解しても，特許法１５８条には，審査においてした手続が，拒絶査定不服審判においても，効力を有する旨規定されているところ，上記認定のとおり，拒絶理由通知書には，本願発明に対応 理由 が記載されていないと解しても，特許法１５８条には，審査においてした手続が，拒絶査定不服審判においても，効力を有する旨規定されているところ，上記認定のとおり，拒絶理由通知書には，本願発明に対応する請求項８に係る発明について，本件審決と同旨の拒絶理由が記載されている。そうであれば，本願発明についての拒絶理由は既に通知されていると解されるから，結局，本件審決に特許法１５９条２項違反の瑕疵があるということはできない。 (4)ア原告は，本願発明が平成１２年６月１５日付け手続補正書における請求項８に係る発明を大幅に減縮したものであるから，拒絶理由が通知されていたことにはならない旨主張する。 しかしながら，本願発明に対応するものである上記請求項８に係る発明について，本件審決が引用した引用例を挙げて，拒絶理由が通知されている以上，本願発明が上記請求項８に係る発明をどのように減縮するものであっても，既に本願発明についての拒絶理由が通知されていたとみることができることは明らかである。したがって，原告の上記主張は理由がない。 イまた，原告は，特許庁が平成５年１１月に公表した「審査ガイドライン」の記載によれば，拒絶査定で指摘されなかった請求項については拒絶理由が解消されたと解すべきであるから，本願発明についての拒絶理由が通知されていたと解することはできない旨主張する。 しかしながら，上記ガイドラインは，特許庁が特許法に基づき特許出願の審査を行うに際して定めた運用基準であり，これによって特許法の解釈が左右される筋合いのものではないから，原告の上記主張は理由がない。 なお，平成５年法律第２６号（以下「平成５年改正法」という。）の運用について特許庁担当者が解説した「注解：改正特許・実用新 れる筋合いのものではないから，原告の上記主張は理由がない。 なお，平成５年法律第２６号（以下「平成５年改正法」という。）の運用について特許庁担当者が解説した「注解：改正特許・実用新案法の運用のてびき」（乙３）には，上記ガイドラインが平成５年改正法の運用に関して特許庁より公表されたものである旨記載されている。また，特許庁が定めた「特許・実用新案審査基準」（乙４）には，上記ガイドラインと同一内容を規定する（弁論の全趣旨）「審査の進め方」が収録されており，かつ，その適用を受ける出願が，平成５年改正法が施行された平成６年１月１日以降の出願であることが明記されている。 これらによれば，上記ガイドラインは，平成５年法による改正後の特許法の適用を受ける出願について定められたものであることが明らかである。しかるところ，本件分割出願は，原出願の出願日である昭和６３年６月６日まで出願日が遡及する結果，平成５年改正法による改正前の特許法の適用を受けるものである（平成５年改正法附則２条１項）から，本件分割出願の審査に，上記ガイドラインが適用されるものとはいえない。 (5) 以上のとおり，本件審決には特許法１５９条２項，５０条違反の瑕疵はなく，原告の取消事由２の主張も理由がない。 ３ 取消事由３（進歩性の判断の誤り―一致点の誤認・相違点の看過）について原告は，引用例の第２１～２３図（甲１３）のそれぞれの横列の放送局は，操作者が任意に設定するものであって，引用発明は，同一選局番号の番組を縦の方向に並べるものではないから，本件審決は，一致点のうち「同一チャンネルの」の部分を誤認し，相違点を看過したものである旨主張するので，この点について検討する。 (1) 引用例には，第２１～２３図に関して，次のように記載されている。 点のうち「同一チャンネルの」の部分を誤認し，相違点を看過したものである旨主張するので，この点について検討する。 (1) 引用例には，第２１～２３図に関して，次のように記載されている。 「次に動作を説明する。タイマー記録をしようとする場合，先ず磁気記録再生装置本体１１のタイマー録画のための操作部の蓋１１ｃを開き，カード挿入口１３に記録カード２２を挿入する。この記録カード２２には，１箇月間のこの地域で視聴可能なＴＶ放送番組が記録されている。記録カード２２を挿入した後，表示ボタン１４を押すと，第２１図のように，モニターＴＶ１２の画面上に記録カード２２の内容の第１頁目が表れる。ここでＰ１は第１頁目が表示されている事を表わしており，次の行からＴＶ番組の情報が並んでいる（３行目よりもあとは省略している）。Ｐ１の次の行について，左から，日，時，番組タイトル，選局番号となっている。第２１図において，Ｐの下にあるのがカーソルである。次にカーソルボタン１７を押すと，１回押すごとにカーソルが下降してくる。例えば，５月５日の７：００～７：２０にある１ｃｈのニュースをタイマー録画設定する場合を考えてみると，カーソルを動かして第２２図の如く所定の行の左端へカーソルを位置させる。 そして次に認識ボタン１５を押すと，第２３図のようにこの行の右端に＊（アスタリスク）のマークが表われ，タイマー録画が設定される。なおこれを解除する場合は，解除すべき行の左端にカーソルを位置させて，削除ボタン１６を押す。これにより＊のマークが消え，タイマー録画設定が解除される。タイマー録画が設定されると，その情報は磁気記録再生装置本体１１の記憶装置２８に記憶され，所定日時にタイマー２９によって，この記憶が読み出され，制御部３０によって，所定日時，所定放送局の番組を所定時間録 ー録画が設定されると，その情報は磁気記録再生装置本体１１の記憶装置２８に記憶され，所定日時にタイマー２９によって，この記憶が読み出され，制御部３０によって，所定日時，所定放送局の番組を所定時間録画作動する。 なお上記実施例においては，記録媒体として記録カード２２を用いた例について説明したが，例えば印刷物の上をバーコードリーダのようなもので記録データを取り込む等，記録媒体及びその情報の取り込み方法については種々の方式を採用できることは勿論である。」（４頁右上欄３行～左下欄１８行）また，第２１～２３図には，最上行に「Ｐ１」と表示され，その下に１行ずつ，「５月５日 ６：００～６：３０ 朝の声 １ｃｈ」，「５月５日 ６：３０～７：００ テレビ体操 １ｃｈ」，「５月５日 ７：００～７：２０ ニュース １ｃｈ」…と順次表示されている。 (2) これらの記載によれば，引用例の第２１図の画面表示は，記録カード２２の内容の第１頁（５月５日の朝の６：００からの１ｃｈの番組内容が放送順に縦に並べられている。）が表示されたものであることが明らかである。したがって，引用発明は，同一の選局番号の番組を，その放送順に，縦の方向に並べて表示したものであると認められる。原告は，引用例の第２１図等のそれぞれの横列の放送局は，操作者が任意に設定するものである旨主張するが，引用例の上記記載に照らし，採用できない。そうであれば，本件審決が，「少なくともテレビの各番組とその開始時刻とその放映チャンネルとを含む情報を，外部から取り込み，…上記情報中の同一チャンネルの番組を，その放送順に，縦の方向に並べて表示し，」の点を一致点として認定したことに誤りはなく，相違点の看過もないというべきである。 (3) 以上のとおりであるから，原告の取消事由 一チャンネルの番組を，その放送順に，縦の方向に並べて表示し，」の点を一致点として認定したことに誤りはなく，相違点の看過もないというべきである。 (3) 以上のとおりであるから，原告の取消事由３の主張も理由がない。 ４ 結論以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，他に本件審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。 よって，原告の本訴請求は理由がないから棄却し，主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第１部裁判長裁判官中野哲弘裁判官青柳馨裁判官沖中康人
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