平成２４年１１月１４日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成２３年（行ケ）第１０４３１号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成２４年１０月１７日判決当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり 主文 １ 特許庁が無効２０１０－８０００１６号事件について平成２３年１１月２１日にした審決を取り消す。 ２ 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第１ 請求主文１項と同旨第２ 事案の概要本件は，原告が，後記１のとおりの手続において，被告の後記２の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとおり）には，後記４のとおりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。 １ 特許庁等における手続の経緯(1) 本件特許（甲３３）被告は，平成８年１月２４日，発明の名称を「液晶用スペーサーおよび液晶用スペーサーの製造方法」とする特許出願（特願平８－３１４３６号）をし，平成１８年１１月１０日，設定の登録（特許第３８７８２３８号。請求項の数３）を受けた。 以下，この特許を「本件特許」という。 (2) 原告は，平成２２年１月２７日，本件特許の請求項１に係る発明について，特許無効審判を請求し（甲３４），無効２０１０－８０００１６号事件として係属したところ，特許庁は，同年９月７日，審判請求不成立の審決（以下「前審決」と いう。）をした。 (3) 原告は，平成２２年１０月１３日，知的財産高等裁判所に対し，前審決の取消しを求める訴え（平成２２年（行ケ）第１０３２４号）を提起した。 知的財産高等裁判所は，平成２３年７月７日，前審 た。 (3) 原告は，平成２２年１０月１３日，知的財産高等裁判所に対し，前審決の取消しを求める訴え（平成２２年（行ケ）第１０３２４号）を提起した。 知的財産高等裁判所は，平成２３年７月７日，前審決を取り消す旨の判決（以下「前判決」という。）を言い渡し，その後，同判決は確定した。 (4) 被告は，平成２３年８月２４日，訂正請求をした（甲４２。以下「本件訂正」という。）。 特許庁は，無効２０１０－８０００１６号事件を審理し，平成２３年１１月２１日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし，その謄本は，同年１２月１日，原告に送達された。 ２ 特許請求の範囲の記載(1) 本件訂正前の特許請求の範囲請求項１の記載は，以下のとおりである。以下，同発明を「本件発明」といい，その明細書（甲３３）を，「本件明細書」という。 表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサー(2) 本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の記載は，以下のとおりである（下線部は訂正箇所を示す。）。以下，本件訂正後の発明を「本件訂正発明」といい，その明細書（甲４２）を，「本件訂正明細書」という。なお，「／」は，原文における改行箇所を示す。 表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサーであって，かつ，／前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体 の一種または二種以上は， たは二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサーであって，かつ，／前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体 の一種または二種以上は，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含み，／前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，メチルメタクリレートを含み，／前記グラフト共重合体鎖の前記導入は，表面に前記グラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に，前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上をグラフト重合するものである，／前記液晶用スペーサー ３ 本件審決の理由の要旨(1) 本件審決の理由は，要するに，本件訂正は，特許請求の範囲の減縮ないし明瞭でない記載の釈明を目的とした訂正に該当するものであるとして，本件訂正を認めた上で，本件訂正発明は，①後記アの引用例１に記載された発明（以下「引用発明１」という。）と同一の発明ではない，②引用発明１に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものということはできない，③後記イの引用例２に記載された発明（以下「引用発明２」という。）に基づいて，あるいは引用発明２に引用発明１を組み合わせることにより，当業者が容易に発明をすることができたものということもできない，というものである。 ア引用例１：特開平５－２３２４８０号公報（甲１）イ引用例２：特開平７－３３３６２１号公報（甲２）(2) なお，本件訂正は，後記アないしオの訂正事項１ないし５のとおりである（甲４２）。 ア訂正事項１：本件発明の「液晶用スペーサー」を「液晶用スペーサーであって，かつ，」と訂正した上で，さらに続けて，同請求項１の「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の りである（甲４２）。 ア訂正事項１：本件発明の「液晶用スペーサー」を「液晶用スペーサーであって，かつ，」と訂正した上で，さらに続けて，同請求項１の「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」について，「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含み，」と訂正する。 イ訂正事項２：訂正事項１に続けて，本件発明の「他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」について，さらに，「前記他の重合性ビニル単量体の一種ま たは二種以上は，メチルメタクリレートを含み，」と訂正する。 ウ訂正事項３：訂正事項２に続けて，本件発明の「グラフト共重合体鎖を導入」について，さらに，「前記グラフト共重合体鎖の前記導入は，表面に前記グラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に，前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上をグラフト重合するものである，」と訂正し，これとともに末尾を「前記液晶用スペーサー」と訂正する。 エ訂正事項４：本件明細書【０００４】の，「表面に長鎖アルキル基を有する･･･重合体粒子からなる液晶用スペーサーを提供するものであり」を，「表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサーであって，かつ，前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含み，前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，メ ーであって，かつ，前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含み，前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，メチルメタクリレートを含み，前記グラフト共重合体鎖の前記導入は，表面に前記グラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に，前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上をグラフト重合するものである，前記液晶用スペーサーを提供するものであり」と訂正する。 オ訂正事項５：本件明細書【００２６】の［実施例１２］を，［実施例１２（参考例）］と訂正する。 ４ 取消事由(1) 本件訂正に係る判断の誤り（取消事由１）(2) 引用発明１に基づく本件訂正発明の新規性に係る判断の誤り（取消事由２）(3) 引用発明１に基づく本件訂正発明の容易想到性に係る判断の誤り（取消事 由３）(4) 引用発明２に基づく本件訂正発明の容易想到性に係る判断の誤り（取消事由４）第３ 当事者の主張 １ 取消事由１（本件訂正に係る判断の誤り）について〔原告の主張〕(1) 訂正事項１及び２についてア訂正事項１により，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が，「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含み」に訂正されているが，「･･･を含み」とする以上，自明なことを言い換えて規定しただけであって，その内容は訂正の前後において全く変わっていない。 訂正事項２も，同様に，「他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が，「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，メチ ただけであって，その内容は訂正の前後において全く変わっていない。 訂正事項２も，同様に，「他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が，「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，メチルメタクリレートを含み」に訂正されているが，「･･･を含み」とする以上，自明なことを言い換えて規定しただけにすぎない。 したがって，訂正事項１及び２によっても，本件訂正前の発明特定事項は何ら限定されていないから，訂正事項１及び２は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものということはできない。 イ前判決は，本件発明について，長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の重合体鎖を重合体粒子表面にグラフトしたことに基づき，液晶スペーサー周りの配向異常を防止するという作用効果を奏するものと解している。 本件審決は，本件訂正発明について，「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含」むもの及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，メチルメタクリレートを含」むものという特定のグラフト共重合体鎖を採用して重 合体粒子表面に導入した結果，特有の効果を奏することになったものと認定しているのであるから，訂正事項１及び２により，発明の技術的評価が変容されたものというべきである。 本件明細書には，特定の共重合体鎖を選択することによって高度に優れた効果を奏することに関する記載は存在しないから，本件明細書の全記載を総合しても，特定の共重合体鎖を前提とする発明が記載されていたものということはできない。被告が主張するとおり，本件訂正により，本件発明が特定の共重合体鎖を選択することによって顕著な効果を奏する本件訂正発明に限定されたものであるならば，本件訂正発明は，本件明 ものということはできない。被告が主張するとおり，本件訂正により，本件発明が特定の共重合体鎖を選択することによって顕著な効果を奏する本件訂正発明に限定されたものであるならば，本件訂正発明は，本件明細書に記載されていた技術思想とは異なる技術的意義を有し，解決課題及びその解決手段も異なる発明というほかなく，訂正により新たな技術的事項が追加されたものというべきである。 したがって，訂正事項１及び２は，新規事項を追加するもの，あるいは実質的に特許請求の範囲を変更するものというべきである。 (2) 訂正事項３について訂正事項３の「前記グラフト共重合体鎖」は，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖」を，「前記導入」は，グラフト共重合体の「導入」を，それぞれ言い換えているだけであるから，本件発明の発明特定事項が何ら限定されたわけではない。 また，本件発明の「重合体粒子」は，その表面にグラフト共重合体鎖を導入する対象であるから，訂正事項３の「表面に前記グラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子」についても，本件発明の発明特定事項が何ら限定されたわけではない。 さらに，訂正事項３の「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上をグラフト重合するものである」は，本件発明の「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体 の一種または二種以上と前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した」を単に言い換えているだけであるから，本件発明の発明特定事項が何ら限定されたわけではない。 したがって，訂正事項３は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものという らなるグラフト共重合体鎖を導入した」を単に言い換えているだけであるから，本件発明の発明特定事項が何ら限定されたわけではない。 したがって，訂正事項３は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものということはできない。 (3) 訂正事項４及び５について本件審決は，訂正事項４及び５について，訂正事項１ないし３による特許請求の範囲に係る訂正に伴い，対応する発明の詳細な説明の記載を整合させる訂正であるので，明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるとするが，前記のとおり，訂正事項１ないし３自体が適法な訂正であるということはできないから，訂正事項４及び５についても，同様に，適法なものであるということはできない。 (4) 小括本件訂正が許されるべきものではない以上，本件発明の新規性及び進歩性を否定した前判決の拘束力により，本件発明は無効とされるべきものであるから，本件訂正の可否についての判断の誤りは，本件審決の結論に影響を及ぼすものであるというべきである。 〔被告の主張〕(1) 訂正事項１及び２についてアラウリルメタクリレート及びステアリルメタクリレートは「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」の，メチルメタクリレートは「他の重合性ビニル単量体」の，それぞれ下位概念としての具体的単量体である。 訂正事項１及び２により，本件発明は，これら具体的単量体を必須成分とした発明に減縮されるものであるから，訂正事項１及び２は，特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正に該当することは明らかである。 イステアリルメタクリレート及びラウリルメタクリレートは，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」の例として本件明細書【００１１】に，メチルメ タクリレートは，「共重合可能な他の重合性ビニル単量体」の例として本件明細書【０００７】に， ートは，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」の例として本件明細書【００１１】に，メチルメ タクリレートは，「共重合可能な他の重合性ビニル単量体」の例として本件明細書【０００７】に，それぞれ記載されているものである。本件明細書の実施例１０には，メチルメタクリレート及びラウリルメタクリレートを含むグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが，実施例１１には，メチルメタクリレート及びステアリルメタクリレートを含むグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが，それぞれ記載されており，それらが直流電圧印加前後にわたって優れた光抜け防止効果を有することについても，本件明細書の表１から理解することが可能である。 本件明細書の実施例に示された上記効果は，「異常配向を抑制し，液晶パネル点灯時の光抜けを防止する」という，本件発明の当初の課題及び目的を高度に達成するものであって，本件訂正の前後において発明の課題及び目的に変化はなく，一貫しているものである。すなわち，本件訂正は，本件発明の作用効果の中から特に高度に優れた効果を奏する構成を特定するものであって，本件訂正発明の技術思想や技術的意義が本件発明とは異質なものということはできない。 したがって，訂正事項１及び２は，新規事項を追加するもの，あるいは実質的に特許請求の範囲を変更するものではない。 (2) 訂正事項３について訂正事項３は，表面にグラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に対して，訂正後の特定の単量体をグラフト重合するものに訂正することにより特許請求の範囲を減縮するものであり，さらに，この訂正により，物の発明としての構成がより明瞭になることは，本件明細書及び本件訂正明細書の各記載に接した当業者にとって明らかである。 (3) により特許請求の範囲を減縮するものであり，さらに，この訂正により，物の発明としての構成がより明瞭になることは，本件明細書及び本件訂正明細書の各記載に接した当業者にとって明らかである。 (3) 訂正事項４及び５について本件訂正１ないし３が適法なものであると認められる以上，訂正事項４及び５も，同様に適法であるというべきである。 (4) 小括 以上によると，本件訂正は認められるべきものであって，本件審決の本件訂正に係る判断に誤りはない。 ２ 取消事由２（引用発明１に基づく本件訂正発明の新規性に係る判断の誤り）について〔原告の主張〕(1) 引用発明１についてア本件審決は，引用例１には，メチルメタクリレート，ステアリルメタクリレート及びラウリルメタクリレートを含む共重合体を採用する記載や示唆はなく，本件訂正発明が新規性を欠くものということはできないとする。 しかしながら，引用例１には，粒子表面に配向基板に対する付着性を付与するための材料として，メチルメタクリレート，ステアリルメタクリレート及びラウリルメタクリレートを含む共重合体が記載され，それを重合体粒子の表面にグラフトすることも記載されている。引用例１の液晶スペーサーは，長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の重合体鎖を重合体粒子表面にグラフトしたものである以上，本件訂正発明の作用効果である「液晶スペーサー周りの配向異常を抑制し，液晶パネル点灯時の光抜けを防止する効果」を奏することは自明である。 前判決は，本件発明について，引用発明１とは異なる作用効果あるいは格別に優れた作用効果を示すものと認めることもできないと判示しているから，本件審決の上記判断は，前判決の上記判示事項及び技術常識に反する不合理なものである。 イ本件訂正発明は，「長鎖アルキル基を有 別に優れた作用効果を示すものと認めることもできないと判示しているから，本件審決の上記判断は，前判決の上記判示事項及び技術常識に反する不合理なものである。 イ本件訂正発明は，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」について，「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含むもの」に，「他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」について，「メチルメタクリレートを含むもの」に，それぞれ限定するものである。しかし，前判決は，引用例１に列挙されているメチルメタクリレート，ステアリルメタクリレート，ラウリルメタクリレート等の重合可能な単量体の単独重合体又は前記単量体の２種以上の共重合体であって熱可塑性を有するものは，いずれもその分子構造 が直鎖状であって，通常は熱可塑性を有する重合体であるといえ，列挙に係る各単量体を重合して得られる重合体のほとんど全てが付着層として使用できるものであると判示しているのであるから，分子構造が直鎖状であって熱可塑性を有することが自明な「メチルメタクリレート，ステアリルメタクリレート及びラウリルメタクリレートを含む共重合体」という構成が，引用例１に記載されていることは明らかである。 ウ本件訂正明細書には，本件訂正により限定された「特定の共重合体鎖」に基づいて生じる格別の作用効果に係る記載はないから，本件訂正発明には，本件発明と同様に，引用発明１とは異なる格別の作用効果を認めることはできない。 (2) 小括以上によると，本件訂正発明は，引用発明１と同一の発明であって，新規性を有しないものというべきである。 〔被告の主張〕(1) 引用発明１についてア本件訂正発明における「グラフト共重合体鎖」は，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上は 有しないものというべきである。 〔被告の主張〕(1) 引用発明１についてア本件訂正発明における「グラフト共重合体鎖」は，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含み，前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，メチルメタクリレート」を含むものであって，前判決における「共重合体鎖」とは相違するものである。そして，本件訂正発明においては，特定のグラフト共重合体鎖を具備することにより，液晶の異常配向を抑制し，液晶パネルの点灯時の光抜けを防止するという効果が高度に達成されるものである。 これに対し，グラフト共重合体鎖を導入した場合であっても，本件訂正発明のグラフト共重合体組成を具備しない重合体粒子では，本件訂正発明と同様の効果が高度に達成されるものではない。 したがって，本件訂正発明が，単独重合体鎖や他の共重合体鎖と比較して格別の作用効果を奏するものということはできないとする原告の主張は誤りである。 イ引用例１には，付着層として用いられる材料として，「メチルメタクリレート」を含めて約３０ないし４０種類の単量体が具体的に列挙されているが，これらから仮に２種類の単量体を選択したとしても，４３５通り（３０Ｃ２）ないし７８０通り（４０Ｃ２）もの組合せが存在するものである。引用例１には，列挙された単量体のうち，特定の単量体を組み合わせる特段の必要性に関する記載はないから，ラウリルメタクリレートとメチルメタクリレートの組合せやステアリルメタクリレートとメチルメタクリレートの組合せが記載されているものということはできない。 しかも，引用例１には，メチル基とステアリル基又はラウリル基という不活性で一般に類似した物性と把握されるアルキル基同士を選択 とメチルメタクリレートの組合せが記載されているものということはできない。 しかも，引用例１には，メチル基とステアリル基又はラウリル基という不活性で一般に類似した物性と把握されるアルキル基同士を選択して組み合わせることや，それにより付着層の剥離防止を改善することに関する記載はない。まして，パネル点灯時の光抜けを防止し得ることに関する記載はない。 有機化学，とりわけ高分子化合物の技術分野では，新製品の研究，開発に多大の期間と労力と費用を要するものであること，生成した化合物の実際の物性は，通常，合成し，分析をして初めて明らかになることからすると，当業者は，引用例１の記載に基づいて，本件訂正発明における「メチルメタクリレートと，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含むグラフト共重合体鎖」を構成することを想起することなど，あり得ないものである。 (2) 小括以上によると，本件訂正発明は，引用発明１と同一の発明であるということはできない。 ３ 取消事由３（引用発明１に基づく本件訂正発明の容易想到性に係る判断の誤り）について〔原告の主張〕(1) 引用発明１についてア本件審決は，引用例１には，粒子表面に配向基板に対する付着性を付与するための材料が記載されているのであって，これらの材料により構成される付着層を 有する粒子が本件訂正発明の効果を奏するものであるとする記載や示唆もなく，これらの材料からなる２種以上の共重合体の中から特にメチルメタクリレートとステアリルメタクリレートの双方を含むもの，あるいは，メチルメタクリレートとラウリルメタクリレートの双方を含むものを採用することの契機ないし動機付けがあるとはいえないとして，本件訂正発明は，引用発明１に基づいて当業者が容易に発明できたものということはできないと リレートとラウリルメタクリレートの双方を含むものを採用することの契機ないし動機付けがあるとはいえないとして，本件訂正発明は，引用発明１に基づいて当業者が容易に発明できたものということはできないとする。 しかしながら，前判決が判示するとおり，本件発明の液晶スペーサー周りの配向異常を防止するという作用効果は，引用発明１の作用効果と異なるものではなく，単独重合，共重合によらず長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の重合体鎖を重合体粒子表面にグラフトしたことに基づくものであって，「特定の共重合体鎖」に限定したことに基づくものではない。本件審決の上記判断は，前判決の上記判示事項及び技術常識に反する不合理なものである。 イ引用例１には，「メチルメタクリレート，ステアリルメタクリレート及びラウリルメタクリレートを含む共重合体」という構成が記載されていることは明らかであるから，これらの材料からなる２種以上の共重合体の中から特にメチルメタクリレートとステアリルメタクリレートの双方を含むもの，あるいは，メチルメタクリレートとラウリルメタクリレートの双方を含むものを採用することの契機ないし動機付けが必要となるものではない。 (2) 引用発明２について引用例１に記載された材料について，引用発明２を適用すれば，疎水性単量体(1)であるステアリルメタクリレート又はラウリルメタクリレートと，これと共重合可能な他の単量体であり，疎水性単量体(1)であるメチルメタクリレートを組み合わせて使用されることは，引用例１及び２の記載からすれば，当業者にとって容易であるというべきである。 (3) 小括以上からすると，本件訂正発明は，引用発明１に基づいて，あるいは引用発明１ に引用発明２を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得るものであるというべ うべきである。 (3) 小括以上からすると，本件訂正発明は，引用発明１に基づいて，あるいは引用発明１ に引用発明２を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得るものであるというべきである。 〔被告の主張〕(1) 引用発明１について原告は，前判決の判示事項を引用し，本件訂正発明が，引用発明１に基づいて当業者が容易に想到し得るものであるなどと主張するが，前判決は，本件訂正前の本件発明を審理対象とした判決であって，同判決の理由付けは，本件訂正発明の容易想到性に係る判断とは無関係である。 また，原告は，本件審決が技術常識に反するものであるとするが，ここにいう技術常識の具体的内容すら明らかにしていない。原告の主張は失当である。 (2) 引用発明２についてア引用発明１の課題は，付着層の剥離防止であり，引用発明２の課題は，通電中における配向異常領域の拡大の防止及び保護フィルム除去時の静電気の発生の防止であるから，各発明の課題は異なるものである。解決すべき課題が異なる発明を組み合わせたり，各引用例に記載のない課題や試みを導入して容易想到性を認めることは明らかに不当である。 イ引用発明１におけるグラフトとは，元となる粒子（元玉）に単量体をグラフト重合させることを意味するものであるが，引用発明２におけるグラフトとは，重合した粒子が形成される際，重合反応に伴い，分散安定剤が取り込まれてグラフトするものであって，引用発明１のように，元玉に単量体をグラフト重合させるものではない。 したがって，「グラフト」の技術的な意味内容とグラフト構造が異なる引用発明１及び２を組み合わせる必然性は存在しない。 しかも，引用発明１に引用発明２を組み合わせても，本件訂正発明の構成に想到し得るものではない。 (3) 小括 以 ラフト構造が異なる引用発明１及び２を組み合わせる必然性は存在しない。 しかも，引用発明１に引用発明２を組み合わせても，本件訂正発明の構成に想到し得るものではない。 (3) 小括 以上からすると，本件訂正発明は，引用発明１に基づいて，あるいは引用発明１に引用発明２を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得るものであるということはできない。 ４ 取消事由４（引用発明２に基づく本件訂正発明の容易想到性に係る判断の誤り）について〔原告の主張〕(1) 引用発明２についてア本件審決は，引用例２にはメチルメタクリレートに関する記載はないとするが，引用例２【０００９】には，「エチル（メタ）アクリレート，･･･ステアリル（メタ）アクリレート等の（メタ）アクリル酸の炭素数１ないし１８の直鎖又は分岐のアルキルエステル類が挙げられ」との記載があるところ，メタアクリル酸の炭素数１のアルキルエステル類はまさしくメチルメタクリレートを意味するものであるから，引用例２には，メチルメタクリレートに関する記載が存在するものである。 引用例２【０００９】には，疎水性単量体(1)として，ラウリルメタクリレート，ステアリルメタクリレート，メチルメタクリレートを例示した上で，「これらの疎水性単量体(1)は，単独又は２種以上混合して用いることができる」と記載されているから，引用例２には，「メチルメタクリレート」と組み合わせる単量体として，「ラウリルメタクリレート」又は「ステアリルメタクリレート」が，液晶用スペーサーによる配向異常の防止のための材料として記載されているものということができる。 したがって，本件訂正発明と引用発明２とでは，材料に関して相違点は存在しない。 イ訂正事項３は，重合体粒子の製造方法や導入の具体的な形態を何ら特定して て記載されているものということができる。 したがって，本件訂正発明と引用発明２とでは，材料に関して相違点は存在しない。 イ訂正事項３は，重合体粒子の製造方法や導入の具体的な形態を何ら特定していないから，前判決が本件発明について判示するように，本件訂正発明においても，重合体粒子の製造方法や導入の具体的な形態を何ら特定しておらず，本件訂正明細書においても，本件訂正発明のグラフト共重合体鎖の「導入」について，具体的に 定義付け，あるいは特定の方法に限定するものでもないというべきである。そうすると，本件訂正発明におけるグラフト共重合体鎖が導入された形態と，引用発明２における特定の共重合鎖が重合体粒子表面に導入され，グラフトされた形態となることは同様の事象を意味するものということができる。 したがって，引用発明２及び本件訂正発明は，同一の形態を備えているものといわざるを得ない。 (2) 引用発明１について配向異常の抑制を課題とする引用発明２において，引用発明１のグラフト重合方法を適用することにつき，強い動機付けがあることは明らかであるから，引用発明２のグラフト重合法に代えて引用発明１の重合法を適用すれば，当業者が本件訂正発明に想到し得るものであるということができる。 (3) 小括以上からすると，本件訂正発明は，引用発明２に基づいて，あるいは引用発明２に引用発明１を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得るものであるというべきである。 〔被告の主張〕(1) 引用発明２について引用例２における「（メタ）アクリル酸の炭素数１ないし１８の直鎖又は分岐のアルキルエステル類」という包括的な記載から，炭素数１の場合を選択したとしても，引用例２には，「（メタ）アクリレート」及び「アルキルエステル類」と記載されているとお 素数１ないし１８の直鎖又は分岐のアルキルエステル類」という包括的な記載から，炭素数１の場合を選択したとしても，引用例２には，「（メタ）アクリレート」及び「アルキルエステル類」と記載されているとおり，これらの化合物には，アクリレートとメタクリレートという複数のアルキルエステル類が包含されているものである。そうすると，引用例２において，炭素数が１の場合であっても，メチルアクリレートとメチルメタクリレートの２種類の化合物が存在するものというべきであるから，一義的にメチルメタクリレートが記載されているということはできない。 (2) 引用発明１について 引用例２には，メチルメタクリレートとステアリルメタクリレート，又は，メチルメタクリレートとラウリルメタクリレートという特定の単量体を組み合わせることに関する記載も示唆もない。また，引用例２には，分散剤を用いた懸濁重合により粒子を製造することが記載されているのであって，本件訂正発明のように，元玉にグラフト重合して，本件訂正発明における特定の共重合体組成の液晶用スペーサーを得ることの記載はない。引用発明１も，元玉にグラフト重合してスペーサーを得るものであるから，引用例２に記載された粒子を作るための単量体の懸濁重合を行う必要も必然性もない。 したがって，引用例２には，引用発明２に引用発明１を適用することに関する記載があるものということはできない。 (3) 小括以上からすると，本件訂正発明は，引用発明２に基づいて，あるいは引用発明２に引用発明１を組み合わせることにより，当業者が容易に想到し得るものであるということはできない。 第４ 当裁判所の判断 １ 取消事由１（本件訂正に係る判断の誤り）について(1) 本件明細書の記載について本件発明の特許請求の範囲は，前記第２の２(1 るものであるということはできない。 第４ 当裁判所の判断 １ 取消事由１（本件訂正に係る判断の誤り）について(1) 本件明細書の記載について本件発明の特許請求の範囲は，前記第２の２(1)に記載のとおりであるところ，本件明細書（甲３３）には，おおむね次の記載がある。 ア発明の属する技術分野本件発明は，液晶パネルにおけるパネルの間隙を維持するために用いられる液晶用スペーサーに関する発明である（【０００１】）。 イ従来の技術従来，液晶とスペーサーとの界面で液晶分子の配向異常が生じると，スペーサー周りにドメインと呼ばれる領域が発生し，液晶パネルの動作時に光抜けを生じさせ，それによりパネルのコントラストを低下させるなど，表示品質が著しく低下した。 ドメインは，液晶とスペーサーとの界面で液晶分子が垂直に配向することによって消失することが周知であり，スペーサー表面での垂直配向を促進させるため，架橋重合体微粒子の表面に長鎖アルキル基を存在させた液晶スペーサーが存在するが，従来の方法ではスペーサー表面へのアルキル基導入が不十分で，ドメインは完全に消失しなかった（【０００２】）。 ウ発明が解決しようとする課題従来技術では，架橋重合体微粒子に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体及び重合開始剤を含浸させるため，これらの種類や含浸条件により含浸の度合いが異なり，架橋重合体微粒子の表面に所定濃度の長鎖アルキル基を導入することは困難であった。さらに，重合性ビニル単量体や重合開始剤を架橋重合体微粒子に含浸させると，重合性ビニル単量体や重合開始剤が架橋重合体微粒子によって稀釈されるため，重合効率が低下するという問題も生じる（【０００３】）。 エ課題を解決するための手段(ア) 本件発明は，従来の課題を解決するための手段 量体や重合開始剤が架橋重合体微粒子によって稀釈されるため，重合効率が低下するという問題も生じる（【０００３】）。 エ課題を解決するための手段(ア) 本件発明は，従来の課題を解決するための手段として，表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の１種又は２種以上と重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の１種又は２種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーを提供するものであり，当該液晶用スペーサーは，表面にラジカル連鎖移動可能な官能基及び，又はラジカル重合開始能を有する活性基を導入した重合体粒子表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の１種又は２種以上と重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の１種又は２種以上の混合物をグラフト共重合せしめることにより，長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を導入することによって製造される。 そして，当該ラジカル連鎖移動可能な官能基として望ましいものは，例えばメルカプト基及び，又は重合性ビニル基であり，当該ラジカル重合開始能を有する活性基として望ましいものは，例えばパーオキサイド基及び，又はアゾ基である（【０００４】）。 (イ) 官能基を有する重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体としては，例えば，メチルアクリレート，エチルアクリレート，ｎ－プロピルアクリレート，ｉｓｏ－プロピルアクリレート，ｎ－ブチルアクリレート，ｉｓｏ－ブチルアクリレート，ｔ－ブチルアクリレート，２－エチルヘキシルアクリレート，シクロヘキシルアクリレート，テトラヒドロフルフリルアクリレート，メチルメタクリレート，エチルメタクリレート，ｎ－プロピルメタクリレート，ｉｓｏ－プロピルメタクリレート，ｎ－ブチルメタクリレート，ｉｓｏ－ブ キシルアクリレート，テトラヒドロフルフリルアクリレート，メチルメタクリレート，エチルメタクリレート，ｎ－プロピルメタクリレート，ｉｓｏ－プロピルメタクリレート，ｎ－ブチルメタクリレート，ｉｓｏ－ブチルメタクリレート，２－エチルヘキシルメタクリレート，シクロヘキシルメタクリレート，テトラヒドロフルフリルメタクリレート，ステアリルメタクリレート，ラウリルメタクリレート等の脂肪族又は環式アクリレート及び／又はメタクリレート，メチルビニルエーテル，エチルビニルエーテル，ｎ－プロピルビニルエーテル，ｎ－ブチルビニルエーテル，ｉｓｏ－ブチルビニルエーテル等のビニルエーテル類，スチレン，α－メチルスチレン等のスチレン類，アクリロニトリル，メタクリロニトリル等のニトリル系単量体，酢酸ビニル，プロピオン酸ビニル等の脂肪酸ビニル，塩化ビニル，塩化ビニリデン，弗化ビニル，弗化ビニリデン等のハロゲン含有単量体，エチレン，プロピレン，イソプレン等のオレフィン類，クロロプレン，ブタジエン等のジエン類，その他ビニルピロリドン，ビニルピリジン，ビニルカルバゾール等の水溶性単量体などがあるが，これらの例示された単量体に限定されるものではない。本件発明において，このような単量体は１種又は２種以上混合使用される（【０００７】）。 (ウ) 長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体としては，炭素数が６以上の長鎖アルキル基を有するものが好ましく，炭素数１２以上の長鎖アルキル基を有するものが特に好ましい。このような長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体としては，例えば，２－エチルヘキシルアクリレート，ステアリルアクリレート，ラウリルアクリレート，シクロヘキシルアクリレート，テトラヒドロフルフリルアクリレート，ベンジルアクリレート，イソボルニルアクリレート，オクチルアクリレ シルアクリレート，ステアリルアクリレート，ラウリルアクリレート，シクロヘキシルアクリレート，テトラヒドロフルフリルアクリレート，ベンジルアクリレート，イソボルニルアクリレート，オクチルアクリレ ート，イソオクチルアクリレート，ノニルフェノキシエチルアクリレート，ノニルフェノール１０ＥＯアクリレート，ラウリルポリオキシエチレンアクリレート，オクチルフェノールポリオキシエチレンアクリレート，ステアリルフェノールポリオキシエチレンアクリレート，２－エチルヘキシルメタクリレート，ステアリルメタクリレート，ラウリルメタクリレート，イソボルニルメタクリレート，オクチルメタクリレート，イソオクチルメタクリレート，ドデシルメタクリレート，セチルメタクリレート，ベヘニルメタクリレート，イソデシルメタクリレート，トリデシルメタクリレート，シクロヘキシルメタクリレート，ポリエチレングリコールポリテトラエチレングリコールモノメタクリレート，ラウリルポリオキシエチレンメタクリレート，ポリオキシエチレンアリルグリシジルノニルフェニルエーテル等がある。 また，長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体としては，重合体粒子の製造に使用される重合性ビニル単量体と同様なものが使用される（【００１１】）。 (エ) 本件発明の液晶用スペーサーは，表面に長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖が導入されている。当該重合体鎖の長鎖アルキル基濃度は，グラフト共重合体鎖を導入する際に使用する長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の濃度によって直接的に容易に調節可能である。また，重合性ビニル単量体や重合開始剤は，稀釈されることなく，高いグラフト重合効率が得られる。当該長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖と重合体粒子とは共有結合によって 接的に容易に調節可能である。また，重合性ビニル単量体や重合開始剤は，稀釈されることなく，高いグラフト重合効率が得られる。当該長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖と重合体粒子とは共有結合によって結合されているので，長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を有するグラフト共重合体鎖の層と重合体粒子とは一体であり，グラフト共重合体鎖の層が重合体粒子から剥離することはない。また，長鎖アルキル基の層の厚みが０．０１μｍ以上であれば，グラフト共重合体鎖の溶融効果又は配向基板上の官能基残基との反応により重合体粒子と配向基板との固着性も有する。 このような表面に長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子を液晶パネル用スペーサーとして用いると，重合体粒子表面のグラフト共重合 体鎖の長鎖アルキル基に対して液晶分子が垂直に規則正しく配列するため，液晶スペーサー近傍の液晶分子の配向乱れが抑制される（【００１４】）。 オ発明の実施の形態(ア) 実施例１０（重合体粒子表面に長鎖アルキル基を含むグラフト共重合体鎖の導入）実施例５及び６により製造した表面に重合性ビニル基を有する重合体粒子Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈのそれぞれ１０ｇに対し，メチルエチルケトン２００ｇ，メチルメタクリレート５０ｇ，Ｎ－ラウリルメタクリレート５０ｇ，ベンゾイルパーオキサイド０． ５ｇを一括に仕込み，重合開始剤開裂温度まで昇温し，窒素気流下で２時間グラフト重合反応を行い，長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を重合体粒子表面に導入したスペーサー試料Ｅ－１，Ｆ－１，Ｇ－１，Ｈ－１を得た（【００２４】）。 (イ) 実施例１１（重合体粒子表面に長鎖アルキル基を含むグラフト共重合体鎖の導入）実施例７及び８により製造された表面にアゾ基を有する重合体粒子Ｉ，Ｊのそれぞれ －１を得た（【００２４】）。 (イ) 実施例１１（重合体粒子表面に長鎖アルキル基を含むグラフト共重合体鎖の導入）実施例７及び８により製造された表面にアゾ基を有する重合体粒子Ｉ，Ｊのそれぞれ１０ｇに対し，トルエン２００ｇ，メチルメタクリレート２０ｇ，２－ヒドロキシブチルメタクリレート２０ｇ，ステアリルメタクリレート６０ｇを一括に仕込み，重合開始剤開裂温度まで昇温し，窒素気流下で３時間グラフト重合反応を行い，長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を重合体粒子表面に導入したスペーサー試料Ｉ－１，Ｊ－１を得た（【００２５】）。 カ発明の効果本件発明では，スペーサー表面に導入した長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖によって液晶分子をスペーサー表面に垂直配向させることができるため，液晶用スペーサーの周りの液晶の異常配向を抑制し，液晶パネル点灯時の光抜けを防止することができ，液晶パネルのコントラストが向上して表示品質を向上させることができる（【００３２】）。 (2) 訂正事項１及び２についてア平成２３年６月８日法律第６３号による改正前の特許法（以下「特許法」という。）１３４条の２第１項ただし書は，特許無効審判の被請求人による訂正請求は，特許請求の範囲の減縮，誤記又は誤訳の訂正，明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限ると規定している。 また，同法１３４条の２第５項が準用する同法１２６条３項は，「第１項の明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面･･･に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定しているところ，ここでいう「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，訂正が，このよ しなければならない。」と規定しているところ，ここでいう「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，訂正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。 イ本件明細書の前記(1)エ(イ)及び(ウ)の記載によれば，本件発明の「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」の具体例として，ラウリルメタクリレート及びステアリルメタクリレートが，「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」の具体例として，メチルメタクリレートが，多種類の化合物とともに羅列して列挙されていたということができる。 また，本件明細書には，実施例１ないし１３並びに比較例１及び２が記載されているところ，前記(1)オ(ア)の記載によれば，実施例１０として，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」であるラウリルメタクリレートと，「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」であるメチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが，前記(1)オ(イ)の記載によれば，実施例１１として，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種 以上」であるステアリルメタクリレートと，「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」であるメチルメタクリレート及び２－ヒドロキシブチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが 共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」であるメチルメタクリレート及び２－ヒドロキシブチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが，それぞれ開示されていたものということができる。 しかしながら，本件明細書には，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」がラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを必須成分として含むこと及び「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」がメチルメタクリレートを必須成分として含むことについては，何ら記載も示唆もされていない。これらの物質は，多種類の化合物とともに任意に選択可能な単量体として羅列して列挙されていたものにすぎず，他の単量体とは異なる性質を有する単量体として，優先的に用いられるべき物質であるかのような記載や示唆も存在しない。 すなわち，本件発明の具体的態様である実施例１ないし１３のうち，実施例１０及び１１やその他の記載によると，「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを任意に選択することが可能であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートを任意に選択することが可能であることが開示されているものということはできるが，本件明細書において，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートは，多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないものであるから，本件明細書の記載をもってしても，上記各構成が必須であることに関する技術的事項が明らかにされているものということはできない。 また，実施例１０及び１１によると，ラウリ いたにすぎないものであるから，本件明細書の記載をもってしても，上記各構成が必須であることに関する技術的事項が明らかにされているものということはできない。 また，実施例１０及び１１によると，ラウリルメタクリレートとメチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子並びにステアリルメタクリレートとメチルメタクリレート及び２－ヒドロキシブチルメタクリレートとか らなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが，それぞれ本件発明の効果を奏することが開示されていたものということができるものの，「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを必須成分として含む表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が，「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート」と，「メチルメタクリレートを必須成分として含む該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が，「メチルメタクリレート，又はメチルメタクリレート及び２－ヒドロキシブチルメタクリレート」と，いずれも機能上等価であり，それぞれ置換可能であることを裏付ける技術的事項は本件明細書には開示されているものではない。 ウ以上のとおり，本件明細書の全ての記載を総合しても，「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートが必須であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートが必須であること並びにラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートと，これらの物質にそのほか任意に重合性ビニル単量体を付加した構成とがいずれも機能上等価であることに関する技術的事 並びにラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートと，これらの物質にそのほか任意に重合性ビニル単量体を付加した構成とがいずれも機能上等価であることに関する技術的事項が導き出せない以上，訂正事項１及び２により，多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートを必須のものとして含むように本件発明を訂正することは，本件明細書の実施例１０及び１１を上位概念化した新規な技術的事項を導入するものというべきであり，許されるものではない。 エこの点について，被告は，①ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートは，いずれも本件発明における発明特定事項の下位概念としての具体的単量体であり，訂正事項１及び２により，具体的単量体を必須成分とした発明に減縮されることから，訂正事項１及び２は，特許請求の範 囲の減縮を目的とした訂正に該当する，②ステアリルメタクリレート及びラウリルメタクリレートは，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体」の例として，メチルメタクリレートは，「共重合可能な他の重合性ビニル単量体」の例として，本件明細書に記載されており，メチルメタクリレート及びラウリルメタクリレートを含むグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサー並びにメチルメタクリレート及びステアリルメタクリレートを含むグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーについても，本件明細書の実施例として記載されているところ，本件訂正は，本件発明の作用効果の中から特に高度に優れた効果を奏する構成を特定するものであって，本件訂正発明の技術思想や技術的意義が本件発明とは異質のものということはできな して記載されているところ，本件訂正は，本件発明の作用効果の中から特に高度に優れた効果を奏する構成を特定するものであって，本件訂正発明の技術思想や技術的意義が本件発明とは異質のものということはできないなどと主張する。 しかしながら，本件明細書において，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートは，多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎず，「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートが必須であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートが必須であること並びにラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートと，これらの物質にそのほか任意に重合性ビニル単量体を付加した構成とがいずれも機能上等価であることに関する技術的事項が本件明細書に開示されていない以上，具体的単量体を必須成分とした発明に特定することをもって，訂正事項１及び２が訂正要件を充足するものということはできない。 また，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートを必須のものとして含むように訂正することこそが，新たな技術的事項を導入するものというべきである以上，本件訂正が本件発明の作用効果の中から特に高度に優れた効果を奏する構成を特定するものであるか否かは，前記ウの判断を左右するものではない。 したがって，被告の前記主張はいずれも採用できない。 オ以上によると，訂正事項１及び２は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないから，特許法１３４条の２第１項ただし書及び同条５項において準用する同法１２６条 よると，訂正事項１及び２は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないから，特許法１３４条の２第１項ただし書及び同条５項において準用する同法１２６条３項に違反し，不適法であるというべきである。 (3) 訂正事項３について訂正事項３は，本件発明の「前記グラフト共重合体鎖の前記導入」について，訂正事項１により，「前記長鎖アルキル基を有する重合体ビニル単量体の一種または二種以上」が「長鎖アルキル基を有する重合体ビニル単量体の一種または二種以上であってラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含む」ものに訂正され，訂正事項２により，「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が「他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上であってメチルメタクリレートを含むもの」に訂正されたことを前提として，上記訂正後の各単量体をグラフト重合するものであることを追加するものである。 訂正事項３が前提とする「前記長鎖アルキル基を有する重合体ビニル単量体の一種または二種以上」がラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含むものであること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」がメチルメタクリレートを含むものであることは，それぞれ訂正事項１及び２に相当するものであり，訂正事項３は，訂正事項１及び２の内容を含むものというべきであるから，訂正事項１及び２と同様の理由により，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではなく，不適法であるというべきである。 (4) 訂正事項４及び５について訂正事項４及び５は，訂正事項１ないし３による特許請求の範囲の訂正に伴い，対応する発明の詳細な説明の記載を整合させる訂正であるから，訂正事項１ないし３が ある。 (4) 訂正事項４及び５について訂正事項４及び５は，訂正事項１ないし３による特許請求の範囲の訂正に伴い，対応する発明の詳細な説明の記載を整合させる訂正であるから，訂正事項１ないし３が不適法なものである以上，訂正事項４及び５も，同様に不適法であるというべ きである。 ２ 結論以上の次第であるから，本件訂正を認めた本件審決の判断は誤りであり，これが審決の結論に影響を及ぼすものであることは明らかである。 よって，原告が主張する取消事由１には理由があり，その余の取消事由について判断するまでもなく，本件審決は取り消されるべきものである。 知的財産高等裁判所第４部 裁判長裁判官土肥章大裁判官井上泰人 裁判官荒井章光 （別紙）当事者目録 原告積水化学工業株式会社同訴訟代理人弁護士飯田秀郷栗字一樹大友良浩隈部泰正和氣満美子戸谷由布子 本恵 和氣満美子戸谷由布子 本恵太森山航洋同弁理士吉見京子城所宏石井良夫後藤さなえ同訴訟復代理人弁護士杉浦秀奥津啓太被告ナトコ株式会社同訴訟代理人弁護士尾関孝彰岡崎士朗鰺坂和浩同弁理士長谷川芳樹清水義憲池田正人阿部寛 城戸博兒酒巻順一郎同訴訟復代 城戸博兒 酒巻順一郎 同訴訟復代理人弁理士 黒川朋也
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