- 1 -平成２１年３月２５日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成２０年（行ウ）第３７７号特許出願却下決定に対する異議棄却決定取消請求事件口頭弁論終結日平成２１年３月２日判決ドイツ連邦共和国ミュンヘン＜以下略＞原告ルークケアアーゲー同訴訟代理人弁護士高橋隆二同補佐人弁理士高橋昌久東京都千代田区＜以下略＞被告国同指定代理人石田真人同山本浩光同山内孝夫同門奈伸幸同天道正和主文 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第１請求特願２００７－５０１２３４について特許庁長官がした平成１９年４月１８日付けの国際出願翻訳文提出書に係る手続却下処分及び国内書面に係る手続の却下処分は，いずれも取り消す。 - 2 -第２事案の概要本件は，原告が，特許協力条約（以下「本件条約」という。）に基づいて行った国際特許出願（国際出願ＰＣＴ／ＥＰ２００５／００２３２５，特願２００７－５０１２３４号。以下「本件国際特許出願」という。）について，日本の特許庁長官に対して，国内書面及び翻訳文を提出したところ，特許庁長官から，上記の翻訳文が特許法（以下「法」ということがある。）１８４条の４第１項の翻訳文提出特例期間経過後に提出されたことを理由に，上記の翻訳文提出書及び国内書面に係る手続の却下処分をされたことから，それらの処分の取消しを求めている事案である（なお，前記事件名「特許出願却下決定に対する異議棄却決定取消請求事件」は，本件が追加的に併合され平成２０年８月２５日に取り下げられた平成２０年（行ウ）第３１１号事件についてのものである。）。 争いのない事実等（１）原告は，平成１７年３月４日，ヨーロッパ特許庁を受理官庁とし 加的に併合され平成２０年８月２５日に取り下げられた平成２０年（行ウ）第３１１号事件についてのものである。）。 争いのない事実等（１）原告は，平成１７年３月４日，ヨーロッパ特許庁を受理官庁として，本件国際特許出願をした。本件国際特許出願は，外国語でされ，優先日を平成１６年３月４日としている。 （２）原告は，法１８４条の４第１項に規定する国内書面提出期間の末日である平成１８年９月４日より前の同月１日に，本件条約４条（１）（ⅱ）の指定国に含まれる日本の特許庁長官に対し，法１８４条の５第１項に規定する書面（以下「本件国内書面」という。）を提出し，法１８４条の４第１項ただし書に規定する翻訳文提出特例期間の末日である同年１１月１日が経過した後の同月３日に，法１８４条の４第１項に規定する明細書，請求の範囲，図面及び要約の日本語による翻訳文（以下「本件各翻訳文」という。）を提出した。 （３）特許庁長官は，平成１９年２月１６日，原告に対し，本件各翻訳文が翻訳文提出特例期間経過後に提出されたことから，本件各翻訳文提出書に係る手- 3 -続は却下となる旨の同月１４日付けの「却下理由通知書」（甲５。以下「本件却下理由通知書１」という。），及び本件国内書面は本件各翻訳文が翻訳文提出特例期間内に提出されなかったことにより，本件国際特許出願が取り下げられたものとみなされることにより不必要な手続となることから，本件国内書面に係る手続は却下となる旨の同日付けの「却下理由通知書」（甲５。 以下「本件却下理由通知書２」という。）を，それぞれ発送した。 （４）これに対して，原告は，同年３月１９日，弁明書（甲４）を提出したが，特許庁長官は，同年４月１８日付け（発送日は，同年４月２７日付け）で，本件国際特許出願の翻訳文提出書に係る手続については，本件却下理由通知書１に記 告は，同年３月１９日，弁明書（甲４）を提出したが，特許庁長官は，同年４月１８日付け（発送日は，同年４月２７日付け）で，本件国際特許出願の翻訳文提出書に係る手続については，本件却下理由通知書１に記載した理由（本件各翻訳文が翻訳文提出特例期間経過後の提出であること）によって却下する旨の処分（甲３。以下「本件却下処分１」という。）を，本件国内書面に係る手続については，本件却下理由通知書２に記載した理由（本件国内書面は，本件各翻訳文が翻訳文提出特例期間内に提出されなかったことにより，本件国際特許出願が取り下げられたものとみなされることにより不必要な手続となること）によって却下する旨の処分（甲３。 以下「本件却下処分２」といい，本件却下処分１と本件却下処分２を併せて「本件各却下処分」という。）を，それぞれした。 （５）原告は，平成１９年６月２５日，特許庁長官に対して，本件各却下処分について，異議申立てを行った（甲２）。これに対して，特許庁長官は，同年１１月２８日，「本件異議申立てを棄却する。」との決定（甲１）をし，同月２９日，同決定が原告に送達された。 （６）日本の特許庁は，本件条約に基づく規則（以下「本件規則」という。）４９．６について，同規則４９．６（ｆ）に基づき，国際事務局に対し，同（ａ）ないし（ｅ）は国内法令に適合しないことを通告し（乙８），国際事務局は，その通告を公報に掲載している。 原告の主張- 4 -（１）取消理由１ア本件却下処分１について（ア）本件条約２２条㨯は，締約国に翻訳文の提出期間を徒過した場合の権利の回復制度を認めており，それを受けて本件規則の４９．６（ａ）は，一定の条件のもとに，「状況により必要とされる相当の注意を払ったにもかかわらず期間が遵守されなかったものであると認められるときは，その国際出願についての り，それを受けて本件規則の４９．６（ａ）は，一定の条件のもとに，「状況により必要とされる相当の注意を払ったにもかかわらず期間が遵守されなかったものであると認められるときは，その国際出願についての出願人の権利を回復する。」と定め，その例外として同４９．６（ｆ）は，国際事務局に通告することを条件として，「これらの規定は，その国内法令に適合しない間，当該指定官庁について適用しない。」と規定する。 日本の特許庁は，本件規則４９．６（ｆ）に基づき，同（ａ）ないし（ｅ）による権利回復を認めることは，国内の法令に適合しない旨国際事務局に対して通告し，国際事務局は，その通告を公報に掲載しているが，同（ｆ）の国内法に適合しない場合とは，出願人に本件規則４９． ６による権利回復を認めた場合に特許法等の国内法上の原則や制度上のルールと矛盾を生じ，特許制度の運用上支障が生じるようなことを意味するのであり，日本の法令において，本件規則４９．６による権利回復を認めても，上記のような支障は生じない。 この点，被告は，日本の国内法においては，出願日から３年以内の期間に出願審査請求のない特許出願は，出願の取下擬制がされる（法４８条の３第４項）ことから，特許出願の日から３年を超え，優先日から４２か月以内に国際特許出願の翻訳文が提出された特許出願については，本件規則４９．６（ａ）ないし（ｅ）の規定は国内法に適合しないと主張する。 しかしながら，法４８条の３第４項により取下擬制がされた特許出願は，既にその手続が終了しているのであるから，仮に，当該出願につい- 5 -ての翻訳文が後日に提出されたとしても，それは，特許法上不適法な行為であって，何らの法的効力が生じないので問題視する必要はない。したがって，出願日から３年を超えて翻訳文提出期間を認めることに日本の特許法上の矛 後日に提出されたとしても，それは，特許法上不適法な行為であって，何らの法的効力が生じないので問題視する必要はない。したがって，出願日から３年を超えて翻訳文提出期間を認めることに日本の特許法上の矛盾，不都合はないから，被告の上記主張は失当である。 なお，現在，本件条約に基づく国際特許出願（以下「ＰＣＴ出願」という。）において，国内段階での期間内翻訳文未提出による失権を回復するための救済規定が国内法として整備されていない国は，主要国中では，日本のみである。 したがって，特許庁が国際事務局に手続上の通告をしたとしても，本件規則４９．６（ｆ）の適用はなく，本件国際特許出願について，同４９．６（ａ）及び（ｂ）の規定が直接適用されるというべきである。そして，本件規則は，本件条約に根拠を有する法規であり，本件規則と日本の特許法とが抵触する場合は，本件規則が優先される。 （イ）本件規則４９．６（ａ）によれば，①期間が遵守されなかったことが故意ではないと認めるとき，②状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず，期間が遵守されなかったものであると認めるときは，その国際出願についての出願人の権利を回復するとしている。そして，本件国際特許出願の翻訳文の提出が期間経過後にされたことが故意でないことは，明らかである。また，本件国際特許出願手続の代理人である甲弁理士（以下「甲弁理士」という。）は，平成１８年１０月１９日から同年１１月１０日まで，杏林大学医学部付属病院に救命救急入院をしていたために，本件国際特許出願の翻訳文を，提出期限である同月１日までに提出できなかったのであるから，甲弁理士は，状況により必要とされる相当な注意を払っていたというべきである。なお，甲弁理士は，上記の入院期間中に，別の案件で，特許庁に出頭し，特許庁の審査官と面接を行ってい きなかったのであるから，甲弁理士は，状況により必要とされる相当な注意を払っていたというべきである。なお，甲弁理士は，上記の入院期間中に，別の案件で，特許庁に出頭し，特許庁の審査官と面接を行っていたが，上記入院期間中は，事務所に出勤したことは- 6 -なく，また，出勤することは極めて困難な状態であったのであるから，必要とされる相当な注意は通常人と同一ではなく，病状に応じて軽減されるべきである。 また，本件国際特許出願の翻訳文が提出されたのは，平成１８年１１月３日であり，これは，期間を遵守できなかった理由がなくなった日から２か月内であり，かつ，優先日である平成１６年３月４日から４２か月以内であるから，本件規則４９．６（ｂ）に違反しない。 したがって，本件国際特許出願は，本件規則４９．６により権利の回復がされるべきであるから，本件却下処分１は取り消されるべきである。 イ本件却下処分２について本件却下処分２は，本件却下処分１の存在を前提に，法１８４条の４第３項に規定される「翻訳文の提出がなかったとき」に該当するものとして，みなし取下げの効果を確認した処分であるところ，前記アで主張したとおり，本件却下処分１は，違法であり，取り消されるべきであるから，本件却下処分２も取り消されるべきことになる。 （２）取消理由２ア日本語でされたＰＣＴ出願においては，国内書面提出期間内に法１８４条の５第１項に定める国内書面を提出しない場合でも，特許庁長官の裁量による手続補正命令に対する補正手続によって，その期間徒過による失権の回復が認められている（同条２項）。そして，内国民が日本語によって出願するＰＣＴ出願に関しては，当該提出期間の徒過があっても手続補正指令書を発する運用のため，出願が却下されることはない。しかし，外国語でされたＰＣＴ出願においては，国内 て，内国民が日本語によって出願するＰＣＴ出願に関しては，当該提出期間の徒過があっても手続補正指令書を発する運用のため，出願が却下されることはない。しかし，外国語でされたＰＣＴ出願においては，国内書面が適切に提出されても，翻訳文がその提出期間を徒過した場合には，その出願に関して権利が回復されることなく，出願が却下されることになる。 このように，外国語国際出願についてのみ，補正による権利の回復の機- 7 -会を与えずに，一義的に取下げとみなす法１８４条の４第３項の規定を形式的に適用することは，発明の保護を基礎とする本件条約の法目的，工業所有権の保護に関するパリ条約（以下「パリ条約」という。）２条に規定する内国民待遇，法２５条２号に規定する相互主義の原則に反するから，違法である。また，法１８４条の４第３項は，発明の保護を基礎として作成された本件条約の法目的（前文，２条（１））に反する。 この点，被告は，法１８４条の４第３項は，出願に用いられた言語によって取扱いの差を設けているのであって，国籍等による取扱いの差を設けているのではない旨主張する。 しかしながら，外国語による国際特許出願は専ら在外人が行うものであり，一方，日本語による国際特許出願を日本人以外の外国人が行うことは実質的に皆無である以上，特許法令において，外国語による国際特許出願につき，日本語による国際特許出願と同様に，注意喚起又は回復規定を設けないことは，実質的に内外人を差別しているものと思料せざるを得ない。 原告の本国人であるドイツ人が，日本語で高度な法律的技術的文書である特許の請求の範囲や明細書を書けるはずもない。したがって，被告の上記主張は，詭弁でしかない。 イ在外人が本国出願を基礎として日本で出願するには，ＰＣＴ出願とパリ条約に基づく出願とが存在し，いずれも翻訳文の提出 範囲や明細書を書けるはずもない。したがって，被告の上記主張は，詭弁でしかない。 イ在外人が本国出願を基礎として日本で出願するには，ＰＣＴ出願とパリ条約に基づく出願とが存在し，いずれも翻訳文の提出特例期間が定められている。 ＰＣＴ出願では，外国語特許出願の翻訳文提出特例期間は，国内書面提出の日から２か月以内であり，翻訳文の提出の特例期間の基準日を，優先日ではなく，国内書面提出の日としている（法１８４条の４第１項参照）。 一方，パリ条約に基づく特許出願（法４３条）においては，外国語書面出願の特許出願の翻訳文は，従前は，ＰＣＴ出願と同様に我が国の出願の日から２か月以内に提出しなければならないとされていたが，平成１８年改- 8 -正特許法において，我が国の出願の日ではなく，「優先日」を基準とした期間の算定方式に改正されている（特許法３６条の２参照）。この改正の趣旨は，我が国において外国語書面出願により第１国出願をする出願人の翻訳文作成の負担軽減を図るため，翻訳文提出特例期間の基準日を優先日とすることにして，実質的に外国語書面出願の翻訳文提出期間を延長させたものである。 我が国の特許法上は，翻訳文提出特例期間の起算日は国内書面提出日であるが，本件国際特許出願の出願人の本国であるドイツにおいても権利回復規定が存在するのであるから，相互主義の原則（特許法２５条）及び法３６条の２の改正の趣旨からして，法１８４条の４第３項の翻訳文提出特例期間の起算日を形式的に国内書面提出日を基準とせず，優先日を基準とした期間の算定方式を考慮するのが妥当である。 法１８４条の４第３項及び法３６条の２が規定する期間は，いずれも翻訳文提出特例期間である以上，両者で起算日に齟齬があるのは特許法の法目的及び本件条約の法目的からしても妥当でない。 したがって，法１８４条の４第 の４第３項及び法３６条の２が規定する期間は，いずれも翻訳文提出特例期間である以上，両者で起算日に齟齬があるのは特許法の法目的及び本件条約の法目的からしても妥当でない。 したがって，法１８４条の４第１項及び３項を形式的に適用して，翻訳文提出特例期間の起算日を国内書面提出日とすることは，パリ条約上の内国民待遇の原則，本件条約の法目的に反し，違法である。 そして，本件国際特許出願の優先日は平成１６年３月４日であり，本件国際特許出願の翻訳文の提出日は平成１８年１１月３日であるので，優先日を基準とした期間の算定方式によれば，本件国際特許出願における翻訳文の提出は，翻訳文提出特例期間内の提出となる。 ウしたがって，本件各却下処分は違法として取り消されるべきである。 被告の主張（１）取消事由１についてア我が国においては，法４８条の３第１項において，特許出願の出願審査- 9 -の請求は出願日から３年以内にすることができることとされ，同条４項において，同期間内に出願審査の請求がない場合は，その特許出願は取り下げたものとみなすこととされている。他方で，本件規則４９．６は，優先日から４２か月までの期間内に翻訳文が提出されたときは，国際特許出願についての出願人の権利が回復すると規定している。したがって，特許出願の日から３年を超え，優先日（条約２条（ⅹⅰ））から４２か月（３年６月）以内に国際特許出願の翻訳文が提出された特許出願については，国内法令と同規則とが適合しないこととなる。 このため，我が国は，本件規則４９．６は，同規則４９．６（ｆ）の「国内法令に適合しない場合」に該当するから，同（ａ）ないし（ｅ）の適用がないことを締約国に明らかにするため，国際事務局に対しその旨を通告し，国際事務局は，その通告を公報に掲載している。 したがって，我が国において しない場合」に該当するから，同（ａ）ないし（ｅ）の適用がないことを締約国に明らかにするため，国際事務局に対しその旨を通告し，国際事務局は，その通告を公報に掲載している。 したがって，我が国においては，本件規則４９．６は適用されない。 この点，原告は，ＰＣＴ出願において，国内段階での期間内の翻訳文未提出による失権を回復するための救済規定を整備していないのは，主要国中では日本のみであると主張するが，諸外国における特許制度等において，翻訳文提出の期間を徒過した場合の失権の回復が認められているからといって，我が国がそれら諸外国と同様の対応を図らなければならないとする条約上の理由はない。 イ（ア）前記アのとおり，本件規則４９．６は，日本国指定官庁には適用されないが，以下，念のため，本件国際特許出願が，本件規則４９．６（ａ）の要件を満たさないことについて述べる。 まず，本件規則４９．６（ａ）の規定によると，「期間が遵守されなかったことが故意ではないと認めるとき」（以下「故意でないとき基準」という。）と「状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず期間が遵守されなかったものであると認めるとき」（以下「相- 10 -当な注意を払ったにもかかわらず基準」という。）という２つの基準が制度として設けられており，指定官庁は，２つの基準のうち少なくとも１つを選んで権利の回復を行わなければならない。 （イ）原告は，本件国際特許出願の代理人である甲弁理士が，平成１８年１０月１９日から同年１１月１０日まで，緊急救急入院していたことから，本件規則４９．６（ａ）の「状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず期間が遵守されなかったものである」旨主張する。 ａしかしながら，本件国際特許出願の代理人（特許管理人）は，甲弁理士と乙弁理士（以下「乙弁理士」 況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず期間が遵守されなかったものである」旨主張する。 ａしかしながら，本件国際特許出願の代理人（特許管理人）は，甲弁理士と乙弁理士（以下「乙弁理士」という。）の２名であり，甲弁理士について病気入院の事実があったとしても，乙弁理士によって翻訳文提出等の出願手続を遂行することに支障はないのであるから，本件に関しては，そもそも本件規則４９．６（ａ）が想定する場面ではないというべきである。 ｂまた，甲弁理士は，上記の入院期間中，本件国際特許出願以外の３件の国際特許出願について，国内書面の提出や手続補正書の提出といった手続を特許庁に対して行っていることから，本件各翻訳文の提出につき相当な注意を払ったにもかかわらず期間が遵守されなかったものということはできない。 この点，原告は，上記の各手続は，いずれも弁理士の関与を必要とする実体的事項ではなかったため，甲弁理士の入院期間中においても事務担当者が単独で行うことができたが，翻訳文の認証は，弁理士の関与が必要な実体的事項であるから，翻訳文を提出することは不可能であった旨主張する。 しかしながら，乙第２号証によれば，甲弁理士は，上記の入院期間中に直接特許庁へ出向き，特許庁の審査官と面接を行っていた事実が認められ，当該入院期間中に，その他の通常業務を行っていたと認め- 11 -られるのであるから，本件国際特許出願手続において，甲弁理士が，相当な注意を払ったにもかかわらず翻訳文を提出することが実質的に不可能であったとはいえない。また，甲弁理士の海外事務担当所員の「陳述書」（甲１３）によれば，当該所員が，事務作業中に，翻訳文提出期間を国内書面の提出期間に２か月を足したものであると誤認し，パソコン上の期限管理表を書き換えてしまったために，翻訳文の提出が遅 「陳述書」（甲１３）によれば，当該所員が，事務作業中に，翻訳文提出期間を国内書面の提出期間に２か月を足したものであると誤認し，パソコン上の期限管理表を書き換えてしまったために，翻訳文の提出が遅れたということが認められる。したがって，結局のところ，本件各翻訳文の提出が期間経過後となったのは，甲弁理士の入院によるものというよりは，同人の事務所の事務所員の提出期間の誤認によるものであったというべきである。 ｃしたがって，甲弁理士について，「相当な注意を払ったにもかかわらず基準」を満たすような個別具体的な事情は認められない。 （ウ）また，甲弁理士が病気入院し，事務所に出勤することが極めて困難な状況であったことは，乙弁理士も容易に知り得たと考えられ，それにもかかわらず，乙弁理士は，本件各翻訳文の提出について何らの手続を行っていない。 そもそも，弁理士は，特許庁に対する手続を業として代理等をする者であるところ（弁理士法４条１項参照），本件各翻訳文の提出がない場合には，本件国際特許出願は取り下げられたものとみなされることは，当該手続等に精通している弁理士（弁理士法３条参照）であれば十二分に認識，理解していると考えられ，それにもかかわらず，本件国際特許出願の代理人は，代理人弁理士として何らの手続を行わず，また，事務所員に対して適切な指示も出さず，そのため，本件国際特許出願が特許法により取り下げられたものとみなされることとなったのである。 以上のような事情からすると，本件国際特許出願については，「故意ではないとき基準」を満たすような事情があるとはいい難い。 - 12 -ウ以上より，原告の取消理由１に係る主張は理由がない。 （２）取消事由２についてア原告は，法１８４条の４第３項は，パリ条約２条の内国民待遇の原則に反する旨主張する。 しなしながら - 12 -ウ以上より，原告の取消理由１に係る主張は理由がない。 （２）取消事由２についてア原告は，法１８４条の４第３項は，パリ条約２条の内国民待遇の原則に反する旨主張する。 しなしながら，法１８４条の４第３項は，外国語でされた国際特許出願について，国内書面提出期間内に翻訳文の提出がなかったときは，その国際出願は取り下げられたものとみなすと規定しているが，ここで問題とされるのは，あくまで出願に用いられた言語であり，国籍等による取扱いの差を設けているものではない。我が国の者が外国語により国際特許出願を行えば，当然に翻訳文の提出が必要となるのであり，他方，外国の者が日本語により国際特許出願を行えば，翻訳文の提出は不要なのであるから，何ら内国民待遇違反の問題は生じない。 したがって，内国民待遇違反との原告の主張は失当である。 イまた，原告は，外国語国際出願についてのみ，翻訳文がその提出期間内に提出されないときは，当該出願を直ちに取り下げたものとみなすとの規定を設けることは，発明の保護を基礎として作成された本件条約の法目的に合致しない旨主張する。 しかしながら，本件条約上，出願人は，優先日から３０か月を経過する時までに各指定官庁に対し，所定の翻訳文を提出すべき旨が規定されており（本件条約２２条（１）），出願人が優先日から３０か月を経過するときまでに翻訳文を提出しなかった場合の国際特許出願の効果は，指定国において，当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する旨規定されている（本件条約２４条（１）（ⅲ））。 したがって，翻訳文の提出期間の徒過により，当該出願を取り下げたものとみなすという定めは，そもそも本件条約に定められている事項であるから，条約の法目的に合致しないとする原告の上記主張は理由がない。 - 13 - 訳文の提出期間の徒過により，当該出願を取り下げたものとみなすという定めは，そもそも本件条約に定められている事項であるから，条約の法目的に合致しないとする原告の上記主張は理由がない。 - 13 -ウまた，原告は，国際特許出願の翻訳文の提出特例期間を，優先日を基準に算定すべきであると主張する。 しかしながら，特許法上，翻訳文提出期間の起算点を国内書面提出時としたことには，法政策上の合理的理由が存するのであり，原告の上記主張は，現行法の解釈を超えるものであり，採り得ないことは明らかである。 すなわち，特許法においては，翻訳文の作成の負担の軽減を図り，出願人の利便性及び翻訳文の品質を向上させるため，国内書面提出期間の満了前２か月から満了の日までの間に国内書面を提出した外国語特許出願に限り，当該書面の提出の日から２か月以内に，当該翻訳文を提出することができることとした（法１８４条の４）が，法改正の検討過程においては，国内移行期間（優先日から３０か月）を単に延長するという案も考えられたようである。しかし，この案では，出願人の国内移行の判断時期が後ろ倒しされるだけで，翻訳文の質の向上につながらないおそれがあると考えられたため，現行法のように，国内移行の判断を出願人にさせた上で，翻訳文の提出猶予期間を与える規定としたのであり，このような規定には合理性が認められる。 なお，原告は，パリ条約に基づく特許出願においても，特許法上，翻訳文提出の特例期間が設けられている旨主張するが，パリ条約に基づく特許出願を含む外国語によってされた特許出願の翻訳文提出期間は「特例期間」ではない。また，原告は，翻訳文提出特例期間の起算日を法１８４条の４第３項が規定している旨主張するが，翻訳文の提出期間の起算日を規定している条項は，法１８４条の４第１項である。 エ以上より， 間」ではない。また，原告は，翻訳文提出特例期間の起算日を法１８４条の４第３項が規定している旨主張するが，翻訳文の提出期間の起算日を規定している条項は，法１８４条の４第１項である。 エ以上より，原告の取消理由２に係る主張は理由がない。 第３当裁判所の判断 取消理由１について（１）特許法は，ＰＣＴ出願について，本件条約の優先日から２年６か月の国内- 14 -書面提出期間内に，特許法所定の国内書面を提出する必要があり（法１８４条の５第１項），外国語で出願を行う場合は，さらに，国内書面提出期間内（ただし，上記国内書面を国内書面提出期間の満了前２か月から満了の日までの間に提出した場合は，国内書面の提出の日から２か月の翻訳文提出特例期間内）に，本件条約所定の明細書，請求の範囲等の日本語による翻訳文を提出する必要があるとし（法１８４条の４第１項），上記翻訳文（要約の翻訳文は除く。）が上記期間内に提出されないときは，当該国際特許出願は取り下げられたものとみなすものとしている（法１８４条の４第３項）。そして，特許法上，上記の翻訳文の未提出による取下げが擬制された場合に，権利の回復を認める旨の規定は存在しない。 本件においては，前記争いのない事実等で判示したとおり，本件国際特許出願の優先日は平成１６年３月４日であり，国内書面提出期間の末日は平成１８年９月４日であるところ，原告は，同月１日に，特許庁に対して，本件国内書面を提出し，同年１１月３日に，本件各翻訳文を提出したのであるから，本件各翻訳文は，翻訳文提出特例期間（同年１１月１日まで）経過後に提出されたものと認められ，本件国際特許出願は，法１８４条の４第３項の規定に基づき，取り下げられたものとみなされることになる。 そこで，特許庁長官は，前記争いのない事実で判示したとおり，本件国際特許出願の れたものと認められ，本件国際特許出願は，法１８４条の４第３項の規定に基づき，取り下げられたものとみなされることになる。 そこで，特許庁長官は，前記争いのない事実で判示したとおり，本件国際特許出願の翻訳文提出書に係る手続について，本件却下理由通知書１に記載した理由（本件各翻訳文が翻訳文提出特例期間経過後の提出であること）によって本件却下処分１を行い，本件国内書面に係る手続について，本件却下理由通知書２に記載した理由（本件国内書面は，本件各翻訳文が翻訳文提出特例期間内に提出されなかったことにより，本件国際特許出願が取り下げられたものとみなされることにより不必要な手続となること）によって本件却下処分２を行ったものである。 （２）原告は，取消理由１に係る主張として，上記翻訳文提出期間の徒過につい- 15 -ては，本件条約に基づく本件規則４９．６が直接適用され，同規定により，原告の権利の回復が認められる旨主張する。 ア本件規則４９．６の適用につき，同規則４９．６（ｆ）は，「２００２年１０月１日に（ａ）から（ｅ）の規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には，当該指定官庁がその旨を２００３年１月１日までに国際事務局に通告することを条件として，これらの規定は，その国内法令に適合しない間，当該指定官庁については，適用しない。国際事務局は，その通告を速やかに公報に掲載する。」と規定するところ，前記争いのない事実等で判示したとおり，日本の特許庁は，同規則に基づき，国際事務局に対し，同規則４９．６（ａ）ないし（ｅ）は国内法令に適合しないことを通告し，国際事務局は，その通告を公報に掲載している。 したがって，本件規則４９．６は，その規定上の手続により，我が国に適用されないことが明らかといえる。 また，特許法は，特許出願の出願審査請求の期間を 告し，国際事務局は，その通告を公報に掲載している。 したがって，本件規則４９．６は，その規定上の手続により，我が国に適用されないことが明らかといえる。 また，特許法は，特許出願の出願審査請求の期間を出願日から３年以内と規定するところ（法４８条の３第１項），本件規則４９．６（ａ）ないし（ｅ）によれば，優先日から３０か月を経過する時までに翻訳文を提出せずにその効力が失われた国際出願の出願人は，期間を遵守できなかった理由がなくなった日から２か月又は期間満了から１２か月（優先日からすれば４２か月）の期間内は，出願人の権利を回復することができるから，仮に，同規則に従い，外国語による国際特許出願において，翻訳文の提出を優先日から最大３年６か月まで可能とする場合には，出願審査請求がされてから，最大６か月の間，明細書等の翻訳文が提出されない事態も生ずることになり，その間の審査を行うことができないため，特許庁における審査に支障が生じるおそれがあることになる。 したがって，本件規則４９．６（ａ）ないし（ｅ）は，日本の国内法令に適合しないというべきであり，特許庁の行った上記通告には，合理性が- 16 -あると認められる。 原告は，ＰＣＴ出願において，国内段階での期間内翻訳文未提出による失権を回復するための救済規定が国内法として整備されていない国は，主要国中では日本のみである旨主張するところ，仮にそうであるとしても，特許出願制度において翻訳文提出の期間を徒過した場合にどのような措置を講ずるかは，各国の立法政策等に委ねられた問題と解すべく，失権を回復する具体的規定が設けられていないからといって，本件規則４９．６が我が国の法規範として直接適用されるものでないことは，前記説示に照らして明らかといえる。 イしたがって，その余の点について検討するまでもなく，原告の 設けられていないからといって，本件規則４９．６が我が国の法規範として直接適用されるものでないことは，前記説示に照らして明らかといえる。 イしたがって，その余の点について検討するまでもなく，原告の取消理由１に係る主張は，理由がない。 取消理由２について（１）特許法は，外国語でされたＰＣＴ出願に対しては，明細書，請求の範囲等について，国内書面提出期間又は翻訳文提出特例期間内に日本語による翻訳文の提出を要求し，上記期間内に上記の翻訳文の提出がなかった場合は，当該出願は取り下げられたものとみなす旨規定している（法１８４条の４第１項，同３項）。 ア原告は，外国語でされたＰＣＴ出願に対してのみ上記期間内に翻訳文の提出を要求することは，外国語でＰＣＴ出願をするのは専ら在外人である以上，実質的に内外人を差別していることになり，パリ条約２条の内国民待遇，特許法２５条２号の相互主義に反する旨主張する。また，原告は，パリ条約に基づく出願の場合と同様に，ＰＣＴ出願の翻訳文提出特例期間の起算日を優先日とすべきであり，そのようにせずに，法１８４条の４第１項及び３項を形式に適用して，上記起算日を国内書面提出の日とすることは，パリ条約上の内国民待遇の原則に反する旨主張する。 しかしながら，特許法の上記規定は，外国語でされたＰＣＴ出願の場合- 17 -に，日本語でされたＰＣＴ出願においては要求しない手続を要求し，これを満たさない場合の出願の取下擬制の効果を規定しているのであって，その取扱いの差は，出願の際に使用する言語によるものであり，出願者の国籍によるものではないから，内国民待遇や相互主義違反の問題は生じないというべきである。 イまた，原告は，法１８４条の４第３項は，発明の保護を基礎として作成された本件条約の法目的（前文，２条（１））に反する旨主張する いから，内国民待遇や相互主義違反の問題は生じないというべきである。 イまた，原告は，法１８４条の４第３項は，発明の保護を基礎として作成された本件条約の法目的（前文，２条（１））に反する旨主張するが，本件条約自体は，翻訳文提出期間を徒過した場合の権利回復規定を設けておらず，権利回復を規定した本件規則も，前記１で判示したとおり，各国の事情により，権利回復規定を設けないことを認めているのであるから（本件規則４９．６（ｆ）），特許法の上記規定が，本件条約の法目的に反するということもできない。 （２）したがって，原告の取消理由２に係る主張は，理由がない。 以上より，原告の取消理由１及び２に係る主張は，すべて理由がなく，本件各却下処分は，いずれも適法である。 第４ 結論 以上の次第で，原告の請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとし，主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第２９部裁判長裁判官清水節裁判官坂本三郎- 18 -裁判官佐野信
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