- 1 -平成２３年６月７日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成２２年(行ケ)第１０１４４号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成２３年５月１７日判 決原告カールツァイスイエナゲゼルシャフトミットベシュレンクテルハフツング訴訟代理人弁護士山 田 基 司弁理士松 田 省 躬被告特許庁長官指定代理人森林克郎北川清伸田部元史田村正明 主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。 事実及び理由 第１ 原告の求めた判決特許庁が不服２００８－５１０３号事件について平成２１年１２月２２日にした審決を取り消す。 第２ 事案の概要 - 2 -本件は，特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について，特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は，進歩性の有無である。 １ 特許庁における手続の経緯原告は，平成９年６月４日，名称を｢顕微鏡光路中の短パルスレーザビームの結合のための装置およびその方法」とする発明について，特許出願（パリ条約による優先権主張 １９９６年６月４日，ドイツ連邦共和国，特願平９－１６０６３１号，特開平１０－６８８８９号） をしたが，平成１９年１１月２８日付けで拒絶査定を受けたので，平成２０年３月３日，これに対する不服の審判を請求した。 特許庁は，上記請求を不服２００８－５１０３号事件として審理した上，平成２１年１２月２２日，｢本件審判の請 ２８日付けで拒絶査定を受けたので，平成２０年３月３日，これに対する不服の審判を請求した。 特許庁は，上記請求を不服２００８－５１０３号事件として審理した上，平成２１年１２月２２日，｢本件審判の請求は，成り立たない。｣との審決をし，その謄本は平成２２年１月７日原告に送達された(出訴のための附加期間９０日)。 ２ 本願発明の要旨平成２１年１０月１９日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１に係る本願発明は，以下のとおりである。 【請求項１】「レーザパルスを顕微鏡の光路に結合するためにレーザを伝送する少なくとも一つの光ファイバと，ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅を有する短パルスレーザと，少なくとも一つの光ファイバの間に配置され，レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列と，からなる，短パルスレーザから供給されるレーザパルス形およびパルス幅を光ファイバ進入口と出口とで一致させて顕微鏡の光路に結合する装置。」 ３ 審決の理由の要点(1) 本願発明は，引用例１（特開平４－３０７５１０号公報，甲１）に記載された引用発明並びに引用例２（特開平５－２７３１２９号公報，甲２），引用例３（本願の優先日前に頒布された刊行物である G. J. Brakenhoff, et.al., "Femtosecondpulsewidthcontrolinmicroscopybytwo-photonabsorptionautocorrelation", JournalofMicroscopy, Vol. 179, Pt3, Septmber, 1995, pp.253-260，甲３），引用例４（特開平３ - 3 -－２９４８１５号公報，甲４）及び引用例５（特開平１－２３３４１６号公報，甲５）に記載された事項及び周 Septmber, 1995, pp.253-260，甲３），引用例４（特開平３ - 3 -－２９４８１５号公報，甲４）及び引用例５（特開平１－２３３４１６号公報，甲５）に記載された事項及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。 (2) 審決がした引用発明の認定，引用発明と本願発明との一致点及び相違点の認定並びに相違点についての判断は，次のとおりである。 【引用発明】「パルス光源３０からのパルス状のプローブ光は，光ファイバである光ガイド３２およびセルフォックレンズ３４を経て近接場走査光学顕微鏡の光学探針２８内に入射し，パルス光源３０としては，半導体レーザ励起のモード同期Ｎｄ：ＹＬＦレーザ等を使用し，これにより，所望のパルス幅５０ｐＳ程度及びパルス周期１０ｎｓ程度を有するプローブ光を得ることができる近接場走査光学顕微鏡への光パルス供給装置。」【引用発明と本願発明との一致点】「レーザパルスを顕微鏡の光路に結合するためにレーザを伝送する少なくとも一つの光ファイバと，パルスレーザと，からなる，レーザパルスを顕微鏡の光路に結合する装置。」【引用発明と本願発明との相違点】 相違点１パルスレーザが，本願発明においては「ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅を有する短パルス」を供給する短パルスレーザであるのに対し，引用発明においては，そのような限定がなされていない点。 ② 相違点２本願発明は，「短パルスレーザと，少なくとも一つの光ファイバの間に配置され，レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」を有するのに対して，引用発明においては，そのような限定がなされていない点。 - 4 -③ 相 くとも一つの光ファイバの間に配置され，レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」を有するのに対して，引用発明においては，そのような限定がなされていない点。 - 4 -③ 相違点３本願発明は，「短パルスレーザから供給されるレーザパルス形およびパルス幅を光ファイバ進入口と出口とで一致させ」るのに対して，引用発明においては，そのような限定がなされていない点。 (相違点１についての判断)顕微鏡の技術分野において「短パルスレーザ」を用いることは，引用例２及び３にも記載されているように周知の技術であるから，引用発明においても，必要に応じて上記周知技術を採用し，パルスレーザを「短パルスレーザ」とすることは，当業者が容易になし得る事項である。 そして，「短パルス」のパルス幅として，どの程度のパルス幅とするかは当業者が必要に応じて設定し得るものであるところ，時間分解能を高めるためにできるだけ短いものを採用し，「ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅」とすることは当業者が容易に想到し得ることである。 (相違点２及び３についての判断)短パルスレーザを光ファイバを介して対象の光学装置に供給するものにおいては，「レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」によって群速度分散補償を行うことは，引用例３～５に記載されているように周知の技術である。 相違点１の検討において「短パルスレーザ」を採用して，光源から発せられる短パルスレーザを光ファイバを介して顕微鏡（の光路）に供給するようにした際に，群速度分散の補償を行うため，上記の周知の「レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」を設けることは，当業者が容易に想到し得たことである。 そして，上記の「レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」を配置す 記の周知の「レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」を設けることは，当業者が容易に想到し得たことである。 そして，上記の「レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」を配置する位置については，当業者が適宜設定し得るものであるから，「短パルスレーザと，少なくとも一つの光ファイバの間」に配置することは，当業者が容易に想到し得たことである。 - 5 -第３ 原告主張の審決取消事由（原告主張の取消事由の項目立てを，その内容に即して以下のとおり整理する。） １ 取消事由１(相違点１についての判断の誤り)(1) 審決は，相違点１についての検討に当たり，「顕微鏡の技術分野において「短パルスレーザ」を用いることは，引用例２及び３にも記載されているように周知の技術であるから，引用発明においても，必要に応じて上記周知技術を採用し，パルスレーザを「短パルスレーザ」とすることは，当業者が容易になし得る事項である。」(８頁末行～９頁３行）と判断するが，誤りである。 なぜなら，引用発明は，近接場走査光学顕微鏡に関するものであり，パルスレーザは，光源に強度がパルス状に変化するプローブ光を用い，光検出装置をパルス状に変化するプローブ光の増大時に同期させることによりノイズの減少を図るという極めて特殊な目的のために用いられている。この目的において用いられているパルスレーザにおいては，そもそも短パルスを用いることについての動機付けが存在しない。パルスが使用されているという事実のみを捉え，それを短パルスに置換することが容易であるという立論は乱暴である。 また，引用発明においては，光検出装置をパルス状に変化するプローブ光の増大時に同期させる必要があり，５０ピコ秒のパルスが用いられているが，フェムト秒クラスのパルス幅を用いることは技術的 暴である。 また，引用発明においては，光検出装置をパルス状に変化するプローブ光の増大時に同期させる必要があり，５０ピコ秒のパルスが用いられているが，フェムト秒クラスのパルス幅を用いることは技術的に困難である。 (2) 引用例１と，引用例２及び３は，技術的な範囲・背景の全く異なる発明である。 すなわち，引用例１は，近接場走査光学顕微鏡に関するものであるところ，引用例２は，光エコー顕微鏡という顕微鏡をベースとするものであり，染色された生体材料又は無染色の生体材料等の物理化学的な性質の差を光学的に観察できる光エコー顕微鏡を提供するために，短パルスを利用するものであると解される。また，引用例３は，２光子顕微鏡に関するものであり，ここでフェムト秒のパルスが用いられているのは，２つの光子をひとつの分子にほぼ同時に吸収させるために光子密度 - 6 -を上げる必要があるからである。 このように，引用例１～３は，「顕微鏡」という名称において共通しているが，技術的なベースは全く異なる上，異なる技術的要請によりパルスないし短パルスを用いているものである。 (3) 審決は，「「短パルス」のパルス幅として，どの程度のパルス幅とするかは当業者が必要に応じて設定し得るものであるところ，時間分解能を高めるためにできるだけ短いものを採用し，「ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅」とすることは当業者が容易に想到し得ることである。」(９頁４行～７行)と判断するが，誤りである。 なぜなら，いかなるパルスを使用するのが適切であるのかは，それぞれの装置の目的によって異なるのであって，常に短いパルスを使用することが望ましいわけではない。短パルスを利用するためには，それなりの技術，コストその他の負担がかかるものであり，メリットと共にデメリットも多く存するのであるから，「 あって，常に短いパルスを使用することが望ましいわけではない。短パルスを利用するためには，それなりの技術，コストその他の負担がかかるものであり，メリットと共にデメリットも多く存するのであるから，「短パルス」が用いられているシステムにおいて，当業者が容易に「ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅」とすることができるとする審決の論旨は明らかに誤りである。 また，短パルスを利用する理由は，時間分解能を高めたい場合のみではない。現に，本願発明が超短パルスを用いる理由は，時間分解能を高めるためではない。本願発明のような２光子顕微鏡において，フェムト秒のパルスが用いられているのは，２つの光子を１つの分子にほぼ同時に吸収させるために光子密度を上げる必要があるからである。仮に，引用発明の時間分解能を高めるために短パルスを用いることとしたとしても，それは本願発明とは無関係の構成である。 ２ 取消事由２(相違点２及び３についての判断の誤り)審決は，相違点２及び３についての検討に当たり，「短パルスレーザを光ファイバを介して対象の光学装置に供給するものにおいては，「レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」によって群速度分散補償を行うことは，引用例３ないし５に記載されているように周知の技術である。相違点１の検討において「短パル - 7 -スレーザ」を採用して，光源から発せられる短パルスレーザを光ファイバを介して顕微鏡（の光路）に供給するようにした際に，群速度分散の補償を行うため，上記の周知の「レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」を設けることは，当業者が容易に想到し得たことである。」(９頁１３行～２１行)と判断するが，誤りである。 なぜなら，審決の示す引用例４及び５は，顕微鏡とは無関係の分野における技術であり，当業者がこれを顕微鏡分 ，当業者が容易に想到し得たことである。」(９頁１３行～２１行)と判断するが，誤りである。 なぜなら，審決の示す引用例４及び５は，顕微鏡とは無関係の分野における技術であり，当業者がこれを顕微鏡分野に持ち込んで適用することは容易ではない。現に，技術競争の激しい顕微鏡の分野において，２光子顕微鏡が開発された１９８０年代後半から本件出願時まで，ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅を有する短パルスレーザを用いた顕微鏡である２光子顕微鏡につき，本願発明のように光ファイバを用いたものは存在していないのである。 ３ 取消事由３(進歩性判断の誤り)(1) 本願発明は，以下のとおり，２光子顕微鏡に関する発明である。 すなわち，本願発明で用いられている「２光束顕微鏡」という文言は，優先権主張番号１９６２２３５９．８の出願（ドイツ連邦共和国。本件出願の優先権主張基礎出願）における「zwei-photonen」の翻訳（対応する米国特許（US 6,178,041 B1）においても「twophoton」とされている。）であり，本願明細書の記載内容から見ても，これがいわゆる２光子顕微鏡を意味することは当業者にとって明らかである。 本願明細書【００１０】の「時間位置分解顕微鏡」とは，スキャンを行う走査型顕微鏡（２光子顕微鏡もこれに含まれる。）を意味する記載にすぎない。また，本願明細書【００１６】の「２光束励起」が「２光子励起」を意味していることは明らかである。そして，平成２１年１０月１９日付手続補正により請求項１に「ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅を有する短パルスレーザ」を用いることが明記されたが，これも２光子顕微鏡の特徴である。 これに対し，引用発明は，近接場走査光学顕微鏡に関する発明であり，プローブの先端に設けたピンホールの径を小さくして空間的分解能を向上 」を用いることが明記されたが，これも２光子顕微鏡の特徴である。 これに対し，引用発明は，近接場走査光学顕微鏡に関する発明であり，プローブの先端に設けたピンホールの径を小さくして空間的分解能を向上させることを目的 - 8 -としてパルス状のプローブ光を用いるものであって，これに「短パルスレーザ」及び「レーザパルスの光路長を各波長ごとに変更する光学配列」を設ける動機付けがなく，また，仮にそれらを設けたとしても，特殊な近接場走査光学顕微鏡となるのみであって，本願発明の構成は得られない。 (2) 審決は，５個の引用例を用いて，それらを順次組み合わせていけば本願発明と同様の構成となると認定するものである。しかし，引用例１～５は，それぞれが異なる技術分野・技術内容のものであり，それらにつき何段階も適用を繰り返さなければ本願発明の構成を実現することができないということは，とりもなおさず，引用発明と本願発明の内容が容易に推考し得るほど近いものでないことを示している。 第４ 被告の反論 １ 取消事由１に対し(1) 引用発明においてパルス光を用いる理由（目的）は，供給される光の時間的集中度を高めることにある。これは，例えば，引用例１の【００１８】に記載されているとおり，平均出力１００ｍＷの光源を用いた場合に出力を変えずにパルス幅を短くするほどパルス状のプローブ光のピーク光強度を増大させることができることを意味し，「供給される光の時間的集中度」が高まるほど，上記のＳ／Ｎ比が高くなって近接場走査光学顕微鏡の分解能が向上するのである。してみると，近接場走査光学顕微鏡の分解能を向上させるためには，パルス幅を短くすることが解決策の１つといえるから，引用発明においてパルス幅を短くすることの動機付けが否定されるものではない。 また，上記【００１８ 走査光学顕微鏡の分解能を向上させるためには，パルス幅を短くすることが解決策の１つといえるから，引用発明においてパルス幅を短くすることの動機付けが否定されるものではない。 また，上記【００１８】の記載から，「パルス幅５０ｐｓ程度及びパルス周期１０ｎｓ程度」のプローブ光としたのは，Ｓ／Ｎ比を２００倍改善できる場合の一例として，上記のパルス幅及びパルス周期の値を採用したものであって，上記のパルス幅及びパルス周期の値以外の値では，本願発明の作用効果を生じないものではない。 - 9 -すなわち，引用例１の実施例において，「パルス幅５０ｐｓ程度及びパルス周期１０ｎｓ程度」のプローブ光を用いたことが，パルス幅を短くすることの阻害要因にならないのは明らかである。 (2) 「短パルス」のパルス幅としてどの程度「短い」パルス幅とするかは，当業者が必要に応じて設定し得るものであるといえるところ，パルスレーザを用いて行う観測・計測技術（顕微鏡を含む）の技術分野においては，時間分解能を高めるという自明の技術課題が存在すること，及び，パルス幅を短くするほど時間分解能が高まることにかんがみれば，更に「短い」パルス幅を採用することは，当業者が格別の技術的困難性を伴うことなく容易に想到し得ることである。 ２ 取消事由２に対し審決が引用例４及び５を引用した理由は，「パルスレーザ」によって「光ファイバ」を介してレーザパルスを供給する技術，特に，「ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅」のレーザパルスを供給する技術においては，「群速度分散」の問題点が存在していること，及び，上記「群速度分散」は「レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」によって補償されることが周知の技術であることを示すためである。 引用発明と，引用例４及び５に記載された周知技術は，光ファ ，上記「群速度分散」は「レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」によって補償されることが周知の技術であることを示すためである。 引用発明と，引用例４及び５に記載された周知技術は，光ファイバーを介してレーザパルスを供給するものである点で共通しているから，引用例４及び５に記載された周知技術は，引用発明と全く無関係の分野の技術といえるものではない。すなわち，引用発明は，顕微鏡の技術分野に属するとはいえ，本願発明を特定する請求項１の記載及び本願明細書の【発明の属する技術分野】の記載からも明らかのように，顕微鏡に供給するレーザパルスの光源及びその光路に関する部分を要旨とするものであるから，引用例４及び５に記載された周知技術とは，光学装置としてむしろ関連の深い技術分野に属するといえるものである。 ３ 取消事由３に対し(1) 本願発明に係る「特許請求の範囲」には，「２光束」という用語は記載さ - 10 -れていない。したがって，「２光束」が「twophoton」の訳語として用いられているか否かは，本願発明の認定に影響することではない。また，原告が主張する「２光子顕微鏡」についても，本願明細書の発明の詳細な説明及び図面のいずれにも記載がない。本願明細書には，【０００６】における「本発明は，例えば２光束顕微鏡において，」及び【００１０】における「これは・・・２光束顕微鏡及び時間位置分解顕微鏡において有効であり，」の記載から，対象とする顕微鏡として「２光束顕微鏡」のみならず「時間位置分解顕微鏡」も対象としていることが明示されているところ，本願発明を特定する請求項１には，対象とする顕微鏡の種類は規定されていないから，本願発明が対象とする顕微鏡は，少なくとも「２光束顕微鏡」及び「時間位置分解顕微鏡」の双方ともを包含するものである。 よ 願発明を特定する請求項１には，対象とする顕微鏡の種類は規定されていないから，本願発明が対象とする顕微鏡は，少なくとも「２光束顕微鏡」及び「時間位置分解顕微鏡」の双方ともを包含するものである。 よって，原告が，本願発明が対象とする顕微鏡を「２光子顕微鏡」に限定した解釈を前提にした上記主張は，本願明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載に基づくものではない。 (2) 上述したように，引用例１～５は，技術分野及び技術内容において，相互に関連するものであり，また，審決が，相違点１から３についてそれぞれ容易想到と判断した点に誤りはない。 第５ 当裁判所の判断 １ 本願発明について原告は，取消事由を主張する前提として，本願発明における「顕微鏡」が「２光子顕微鏡」である旨主張するので，以下検討する。 (1) 本願発明においては，レーザパルスを用いる「顕微鏡」の存在が前提とされているが，特許請求の範囲において，その顕微鏡の具体的内容については，「２光子顕微鏡」であるか否かを含めて特定はされていない。 そして，本願明細書の発明の詳細な説明及び図面（以下「本願明細書等」という。 甲６）には，顕微鏡について，「共焦点（レーザ走査型）顕微鏡」，「２光束（レ - 11 -ーザ）顕微鏡」及び「時間位置分解顕微鏡」の具体的な記載があるが，本願発明の顕微鏡がこれらのいずれかに該当するかについては，明示的な記載はなく，「２光子（励起レーザ）顕微鏡」についての記載もない。 そこで，本願明細書の他の記載と技術文献に照らして，レーザパルスを用いる顕微鏡については，次のとおりのものと認められる。 まず，「共焦点（レーザ走査型）顕微鏡」は，レーザ光で試料を走査して得られた光情報を用いて試料を観察するものであり，照明系の焦点位置に試料を配置してその焦点位置 は，次のとおりのものと認められる。 まず，「共焦点（レーザ走査型）顕微鏡」は，レーザ光で試料を走査して得られた光情報を用いて試料を観察するものであり，照明系の焦点位置に試料を配置してその焦点位置に光スポットを形成し，試料からの光（反射光，透過光，蛍光等）をピンホールを介して受光素子上に集光して，光の強度を検出する顕微鏡である。該ピンホールは，試料のレーザ焦点面以外から返ってくる蛍光を除去し，焦点面からの蛍光だけを検出するために設けられる（甲２【０００２】，甲１１）。 「２光束（レーザ）顕微鏡」は，試料への照射光として単一の光束（光線の束）でない２つの光束を利用した顕微鏡であり，例えば，光遅延手段を経由した光束と光変調手段を経由した光束を利用したもの（甲２）や，励起光とプローブ光の２光束を利用したもの（乙１）が該当する。 「時間（位置）分解顕微鏡」は，「光エコー顕微鏡」とも称され，試料にレーザ光（励起光，ポンプ光）を照射し，試料中に含まれている該レーザ光と共鳴した光吸収体からの光エコー（蛍光）による光学的位相緩和時間を測定する（経時変化を観察する。）顕微鏡である（甲２【０００３】，乙１）。 これに対し，「２光子（励起レーザ）顕微鏡」は，レーザ光を試料に高密度で照射することで２個（複数）の光子をほぼ同時に吸収させて蛍光分子を励起させ，該蛍光を観察する顕微鏡である。２光子励起させるためには，フェムト秒レーザが用いられ，レーザ焦点面だけで蛍光分子が励起されるので，通常，検出のためのピンホールを必要としないのが特徴である（甲１０，１１）。 (2) 以上の認定事実によれば，本願発明の「顕微鏡」は，特許請求の範囲に記載からみて，光ファイバ，短パルスレーザ及び光学配列とからなる，短パルスレー - 12 -ザから供給されるレーザパルス形及 2) 以上の認定事実によれば，本願発明の「顕微鏡」は，特許請求の範囲に記載からみて，光ファイバ，短パルスレーザ及び光学配列とからなる，短パルスレー - 12 -ザから供給されるレーザパルス形及びパルス幅を光ファイバ進入口と出口とで一致させる装置に対し，その光路に結合することができる顕微鏡全般が対象となるものと認められ，本願明細書等に具体的に記載された，「共焦点（レーザ走査型）顕微鏡」，「２光束（レーザ）顕微鏡」及び「時間位置分解顕微鏡」などが含まれるとともに，引用例１に記載されている近接場走査光学顕微鏡が含まれないとする技術的理由はない。 そのうち，２光子顕微鏡は，光源として２光子励起させるためにフェムト秒レーザを必要とし，通常，光路中にピンホールを必要としないことが特徴であるところ，本願発明は，光源である短パルスレーザについて，「ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅」を有するとして，２光子励起しないと認められるピコ秒パルス幅もその構成としており，しかも，本願明細書等の図１に係る本願発明の実施例において，その共焦点走査型顕微鏡５の中には，２光子顕微鏡において必要とされないピンホールが開示されているのであるから，本願発明の顕微鏡を，「２光子顕微鏡」に限定して解釈することは誤りといわなければならない（なお，本願明細書等記載の上記「共焦点（レーザ走査型）顕微鏡」，「２光束（レーザ）顕微鏡」及び「時間位置分解顕微鏡」が，２光子顕微鏡として作動する構成があり得るとしても，これらをもって一義的に２光子顕微鏡のみを指すといえないことは自明である。）。 (3) 原告は，本願発明で用いられている「２光束」顕微鏡という文言は，優先権主張の基礎となる出願における「zwei-photonen」及び対応米国特許における「twophoton」の訳語であ (3) 原告は，本願発明で用いられている「２光束」顕微鏡という文言は，優先権主張の基礎となる出願における「zwei-photonen」及び対応米国特許における「twophoton」の訳語であり，本願明細書の記載内容から見ても，これが２光子顕微鏡を意味することは当業者にとって明らかであると主張するが，前者の優先権主張基礎出願の書類（甲８）によれば，その出願において特許請求の範囲はもとより明細書においてさえ「zwei-photonen」の顕微鏡に限定されていないから，原告の主張は前提を欠く。後者の対応米国特許（甲９）については，本件出願とは特許請求の範囲が大きく異なり，原告の主張によっても上記の判断は左右されるものではない。 ２ 取消事由１(相違点１についての判断の誤り)について - 13 -(1) 原告は，審決が，相違点１についての検討に当たり，「顕微鏡の技術分野において「短パルスレーザ」を用いることは，引用例２及び３にも記載されているように周知の技術であるから，引用発明においても，必要に応じて上記周知技術を採用し，パルスレーザを「短パルスレーザ」とすることは，当業者が容易になし得る事項である。」と判断したことが誤りであると主張し，その理由として，引用発明は，近接場走査光学顕微鏡に関するものであり，パルスレーザは，光源に強度がパルス状に変化するプローブ光を用い，光検出装置をパルス状に変化するプローブ光の増大時に同期させることによりノイズの減少を図るという極めて特殊な目的のために用いられており，この目的において用いられているパルスレーザにおいては，短パルスを用いることについての動機付けが存在しないと述べる。 そこで検討するに，引用例1 によれば，引用発明は，近接場走査光学顕微鏡において，分解能を向上させるためにピンホール ーザにおいては，短パルスを用いることについての動機付けが存在しないと述べる。 そこで検討するに，引用例1 によれば，引用発明は，近接場走査光学顕微鏡において，分解能を向上させるためにピンホールの径を減少させると，その光検出装置に到達する光量が減り，ノイズの分離が困難となり，検出下限が制限されるという技術課題を解決するため，光源としてパルス光を用い，供給される光の時間的集中度を高め，光検出装置をそれに同期させることにより，検出下限を改善したものと認められる。そして，引用例１の【００１８】には，平均出力１００ｍＷの光源を用いた場合に，同一の出力であってもパルス幅を短くして５０ピコ秒とすることによりパルス状のプローブ光のピーク光強度を増大させ，Ｓ／Ｎ比を高めて近接場走査光学顕微鏡の分解能を向上させることが開示されているのであるから，近接場走査光学顕微鏡の分解能を向上させるために光源のパルス幅を短くすることが，課題解決手段の１つとして明示されており，引用発明において光源のパルス幅を短くした構成を採用することの動機付けが否定されるものではない。したがって，原告の上記主張を採用することはできない。 また，原告は，引用発明では光検出装置をパルス状に変化するプローブ光の増大時に同期させる必要があり，５０ピコ秒のパルスが用いられているが，フェムト秒クラスのパルス幅を用いることは技術的に困難であると主張する。 - 14 -しかし，ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅に対応することが可能な光検出装置(ストリークカメラ）は，一般に知られており（塩谷繁雄他３名編「光物性ハンドブック」，乙１），フェムト秒クラスのパルス幅に同期する光検出装置を用いることに困難性はない。しかも，５０ピコ秒のパルス幅は，本願発明の数値範囲である「ピコ秒からフェムト秒までのパ 編「光物性ハンドブック」，乙１），フェムト秒クラスのパルス幅に同期する光検出装置を用いることに困難性はない。しかも，５０ピコ秒のパルス幅は，本願発明の数値範囲である「ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅」に含まれているから，その意味において，引用発明は，本願発明と実質的に相違するものではない。したがって，原告の上記主張を採用することはできない。 さらに，原告は，引用発明は近接場走査光学顕微鏡に関するものであるところ，引用例２は光エコー顕微鏡という顕微鏡をベースとするものであり，引用例３は２光子顕微鏡に関するものであって，「顕微鏡」という名称において共通しているが，技術的なベースは全く異なる上，異なる技術的要請によりパルスないし短パルスを用いているものであると主張する。 しかし，審決は，引用発明において光源のパルス幅を短くした構成を採用することの動機付けが開示されていることを前提として，引用例２及び３に「短パルスレーザ」を用いることが顕微鏡の技術分野における周知の技術として開示されている旨を認定したものであり，その認定に誤りがない以上，各々が異なる光学顕微鏡であることは，当該周知技術が引用発明に適用できない理由となるものではないから，原告の主張は失当といわなければならない。 (2) 原告は，審決が「「短パルス」のパルス幅として，どの程度のパルス幅とするかは当業者が必要に応じて設定し得るものであるところ，時間分解能を高めるためにできるだけ短いものを採用し，「ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅」とすることは当業者が容易に想到し得ることである。」と判断したことが誤りであると主張し，その理由として，いかなるパルスを使用するのが適切であるのかは，それぞれの装置の目的によって異なるのであって，常に短いパルスを使用することが望ましいわけではなく と判断したことが誤りであると主張し，その理由として，いかなるパルスを使用するのが適切であるのかは，それぞれの装置の目的によって異なるのであって，常に短いパルスを使用することが望ましいわけではなく，メリットと共にデメリットも多く存するものであるから，「短パルス」が用いられているシステムにおいて，当業者が容易に「ピコ秒からフ - 15 -ェムト秒までのパルス幅」とすることができるわけではないと述べる。 しかし，引用発明では，前示のとおり，近接場走査光学顕微鏡の分解能を向上させるために光源のパルス幅を短くしピコ秒のパルスを用いることが，課題解決手段の１つとして開示されており，パルス幅を短くした構成を採用することの動機付けが示されているのであるから，当業者が引用発明において短パルスを用いることは容易に想到できるといえる。したがって，原告の上記主張は，採用することができない。 また，原告は，本願発明のような２光子顕微鏡において，フェムト秒のパルスが用いられているのは，２つの光子を１つの分子にほぼ同時に吸収させるために光子密度を上げる必要があるからであり，仮に，引用発明の時間分解能を高めるために短パルスを用いることとしたとしても，それは本願発明とは無関係の構成であると主張する。 しかし，本願発明が２光子顕微鏡のみを前提とするものと限定して解釈すべきでないことは，前記１で述べたとおりであり，原告の主張はその前提において誤りがあって採用できない。 ３ 取消事由２(相違点２及び３についての判断の誤り)について原告は，審決が，相違点２及び３についての検討に当たり，「短パルスレーザを光ファイバを介して対象の光学装置に供給するものにおいては，「レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」によって群速度分散補償を行うことは，引用例３～５に記 検討に当たり，「短パルスレーザを光ファイバを介して対象の光学装置に供給するものにおいては，「レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」によって群速度分散補償を行うことは，引用例３～５に記載されているように周知の技術である。相違点１の検討において「短パルスレーザ」を採用して，光源から発せられる短パルスレーザを光ファイバを介して顕微鏡（の光路）に供給するようにした際に，群速度分散の補償を行うため，上記の周知の「レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列」を設けることは，当業者が容易に想到し得たことである。」と判断したことが誤りであると主張し，その理由として，審決の示す引用例４及び５は，顕微鏡とは無関係の分野における技術であり，当業者がこれを顕微鏡分野に持ち込んで適用することは容易で - 16 -はないと述べる。 そこで検討するに，引用例４は，１ピコ秒程度以下の極短光パルスの供給装置に関するものであり，光ファイバを介してレーザパルスを供給する際，伝搬するパルスはその周波数成分に応じた遅延，すなわち，群速度分散を生じるため，これを補正するため，光伝送路に固有の分散特性とは逆の分散特性を有する分散補正光学系を設けたものである。また，引用例５は，パルスレーザを光源とする光パルス圧縮装置に関するものであり，引用例４と同様に，光ファイバを介してレーザパルスを供給する際に生じる群速度分散を，負の群速度分散を有する光学配列を設けることにより補償したものである。そうすると，両引用例は，光ファイバを介してレーザパルスを供給する際に生じる群速度分散を，レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列を設けることにより補償するという技術事項が，本件優先日当時に周知の技術であったことを示している。なお，２光子顕微鏡に関する引用例３においても， を，レーザパルスの光路長を各波長毎に変更する光学配列を設けることにより補償するという技術事項が，本件優先日当時に周知の技術であったことを示している。なお，２光子顕微鏡に関する引用例３においても，群速度分散を光学配列を設けることにより補正するという技術事項が開示されている。 他方，引用発明は，パルス光源からのパルス状のプローブ光が，光ファイバである光ガイド等を経て近接場走査光学顕微鏡に入射されるものであるから，引用例４及び５に接した当業者であれば，引用発明においても，光ファイバを伝搬するパルス状のプローブ光が群速度分散によって波形が変形するという課題を有するものと認識し，この課題解決のため，引用例３～５に開示された解決手段である，レーザパルスの光路長が各波長毎に変更される光学配列という周知技術を，容易に採用し得るものといわなければならない。したがって，原告の上記主張は，採用することができない。 また，原告は，２光子顕微鏡が開発された１９８０年代後半から本件優先日まで，ピコ秒からフェムト秒までのパルス幅を有する短パルスレーザを用いた顕微鏡である２光子顕微鏡につき，本願発明のように光ファイバを用いたものは存在していないと主張するが，本願発明の顕微鏡を，「２光子顕微鏡」に限定して解釈できない - 17 -ことは，前示のとおりであるから，原告の主張はその前提において誤りがあって採用できない。 ４ 取消事由３(進歩性判断の誤り)について原告は，本願発明が２光子顕微鏡に関する発明であることを前提として，その進歩性を主張するが，その前提が誤りであることは前示のとおりである。 また，原告は，引用例１～５がそれぞれ異なる技術分野・技術内容のものであり，それらにつき何段階も適用を繰り返さなければ本願発明の構成を実現することができないことは，本 ることは前示のとおりである。また，原告は，引用例１～５がそれぞれ異なる技術分野・技術内容のものであり，それらにつき何段階も適用を繰り返さなければ本願発明の構成を実現することができないことは，本願発明の進歩性を肯定するものであると主張するが，パルスレーザを用いた光学顕微鏡である引用発明に対し，引用例２～５に開示された各々の周知技術を適用したことに誤りがないことは，前示のとおりであるから，原告の主張は採用できない。 第６ 結論 以上によれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決の判断に原告主張の誤りはない。よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第２部 裁判長裁判官 塩月秀平 裁判官 清水節 裁判官 古谷健二郎
▼ クリックして全文を表示