平成２３年８月３０日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成２１年（ワ）第８３９０号特許権侵害差止等請求事件口頭弁論終結日平成２３年５月１７日判決ドイツ連邦共和国プラッハ ＜以下略＞原告アイピーコムゲゼルシャフトミットベシュレンクテルハフツングウントコンパニーコマンディートゲゼルシャフト訴訟代理人弁護士片山英二同服部誠訴訟代理人弁理士小林純子同加藤志麻子同萩原誠補佐人弁理士黒川恵同蟹田昌之東京都港区＜以下略＞被告イー・モバイル株式会社訴訟承継人イー・アクセス株式会社訴訟代理人弁護士窪田英一郎同柿内瑞絵同乾裕介同今井優仁同野口洋高同中岡起代子同熊谷郁訴訟代理人弁理士三木友由 主文 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第１ 請求 １ 被告は，別紙物件目録記載の伝送方法（伝送サービス）を使用してはならない。 ２ 被告は，別紙物件目録記載の携帯電話を輸入，販売してはならない。 ３ 被告は，前項記載の携帯電話を廃棄せよ。 ４ 被告は，原告に対し，１億５１０ 送方法（伝送サービス）を使用してはならない。 ２ 被告は，別紙物件目録記載の携帯電話を輸入，販売してはならない。 ３ 被告は，前項記載の携帯電話を廃棄せよ。 ４ 被告は，原告に対し，１億５１００万円及びこれに対する平成２１年４月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 第２ 事案の概要 １ 事案の要旨本件は，後記２ア記載の特許権を有する原告が，訴訟承継前被告イー・モバイル株式会社（以下「イー・モバイル」という。）及び被告による別紙物件目録１ないし４記載の携帯電話（以下「被告各製品」と総称し，同目録１記載の携帯電話を「被告製品１」，同目録２記載の携帯電話を「被告製品２」などという。）の輸入及び販売並びに被告各製品を用いた添付ファイル付きメールの伝送サービス（以下「被告方法」という。）の使用が上記特許権の侵害に当たる旨主張して，被告に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，被告方法の使用，被告各製品の輸入及び販売の差止め並びに被告各製品の廃棄を求めるとともに，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。 ２ 争いのない事実等（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。） 当事者 - 3 -ア原告は，移動電話通信サービスに係る技術の活用を業とするドイツ国法人である。 イイー・モバイルは，電気通信事業法に基づく電気通信事業，電気通信に関する機器の開発，製造及び販売等を目的とする株式会社であった。 イー・モバイルは，本件訴訟が提起された後の平成２３年３月３１日，被告に吸収合併され，被告がその債権債務を包括承継した。 原告の特許権アドイツ国法人ローベルトボツシユゲゼルシヤフトミツトベシユレンクテルハフツング（以下「ボツシユ社」 ３１日，被告に吸収合併され，被告がその債権債務を包括承継した。 原告の特許権アドイツ国法人ローベルトボツシユゲゼルシヤフトミツトベシユレンクテルハフツング（以下「ボツシユ社」という。）は，平成１１年１０月１６日，発明の名称を「伝送フレーム及び伝送フレームを有する無線ユニット」とする発明について特許出願（優先権主張日平成１０年１２月８日・優先権主張国ドイツ，特願２０００－５８７５４７号。以下「本件出願」という。）をし，平成１９年８月２４日，特許第４００１７１８号として特許権の設定登録（請求項の数１２）を受けた（以下，この特許を「本件特許」，この特許権を「本件特許権」という。）。 原告は，平成２０年４月２８日，ボツシユ社から，本件特許権を譲り受け，同年５月１４日，その旨の本件特許権の移転登録が経由された。 イ本件出願に係る願書に添付した明細書(以下，図面を含めて「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１及び１１の記載は，次のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」，請求項１１に係る発明を「本件発明２」といい，これらを「本件各発明」と総称する。）。 「【請求項１】 少なくとも２つのデータフィールド（１５，２０，２５，３０）が含まれるメッセージ信号（５）を伝送する伝送方法であって，前記メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマット - 4 -のデータを含める工程と，前記第１のデータフィールド（１５）内に前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）を挿入する工程と，前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０ 工程と，前記第１のデータフィールド（１５）内に前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）を挿入する工程と，前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める工程とを含むことを特徴とするメッセージ信号の伝送方法。」「【請求項１１】 少なくとも２つのデータフィールド（１５，２０，２５，３０）が含まれるメッセージ信号（５）を伝送する通信装置（６０，６５，７０）であって，前記メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める手段と，前記第１のデータフィールド（１５）内に前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）を挿入する手段と，前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める手段とを含むことを特徴とする通信装置。」ウ本件各発明を構成要件に分説すると，次のとおりである(以下，各構成要件を「構成要件Ａ」，「構成要件Ｂ」などという。)。 本件発明１Ａ 少なくとも２つのデータフィールド（１５，２０，２５，３０）が含まれるメッセージ信号（５）を伝送する伝送方法であって，Ｂ 前記メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める工程と， - 5 -Ｃ ルド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める工程と， - 5 -Ｃ 前記第１のデータフィールド（１５）内に前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）を挿入する工程と，Ｄ 前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める工程とを含むことを特徴とするＥ メッセージ信号の伝送方法。 本件発明２Ｆ 少なくとも２つのデータフィールド（１５，２０，２５，３０）が含まれるメッセージ信号（５）を伝送する通信装置（６０，６５，７０）であって，Ｇ 前記メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める手段と，Ｈ 前記第１のデータフィールド（１５）内に前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）を挿入する手段と，Ｉ 前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める手段とを含むことを特徴とするＪ 通信装置。 エ本件明細書の「発明の詳細な説明」には，以下のような記載がある（甲２。図１及び２については，別紙本件明細書の図面を参照）。 「ショートメッセージを伝送するためのショートメッセージサービスが公知である。ショートメッセージサービスとは，通信ネットワークの加 - 6 -入 ２については，別紙本件明細書の図面を参照）。 「ショートメッセージを伝送するためのショートメッセージサービスが公知である。ショートメッセージサービスとは，通信ネットワークの加 - 6 -入者に，予めこのネットワークと通信コネクションを確立する必要なくショートメッセージを送信するものである。これは特に移動無線システムにおいて重要であり，その理由は，このシステムにおいては加入者は頻繁に接続不能になるためである。この場合，到来したショートメッセージは通信ネットワークのネットワークプロバイダによって記憶され，それより後の時点にアドレス指定された加入者宛に伝達される。加入者は自分宛のショートメッセージの着信を知らされるので，そのショートメッセージをネットワークプロバイダからダウンロードできる。」（段落【０００２】），「ショートメッセージサービスの一例として，ＧＳＭ標準（GlobalSystemforMobileCommunications）によるショートメッセージサービス（ＳＭＳ）がある。このショートメッセージサービスは，１６０個までの７ビットＡＳＣＩＩテキスト記号（AmericanStandardCodeforInformationInterchange）を用いたショートメッセージを伝送するための伝送フレームを予め定めている。」（段落【０００３】），「より長いテキストの伝送は，ショートメッセージをつなぎ合わせることで可能となる。このショートメッセージサービスにより，簡単な移動無線端末機器によってもショートメッセージの作成と読み取りが可能となる。このＧＳＭ標準においてはショートメッセージのテキスト伝送しか行われないので，音声データや画像データ等のバイナリデータの伝送においては，これらのデータをテキストフォーマットに み取りが可能となる。このＧＳＭ標準においてはショートメッセージのテキスト伝送しか行われないので，音声データや画像データ等のバイナリデータの伝送においては，これらのデータをテキストフォーマットに変換し，その受信後に再度バイナリフォーマットに変換し直さなくてはならない。」（段落【０００４】）「それに対し，独立請求項の構成を有する本発明の伝送フレームおよび本発明の通信装置の利点は，メッセージ信号の第１のデータフィールドに第１のデータフォーマットのデータが含まれ，第２のデータフィールドに第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマット - 7 -のデータが含まれ，第１のデータフィールド内にメッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子が挿入され，第１の識別子にデータフィールドの数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報が含まれるという点である。これにより，種々異なるデータを含むショートメッセージを，唯一の伝送フレームにおいて伝送できる。このようにして，例えばテキストデータ，音声データ，画像データ等の種々異なる媒体を簡単に一つのショートメッセージに統合することができるため，マルチメディア・ショートメッセージを形成することができる。」（段落【０００５】），「さらに有利には，これらのデータフィールドを互いに並べることにより，テキストデータ，音声データ又は画像データを有する個々のデータフィールド又は媒体のデータを簡単に分離したりダウンロードすることが可能になる。これにより，ショートメッセ－ジの実際に必要な部分だけを通信ネットワークのネットワークプロバイダからダウンロードすればよいので，伝送容量の節減が可能となる。」（段落【０００７】），「特に有利なのは，第１のデータフィールドにショ の実際に必要な部分だけを通信ネットワークのネットワークプロバイダからダウンロードすればよいので，伝送容量の節減が可能となる。」（段落【０００７】），「特に有利なのは，第１のデータフィールドにショートメッセージの構成及び／又は内容を表す第１の識別子を設けるという点である。これにより，ショートメッセージの宛先として指定された加入者は，通信ネットワークのネットワークプロバイダからアドレス指定された加入者に向けた第１のデータフィールドのみの伝送により，特に容易にショートメッセージの構成及び／又は内容について知ることができる。その後この情報に基づき，アドレス指定された加入者の側で，このショートメッセージのどの部分又はデータフィールドを通信ネットワークのネットワークプロバイダからダウンロードしたいかを決定することができる。」（段落【０００９】）「図１において，６０は通信ネットワーク１０の第１の加入者を，６５ - 8 -は第２の加入者を示す。この通信ネットワーク１０は，特に無線通信ネットワーク，例えば移動無線ネットワークとして構成されている。この第１の加入者６０と第２の加入者６５は，それぞれ通信機器として，特に，例えば移動無線装置，業務用無線装置，携帯無線装置等として構成されている。また図１においては，通信ネットワーク１０のネットワークプロバイダ７０が記載されており，これも同様に通信機器，特にとして構成することができる。」（段落【００１６】），「図２に，このようなショートメッセージ５の構成を図示する。ここでショートメッセージ５は，伝送フレーム１において第２の加入者６５からネットワークプロバイダ７０に伝送される。この伝送フレーム１には，第１のデータフィールド１５，第２のデータフィールド２０，場合によっては第３のデータフィールド２５と ム１において第２の加入者６５からネットワークプロバイダ７０に伝送される。この伝送フレーム１には，第１のデータフィールド１５，第２のデータフィールド２０，場合によっては第３のデータフィールド２５と第４のデータフィールド３０が含まれる。第１のデータフィールド１５には，ショートメッセージ５の構成を表す第１の識別子３５が含まれる。さらに第１のデータフィールド１５には，ショートメッセージ５の内容を表す第２の識別子４０が設けられている。これらの第１の識別子３５と第２の識別子４０を，ショートメッセージ５の構成及び／又は内容を表す唯一の識別子にまとめることもできる。さらに第１のデータフィールド１５には，第１のデータフォーマットのデータが格納されている。第２のデータフィールド２０には，第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータが格納されている。必要に応じて設けられるその他のデータフィールド２５，３０にも同様にデータが格納されており，そのデータフォーマットは第１のデータフィールド１５又は第２のデータフィールド２０のデータフォーマットと異なったものとすることもできるが，必ずしもそうする必要はない。２つよりも多くのデータフィールドが伝送フレーム１内に設けられていれば，それらのデータフィールドのうち少なくとも２つの - 9 -データフィールドの中にそれぞれ異なるフォーマットのデータが格納されており，伝送フレーム１の中のこれらのデータフィールドの位置は問題にならない。」（段落【００１８】），「第１の識別子３５は，ショートメッセージ５の中のデータフィールド１５，２０，２５，３０の数に関する記載を含むことができる。付加的又は選択的に第１の識別子３５は，データフィールド１５，２０，２５，３０の中に格納されたデータのデータフォーマット のデータフィールド１５，２０，２５，３０の数に関する記載を含むことができる。付加的又は選択的に第１の識別子３５は，データフィールド１５，２０，２５，３０の中に格納されたデータのデータフォーマットに関する記載を含むことができる。付加的又は選択的に，データフィールド１５，２０，２５，３０の大きさに関する記載も第１の識別子３５の中に含めることができる。また第２の識別子４０は，データフィールド１５，２０，２５，３０の中に格納されたデータのデータ形式に関する記載を含むことができる。従って第２の識別子４０は，例えば一つのデータフィールドの中に音声データが格納されているのか，又は画像データが格納されているかということに関する記載を含むことができる。」（段落【００２０】） 被告の行為ア被告各製品においては，メール機能として「ＥＭｎｅｔメール」を利用することができる。ＥＭｎｅｔメールは，被告が提供するマルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）である。 ＭＭＳは，ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）を拡張してマルチメディアデータを送受信できるようにしたものであり，第３世代モバイルネットワークの標準化団体である３ＧＰＰの作成した標準仕様に準拠した，テキストデータ，画像データ等の異なる形式のデータ（マルチメディアデータ）を含むメールを送受信できるメッセージングサービスをいい，又はこのメッセージングサービスで送受信される当該メールをいう（なお，当該メールは「ＭＭＳメッセージ」という場合もある。）。 被告方法は，被告各製品を用いたＥＭｎｅｔメールの伝送サービスであ - 10 -る。 イイー・モバイルは，平成２０年３月２８日から被告製品４について，同年７月１９日から被告製品３について，同年１０月１０日から被告製品１について，同年１ の伝送サービスであ - 10 -る。 イイー・モバイルは，平成２０年３月２８日から被告製品４について，同年７月１９日から被告製品３について，同年１０月１０日から被告製品１について，同年１２月２０日から被告製品２についてそれぞれ輸入，販売を開始し，これに伴い被告各製品のそれぞれにつき順次被告方法の提供を開始した。その後，平成２３年３月３１日以降は，イー・モバイルを吸収合併した被告が，被告各製品の輸入及び販売並びに被告方法の提供を行っている。 ３ 争点本件の主な争点は，被告方法及び被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか否か（争点１），原告による本件各発明に係る本件特許権の行使が特許法１０４条の３第１項により制限されるかどうか（争点２），原告が本件明細書の請求項２及び１２に係る発明に係る本件特許権の侵害の事実を請求原因として追加し，訴えの追加的変更をすることが許されるかどうか，これが許されるとした場合には，被告方法及び被告各製品が上記発明の技術的範囲に属するか否か（争点３），被告が賠償すべき原告の損害額（争点４）である。 第３ 争点に関する当事者の主張 １ 争点１（本件各発明の技術的範囲の属否）について 原告の主張ア被告各製品を用いたＥＭｎｅｔメールの使用態様 ＥＭｎｅｔメールの作成，送受信被告各製品を用いたＥＭｎｅｔメールの作成，送受信の操作の概要は，次のとおりである。別紙物件説明書は，被告製品２を用いてＥＭｎｅｔメールを作成及び送信し，被告製品１を用いてこれを受信した使用例である。 ａ メールの作成，送信 - 11 - ＥＭｎｅｔメール画面で「新規作成」を選択し，次いで「ＥＭｎｅｔメール」を選択する。 ①スライド１上に「宛先」，「件名」を入力し，「ファイルの追加」をクリ 成，送信 - 11 - ＥＭｎｅｔメール画面で「新規作成」を選択し，次いで「ＥＭｎｅｔメール」を選択する。 ①スライド１上に「宛先」，「件名」を入力し，「ファイルの追加」をクリックし，画像，動画，サウンドなどを添付し，テキストを入力する。 ② 添付ファイル付きメッセージを追加したい場合には，別のスライド（スライド２）を開き，同様に画像，動画，サウンドなどを添付し，テキストを入力する。同様の手順で，スライドを更に追加することができる。 上記のように作成したＥＭｎｅｔメールを送信する。 ｂ メールの受信受信したＥＭｎｅｔメールは，受信側で次のように表示される。 例えば，スライド１，２の添付ファイルとして，画像及びサウンドを添付した場合（別紙物件説明書の使用例），まず，スライド１に添付された画像及びテキストが，サウンドの再生と同期して一体的に表示される。次いで，サウンドの再生終了後自動的に，スライド２に添付された画像及びテキストがサウンドの再生と同期して一体的に表示される。 ＥＭｎｅｔメールの構造ａ 別紙物件説明書の使用例で送信されたＥＭｎｅｔメール（以下「被告メール」という。）の解析結果（甲１３）によれば，被告メールのメッセージ信号全体は，別紙１に示すように，「ＨＴＴＰＨＥＡＤＥＲ」，「ＭＭＳＨＥＡＤＥＲ」，「ＪＰＥＧ１」，「ＭＩＤＩ」，「ＴＥＸＴ１」，「ＪＰＥＧ２」，「ＡＵＤＩＯ」，「ＴＥＸＴ２」，「Ｕｎ－ｋｎｏｗｎＤＡＴＡ」，「ＳＭＩＬＢＯＤＹ」で構成されている。 - 12 -被告メールのメッセージ信号全体のうち，「メッセージ本体（ＢＯＤＹ）」は，別紙１の「ＪＰＥＧ１」から「ＳＭＩＬＢＯＤＹ」までの領域をいい，メッセージの内容に関するデータといえるものは，「ＪＰ 被告メールのメッセージ信号全体のうち，「メッセージ本体（ＢＯＤＹ）」は，別紙１の「ＪＰＥＧ１」から「ＳＭＩＬＢＯＤＹ」までの領域をいい，メッセージの内容に関するデータといえるものは，「ＪＰＥＧ１」，「ＭＩＤＩ」，「ＴＥＸＴ１」，「ＪＰＥＧ２」，「ＡＵＤＩＯ」，「ＴＥＸＴ２」及び「ＳＭＩＬＢＯＤＹ」の七つの領域（ただし，網掛けした制御レコードを除く。）である。 他方，別紙１の「ＨＴＴＰＨＥＡＤＥＲ」と「ＭＭＳＨＥＡＤＥＲ」は，ヘッダー部であり，「メッセージ本体（ＢＯＤＹ）」ではない。 ｂ 「ＳＭＩＬＢＯＤＹ」には，ＳＭＩＬ（synchronizedmultimediaintegrationlanguage）で記述された，どのマルチメディアをどのように表示するかという情報が含まれている。 別紙１の「ＳＭＩＬＢＯＤＹ」のフォーマット情報（以下「ＳＭＩＬフォーマット情報」という。）は，別紙２のとおりである（甲９）。ＳＭＩＬフォーマット情報には，「ｊｐｇ」，「ｍｉｄ」，「ａｍｒ」等のデータフォーマットに関する情報が含まれている。 受信された被告メールが前記ｂのとおりスライドショー形式で表示されるのは，ＳＭＩＬフォーマット情報によるものである。 イ構成要件の充足 被告方法及び被告各製品における「第１のデータフィールド」及び「第１のデータフォーマットのデータ」（構成要件Ｂ，Ｃ，Ｇ，Ｈ）ａ 「データフィールド」とは，文字通り「データ」が含まれた「フィールド」である。本件各発明は，「メッセージ信号」について「少なくとも２つのデータフィールドが含まれる」（構成要件Ａ，Ｆ）と規定しているところ，これらの「データ」は，「メッセージ本体の内容，構成に関連したデータ」でなければならないが，テキスト，音声又は なくとも２つのデータフィールドが含まれる」（構成要件Ａ，Ｆ）と規定しているところ，これらの「データ」は，「メッセージ本体の内容，構成に関連したデータ」でなければならないが，テキスト，音声又は - 13 -画像等のメッセージ本体の構成要素（コンテンツ）そのものに関するデータに限定されるものではない。 もっとも，本件明細書の段落【００１４】には，「…この第１のデータフィールドに格納されたデータは，通信ネットワークの全ての加入者によって読み取り可能なデータフォーマットの中に存在する。」との記載があるが，ここでいう「加入者」は，人間ではなく，いわゆる「移動局」のことをいい，上記「データ」を人間が判読できる「テキスト，音声又は画像等」に限定することの根拠になるものではない。「加入者」が「移動局」を意味することは，本件明細書中に，「第１の加入者６０が聞くことができない状態にある場合，即ち音声データの処理や再生が不可能である場合」（段落【００３１】）との記載があることや，「第１の加入者６０は記述された伝送フレーム１におけるショートメッセージ５を受信し，これを場合によっては保存する及び／又は視覚的及び／又は聴覚的に再生する。」（段落【００３５】）等の記載から明らかである。 また，本件明細書の段落【００１３】の「例えばこのデータフィールドを用いて伝送されたデータを再生する際，より高い再生可能性が得られる。」との記載は，データフィールドに含まれるデータが，伝送されたデータの中身だけでなく，伝送されたデータを正確に再現する再生の仕方（表示の仕方等）に関するものを含むことを意味している。 ｂ 被告メールのメッセージ信号における「ＳＭＩＬフォーマット情報」は，メッセージに含まれるマルチメディアファイルをどのように再生させるか（言い換えれば ）に関するものを含むことを意味している。 ｂ 被告メールのメッセージ信号における「ＳＭＩＬフォーマット情報」は，メッセージに含まれるマルチメディアファイルをどのように再生させるか（言い換えれば，マルチメディアメッセージをどのようにプレゼンテーションするか）という情報に関するデータであるから，「メッセージ本体の内容，構成に関連したデータ」であるといえ - 14 -る。 そうすると，「ＳＭＩＬフォーマット情報」を含むフィールドは，本件各発明における「データフィールド」であるから，「第１のデータフィールド」にほかならない。 そして，「ＳＭＩＬフォーマット情報」は，ＳＭＩＬアプリケーション特有のデータ形式を有しており，他のデータフィールドのデータ形式（ｔｅｘｔ，ａｕｄｉｏ，ｉｍａｇｅ等）とは異なっていること，「ＳＭＩＬフォーマット情報」を含むフィールドには，データフォーマットの情報（ｍｉｄ，ｊｐｇ，ａｍｒ等）を含み，これによりメッセージ信号全体の構成を表す識別子が挿入されていることからすると，被告メールのメッセージ信号における「ＳＭＩＬフォーマット情報」は，本件各発明の「第１のデータフィールド」に関連した要件（構成要件ＢないしＤ，ＧないしＩ）をすべて充足するというべきである。 ｃ この点に関し，被告は，後記のとおり，本件各発明の「第１のデータフィールド」における「データ」とは，テキストデータ，音声データ，画像データ等のメッセージ内容を構成するデータを意味するものと解すべきところ，被告メールにおけるＳＭＩＬフォーマット情報は，「第１のデータフィールド」に該当しない旨主張する。 しかし，前記ａで述べたとおり，本件各発明の「データフィールド」における「データ」は，「メッセージ本体の内容，構成に関連したデータ」でなければな 第１のデータフィールド」に該当しない旨主張する。 しかし，前記ａで述べたとおり，本件各発明の「データフィールド」における「データ」は，「メッセージ本体の内容，構成に関連したデータ」でなければならないが，テキスト，音声又は画像等のメッセージ本体の構成要素（コンテンツ）そのものに関するデータに限定されるものではないから，被告の上記主張は，その前提を欠くものであり，失当である。 また，被告は，後記のとおり，本件各発明の「第１のデータフィ - 15 -ールド」は，最初に伝送されるデータフィールドを意味するものと解すべきところ，被告メールにおけるＳＭＩＬフォーマット情報が含まれるデータフィールドは，最初に伝送されるものではないから，「第１のデータフィールド」に該当しない旨主張する。 しかし，本件各発明の効果は，「第１のデータフィールドによって，メッセージの構成及び（又は）内容を知ることができる」というものであるところ，この効果を奏するために必要な「第１のデータフィールド」の要件について，本件各発明の特許請求の範囲（請求項１及び１１）は，「第２のデータフィールド（２０）には，該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める」（構成要件Ｂ，Ｇ），「第１のデータフィールドに対して第１の識別子が挿入される」（構成要件Ｃ，Ｈ），「第１の識別子にデータフィールドの数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める」（構成要件Ｄ，Ｉ）と規定しており，「第１のデータフィールド」につき，それ以上の限定を付加すべき必要はない。 また，本件各発明において，データフィールドに付した「第１」，「第２」という数字は，データフィールドの配列順序ではなく，データフィールドを区別 ド」につき，それ以上の限定を付加すべき必要はない。 また，本件各発明において，データフィールドに付した「第１」，「第２」という数字は，データフィールドの配列順序ではなく，データフィールドを区別するための便宜上の呼び名でしかなく，そのことは，本件明細書の段落【００１８】に「…２つよりも多くのデータフィールドが伝送フレーム１内に設けられていれば，それらのデータフィールドのうち少なくとも２つのデータフィールドの中にそれぞれ異なるフォーマットのデータが格納されており，伝送フレーム１の中のこれらのデータフィールドの位置は問題にならない。」と記載されていることからも明らかである。 さらに，被告は，原告が本件出願の審査過程において，審査官の - 16 -拒絶理由通知に対して提出した意見書（乙１）で，本件各発明は第１のデータフィールドが最初に伝送される旨述べた点を被告主張の限定解釈の根拠として挙げるが，原告が，審査過程において，「第１のデータフィールドの第１に識別子によってメッセージ信号全体の構成および／または内容を受信機で最初に知ることができます。」と述べたのは，単に本件各発明の利点の一つを述べたにすぎないものであり，被告主張の根拠となるものではない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。 さらに，被告は，後記のとおり，「第１のデータフォーマット」の「データ」と「識別子」とは別物であると解すべきところ，被告方法及び被告各製品のＳＭＩＬフォーマット情報を含むデータフィールドでは，「データ」と「識別子」が区別できないから，「第１のデータフィールド」に該当しない旨主張する。 しかし，「識別子」は，何らかの識別をするために用いられる「情報」にすぎず，当該識別の役割を果たすことができれば，その挿入のされ方については何ら制限など ータフィールド」に該当しない旨主張する。 しかし，「識別子」は，何らかの識別をするために用いられる「情報」にすぎず，当該識別の役割を果たすことができれば，その挿入のされ方については何ら制限などないというのが当業者の技術常識であるから，「データ」と「識別子」は明確に区別される必要はないといえる。また，第１のデータフィールドに含まれる「データ」自体，情報の一種であることからして，技術的にみて，これが「第１の識別子」とは「別の物」として区別できなくてはならないなどという理由はない。 また，本件明細書の段落【００２６】，【００２７】に示されているのは，単なる実施例であるから，そこで，「識別子」がデータフィールドの「データ」と区別されている例が示されているからといって，本件各発明においては，常に「第１のデータフォーマットのデータ」と「第１の識別子」が区別されなければならないとはい - 17 -えない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。 「メッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子」（構成要件Ｃ，Ｈ）の意義ａ 本件各発明の特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載（段落【００２０】，【００２６】，図２及び３等）を参酌すると，本件各発明の「メッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子」にいう「メッセージ信号全体の構成」とは，「メッセージを送る際に，送信される信号全部」を意味するものではなく，「メッセージ信号におけるデータフィールド全体の構成」をいうものと解すべきである。 そして，ここにいう「データフィールド」とは，「メッセージ本体の内容，構成に関連したデータを含むフィールド」を意味するものと解すべきであるから（前記ａ），本件各発明の「メッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子」とは，「メッセージ信号 は，「メッセージ本体の内容，構成に関連したデータを含むフィールド」を意味するものと解すべきであるから（前記ａ），本件各発明の「メッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子」とは，「メッセージ信号におけるデータフィールド（メッセージ本体の内容，構成に関連したデータを含むフィールド）全体の構成を表す第１の識別子」をいうものと解するのが相当である。 したがって，メッセージ信号に本件各発明でいう「データフィールド」以外のフィールドが含まれていたとしても，「第１の識別子」は，その構成まで示す必要はない。 ｂ しかるところ，前記ｂのとおり，被告メールにおけるＳＭＩＬフォーマット情報には，添付されるマルチメデイアのデータフォーマットの情報（ｍｉｄ，ｊｐｇ，ａｍｒ等）が含まれており，これらの情報は，メッセージ信号におけるデータフィールド全体の構成を表しているといえるから，ＳＭＩＬフォーマット情報内に「第１の識別子」が挿入されているといえる。 - 18 -したがって，被告方法及び被告各製品は，構成要件Ｃ，Ｈを充足する。 ｃ この点に関し，被告は，後記のとおり，本件各発明の「メッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子」にいう「メッセージ信号全体」とは，ヘッダー部分を含むメッセージ信号全体であると解すべきところ，被告メールにおけるＳＭＩＬフォーマット情報には，別紙１のＭＭＳＨＥＡＤＥＲについての情報が含まれていないから，ＳＭＩＬフォーマット情報内に本件各発明の「メッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子」が存在しない旨主張する。 しかし，被告メールにおけるＭＭＳＨＥＡＤＥＲは，「ＭＭＳメッセージを送受信するための制御データ部全体」であって，「メッセージ本体（ＢＯＤＹ）」とは異なるヘッダー部であり，「メッセージ本体の内容， かし，被告メールにおけるＭＭＳＨＥＡＤＥＲは，「ＭＭＳメッセージを送受信するための制御データ部全体」であって，「メッセージ本体（ＢＯＤＹ）」とは異なるヘッダー部であり，「メッセージ本体の内容，構成に関連したデータ」（換言すると，「再生されるメッセージの内容，中身に関係したデータ」）を含むものではないから，「メッセージ信号全体」に含まれない。 したがって，被告の上記主張は理由がない。 ウ小括以上によれば，被告方法及び被告各製品は，本件各発明の構成要件をすべて充足するから，その技術的範囲に属する。 被告の主張ア被告各製品を用いたＥＭｎｅｔメールの使用態様被告各製品においては，ＥＭｎｅｔメールの「ＭＭＳＨＥＡＤＥＲ」を含むヘッダー部分が，シグナリングチャネルを介して受信端末にまず伝送され，メッセージがあったことが通知され，次にデータチャネルを介してメッセージ内容全文がダウンロードできる構成となっている。 そして，被告各製品においては，受信端末で送受信モードを手動に設定 - 19 -することにより，ヘッダー部分が送信され，題名と差出人の情報が表示された後，全文受信するかどうかを受信者が決定し，残りのメッセージ内容全文をダウンロードするような方法を採用することも可能である。しかし，この手動モードにおいても，メッセージ内容全文をダウンロードするかどうかのみの指定しかできず，メッセージに含まれる画像や音声のデータをそれぞれ別々に選択してダウンロードすることはできない。 イ構成要件の非充足以下に述べるとおり，被告方法及び被告各製品には，本件各発明の「第１のデータフィールド」及び「第１の識別子」が存在しないので，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｇ，Ｈ，Ｉを充足せず，その技術的範囲に属さない。 「第１のデータフィ 告方法及び被告各製品には，本件各発明の「第１のデータフィールド」及び「第１の識別子」が存在しないので，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｇ，Ｈ，Ｉを充足せず，その技術的範囲に属さない。 「第１のデータフィールド」（構成要件Ｂ，Ｃ，Ｇ，Ｈ）の不存在ａ 本件各発明の技術的意義本件各発明は，伝送容量が限定されているシグナリングチャネルを介してテキストデータのみの伝送を行っていたショートメッセージを利用して，テキストデータ以外の音声，画像といったマルチメディアデータを一つのショートメッセージに統合して伝送すること及びその際に伝送容量を削減することを課題とし，この課題を解決するための構成として，受信端末が再生できないようなデータや，ユーザの関心のないデータを伝送しないようにするため（本件明細書の段落【０００５】，【０００７】，【００２１】），テキストデータ，音声データ，画像データをそれぞれのデータフィールドに分けて伝送するという構成（構成要件Ｂ，Ｇ）を採用し，かつ，第１のデータフィールドに，メッセージ信号全体の構成を示す第１の識別子を設ける構成（構成要件Ｃ，Ｄ，Ｈ，Ｉ）を採用したものである。 このように本件各発明においては，テキストデータ，音声データ，画像データをそれぞれのデータフィールドに分けて伝送する構成を - 20 -採用したことにより，テキストデータ，音声データ又は画像データを有する個々のデータフィールドを簡単に分離したり，ダウンロードすることが可能となり，ショートメッセージの実際に必要な部分だけを通信ネットワークプロバイダからダウンロードすればよくなり，伝送容量の節減が可能となるという効果を奏し（本件明細書の段落【０００５】，【０００７】），また，ショートメッセージの全体の構成（メッセージ信号全体の構成）を示す第１の識別子 ロードすればよくなり，伝送容量の節減が可能となるという効果を奏し（本件明細書の段落【０００５】，【０００７】），また，ショートメッセージの全体の構成（メッセージ信号全体の構成）を示す第１の識別子を第１のデータフィールドに設けることにより，受信端末に第１のデータフィールドのみを伝送すれば，受信端末のユーザは容易にショートメッセージの構成について知ることができ，ショートメッセージのうちどのデータフィールドを通信ネットワークのネットワークプロバイダからダウンロードしたいかを決定することができ，伝送容量を削減できるという効果を奏している（段落【０００７】，【０００９】）。 ｂ 「第１のデータフィールド」の意義 本件各発明の「第１のデータフィールド（１５）」は，「第１のデータフォーマットのデータ」を含むものであるところ（構成要件Ｂ，Ｇ），「データフィールド」に含まれる「データ」は，テキストデータ，音声データ，画像データ等のメッセージ内容を構成するデータである。 本件各発明は，前記ａで述べたように，テキストデータ，音声データ又は画像データの個々の異なる媒体を簡単に一つのショートメッセージに統合するために，テキスト，音声又は画像をそれぞれのデータフィールドに含ませ，個々のデータフィールド又は媒体のデータを簡単に分離したり，ダウンロードしたりすることを可能にしたものであり，本件明細書の実施例にも，「データフィールド」に含まれる「データ」としては，加入者に対して表示又は再生され - 21 -るメッセージ内容の構成要素そのものであるテキストデータ，音声データ又は画像データのみが開示され（段落【００２１】，【００２４】，【００２６】ないし【００２８】，【００３１】，【００３３】等），他のデータについては全く記載がない。 したがって ータ，音声データ又は画像データのみが開示され（段落【００２１】，【００２４】，【００２６】ないし【００２８】，【００３１】，【００３３】等），他のデータについては全く記載がない。 したがって，「第１のデータフィールド」に含まれる「第１のデータフォーマットのデータ」とは，メッセージ内容を構成するデータを意味する。 この点に関し，原告は，「第１のデータフィールド」における「データ」とは，「メッセージ内容を構成するテキスト，音声又は画像のデータ」に限定されるものではなく，「メッセージ本体の内容，構成に関連したデータ」を含む旨主張するが，本件明細書において，そのような解釈を示唆する記載は一切ない。 本件各発明の「第１のデータフィールド」は，ネットワークプロバイダが受信端末からの要求を受けて，他のフィールドの伝送よりも前に，最初に伝送されるデータフィールドを意味する。 このことは，本件明細書の段落【０００９】，【００２１】の記載や，ボツシユ社が本件出願過程で審査官の拒絶理由通知に対して提出した平成１９年６月２７日付け意見書（乙１）で「２．本発明の利点」として，「第１のデータフィールドの第１の識別子によって，メッセージ信号全体の構成および／または内容を受信機で最初に知ることができます。」と述べて，「第１のデータフィールド」が「最初に」伝送されるものである旨主張していることから明らかである。 この点に関し，原告は，データフィールドに付した「第１」，「第２」は，データフィールドの配列順序ではなく，データフィールドを区別するための便宜上の呼び名でしかない旨主張するが，第１の - 22 -データフィールドが，第２のデータフィールドよりも後に伝送されたのでは，受信端末の使用者が，ショートメッセージのどのデータフィールドを選択 上の呼び名でしかない旨主張するが，第１の - 22 -データフィールドが，第２のデータフィールドよりも後に伝送されたのでは，受信端末の使用者が，ショートメッセージのどのデータフィールドを選択するかの決定をすることが不可能となってしまい，メッセージ信号全体の構成や内容を受信機で最初に知ることも不可能となってしまうのであるから，失当である。原告の指摘する本件明細書の段落【００１８】は，データを送る順番は問題ではなく，少なくとも最初に送られる「第１のデータフィールド」に第１の識別子が含まれていればよいということを述べているにすぎない。 次に，請求項１及び１１には，「第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め」（構成要件Ｂ，Ｇ），「前記第１のデータフィールド（１５）内に…第１の識別子（３５）を挿入する」（構成要件Ｃ，Ｈ）との記載がされていることから明らかなように，第１のデータフィールドには「データ」に加えて，「識別子」を挿入しているのであるから，「データ」と「識別子」は特許請求の範囲の記載上も別の物と扱われている。 また，実施例においても，識別子（第２の識別子）は，データフィールドに含まれるデータに関する情報を示すもの（本件明細書の段落【００１９】等）という使い方をしており，「データ」と「識別子」は別の物として扱っている。 したがって，「第１のデータフィールド」に含まれる「データ」と「識別子」は別の物であるから，同じ情報が，データであり，同時に識別子となることはありえない。 この点に関し，原告は，本件明細書の段落【００２３】，【００３３】に，「識別子」が「データ」として記載されていることを理由に，「第１のデータフォーマット」の「データ」と「識別子」が - 23 -同じでもよい旨主張す 本件明細書の段落【００２３】，【００３３】に，「識別子」が「データ」として記載されていることを理由に，「第１のデータフォーマット」の「データ」と「識別子」が - 23 -同じでもよい旨主張する。しかしながら，これらの記載は，「第１のデータフィールド」の「データ」と「識別子」が共通であることを示したものではなく，単に識別子をデータと呼んだにすぎないものであり，実施例においても，「第１のデータフォーマット」の「データ」としてテキスト，音声又は画像が示され，「識別子」は，識別子以外のこれらのデータのデータフィールドの数，データの大きさ，データフォーマットを示しており（例えば，本件明細書の段落【００２６】，【００２７】），「データ」と「識別子」とは別に扱っているのであるから，原告の主張は理由がない。 ｃ 被告メールにおけるＳＭＩＬフォーマット情報被告メールにおけるＳＭＩＬフォーマット情報は，別紙２から明らかなように，テキストデータ，音声データ，画像データ等のメッセージ内容を構成するデータを有していない。 また，被告方法及び被告各製品においては，ＳＭＩＬフォーマット情報が伝送される前に，「ＭＭＳＨＥＡＤＥＲ」を含むヘッダー部分が受信端末に伝送され，ＳＭＩＬフォーマット情報が最初に伝送されるものでもない。 さらに，被告方法及び被告各製品のＳＭＩＬフォーマット情報を含むデータフィールドでは，「データ」と「識別子」が区別できない。 以上によれば，被告メールにおけるＳＭＩＬフォーマット情報を含むフィールドは，「第１のデータフィールド」に該当しない。 「第１の識別子」（構成要件Ｃ，Ｄ，Ｈ，Ｉ）の不存在ａ 請求項１及び１１には，「メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）」，「第１の識別子（３５）に前記データ に該当しない。 「第１の識別子」（構成要件Ｃ，Ｄ，Ｈ，Ｉ）の不存在ａ 請求項１及び１１には，「メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）」，「第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を - 24 -含める」との記載があることからすると，「第１の識別子（３５）」は，メッセージ信号に含まれるすべてのデータフィールドの数，あるいはそれぞれのデータフィールドの大きさ，又はそれぞれのデータフォーマットを示すものであると解すべきである。 ｂ 前記ｃのとおり，被告メールにおけるＳＭＩＬフォーマット情報を含むフィールドは「第１のデータフィールド」に該当しないが，仮にこれが「第１のデータフィールド」に該当すると解釈したとしても，ＳＭＩＬフォーマット情報には，別紙１のＭＭＳＨＥＡＤＥＲについての情報は全く含まれておらず，ＭＭＳＨＥＡＤＥＲをも含めたデータフィールドの数，データフィールドの大きさ又はデータフォーマットに関する情報が含まれていないから，「メッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子」が存在しない。 したがって，被告方法及び被告各製品においては，本件各発明の「第１の識別子」が存在しない。 ウ小括以上のとおり，被告方法及び被告各製品は，構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｇ，Ｈ，Ｉを充足しないから，本件各発明の技術的範囲に属さない。 したがって，原告主張の被告による本件各発明に係る本件特許権の侵害の主張は理由がない。 ２ 争点２（本件各発明に係る本件特許権に基づく権利行使の制限の成否）について 被告の主張本件各発明に係る本件特許には，以下のとおりの無効理由があり，特許無効審判により は理由がない。 ２ 争点２（本件各発明に係る本件特許権に基づく権利行使の制限の成否）について 被告の主張本件各発明に係る本件特許には，以下のとおりの無効理由があり，特許無効審判により無効とされるべきものであるから，特許法１０４条の３第１項の規定により，原告は，被告に対し，本件各発明に係る本件特許権を行使することはできない。 - 25 -ア無効理由１（乙２に基づく新規性の欠如）本件各発明は，以下のとおり，本件出願の優先日前に頒布された刊行物である乙２（特開平１０－３２６２３５号公報）に記載された発明と同一であるから，本件各発明に係る本件特許には，特許法２９条１項３号に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。 特許の新規性の判断は，優先権主張がされた後の出願の国の法律に従って判断されるところ，日本においては，新規性は日時で判断されているから，優先権の基礎となっている第一国出願の日時を基準に新規性が判断される（乙１１）。 本件出願の優先権主張の基礎となった出願は，ドイツ出願（優先権主張番号１９８ ５６ ４４０．６号）であるところ，このドイツ出願は，ファクシミリでされており，その出願の日時は，当該ファクシミリのヘッダー部分及びフッター部分の記載（乙１２）に照らし，１９９８年１２月８日１５時５４分あるいは同日１６時であり，いずれにせよ同日１５時５４分以降に出願されたものである。そして，ドイツ時間の１５時５４分は，日本時間の午後１１時５４分に対応する。 しかるところ，乙２は，平成１０年（１９９８年）１２月８日午前９時に出願公開されているから（乙３），乙２は，本件出願の優先権出願の基礎となったドイツ出願（同日午後１１時５４分）より前に頒布された刊行物であるといえる。 ａ 乙２の段落【０００１】， 日午前９時に出願公開されているから（乙３），乙２は，本件出願の優先権出願の基礎となったドイツ出願（同日午後１１時５４分）より前に頒布された刊行物であるといえる。 ａ 乙２の段落【０００１】，【００２０】ないし【００２３】，図５及び６（別紙乙２記載の図面参照）によれば，乙２には，①音情報と文字・イメージ情報の付随部を複数設けたメッセージを伝送する方法及びこれを伝送する通信装置が記載され，②音のデータフォーマットを有する音情報を最初に含め，次の付随情報部に音のデータフォーマットとは異なるデータフォーマットを持つ文字情報又はイメージ情 - 26 -報を含める工程及び手段，③音情報を含むデータフィールド内に「付随情報多重数」を挿入する工程及び手段が開示されている。 乙２記載の伝送方法及び通信装置においては，音声信号のみの場合，音声信号に文字情報が付加された場合，音声信号に文字情報及びイメージ情報が付加された場合が想定されており，音声信号のみの場合は，付随情報識別コードから始まる識別情報部が付加されない状態の信号となり，文字情報又はイメージ情報が付加された場合には，付随情報識別コード，付随情報長，表示座標軸，付随情報部からなる文字情報又はイメージ情報を表示するためのデータが付加される。 乙２記載の音情報，付随情報ありなしビット，付随情報多重数はひとまとまりの単位のデータとして本件各発明の「第１のデータフィールド」に，付随情報識別コード，付随情報長，表示座標軸，付随情報部はひとまとまりの単位のデータとして「第２のデータフィールド」に，付随情報多重数は「メッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子」にそれぞれ相当する。付随情報多重数は，メッセージ信号に音情報以外の文字やイメージ情報等の付随情報がいくつ存在するかを示す情報であるか 付随情報多重数は「メッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子」にそれぞれ相当する。付随情報多重数は，メッセージ信号に音情報以外の文字やイメージ情報等の付随情報がいくつ存在するかを示す情報であるから，「データフィールドの数」に関する情報である。 以上によれば，乙２記載の伝送方法及び通信装置は，「少なくとも２つのデータフィールド（１５，２０，２５，３０）が含まれるメッセージ信号（５）」を伝送する伝送方法及びこれを伝送する通信装置であって（構成要件Ａ，Ｅ，Ｆ，Ｊ），上記②の工程及び手段は，「前記メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める」工程及び手段（構成要件Ｂ，Ｇ）に当たり，上記③の工程及び手段は，「前記第１のデータフィールド（１５）内に - 27 -前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）を挿入する」工程及び手段（構成要件Ｃ，Ｈ）に当たるとともに，「前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める」工程及び手段（構成要件Ｄ，Ｉ）に当たるといえる。 ｂ そうすると，本件各発明は，乙２記載の伝送方法及び通信装置と同一であるから，新規性が欠如している。 イ無効理由２（乙４に基づく新規性の欠如）本件各発明は，以下のとおり，本件出願の優先日前に頒布された刊行物である乙４（米国特許第５，８０２，３１４号明細書）に記載された発明と同一であるから，本件各発明に係る本件特許には，特許法２９条１項３号に違反する無効理由（同法１２３条１項２ 日前に頒布された刊行物である乙４（米国特許第５，８０２，３１４号明細書）に記載された発明と同一であるから，本件各発明に係る本件特許には，特許法２９条１項３号に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。 乙４には，①「画像，音声，テキスト，その他のタイプの情報をひとつのメッセージ」に送信する方法において，メッセージを「１又はそれ以上のページ」に分けて伝送すること（カラム１の２０行～２２行，カラム７の５１行，図３Ａ（別紙乙４記載の図面参照）），②ヘッダブロック６４に，送信者，受信者，伝送媒体及び電話番号，日付，メッセージの時間を含ませ，異なるタイプのデータをページＺに含める工程及び手段(カラム７の５２行～５８行，図３Ａ)，③ヘッダブロック６４にマルチメディアメッセージに含まれるページ数を挿入する工程及び手段（カラム７の５８行～５９行，図３Ａ）が開示されている。 乙４記載の伝送方法及び通信装置において，送信者，受信者，伝送媒体及び電話番号，日付，メッセージの時間を含ませるヘッダブロックは本件各発明の「第１のデータフィールド」に，ページＺは「第２のデータフィールド」に，ページ数は「メッセージ信号全体の構成を表す第１ - 28 -の識別子」にそれぞれ相当する。ページ数は，メッセージにいくつのページが含まれるかを示す情報であるから，「データフィールドの数」に関する情報である。 以上によれば，乙４記載の伝送方法及び通信装置は，「少なくとも２つのデータフィールド（１５，２０，２５，３０）が含まれるメッセージ信号（５）」を伝送する伝送方法及びこれを伝送する通信装置であって（構成要件Ａ，Ｅ，Ｆ，Ｊ），上記②の工程及び手段は，「前記メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２ 方法及びこれを伝送する通信装置であって（構成要件Ａ，Ｅ，Ｆ，Ｊ），上記②の工程及び手段は，「前記メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める」工程及び手段（構成要件Ｂ，Ｇ）に当たり，上記③の工程及び手段は，「前記第１のデータフィールド（１５）内に前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）を挿入する」工程及び手段（構成要件Ｃ，Ｈ）に当たるとともに，「前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める」工程及び手段（構成要件Ｄ，Ｉ）に当たるといえる。 そうすると，本件各発明は，乙４記載の伝送方法及び通信装置と同一であるから，新規性が欠如している。 ウ無効理由３（乙１５に基づく新規性の欠如）本件各発明は，以下のとおり，本件出願の優先日前に頒布された刊行物である乙１５（Bosch「GeneralisedStructureforaMultimediaMessagingService」（訳文・ボツシユ社作成の「マルチメディアメッセージングサービスの一般化された構成」と題する文献））に記載された発明と同一であるから，本件各発明に係る本件特許には，特許法２９条１項３号に違反 - 29 -する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。 乙１５は，ボツシユ社が１９９８年（平成１０年）１２月２日から３日にドイツ国ハノーバーで開催されたＥＴＳＩ（欧州電気通信標準化機構）標準化委員会の会議で頒布した刊行物である。 乙１５には，次の 乙１５は，ボツシユ社が１９９８年（平成１０年）１２月２日から３日にドイツ国ハノーバーで開催されたＥＴＳＩ（欧州電気通信標準化機構）標準化委員会の会議で頒布した刊行物である。 乙１５には，次のような記載がある。 ａ 「概要」において，ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）の普及に伴い，ＳＭＳサービスを利用して，複数の異なるメディアのデータを有するマルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）に拡張することが重要であること，ＳＭＳを利用したＭＭＳを行うには異なる性能を持つターミナル間で互換性を有するように，ＭＭＳを標準化することが不可欠であり，互換性のためには，ターミナルが処理可能なメッセージ部分のみを受信することができるように，コンテンツのタイプや大きさといった充分な情報を提供することが重要であることが述べられている（原文１頁５行～１７行，訳文１頁本文１行～末行）。 ｂ 「一般化された構成」において，ＳＭＳ（テキスト），ＦＡＸ，スピーチ，オーディオ，イメージ，ビデオといった複数の異なるメディアをマルチメディアコンテンツに統合していることが述べられている（原文１頁２０行～２１行，訳文２頁本文２行～５行）。 ｃ 図１（別紙乙１５記載の図面参照）は，これらのＳＭＳ（テキスト），ＦＡＸ，スピーチ，オーディオ，イメージ，ビデオは，それぞれ異なるフォーマットのデータとなっており，それぞれが独立してデータフィールドを構成していることを示している。 ｄ 最初に送信されるＳＭＳの部分に，その後に続くＦＡＸ，スピーチ，オーディオ，イメージ，ビデオのタイプや大きさを示す内容情報が挿入されている（原文１頁２０行～２１行，訳文２頁本文２行～５行）。 - 30 -この内容情報は，マルチメディアメッセージに含まれるＦＡＸ，スピーチ，オーディオ，イメ プや大きさを示す内容情報が挿入されている（原文１頁２０行～２１行，訳文２頁本文２行～５行）。 - 30 -この内容情報は，マルチメディアメッセージに含まれるＦＡＸ，スピーチ，オーディオ，イメージ，ビデオのタイプ（フォーマット）や大きさを含み，メッセージ信号全体の構成を表しており，また，それぞれの情報を含むものであるから，それぞれの情報の数を示したものとなっている。 ｅ このような構成としたことにより，ターミナルのユーザが，この内容情報に基づいてマルチメディアメッセージをダウンロードしたいか，どの部分をダウロードしたいか等を決定することができるという効果が得られることが述べられている（原文２頁５行～１０行，訳文３頁３行～８行）。 上記によれば，乙１５には，ＳＭＳ（テキスト），ＦＡＸ，スピーチ，オーディオ，イメージ，ビデオといった複数の異なるメディアをマルチメディアコンテンツに統合してメッセージを伝送する方法又は装置が記載され，ＳＭＳ（テキスト），ＦＡＸ，スピーチ，オーディオ，イメージ，ビデオがそれぞれデータフィールドを構成しているから，この装置又は方法は，「少なくとも２つのデータフィールド（１５，２０，２５，３０）が含まれるメッセージ信号（５）」を伝送する伝送方法及びこれを伝送する通信装置（構成要件Ａ，Ｅ，Ｆ，Ｊ）に当たるといえる。 そして，乙１５には，前記ｂ及びｃのとおり，第１のデータフィールドに，テキストメッセージからなるＳＭＳを含め，第２のデータフィールドに，テキストとは異なるフォーマットのＦＡＸ，スピーチ，オーディオ，イメージ，ビデオのデータを含める工程及び手段が記載されている。この工程及び手段は，「メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデ ディオ，イメージ，ビデオのデータを含める工程及び手段が記載されている。この工程及び手段は，「メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットとは異なる第 - 31 -２のデータフォーマットのデータを含める」工程及び手段（構成要件Ｂ，Ｇ）に当たるといえる。 また，乙１５には，前記ｄのとおり，「ＳＭＳの部分に，その後に続くＦＡＸ，スピーチ，オーディオ，イメージ，ビデオのタイプや大きさを示す内容情報を挿入する」工程及び手段が記載されている。この工程及び手段は，「前記第１のデータフィールド（１５）内に前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）を挿入する」工程及び手段（構成要件Ｃ，Ｈ）に当たるとともに，「前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める」工程及び手段（構成要件Ｄ，Ｉ）に当たるといえる。 そうすると，本件各発明は，乙１５記載の伝送方法及び通信装置と同一であるから，新規性が欠如している。 エ無効理由４（乙１３に基づく新規性の欠如）本件各発明は，以下のとおり，本件出願の優先日前に頒布された刊行物である乙１３（国際公開第９７／１６９１９号公報）に記載された発明と同一であるから，本件各発明に係る本件特許には，特許法２９条１項３号に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。 乙１３には，①テキスト，グラフィックス，イメージを含むメッセージ信号を，衛星を介してファクシミリターミナル間で通信するための装置及び方法（原文１２頁６行～１５頁１７行，１９頁９行～２２頁２２ 乙１３には，①テキスト，グラフィックス，イメージを含むメッセージ信号を，衛星を介してファクシミリターミナル間で通信するための装置及び方法（原文１２頁６行～１５頁１７行，１９頁９行～２２頁２２行，訳文３頁１５行～６頁９行），②ＦＩＧ．１４（別紙乙１３記載の図面参照）に示すように，固定ファクシミリターミナル２４が，ＰＳＴＮ２２を介して第３のファクシミリインタフェースユニット（ＦＩＵ）２０に接続され，ＦＩＵ２０は，固定地上局１８及び衛星１６を介して - 32 -メッセージ信号を含む信号を移動地上局に伝送すること（原文１２頁６行～２０行，訳文１頁本文１行～１１行），③メッセージ信号は，ＦＩＵ２０の伝送制御ユニット３８によって生成され，先頭部分７５０と，テキストヘッダ部分７６２と，文字部分７６４と，座標データ部分７７２と，ベクトルグラフィックスデータ７７４と，イメージ領域座標７８２と，イメージデータ７８４とを含むこと（原文２１頁１２行～２２頁２２行，訳文５頁６行～９行），④ＦＩＧ．１２（別紙乙１３記載の図面参照）に示すように，第１のデータフィールドには，テキスト部分７６０が含まれており，Ｌｅｍｐｅｌ－Ｚｉｖアルゴリズムに基づきテキスト圧縮されたデータとなっていること（原文２０頁９行～１８行，訳文４頁８行～１５行），⑤第２のデータフィールドには，グラフィックス（例えば，ＦＩＧ．１３のＧ１に示されるようなグラフ）のラインベクトルを再現するためのデカルト座標又は極座標を与えるベクトルグラフィックスデータ７７４が含まれており，テキスト部分とは異なるデータフォーマットのデータとなっていること（原文２０頁９行～１８行，訳文４頁８行～１５行），⑥先頭部分７５０に，メッセージ信号に含まれるテキスト，グラフィックス及びイメージの領域数の情報，及び データフォーマットのデータとなっていること（原文２０頁９行～１８行，訳文４頁８行～１５行），⑥先頭部分７５０に，メッセージ信号に含まれるテキスト，グラフィックス及びイメージの領域数の情報，及び用いられている圧縮のタイプ（例えばテキストのみ，テキスト及びグラフィックス，又はテキスト，グラフィックス及びイメージ）の情報を含ませること（原文１頁１２行～２２頁２２行，訳文５頁６行～６頁９行）が開示されている。 乙１３では，メッセージ信号は，テキスト，グラフィックス，イメージといった内容ごとのひとかたまりのデータを構成しており，先頭部分７５０，テキストヘッダ部分７６２及び文字部分７６４のそれぞれがデータフィールドであるといえる。先頭部分７５０に含まれる領域数の情報及び圧縮のタイプは，本件各発明の「メッセージ信号全体の構成を表 - 33 -す第１の識別子」に相当し，また，この領域数の情報はデータフィールドの数に関する情報，圧縮のタイプはデータフォーマットに関する情報である。 以上によれば，乙１３記載のメッセージ信号の伝送方法及び通信装置は，「少なくとも２つのデータフィールド（１５，２０，２５，３０）が含まれるメッセージ信号（５）」を伝送する伝送方法及びこれを伝送する通信装置であって（構成要件Ａ，Ｅ，Ｆ，Ｊ），上記④及び⑤のとおり，第１のデータフィールドに，テキストデータからなるテキスト部分７６０を含め，第２のデータフィールドにベクトルグラフィックスデータ７７４を含める工程及び手段は，「前記メッセージ信号（５）の第１のデータフィールド（１５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める」工程及び手段（構成要件Ｂ，Ｇ）に当たり ５）に第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールド（２０）に該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める」工程及び手段（構成要件Ｂ，Ｇ）に当たり，上記⑥のとおり，先頭部分７５０に，メッセージ信号に含まれるテキスト，グラフィックス及びイメージの領域数の情報，及び用いられている圧縮のタイプを挿入する工程及び手段は，「前記第１のデータフィールド（１５）内に前記メッセージ信号（５）全体の構成を表す第１の識別子（３５）を挿入する」工程及び手段（構成要件Ｃ，Ｈ）に当たるとともに，「前記第１の識別子（３５）に前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める」工程及び手段（構成要件Ｄ，Ｉ）に当たるといえる。 そうすると，本件各発明は，乙１３記載の伝送方法及び通信装置と同一であるから，新規性が欠如している。 オ無効理由５（進歩性の欠如）仮に無効理由１ないし４が認められないとしても，本件各発明は，乙２， - 34 -４ないし７，１３及び１５記載の発明に基づいて，当業者が容易に想到することができたものであるから，本件各発明に係る本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。 原告の主張ア無効理由１に対し 被告は，本件出願の優先権主張の効果は，優先権主張の基礎となったドイツ出願の日時が基準となることを前提に，乙２が公開された日は本件出願の優先日と同日であるが，その公開された時間がドイツ出願のされた時間よりも前であるから，乙２は本件出願の優先日より前に頒布された刊行物に当たる旨主張する。 しかし，パリ条約における優先権主張の効果は，優先期間の満 るが，その公開された時間がドイツ出願のされた時間よりも前であるから，乙２は本件出願の優先日より前に頒布された刊行物に当たる旨主張する。 しかし，パリ条約における優先権主張の効果は，優先期間の満了前までの間に他の同盟国においてされた後の出願等によって不利な取扱いを受けないというものであり（パリ条約４条Ｂ），当該優先期間は，最初の出願の日から開始する（パリ条約４条Ｃ（２））とされているだけである。このようにパリ条約の優先期間の開始には「日」単位の概念しかないから，被告の上記主張は，「日時」が基準となることを前提としている点において誤りがあり，乙２は本件出願の優先日より前に頒布された刊行物に当たるものとはいえない。 被告は，乙２に音情報を含むデータフィールド内に，付随情報多重数を挿入する工程及び手段が記載され，また，乙２記載の音情報，付随情報ありなしビット，付随情報多重数はひとまとまりの単位のデータとして本件各発明の「第１のデータフィールド」に，付随情報識別コード，付随情報長，表示座標軸，付随情報部はひとまとまりの単位のデータとして「第２のデータフィールド」に，付随情報多重数は「メッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子」にそれぞれ相当する旨主張する。 しかし，乙２には，①従来技術において，「音声情報のみの伝送，文 - 35 -字情報のみの伝送およびイメージ情報のみの伝送とをそれぞれ独立して送信するようにしていた」が（段落【０００２】），音声情報と文字情報及びイメージ情報との時間的な同調は難しいという問題があったため，「音情報，すなわち音声を含めた音楽等の音に関する情報と文字情報およびイメージ情報を略同時に伝送することのできる文字及びイメージ情報多重化方式及びその情報多重化装置を提供」するものであること（段落【０００５ すなわち音声を含めた音楽等の音に関する情報と文字情報およびイメージ情報を略同時に伝送することのできる文字及びイメージ情報多重化方式及びその情報多重化装置を提供」するものであること（段落【０００５】），②具体的には，「音情報を格納するフレームに当該音情報に係る文字またはイメージ情報を付随させる」ようにし，かつ，「受信される音情報を格納するフレームに当該音情報に係る文字またはイメージ情報を格納するフレームが付随しているときにはこれら文字またはイメージ情報を音情報から分割」して，出力するようにしたもの（請求項１）であり，その分割は，付随情報部単位で行われていること（図１及び６），③「音情報を格納するフレーム」，「文字またはイメージ情報を格納するフレーム」とは，図６に示された「音情報」，「付随情報部」を意味することが開示されている。 上記①ないし③によれば，乙２記載の発明においては，「音情報」，「付随情報部」そのものが個々のフレームを構成し，これらのフレームが，本件各発明の「データフィールド」に相当することは明らかであるから，被告が主張するように「音情報，付随情報ありなしビット，付随情報多重数」の組，「付随情報識別コード，付随情報長，表示座標軸，付随情報部」の組をそれぞれ「データフィールド」であると解釈することはできない。 そうすると，乙２記載の発明において，「音情報」のフレームを本件各発明の「第１のデータフィールド」に対応させたとしても，当該データフィールドには「メッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子」（構成要件Ｃ，Ｈ）は含まれていないというべきであるから，被告 - 36 -の上記主張は理由がない。 したがって，本件各発明は乙２記載の発明と同一であるとはいえない。 以上によれば，被告主張の無効理由１は理由がない ないというべきであるから，被告 - 36 -の上記主張は理由がない。 したがって，本件各発明は乙２記載の発明と同一であるとはいえない。 以上によれば，被告主張の無効理由１は理由がない。 イ無効理由２に対し 被告は，乙４記載の発明における伝送されるメッセージの構造が図３Ａに示されたものであることを前提に，本件各発明は乙４記載の発明と同一である旨主張する。 しかし，乙４の図３Ａに示されているのは，「マルチメディア・メッセージを保存するためのフォーマット」（乙４のカラム４の５６行～５８行，カラム７行の２９～３１行目），すなわち，装置内でマルチメディア・メッセージがどのように記憶されているかということであって，伝送されるメッセージの構造ではない。また，乙４を全体としてみても，伝送されるメッセージの構造の開示はない。 また，被告は，図３Ａに示されたヘッダブロック６４が，本件各発明の「第１のデータフィールド」で，ページＺが，本件各発明の「第２のデータフィールド」であるとして，あたかもヘッダブロック６４とページＺをつなげたものが，伝送されるメッセージ信号の構造であるかのような主張をする。 しかし，ヘッダブロック６４には，「ＳＴＡＴＵＳ」情報，すなわち，「既読」，「未読」あるいは「送信予定」のような，保存されたメッセージに特有の情報であって，かつ，これを添付したまま送受信するはずのない情報が含まれており，ヘッダブロック６４とページＺをつなげたものは，伝送されるメッセージ信号の構造にはなりえない。 したがって，本件各発明は乙４記載の発明と同一であるとの被告の主張は，その前提を欠くものであって，失当である。 - 37 - 以上によれば，被告主張の無効理由２は理由がない。 ウ無効理由３に対し 乙１５に 乙４記載の発明と同一であるとの被告の主張は，その前提を欠くものであって，失当である。 - 37 - 以上によれば，被告主張の無効理由２は理由がない。 ウ無効理由３に対し 乙１５には，ＵＭＴＳマルチメディアメッセージングサービスに係る構成として，①ＳＭＳ，ＦＡＸ，スピーチメール，オーディオメール，イメージメールなどを「マルチメディアコンテナ」（ＭＭＣ）という形式に統合すること，②ＭＭＣには，ペイロードのタイプやサイズや能力を示す，コンテナ単位の横断的な内容関連情報（ＣＡＩ）が埋め込まれていること，③ＭＭＣの前置部分であるＳＭＳにおいては，コンテナ単位の内容関連情報（ＣＡＩ）から導出されるＭＭＣの内容のテーブルがネットワークに運ばれ，次いでメッセージタイプや長さなどに関する情報を含むＭＭＳの前置部分がターミナルに送られること，④ＳＭＳが，通知及び内容情報に限られていること（以上，１頁１５行～１９行，２頁１行～２行，図１）が記載されている。 ａ 被告は，乙１５記載の発明におけるＳＭＳ（テキスト）が本件各発明の「第１のデータフィールド」に相当する旨主張する。 しかし，乙１５において，ＭＭＣ部分が，「ペイロード」（ヘッダー部分を除いたメッセージ本体。甲１４）と説明されていることからすると，乙１５において「ＳＭＳ」と称されているものはヘッダーであり，このことは，乙１５に「通知と内容情報をＳＭＳに限定する」との記載があることとも一致する。そうすると，乙１５の「ＳＭＳ」には，「メッセージ本体の内容，構成に関連したデータ」（あるいは「テキスト，音声又は画像等のメッセージ内容を構成するデータ」）は含まれていないと解されるから，本件各発明の「第１のデータフィールド」には当たらない。 したがって，被告の上記主張は失当である。 「テキスト，音声又は画像等のメッセージ内容を構成するデータ」）は含まれていないと解されるから，本件各発明の「第１のデータフィールド」には当たらない。 したがって，被告の上記主張は失当である。 ｂ 次に，乙１５の「ＳＭＳ」に含まれるのは，コンテナ単位の内容関 - 38 -連情報（ＣＡＩ）から導出されるＭＭＣの内容のテーブルであり，「メッセージの長さ」の情報は，個々のデータフィールドの大きさに関する情報であるとはいえない。 また，乙１５においては，マルチメディアに関し，オーディオ，イメージなど，情報の種類としての説明しかされていないことからすると，「メッセージタイプ」は，データ形式に関する情報でしかなく，データフォーマットに関する情報とはいえない。 以上によれば，乙１５記載の発明は，「第１のデータフィールド」内に「識別子」を挿入する工程及び手段（構成要件Ｃ，Ｈ）を有しておらず，また，識別子に「データフィールドの数，データフィールドの大きさ又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報」を工程及び手段（構成要件Ｄ，Ｉ）を有していないというべきであるから，本件各発明は乙１５記載の発明と同一であるとはいえない。 したがって，被告主張の無効理由３は理由がない。 エ無効理由４に対し 被告は，乙１３のＦＩＧ．１２（国内公表公報（甲１５）では図１２）における先頭部分７５０，テキストヘッダ部分７６２及び文字部分７６４をつなげた領域が，本件各発明の「第１のデータフィールド」に相当する旨主張する。 しかしながら，先頭部分７５０は，「従来のファクシミリシグナリングデータ」，テキスト７６０（文字部分７６４）は，ファクシミリデータのテキスト部分由来のデータであって，これらは互いに何ら関連していないデータであるから，先 ７５０は，「従来のファクシミリシグナリングデータ」，テキスト７６０（文字部分７６４）は，ファクシミリデータのテキスト部分由来のデータであって，これらは互いに何ら関連していないデータであるから，先頭部分７５０，テキストヘッダ部分７６２及び文字部分７６４をつなげた領域（すなわちヘッダとテキストをつなげた領域）をもって，「第１のデータフィールド」であるということはできない。 - 39 -したがって，乙１３記載の発明には「第１のデータフィールド」は存在せず，被告の上記主張は失当である。 以上によれば，本件各発明は乙１５記載の発明と同一であるとはいえないから，被告主張の無効理由４は理由がない。 オ無効理由５（進歩性の欠如）に対し被告主張の無効理由５は，本件各発明が進歩性を欠如することについて具体的理由を述べるものとはいえないから，その主張自体理由がない。 ３ 争点３（訴えの追加的変更の可否，請求項２及び１２に係る発明の技術的範囲の属否）について 原告の主張被告による被告各製品の輸入及び販売並びに被告方法の使用は，以下のとおり，本件明細書の特許請求の範囲の請求項２及び１２に係る発明に係る本件特許権の侵害に当たるので，これを請求原因として追加主張し，訴えを追加的に変更する。 ア本件明細書の特許請求の範囲の請求項２及び１２の記載は，次のとおりである（以下，請求項２に係る発明を「本件発明３」，請求項１２に係る発明を「本件発明４」という。）。 「【請求項２】 前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の各々に，該データフィールド（１５，２０，２５，３０）に特有の識別子（４５，５０，５５，７５）を挿入する工程と，前記特有の識別子（４５，５０，５５，７５）の各々に相当するデータフィールド（１５，２０，２５，３０ タフィールド（１５，２０，２５，３０）に特有の識別子（４５，５０，５５，７５）を挿入する工程と，前記特有の識別子（４５，５０，５５，７５）の各々に相当するデータフィールド（１５，２０，２５，３０）の構成又は内容の少なくともいずれか１つに関する情報を含める工程とを含む，請求項１記載の方法。」「【請求項１２】 前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の各々に，該データフィールド（１５，２０，２５，３０）に特有の識別子（４５，５０，５５，７５）を挿入する手段と，前記特有の識別子（４ - 40 -５，５０，５５，７５）の各々に相当するデータフィールド（１５，２０，２５，３０）の構成又は内容の少なくともいずれか１つに関する情報を含める手段とを含む，請求項１１記載の通信装置。」イ本件発明３及び４を構成要件に分説すると，次のとおりである。 本件発明３Ｋ 前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の各々に，該データフィールド（１５，２０，２５，３０）に特有の識別子（４５，５０，５５，７５）を挿入する工程と，Ｌ 前記特有の識別子（４５，５０，５５，７５）の各々に相当するデータフィールド（１５，２０，２５，３０）の構成又は内容の少なくともいずれか１つに関する情報を含める工程とを含む，Ｍ 請求項１記載の方法。 本件発明４Ｎ 前記データフィールド（１５，２０，２５，３０）の各々に，該データフィールド（１５，２０，２５，３０）に特有の識別子（４５，５０，５５，７５）を挿入する手段と，Ｏ 前記特有の識別子（４５，５０，５５，７５）の各々に相当するデータフィールド（１５，２０，２５，３０）の構成又は内容の少なくともいずれか１つに関する情報を含める手段とを含む，Ｐ 請求項１１記載の通信装置。 ウ被告メールの解 ５，７５）の各々に相当するデータフィールド（１５，２０，２５，３０）の構成又は内容の少なくともいずれか１つに関する情報を含める手段とを含む，Ｐ 請求項１１記載の通信装置。 ウ被告メールの解析データを甲６の２７頁の説明に照らして再度検討した結果，別紙１の「Ｕｎ－ｋｎｏｗｎＤＡＴＡ」とされていた部分は，「ＳＭＩＬＢＯＤＹ」の制御レコード部であると理解するのが正しいことが明らかとなった。 そうすると，被告メールの構造は，別紙１のとおりとなる（斜線で示した部分が，データフィールドにおける制御レコード部である。）。 - 41 -そして，各データフィールドの制御レコード部には，データフィールドの構成，内容に関する情報がそれぞれ含まれている（甲１３の添付資料参照）。これらの情報は制御レコードに含まれて識別できるようになっているから，各データフィールドには，これらの情報を含む識別子がそれぞれ存在しているといえる。 したがって，上記各識別子は，本件発明３及び４の「データフィールドに特有の識別子」（構成要件Ｌ，Ｏ）に該当するから，被告方法は構成要件Ｋ，Ｌ，Ｍを，被告各製品は構成要件Ｎ，Ｏ，Ｐをそれぞれ充足する。 エ以上によれば，被告方法及び被告各製品は，本件発明３及び４の構成要件をすべて充足するから，本件発明３及び４の技術的範囲に属する。 したがって，被告による被告各製品の輸入及び販売並びに被告方法の使用は，本件発明３及び４に係る本件特許権の侵害に当たる。 被告の主張原告は，平成２３年３月２５日付け原告第７準備書面をもって，本件発明３及び４（請求項２及び１２）に係る本件特許権の侵害の事実を請求原因に追加して主張し，訴えの追加的変更を行った。 しかしながら，原告の上記訴えの追加的変更は，専門委員を関与させた もって，本件発明３及び４（請求項２及び１２）に係る本件特許権の侵害の事実を請求原因に追加して主張し，訴えの追加的変更を行った。 しかしながら，原告の上記訴えの追加的変更は，専門委員を関与させた技術説明会を経た本件各発明（請求項１及び１１）に係る本件特許権の侵害の有無に関する審理を終えた後にされたものであり，本件の訴訟手続の中で，新たに本件発明３及び４に係る本件特許権の侵害の有無に関する審理を行うとなると，構成要件の充足論及び特許の無効論についての双方の主張の提出に加えて，再度の技術説明会の必要性が見込まれるなど，著しく訴訟手続を遅滞させることとなることは明らかである。 したがって，原告の主張する請求原因の追加は不当であり，上記訴えの追加的変更は許されない。 ４ 争点４（原告の損害額）について - 42 - 原告の主張ア特許法１０２条３項に基づく損害額イー・モバイルは，平成２０年５月１４日（ボツシユ社から原告への本件特許権の移転登録日）から平成２１年３月１６日（本件訴訟提起の日）までの間，被告各製品を販売し，その売上高は１５億円を下らない。 また，上記期間内においてイー・モバイルが被告方法を実施したことによる売上高は，１５億２０００万円を下らない。 そして，本件各発明についての特許法１０２条３項にいう「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」は，被告各製品及び被告方法による売上高の５％を下らない。 したがって，上記期間に係るイー・モバイルの本件特許権侵害による原告の損害額は，１億５１００万円（（１５億円＋１５億２０００万円）×５％）を下らない。 イまとめ以上によれば，原告は，イー・モバイルを吸収合併した被告に対し，本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として１億５１００万円及びこれに対 ５億２０００万円）×５％）を下らない。 イまとめ以上によれば，原告は，イー・モバイルを吸収合併した被告に対し，本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として１億５１００万円及びこれに対する不法行為の後であり，かつ，訴状送達の日の翌日である平成２１年４月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。 被告の主張原告の主張は争う。 第４ 当裁判所の判断 １ 本件各発明に係る請求本件の事案に鑑み，まず，争点２（本件各発明に係る本件特許権に基づく権利行使の制限の成否）の被告主張の無効理由３（乙１５に基づく新規性の欠如）から判断することとする。 - 43 -被告は，本件各発明は，本件出願の優先日前に頒布された刊行物である乙１５に記載された発明と同一であって，本件各発明に係る本件特許には特許法２９条１項３号に違反する新規性欠如の無効理由（無効理由３）があり，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，同法１０４条の３第１項の規定により，原告は，本件特許権を行使することができない旨主張する。 乙１５の記載事項ア乙１５（Title「GeneralisedStructureforaMultimediaMessagingService」，訳文・表題「マルチメディアメッセージングサービスの一般化された構成」）は，本件特許の出願人であるボツシユ社が作成し，１９９８年（平成１０年）１２月２日及び３日にドイツ国ハノーバー市で開催されたＥＴＳＩ（欧州電気通信標準化機構）標準化委員会の会議で提示された文書の写しであり（乙１６，弁論の全趣旨），本件出願の優先日（同月８日）前に外国において頒布された刊行物である。 乙１５には，次のような記載がある。 「概要 ）標準化委員会の会議で提示された文書の写しであり（乙１６，弁論の全趣旨），本件出願の優先日（同月８日）前に外国において頒布された刊行物である。 乙１５には，次のような記載がある。 「概要ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）が徐々に普及するのに伴い，ＵＭＴＳ内での快適なマルチメディア拡張が重要であることが認められている。マルチメディアに関する前回の合同ＳＭＧ１，４，１２会議において，このサービスは，ストアアンドフォワード方式と適切な通知とを組み合わせた，異なるタイプの情報の非リアルタイム転送を意味すると理解されることが大枠で合意された。 ＧＳＭ内のＳＭＳサービスで達成された成功を継続させるためには，異なる性能をもつターミナル間での互換性のサポート方法について，ＵＭＴＳマルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）を標準化することが不可欠である。この目的のため，ターミナルは，ターミナルが処理可能なメッセージ部分のみを受信するように，充分な情 - 44 -報（例えば，コンテンツのタイプおよび大きさ）が提供されなければならない。非常に簡単なテキストのみのターミナルであってもこの情報を使用することができるという要求は，ＭＭＳ内でのＳＭＳの固有の使用を示唆するものである。この文脈において，さらなる作業のための議論のベースを提供することを目的として，次の一般化された構成が提案されている。」（訳文１頁５行～末行）「一般化された構成ＭＭＳは記憶して転送する形の伝送方式の基本原理に従うべきである。さらに，このメカニズムを使用する全てのサービス，例えばＳＭＳ，ＦＡＸ，スピーチメール，オーディオメール，イメージメール，ビデオメールなど，をひとつの一般化されたアウトライン，即ち「マルチメディアコンテナ」（ＭＭＣ）に統合する る全てのサービス，例えばＳＭＳ，ＦＡＸ，スピーチメール，オーディオメール，イメージメール，ビデオメールなど，をひとつの一般化されたアウトライン，即ち「マルチメディアコンテナ」（ＭＭＣ）に統合すると有利である。このコンテナは，異なるメディアのデータを任意に組み合わせたものを，例えばペイロードのタイプやサイズや能力を示す埋め込まれた内容関連情報（ＣＡＩ）と共に運ぶ。したがって，ＭＭＳは単なるメールサービスではなく，むしろ既存のおよび新たな非リアルタイムサービスをカバーする新たな要素である。 図１は，ＭＭＳの可能な構成を提案する。例えば単純なスピーチターミナルやＰＤＡなどの異なるタイプのターミナルクラス間にある種の互換性を提供するために，ＳＭＳがＭＭＣの前置部分を形成するような形でＧＳＭ型のＳＭＳをＭＭＳの一部としうる。ＭＭＳがＳＭＳのみであればＭＭＣは存在しない。そうでなければＳＭＳはＣＡＩから導出されるＭＭＣの内容のテーブルを運ぶ。発呼側によるＭＭＳの送信後，それはネットワークに記憶される。誰にでも分かる通知メカニズムを可能とするために，メッセージタイプや長さなどに関する情報を含むＭＭＳの前置部分がターミナルに送られる。通知と内容情 - 45 -報をＳＭＳに限定することで，シンプルなターミナルタイプのユーザにも，ＭＭＳをダウンロードしたいか，およびＭＭＳのどの部分をダウンロードしたいかを決めるのに必要な全ての情報が提供されるであろう。次にターミナルの性能との関係で選択が行われる。したがって，ＭＭＳまたはその一部をダウンロードするか，削除するか，後のダウンロードのために記憶するか（例えば，必要な性能が得られた場合），もしくは他のアドレスに転送するか，をユーザが決めることができる。」（訳文２頁１行～３頁８行）「要約 ，削除するか，後のダウンロードのために記憶するか（例えば，必要な性能が得られた場合），もしくは他のアドレスに転送するか，をユーザが決めることができる。」（訳文２頁１行～３頁８行）「要約標準化されたＭＭＳの必要性についてまず概略を述べ，一般化された構成を提案した。一般化は，ＳＭＳ，ファックス，ボイスメールおよびその他のマルチメディア拡張などのあらゆる種類の非リアルタイムサービスのために同じ仕組みを用いることと理解されるべきである。この構成は，異なるターミナル間での互換性を提供し，現行のＳＭＳに対して，ＳＭＳがＭＭＳの固有の部分であるような方法で提供することをさらに目的としている。」（訳文３頁９行～末行）イ前記アの乙１５の記載内容及び図１（別紙乙１５記載の図面参照）を総合すれば，乙１５には，①ＧＳＭ型のＳＭＳの普及に伴い，ＵＭＴＳ内でこれをマルチメディアに拡張することが重要であり，そのサービスは，ストアアンドフォワード方式と適切な通知とを組み合わせた，異なるタイプの情報の非リアルタイム転送を意味するものと理解されること，②異なる性能を持つターミナル間での互換性をサポートするには，ＵＭＴＳマルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）を標準化することが不可欠であり，その標準化のため，乙１５においてＭＭＳの一般化された構成を提案するものであること，③この「一般化されたＭＭＳの構成」は，図１に示すように，「ＭＭＣ」，「ＣＡＩ」，「ＳＭＳ」を含み，「ＭＭＣ」（マ - 46 -ルチメディアコンテナ）は，ＦＡＸ，スピーチメール，オーディオメール，イメージメール，ビデオメールなど異なるタイプのメディアのデータが任意に組み合わされたもの（図１では，「Ｆａｘ」，「Ｖｏｉｃｅ」，「Ｉｍａｇｅ」，「Ｖｉｄｅｏ」の四つの直方体が「ＭＭＣ ィオメール，イメージメール，ビデオメールなど異なるタイプのメディアのデータが任意に組み合わされたもの（図１では，「Ｆａｘ」，「Ｖｏｉｃｅ」，「Ｉｍａｇｅ」，「Ｖｉｄｅｏ」の四つの直方体が「ＭＭＣ」を構成するものとして示されている。）であり，「ＣＡＩ」は，ペイロードのタイプやサイズや能力を示す埋め込まれた内容関連情報であり，「ＳＭＳ」は，ＧＳＭ型のＳＭＳがＭＭＳの一部として「ＭＭＣ」の前置部分を形成したものであり，「ＳＭＳ」内には「ＣＡＩ」から導出される「ＭＭＣの内容のテーブル」が含まれていること，④この「ＭＭＣの内容のテーブル」には，ペイロードのメッセージタイプや長さなどに関する情報が含まれること，⑤上記「一般化されたＭＭＳの構成」を採用したＭＭＳの伝送方式においては，発呼側によるＭＭＳの送信後，それがネットワークに記憶され，まず，ＭＭＳの前置部分である「ＳＭＳ」が受信側のターミナルに送られることにより，シンプルなターミナルタイプのユーザにおいても，ＭＭＳ又はその一部をダウンロードするか否かを決めるのに必要なすべての情報が提供され，次に，ユーザは，ターミナルの性能との関係で，ＭＭＳ又はその一部をダウンロードし，あるいは削除したり，他のアドレスに転送することなどの選択が可能となることが開示されているものと認められる。 そして，上記①ないし⑤における「ＧＳＭ型のＳＭＳ」は，デジタル携帯電話の通信方式の規格の一つであるＧＳＭ方式によりテキストデータをメッセージデータとして送信するサービスを，「ＵＭＴＳ」は，ヨーロッパにおける第３世代移動通信システムの規格をそれぞれ意味することは，当業者にとって自明であるといえる。 以上によれば，乙１５には，ＧＳＭ型のＳＭＳをマルチメディアに拡張した「一般化されたＭＭＳの構成」を採用したＭＭＳの伝 システムの規格をそれぞれ意味することは，当業者にとって自明であるといえる。 以上によれば，乙１５には，ＧＳＭ型のＳＭＳをマルチメディアに拡張した「一般化されたＭＭＳの構成」を採用したＭＭＳの伝送方法及びその伝送方法を用いた通信装置が記載されていることが認められる。 - 47 - 乙１５記載の伝送方法及び通信装置と本件各発明との同一性の有無ア本件発明１との対比ａ 前記イのとおり，乙１５記載の伝送方法は，図１（別紙乙１５記載の図面参照）に示すような「一般化されたＭＭＳの構成」を採用したＭＭＳの伝送方法であり，ＭＭＳはメッセージ信号であるから，乙１５記載の伝送方法は，「メッセージ信号の伝送方法」（構成要件Ｅ）である。 この「一般化されたＭＭＳの構成」には，「ＳＭＳ」にＧＳＭ型のＳＭＳのデータ（テキストデータ），「ＭＭＣ」（マルチメディアコンテナ）にＦＡＸ，スピーチメール，オーディオメール，イメージメール，ビデオメールなど異なるタイプのメディアのデータが含まれており（前記イ③），これらのデータは，タイプの違いに対応してデータフォーマットも異なり，それぞれが他と識別されるデータフィールドに含まれていると理解されるから，乙１５記載の伝送方法は，構成要件Ａの「少なくとも２つのデータフィールドが含まれるメッセージ信号を伝送する伝送方法」に相当し，「少なくとも２つのデータフィールド」にデータフォーマットが異なるデータをそれぞれ含める工程（構成要件Ｂ）を有するものと認められる。 ｂ 前記イ④のとおり，「一般化されたＭＭＳの構成」中の「ＳＭＳ」内に含まれる「ＭＭＣの内容のテーブル」には，ペイロードのメッセージタイプや長さなどに関する情報が含まれている。 しかるところ，ペイロードとは，ヘッダー部分を除いたデータ本体を 」中の「ＳＭＳ」内に含まれる「ＭＭＣの内容のテーブル」には，ペイロードのメッセージタイプや長さなどに関する情報が含まれている。 しかるところ，ペイロードとは，ヘッダー部分を除いたデータ本体をいい，データの大きさを「ペイロード長」ということ（甲１４（ＩＴ用語辞典 ｅ－Ｗｏｒｄｓ））に照らすならば，上記の「ペイロードのメッセージタイプや長さなどに関する情報」にいうペイロードの「長さ」とは，データ本体の大きさを意味し，これは「データフィ - 48 -ールドの大きさ」に相当するものと理解される。 また，「ＭＭＣの内容のテーブル」を含む「ＳＭＳ」が受信者側のターミナルに送られることにより，シンプルなターミナルタイプのユーザにおいても，ＭＭＳをダウンロード又はその一部をダウンロードするか否かを決めるのに必要なすべての情報が提供されること（前記イ④，⑤）に照らすならば，上記の「ペイロードのメッセージタイプや長さなどに関する情報」にいうペイロードの「メッセージタイプ」とは，ペイロードを構成する各データ本体のデータの種類を意味するものであり，このデータの種類は，テキスト，音声，画像などの内容で区分されるが，更に同一の区分のものも固有のフォーマット（「データフォーマット」）ごとに細分化されること（例えば，画像データは，ｊｐｅｇ，ｇｉｆなどの固有のフォーマットごとに種類が分かれる。）からすれば，ペイロードの「メッセージタイプ」は，各データ本体のデータの種類（「データフォーマット」を含む。）をいうものと理解される。 したがって，「ＭＭＣの内容のテーブル」は，ＭＭＣを構成する各データフィールドの「データフィールドの大きさ」や「データフォーマット」に関する情報（構成要件Ｄ）を含み，これらを識別する「識別子」に相当するものと認められる。 テーブル」は，ＭＭＣを構成する各データフィールドの「データフィールドの大きさ」や「データフォーマット」に関する情報（構成要件Ｄ）を含み，これらを識別する「識別子」に相当するものと認められる。 ところで，この「ＭＭＣの内容のテーブル」は，「ＳＭＳ」内に含まれているものであるが，「ＳＭＳ」は，ＧＳＭ型のＳＭＳがＭＭＳの一部を構成したものであるから，「ＳＭＳ」を構成するデータフィールドの大きさやデータフォーマットは，ＧＳＭの規格のものであることは自明である。 そうすると，「ＳＭＳ」についてはそのデータフィールドの大きさやデータフォーマットを示さなくとも，「ＭＭＣの内容のテーブル」 - 49 -を示すことにより，ＭＭＳのメッセージ信号全体に含まれるデータフィールドの大きさやデータフォーマットを把握することができるというべきであるから，「ＭＭＣの内容のテーブル」は，「メッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子」（構成要件Ｃ）に相当し，また，「ＭＭＣの内容のテーブル」を含む「ＳＭＳ」のデータフィールドが「第１のデータフィールド」（構成要件Ｂ，Ｃ）に相当するものと認められる。 さらに，「ＭＭＣ」を構成するオーディオメール，イメージメール，ビデオメールなどのメディアの各データフィールドは，「ＳＭＳ」のデータフィールドとは異なるデータフォーマットのデータを含むものであるから，そのいずれかが「第２のデータフィールド」（構成要件Ｂ）に相当するものと認められる。 以上によれば，乙１５には，乙１５記載の伝送方法が，「第１のデータフィールドに第１のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールドに該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める工程」（構成要件Ｂ），「前記第１のデータフィールド内に前記 のデータフォーマットのデータを含め，第２のデータフィールドに該第１のデータフォーマットとは異なる第２のデータフォーマットのデータを含める工程」（構成要件Ｂ），「前記第１のデータフィールド内に前記メッセージ信号全体の構成を表す第１の識別子を挿入する工程」（構成要件Ｃ），「前記第１の識別子に前記データフィールドの数，データフィールドの大きさ，又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報を含める工程」（構成要件Ｄ）を含むことが実質的に開示されているものと認められる。 ｃ 前記ａ及びｂによれば，乙１５記載の伝送方法は，構成要件ＡないしＥの構成をすべて備えているものということができるから，本件発明１と実質的に同一であるものと認められる。 これに対し原告は，①乙１５の「ＳＭＳ」は，ヘッダーであり，「メ - 50 -ッセージ本体の内容，構成に関連したデータ」（あるいは「テキスト，音声又は画像等のメッセージ内容を構成するデータ」）は含まれていないから，「第１のデータフィールド」には当たらない，②乙１５の「ＳＭＳ」に含まれるＭＭＣの内容のテーブルの「メッセージの長さ」の情報は，個々のデータフィールドの大きさに関する情報であるとはいえないし，また，マルチメディアに関し，オーディオ，イメージなど，情報の種類としての説明しかされていないことからすると，ＭＭＣの内容のテーブルの「メッセージタイプ」は，データ形式に関する情報でしかなく，データフォーマットに関する情報とはいえないことからすると，乙１５記載の伝送方法は，「第１のデータフィールド」内に「識別子」を挿入する工程（構成要件Ｃ）及び識別子に「データフィールドの数，データフィールドの大きさ又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報」（構成要件Ｄ）を含める工程をい 」内に「識別子」を挿入する工程（構成要件Ｃ）及び識別子に「データフィールドの数，データフィールドの大きさ又はデータフォーマットの少なくともいずれか１つに関する情報」（構成要件Ｄ）を含める工程をいずれも有していないから，本件各発明は乙１５記載の伝送方法と同一ではない旨主張する。 しかしながら，乙１５の「一般化されたＭＭＳの構成」中の「ＳＭＳ」は，ＧＳＭ型のＳＭＳがＭＭＳの一部として「ＭＭＣ」の前置部分を形成したものであること，ＧＳＭ型のＳＭＳがＧＳＭ方式によりテキストデータをメッセージデータとして送信するサービスを意味することは，前記イのとおりであるところ，乙１５中には，「ＳＭＳがＭＭＣの前置部分を形成するような形でＧＳＭ型のＳＭＳをＭＭＳの一部としうる。ＭＭＳがＳＭＳのみであればＭＭＣは存在しない。そうでなければＳＭＳはＣＡＩから導出されるＭＭＣの内容のテーブルを運ぶ。」（訳文２頁１３行～１５行）との記載があり，この記載は，「ＳＭＳ」には，テキストデータのメッセージ内容が含まれることを前提に，ＭＭＣが存在する場合には，「ＳＭＳ」内に，テキストデータのメッセージ内容と - 51 -ともに，ＭＭＣの内容のテーブルを含めることを述べた趣旨のものと解されることに照らすならば，乙１５の「ＳＭＳ」には，テキストデータのメッセージ内容が含まれているといえるから，「ＳＭＳ」がヘッダーであって「メッセージ本体の内容，構成に関連したデータ」を含まないとの原告の上記①の主張は，採用することができない（なお，原告は，乙１５に「通知と内容情報をＳＭＳに限定する」（訳文３頁２行）との記載があることを「ＳＭＳ」が「メッセージ本体の内容，構成に関連したデータ」を含まないことの根拠の一つとして指摘するが，上記記載部分は，ＭＭＳのうち，まず「ＳＭＳ」の 限定する」（訳文３頁２行）との記載があることを「ＳＭＳ」が「メッセージ本体の内容，構成に関連したデータ」を含まないことの根拠の一つとして指摘するが，上記記載部分は，ＭＭＳのうち，まず「ＳＭＳ」の部分のみが受信側のターミナルに送られることを説明したものにすぎず，上記①の主張の根拠となるものではない。）。 また，「ＭＭＣの内容のテーブル」に含まれる「ペイロードのメッセージタイプや長さなどに関する情報」の意義は，前記ｂで述べたとおりであり，これに反する原告の上記②の主張は，採用することができない。 したがって，本件各発明は乙１５記載の伝送方法と同一ではないとの原告の主張は，その前提を欠くものであり，理由がない。 イ本件発明２との対比乙１５記載の通信装置は，乙１５記載の伝送方法を用いたものであるところ，前記アのとおり，乙１５記載の伝送方法が構成要件ＡないしＥの構成をすべて備えていること，本件発明２の構成要件ＦないしＪは，「伝送方法」を「通信装置」と，「工程」を「手段」としている点以外は，構成要件ＡないしＥと同一の構成のものであることに照らすならば，乙１５記載の通信装置は，構成要件ＦないしＪをすべて備えているものということができるから，本件発明２と実質的に同一であるものと認められる。 まとめ - 52 -以上によれば，本件各発明は，乙１５記載の伝送方法及び通信装置と実質的に同一であって，新規性を欠くものというべきであるから，本件各発明に係る本件特許には，特許法２９条１項３号に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）があり，特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。 したがって，原告は，特許法１０４条の３第１項の規定により，被告に対し，本件各発明に係る本件特許権を行使することができない。 よっ あり，特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。 したがって，原告は，特許法１０４条の３第１項の規定により，被告に対し，本件各発明に係る本件特許権を行使することができない。 よって，その余の点について判断するまでもなく，原告の本件各発明に係る本件特許権に基づく差止請求及び廃棄請求並びに本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は，いずれも理由がない。 ２ 本件発明３及び４に係る請求 被告は，原告は，平成２３年３月２５日付け原告第７準備書面をもって，本件発明３及び４（請求項２及び１２）に係る本件特許権の侵害の事実を請求原因に追加して主張し，訴えの追加的変更を行ったが，上記訴えの追加的変更は，著しく訴訟手続を遅滞させることとなるものであり，不当であって許されない旨主張する。 ア本件の審理の経過は，次のとおりである。 原告は，平成２１年３月１６日，被告による被告方法の使用，被告各製品の輸入及び販売が本件各発明（請求項１及び１１）に係る本件特許権の侵害に当たる旨を請求原因として主張し，本件訴訟を提起した。 本件は，平成２１年５月１４日の第１回口頭弁論期日において弁論準備手続に付された後，受命裁判官による弁論準備手続で争点整理手続が進められ，平成２２年６月１４日の第６回弁論準備手続期日において，受命裁判官は，当事者双方に対し本件各発明に係る本件特許権の侵害の有無（本件各発明の技術的範囲の属否，本件各発明に係る本件特許の無効事由の有無等のいわゆる侵害論）に関する争点についての主張立証が - 53 -ほぼ完了したことを確認した上で，次回の弁論準備手続期日に，専門委員関与の下に，当事者双方がこれまで行った侵害論をまとめてプレゼンテーション形式によって口頭で説明するいわゆる技術説明会を実施し，その技術説明会 ことを確認した上で，次回の弁論準備手続期日に，専門委員関与の下に，当事者双方がこれまで行った侵害論をまとめてプレゼンテーション形式によって口頭で説明するいわゆる技術説明会を実施し，その技術説明会を経た上で，侵害論に関する暫定的心証を開示し，本件特許権の侵害による損害の有無及び損害額（いわゆる損害論）に関する争点についての審理に入るかどうかを判断する訴訟進行とする方針である旨述べ，当事者双方は，これを了承した。 平成２２年７月２６日の第７回弁論準備手続期日において，専門委員３名及び裁判所調査官１名の立会いの下で，技術説明会が実施された。 当事者双方は，技術説明会終了後，技術説明会の内容を踏まえた侵害論に関する補充の主張があれば，次回の弁論準備手続期日前の同年９月６日までに準備書面を提出する旨述べた（なお，原告は，これと併せて，同日までに，被告準備書面に対する反論の準備書面を提出する旨述べた。）。 平成２２年９月２２日の第８回弁論準備手続期日において，原告から提出のあった同月６日付け原告第６準備書面の陳述がされた後，受命裁判官は，侵害論に関する暫定的心証を開示し，本件については損害論の審理に入らない方針である旨述べた上で，双方に対し，和解による解決が可能かどうかを検討するよう求めた。 その後，第９回以降の弁論準備手続期日において，和解協議等が行われたが，結局，双方の合意に至らなかったため，受命裁判官は，本件の侵害論の審理が既に尽くされ，かつ，訴訟が裁判をするのに熟したものと判断し，平成２３年２月９日の第１２回弁論準備手続期日において，次回弁論準備手続期日に弁論準備手続を終結する方針である旨述べた。 同期日において，原告は，同年３月２５日までに，本件発明３及び４（請求項２及び１２）に係る本件特許権の侵害の事実の主張を追加す いて，次回弁論準備手続期日に弁論準備手続を終結する方針である旨述べた。 同期日において，原告は，同年３月２５日までに，本件発明３及び４（請求項２及び１２）に係る本件特許権の侵害の事実の主張を追加すること - 54 -によって，請求原因を追加的に変更する訴えの追加的変更を行う旨述べ，被告は，同年４月１１日までに，原告が行う訴えの追加的変更についての意見を述べる準備書面を提出する旨述べた。 その後，原告は，同年３月２５日付け原告第７準備書面を提出して，上記の訴えの追加的変更を行った。 平成２３年４月１８日の第１３回弁論準備手続期日において，原告は，前記の原告第７準備書面を陳述し，被告は，原告による訴えの追加的変更は訴訟手続を著しく遅滞させるものであって，許されない旨の準備書面（同月１１日付け被告準備書面）を陳述した。その上で，受命裁判官は，同期日において，弁論準備手続を終結した。 その後，同年５月１７日の第２回口頭弁論期日において，本件口頭弁論が終結された。 イ以上を前提に検討するに，原告が原告第７準備書面をもって行った訴えの追加的変更は，本件各発明（請求項１及び１１）に係る本件特許権の侵害の事実の主張に加えて，本件発明３及び４（請求項２及び１２）に係る本件特許権の侵害の事実の主張を新たに請求原因に追加するものであり，請求原因を変更する訴えの変更（民事訴訟法１４３条１項本文）に当たるものといえるところ，本件の審理の経過によれば，上記訴えの追加的変更は，本件各発明に係る本件特許権の侵害論の審理が完了し，原告の本件各発明に係る請求について裁判をするのに熟した後にされたものであることは，明らかである。 そして，請求項２及び１２がそれぞれ請求項１及び１１を引用する形式のものであること（前記第３の３ア及びイ）からすれ る請求について裁判をするのに熟した後にされたものであることは，明らかである。 そして，請求項２及び１２がそれぞれ請求項１及び１１を引用する形式のものであること（前記第３の３ア及びイ）からすれば，本件発明３及び４に係る本件特許権の侵害論の審理は，本件各発明に係る本件特許権の侵害論の審理と共通する部分があり，その主張立証を利用できる面があるとはいえるものの，一方で，請求項２及び１２に特有の構成要件（構成要 - 55 -件Ｋ，Ｌ，Ｎ，Ｐ）が存在することに照らすならば，原告が追加した本件発明３及び４に係る本件特許権の侵害の事実に関する請求原因の審理を行うとなれば，上記構成要件の充足の有無，本件発明３及び４に係る本件特許の無効事由の有無に関する新たな双方の主張立証や，再度の専門委員関与の下における技術説明会の実施の要否の検討などが必要となり，更に審理に相当の期間を要することになるものと認められる。 加えて，原告においては，平成２１年５月１４日の第１回口頭弁論期日から平成２２年６月１４日の第６回弁論準備手続期日までの間に，本件発明３及び４（請求項２及び１２）に係る本件特許権の侵害の事実の主張を請求原因に追加することについて特段の支障がなかったこと，その他本件の審理の経過に顕れた諸般の事情を考慮すると，上記訴えの追加的変更は，本件の訴訟手続を著しく遅滞させることになるものであり，不当であるといわざるを得ない。 以上によれば，本件発明３及び４（請求項２及び１２）に係る本件特許権の侵害の事実を請求原因に追加した訴えの追加的変更は，本件の訴訟手続を著しく遅滞させることになるものであって，民事訴訟法１４３条１項ただし書の場合に当たる不適法なものであるから，これを却下することとする。 ３ 結論以上によれば，その余の点について判断す 手続を著しく遅滞させることになるものであって，民事訴訟法１４３条１項ただし書の場合に当たる不適法なものであるから，これを却下することとする。 主文 以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求（本件各発明に係る請求）は理由がないからいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官大鷹一郎 裁判官大西勝滋 裁判官上田真史 （別紙）物件目録以下の商品名（機種番号）の携帯電話及びこれらの携帯電話を用いた添付ファイル付きメールの伝送サービス 1 TouchDiamondTM（S21HT） 2 DualDiamond（S22HT） 3 EMONSTERlite（S12HT） 4 EMONSTER（S11HT）
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