- 1 -平成２０年６月１２日判決言渡平成１９年（行ケ）第１０３０８号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成２０年４月２４日判決原告日立ツール株式会社同訴訟代理人弁理士星野昇被告Ｙ同訴訟代理人弁理士小栗昌平同本多弘徳主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第１請求特許庁が無効２００６－８０２６８号事件について平成１９年７月２０日にした審決を取り消す。 第２事案の概要本件は，原告が「被覆硬質部材」という名称の発明について特許権を有してい，るところ，同特許を無効とする旨の審決を受けたことから，その請求人である被告に対し，審決の取消しを求めた事案である。 ，，，本件特許に係る発明は切削工具や耐摩工具の耐摩耗性耐欠損性向上のために基体表面に物理蒸着法（ＰＶＤ）により炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆させる場合に，耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材の提供を目的とするものとされているが，本件訴訟においては，明細書の記載の適法性，すなわち，明細書に発明が特許法３６条の規定に適合するように開示されているかをめぐり，明細書のいわゆるサポート要件及び実施可能要件の適合性の有無が主な争点となっている。 - 2 - 特許庁における手続の経緯原告は，平成７年１月３１日，名称を「被覆硬質部材」とする発明につき特許出願をし（甲１８の１，平成１１年１２月２４日に設定登録を受けた（特許第３０）１６７０３号，請求項の数２。甲１８の２。以下「本件特許」という。 。）平成１２年９月１日付け及び同月４日付けでそれぞれ特許異議の申立てがされたが，平成１４年１０月１７日付けで明細書の訂正請求がされ（乙１９。以下，訂正後の明細書を｢本件明細書｣という｡，同月１８日付けで，同訂 年９月１日付け及び同月４日付けでそれぞれ特許異議の申立てがされたが，平成１４年１０月１７日付けで明細書の訂正請求がされ（乙１９。以下，訂正後の明細書を｢本件明細書｣という｡，同月１８日付けで，同訂正を認めて特許を維）持するとの異議の決定（乙２０）がされた。 しかるところ，平成１８年１２月２６日に被告から特許無効の審判請求がされ，同請求は，無効２００６－８０２６８号事件として特許庁に係属した。 特許庁は，平成１９年７月２０日，本件特許を無効とする旨の審決をし，その謄本は，同年８月１日，原告に送達された。 特許請求の範囲本件明細書による特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明の内容は，次のとおりである（甲１８の２，乙１９。以下，それぞれ「本件発明１「本件発明２」」，といい，これらを併せて「本件発明」ということがある。 。）【】，，請求項１基体表面にＰＶＤ法によってＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ５ａ６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆してなる被覆硬質部材において，前記ＰＶＤ法はアークイオンプレーティン，（）（），グで皮膜のＸ線回折パターンにおける 面のピーク強度をＩ （１１１）面のピーク強度をＩ（１１１）としたときに，次式Ｉａ＝Ｉ（２００）／Ｉ（１１１）で表されるＩａ値が２．３以上であることを特徴とする被覆硬質部材。 【請求項２】前記皮膜の層とＡｌＮ，周期律表４ａ，５ａ，６ａ族の炭化物，窒化物，炭窒化物，のうち１つから選ばれる層を２層以上の多層としたことを特徴とする請求項１記載の被覆硬質部材。 - 3 - 審決の理由審決の理由は，別紙審決のとおりであり，本件発明についての特許を無効とすることに係る部分の要旨は，以下の(1)ないし(3)のとおりである。 る請求項１記載の被覆硬質部材。 - 3 - 審決の理由審決の理由は，別紙審決のとおりであり，本件発明についての特許を無効とすることに係る部分の要旨は，以下の(1)ないし(3)のとおりである。 (1)本件発明１は，ＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆してなる被覆硬質部材の皮膜につき，そのＩａ値が２．３以上であると規定するものであるところ，本件明細書の発明の詳細な説明では，当該Ｉａ値が２．３以上を採択することにより，発明の課題を解決し，発明の目的を達成することができることが当業者において理解できる程度に記載されていない。 また，本件発明２は，本件発明１の構成をすべて引用するものであり，本件発明２には，上記と同じ理由によって，本件明細書の発明の詳細な説明の項に記載されたものであるとはいえない。 したがって，本件出願は，特許法３６条５項１号（平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条５項１号の趣旨をいうものと解される。以下「旧３６条５項１号」という）に規定する要件を満たしていない。 。 (2)本件発明１は，ＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆してなる被覆硬質部材につき，そのＩａ値が２．３以上であると規定するものであるところ，本件明細書の発明の詳細な説明では，該３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物からなる皮膜を採択した場合につき，発明の課題を解決し，発明の目的を達成することができることが当業者において理解できる程度に記載されていない。 また，本件発明２は，本件発明１の構成をすべて引用するものであり，本件発明２には，上記と同じ理由によって，本件明細書の発明の詳細な説明の項に記載されたものであるとは 解できる程度に記載されていない。 また，本件発明２は，本件発明１の構成をすべて引用するものであり，本件発明２には，上記と同じ理由によって，本件明細書の発明の詳細な説明の項に記載されたものであるとはいえない。 したがって，本件出願は，旧３６条５項１号に規定する要件を満たしていない。 (3)本件発明１は，ＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中- 4 -から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆してなる被覆硬質部材の皮膜につき，そのＩａ値が２．３以上であると規定するものであるところ，本件明細書では，その被覆硬質部材の製造条件として，皮膜組成の成分割合等のＩａ値にとって重要であるパラメータにつきその開示を欠くものであり，その製造条件のみでは皮膜のＩａ値を決定ないしは特定することができず，所定のＩａ値を保有する被覆硬質部材の皮膜を製造することができないものであって，本件明細書の詳細な説明には，当業者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の構成及び効果が記載されていない。 また，本件発明２は，本件発明１の構成をすべて引用するものであり，本件発明２には，上記と同じ理由によって，本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の構成及び効果が記載されているということはできない。 したがって，本件出願は，特許法３６条４項（上記改正前の３６条４項の趣旨をいうものと解される。以下「旧３６条４項」という）に規定する要件を満たして。 いない。 第３原告主張の審決取消事由原告主張の審決の取消事由は，以下の１及び２のとおりである。 取消事由１（旧３６条５項１号違反の判断の誤り）(1)審決は，実施例以外の箇所では，当該Ｉａ値の条件を満たすことで当該課題を解決し，発明の目 の審決の取消事由は，以下の１及び２のとおりである。 取消事由１（旧３６条５項１号違反の判断の誤り）(1)審決は，実施例以外の箇所では，当該Ｉａ値の条件を満たすことで当該課題を解決し，発明の目的を達成することを当業者において理解できる程度に記載されていないとする（１７頁１０～１５行。 ）しかしながら，通常，本件発明のような場合，実施例の数としては数例が一般的であり，それらにより発明の目的，課題解決の方向が示されておれば，実施例以外の箇所ではＩａ値の条件を満たされていることで十分当業者が理解できると考えられ，それが理解できる程度に記載されていないという認定の方が，技術内容の把握ができていない状態で判断したのではないかとの疑義を抱かざるを得ない。 - 5 -(2)また，審決は，Ｉａ値が，５，１０，２０等についても，発明の課題を解決し，目的を達成することができる程度に記載されていないともする（１８頁１～１８行。 ）しかしながら，発明が解明されている範囲をどのように把握するかは，明細書に開示された技術事項を根拠にしなければならないが，おそらく審決では特許請求の範囲においてＩａ値が２．３以上であるとの記載にことよせて，前記のようなＩａ値の記載のない部分について当業者に認識できるように記載されていないと判断していると考えられる。 ，，，さらに前記Ｉａ値のように上限を限定しない場合には範囲が漠然としており技術的に的確性を欠くといわれることもあるが，実施例に裏付けられた結果から，より特性の向上する範囲が予測できる場合には，上限の限定をすることなく記載しても何ら不明瞭ではなく，そのような表現も使用されている。したがって，この表現が直ちに明細書の記載不備に当たるものとはいえない。 (3)さらにまた，明細書には，スクラッチ試験機による臨界荷重 記載しても何ら不明瞭ではなく，そのような表現も使用されている。したがって，この表現が直ちに明細書の記載不備に当たるものとはいえない。 (3)さらにまた，明細書には，スクラッチ試験機による臨界荷重値の評価結果より皮膜の密着性が向上していることが記載されており，さらに平成１４年１０月，【】【】，１７日付けの訂正後の本件明細書には０００６ないし００１４において本件発明が実施できる条件が記載されており，当業者であればこの記載事項に基づいて追試可能なことは明らかであって，異議決定をした審判官も本件発明が明細書に記載されていることを認定して訂正を認め，特許を維持したものである。 (4)以上の点から，本件明細書の記載が旧３６条５項１号に規定する要件を満たしていないとする審決の認定は誤りである。 (5)原告は，請求項２の発明（本件発明２）を削除し，また，同様に請求項１の発明（本件発明１）における「・・・３元系の」も削除する内容の平成１９年８，。 月３０日付けの訂正審判の請求を行っており特許庁に同審判事件が係属している 取消事由２（旧３６条４項違反の判断の誤り）(1)審決は，本件明細書には当業者が容易にその実施をすることができる程度- 6 -に記載されていない点で，特許法３６条４項に規定する要件を満たしていないと認定する（２３頁１０行以降。 ）審決は「本件明細書に当該Ｉａ値が２．３以上のものを得るうえで特有の製造，」，「」，方法が記載されていない点でとするが本件発明は製造方法の発明ではなく「物の発明」に係るものであり，特有の製造方法がどうして必要なのか理解できない。 (2)いみじくも，審決は，Ⅵ－３（２３頁２９行以降）において，本件発明と公知例との対比を行い，相違点として，公知例にはＩａ値が示されてい であり，特有の製造方法がどうして必要なのか理解できない。 (2)いみじくも，審決は，Ⅵ－３（２３頁２９行以降）において，本件発明と公知例との対比を行い，相違点として，公知例にはＩａ値が示されていないことを挙げている。 本件発明の「物」は，公知の方法で製造可能であり，審決で引用した上記公知例においても本件発明の「物」ができている場合もある。すなわち，本件発明は，既にあった物の中から，特定の技術的目的・効果を奏するもののみを選び出しているのである。 (3)本件発明は，発明を特定する技術的条件として特許請求の範囲に「Ｉａ値が２．３以上」を規定しており，この条件を満たしている「物」でさえあればよいところ，審決が無効とした理由のいずれもそれに該当するものではないものであって，公知の製造法でもできる「物」の発明である本件特許の無効理由として「特有の製造方法の記載がない」としてされた審決は「物」の発明である本件発明の技，，。 術内容の把握を誤つておりそれに基づいてされた認定判断は違法というほかない本件発明に係る被覆硬質部材の製造については，本件明細書の記載から明らかなように，製造手段は公知のＰＶＤ法によって行われるものであるところ，審決においても，公知例との相違点は被覆硬質部材皮膜のＩａ値が２．３以上であることとしており，本件発明品は，従来公知の製法で製造可能であり，公知方法でできた被覆硬質部材における皮膜につき，特許請求の範囲に規定したような皮膜のＩａ値が２．３以上のものが本件発明品になるのであって，審決が要求するような特有の製造方法で行うものではない。 - 7 -第４被告の反論原告主張の取消事由はいずれも理由がない。 取消事由１（旧３６条５項１号違反の判断の誤り）について(1)本件発明１について検討すると，本件明細書の発明の詳 はない。 - 7 -第４被告の反論原告主張の取消事由はいずれも理由がない。 取消事由１（旧３６条５項１号違反の判断の誤り）について(1)本件発明１について検討すると，本件明細書の発明の詳細な説明には，４点の本発明例７，８，９，１０の膜質の記載がある（甲１８の２の３頁参照。 ），，，アここで特許異議の申立てに関する経緯をみると審決書３頁記載のように以下の事情がある。 ①本件特許に対してされた特許異議申立てに係る平成１３年１月２４日付けの取消理由通知書（乙１２）に対して，原告は，平成１３年４月５日付けの特許異議意見書（乙１３）を提出して意見を述べ，かつ，同日付けの訂正請求書（乙１４）を提出し「Ｉａ値が１．５以上」を「Ｉａ値が２．３以上」にするなどの訂正を，した。 ，（），，なお本件出願の当初明細書甲１８の１において本発明例７～１２として下記記載（実施例の表１，表２）がされていた。 （）番号膜質ﾋﾟｰｸ強度比臨界荷重値切削長ｍ（Ｎ） （Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ２．３ ２．９ （Ｔｉ，Ｚｒ）Ｎ１．６ ３．１ （Ｔｉ，Ｖ）Ｎ２．５ ２．７ （Ｔｉ，Ｈｆ）Ｎ３．１ ３．０ （Ｔｉ，Ｃｒ）Ｎ２．７ ２．８ （Ｔｉ，Ｎｂ）Ｎ１．９ ２．７これによると，最も高性能で切削長が長かったのは本発明例８（訂正前）である「Ｔｉ，Ｚｒ）Ｎ」のＩａ値「１．６」であった。 （②その後，この訂正請求書（乙１４）は，訂正請求取下書（乙１５。審決参考資料９）により取り下げられた。 ③そして，平成１４年１０月８日付けで「本件出願は，明細書及び図面の記，載が下記の点で不備のため，特許法第３６条第４項乃至第６項に規定する要件を満たしていない。 記本件発明の『Ｉａ値』 られた。 ③そして，平成１４年１０月８日付けで「本件出願は，明細書及び図面の記，載が下記の点で不備のため，特許法第３６条第４項乃至第６項に規定する要件を満たしていない。 記本件発明の『Ｉａ値』の臨界的条件やその効果に関する記載- 8 -が不明確である」ことを理由とする取消理由通知書（乙１６）が発送された。 。 ④これに対し，原告は，平成１４年１０月１７日付けで特許異議意見書（乙１７）を，同年９月１７日付けの実験結果報告書（乙１８）を添付して，提出し，かつ，同年１０月１７日付けで訂正請求書（乙１９）を提出して「Ｉａ値が２．３以上」とする訂正を含む訂正を請求した。 原告が提出した上記「実験結果報告書（乙１８）には，その表１と表３におい」て，本件明細書には全く記載されていない「Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ」の「Ｉａ値（ピ（」「ーク強度比）が１．５（訂正により本件発明の範囲外となった１．５以上で２． 」３未満の範囲内）の試料番号３と「Ｉａ値」が２．３を超える試料番号５～８が，記載されている。 ⑤また，原告は，上記④の特許異議意見書（乙１７）において，｢本件特許公報の実施例における密着性の評価，耐摩耗性の評価は，本件特許が『ＴｉとＴｉ，，，，，』以外の周期律表４ａ５ａ６ａ族Ａｌの中から選ばれる２元系ないし３元系であり，異なる金属を用いた本発明例・比較例しか記載していないため，今回新たに本願発明と同様の条件で，同じ組みわせでＩａ値が２．３以上の密着性及び耐摩耗性の試験を行いました。成膜後に，Ｘ線回折により算出したＩａ値，スクラッチ試験により求めた臨界強度及びフライス切削による耐摩耗性の測定結果は実験報告書に記載した通りであります。｣と主張し（２頁２０～２６行「実験結果報告書），，，，． ． ，，より・・・ＴｉＡｌ より求めた臨界強度及びフライス切削による耐摩耗性の測定結果は実験報告書に記載した通りであります。｣と主張し（２頁２０～２６行「実験結果報告書），，，，． ． ，，より・・・ＴｉＡｌの窒化物の皮膜をＩａ値で０５～１０３迄８試料・・・，臨界強度及び切削試験による耐摩耗性では，Ｉａ値を２．３以上とする事により臨界強度も向上し，フライス試験による・・・切削長が安定しています。従って，本件発明は（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ・・・のＩａ値の限定範囲について，前述の，通り，確固とした臨界的意義を有するものであり，決して，結晶構造の同定のデータより簡単に導き出せるものではなく，よって，特許法第３６条第３～５項の規定に違反するものではなく，十分に特許性を具備しているものと確信いたします」。 と主張した（２頁２７～３頁９行。 ）- 9 -⑥その後，平成１４年１０月１８日付けで「訂正を認める。特許第３０１６７０３号の請求項１ないし２に係る特許を維持する」との異議の決定（乙２０）が。 されている。 イ以上によれば，原告は，異議申立ての審理においては，膜質が異なるので明細書に記載された本発明例同士を比較することはできないとの理由から，当初明細書に記載された本発明例の番号７のＩａ＝２．３のＴｉＡｌＮ膜を根拠とし，これに後付けで提出した実験結果報告書に基づいてＩａ値の臨界的意義を説明しておきながら，本件訴訟の訴状等では，数例（４つ）の発明例が記載されているので十分当業者が理解できると考えられると主張しており，明らかに以前の主張とは矛盾する主張となっている。 ウそして，本件明細書の発明の詳細な説明における記載だけでは，本件出願時の技術常識を参酌して，請求項１の数式の「Ｉａ値が２．３以上」の範囲であれば所望の効果（性能）が得られると当業者において る。 ウそして，本件明細書の発明の詳細な説明における記載だけでは，本件出願時の技術常識を参酌して，請求項１の数式の「Ｉａ値が２．３以上」の範囲であれば所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に具体例を示して記載しているとはいえず，特許請求の範囲の請求項１の記載が，明細書のサポート要件に適合しないことは明らかであるところ（知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日判決参照，特許異議申立ての審理において原告がした）主張は，本件特許請求の範囲の記載が旧３６条５項１号に規定する要件を満たしていないことを裏付けるものである。 ，(2)上記の本件特許に対してされた特許異議の申立てに関する経緯に照らして本件発明１についてみると，本件明細書の発明の詳細な説明には，出願当初の記載が変更され，実施例として，例示的な４点つの発明例７，８，９，１０の膜質の記載のみが残り，１つの膜質については１点の例しか記載がなく，４つの膜質それぞれに対し「１点」の記載があるのみであるから，本件明細書の発明の詳細な説明には「実施例の数としては数例」の記載があるとはいえず，実施例の記載はないというべきである。 ，「」「」，，「」すなわち本件明細書の表１及び表２には以下のように本発明例- 10 -７～１０が「比較例」に対して記載されているにすぎない（甲１８の１，２，審決書１４，１５頁の「表１」及び「表２」参照。 ）膜質Ｉａ値（表１，表２ではピーク強度比と記載）（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ２．３（本発明例７）１．２（比較例１）（Ｔｉ，Ｖ）Ｎ２．５（本発明例８）１．１（比較例３）（Ｔｉ，Ｈｆ）Ｎ３．１（本発明例９）０．８（比較例４）（Ｔｉ，Ｃｒ）Ｎ 本発明例１０１．４（比較例５）．（）このような （Ｔｉ，Ｖ）Ｎ２．５（本発明例８）１．１（比較例３）（Ｔｉ，Ｈｆ）Ｎ３．１（本発明例９）０．８（比較例４）（Ｔｉ，Ｃｒ）Ｎ 本発明例１０１．４（比較例５）．（）このような本件明細書の発明の詳細な記載からすれば，４点の窒化物以外の窒化物や，全く記載されていない炭化物の炭窒化物について，どのように作ることができるのか，その「Ｉａ値」がどのようなものか，全く不明であり，当業者にとって請求項１に記載された発明が発明の詳細な説明に記載されたものと理解することは到底できない。 (3)原告は，審決が「Ｉａ値」に関して「５，１０，２０等の数値」に言及していること（１７，１８頁）に疑念を呈する。 しかしながら，審決は「本件発明１は，本件請求項１の記載からみて明らかな，ように・・・Ｉａ値が２．３以上であるとの構成を採用するものであるところ，，当該『Ｉａ値が２．３以上』といえば，その数値が（２００）面と（１１１）面の比をいうだけのものであるから上限なく高い値の比が想定でき，かつ，その比の値，，に制限があるとする特段の事情も存在しないことから当該Ｉａ値の数値としては２．３を超える高い数値，すなわち，５，１０，２０等の数値を含み得るものである（１７頁２５～３５行）と認定判断するものであり，これに誤りはない「Ｉ。」。 ａ値が２．３以上」といえば，その上限に制限がないことは極めて明白である。 なお，審決は，前記に続いて「事実，当該Ｉａ値として，５，１０程度のものが存在することは特許異議の申立の審理段階で原告自身が提出した特許異議意見書に添付した実験結果報告書（参考資料１２（判決注：乙１８）の表１～４において）確認される（１７頁３６～３８行）と言及する。 。」そして，前記審決の前記説示からみても，特許請求の範囲の記載に係るサポ 添付した実験結果報告書（参考資料１２（判決注：乙１８）の表１～４において）確認される（１７頁３６～３８行）と言及する。 。」そして，前記審決の前記説示からみても，特許請求の範囲の記載に係るサポート- 11 -要件違反に関する判例（前掲知財高裁平成１７年１１月１１日判決）を考慮してみても，審決が，サポート要件の認定判断に関して「実験結果報告書」の記載の参照記載を認めたとは到底解する余地はないところ，審決は，原告自ら提出したものの記載から，本件明細書の記載における「２．３以上」は，それに上限がないこと，少なくとも５，１０程度のものを含むこと，を原告自ら認めて言及していたことを確認的に説示したものである。 (4)原告は「前記Ｉａ値のように，上限を限定しない場合には範囲が漠然とし，ており，技術的に的確性を欠くといわれることもあるが，実施例に裏付けられた結果から，より特性の向上する範囲が予測できる場合には，上限の限定をすることな，。 ，く記載しても何ら不明瞭ではなくそのような表現も使用されているしたがってこの表現が直ちに明細書の記載不備に当たるものとはいえない」と主張する。し。 かし，これは，何らの根拠もない矛盾した主張であり，また，本件明細書の記載に基づかない主張であって，原告独自の誤った見解に基づくものである。 すなわち，本件明細書の発明の詳細な説明においては「バイアス電圧値を中電，（），（），」圧５０～１００Ｖ高電圧１５０～２００Ｖ・・・の条件で・・・作製しと記載され【０００７，また「高バイアス電圧値」も「低バイアス電圧値」も本】，件発明に係る課題を達成することができないことが記載され，本件発明に係る課題を達成するためのものとして「中電圧を最適バイアス電圧値」とすることが記載されている【０００９。その記 電圧値」も本】，件発明に係る課題を達成することができないことが記載され，本件発明に係る課題を達成するためのものとして「中電圧を最適バイアス電圧値」とすることが記載されている【０００９。その記載にもかかわらず，本件請求項１の「Ｉａ値」は，】発明の詳細な説明の表１からみて「中バイアス電圧」ではない「高バイアス電圧，値」で作製されたものの範囲が除かれているものの「低バイアス電圧値」で作製，。 ，「． 」されたものの範囲が除かれているとはいえないすなわちＩａ値が２３以上の範囲には，発明の詳細な説明において本件発明に係る課題を達成することができないとされた「低バイアス電圧値」も含まれていることを否定できない。 このような本件明細書の発明の詳細な説明からすれば，本件請求項１に係る発明が発明の詳細な説明に記載されたものであるためには「Ｉａ値が２．３以上」で，- 12 -は明確ではなく「Ｉａ値」に上限が必要であることは明らかである。 ，したがって「前記Ｉａ値のように上限を限定しない場合には，範囲が漠然とし，ており，技術的に的確性を欠く」ことは明らかである。 原告は「実施例に裏付けられた結果から，より特性の向上する範囲が予測でき，る場合」に言及するが，本件明細書の発明の詳細な説明には実施例を裏付ける記載はないに等しく，また「より特性の向上する範囲が予測できる」と理解できるよ，うなものはない。 (5)原告は，平成１９年８月３０日付けの請求項１及び請求項２の訂正（請求項２の発明（本件発明２）を削除し，また，同様に請求項１の発明（本件発明１）における「・・・３元系の」も削除）を前提に審決の誤りを主張する。 しかし，請求項２の「多層」及び請求項１の「３元系」については，本件出願当初の明細書にも本件明細書にもそれを裏付ける記載が全くな １）における「・・・３元系の」も削除）を前提に審決の誤りを主張する。 しかし，請求項２の「多層」及び請求項１の「３元系」については，本件出願当初の明細書にも本件明細書にもそれを裏付ける記載が全くなかったのであるから，，「」，仮に請求項２の削除及び請求項１の３元系の削除自体が当然のこととしても請求項１の「２元系」についても，本件出願当初の明細書にも本件明細書にもそれを支持する記載があるとはいえないから，原告主張の訂正をするとしても，依然として，本件特許請求の範囲の記載にはサポート要件違反の記載不備があることには変わりがない。 取消事由２（旧３６条４項違反の判断の誤り）について，「」，「． (1)原告は本件発明が物の発明であるから本件明細書にＩａ値が２３以上のものを得るうえで特有の製造方法が記載されていない」としても問題にならない旨主張をする。 しかしながら「物」の発明の場合，その物を作ることができなければその発明，を実施することができないことが明らかであり，その物を作ることができるように発明の詳細な説明に記載されていなければ，発明の詳細な説明の記載に実施可能要件違反の記載不備があることも明らかである（知財高裁平成１７年（行ケ）第１０２０５号平成１８年２月１６日判決参照。 ）- 13 -本件明細書の発明の詳細な説明において，４点の実施例（本発明例７，８，９，１０）の作製方法としては，いずれも審判書における甲１ないし４に記載の作製方（），法と変わらないものが記載されているにすぎず審決書６頁１行～８頁末行参照本件発明１の「物」を作るための具体的な記載がない。そして，具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者が本件発明１，「」，の物を製造できる特段の事情もない 本件発明１の「物」を作るための具体的な記載がない。そして，具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者が本件発明１，「」，の物を製造できる特段の事情もないので本件発明の物をいかにして作るのか当業者に不明であって，本件発明を実施することができない。 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施可能要件を満たすものとはいえず，記載不備があることは明らかである。そして，この記載不備は，平成１９年８月３０日付け訂正申立てのとおりに請求項１の記載を訂正したとしても解消されるものではない。 (2)原告は，審決書Ⅵ－３には公知発明との対比における相違点として公知文献にはＩａ値が示されていないことが記載されている旨主張をする。 ，（），しかしながら原告が指摘する審決書Ⅵ－３２３頁２９行～３１頁１７行は（），特許法２９条１項３号に係る無効理由３頁３３～３７行に関するものであって実施可能要件違反の旧３６条４項に係る無効理由（４頁２９行～５頁９行）についての審決の認定判断を示す審決書Ⅵ－２（２２頁１行～２３頁２８行）とは全く別個の無効理由に係るものであって，原告の上記主張は失当である。 (3)原告は「本件発明の『物』は，公知の方法で製造可能であり，審決で引用，した公知例においても本件発明の『物』ができている場合もある。すなわち，本件発明は，既にあった物の中から，特定の技術的目的，効果を奏するもののみを選び出しているのである」と主張するが，これには何らの根拠もなく，本件明細書に。 は原告が主張するような記載は何もされておらず，原告の主張は明細書の記載に基づかない独自の誤った見解に基づくものである。 なお，本件発明は「既にあった物」の中にあるとの原告の主張は，本件発明は路傍の石を拾い集めるがごとき 記載は何もされておらず，原告の主張は明細書の記載に基づかない独自の誤った見解に基づくものである。 なお，本件発明は「既にあった物」の中にあるとの原告の主張は，本件発明は路傍の石を拾い集めるがごときのものである，というに等しいものであり，本件発明- 14 -が特許保護に値する「発明」であるというにはほど遠いものであることを自認するものである。 (4)原告は「本件発明は，発明を特定する技術的条件として特許請求の範囲に『Ｉａ値が２．３以上』を規定しており，この条件を満たしている『物』でさえあ」，「． 」「」ればいいのであってと主張するが請求項１に係るＩａ値が２３以上の物をいかに作るかについて，本件明細書の発明の詳細な説明には具体的な記載がされていないのであるから，同説明には，当業者が容易に実施をすることができる程度に，その発明の構成及び効果が記載されているということができないことは明らかであり「本件請求項１に記載の発明については，本件明細書に当該Ｉａ値が２． ，３以上のものを得るうえで特有の製造方法が記載されていない」とした審決の認定判断（２３頁１５～１７行）に誤りはない。 第５当裁判所の判断 取消事由１（旧３６条５項１号違反の判断の誤り）について(1)本件明細書（平成１４年１０月１７日付けで訂正後のもの。甲１８の２の内容を乙１９によって訂正したもの）には，以下のアないしサの記載がある。 。 ア「・・・ＰＶＤ，ＣＶＤ法などで基体上にＴｉ，Ｚｒ等の炭化物，窒化物を形成した場合，基体表面の結晶性，及び成膜装置でのガス雰囲気，条件により特定の面に配向した皮膜を得ることができる。特開昭５６－１５６７６７号公報には，超硬合金またはサーメットの基体表面に被覆されたＴｉ，Ｚｒ，Ｈｆの炭化物，窒化物，炭窒化物の皮膜の結晶性が（２００）面 特定の面に配向した皮膜を得ることができる。特開昭５６－１５６７６７号公報には，超硬合金またはサーメットの基体表面に被覆されたＴｉ，Ｚｒ，Ｈｆの炭化物，窒化物，炭窒化物の皮膜の結晶性が（２００）面に強く配向されてなる被覆硬質合金について記載されている。このようにして形成される皮膜の結晶配向性を制御することにより膜特性を向上させることが出来，被覆硬質合金の耐摩耗性，耐欠損性は改善される【０００４】。」イ「発明が解決しようとしている課題】よって，前記（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ膜に【ついてはＴｉ／Ａｌ比により皮膜の特性も変わるため，高硬度の膜を得ることが難しい。さらに皮膜の結晶配向性について検討されたことはなく，皮膜と基体との密- 15 -着性に問題がある。本発明は，前記問題点を解決したものであり硬質部材上にＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆させる場合に，皮膜の結晶配向性を最適にすることにより密着性を向上させ耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材の提供を目的とする【０００５】。」ウ「課題を解決するための手段】本発明者は，超硬部材表面にＴｉとＴｉ以【外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系の窒化物を被覆して皮膜の結晶配向性と基体との密着性について検討を行った結果，最適な結晶配向面があることを見い出した。すなわち，本発明の被覆硬質部材は，基体表面にＰＶＤ法によってＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆してなる被覆硬質部材において，前記ＰＶＤ法はアークイオンプレーティングで，皮膜のＸ線回折パターンにおける（２００）面のピーク強度をＩ（２００（１１１）面のピーク 系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆してなる被覆硬質部材において，前記ＰＶＤ法はアークイオンプレーティングで，皮膜のＸ線回折パターンにおける（２００）面のピーク強度をＩ（２００（１１１）面のピーク強度を），Ｉ（１１１）としたときに，次式Ｉａ＝Ｉ（２００）／Ｉ（１１１）で表されるＩａ値が２．３以上であることを特徴としている・・・【０００６】。 」エ「作用】表１に，各種合金ターゲットを用意してアークイオンプレーティ【ング法により，バイアス電圧値を中電圧（５０～１００Ｖ，高電圧（１５０～２）００Ｖ，反応ガス（窒素）圧力１０Ｐａの条件で各種皮膜を３μｍ作製し，前）-1。，記Ｉａ値が異なる場合のスクラッチ試験機による臨界荷重値の評価結果を示す尚成膜に用いた基体は８４ＷＣ－３ＴｉＣ－１ＴｉＮ－３ＴａＣ－９ｖｏｌ％Ｃｏ組成の超硬工具である【０００７】。」オ「表１】【試料膜質ピーク臨界荷重値バイアス番号強度比（Ｎ）電圧値（Ｖ） （Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ１．２ 比 （Ｔｉ，Ｚｒ）Ｎ０．９ 較 （Ｔｉ，Ｖ）Ｎ１．１ 例 （Ｔｉ，Ｈｆ）Ｎ０．８ （Ｔｉ，Ｃｒ）Ｎ１．４ - 16 - （Ｔｉ，Ｎｂ）Ｎ１．０ 本 （Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ２．３ 発 （Ｔｉ，Ｖ）Ｎ２．５ 明 （Ｔｉ，Ｈｆ）Ｎ３．１ 例１０（Ｔｉ，Ｃｒ）Ｎ２．７ 【０００８】」カ「ところで，表１より，Ｉａ＝Ｉ（２００）／Ｉ（１１１）の値はバイアス電圧値により調節することが可能である。中電圧と低バイアス電圧値では適当なイオン衝撃のために残留圧縮応力も小さく密着性に優れているが，高バイアス電圧 り，Ｉａ＝Ｉ（２００）／Ｉ（１１１）の値はバイアス電圧値により調節することが可能である。中電圧と低バイアス電圧値では適当なイオン衝撃のために残留圧縮応力も小さく密着性に優れているが，高バイアス電圧値にするとイオン衝撃が大きくなって残留圧縮応力も大きくなり膜は剥離し易くなる。しかしながら逆に５０Ｖ未満の低バイアス電圧値では充分なイオン衝撃が得られないために膜は剥離してしまう。そのため，本検討に用いたアークイオンプレーティング装置では，中電圧を最適バイアス電圧値とした【０００９】。」キ「これから，どの皮膜においてもＩａ＝Ｉ（２００）／Ｉ（１１１）が１． ５を越えると臨界荷重値が大きくなり密着性が向上することがわかる。このことから，Ｉａの値は２．３以上と決定した。本発明は前記窒化物の他に炭化物，炭窒化。 ，，物にも適用することができるまた本発明はＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ５ａ６ａ族，Ａｌの中から選ばれる３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物にも適用することができる。さらにまた本発明は皮膜を形成する基体を限定するものではなく，ＷＣ超硬合金やサーメット，ハイス，或いは耐摩合金等用途に応じて適宜選択すれば良い。以下，実施例により本発明を詳細に説明する【００１０】。」ク「実施例】８４ＷＣ－３ＴｉＣ－１ＴｉＮ－３ＴａＣ－９ｖｏｌ％Ｃｏの【組成になるように市販の平均粒径２．５μｍのＷＣ粉末，同１．５μｍのＴｉＣ粉末，同ＴｉＮ粉末，同１．２μｍのＴａＣ粉末をボールミルにて９６時間混合し，乾燥造粒の後，ＳＥＥ４２ＴＮのスローアウェイチップをプレスし，焼結後，所定の工具形状に加工した【００１１】。」ケ「このチップ上にアークイオンプレーティング法により各種合金ターゲットを用意して，表２に示すような皮膜を形成した。そしてこれらの被覆超硬工具を 結後，所定の工具形状に加工した【００１１】。」ケ「このチップ上にアークイオンプレーティング法により各種合金ターゲットを用意して，表２に示すような皮膜を形成した。そしてこれらの被覆超硬工具を以- 17 -下の切削条件によりフライス切削試験を行い最大摩耗量が０．２ｍｍに達するまでの切削長を求めた。その結果を表２に併記する。 被削材ＳＫＤ６１切削速度２５０ｍ／ｍｉｎ送り０．２ｍｍ／刃切り込み２．０ｍｍ切削油なし工具形状ＳＥＥ４２ＴＮ－Ｇ９Ｙ【００１２】」コ「表２】【試料膜厚ピーク切削長摩耗状態番号μｍ強度比（ｍ） １．２２．３正常摩耗従 ０．９２．１〃来 １．１１．９剥離による異常摩耗例 ０．８１．７〃 １．４２．２〃 １．０２．１〃本 ２．３２．９正常摩耗発 ２．５２．７明 ３．１３．０〃例 ２．７２．８〃【００１３】」サ「本発明の被覆硬質部材はＸ線回折パターンの強度比Ｉａ＝Ｉ（２００）／Ｉ（１１１）が２．３以上の皮膜を有することにより，基体との密着性を向上させ耐摩耗性に優れ格段に長い寿命が得られるものである【００１５】。」(2)上記(1)によれば，審決における認定判断（１６頁１７行～１７頁９行）のとおり，本件明細書には，①Ｉａ値につき，従来，Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆの炭化物，窒化物，炭窒化物の皮膜の結晶配向性を制御することにより膜特性を向上させることができ，被覆硬質合金の耐摩耗性，耐欠損性は改善されるが（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ膜，については皮膜の結晶配向性について検討されたことはなく，皮膜と基体との密着性に問題があるところ，本件発明１は，この課題を解決するものであ 合金の耐摩耗性，耐欠損性は改善されるが（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ膜，については皮膜の結晶配向性について検討されたことはなく，皮膜と基体との密着性に問題があるところ，本件発明１は，この課題を解決するものであること，②硬- 18 -質部材上にＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆させる場合において，皮膜の結晶配向性を最適にすることにより皮膜と基体との密着性を向上させ耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材を提供することを発明の目的とするものであること，③本件明細書の請求項１に記載される構成を採択することにより，皮膜と基体との密着性を向上させた摩耗性に優れ格段に長い寿命の被覆硬質部材が得られた，，，（，），こと④具体的には本件発明の実施例である膜質ＴｉＡｌＮで被覆され皮膜のＩａ値がそれぞれ２ 本発明例７ 本発明例８ 本，．〔〕，．〔〕，．〔発明例９〕及び２．７〔本発明例１０〕である各超硬工具については，皮膜と基体との密着性を向上させ耐摩耗性に優れ格段に長い寿命のものであること，⑤そのＩａ値が本件発明１の数値を満たさない比較例である，膜質（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎで被覆され，皮膜のＩａ値が，それぞれ１．２〔従来例１，０．９〔従来例２，１．１〕〕〔従来例３，０．８〔比較例４，１．４〔比較例５〕及び１．０〔比較例６〕で〕〕ある各超硬工具については，皮膜と基体との密着性が十分でなく耐摩耗性に劣ること，が記載されているということができる。 一方，本件明細書においては，当該被覆硬質部材の皮膜につきＩａ値を２．３以上とすることで，発明の課題を解決し発明の目的を達成することができることが，上記実施例の記載があることを除き，見当たらな る。 一方，本件明細書においては，当該被覆硬質部材の皮膜につきＩａ値を２．３以上とすることで，発明の課題を解決し発明の目的を達成することができることが，上記実施例の記載があることを除き，見当たらない。 (3)ところで，旧３６条５項は「第３項４号の特許請求の範囲の記載は，次の，各号に適合するものでなければならない」と規定し，その１号において「特許を。 ，受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定している（なお，平成６年法律第１１６号による改正により，同号は，同一文言のまま特許法３６条６項１号として規定され，現在に至っている。以下｢明細書のサポート要件｣という｡。 ）特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，発明を- 19 -奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして，ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。旧３６条５項１号の規定する明細書のサポート要件が，特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ， 載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。 そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも（（））。 のである知財高裁平成１７年行ケ第１００４２号同年１１月１１日判決参照以下，上記の観点に立って，本件について検討する。 (4)本件発明１の課題は，上記(1)及び(2)のとおり（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ膜につい，ては皮膜の結晶配向性について検討されたことはなく，皮膜と基体との密着性に問題があるところ，硬質部材上にＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆させる場合において，皮膜の結晶配向性を最適にすることにより皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材の提供を目的とするところ- 20 -にあると認められ，当該被覆硬質部材の皮膜につきＩａ値を２．３以上とすることが同目的を達成するために有効であることが客観的に開示される必要があるというべきである。 この点，本件発明の場合，これまで知られていなかった被覆硬質部材の皮膜におけるＸ線回折パターンにおけるＩ（２０ が同目的を達成するために有効であることが客観的に開示される必要があるというべきである。 この点，本件発明の場合，これまで知られていなかった被覆硬質部材の皮膜におけるＸ線回折パターンにおけるＩ（２００）とＩ（１１１）面の強度比に着目し，その比率であるＩａ＝Ｉ（２００）／Ｉ（１１１）と皮膜の強度・剥離特性の間に相関があることを見い出したものであり，その結果として，Ｉａ値が２．３以上の皮膜が良い性能を持つとしたものであるが，何ゆえ，そのような値であると皮膜の特性が良くなるのかにつき，因果関係，メカニズムは一切記載されておらず，またそれが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらない。 また「Ｉａ値が２．３以上」といえば，その数値が（２００）面と（１１１），面の比をいうだけのものであるから，上限なく高い値の比が想定でき，かつ，その比の値に制限があるとする特段の事情も存在しないことから，当該Ｉａ値の数値としては，２．３を大きく超える高い数値をも含み得るものであって，実際にも，原告作成の実験結果報告書（乙１８）によれば，Ｉａ値が１０を超える値の被覆も存在することが示されている。 これに対し，本件明細書では，Ｉａ値について，本件発明の実施例として開示されたＩａ値は，上記(1)オの【表１】における本発明例７ないし１０の２．３から． ，，３１までという非常に限られた範囲の４例だけでありこれらの実施例をもって上限の定まらないＩａ値２．３以上の全範囲にわたって，本件発明の課題を解決し目的を達成できることを裏付けているとは到底いうことができない。 (5)以上述べたところに照らせば，本件明細書に接する当業者において，本件発明１に記載される構成を採択することによって皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材を提供すると )以上述べたところに照らせば，本件明細書に接する当業者において，本件発明１に記載される構成を採択することによって皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材を提供するとの課題を解決できると認識することは，本件出願時の技術常識を参酌しても，不可能というべきであり，本件明細書における本件発明１に関する記載が，明細書のサポート要件に適合すると- 21 -いうことはできない。 そうすると，本件発明１の特許請求の範囲の記載を引用して構成される本件発明２についても，本件発明１と同様にサポート要件に適合していないと解すべきことになる。 (6)もっとも，原告は，通常，本件発明のような場合，実施例の数としては数例が一般的であり，それらにより発明の目的，課題解決の方向が示されておれば，実施例以外の箇所ではＩａ値の条件を満たされていることで十分当業者が理解できると考えられると主張する。 確かに，数例の実施例によってもサポート要件違反とされない事例も存在するであろうが，そのような事例は，明細書の特許請求の範囲に記載された発明によって課題解決若しくは目的達成等が可能となる因果関係又はメカニズムが，明細書に開示されているか又は当業者にとって明らかであるなどの場合といえる。 ところが，本件発明１の場合，上記のとおり，本件明細書には，何ゆえＩａ値が２．３以上であると皮膜の特性が良くなるのかにつき，因果関係，メカニズムは一切記載されておらず，また，それが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらないものであるから，原告の上記主張は採用することはできない。 ，，，(7)また原告は本件明細書においてＩａ値の上限の記載がないことにつき実施例に裏付けられた結果から，より特性の向上する範囲が予測できる場合には，上限の限定をする ることはできない。 ，，，(7)また原告は本件明細書においてＩａ値の上限の記載がないことにつき実施例に裏付けられた結果から，より特性の向上する範囲が予測できる場合には，上限の限定をすることなく記載しても何ら不明瞭ではないので，明細書の記載不備には当たらない旨主張する。 ア本件発明１の場合，明細書に開示された発明の実施例は，４例だけであるところ，これらを，前記(1)オの【表１】と同コの【表２】から摘記すると以下のとおりである。 （）（）本発明例膜質ピーク強度比臨界荷重値Ｎ切削長ｍ (Ti,Al)N２．３ ２．９ (Ti,V)N２．５ ２．７- 22 - (Ti,Hf)N３．１ ３．０ (Ti,Cr)N２．７ ２．８そして，上記値においては，臨界荷重値は値が大きいほど密着性が向上して剥離強度が強まり，また切削長が長いほど耐摩耗性が高まることを意味することになる，，，，，からこれを実施例を順に見ていくと剥離強度が強い順では実施例７ ８となり，耐摩耗性が高い順では実施例９，７，１０，８となるが，ピーク強度比では高い順に実施例９，１０，８，７とある。 このように，ピーク強度比と臨界荷重値，切削長の関係はバラバラであって，何らかの相関関係を見い出すことはできず，明細書に開示された４つの実施例から，ピーク強度比が２．３以上のすべての範囲において本発明の課題が達成可能であると認めることはもちろん，原告の主張するピーク強度比の上限を予測することも不可能であるといわざるを得ない。 イこれに対し，原告実施に係る追加実験の実験結果報告書（乙１８）には，実験結果として，次の記載がある。 「試験結果(1)Ｉ（２００）／Ｉ（１１１）強度比と密着性試験結果スクラッチ試験 を得ない。 イこれに対し，原告実施に係る追加実験の実験結果報告書（乙１８）には，実験結果として，次の記載がある。「試験結果(1)I（200）/I（111）強度比と密着性試験結果スクラッチ試験による臨界荷重を（TiAl）N皮膜の結果を表１に（TiAl（CN）皮膜の結果を表２に，それぞれ示す。）表１（TiAl）N膜の強度比と臨界荷重値．試料ピーク強度比臨界荷重値バイアス番号(200)/(111)(N)電圧値(V)０．５１．２１．５２．３３．０５．２７．５１０．３表２（TiAl（CN）膜の強度比と臨界荷重値．）試料ピーク強度比臨界荷重値バイアス番号(200)/(111)(N)電圧値(V)０．５１．２２．０２．３３．０４．０５．１８．２表１より（TiAl）N皮膜では，スクラッチ試験における臨界強度値がバイアス電圧を調整することにより臨界強度が向上し密着性が高まる傾向を示した。次いで，表２より（TiAl（CN）皮膜，C/(C＋N）比を０．２では，臨界強度値はバイアス電圧を調整することにより，特に，バイアス電圧７０V以上で向上している（乙１８の２頁）。」上記記載によれば，バイアス電圧値が下がるほど，Ia値が上昇するとともに，臨界荷重値（N）が上昇しており，皮膜形成のために加えるバイアス電圧値が低いほど，Ia値が高くなり，剥離強度も向上している結果となっている。一方，本件 電圧値が下がるほど，Ｉａ値が上昇するとともに，臨界荷重値（N）が上昇しており，皮膜形成のために加えるバイアス電圧値が低いほど，Ｉａ値が高くなり，剥離強度も向上している結果となっている。 一方，本件明細書には「ところで，表１より，Ｉａ＝Ｉ（２００）／Ｉ（１１，１）の値はバイアス電圧値により調節することが可能である。中電圧と低バイアス電圧値では適当なイオン衝撃のために残留圧縮応力も小さく密着性に優れているが，高バイアス電圧値にするとイオン衝撃が大きくなって残留圧縮応力も大きくなり膜は剥離し易くなる。しかしながら逆に５０Ｖ未満の低バイアス電圧値では充分なイオン衝撃が得られないために膜は剥離してしまう。そのため，本検討に用いたアークイオンプレーティング装置では，中電圧を最適バイアス電圧値とした【０。」００９】との記載がある。 同記載によれば，バイアス電圧値が中電圧であることが望ましく，低い電圧になりすぎると，皮膜の剥離強度が低下する，すなわち密着性が低下することになる。 そうすると，バイアス電圧値が低くなるとＩａ値が高くなる傾向が見られる乙１- 24 -８の試験結果と，バイアス電圧値が低くなりすぎると密着性が低下するという本件明細書の【０００９】の記載を併せ考慮すると，本件発明１の「密着性を向上させ，」，耐摩耗性耐欠損性に優れた被覆硬質膜を得るという課題を達成可能なＩａ値は何らかの上限を有することは明らかであるということができる。 しかしながら，本件明細書の記載からその上限は明らかではない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (8)さらに，原告は，本件明細書には，スクラッチ試験機による臨界荷重値の評価結果より皮膜の密着性が向上していることが記載され，本件発明が異議の決定により特許された訂正明細書には本件発明が実施 。 (8)さらに，原告は，本件明細書には，スクラッチ試験機による臨界荷重値の評価結果より皮膜の密着性が向上していることが記載され，本件発明が異議の決定により特許された訂正明細書には本件発明が実施できる条件が記載されており，当，。 業者であればこの記載事項に基づいて追試可能なことは明らかである旨主張するしかしながら，後記２のとおり，本件発明が当業者において容易に実施できるものであるとはいえないものである上に，実施例の範囲で追試が可能であることと，Ｉａ値について上限の設定されていないことに起因する特許がその請求の範囲すべてで発明の課題等が解決可能かのように記載されていることは，別の問題である。 また，原告主張に係る特許異議の決定（乙２０）における判断が，本件審決及び本件訴訟の判断を何ら拘束するものではないことはいうまでもないところ，同異議申立手続においては，特許法２９条１項３号，２項違反に該当するか否かが主たる争いとなっており，明細書の記載要件が直接的な争いとなっていたものでもないから（乙２０，異議の決定において特許が維持されたことをもって上記判断に影響）を与えるものとはいえない。 (9)したがって，本件明細書の特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合しておらず，旧３６条５項１号に違反するとした審決の判断の誤り（取消事由１）をいう原告の主張は，理由がないことになる。 取消事由２（旧３６条４項違反の判断の誤り）についてさらに，念のため，原告が旧３６条４項違反の判断の誤りをいう点についても検討する。 - 25 -(1)旧３６条４項は「前項第３号の発明の詳細な説明には，その発明の属する，技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度にその発明の目的構成及び効果を記載しなければならないと 項は「前項第３号の発明の詳細な説明には，その発明の属する，技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度にその発明の目的構成及び効果を記載しなければならないと規定するな，，。」（お，現行の特許法においては，３６条４項１号が明細書の発明の詳細な説明の記載につき「経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」との要件に適合するものでなければならないことを規定し。 ており，旧３６条４項とほぼ同様の内容が規定されている。以下「実施可能要件」ということがある。 。）(2)金属表面技術便覧〔改訂新版（３版発行：昭和５４年１２月２０日。乙２〕１）によれば，イオンプレーティング技術においては，そのイオンプレーティングによる得られる皮膜の特性は（ガス）圧力Ｐ，イオン衝撃電力Ｗ，堆積速度Ｒ，，サブストレート（基板）温度Ｔの各プロセスパラメータに依存して変位することは周知の事実であることが認められる（同５６６頁２６行～５６９頁１７行。 ）また，社団法人表面技術協会第８２回講演大会（平成２年１０月１７，１８日）要旨集「アークイオンプレーティング（ＡＩＰ）法によるＴｉＡｌＮ皮膜の形成」（甲１）によれば，アークイオンプレーティング法により作成したＴｉＡｌＮ膜につき，その皮膜組成の成分割合の違いにより，Ｘ線回折したときの（１１１）面及び（２００）面への配向に差異が生ずることが認められる。 さらに，神戸製鋼技報（平成２年７月「次世代の硬質膜コーティング技術（甲）」），（） によればアークイオンプレーティング法により作成したＴｉ－ｘＡｌｘ （），Ｎ膜のｘ数値皮膜組成におけるＴ 技報（平成２年７月「次世代の硬質膜コーティング技術（甲）」），（） によればアークイオンプレーティング法により作成したＴｉ－ｘＡｌｘ （），Ｎ膜のｘ数値皮膜組成におけるＴｉ成分とＡｌ成分の割合による変位によって当該膜のＸ線回折パターンにおける（１１１）及び（２００）における強度又はパターンの有無に差異が生ずることが示されている（第５図。 ），，以上によればアークイオンプレーティング法により皮膜を形成するに際してはその皮膜の物性の一種であるＸ線回折パターンにおける（２００）面（１１１），- 26 -面のピーク強度及びその比であるＩａ値は，イオン衝撃電力Ｗ，堆積速度Ｒ，サブストレート（基板）温度Ｔの各プロセスパラメータにより影響を受けるものであって，特に，皮膜の組成の成分割合により強く影響を受け，そのＩａ値はその成分割合の選定により大きく変位するものであるということができる。 (3)本件明細書において，本件発明１の被覆硬質部材の製造方法については，前記１(1)エないしカク及びケ０００７～０００９００１１及び ，（【】【】，【】【０１２）によれば，基材として８４ＷＣ－３ＴｉＣ－１ＴｉＮ－３ＴａＣ－９ｖ】ｏｌ％Ｃｏの組成のスローアウェイチップと各種合金ターゲットを用意して，バイアス電圧を中電圧（５０～１００Ｖ，反応ガス（窒素）圧力１０Ｐａの条件で）-1アークイオンプレーティング法により各種皮膜を３μｍ作製することによって製造できることが示されるだけであって，アークイオンプレーティング法により必要とされる製造条件につき説明するところはなく，また，サブストレート（基板）温度Ｔ等の他のプロセスパラメータにつき記載されるところもなく，さらに，その製造条件の中でも，被覆硬質部材の皮膜の により必要とされる製造条件につき説明するところはなく，また，サブストレート（基板）温度Ｔ等の他のプロセスパラメータにつき記載されるところもなく，さらに，その製造条件の中でも，被覆硬質部材の皮膜のＩａ値に強く影響する皮膜組成におけるＴｉ成分とＡｌ等の他成分の割合につき記載されるところはない。 (4)以上によれば，本件明細書では，被覆硬質部材の製造条件として，皮膜組成の成分割合等のＩａ値にとって重要であるパラメータにつきその開示を欠くものであって，その記載に係る製造条件のみでは皮膜のＩａ値を決定又は特定することができず，所定のＩａ値を保有する皮膜を製造することができないものといわざるを得ない。 したがって，ＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆してなる被覆硬質部，． ，材の皮膜につきそのＩａ値が２３以上であると規定する本件発明１については本件明細書に当該Ｉａ値が２．３以上のものを得る上で特有の製造方法が記載されておらず，本件明細書の発明の詳細な説明には，その発明の属する技術の分野にお（），ける通常の知識を有する者当業者が容易にその実施をすることができる程度に- 27 -その発明の構成及び効果が記載されているということができず，旧３６条４項に規定する要件を満たしていないことになる。 また，本件発明１の特許請求の範囲の記載を引用して構成される本件発明２についても，本件発明１と同様に旧３６条４項に規定する要件を満たしていないものと解すべきことになる。 (5)もっとも，原告は，本件発明は「製造方法」の発明ではなく「物の発明」，に係るものであり，特有の製造方法は必要ないので「本件明細書に当該Ｉａ値が，２．３以上のものを得るうえで特有の製造方法が記載されて とも，原告は，本件発明は「製造方法」の発明ではなく「物の発明」，に係るものであり，特有の製造方法は必要ないので「本件明細書に当該Ｉａ値が，２．３以上のものを得るうえで特有の製造方法が記載されていない」として，本件明細書には当業者が容易にその実施をすることができる程度に記載されていない，とした審決の判断は誤りである旨主張する。 ところで，特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施について独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，当該発明の技術内容を一般に開示する内容を記載しなければならないというべきであって，旧３６条４項や現行特許法３６条４項１号が前記のとおり規定するのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからである。 そうであるから，物の発明については，その物をどのように作るかについて具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できる特段の事情のある場合を除き，発明の詳細な説明にその物の製造方法が具体的に記載されていなければ，実施可能要件を満たすものとはいえないことになる。 したがって，本件発明は「物の発明」であるから「製造方法」の開示は必要が，ないとの原告の主張の見解は正当ではないことになる。 (6)また，原告は，本件発明の「物」は，公知の方法で製造可能であって，前記審決で引用した公知例においても本件発明の「物」ができている場合もあり，本- 28 -件発明は，既にあった物の中から，特定の技術的目的・効果を奏するもののみを選び出しているから，実施可能要件に違反しない旨主張する。 例においても本件発明の「物」ができている場合もあり，本- 28 -件発明は，既にあった物の中から，特定の技術的目的・効果を奏するもののみを選び出しているから，実施可能要件に違反しない旨主張する。 ，，，しかしながら前記(2)のとおりアークイオンプレーティング技術においてはそのアークイオンプレーティングによる得られる皮膜の特性は（ガス）圧力Ｐ，，イオン衝撃電力Ｗ，堆積速度Ｒ，サブストレート（基板）温度Ｔの各プロセスパラメータに依存して変位するものであるところ（乙２１，本件明細書には，パラメ）ータ選定に関する指針などの開示がないことから，当業者が，本件発明の条件に合う硬質被覆膜を得るには，膜の成形に関連する多数のパラメータの最適な値を探るために必要以上の試行錯誤を行わなければならないことになってしまうものであって，本件明細書には，本件発明が当業者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の構成及び効果が記載されているとする原告の主張は採用できない。 (7)さらに，原告は，本件発明は，発明を特定する技術的条件として特許請求の範囲に「Ｉａ値が２．３以上」を規定しており，この条件を満たしている「物」でさえあればいいのであって，審決が無効とした理由のいずれもそれに該当するものではなく，公知の製造法でもできる「物」の発明である本件特許の無効理由として「特有の製造方法の記載がない」としてされた審決は「物」の発明である本件，特許の技術内容の把握を誤っており，それに基づいてされた判断は違法である旨主張する。 しかしながら，上記(5)のとおり「物」の発明であっても，その「物」が容易に，製造可能なように明細書にその「製造方法」を示す必要があるものであるから，原告の上記主張は採用できない。 以上によれば，本件明細書の記載が，明細書 り「物」の発明であっても，その「物」が容易に，製造可能なように明細書にその「製造方法」を示す必要があるものであるから，原告の上記主張は採用できない。 以上によれば，本件明細書の記載が，明細書のサポート要件に適合しておらず旧３６条５項１号に違反し，また，実施可能要件に適合しておらず旧３６条４項に違反するとの，審決の誤りをいう原告の主張は理由がないから，原告主張の取消事由はいずれも理由がないことになる。 よって，原告の請求は上記いずれの見地からも棄却されるべきである。 - 29 -知的財産高等裁判所第１部裁判長裁判官塚原朋一裁判官本多知成裁判官田中孝一
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