平成１６年（行ケ）第４７６号特許取消決定取消請求事件（平成１７年３月１５日口頭弁論終結）判決原告ナブテスコ株式会社訴訟代理人弁理士辻邦夫同辻良子被告特許庁長官小川洋指定代理人井出隆一同一色由美子同伊藤三男 主文 特許庁が異議２００１－７１６８９号事件について平成１６年９月７日にした決定を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第１ 請求主文と同旨第２ 当事者間に争いのない事実 １ 特許庁における手続の経緯名称を「光学的立体造形用樹脂組成物」とする特許第３１１７３９４号発明（平成７年１０月１６日出願，平成１２年１０月６日設定登録，以下，この特許を「本件特許」という。）に対して，特許異議の申立てがされ，特許庁は，これを異議２００１－７１６８９号事件として審理した結果，平成１６年９月７日，「特許第３１１７３９４号の請求項１ないし５に係る特許を取り消す。」との決定をし，その謄本は，同年９月２９日，本件特許出願人であり特許権者であったティーエスコーポレーション（旧商号帝人製機株式会社）に送達された。 原告は，同年１０月１日，ティーエスコーポレーションを吸収合併することにより本件特許に係る特許権を承継取得し，同月２８日，上記決定の取消しを求める本訴を提起した。その後，原告は，同年１２月１６日に，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許 より本件特許に係る特許権を承継取得し，同月２８日，上記決定の取消しを求める本訴を提起した。その後，原告は，同年１２月１６日に，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲等の訂正（以下「本件訂正」という。）を求める訂正審判の請求をしたところ，特許庁はこれを訂正２００４－３９２８５号事件として審理した上，平成１７年２月１０日，本件訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，その謄本は，同月２２日，原告に送達された。 ２ 本件明細書の特許請求の範囲の記載(1) 本件訂正前のもの別紙の(1)記載のとおり(2) 本件訂正後のもの別紙の(2)記載のとおり ３ 決定の理由決定は，本件特許の特許請求の範囲の請求項１ないし５に係る発明（以下「本件発明１～５」という。）の要旨を本件訂正前の本件明細書の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上，本件発明１～５は，特願平６－３２３１４号（特開平７－２３８１０６号）（以下「先願明細書」という。）に記載された発明と同一であり，しかも，本件発明１～５に係る発明の発明者と先願明細書に記載された発明の発明者が同一の者であるとも，本件出願時において，本件出願人と先願の出願人が同一の者であるとも認められないから，本件発明１～５についての特許は，特許法２９条の２の規定に違反してされたものであるとした。 第３ 原告主張の決定取消事由本件訂正審決の確定により，決定は，結果として，判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったことに帰し，その誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，決定は取り消されるべきである。 第４ 被告の主張本件訂正審決の確定により，本件明細書の特許請求の範囲が上記第２の２(2)のとおり訂正され が決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，決定は取り消されるべきである。 第４ 被告の主張本件訂正審決の確定により，本件明細書の特許請求の範囲が上記第２の２(2)のとおり訂正されたことは認める。 第５ 当裁判所の判断本件訂正審決の確定により，本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第２の２(2)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく，この訂正によって特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。 そうすると，決定が本件発明１～５の要旨を上記第２の２(1)のとおり認定したことは結果的に誤りであったことに帰し，これが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，決定は，瑕疵があるものとして取消しを免れない。 よって，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第２部裁判長裁判官篠原勝美裁判官古城春実裁判官岡本岳（別紙）
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