令和６年１月３１日判決言渡 令和５年（ネ）第１００２６号特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成２９年（ワ）第４１７８号） 口頭弁論終結日令和５年１１月３０日判決 控訴人（第１審原告） ヤマウチ株式会社 同訴訟代理人弁護士重冨貴光 同岡田さなゑ 同黒田佑輝 同石津真二 同杉野文香 被控訴人（第１審被告） イチカワ株式会社 同訴訟代理人弁護士本多広和 同田中一成 同訴訟代理人弁理士古橋伸茂 同黒川恵 主文 １ 本件控訴を棄却する。 ２ 控訴人の当審における拡張請求を棄却する。 ３ 当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。 事実 及び理由 【略語】 本判決で用いる主な略語は、別紙１「略語一覧」のとおりである。その他、原判決で使用されている略語は、特に断りのない限り、本判決でもそのまま踏襲している。 第１ 事案の要旨本件は、発明の名称を「シュープレス用ベルト」とする本件特許１（特許第３６９８９８４号）及び発明の名称を「製紙用弾性ベルト」とする本件特許２（特許 踏襲している。 第１ 事案の要旨本件は、発明の名称を「シュープレス用ベルト」とする本件特許１（特許第 ３６９８９８４号）及び発明の名称を「製紙用弾性ベルト」とする本件特許２（特許第３９４６２２１号）の特許権者である控訴人が、被控訴人による被控訴人各製品の製造、販売等が特許権の侵害に当たると主張して、被控訴人に対し、その差止め、損害賠償等を求める事案である。 第２ 当事者の求めた裁判 １ 控訴人の原審における請求(1) 被控訴人は、被控訴人各製品を製造し、販売し、販売の申出をし、輸出してはならない。 (2) 被控訴人は、被控訴人各製品を廃棄せよ。 (3) 被控訴人は、控訴人に対し、２億２０００万円及びうち１億１０００万円 に対する平成２９年５月１６日から、うち１億１０００万円に対する令和２年３月２６日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え（後述のとおりの請求の拡張あり）。 【請求の法的根拠】(1)について 特許法１００条１項に基づく差止請求(2)について同条２項に基づく廃棄請求(3)について・主請求：不法行為に基づく損害賠償請求 ・附帯請求：遅延損害金請求（起算日はそれぞれ訴状及び令和２年３月２３ 日付け訴えの追加的変更申立書の各送達日の翌日、利率は平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定） ２ 原審の判断及び控訴の提起原審は、①被控訴人各製品は本件発明２の構成要件２Ｂを充足せず、その技術的範囲に属さない、②本件発明１は公然実施発明Ｂであって新規性を欠き、 本件特許１に基づく請求については特許無効の抗弁が認められるとして、控訴人の請求をいずれも棄却する判決をした。これを不服とする控訴人が控訴を 、②本件発明１は公然実施発明Ｂであって新規性を欠き、 本件特許１に基づく請求については特許無効の抗弁が認められるとして、控訴人の請求をいずれも棄却する判決をした。これを不服とする控訴人が控訴を提起するとともに、下記控訴の趣旨(3)のとおり当審において損害賠償請求を拡張した。 【控訴の趣旨】 (1) 原判決を取り消す。 (2) 上記１(1)、(2)と同旨(3) 被控訴人は、控訴人に対し、３億３０００万円及びうち１億１０００万円に対する平成２９年５月１６日から、うち１億１０００万円に対する令和２年３月２６日から、うち７７万円に対する令和５年４月４日（同年３月２３ 日付け訴えの追加的変更申立書の送達日の翌日）から各支払済みまで年５分の割合による金員を、うち１億０９２３万円に対する同年４月４日から支払済みまで年３分の割合による金員を、それぞれ支払え。 第３ 前提事実等 １ 前提事実 前提事実は、原判決「事実及び理由」第２の１（２頁～）に記載のとおりであるから、これを引用する。 ２ 本件各発明の概要(1) 本件発明１ア構成要件の分説 １Ａ 補強基材と熱硬化性ポリウレタンとが一体化してなり、前記補強基 材が前記ポリウレタン中に埋設され、１Ｂ 外周面および内周面が前記ポリウレタンで構成されたシュープレス用ベルトにおいて、１Ｃ 外周面を構成するポリウレタンは、末端にイソシアネート基を有するウレタンプレポリマーと、ジメチルチオトルエンジアミンを含有 する硬化剤と、を含む組成物から形成されている、１Ｄ シュープレス用ベルト。 イ本件発明１の技術的特徴本件明細書１の記載は原判決「事実及び理由」第４の１(1)（２０頁～）に記載の する硬化剤と、を含む組成物から形成されている、１Ｄ シュープレス用ベルト。 イ本件発明１の技術的特徴本件明細書１の記載は原判決「事実及び理由」第４の１(1)（２０頁～）に記載のとおりであり、これによれば、本件発明１につき、次のような 開示があることが認められる。 (ｱ) 本件発明１は、補強基材と熱硬化性ポリウレタンとが一体化してなり、特に製紙工業に使用されるシュープレス用ベルトにおけるポリウレタンの改良に関する（【０００１】）。 近年、抄紙工程において、湿紙の脱水効果を高めるために、高速で走 行するフェルトに載置された湿紙の一方の面をプレスロールで押さえ、他方の面をエンドレスベルトを介して加圧シューで加圧して湿紙の脱水を行なう、いわゆるシュープレスが普及しており、補強基材と熱硬化性ポリウレタンとを一体化しエンドレスに形成したベルトが使用されている（【０００２】）。 製紙用ベルトの弾性材料としては、ウレタンプレポリマーと硬化剤とを混合し、硬化させてなる熱硬化性ポリウレタンが一般的に使用されており、硬化剤として４ ，４＇－メチレン－ビス－（２－クロロアニリン）（ＭＯＣＡ）が用いられている（【０００３】）。 (ｲ) シュープレスにおいては、ベルトに対して苛酷な屈曲・加圧が繰り 返されるため、ベルトを構成するポリウレタン（主に外周面）にクラ ックが発生することが大きな問題となっていた。いったん発生したクラックは、ベルトの使用とともに大きなクラックへと進展し、潤滑油が外部へ漏れて紙に悪影響を与えたり、ベルトの層間剥離を引き起こし、ベルトの寿命低下の原因となる（【０００４】）。 (ｳ) 本件発明１は、上記の問題を解決し、クラックの発生を防止できる 潤滑油が外部へ漏れて紙に悪影響を与えたり、ベルトの層間剥離を引き起こし、ベルトの寿命低下の原因となる（【０００４】）。 (ｳ) 本件発明１は、上記の問題を解決し、クラックの発生を防止できる シュープレス用ベルトを提供することを目的とする（【０００５】）。 (ｴ) 本件発明１に係るシュープレス用ベルトは、補強基材と熱硬化性ポリウレタンとが一体化してなり、前記補強基材が前記ポリウレタン中に埋設され、外周面および内周面が前記ポリウレタンで構成されたシュープレス用ベルトにおいて、外周面を構成するポリウレタンは、末 端にイソシアネート基を有するウレタンプレポリマーと、ジメチルチオトルエンジアミン（ＤＭＴＤＡ）を含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されており（【０００６】）、この構成により、クラックの発生を防止できる（【００３５】、【００４３】、【０１０２】）。 (ｵ) ジメチルチオトルエンジアミン（ＤＭＴＤＡ）は、３，５－ジメチル チオ－２，４－トルエンジアミン又は３，５－ジメチルチオ－２，６－トルエンジアミンを、それぞれ単独でまたは混合物として用いることができる。特に好ましい硬化材として、アルベマール社より「ＥＴＨＡＣＵＲＥ ３００」（エタキュアー３００）として市販されている上記の混合物が挙げられる（【００３９】～【００４２】）。 (ｶ) 硬化剤としてＤＭＴＤＡ又はＭＯＣＡを使用した各サンプルの耐久試験の結果は、下記表のとおりである（【００８７】～【００９０】、【表１】）。 (2) 本件発明２ア構成要件の分説２Ａ 表面に排水溝を有する製紙用弾性ベルトにおいて、２Ｂ 前記排水溝の壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２． ０μｍ以下であることを特徴と ) 本件発明２ア構成要件の分説２Ａ 表面に排水溝を有する製紙用弾性ベルトにおいて、２Ｂ 前記排水溝の壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２． ０μｍ以下であることを特徴とする、２Ｃ 製紙用弾性ベルト。 イ本件発明２の技術的特徴本件明細書２の記載は原判決「事実及び理由」第４の１(2)（２６頁～）に記載のとおりであり、これによれば、本件発明２につき、次のような 開示があることが認められる。 (ｱ) 本件発明２は、製紙工業等の分野において、湿紙を加圧脱水処理するために用いられる、表面に排水溝を有する製紙用弾性ベルトに関する（【０００１】）。 (ｲ) 製紙技術においては、プレスされる湿紙から搾り出した水を運び去る ために、弾性ベルトの外表面に湿紙の走行方向に沿って多数の排水溝を設けることが知られている（【０００３】）。従来から、製紙用弾性ベルトの溝については、湿紙に溝の痕跡が付くのを避けるため溝幅寸法を小さくしており、溝幅は通常０．６～ １．５ｍｍである（【０００４】）。 他の要求特性として、湿紙から搾り出した水を溝内から瞬時に外部に放出する排水性があり、高速で回転するベルトが１回転するまでの間に溝内から排水しなければ、湿紙を再湿させ、搾水性能が低下する（【０００５】）。この排水性を悪化させる要因としては、ベルトの溝自体が持つ排水性の悪さ、紙かすの付着による排水性の低下、使用に伴うベル トの摩耗や圧縮歪による溝の空隙量の低下等が考えられる（【０００６】）。 (ｳ) 本件発明２の目的は、良好な搾水性能を発揮できる製紙用弾性ベルトを提供することである（【００１０】）。本件発明２は、表面に排水溝を有する製紙用弾性ベルトにおいて、排水溝の壁 】）。 (ｳ) 本件発明２の目的は、良好な搾水性能を発揮できる製紙用弾性ベルトを提供することである（【００１０】）。本件発明２は、表面に排水溝を有する製紙用弾性ベルトにおいて、排水溝の壁面の表面粗さが、日本 工業規格（ＪＩＳ－Ｂ０６０１）で規定する算術平均粗さ（Ｒａ）で２． ０μｍ以下であることを特徴とする（【００１１】）。 (ｴ) 従来の弾性ベルトに対する溝加工では、溝幅が０．６～１．５ｍｍ程度と狭いために、冷却水による加工部分の冷却が不安定となったり、切り屑の排出がスムーズにできなかった等の理由で、溝壁面の表面粗さは ３～４μｍ程度であった。溝壁面の表面粗さが所定の値以上になると、水の流れに対する抵抗が大きくなり、また紙かすが付着し易くなって、弾性ベルトの搾水性能を低下させる（【０００９】）。 これに対し、排水溝の壁面の表面粗さを２．０μｍ以下にすると、水の流れに対する抵抗を小さくすることができるとともに、紙かすの付着 が大幅に減少し、良好な搾水性能を発揮することができる（【００１２】）。 溝壁面の表面粗さが０．７μｍ、２μｍ、３μｍおよび４μｍの各弾性ベルトを新聞紙用のシュープレスに使用し、目視により溝壁面の汚れのレベルを確認した結果は、下記表のとおりである（【００２６】、 【００２７】、【表２】）。 第４ 争点及び当事者の主張 １ 争点当審における実質的な争点は、次のとおりである（これ以外の争点は、結論的に判断を要しないことになるため、ここには掲げない。）。 (1) 被控訴人各製品は本件発明２の構成要件２Ｂを充足するか（原審の争点２）(2) 公然実施発明Ｂに基づく本件発明１の新規性欠如の有無（原審の争点３－２）ア げない。）。 (1) 被控訴人各製品は本件発明２の構成要件２Ｂを充足するか（原審の争点２）(2) 公然実施発明Ｂに基づく本件発明１の新規性欠如の有無（原審の争点３－２）アベルトＢの外周面を構成するポリウレタンはＤＭＴＤＡを含有する硬化剤を含む組成物から形成されているか イベルトＢに係る発明は公然実施をされた発明に当たるか ２ 争点に関する当事者の主張上記争点に関する当事者の主張は、後記３のとおり当審における控訴人の補充的主張を加えるほか、原判決「事実及び理由」第３の２（１１頁～）及び原判決別紙「無効主張一覧表（本件発明１）①」の番号２（８０頁）に記載のと おりであるから、これを引用する。 ３ 当審における控訴人の補充的主張上記１の争点に関する控訴人の補充的主張及び当審における請求の拡張に係る主張は、別紙「当審における控訴人の補充的主張」のとおりであり、前者に係る主張の要旨は以下のとおりである。 (1) 被控訴人各製品は本件発明２の構成要件２Ｂを充足するか【控訴人の主張（要旨）】ア構成要件２Ｂを「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表面粗さが、 算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下であることを要する」と解する根拠は、本件発明２の課題にはなく、当業者の技術常識等からみても非現実的である。 イ本件発明２の請求項の記載、本件明細書２の説明及び当業者の技術常識を踏まえると、当業者からみて明らかに溝加工作業時に生じた異常（イ レギュラー）を除外し、測定結果に係る各壁面の表面粗さの平均値が算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下である結果が得られているか否かを検討する手法（別紙２「当審における控訴人の主張」１ア）による レギュラー）を除外し、測定結果に係る各壁面の表面粗さの平均値が算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下である結果が得られているか否かを検討する手法（別紙２「当審における控訴人の主張」１ア）によるべきであり、この手法により判断した場合、当事者双方が提出した測定結果のほとんど（キーサンプルの一部を除く。）において、排水溝の壁 面の表面粗さは２．０μｍ以下となる。 ウ被控訴人各製品の排水溝壁面の表面粗さの測定結果については、使用済みの実製品については除外する合理的理由がない一方、キーサンプルについては実製品と同様の性状を有するものと評価すべきではない。 各測定結果をみても、未使用の実製品の測定結果（被控訴人提出の測定 結果については異常値を除く平均値）はいずれも２．０μｍ以下であり、使用済みの実製品の測定結果もこれと近似しているが、キーサンプルの測定結果のみは大きく乖離している。 したがって、未使用品とキーサンプルの測定結果のみを検討し、使用済みの実製品の測定結果を排斥した原判決は誤っている。 (2) 公然実施発明Ｂに基づく本件発明１の新規性欠如の有無について【控訴人の主張（要旨）】アベルトＢが本件発明１の実施品と認められないことベルトＢは、製品自体は証拠として提出されておらず、ＱＣ工程図（乙３２）等に拠って製造されたとみるには不自然な事情が認められ、 裏付けが不十分であるから、ベルトＢの外周層に硬化剤としてＤＭＴＤ Ａ（エタキュアー３００）が用いられたとはいえない。 したがって、ベルトＢは構成要件１Ｃを充足せず、ベルトＢにより本件発明１が公然実施をされたとはいえない。 イ公然実施をされた発明に当たらないこと本件特許１の出願時において、分析機関は独力で たがって、ベルトＢは構成要件１Ｃを充足せず、ベルトＢにより本件発明１が公然実施をされたとはいえない。 イ公然実施をされた発明に当たらないこと本件特許１の出願時において、分析機関は独力でＤＭＴＤＡを同定す ることはできず、分析を依頼する当業者において、①シュープレス用ベルトの外周面を構成するポリウレタンに使用される硬化剤に着目・検討し、②数多くの硬化剤の中からＤＭＴＤＡを特定し、③分析機関に対しＤＭＴＤＡの標準品とともにベルト外周面を構成するポリウレタンのみを切り出してマススペクトル測定を依頼しなければならなかった。 しかし、シュープレス用ベルトの外周面に用いる硬化剤に着目し、ＤＭＴＤＡを使用する製造方法は、当時の当業者に知られていなかった上、当業者が約８０種類存在した硬化剤の中からＤＭＴＤＡを特定し、分析依頼をしたであろう事情は認められない。 このように、当業者が通常利用可能な分析技術を用いて実施品を分析し ても発明の内容を知り得ず、創意工夫や試行錯誤をしなければ発明の内容を知り得ないような場合には、発明の内容が知り得る状態におかれたとはいえないから、公然実施をされたとはいえない。 第５ 当裁判所の判断 １ 当裁判所も、①被控訴人各製品は本件発明２の構成要件２Ｂを充足するとは 認められないから、その技術的範囲に属するとはいえず、本件特許権２に基づく請求は理由がないものであり、②本件発明１は特許出願前にベルトＢにより公然実施された発明であり、本件特許権１に基づく請求との関係で被控訴人の特許無効の抗弁には理由があるから、控訴人の請求はいずれも棄却すべきものと判断する。 その理由は、後記２のとおり当審における控訴人の補充的主張に対する判断 を付加するほか、原判決「 効の抗弁には理由があるから、控訴人の請求はいずれも棄却すべきものと判断する。 その理由は、後記２のとおり当審における控訴人の補充的主張に対する判断 を付加するほか、原判決「事実及び理由」第４の３（３５頁～）及び４（４１頁～）のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決４５頁９行目から同１０行目にかけての括弧書きを削る（甲１１３の１～３によれば、甲１１により平成２９年時点においてライブラリにＤＭＴＤＡのマススペクトルを登録している分析機関があったとは認められないため）。 ２ 当審における控訴人の補充的主張に対する判断(1) 被控訴人各製品は本件発明２の構成要件２Ｂを充足するかについてア控訴人は、構成要件２Ｂを「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下であることを要する」と解する根拠は、特許請求の範囲の文言にも本件発明２の課題にも なく、当業者の技術常識等からみても非現実的である旨主張する。 イしかし、構成要件２Ｂは「前記排水溝の壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下であることを特徴とする」と規定しており、本件発明２の特許請求の範囲の文言全体をみても、排水溝壁面の表面粗さについて、一部は２．０μｍを超えるが製品の一定範囲や所定の 測定箇所が２．０μｍ以下であるものを含む、あるいは全体の算術平均粗さ（Ｒａ）の平均値が２．０μｍ以下であるものを含むと解すべき文言はない。 この点は、本件明細書２の記載をみても同様である。控訴人が指摘する本件明細書２の記載や図面は、従来技術や実施例に係る排水溝の性状 等を特に留保なく説明するものであり、控訴人が主張するように、作業過程で異常（イレギュラー）が発生した箇 ある。控訴人が指摘する本件明細書２の記載や図面は、従来技術や実施例に係る排水溝の性状 等を特に留保なく説明するものであり、控訴人が主張するように、作業過程で異常（イレギュラー）が発生した箇所があることを前提とし、これを除いた「任意の箇所」を示すものであることを窺わせる記載はない。 控訴人は、①製紙用弾性ベルトの排水溝は、作業前に設定した加工条件に基づいて均一的に連続加工されるものであること、②作業時の諸要 因によって加工結果にばらつきが生じることが避けられないこと、③排 水溝の壁面を全長にわたって測定する作業は現実的に不可能であり、任意に選定された排水溝の壁面を測定する作業によって製品の性状を把握するという、当業者の技術常識を考慮すべき旨主張する。 しかし、上記のとおり明確な構成要件２Ｂの文言について、明細書にも記載がなく、その範囲も不明確な例外を含むと解することは、不当な 拡張解釈というべきであって、特許請求の範囲の解釈に当たって当業者の技術常識を考慮するという枠組みを超えるものといわざるを得ない。 控訴人の主張は、当業者が定める自社製品の品質基準としてはともかく、独占権が付与される特許請求の範囲の解釈としては採り得ない。 なお、控訴人が指摘する大阪地方裁判所平成１５年(ワ)第１０９５９号 同１７年２月２８日判決は、控訴人の主張を裏付けるものではない。 ウしたがって、原判決判示のとおり、構成要件２Ｂは「排水溝の『全長にわたって』、その壁面の表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下であること」を要すると解するのが相当である。 そうすると、控訴人が主張する＜ステップ１＞から＜ステップ２の２ Ｂ＞まで、すなわち「各測定結果に係る９溝ないし１８溝のデータ数値を参照し、 以下であること」を要すると解するのが相当である。 そうすると、控訴人が主張する＜ステップ１＞から＜ステップ２の２ Ｂ＞まで、すなわち「各測定結果に係る９溝ないし１８溝のデータ数値を参照し、特定の溝壁面の表面粗さ数値が他の溝の同一壁面に比して突出して高くなっている」ものを「当業者からみて明らかに溝加工作業時に生じた異常（イレギュラー）」として除外すること、及び「測定結果に係る各壁面の表面粗さの平均値が算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ 以下である結果が得られているか否か」（控訴人の他の主張と併せると、任意の測定箇所の算術平均粗さの「平均値」が２．０μｍ以下であることを意味すると解される。）により充足性を判断する判断手法は、構成要件２Ｂを逸脱する独自の解釈に基づくものといわざるを得ず、採用できない。 エなお、控訴人は、①ＩＫベルト７（甲９３の７の１・２）、ＩＫベルト １０（甲９３の１０）、ＩＫベルト１２（甲９３の１２の１・２）、ＩＫベルト１９（甲１０１の３の１・２）については、全ての溝の平均粗さが２．０μｍ以下であるから、上記ウの手法に拠らずとも、本件発明２の技術的範囲に属すると主張する。 しかし、ＩＫベルト７、ＩＫベルト１０、ＩＫベルト１２、ＩＫベルト １９及び乙２１６～２２５のベルトは、いずれも使用済みベルトであるから、その測定結果をもって未使用品の測定結果と同視できないことは、前記引用に係る原判決第４の３(2)イ（３６頁～）及び後記オに判示のとおりである。 オ控訴人は、被控訴人各製品の測定結果について、使用済みベルトの測定 結果を除外する合理的理由はない旨主張する。 しかし、シュープレス用ベルトにおいては、ベルトに対して苛酷な屈曲・加圧が繰り返され（本件明細書１ 各製品の測定結果について、使用済みベルトの測定 結果を除外する合理的理由はない旨主張する。 しかし、シュープレス用ベルトにおいては、ベルトに対して苛酷な屈曲・加圧が繰り返され（本件明細書１【０００４】）、排水溝には湿紙から搾り出した水を高速で回転するベルトが１回転するまでの間に外部に放出する排水性が要求され（本件明細書２【０００５】）、使用に伴 う紙かすの付着による排水性の低下、ベルトの摩耗や圧縮歪による溝の空隙量の低下等がある上（同【０００６】）、被控訴人提出の測定結果（乙１５６〔反番65+5101、67+7077、69+7458、70+1077 の各未使用品及び使用済み品〕、１９４〔反番65+7567・使用済み〕、１９５〔同じ反番・未使用〕、１９７〔反番67+4163・使用済み〕、１９８〔同じ反番・ 未使用〕、２１２）をみると、測定箇所が同一でないことを考慮しても、同一反番の使用済み品は未使用品よりも算術平均粗さ（Ｒａ）の値が低くなる傾向が見て取れる（少なくとも不規則な増減が見られる）ことからすれば、排水溝壁面の算術平均粗さ（Ｒａ）が使用により低下する可能性は否定できず、使用済みベルトの測定結果をもってその製品の未使 用時の測定結果と同視すること（具体的には、２．０μｍ以下であった 測定箇所は未使用時にも２．０μｍ以下であったと認めること）は、積極的な根拠がない限りできないというべきである。 控訴人は、甲２０、２１をもって使用済みベルトの測定結果を未使用時の測定結果と同視できる根拠となる旨主張するが、甲２１は、１つの控訴人製品の検査用サンプル（未使用）の溝を９か所測定した結果が０． ３４μｍ～０．７８μｍの範囲内で、その製品をユーザーが６か月間使用した後に９か所を測定した結果が非加圧 が、甲２１は、１つの控訴人製品の検査用サンプル（未使用）の溝を９か所測定した結果が０． ３４μｍ～０．７８μｍの範囲内で、その製品をユーザーが６か月間使用した後に９か所を測定した結果が非加圧部で０．３０μｍ～０．９７μｍ、加圧部で０．４５μｍ～０．６９μｍであったというものにすぎず、甲２０と併せても、使用済みの被控訴人製品の測定結果が未使用時のものと同視できることを積極的に裏付けるものとはいえない。 したがって、被控訴人各製品について、使用済みベルトの測定結果を考慮しないことは合理的理由があり、控訴人の主張は採用できない。 カ控訴人は、キーサンプルについては実製品と同様の性状を有するものとは評価できず、その測定結果を採用すべきではない旨主張する。 しかし、証拠（乙１６８、１８３、１８８）によれば、被控訴人は、 ベルトの溝切加工において、製品化する際に切断する面の前後を製品化する部分と同様に加工し、切断したベルトの加工終了側の余裕代を品質管理等の目的でサンプルとして採取し、個別のロット番号である反番毎のキーサンプルとして大量に保管していたものと認められる。特に、乙１６９～１７９（１０反）の測定結果のサンプルは保管されていたキー サンプルからの抽出に公証人が立ち合い（乙１８３事実実験公正証書）、乙１８９～２１１（２３反）のサンプルは公証人が抽出して著しい毀損、汚損、変形等がないことを確認し（乙１８８事実実験公正証書）、封印した各サンプルを第三者機関が測定したものであって、その保管状況等に疑問を差し挟むべき事情は認められない。 控訴人は、未使用の実製品及び使用済みの実製品の測定結果の平均値と 比較して、キーサンプルの測定結果が不自然である（別紙３、４）旨主張 挟むべき事情は認められない。 控訴人は、未使用の実製品及び使用済みの実製品の測定結果の平均値と 比較して、キーサンプルの測定結果が不自然である（別紙３、４）旨主張する。 しかし、控訴人が指摘する各測定結果は、その測定された製品の反数をみると、別紙３の①（ＩＫベルト１～１９）は１９反（甲９２、９３〔枝番省略〕、弁論の全趣旨）、同②は５反、同③は１反（これのみ１ 反から１０サンプル）、同④は１８反、別紙４の②は３反、同④は合計８３反（乙７の２は４反、乙１５２～１５６は５７反、乙１６９～１７９は１１反、乙１８１は１１反）であり、測定した溝の本数をみると、別紙３の①（ＩＫベルト１～１９）は１サンプルにつき９本、上記各乙号証は１サンプルにつき１８本である等、母数となる製品数、測定箇所 の数等が相当異なるものである（上記各証拠のほか、別紙３、４に記載の各証拠）。 加えて、被控訴人各製品において、個別製品の排水溝壁面の表面粗さが全体として均一であることは、キーサンプルの測定結果を除く上記各証拠によって裏付けられているとはいえず、控訴人の主張によっても、 シュープレス用ベルトにおいて作業時の諸要因によって加工結果にばらつきが生じることが避けられないことが技術常識であるというのであるから、上記の単純な平均値や大まかな傾向をもって、キーサンプルの測定結果が不自然であり採用し難いものとみることはできない。 キ控訴人は、 原審が控訴人の原審第３８準備書面、第３９準備書面に係 る主張及び甲９９～１０４を時機に後れた攻撃防御方法として却下したことが不当かつ手続違背である旨主張する。 しかし、控訴人の主張を踏まえて原審記録を精査しても、原審の上記却下決定が不当であるとも手続違背である ４を時機に後れた攻撃防御方法として却下したことが不当かつ手続違背である旨主張する。 しかし、控訴人の主張を踏まえて原審記録を精査しても、原審の上記却下決定が不当であるとも手続違背であるとも認められない。 ク以上によれば、被控訴人各製品は本件発明２の構成要件２Ｂを充足する と認めることはできず、これに反する控訴人の主張はいずれも採用でき ない。 (2) 公然実施発明Ｂに基づく本件発明１の新規性欠如の有無についてアベルトＢに係る発明が本件発明１の実施品と認められるかについて(ｱ) 控訴人は、ベルトＢがＱＣ工程図（乙３２）に基づいて作成されたとみるには不自然な事情が認められ、裏付けが不十分であるから、ベ ルトＢの外周層に硬化剤としてエタキュアー３００が用いられたとはいえない旨主張する。 (ｲ) しかし、エタキュアー３００については、①開発されたのは１９８０年代半ばであり（乙３７、１３０）、②昭和６２年発行の「ポリウレタン樹脂ハンドブック」と題する文献（乙１２８）には、「実用化 されている熱硬化ＰＵエラストマー用芳香族ジアミン架橋剤」として、ＭＯＣＡを含む主な５つの硬化剤の一つとして紹介されており、③アルベマール社の関連会社であるアルベマール浅野株式会社は、平成３年２月２８日に通商産業省（当時）の指導に基づく指定化学物質安全データシートを作成している（乙３６）ことが認められる。 そして、被控訴人は、同年３月に同社からエタキュアー３００のサンプル提供を受け、平成５年から商業規模で使用を開始し、平成９年７月には消防関係部署にエタキュアー３００を貯蔵する旨の報告がなされ、平成１０年には年間１万１９３８㎏を、その後も引き続き同程度の量を購入していたことが認められる（乙１３０～１３ を開始し、平成９年７月には消防関係部署にエタキュアー３００を貯蔵する旨の報告がなされ、平成１０年には年間１万１９３８㎏を、その後も引き続き同程度の量を購入していたことが認められる（乙１３０～１３３）。 控訴人指摘の乙３７は、上記のアルベマール浅野株式会社の名義で、技術情報誌「Ｐｏｌｙｆｉｌｅ」１９９９年１月号に掲載された記事であるが、その内容は、エタキュアー３００の紹介に当たり米国での規制撤廃を受けて平成１０年６月に本格生産が開始されたとの事情に触れたもので、それ以前から製造され、被控訴人が使用していた事実を否定す る根拠とはならない。 したがって、同年１０月以前からエタキュアー３００が採用されていた旨を述べる被控訴人元従業員の陳述書（乙８３）の内容が不自然不合理ということはできない。 (ｳ) また、ベルトＢの製品カード（乙２８～３１）には、いずれも化学処理コード欄に「００Ｊ０」と記載されているところ、証拠（乙２２９の １～３）によれば、上記コードはベルトの外周面及び内周面にエタキュアー３００を用いたことを示していると認められる。 (ｴ) 上記(ｲ)、(ｳ)に前記引用に係る原判決（４２頁～）の認定を併せると、ベルトＢがいずれもＱＣ工程図（乙３２）に記載された工程に基づいて製造され、外周層（及び内周層）に硬化剤としてエタキュアー３００が 用いられたことが認められる。 控訴人は、被控訴人が乙３２以外のＱＣ工程図を提出していないことや各証拠の細部の記載等を取り上げてさまざまに主張するが、いずれも憶測の域を出るものではなく、上記認定を左右しない。 イ公然実施をされた発明に当たるかについて (ｱ) 控訴人は、本件特許１の出願当時、当業者は、ベルトＢ に主張するが、いずれも憶測の域を出るものではなく、上記認定を左右しない。 イ公然実施をされた発明に当たるかについて (ｱ) 控訴人は、本件特許１の出願当時、当業者は、ベルトＢの外周面にＤＭＴＤＡ（エタキュアー３００）が使用されていることを通常利用可能な分析方法によって知ることができなかった旨主張する。 (ｲ) しかし、まず、証拠（乙３７、１２４、１２８、１２９）によれば、エタキュアー３００は、本件特許１の出願前から実用化され、ウレタン 用の硬化剤として注目されていたことが認められる（原判決４４頁～）。 控訴人は、上記文献等はシュープレス用ベルトに使用される硬化剤について言及するものでないと主張するが、上記文献等はポリウレタン全般向けの硬化剤としてエタキュアー３００を説明するものであるところ、シュープレス用ベルトに利用される硬化剤が他の一般的なポリウレタン の硬化剤と異なるとみるべき根拠はない（上記文献等には、代表的な従 来品が本件明細書１【０００３】に従来のシュープレス用ベルトの硬化剤として記載されているＭＯＣＡである旨の記載も複数ある。）。 また、被控訴人は、遅くとも平成９年７月時点ではエタキュアー３００を使用していたところ（原判決４５頁）、上記ア(ｲ)の認定事実によれば、被控訴人は硬化剤としてＤＭＴＤＡを使用することを独自に見出 したのではなく、エタキュアー３００を製造販売するアルベマール社の国内関連会社との取引を契機として知ったと認められる。この事情は、他の当業者が硬化剤の候補としてエタキュアー３００に着目する蓋然性を裏付ける事情となることは明らかである。 控訴人は、さらに、ポリウレタンの硬化剤はＤＭＴＤＡの他にも約８ 、他の当業者が硬化剤の候補としてエタキュアー３００に着目する蓋然性を裏付ける事情となることは明らかである。 控訴人は、さらに、ポリウレタンの硬化剤はＤＭＴＤＡの他にも約８ ０種類存在し（甲４３）、その全てについて標準品を準備して分析依頼を行うことは非現実的であると主張する。 しかし、「ポリウレタン樹脂ハンドブック」（乙１２８）に「実用化されている熱硬化ＰＵエラストマー用芳香族ジアミン架橋剤」として記載された５種類、あるいは特開２０００－２４８０４０号公報（乙１２ ７）にポリウレタンプレポリマーと反応させるアミン硬化剤組成物として記載された芳香族ポリアミンの１５種類、その中でも好ましいと記載された４種類には、いずれもエタキュアー３００又はＤＭＴＤＡが含まれており、当業者は、従来用いられているＭＯＣＡ（本件明細書１【０００３】）と同類であるこれらの硬化剤を想定するとみるのが自然であ る。 (ｳ) 控訴人は、ベルトの外周面に着目し、外周面のみを切り出して分析を依頼することは、当業者が通常に利用可能な分析技術とはいえない旨主張する。 しかし、本件特許１の出願日前において、外周層、内周層等の複数の 層を積層してベルトを製造することやウレタンプレポリマーと硬化剤と を混合してベルトの弾性材料とすることは技術常識であり（原判決４４頁）、自由に解析等をなし得る状態に置かれたベルトを解析して構造等を特定することは可能であったと認められる（このことは甲２５に記載された断面写真から明らかであり、原判決の認定に問題はない。）。 したがって、ベルトＢの外周層を切り出して分析を依頼することは、 本件訴訟において控訴人（甲１０の１～４）及び被控訴人（乙１～３）が行った かであり、原判決の認定に問題はない。）。 したがって、ベルトＢの外周層を切り出して分析を依頼することは、 本件訴訟において控訴人（甲１０の１～４）及び被控訴人（乙１～３）が行ったのと同様、本件特許１出願前の当業者にも可能であったと認められる。 なお、当業者が仮に外周層と内周層に異なる硬化剤を用いる製造方法を認識せず、これらを区別せずに分析を依頼した場合、全体について硬 化剤としてＤＭＴＤＡが使用されているという分析結果を知ることになり、この結果はベルトＢの正しい構成なのであるから（乙３２）、「外周面を構成するポリウレタンは、」「ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている」との構成を含め、本件発明１の内容を知り得たといえることに変わりはない。 (ｴ) したがって、本件特許１の出願当時、当業者は、ベルトＢの外周面にＤＭＴＤＡ（エタキュアー３００）が使用されていることを通常利用可能な分析方法によって知ることができたと認められる。ベルトＢが公然実施された発明とはいえない旨をいう控訴人の主張は採用できない。 ３ 結論 以上によれば、控訴人の原審における請求を全部棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、また、上記説示したところによれば、控訴人の当審における拡張請求も理由がないことに帰するから、同請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第４部 裁判長裁判官宮坂昌利 裁判官 本吉 裁判長裁判官宮坂昌利 裁判官 本吉弘行 裁判官頼晋一 別紙１ 略語一覧 （略語） （意味）〇本件特許１ ：控訴人を特許権者とする特許第３６９８９８４号・本件発明１ ：本件特許１の特許請求の範囲の請求項１に係る発明 ・本件明細書１ ：本件特許１に係る明細書（甲２）〇本件特許２ ：控訴人を特許権者とする特許第３９４６２２１号・本件発明２ ：本件特許２の特許請求の範囲の請求項１に係る発明・本件明細書２ ：本件特許２に係る明細書（甲４）〇被控訴人各製品 ：下記被控訴人製品１～５を含むベルト製品であって、控訴人 において、原判決別紙イ号製品目録又はロ号製品目録に記載の構成を有すると主張しているもの・被控訴人製品１：反番 ６７＋１８６７製品名ベルトエースⅡ ＩＸ－Ａ・被控訴人製品２：反番 ６７＋１４９５ 製品名ベルトエースⅠ Ｉｃｈｉｒｉｋｉ・被控訴人製品３：反番 ６７＋４１２７製品名ベルトエースⅠ Ｉｃｈｉｒｉｋｉ・被控訴人製品４：反番 ６５＋４４８４製品名ベルトエースⅠ ＩＸ－Ｆ ・被控訴人製品５：反番 ６８＋１９０２製品名ベルトエースⅠ Ｙａｗａｒａ〇ＤＭＴＤＡ ：ジメチルチオトルエンジアミン〇エタキュアー３００：アルベマール社が販売するＤＭＴＤＡを含有する硬化剤「ＥＴＨＡＣＵＲＥ ３００」（本件明細書１【００４ ｗａｒａ〇ＤＭＴＤＡ ：ジメチルチオトルエンジアミン〇エタキュアー３００：アルベマール社が販売するＤＭＴＤＡを含有する硬化剤「ＥＴＨＡＣＵＲＥ ３００」（本件明細書１【００４ ２】） 〇公然実施発明Ｂ ：被控訴人が平成１１年５月から平成１２年４月までの間に日本製紙株式会社向けに出荷したベルト４反（ベルトＢ）に係る公然実施発明以上 別紙２ 当審における控訴人の補充的主張 １ 被控訴人各製品は本件発明２の構成要件２Ｂを充足するか(1) 構成要件２Ｂの解釈についてア構成要件２Ｂには「排水溝の全長にわたって」とは記載されていない。 本件発明２は、「製紙用弾性ベルトの排水溝の『壁面全域にわたって例外なく』表面粗さが算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下である壁面を設けること」、すなわち量産技術の確立を課題としたものではなく、「排水溝の表面粗さ」に注目し、「表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下である」という排水溝の壁面が良好な搾水性能を有することを見出し た新たな着想に係る発明であって、そのような技術的要素を備えたことを特徴とした製紙用弾性ベルトをいうものである。 イ ①製紙用弾性ベルトの排水溝は、作業前に設定した加工条件に基づいて均一的に連続加工されるものであること、②作業時の諸要因によって加工結果にばらつきが生じることが避けられないことは、当業者の技術常識である。 さらに、製紙用弾性ベルトは長大な製品であるから、排水溝の壁面の表面粗さを全長にわたって測定する作業は現実的に不可能であり、加工終了後のベルトに多数設けられた排水溝のうち、任意に選定された排水溝の壁面を測定する作業によって把握するのが当業者の実務（技術常識）である 粗さを全長にわたって測定する作業は現実的に不可能であり、加工終了後のベルトに多数設けられた排水溝のうち、任意に選定された排水溝の壁面を測定する作業によって把握するのが当業者の実務（技術常識）である。 このことは、被控訴人の製品カード（乙２８～３１）の「検査項目」に おいて、任意に選定された排水溝の形状（深さ、幅、ピッチ）が測定され、その測定結果が記載されていることにも裏付けられている。被控訴人は、この測定結果をもとにベルトの性状を把握・確認している。 ウ本件明細書等の記載においても、多数の排水溝の壁面全域にわたって測定することや、全ての壁面の算術平均粗さが２．０㎛以下であることの説明は なく、多数設けられた排水溝のうち、任意に選定された排水溝の断面を示し てその技術的意義が説明されており（【０００３】、【０００４】、【００１６】、【００１７】、【図２】～【図４】）、この「任意に選定された排水溝」が、通常の溝加工作業工程によって形成された排水溝であって、作業過程で異常（イレギュラー）が発生していない排水溝を意味することは自明である。 エしたがって、溝の連続加工作業時に不可避的に生じる加工結果のばらつきによって算術的平均粗さが２．０μｍを超える部分が一部存在したとしても、直ちに非充足と解すべきではない。例えば、目標を２．０μｍとして設定された加工条件に基づいて加工された場合、各溝の表面粗さはおおむね２．０μｍ前後で分散し、平均値は２．０μｍに収れんする。当然ばらつきは存在 するが、このような分布において壁面が良好な搾水性能を有するか否かは、平均値を採用することによって的確に判断される。 (2) 技術的範囲の属否判断の方法ア本件発明２の技術的範囲の属否判断は、上記(1)の請求項の記載、明 て壁面が良好な搾水性能を有するか否かは、平均値を採用することによって的確に判断される。 (2) 技術的範囲の属否判断の方法ア本件発明２の技術的範囲の属否判断は、上記(1)の請求項の記載、明細書の説明及び当業者の技術常識を踏まえ、対象製品となる製紙用弾性ベルトに 多数設けられた排水溝のうち任意に選定された排水溝の壁面において「表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下である」結果が得られているか否かを確認しつつ、溝加工作業時に不可避的に生じるばらつきを考慮しても均一的な連続加工作業によって排水溝の壁面「表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下である」という技術的要素を特徴とするベ ルトが得られているか否かによって行うべきであり、具体的には以下のステップ１～２の手順で行うべきである。 ＜ステップ１＞控訴人及び被控訴人の測定結果に係る９溝ないし１８溝の排水溝のうち、任意に選定された排水溝（通常の溝加工作業によって形成された排水溝であ り、諸要因によって異常（イレギュラー）が発生していない排水溝を意味す る。）の壁面において「表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以下である」という排水溝の壁面が溝加工の結果として得られているか否かを確認する。 ここでいう「異常（イレギュラー）」とは、各測定結果に係る９溝ないし１８溝のデータ数値を参照し、特定の溝壁面の表面粗さ数値が他の溝の同 一壁面に比して突出して高くなっていることをいう。 ＜ステップ２＞ステップ１において、ステップ１に係る排水溝の壁面が得られていることが確認された場合には、溝加工作業時のばらつきを考慮しても均一的な連続加工作業によって「表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以 下である」という排 係る排水溝の壁面が得られていることが確認された場合には、溝加工作業時のばらつきを考慮しても均一的な連続加工作業によって「表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、２．０μｍ以 下である」という排水溝の壁面に係る技術的要素を特徴とする製紙用弾性ベルトが得られているか否かを確認する。そして、ここでの具体的確認作業は以下のとおりである。 ＜ステップ２の１＞まず、少なくとも、当業者からみて明らかに溝加工作業時に生じた異常 （イレギュラー）であると判断できる溝加工結果のデータを除外せずに、測定結果に係る各壁面（溝底壁面、側壁面Ａ、側壁面Ｂ）の表面粗さの平均値が算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下である結果が得られている場合には、ステップ２の２以下に進むことなく、溝加工作業時のばらつきを考慮しても均一的な連続加工作業によって「表面粗さが、算術平均粗さ（Ｒａ）で、 ２．０μｍ以下である」という排水溝の壁面に係る技術的要素を特徴とする製紙用弾性ベルトが得られていると評価できる。 ＜ステップ２の２Ａ＞次に、仮に上記ステップ２の１において、当業者からみて明らかに溝加工作業時に生じた異常（イレギュラー）であると判断できる溝加工結果のデ ータを除外せずに、測定結果に係る各壁面（溝底壁面、側壁面Ａ、側壁面Ｂ） の表面粗さの平均値が算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以下とはならない場合には、当該異常（イレギュラー）データは除外する。異常（イレギュラー）であると判断できる溝加工結果データは、控訴人及び被控訴人の測定結果に係る９溝ないし１８溝（底、側壁Ａ、側壁Ｂのそれぞれ）の表面粗さデータ数値を参照し、特定の溝の表面粗さ数値が同一壁面の他の溝に比して突 出して高くなっている溝加工結果データである。 ＜ステップ２の２Ｂ いし１８溝（底、側壁Ａ、側壁Ｂのそれぞれ）の表面粗さデータ数値を参照し、特定の溝の表面粗さ数値が同一壁面の他の溝に比して突 出して高くなっている溝加工結果データである。 ＜ステップ２の２Ｂ＞ステップ２の２Ａにおいて異常（イレギュラー）であると判断できる溝加工結果データを除外した後に、測定結果に係る各壁面（溝底壁面、側壁面Ａ、側壁面Ｂ）の表面粗さの平均値が算術平均粗さ（Ｒａ）で２．０μｍ以 下である結果が得られているか否かを確認する。 イ上記アの手法により判断した場合、少なくとも、控訴人測定結果のうちＩＫベルト１～１２（甲９３の１の１～甲９３の１２の１の２）及び１７～１９（甲１０１の１の１～甲１０１の３の２）、従前の控訴人測定結果全て（甲１２、２５、４７）並びに被控訴人測定結果の一部の実製品（乙１５６ のうち反番６７＋７００７〔使用済み〕及び反番７０＋１０７７〔使用済み〕）、乙１９４、１９９、２０５、２０７、２１６～２２５）は、ステップ１及びステップ２を通過するものであり、本件発明２の技術的範囲に属するといえる。 ウなお、ＩＫベルト７（甲９３の７の１・２）、ＩＫベルト１０（甲９３の １０）、ＩＫベルト１２（甲９３の１２の１・２）、ＩＫベルト１９（甲１０１の３の１・２）については、全ての溝の平均粗さが２．０μｍ以下であるから、上記アの手法に拠らずとも、本件発明２の技術的範囲に属する。 (3) 考慮すべき測定結果についての原判決の誤りア原判決は、使用済みの実製品の測定結果について、①加圧部は回転や加圧 による変形、紙かすの付着や水流による摩耗を受け、非加圧部は回転による 変形等を受けること、②使用済みの実製品の加圧部と非加圧部を明確に区別できるか不明であることを理由に、製品販売 による変形、紙かすの付着や水流による摩耗を受け、非加圧部は回転による 変形等を受けること、②使用済みの実製品の加圧部と非加圧部を明確に区別できるか不明であることを理由に、製品販売時における壁面の表面粗さと同視することはできないとして検討対象から除外した。 しかし、上記①については科学的根拠がなく、本件明細書１【０００４】及び本件明細書２【０００６】にも裏付けとなる記載はないし、控訴人製品 は未使用時と使用後で溝の表面粗さに変化がなく（甲２１）、被控訴人製品は控訴人製品の約２倍の耐摩耗性を有すること（甲２０）も検討されていない。 上記②については、色の違いにより判別可能であることは明らかであり（甲９２の７頁、甲１００の７～８頁）、被控訴人においても区別できてい る（乙１８５）。 イ原判決は、キーサンプルは被控訴人が製造販売したベルトのサンプルを保管していたものであるとして、その測定結果（乙７の２、乙１５２～１５６、１６９～１７９、１８１、１８９～１９３、１９５、１９６、１９８、２００～２０４、２０６、２０８～２１１）を検討対象とした。 しかし、キーサンプルの作製、保管の態様を裏付ける客観的な証拠はない上、被控訴人が恣意的に選別した疑いが払拭できないこと、キーサンプルの写真の多くに通常の製品にみられない「ばり」（「かどのエッジにおける、幾何学的な形状の外側の残留物で、機械加工又は成型工程における部品上の残留物」（ＪＩＳＢ ００５１）であり、加工時の刃物が正しく当たって いない又は刃物の状態がよくないことを示す。）の存在が確認されること、及び後記ウの不自然な測定結果からみて、実製品と同様の性状を有するものとは評価できない。 ウ各測定結果をみると、未使用の実製品の場合、甲１８ の状態がよくないことを示す。）の存在が確認されること、及び後記ウの不自然な測定結果からみて、実製品と同様の性状を有するものとは評価できない。 ウ各測定結果をみると、未使用の実製品の場合、甲１８の測定結果はいずれも２．０μｍ以下であり、乙２１６～２２５の測定結果は、異常値を除く平 均値では溝底壁面、溝側壁面Ａ、Ｂとも２．０μｍ以下である。 また、使用済みの実製品（非加圧部、加圧部及びそのいずれか特定されていないもの）の測定結果の平均値は、別紙３及び別紙４のとおり、いずれも未使用の実製品の測定結果と近似している一方、これらと比較して、キーサンプルの測定結果の平均値は粗い方に大きく乖離している。 エしたがって、キーサンプルの測定結果は証拠力を有しないというべきであ る一方、使用済みの実製品の測定結果は考慮されるべきであるから、未使用品とキーサンプルのみを対象とし、使用済みの実製品の測定結果を排斥した原判決は誤っている。 (4) 原審が時機に後れた攻撃防御方法として控訴人の主張立証を却下したことについて 原審は、上記(3)の主張を記載した第３８準備書面及び第３９準備書面の陳述を認め、これを裏付ける甲９９～１０４を取り調べたにもかかわらず、判決において時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下したが、不当であるとともに手続違背である。 ２ 公然実施発明Ｂに基づく本件発明１の新規性欠如の有無 (1) ベルトＢに係る発明が本件発明１の実施品と認められないことベルトＢが構成要件１Ｃを充足すること、すなわち外周層に硬化剤としてＤＭＴＤＡが用いられていることについて、実物の分析結果等、構成を明らかにする立証はない。そして、以下のとおり、他の証拠からの立証は不十分である。 したがって、ベルトＢは構成 ち外周層に硬化剤としてＤＭＴＤＡが用いられていることについて、実物の分析結果等、構成を明らかにする立証はない。そして、以下のとおり、他の証拠からの立証は不十分である。 したがって、ベルトＢは構成要件１Ｃを充足するとはいえないから、ベルト Ｂにより本件発明１が公然実施をされたとはいえない。 ア ＱＣ工程図（乙３２）の作成、施行時期について(ｱ) 米国でエタキュア－３００の製造が開始されたのは１９９８年（平成１０年）６月であり（乙３７）、日本国内において本格的に販売開始されるに至ったのは平成１１年１月頃と推認されるから、平成１０年１０月 以前から乙３２と同内容の製造工程、すなわちエタキュアー３００が採 用されていたと述べる被控訴人元従業員の陳述書（乙８３）の信用性は疑わしい。 (ｲ) 被控訴人は、昭和６３年からシュープレス用ベルトの量産事業を行ってきたところ、ＱＣ工程図（乙３２）のように品質水準維持のために製造工程を一元的に明記した書類がなかったとは到底考え難い。しかし、被 控訴人は、ベルトＢ納入のわずか３か月前である平成１１年２月２６日に作成されたとする乙３２を提出するのみで、それ以前のＱＣ工程図を全く提出していない。また、①どの時期にいかなる硬化剤を使用してきたか、②ＱＣ工程図をはじめとして、製造工程をどのように策定し、記録化してきたか、③いずれかの時期にエタキュア－３００の使用を開始 したというのであれば、いかなる契機にて使用が開始されたのか、④それ以前に使用していた硬化剤との切り替えはどのようになされたのかといった事実関係について、何ら説明できていない。 (ｳ) このように、乙３２の作成時期及び作成経緯に関する被控訴人の主張立証には不自然な点があり、実際には平成１１年２月２６日より うになされたのかといった事実関係について、何ら説明できていない。 (ｳ) このように、乙３２の作成時期及び作成経緯に関する被控訴人の主張立証には不自然な点があり、実際には平成１１年２月２６日より前から別 のＱＣ工程図が作成されており、乙３２はそれより後に作成されたものであるという疑念を何ら払拭することがない。この点からも、陳述書（乙８３）の信用性は疑わしい。 イ ＱＣ工程図（乙３２）の作成日が真実としても、同日以降に製造された全ての溝切タイプのベルトに適用されたかどうかは不明である。むしろ、被控 訴人の主張及び陳述書（乙８３）によれば、乙３２は従前より採用してきた製造工程を整理したものであって、乙３２の作成と実際に採用された製造工程は時期において一致しないことを被控訴人自ら認めているから、乙３２の作成日は、同日以降に製造された溝切タイプベルトの製造工程を一義的に示すものではない。 また、乙３２が当時存在した唯一のＱＣ工程図であるとは限らない。被 控訴人は、同時期にケイチャー２１を使用していた可能性があるところ（乙１３３）、乙３２にはケイチャー２１は記載されていないことから、ケイチャー２１を使用する製造工程を示したＱＣ工程図が別途存在していた可能性がある。更に、シュープレス用ベルトは受注生産品であることからすれば、そもそも乙３２の「樹脂受入れ」欄の記載は、単に樹脂の一例を記載したも のである可能性もある。 ウ他の証拠をみても、①ベルトＢの製品カード（乙２８～３１）には、製造に使用された原料については全く記載されておらず、かつ、乙３２のＱＣ工程図に準拠して製造されたことも、作業標準書に従って作製されたことも一切記載されていない。②次に、作業標準書（乙９１～１１７）については、 そもそ は全く記載されておらず、かつ、乙３２のＱＣ工程図に準拠して製造されたことも、作業標準書に従って作製されたことも一切記載されていない。②次に、作業標準書（乙９１～１１７）については、 そもそもベルトＢが乙３２に準拠して製造されたかどうかが不明である以上、作業標準書に準拠して製造されたかどうかも不明である。③ベルトＢ１及びＢ２に至っては、製造当時の作業標準書すら提出されておらず（最も古い乙９１でもベルトＢ１及びＢ２が全製造工程を終えた後の平成１１年８月１１日付改正版である。）、ベルトＢ３及びＢ４の製造日に対応する乙９１及び ９２についても、広範囲のマスキングが施され、いかなる工程でエタキュア－３００が使用されたのかは全く不明である。 エ被控訴人は、製品カード（乙２８～３１）記載の化学処理コード「００Ｊ０」について、化学処理コード（乙２２９の１～３）を提出し、外周面及び内周面にエタキュアー３００を用いたことを示すと主張するが、乙２２９の １～３には「種別技術標準」、分類番号として「技企－５０１１」又は「技管－５０１１」と記載されているところ、乙３２（ＱＣ工程図）には異なる分類番号が記載されていることから、乙３２と乙２２９の１～３の内容には齟齬があり、被控訴人の主張立証を補強するものではない。 (2) 公然実施をされた発明に当たるかについて ア公然実施された発明（特許法２９条１項２号）の要件 特許出願前に公然実施された発明に特許が付与されない理由は、既に社会的に知られている技術的手段や、当業者であればその発明を実施することができるように知られた技術的思想であれば、社会や当業者はそれを自由に利用することができる状態となっていることから、そのような発明に特許を付与する必要がないことにある。 ればその発明を実施することができるように知られた技術的思想であれば、社会や当業者はそれを自由に利用することができる状態となっていることから、そのような発明に特許を付与する必要がないことにある。 したがって、公然実施が成立したというためには、当業者が出願前の時点において通常に利用可能な分析技術を用いて実施品を分析することにより、発明の内容を知り得る状態におかれたことを要すると解すべきである。 そして、当業者が通常に利用可能な分析技術を用いて実施品を分析しても発明の内容を知り得ず、当該分析作業を超えて創意工夫や試行錯誤をしな ければ発明の内容を知り得ないような場合には、そのような場合における発明は、その内容が知り得る状態におかれたとはいえず、公然実施されたとはいえないと解すべきである。 これに対し、当業者が行い得たであろう創意工夫や試行錯誤を判断の基礎とすることは、出願前に当業者に知られておらず、着目もされていなかっ た技術的事項について、後知恵的発想を取り入れることによってあたかも出願前の時点で当業者が発明の内容を知ることができたとする検討手法であり、そのような検討手法によって公然実施の成立を認めるべきではない。 イベルトＢにＤＭＴＤＡを含有する硬化剤が用いられていたとしても、当業者が構成要件１Ｃの構成を知り得る状態におかれたとはいえないこと (ｱ) ベルトＢについて当業者が通常に利用可能な分析手法は、成分分析を分析機関に依頼し、ＧＣ（ガスクロマトグラフ）／ＭＳ（質量分析）法によって定性分析することである。 そして、質量分析により分析対象物に含まれる各成分のマススペクトル（質量スペクトル）が得られるが、このマススペクトルから成分を同 定するためには、マススペクトルライブラリを用いるか、依頼者 そして、質量分析により分析対象物に含まれる各成分のマススペクトル（質量スペクトル）が得られるが、このマススペクトルから成分を同 定するためには、マススペクトルライブラリを用いるか、依頼者が特定 した化合物の標準品を用いる必要があり、分析機関はそれ以外の成分を同定することはできない。 (ｲ) しかし、マススペクトルライブラリにＤＭＴＤＡが登録されている例は、平成２９年時点において１件もなく、本件特許１の出願（平成１２年１１月１０日）の前も同様であった。 なお、控訴人が依頼した分析機関における分析は、控訴人が提供したエタキュアー３００を用いて行われた（甲２６の１、甲１１３の１～３）。 (ｳ) そして、本件特許１出願前には、シュープレス用ベルトの製造において、外周面を構成するポリウレタンにＤＭＴＤＡを使用する製造方法は知ら れていなかったから、当業者が構成要件１Ｃに相当する構成を知るためには、①シュープレス用ベルトの外周面を構成するポリウレタンに使用される硬化剤に着目・検討し、②数多くの硬化剤の中からＤＭＴＤＡを特定し、③分析機関に対し、ＤＭＴＤＡの標準品とともにベルト外周面を構成するポリウレタンのみを切り出してマススペクトル測定を依頼す るという、幾重にもわたる創意工夫や試行錯誤を要した。 このような方法は、当業者が通常に利用可能な分析方法とはいえないから、ベルトＢに係る発明が公然実施されたとはいえない。 (ｴ) さらに、本件特許１出願前には、①シュープレス用ベルトに用いる硬化剤にはＭＯＣＡが用いられており（甲２【０００３】）、「シュープレ ス用ベルトの外周面を構成するポリウレタン」に使用する硬化剤の種別に当業者が着目していた事情もなかったこと、②ポリウレ る硬化剤にはＭＯＣＡが用いられており（甲２【０００３】）、「シュープレ ス用ベルトの外周面を構成するポリウレタン」に使用する硬化剤の種別に当業者が着目していた事情もなかったこと、②ポリウレタンの硬化剤はＤＭＴＤＡの他にも約８０種類存在し（甲４３）、その全てについて標準品を準備して分析依頼を行うことは非現実的であること、③厚さ５mm 程度であるベルトの外周面のみを切り出して分析を依頼することは、 本件発明１の構成要件１Ｃを知る者だけができることであり、通常に利 用可能な分析技術とはいえないことからすれば、当業者において上記(ｳ)の創意工夫や試行錯誤が行われる状況すらなかったといえる。 (ｵ) 原判決が、当業者がエタキュアー３００をサンプル提供して分析を依頼した蓋然性があったとして挙げる事情は、シュープレス用ベルトに使用される硬化剤について言及するものでない記載（原判決４４頁１６行目 以下の①～④）、当業者一般が知り得たことの根拠とならない、実施者である被控訴人の使用事実（同⑤）、ウレタン用に使用された主要な硬化剤が１０種類前後であるとの誤った事実（同⑥）であり、いずれも公然実施の根拠とはなり得ない。 ３ 損害の発生及びその額（争点６）について 被控訴人は、令和２年３月２４日以降、イ号製品及びロ号製品を少なくとも年間６０反販売しており、１反当たりの利益額は８００万円であるから、令和５年３月２３日までの期間における売上高は１４億円を下らず、被控訴人が得た利益額は９億８０００万円を下らないところ、控訴人は同額の損害を被ったと推定される（特許法１０２条２項）。 控訴人は、上記損害の一部請求として１億円を請求する。 また、上記損害に係る訴訟対応のため弁護士及び弁理士に支払うことを要し 訴人は同額の損害を被ったと推定される（特許法１０２条２項）。 控訴人は、上記損害の一部請求として１億円を請求する。 また、上記損害に係る訴訟対応のため弁護士及び弁理士に支払うことを要した費用相当の損害は１０００万円を下らない。 以上 別紙３（異常値含む）キープサンプル①②③④2μm以下の溝の割合87.99%87.78%80.74%45.06%2μm以上3μm以下の溝の割合10.21%11.11%11.67%33.85%3μm以上の溝の割合1.80%1.11%7.59%21.09%（異常値除く）キープサンプル①②③④2μm以下の溝の割合88.29%87.78%84.17%47.45%2μm以上3μm以下の溝の割合10.25%11.11%12.16%35.64%3μm以上の溝の割合1.46%1.11%3.67%16.90%①控訴人（一審原告）測定結果（IKベルト１～１９の測定結果）②被控訴人（一審被告）測定使用済み実製品（乙１９４、１９７、１９９、２０５、２０７）③被控訴人（一審被告）測定未使用実製品（乙２１６～２２５）④被控訴人（一審被告）測定キープサンプル（乙１８９～１９３、乙１９５～１９６、乙１９８、乙２００～２０４、乙２０６、乙２０８～２１１）実製品実製品 別紙４（異常値含む）キープサンプル①②④2μm以下の溝の割合100.00%77.16%53.09%2μm以上3μm以下の溝の割合0.00%20.37%24.72%3μm以上の溝の割合0.00%2.47%22.20%（異常値除く）キープサンプル①②④2μm以下の溝の割合100.00%78.13%53.60%2μm以上3μm 24.72%3μm以上の溝の割合0.00%2.47%22.20%（異常値除く）キープサンプル①②④2μm以下の溝の割合100.00%78.13%53.60%2μm以上3μm以下の溝の割合0.00%20.63%24.95%3μm以上の溝の割合0.00%1.25%21.45%①控訴人（一審原告）測定結果（甲１２、２５、４７の測定結果）②被控訴人（一審被告）測定使用済み実製品④被控訴人（一審被告）測定キープサンプル（乙７の２、乙１５２～１５５、乙１５６（６７＋７００７（新品）、６９＋７４５８（新品）、７０＋１０７７（新品））、乙１６９～１７９、乙１８１）実製品実製品（乙１５６（６７＋７００７（使用済み）、６９＋７４５８（使用済み）、７０＋１０７７（使用済み）））
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