平成１２年（行ケ）第３８１号審決取消請求事件（平成１３年９月１０日口頭弁論終結）判決原告宇部日東化成株式会社訴訟代理人弁理士中村静男同歌門恵被告触媒化成工業株式会社訴訟代理人弁理士鈴木俊一郎同牧村浩次同鈴木亨訴訟復代理人弁理士八本佳子 主文 特許庁が平成９年審判第５４２５号事件について平成１２年８月２２日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第１ 当事者の求めた裁判 １ 原告主文と同旨 ２ 被告原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 第２ 当事者間に争いのない事実 １ 特許庁における手続の経緯(1) 原告は、名称を「シリカ粒子の製造方法」とする特許第２５２９０６２号発明（平成４年７月３０日出願、平成８年６月１４日設定登録、以下「本件発明」という。）の特許権者である。被告は、平成９年４月４日、本件特許の無効審判の請求をし、同請求は、平成９年審判第５４２５号事件として特許庁に係属した。原告は、同年７月２５日、本件特許出願の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載の訂正の請求をした。特許庁は、平成１０年９月３０日、「本件審判の請求は、成り立たない。」 本件特許出願の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載の訂正の請求をした。特許庁は、平成１０年９月３０日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決をしたが、当庁平成１０年（行ケ）第３７０号審決取消請求事件において、平成１２年２月３日言渡しの判決により上記審決が取り消されたので、更に審理をした結果、同年８月２２日、「特許第２５２９０６２号発明の特許を無効とする。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同年９月１１日、原告に送達された。 (2) 原告は、同年１０月１０日、本件審決の取消しを求める訴えを提起した後、平成１３年５月２日、本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載の訂正（以下「本件訂正」という。）をする訂正審判の請求をし、特許庁は、同請求を訂正２００１－３９０６９号事件として審理した結果、平成１３年６月２２日、本件訂正を認める旨の審決（以下「訂正審決」という。）をし、その謄本は、同年７月４日、原告に送達された。 ２ 本件明細書の特許請求の範囲の記載(1) 登録時のもの【請求項１】シリカ種粒子をアルコールとアンモニア水との混合溶媒に分散させてなる分散液にシリコンアルコキシドを添加してこれを加水分解させ、シリカ種粒子の粒径を成長させるシリカ粒子の製造方法において、シリコンアルコキシドを添加する前の分散液中の全シリカ種粒子の合計表面積（Ｓｏ）と同分散液中の溶液成分の合計容積（Ｖｏ）との比Ｓｏ／Ｖｏを３００（cm２／cm３）以上とし、かつシリコンアルコキシドを添加した後の分散液中の成長した全シリカ粒子の合計表面積（Ｓ）と同分散液中の溶液成分の合計容積（Ｖ）との比Ｓ／Ｖを３００～１２００（cm２／cm３）とすることを特徴とするシ リコンアルコキシドを添加した後の分散液中の成長した全シリカ粒子の合計表面積（Ｓ）と同分散液中の溶液成分の合計容積（Ｖ）との比Ｓ／Ｖを３００～１２００（cm２／cm３）とすることを特徴とするシリカ粒子の製造方法。 (2) 本件訂正に係るもの（訂正部分には下線を付す。）【請求項１】シリカ種粒子をアルコールとアンモニア水とからなる混合溶媒に分散させてなる分散液にシリコンアルコキシドを単独で添加してこれを加水分解させ、シリカ種粒子の粒径を成長させるシリカ成長粒子の製造方法において、シリコンアルコキシドを添加する前の分散液中の全シリカ種粒子の合計表面積（Ｓｏ）と同分散液中の溶液成分の合計容積（Ｖｏ）との比Ｓｏ／Ｖｏを３９５～９９２（cm ／cm３）とし、かつシリコンアルコキシドを添加した後の分散液中の成長した全シリカ成長粒子の合計表面積（Ｓ）と同分散液中の溶液成分の合計容積（Ｖ）との比Ｓ／Ｖを５３１～１１４７（cm２／cm３）として、お互いに分布が重なり合わない２種類の粒径分布をもつシリカ成長粒子とシリカ微小粒子を得たのち、分級してシリカ微小粒子を除去することを特徴とするシリカ成長粒子の製造方法。 ３ 本件審決の理由の要旨本件審決は、上記訂正請求に係る訂正は、特許法１３４条２項ただし書各号に規定する要件に適合しないので認められないとし、本件発明の要旨を登録時の本件明細書の特許請求の範囲記載のとおり認定した上、本件発明は特開昭６２－２７５００５号公報に記載された発明であるから、本件特許は、特許法２９条１項の規定に違反してされたものであり、同法１２３条１項２号に該当し、無効とすべきものとした。 第３ 原告主張の審決取消事由本件審決が、本件発明の要旨を登録時の本件明細書の特許請求の範囲記載のとおりと認定した点は、 たものであり、同法１２３条１項２号に該当し、無効とすべきものとした。 第３ 原告主張の審決取消事由本件審決が、本件発明の要旨を登録時の本件明細書の特許請求の範囲記載のとおりと認定した点は、訂正審決の確定により特許請求の範囲が上記のとおり訂正されたため、誤りに帰したことになる。本件審決は本件発明の要旨の認定を誤った違法があり、取り消されなければならない。 第４ 被告の主張訂正審決により本件明細書の特許請求の範囲が上記のとおり訂正されたことは認める。 第５ 当裁判所の判断訂正審決により本件明細書の特許請求の範囲が上記のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく、本件訂正によって、本件明細書の特許請求の範囲は減縮されたことが明らかである。 そうすると、本件審決が本件発明の要旨を登録時の本件明細書の特許請求の範囲記載のとおり認定したことは、結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったこととなり、この誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件審決は取消しを免れない。 よって、原告の請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第１３民事部裁判長裁判官篠原勝美裁判官石原直樹裁判官長沢幸男
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