- 1 -平成２０年１２月２５日判決言渡平成２０年（行ケ）第１０３０２号審決取消請求事件（特許）口頭弁論終結日平成２０年１２月１６日判決原告バイエルクロップサイエンス株式会社訴訟代理人弁理士川口義雄同小野誠同渡邉千尋同金山賢教同大崎勝真同坪倉道明被告特許庁長官指定代理人唐木以知良同柳和子同北村明弘同小林和男主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第１請求特許庁が訂正２００８－３９００３７号事件について平成２０年７月２日にした審決を取り消す。 第２事案の概要本件は，原告が発明の名称を「工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤」とする特許の設定登録を経由したところ，これに関し原告が平成２０年４月２- 2 -日付けで訂正審判請求（審判請求書及び本件訂正明細書は甲５。以下「本件訂正」といい，同訂正後の上記発明を「本件訂正発明」という）をしたので，特許庁が。 この請求を訂正２００８－３９００３７号事件として審理し，平成２０年７月２日，請求不成立との審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。 争点は，本件訂正が，独立特許要件を満たしているか（すなわち特開昭６１－２６７５７５号公報（甲８。以下「刊行物１」という）に記載された発明（以下。 「引用発明」という）との関係で進歩性を有するか）である。 。 。 特許庁等における手続の経緯(1)原告は，平成３年１２月１２日，名称を「工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤」とする発明について特許出願（優先権主張平成３年４月２７日日本）をし，平成１３年２月２３日，特許庁から特許第３１６２４５０号として設定登 ２日，名称を「工芸素材類を害虫より保護するための害虫防除剤」とする発明について特許出願（優先権主張平成３年４月２７日日本）をし，平成１３年２月２３日，特許庁から特許第３１６２４５０号として設定登録を受けた（請求項１～３。特許公報は甲１。以下「本件特許」という。 。）これに対し，エンシステックス・インコーポレイテッドから本件特許につき特許無効審判請求があり，特許庁はこれを無効２００５－８０２２５号事件として審理した上，平成１８年６月１４日「本件審判の請求は，成り立たない」旨の審決，。 （第１次審決，甲２）をした。 (2)これに対し，エンシステックス・インコーポレイテッドから審決取消訴訟が提起され，知的財産高等裁判所はこれを平成１８年（行ケ）第１０４８２号事件として審理した上，平成１９年７月１２日，第１次審決を取り消す旨の判決（第１次判決，甲３）をした。 (3)特許庁は，上記無効２００５－８０２２５号事件につきさらに審理し，その中で，原告は，平成１９年１２月１０日，訂正請求をしたが，特許庁は，平成２０年１月２９日「訂正を認める。特許第３１６２４５０号の請求項１及び２に係，る発明についての特許を無効とする」旨の審決（第２次審決，甲４）をした。 。 (4)原告は，第２次審決の取消しを求める訴訟（平成２０年（行ケ）第１００６８号）を提起した後，平成２０年４月２日付けで本件訂正審判を請求（甲５）し，- 3 -特許庁はこれを訂正２００８－３９００３７号事件として審理することとなった。 しかるに，知的財産高等裁判所は，特許法１８１条２項により第２次審決を取り消すことなく同訴訟の審理を続け，平成２０年１１月２０日，請求棄却の判決を言い渡した。一方，特許庁は，上記訂正２００８－３９００３７号事件につき，平成２０年７月２日「本件審判の請求は，成り 決を取り消すことなく同訴訟の審理を続け，平成２０年１１月２０日，請求棄却の判決を言い渡した。一方，特許庁は，上記訂正２００８－３９００３７号事件につき，平成２０年７月２日「本件審判の請求は，成り立たない」との審決（本件審決）をし，，。 その謄本は，平成２０年７月１４日，原告に送達された。 (5)ところで，本件特許については，エンシステックス・インコーポレイテッドが原告を相手方として，差止請求権の不存在確認を求めた訴訟が提起された。すなわち，エンシステックス・インコーポレイテッドが原告に対し，本件訂正前の発明が進歩性欠如の無効理由を有すると主張して，製品の生産等に対する差止請求権の不存在確認を求めた事案である。平成２０年１月３０日に言い渡された第１審判決は，本件訂正前の発明は，いずれも進歩性欠如により無効理由を有すると判断した。これに対し，上記判決に不服の原告が控訴を提起したところ，知的財産高等裁判所は，これを平成２０年(ネ)第１００２７号事件として審理し，平成２０年１１月２０日，控訴棄却の判決を言い渡した。 特許請求の範囲本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲は，次のとおりである（本件訂正発明。 下線部は訂正部分。 。）「請求項１】１－（６－クロロ－３－ピリジルメチル）－２－ニトロイミノ－イ【ミダゾリジンを有効成分として含有することを特徴とする木材及び木質合板類をイエシロアリ又はヤマトシロアリより保護するための木材及び木質合板類浸み込用害虫防除剤」。 本件審決の内容本件審決は，前記のとおり本件訂正審判請求を不成立としたものであるが，その理由の要点は，本件訂正発明は，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許を受け- 4 -ることができないから，本 るが，その理由の要点は，本件訂正発明は，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許を受け- 4 -ることができないから，本件訂正発明は，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない，としたものであり，その具体的な内容は，次のとおりである。 （なお，本判決においては，審決を引用する場合を含め，甲第１号証を「甲１，乙第１号証」を「乙１」などと表記する）。 「第３訂正の適否についての判断 平成６年改正前特許法１２６条１項及び２項の要件について（(1)～(5)は省略）(６)小括。 したがって，本件訂正は，平成６年改正前特許法１２６条１項及び２項の規定に適合する 平成６年改正前特許法１２６条３項の要件について次に，以下，平成６年改正前特許法１２６条３項に規定する，いわゆる独立特許要件について検討する。 (１)刊行物１について本願優先日前に頒布された刊行物である特開昭６１－２６７５７５号公報（以下「刊行物，１」という。甲８）には，以下の記載がある。 （以下を省略する）。 (２)刊行物２について本願優先日前に頒布された刊行物である特開平３－９５１０４号公報（以下「刊行物２」，という。甲９）には，以下の記載がある。 （以下を省略する）。 (３)対比，判断(３－１)化合物について刊行物１に記載された「化合物Ｎｏ．３［１－（２－クロロ－５－ピリジルメチル）－２」－（ニトロイミノ）イミダゾリジン。摘記ｇ参照］は，その化学構造式からみて，本件訂正。 発明の害虫防除剤の有効成分である「１－（６－クロロ－３－ピリジルメチル）－２－ニトロ- 5 -イミノ－イミダゾリジン」と同一の化合物であると認められるので，以下，これらを統一して，その一般名で 発明の害虫防除剤の有効成分である「１－（６－クロロ－３－ピリジルメチル）－２－ニトロ- 5 -イミノ－イミダゾリジン」と同一の化合物であると認められるので，以下，これらを統一して，その一般名である「イミダクロプリド」と呼ぶ。 (３－２)引用発明ア刊行物１には，イミダクロプリドを含む，摘記ａ及びｂに示される一般式で表わされるニトロイミノ誘導体が記載され，また，その化合物群が種々の有害昆虫の殺虫剤として使用されるものであることも記載され（摘記ｂ及び摘記ｅ，さらに摘記ａ及び摘記ｂの一般式で表）わされるニトロイミノ誘導体に包含されるイミダクロプリド（化合物NO.3）を含む，数種の化合物について，殺虫剤としての有効性がツマグロヨコバイ，トビイロウンカ，ヒメトビウンカ，セジロウンカ，モモアカアブラムシを対象とした生物試験により示されている（摘記ｈ。 ）イ以上によれば，刊行物１には「イミダクロプリドを有効成分として含有する殺虫剤」の，発明（以下「引用発明」という）が記載されていると認められる。 ，。 (３－３)本件訂正発明と引用発明との対比引用発明における「殺虫剤」は，本件訂正発明における「害虫防除剤」に対応することを踏まえた上で本件訂正発明と引用発明とを対比すると，両者は，「イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤」。 である点で一致するが，以下に示す相違点１～相違点３の点で相違すると認められる。 相違点１害虫から保護する対象について，本件訂正発明では「木材及び木質合板類」と規定しているのに対し，引用発明では規定していない点相違点２対象となる害虫が，本件訂正発明ではイエシロアリ又はヤマトシロアリであるのに対し，引用発明では特定されていない点相違点３害虫防除剤について，本件訂正発明では「木材及び木質合板類浸み込用」と規 点２対象となる害虫が，本件訂正発明ではイエシロアリ又はヤマトシロアリであるのに対し，引用発明では特定されていない点相違点３害虫防除剤について，本件訂正発明では「木材及び木質合板類浸み込用」と規定しているのに対し，引用発明では規定していない点(３－４)相違点についての判断- 6 -ア相違点１について刊行物１には「衛生害虫，貯蔵物に対する害虫に使用される際には活性化合物は，石灰物，質上のアルカリに対する良好な安定性はもちろんのこと，木材及び土壌における優れた残効性によって，きわだたされている（摘記ｆ）と記載されている。 。」ここで，摘記ｆにおける「木材及び土壌における優れた残効性によって，きわだたされている」の意味について検討すると「木材及び土壌における優れた残効性」とは，イミダクロ。 ，プリド等の害虫防除剤が保持する性質であって，害虫の種類とは独立した性質である。また，衛生害虫や貯蔵物に対する害虫に対して害虫防除剤を施用する際には，それら害虫の生態からみて，衛生害虫に対しては害虫防除剤を直接散布したり，貯蔵物に対する害虫に対しては害虫防除剤で燻蒸したりするのが通例であって，木材及び土壌に害虫防除剤を施用することはまれである。 してみると，上記の刊行物１における摘記ｆには「衛生害虫，貯蔵物に対する害虫に使用される際には活性化合物は，石灰物質上のアルカリに対する良好な安定性はもちろんのこと，木材及び土壌における優れた残効性によって，きわだたされている」と記載されているとこ。 ろ「木材及び土壌における優れた残効性によって，きわだたされている」なる文言が衛生害，。 虫，貯蔵物に対する害虫について記載されていると解するのは自然な理解ではなく，摘記ｆの記載に接した当業者であれば，引用発明が対象とする害虫から保護するために木材及び土 ている」なる文言が衛生害，。 虫，貯蔵物に対する害虫について記載されていると解するのは自然な理解ではなく，摘記ｆの記載に接した当業者であれば，引用発明が対象とする害虫から保護するために木材及び土壌に害虫防除剤を施用すると解し，その結果「木材及び土壌における優れた残効性によって，き，わだたされている」という効果が奏されると解するのが自然な理解である。 。 ，），また，刊行物１には，対象となる害虫として「ヤマトシロアリ（deucotermessperatusイエシロアリ（Coptotermesformosanus 」が例示されている（摘記ｅ）ところ，イエシロア）リ又はヤマトシロアリは木材類を食害する害虫として周知である（必要なら，例えば，特開平３－９５１０４号公報，２頁左下欄９～１５行及び４頁左上欄５行～右上欄１行参照。 。）したがって，引用発明において，害虫から保護する対象について木材と規定することは当業者が容易になし得ることである。 イ相違点２について- 7 -(ア)本願優先日前に頒布された刊行物２（摘記ｉ）によると，木材に対する害虫，特にシロアリの被害が深刻であるばかりか，防除剤の使用による住環境への影響等が社会的問題となる中，従来シロアリ防除剤として各方面で多用されてきたクロルデンが，その長期残留性及び環境への影響の点から，本願優先日前に我が国において使用禁止となったこと，その後，クロルデンに代わるシロアリ防除剤としてピレスロイド系殺虫剤などが使用されているが，薬剤の使用濃度並びに効果及び安全性に問題があるほか，木造家屋（住居）並びに文化財等についてはその性質上薬剤処理回数が制約されるなどの問題と相まって，満足のいくべきものではなかったこと，このため本願優先日前においては，シロアリに対する防除効果が高く，かつ，安全 住居）並びに文化財等についてはその性質上薬剤処理回数が制約されるなどの問題と相まって，満足のいくべきものではなかったこと，このため本願優先日前においては，シロアリに対する防除効果が高く，かつ，安全性の高い防除剤の開発が求められていたことが認められる。 (イ)刊行物１には，先に指摘したように摘記ａ～ｈの各記載があるところ，これらの記載によると，引用発明の特許請求の範囲に記載されたニトロイミノ誘導体が，強力な殺虫作用を現す殺虫剤として使用することができること，同化合物が広範な種々の害虫，有害な吸液昆虫，かむ昆虫及びその他の植物寄生害虫，貯蔵害虫，衛生害虫等の防除及び駆除撲滅のために適用できるものであること，その対象となる害虫類の一例として，ヤマトシロアリ（deucotermes），speratus ，イエシロアリ（Coptotermesformosanus）などの等翅目虫が明記されていること同化合物は石灰物質状のアルカリに対する良好な安定性を示すほか，木材及び土壌において優れた残効性を示すものであること，上記ニトロイミノ誘導体の実施例として，イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物が示されていることが認められる。 また，刊行物１の記載によると，引用発明の一般式によって示される化合物は５０種類以上に及ぶこと（１７頁右上欄１２行目以下，第１表，製造実施例として５種の化合物が記載）され，そのうちの１つ（実施例３－ii，化合物No.3）がイミダクロプリドを有効成分として含有する化合物であること（１６頁左上欄１９行目～１７頁右上欄１１行目，実施例５ないし）７として，有機リン剤抵抗性ツマグロヨコバイ，トビイロウンカ，ヒメトビウンカ，セジロウンカ並びに有機リン剤及びカーバメート剤抵抗性モモアカアブラムシに対する３種類の生物試験が行われ，その ないし）７として，有機リン剤抵抗性ツマグロヨコバイ，トビイロウンカ，ヒメトビウンカ，セジロウンカ並びに有機リン剤及びカーバメート剤抵抗性モモアカアブラムシに対する３種類の生物試験が行われ，その結果として，実施例５においては３種，実施例６においては５種，実施例７においては６種の化合物によるものが代表例として示されているところ，イミダクロプリドを- 8 -有効成分として含有する化合物である「化合物Ｎｏ．３」は，いずれの生物試験の代表例にも挙げられていること（１９頁左上欄４行～２０頁左上欄）が認められる。 (ウ)上記(ア)で認定したところによると，木造家屋（住居）及び文化財の如き，木材をシロアリから保護するための防除剤の開発に従事する当業者は，使用が禁止されたクロルデンに代わる物質を有効成分とする害虫防除剤で殺虫能力と残効性の高いものを速やかに発見しなければならないという課題に直面していたということができる。 そして，上記(イ)のとおり，刊行物１には，イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が広汎な害虫に対して強力な殺虫作用を示すとともに，木材における優れた残効性を示すこと，さらに，同化合物が殺虫効果を示す対象害虫類の一つとして，等翅目虫のヤマトシロアリ，イエシロアリが具体的に挙げられているのであるから，上記の課題に直面していた当業者が，同一技術分野に属する刊行物である刊行物１に接したならば，イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤をヤマトシロアリやイエシロアリに適用してみようとすることは何ら困難な事柄ではないというべきである。 したがって，引用発明において，対象となる害虫をイエシロアリ又はヤマトシロアリと規定することは当業者が容易になし得ることである。 ウ相違点３について刊行物１には 難な事柄ではないというべきである。 したがって，引用発明において，対象となる害虫をイエシロアリ又はヤマトシロアリと規定することは当業者が容易になし得ることである。 ウ相違点３について刊行物１には，引用発明の適用対象となる害虫として「ヤマトシロアリ（deucotermessp，eratus ，イエシロアリ（Coptotermesformosanus 」が例示されている（摘記ｅ）ところ，イ））エシロアリ又はヤマトシロアリに対して害虫防除剤の適用方法として，木材及び木質合板類に害虫防除剤を浸み込ませて適用することは，極めてありふれた周知慣用の技術手段である（必要なら，例えば，特開昭６０－２５７２０２号公報，３頁左上欄２～１６行，３頁左下欄下から５行～右下欄下から５行，４頁右上欄５～１３行参照。 。）したがって，引用発明において，害虫防除剤を「木材及び木質合板類浸み込用」と規定することは当業者が容易になし得ることである。 (３－５)本件訂正発明の奏する効果についての判断次に，本件訂正発明が格別顕著な効果を奏するものであるか否かについて検討する。 - 9 -まず，本件訂正発明は，上記のとおり，その構成につき容易想到性が認められるが，構成につき容易想到性が認められる発明に対して，それにもかかわらず，それが有する効果を根拠として特許を与えることが正当化されるためには，その発明が現実に有する効果が，当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なることを要するものというべきである（平成１１年(行ケ)第４３７号判決等）。 。 そして，本件訂正審判の請求に係る訂正明細書（以下，この本件訂正審判の請求に係る訂正明細書を「本件訂正明細書」という）の記載をみても，本件訂正発明が現実に有する効果。 が，当該構成のものの効果として予想される 件訂正審判の請求に係る訂正明細書（以下，この本件訂正審判の請求に係る訂正明細書を「本件訂正明細書」という）の記載をみても，本件訂正発明が現実に有する効果。 が，当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なることを認めるに足りる証拠はない。 以下，詳述する。 アヤマトシロアリについて(ア)まず，ヤマトシロアリについて，本件訂正発明の奏する効果を検討する。 (イ)本件訂正明細書には，そもそも，ヤマトシロアリについて，本件訂正発明の奏する効果を裏付けるものは存在しない。 すなわち，本件訂正明細書において，本件訂正発明の奏する効果を裏付けるものは，実施例８～１１であるが，実施例８及び実施例９において対象となる害虫はイエシロアリであり，実施例１０において対象となる害虫はヒロトルプスバジュラス（Hylotrupesbajulus）の幼虫であり，実施例１１において対象となる害虫はシロアリ種；レチクリターメスサントネシス（Reticulitermessantonesis）であって，いずれもヤマトシロアリ（Leucotermessperatus）ではない。 そして，ヤマトシロアリ以外のものについての効果をもって，ヤマトシロアリについて本件訂正発明の奏する効果を裏付けることができると認めるに足る根拠は見いだせない。 (ウ)小括したがって，ヤマトシロアリについて，本件訂正発明が現実に有する効果が，当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるとは認められない。 そして，本件訂正発明が現実に有する効果が，当該構成のものの効果として予想されると- 10 -ころと比べて格段に異なることを認めるためには，特許請求の範囲に記載された本件訂正発明全体（すなわち，ヤマトシロアリ及びイエシロアリの両方）について，本件訂正発明が現実に て予想されると- 10 -ころと比べて格段に異なることを認めるためには，特許請求の範囲に記載された本件訂正発明全体（すなわち，ヤマトシロアリ及びイエシロアリの両方）について，本件訂正発明が現実に有する効果が，当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なることが必要不可欠であるから，結局，本件訂正発明について，本件訂正発明が現実に有する効果が，当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとは認められない。 イイエシロアリについて(ア)以上のように，本件訂正発明については，イエシロアリについて本件訂正発明の奏する効果を検討するまでもなく，本件訂正発明が現実に有する効果が，当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとは認められないが，以下，念のため，イエシロアリについても，本件訂正発明の奏する効果を検討しておくことにする。 (イ)本件訂正明細書において，イエシロアリについて本件訂正発明の奏する効果を裏付けるものは，実施例８及び実施例９である。 しかしながら，実施例８及び実施例９において，イミダクロプリドに対する比較化合物として用いられているものは「Ａ：ホキシム（phoxim 」及び「Ｂ：クロルピリホス（chlorpyri）phos 」であって，本件審判請求書に添付されている訂正明細書の【０００３】に記載されて）いるように，両者は，ともに，周知の有機リン系殺虫剤であるところ，イミダクロプリドが刊行物１に記載されたものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるというためには，比較の対象として，ホキシムやクロルピリホスの如き従来技術水準を構成する殺虫剤を用いるのではなく，刊行物１に記載された，イミダクロプリド以外の化合物と比較することが必要不可欠である。 なぜならば，刊行物 の対象として，ホキシムやクロルピリホスの如き従来技術水準を構成する殺虫剤を用いるのではなく，刊行物１に記載された，イミダクロプリド以外の化合物と比較することが必要不可欠である。 なぜならば，刊行物１には，イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が「極めて卓越した殺虫作用を発現し，更には，低薬量で完璧な防除作用を現す新規化合物である（摘示ｃ）と記載されており，その効果の裏付けも記」載されている（摘示ｈ）し，また，駆除撲滅のために適用できる害虫の例としてイエシロアリが記載されている（摘示ｅ）ので，刊行物１に記載されたイミダクロプリドが，イエシロアリに対し「極めて卓越した殺虫作用を発現し，更には，低薬量で完璧な防除作用を現す」こと，- 11 -は予想されることであるから，比較の対象としてホキシムやクロルピリホスの如き従来技術水準を構成する殺虫剤を用いて，それらよりイミダクロプリドが優れた効果を奏することを明らかにしたとしても，そのことは予想されることにすぎないからである。 したがって，本件訂正明細書の記載に基づいて，本件訂正発明が現実に有する効果が，当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとはいえない。 (ウ)小括以上のとおり，イエシロアリについても，本件訂正発明が現実に有する効果が，当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるとは認められない。 ，したがって，イエシロアリ及びヤマトシロアリの何れについても，本件訂正発明について本件訂正発明が現実に有する効果が，当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとは認められない。 (３－６)まとめ，以上のとおり，上記各相違点は当業者が容易に想到することができたものであり，しかも本件 ，当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとは認められない。 (３－６)まとめ，以上のとおり，上記各相違点は当業者が容易に想到することができたものであり，しかも本件訂正発明がこれらの相違点に係る構成により格別顕著な効果を奏するものとは認められないから，本件訂正発明は，刊行物１及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。 したがって，本件訂正発明は，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。 (３－７)請求人の主張について以下，意見書における請求人の主張について検討する。 ア請求人は「本件訂正発明のイミダクロプリドを，イエシロアリ又はヤマトシロアリに対，する害虫防除剤の一般的適用方法の一つである木材及び木質合板類に浸み込ませて適用することは『極めてありふれた周知慣用の技術手段である』とするためには，その前提として，イミダクロプリドがイエシロアリ又はヤマトシロアリに対する害虫防除剤として知られていなければならないことになるが，上にみたとおり，刊行物１にはそのような記載はなく，本件知財高裁判決（審決注．別件判決のこと）でもかかる点を是認していない（４頁２０～２７行）。 。」- 12 -と主張する。 しかしながら，先に「(３－４)イ」で指摘したように，刊行物１には，イミダクロプリドを有効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が広汎な害虫に対して強力な殺虫作用を示すとともに，木材における優れた残効性を示すこと，さらに，同化合物が殺虫効果を示す対象害虫類の一つとして，等翅目虫のヤマトシロアリ，イエシロアリが具体的に挙げられているのであるから，刊行物１により，イミダクロプリドがイエ る優れた残効性を示すこと，さらに，同化合物が殺虫効果を示す対象害虫類の一つとして，等翅目虫のヤマトシロアリ，イエシロアリが具体的に挙げられているのであるから，刊行物１により，イミダクロプリドがイエシロアリ又はヤマトシロアリに対する害虫防除剤として知られているに等しいといえるし，しかも，別件判決においても，以上の事実認定を前提としていることは明らかであるので，請求人の主張は前提において誤りである。 イ請求人は「刊行物１にいう『木材及び土壌における優れた残効性』とは『衛生害虫，，，貯蔵物に対する害虫』を対象とする場合のみをいうのであって，シロアリを含めた広汎な種々の害虫全般に亘りおしなべて等しく木材及び土壌において優れた残効性があるとするものではない（５頁１０～１３行）と主張する。 。」しかしながら，刊行物１には「衛生害虫，貯蔵物に対する害虫に使用される際には活性化，合物は，石灰物質上のアルカリに対する良好な安定性はもちろんのこと，木材及び土壌における優れた残効性によって，きわだたされている（摘記ｆ）と記載されているところ，先に。」(３－４)アで指摘したように，摘記ｆの記載に接した当業者であれば，引用発明が対象とする害虫から保護するために木材及び土壌に害虫防除剤を施用すると解し，その結果「木材及び，土壌における優れた残効性によって，きわだたされている」という効果が奏されると解する。 のが自然な理解であるから，引用発明において（衛生害虫や貯蔵物に対する害虫に限らず），害虫から保護する対象として木材が想定されていることは明らかである。 そして，このことは，別件判決においても「甲２には，イミダクロプリドを有効成分とし，て含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が広汎な害虫に対して強力な殺虫作用を示すとともに，木材にお そして，このことは，別件判決においても「甲２には，イミダクロプリドを有効成分とし，て含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が広汎な害虫に対して強力な殺虫作用を示すとともに，木材における優れた残効性を示すこと，さらに，同化合物が殺虫効果を示す対象害虫類の一つとして，等翅目虫のヤマトシロアリ，イエシロアリが具体的に挙げられているのである（３８頁１２～１６行）と判示されているとおりである。 」- 13 -ウ請求人は「刊行物１には適用が『散布』に代表される通常の害虫防除剤が記載されてい，るが，これは害虫と害虫防除剤とが『接触』することによって害虫の防除を図るものである。 これに対し，本件訂正発明の場合は，イエシロアリ及びヤマトシロアリが木材等を食害する害虫であることから，害虫防除剤を木材等の保護対象の内部に『浸透』させて防除を図るもので，害虫防除剤の適用方法が刊行物１の発明とは明らかに異なる。刊行物１の散布などの直接接触による殺虫と本件訂正発明の木材等の内部に浸み込ませることによるシロアリ侵襲時の殺虫とは，明らかに『異質な』害虫防除であるから，本件訂正発明は刊行物１の記載から容易に想到し得るとすることができないとするのが相当である（５頁９～１９行）と主張する。 。」しかしながら，害虫の種類に応じて害虫防除剤の適用方法を変えるのは当然のことであるから，刊行物１の実施例に記載されている害虫防除剤の適用方法が「散布」であるとしても，そのことが，イエシロアリ又はヤマトシロアリに対し，木材及び木質合板類に害虫防除剤を浸み込ませて適用することの阻害要因となるわけではない。 そして，先に(３－４)ウで指摘したように，イエシロアリ又はヤマトシロアリに対する害虫防除剤の適用方法として，木材及び木質合板類に害虫防除剤を浸み込ませて適用することは 阻害要因となるわけではない。 そして，先に(３－４)ウで指摘したように，イエシロアリ又はヤマトシロアリに対する害虫防除剤の適用方法として，木材及び木質合板類に害虫防除剤を浸み込ませて適用することは極めてありふれた周知慣用の技術手段である以上，引用発明において，害虫防除剤を「木材及び木質合板類浸み込用」と規定することは当業者が容易になし得ることというほかはない。 エ請求人は「本件特許の実施例８は，イエシロアリに対して薬液処理した漉紙を用いた殺，虫試験であって，ここで挙げられた比較Ａ，Ｂ（それぞれの殺虫有効成分はホキシム及びクロルピリホスである）は，イミダクロプリドとほぼ同等の効果を表している。しかしながら，。 本件訂正発明のイミダクロプリドの所謂「浸み込」による害虫防除試験の－態様に相当する実施例９では，比較Ａ，Ｂは，イミダクロプリドの１／１２５以下（・・・）の殺虫効果しか持っていないことが分かる。換言すれば「浸み込」によって，一層の格段に優れた殺虫効果を，現わし，比較との間で顕著な優意差が現れることが分かる（９頁１６～２６行）とした上で，。」「この乙１の結果に，前記，実施例８と実施例９との間で示したところの『浸み込』によって，格段に優れた殺虫効果が現われるという事象を照らせば，イミダクロプリドが刊行物１に記載のイミダクロプリドに極めて近縁の類似化合物類よりも『浸み込』によって，更により一層，- 14 -優れた格別顕著なシロアリ殺虫効果を現すであろうことは容易に推認できることである。したがって，本件訂正発明で特定された形態，所謂『浸み込』によるイミダクロプリドは，木材及び木質合板類をイエシロアリ及びヤマトシロアリより保護するため，刊行物１から容易に予想できない効果を奏するものであることは明白である（１０頁２５行～１１頁５行）と主 によるイミダクロプリドは，木材及び木質合板類をイエシロアリ及びヤマトシロアリより保護するため，刊行物１から容易に予想できない効果を奏するものであることは明白である（１０頁２５行～１１頁５行）と主張す。」る。 しかしながら，まず，実施例８と実施例９について検討すると，実施例８の第１表においては「比較Ａ」の有効成分濃度が０．３２ppmの「４日後の殺虫率(％)」が９０％であるのを，除き，残り全ての「４日後の殺虫率(％)」は１００％であるから「４日後の殺虫率(％)」の，値は飽和しているため，このように高い有効成分濃度では，化合物Ｉ．１～Ｉ．３と比較Ａ，比較Ｂとの殺虫効果の比較はできないので，実施例８の第１表の記載をもって，そこに挙げられた比較Ａ，Ｂがイミダクロプリドとほぼ同等の効果を表していると結論付けるのは誤りである（言い換えると，化合物Ｉ．１～Ｉ．３と比較Ａ，比較Ｂとの殺虫効果の比較をするため。 には，実施例８における供試化合物の有効成分濃度をもっと下げたものについて試験する必要がある，ということである）。 したがって「実施例８と実施例９との間で示したところの『浸み込』によって，格段に優，れた殺虫効果が現われる」と結論付けるのは誤りである。 次に，乙１について検討する。 本件訂正審判事件において乙１は提出されていないので，請求人のいう乙１は別件無効事件における乙１を意味すると思われる（以下「別件無効事件における乙１」を「乙１」とい，う）が，乙１が提出された別件無効事件における２次審決の第６，２(３－２－２)(イ)(イ-。 1)で既に指摘したように，イミダクロプリドのイエシロアリに対する効果が，NO.１やNO.２のイエシロアリに対する効果と比較して，格段に異なるとまではいえないのである。 のみならず，乙１の試験において採用した処理方法 たように，イミダクロプリドのイエシロアリに対する効果が，NO.１やNO.２のイエシロアリに対する効果と比較して，格段に異なるとまではいえないのである。 のみならず，乙１の試験において採用した処理方法は「各薬剤は予め原体量１０ｍｇに対，し０．５ｍＬのＤＭＦで溶解し，所定濃度の希釈液を調整後，９ｃｍ濾紙敷きシャーレに１ｍＬ入れ，風乾した（乙１，２頁本文２～３行）とあるように，乙１では木材や木質合板に対。」する「浸み込」による処理方法を用いていないから，乙１は「木材及び木質合板類浸み込用害- 15 -虫防除剤」についての試験例ではない。 したがって，実施例８と実施例９との比較，更には乙１に基づいて「本件訂正発明で特定，された形態，所謂『浸み込』によるイミダクロプリドは，木材及び木質合板類をイエシロアリ及びヤマトシロアリより保護するため，刊行物１から容易に予想できない効果を奏するものであることは明白である」と結論付けることはできない。 。 オしたがって，請求人の何れの主張も，上記（３－６）の判断を左右するものではない。 第４むすび以上のとおりであるから，本件訂正は平成６年改正前特許法１２６条３項の規定に適合せず，したがって，本件訂正は認められない」。 第３原告主張の審決取消事由本件審決は，次のとおり，審決の結論に影響する誤りがあるから，違法として取り消されるべきである。 取消事由１（相違点１（保護対象を「木材及び木質合板類」と規定したこと）の判断の誤り）(1)本件審決は，刊行物１（甲８）の「衛生害虫，貯蔵物に対する害虫に使用される際には活性化合物は，石灰物質上のアルカリに対する良好な安定性はもちろんのこと，木材及び土壌における優れた残効性によって，きわだたされている」。 （１６頁左上欄１１～１５行）という文言について「木材及 には活性化合物は，石灰物質上のアルカリに対する良好な安定性はもちろんのこと，木材及び土壌における優れた残効性によって，きわだたされている」。 （１６頁左上欄１１～１５行）という文言について「木材及び土壌における優，『れた残効性によって，きわだたされている』なる文言が衛生害虫，貯蔵物に対す。 る害虫について記載されていると解するのは自然な理解ではなく，…当業者であれば，引用発明が対象とする害虫から保護するために木材及び土壌に害虫防除剤を施用すると解し，その結果『木材及び土壌における優れた残効性によって，きわだ，たされている』という効果が奏されると解するのが自然な理解である（１１頁。 。」２行～８行）とするが，誤りである。 甲１２～１７にあるように，衛生害虫の静止場所ないし生息場所にはその素材が木材，土壌などである場合があり，当該衛生害虫の静止場所ないし生息場所に殺虫- 16 -剤を施用するのが常套であるから，本件審決のように，衛生害虫，貯蔵物に対する害虫に害虫防除剤を施用する際に，木材及び土壌に害虫防除剤を施用することはまれであるとの解釈を採ることはできない。そうすると，刊行物１（甲８）の「木材及び土壌における優れた残効性」という記載を，本件審決のように，害虫の種類とは独立した性質であるとする解釈は成り立たず「衛生害虫，貯蔵物に対する害，虫」と切り離して解することはできない。 (2)本件審決は「刊行物１には，対象となる害虫として『ヤマトシロアリ…，，，イエシロアリ…』が例示されている…ところ，イエシロアリ又はヤマトシロアリは木材類を食害する害虫として周知である…。したがって，引用発明において，害虫から保護する対象について木材と規定することは当業者が容易になし得ることである（１１頁９行～１５行）とするが，誤りである。すな 類を食害する害虫として周知である…。したがって，引用発明において，害虫から保護する対象について木材と規定することは当業者が容易になし得ることである（１１頁９行～１５行）とするが，誤りである。すなわち，引用発明の殺虫。」活性化合物がイエシロアリ及びヤマトシロアリに対しても同様に殺虫作用を及ぼすものであると断定し得ない以上，刊行物１（甲８）にイエシロアリ及びヤマトシロアリが例示されていることをもって，引用発明において害虫からの保護対象として木材と規定することが当業者にとって容易になし得ることであると解するのは早計に過ぎる。 取消事由２（相違点２（対象害虫を「イエシロアリ又はヤマトシロアリ」と規定したこと）についての判断の誤り）(1)本件審決は，刊行物１（甲８）には，その殺虫活性化合物であるニトロイミノ誘導体が木材における優れた残効性を示すことが記載されている旨の認定をするが，これが当を得たものでないことは，取消事由１で述べたとおりである。 (2)刊行物１（甲８）は「本発明の式（Ｉ）化合物は，強力な殺虫作用を現，す。…広範な種々の害虫，有害な吸液昆虫，かむ昆虫およびその他の植物寄生害虫，貯蔵害虫，衛生害虫等の防除のために使用でき，それらの駆除撲滅のために適用できる（１４頁左欄１行～９行）と記載し，続いて，そのような害虫の例を多数。」羅列している。しかるに，ヤマトシロアリ及びイエシロアリは，そのように多数羅- 17 -列された害虫の一つにすぎない。一般に，化学物質の害虫に対する防除効果は害虫の種類によって大きな差異があるから，化学物質の効果が生物試験によって裏付けられていない限り所期の効果を予測することができないとされている。したがって，刊行物１（甲８）に唯一具体化されている実施例５～７の生物試験の結果をもって，刊行物１（ 質の効果が生物試験によって裏付けられていない限り所期の効果を予測することができないとされている。したがって，刊行物１（甲８）に唯一具体化されている実施例５～７の生物試験の結果をもって，刊行物１（甲８）に羅列されている多数の昆虫すべてに対しても同様に引用発明の活性化合物が「強力な殺虫作用を現す」と解することはできない。 (3)甲１１（A作成，２００５年５月２３日付け実験成績証明書）は，イミダクロプリド関連化合物のイエシロアリに対する生物学的活性試験（活性成分濃度は５０～４００ｐｐｍ）を実施し，その結果を一覧したものであるが，これによれば，刊行物１の式（Ｉ）に包含される化合物であっても，対象害虫によっては，刊行物１（甲８）の記載とは異なり，強力な殺虫作用どころか，ほとんど殺虫効果を示さないものもある。 (4)甲１８（平成１８年３月１４日付けB氏〔共同発明者〕の私見）は，農業用殺虫剤の主たる対象害虫は鱗翅目昆虫であるとし，分類学上，イミダクロプリドの同鱗翅目昆虫に対する殺虫効果について，同じ鱗翅目に属するとはいえ，ある科の鱗翅目昆虫によって，卓効を示す場合と示さない場合があると述べている。このように，イミダクロプリドであってさえ，鱗翅目昆虫等の中には殺虫作用を発揮できない害虫が存在しているのであるから「式（Ｉ）化合物が強力な殺虫作用を現，す」との刊行物１（甲８）の記載は，その列挙しているすべての害虫にそのまま当てはまるということはできない。 (5)第１次判決（甲３）は「甲８（刊行物１）には，イミダクロプリドを有，効成分として含有する化合物を一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が広汎な害虫に対して強力な殺虫作用を示すとともに，木材における優れた残効性を示すこと，さらに，同化合物が殺虫効果を示す対象害虫類の一つとして，等翅目虫のヤマトシ 一つの代表例とするニトロイミノ誘導体が広汎な害虫に対して強力な殺虫作用を示すとともに，木材における優れた残効性を示すこと，さらに，同化合物が殺虫効果を示す対象害虫類の一つとして，等翅目虫のヤマトシロアリ，イエシロアリが具体的に挙げられているのであるから，上記の課題に直面していた当業者が，同一技術分野に属する刊行物である甲８に接したならば，イミ- 18 -ダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤をヤマトシロアリやイエシロアリに適用してみようとすることは何ら困難な事柄ではないというべきである」と。 する（３８頁１２行～１９行。 ）アしかし，第１次判決（甲３）は，適用してみようとすることは何ら困難なことではないと説示しているだけであるから，刊行物１（甲８）の記載からイミダクロプリドのイエシロアリ又はヤマトシロアリへの殺虫活性が予測されるとしているわけではない。したがって，刊行物１（甲８）の記載内容からは，第１次判決（甲３）の射程範囲として，イミダクロプリドを有効成分として含有する害虫防除剤をヤマトシロアリやイエシロアリに適用してみようとすることは何ら困難なことではないとはいえたとしても，イミダクロプリドがイエシロアリ又はヤマトシロアリに対して殺虫活性を有しているとまではいえないはずである。 イまた，化学物質の害虫に対する防除効果は害虫の種類によって大きな差異があるから，化学物質の効果が生物試験によって裏付けられていない限り，所期の効果を予測することはできないとの原告の主張に対して，第１次判決（甲３）は「このような事情を考慮したとしても」と，原告の主張を取り入れたとしてもとしているのであるから，生物試験によって裏付けられていない限り所期の効果を予測することはできないことについてはこれを是認している。したがって，刊行物１（甲８）の と，原告の主張を取り入れたとしてもとしているのであるから，生物試験によって裏付けられていない限り所期の効果を予測することはできないことについてはこれを是認している。したがって，刊行物１（甲８）の記載から，イミダクロプリドを含む一般式で表されるニトロイミノ誘導体がイエシロアリ又はヤマトシロアリに対しても所期の殺虫作用を有しているか否かは不明としなければならない。 (6)上記に述べたように，刊行物１（甲８）から，イミダクロプリドがイエシロアリ又はヤマトシロアリに対する害虫防除剤として知られているに等しいとはいえない。 取消事由３（相違点３（害虫防除剤を「木材及び木質合板類浸み込用」と規定したこと）の判断の誤り）(1)本件審決は，相違点３につき「刊行物１には，引用発明の適用対象とな，- 19 -，，る害虫として『ヤマトシロアリ…，イエシロアリ…』が例示されている…ところイエシロアリ又はヤマトシロアリに対して害虫防除剤の適用方法として，木材及び木質合板類に害虫防除剤を浸み込ませて適用することは，極めてありふれた周知慣用の技術手段である…。したがって，引用発明において，害虫防除剤を『木材及び木質合板類浸み込用」と規定することは当業者が容易になし得ることである」。 （１２頁３２行～１３頁４行）とするが，誤りである。 一般にイエシロアリ又はヤマトシロアリの害虫防除剤を木材及び木質合板類に浸み込ませて適用すること自体，本件審決の説示を待つまでもなく極めてありふれた周知慣用の技術手段である。しかし，本件における問題の所在は，ここにいう木材及び木質合板類に浸み込ませるイエシロアリ又はヤマトシロアリの害虫防除剤として「イミダクロプリド」を採用することが容易か否かということである。しかる，に，本件審決の上記認定は，イミダクロプリドがイエシロ 質合板類に浸み込ませるイエシロアリ又はヤマトシロアリの害虫防除剤として「イミダクロプリド」を採用することが容易か否かということである。しかる，に，本件審決の上記認定は，イミダクロプリドがイエシロアリ又はヤマトシロアリに対する害虫防除剤として知られていたことを前提にして初めて成立するのであって，この前提に十分な検討を加えることなく，いきなり上記のように説示したのは失当である。 (2)イミダクロプリドがイエシロアリ又はヤマトシロアリに対して殺虫活性を有していることは，前記２に述べたように，刊行物１（甲８）に記載されているとも，刊行物１から容易に予測されるともいえないから，イエシロアリ又はヤマトシロアリを防除するに際して「イミダクロプリドを木材及び木質合板類浸み込用剤とすること」は極めてありふれた周知慣用の技術手段ということはできない。 (3)刊行物１（甲８）には，式（Ｉ）のニトロイミノ誘導体が「予想外且つ驚くべきことには，後に，具体的に例示された生物試験から明らかなように，…極めて卓越した殺虫作用を発現し，更には，低薬量で完璧な防除作用を現す新規化合物であることを発見した（４頁左下欄下から５行～右下欄２行）と記載されてい。」る。しかるに，ここにいう「極めて卓越した殺虫作用」とは，明細書の具体的な開示の範囲を超えて判断されるものであってはならないのであって，その直前に「後- 20 -に，具体的に例示された生物試験から明らかなように」と記載されていることから，刊行物１（甲８）に具体的に記載された生物試験の範囲，すなわち，せいぜい実施例５～７の生物試験の結果をいうのであり，これを超えるものではない。そうすると，刊行物１（甲８）の「極めて卓越した殺虫作用」又は「強力な殺虫作用」は，実施例５～７の「散布」による殺虫効果にしかすぎず，本件訂 の生物試験の結果をいうのであり，これを超えるものではない。そうすると，刊行物１（甲８）の「極めて卓越した殺虫作用」又は「強力な殺虫作用」は，実施例５～７の「散布」による殺虫効果にしかすぎず，本件訂正発明の「浸み込用」は「散布」とはほど遠い害虫防除剤の適用形態である。 ，(4)害虫の種類に応じて害虫防除剤の適用方法を変えるのは当然のことであるが，刊行物１（甲８）の記載からイミダクロプリドがシロアリに対して殺虫作用を有することが知られていたとすることはできないから，イミダクロプリドを木材等の内部に浸み込ませてシロアリの侵襲を防除する方法は当業者が容易になし得るとすることはできない。 取消事由４（本件訂正発明の奏する効果の判断の誤り）(1)ヤマトシロアリについてア本件審決は「本件訂正明細書には，そもそも，ヤマトシロアリについて，，本件訂正発明の奏する効果を裏付けるものは存在しない（１３頁２２行～２３。」行）とするが，誤りである。 本件訂正明細書（甲５）に記載の実施例１１の対象害虫はレチクリターメスサントネシス（Retlculitermessantonesis）であって，これは本件訂正発明のヤマトシロアリ（学名はLeucotermessperatusともReticulitermessperatusとも表記される）と昆虫の学術分類上同じ「属」に属するものであり，本件訂正明細書（甲５）は，実施例１１に記載の効果をもって，ヤマトシロアリについて本件訂正発明の奏する効果としたものである。 本件審決は，ヤマトシロアリ以外のものについての効果をもってヤマトシロアリについての効果とする根拠が見いだせないとするが，同じ「属」に属する生物は形態上も生態上も非常に似た性質を有しているから，ある「属」に属する一つの種の効果をもって，同じ「属 果をもってヤマトシロアリについての効果とする根拠が見いだせないとするが，同じ「属」に属する生物は形態上も生態上も非常に似た性質を有しているから，ある「属」に属する一つの種の効果をもって，同じ「属」に属する他の種についての効果と見なすことは許される- 21 -べきであり，特に反証のない限り，両者には同等の効果を奏するものと取り扱っても差し支えはない。 イまた，本件訂正明細書（甲５）の実施例９には，イエシロアリを対象害虫とした具体例を記載しているが，ヤマトシロアリとイエシロアリは，共に日本本土に広く分布するミゾガシラシロアリ科に属する昆虫であり，木造家屋などに棲みつき木材を食い荒らす害虫として周知のものである。かかる共通性に鑑みると，イエシロアリの実施例でもって，ヤマトシロアリへの殺虫効果も十分に類推することができる。 (2)イエシロアリについて本件審決は，本件訂正発明の奏する効果につき「イミダクロプリドが刊行物１，に記載されたものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるというためには，比較の対象として，ホキシムやクロルピリホスの如き従来技術水準を構成する殺虫剤を用いるのではなく，刊行物１に記載された，イミダクロプリド以外の化合物と比較することが必要不可欠である（１４頁２３行～２７行）とするが，。」このような認定は，第１次判決（甲３）と齟齬を来すというべきである。 すなわち，前記のとおり，第１次判決（甲３）は，刊行物１（甲８）の記載からイミダクロプリドのイエシロアリ又はヤマトシロアリへの殺虫活性が予測されるとしているわけではない。化学物質の害虫に対する防除効果は害虫の種類によって大きな差異があるとして，化学物質の効果が生物試験によって裏付けられていない限り，所期の効果を予測することはできないとした原告の主張に対して，第 い。化学物質の害虫に対する防除効果は害虫の種類によって大きな差異があるとして，化学物質の効果が生物試験によって裏付けられていない限り，所期の効果を予測することはできないとした原告の主張に対して，第１次判決（甲３）は「このような事情を考慮したとしても」として，原告の主張を取り入，れてもとしているのであるから，生物試験によって裏付けられていない限り所期の効果を予測することはできないということについてはこれを是認している。 そうすると，第１次判決（甲３）に従う限り，刊行物１（甲８）の記載から，イミダクロプリドを含む一般式で表されるニトロイミノ誘導体がイエシロアリ又はヤマトシロアリに対して殺虫活性を有しているか否かは不明としなければならないの- 22 -であるから，刊行物１（甲８）は，イエシロアリ又はヤマトシロアリに対する害虫防除剤としての的確な先行技術ということはできない。 ，(3)本件訂正発明は「木材及び木質合板類浸み込用害虫防除剤」であるところこれに対応する効果は本件訂正明細書（甲５）の実施例９の第２表に具体的に示されていることから，本件訂正発明の奏する効果は第２表に基づいて判断されるべきである。 その他の原告の主張刊行物１（甲８）の「極めて卓越した殺虫作用を発現し「強力な殺虫作用を」，現す」とは「極めて卓越した「強力な」が修飾語であることから，そのままの，」，記載では客観的に式（Ｉ）で表されるニトロイミノ誘導体の殺虫作用がどのようなものであるか把握することはできず，最良の実施の態様である実施例５～７に記載されている，ツマグロヨコバイ他４種の半翅目虫に対する散布殺虫性を中核として判断すべきものである。しかるに，刊行物１（甲８）に有害昆虫を網羅するような記載があるからといって，上記実施例に供された半翅目虫とは生態的にも ロヨコバイ他４種の半翅目虫に対する散布殺虫性を中核として判断すべきものである。しかるに，刊行物１（甲８）に有害昆虫を網羅するような記載があるからといって，上記実施例に供された半翅目虫とは生態的にも生物分類的にも異なる範疇の害虫に対しても同様の殺虫効果が及ぶか否かは，当業者にとって，刊行物１（甲８）の記載ないし本件特許の出願当時の技術水準を考慮しても不明なものとしなければならない。 また，刊行物１（甲８）の「衛生害虫，貯蔵物に対する害虫に使用される際には活性化合物は，石灰物質上のアルカリに対する良好な安定性はもちろんのこと，木材及び土壌における優れた残効性によって，きわだたされている（１６頁左上。」欄１１行～１５行）との記載についても，ここにいう「木材及び土壌における優れた残効性」は具体性のない一行記載にすぎないから，その内容がどのようなものであるか客観的に把握できるものではない。加えて，殺虫活性化合物の残効性は，害虫に依存する「殺虫活性の持続性」であるから，その化合物本来の属性ではなく，殺虫対象となる昆虫によって左右されるものといわなければならない。 そうすると，刊行物１（甲８）は，イミダクロプリドのヤマトシロアリ，イエシ- 23 -ロアリに対する防除を当業者が容易に実施し得るように記載しているということはできず，まして，イミダクロプリドを「木材及び木質合板類浸み込用防除剤」としたときに，シロアリ防除剤に要求される年単位の残効性を発揮することなど刊行物１（甲８）の記載からは到底類推することはできない。したがって，刊行物１（甲８）は，当業者が容易に実施し得る程度に記載されているということはできない。 第４被告の反論本件審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。 取消事由１に対し本件審決のとおり「木材及び土壌に が容易に実施し得る程度に記載されているということはできない。 第４被告の反論本件審決の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由は理由がない。 取消事由１に対し本件審決のとおり「木材及び土壌における優れた残効性」とは，イミダクロプ，リド等の害虫防除剤が保持する性質であって，害虫の種類とは独立した性質である。 また，衛生害虫や貯蔵物に対する害虫に対して害虫防除剤を施用する際には，それら害虫の生態からみて，衛生害虫に対しては害虫防除剤を直接散布したり，貯蔵物に対する害虫に対しては害虫防除剤で燻蒸したりするのが通例であって，木材及び土壌に害虫防除剤を施用することはまれである。 したがって「木材及び土壌における優れた残効性」という文言が「衛生害虫，，，貯蔵物に対する害虫に使用される際には」という限定を受けると解するのは誤りである。甲１２～１７もこれを左右するものではない。 取消事由２に対し(1)本件審決の認定判断に誤りはない。刊行物１（甲８）の記載に基づき，「イエシロアリ又はヤマトシロアリ」に対し，イミダクロプリドが「極めて卓越，した殺虫作用を発現」し，また「強力な殺虫作用を現す」ことは当業者が予測し，得ることである。 (2)甲１１（A作成，２００５年５月２３日付け実験成績証明書，甲１８（平）成１８年３月１４日付けB氏〔共同発明者〕の私見）をもっても，上記を左右できない。 (3)第１次判決（甲３）は，本件について拘束力を持つものではない上，原告- 24 -は，第１次判決（甲３）の説示を正解せずに誤った主張をしている。 すなわち，第１次判決（甲３）は，専ら動機付けの観点から発明の容易想到性を検討したものであって，発明の効果の予測可能性については判断をしていないのであるから，第１次判決が「生物試験によって裏付けられていない限 第１次判決（甲３）は，専ら動機付けの観点から発明の容易想到性を検討したものであって，発明の効果の予測可能性については判断をしていないのであるから，第１次判決が「生物試験によって裏付けられていない限り所期の効果を予測することはできないということについてはこれを是認している」という原告の上記主張は，第１次判決を正解しないものである。また，前記のように，刊行物１（甲８）の記載に基づき，イエシロアリ又はヤマトシロアリに対し，イミダクロプリドが極めて卓越した殺虫作用を発現し，また，強力な殺虫作用を現すことは当業者が予測し得ることであるから，イミダクロプリドを含む一般式で表されるニトロイミノ誘導体がイエシロアリ又はヤマトシロアリに対しても所期の殺虫作用を有しているか否かは不明としなければならないとの原告の主張は誤りである。 (4)原告は，刊行物１（甲８）から，イミダクロプリドがイエシロアリ又はヤマトシロアリに対する害虫防除剤として知られているに等しいとはいえないと主張するが，前記に照らして失当である。 取消事由３に対し(1)本件審決の認定判断に誤りはない。 (2)前記のように，刊行物１（甲８）の記載に基づき，イエシロアリ又はヤマトシロアリに対し，イミダクロプリドが「極めて卓越した殺虫作用を発現」し，また「強力な殺虫作用を現す」ことは当業者が予測し得ることであるから，原告の，主張は前提において誤っている。 (3)また，害虫の種類に応じて害虫防除剤の適用方法を変えるのは当然のことであるから，実施例５～７におけるツマグロヨコバイ，ウンカ類，モモアカアブラムシに対しては害虫防除剤の適用方法として散布が行われるとしても，イエシロアリ又はヤマトシロアリに対しては害虫防除剤の適用方法として木材及び木質合板類に害虫防除剤を浸み込ませて適用することが極 ブラムシに対しては害虫防除剤の適用方法として散布が行われるとしても，イエシロアリ又はヤマトシロアリに対しては害虫防除剤の適用方法として木材及び木質合板類に害虫防除剤を浸み込ませて適用することが極めてありふれた周知慣用の技術手段である以上，イエシロアリ又はヤマトシロアリに対して，木材及び木質合板類に害- 25 -虫防除剤（イミダクロプリド）を浸み込ませて適用することは，当業者であればごく自然に思い至ることにすぎない。 取消事由４に対し(1)ヤマトシロアリについて本件訂正明細書（甲５）には，そもそも，ヤマトシロアリについてのデータが具体的に記載されていない。したがって「本件訂正明細書には，そもそも，ヤマト，シロアリについて，本件訂正発明の奏する効果を裏付けるものは存在しない」。 （１３頁２２～２３行）とした審決の認定判断に誤りはない。 しかも，ヤマトシロアリ以外のものについての効果をもって，ヤマトシロアリについて本件訂正発明の奏する効果を裏付けることができると認めるに足る根拠は見いだせないので，原告の主張を考慮しても，審決の認定判断に誤りはない。 (2)イエシロアリについて前記のように，第１次判決（甲３）は，専ら動機付けの観点から発明の容易想到性を検討したものであって，発明の効果の予測可能性については判断をしていないから，原告の主張は第１次判決を正解しないものである。 (3)原告は，本件訂正発明は「木材及び木質合板類浸み込用害虫防除剤」であるところ，これに対応する効果は本件訂正明細書（甲５）の実施例９の第２表に具体的に示されていることから，本件訂正発明の奏する効果は第２表に基づいて判断されるべきであると主張する。 しかし，実施例９をみても，本件訂正明細書（甲５）の記載に基づいて，本件訂正発明が現実に有する効果が，当該構成のも とから，本件訂正発明の奏する効果は第２表に基づいて判断されるべきであると主張する。 しかし，実施例９をみても，本件訂正明細書（甲５）の記載に基づいて，本件訂正発明が現実に有する効果が，当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なるものとはいえない。 その他の原告の主張については争う。 第５当裁判所の判断 刊行物１（甲８）の記載事項刊行物１（特開昭６１－２６７５７５号公報）には，以下の記載がある。 - 26 -(1)「一般式：式中，Ｒは水素原子又はアルキル基を示し，Ｘはハロゲン原子，アルキル基，アルコキシ基，アルキルチオ基，ニトロ基，シアノ基，アミノ基，アシルアミノ基，ジアルキルアミノ基，アルコキシカルボニル基，アシル基，アルキルスルホニル基，アルキルスルフィニル基，ハロアルキル基，ハロアルコキシ基，ハロアルキルチオ基，ホルミル基，アルケニル基，アルキニル基及びハロアルケニル基よりなる群からえらばれた基を示し，ｌは０，１，２，３又は４を示し，そしてｍは２，３又は４を示す，で表わされるニトロイミノ誘導体（１頁，特許請求の範囲，請求項１）。」(2)「一般式：式中，Ｒは水素原子又はアルキル基を示し，Ｘはハロゲン原子，アルキル基，アルコキシ基，アルキルチオ基，ニトロ基，シアノ基，アミノ基，アシルアミノ基，ジアルキルアミノ基，アルコキシカルボニル基，アシル基，アルキルスルホニル基，アルキルスルフィニル基，ハロアルキル基，ハロアルコキシ基，ハロアルキルチオ基，ホルミル基，アルケニル基，アルキニル基及びハロアルケニル基よりなる群からえらばれた基を示し，ｌは０，１，２，３又は４を示し，そしてｍは２，３又は４を示す，で表わされるニトロイミノ誘導体を有効成分として含有することを特徴とする殺虫剤（３頁，特許請求の範囲 なる群からえらばれた基を示し，ｌは０，１，２，３又は４を示し，そしてｍは２，３又は４を示す，で表わされるニトロイミノ誘導体を有効成分として含有することを特徴とする殺虫剤（３頁，特許請求の範囲，請求項９）。」(3)「本発明者等はニトロイミノ誘導体の合成及びその生物活性について研究- 27 -を行つてきた。その結果，前記式（Ｉ）で表わされる従来公知文献未記載のニトロイミノ誘導体の合成に成功し，更に，該ニトロイミノ誘導体は，予想外且つ驚くべきことには，後に，具体的に例示された生物試験から明らかなように，前記公知刊行物記載の類似の公知化合物(A)が，ほとんど殺虫作用を示さないのに対して，極めて卓越した殺虫作用を発現し，更には，低薬量で完璧な防除作用を現す新規化合物であることを発見した（４頁左下欄下から９行～右下欄２行）。」(4)「本発明一般式（Ｉ）の化合物の具体例としては，特には，下記のものを例示することができる・・・１－（２－クロロ－５－ピリジルメチル）－２－。 （ニトロイミノ）イミダゾリジン（５頁右上欄６～１２行）」，(5)「本発明の式（Ｉ）化合物は，強力な殺虫作用を現す。従って，それらは殺虫剤として，使用することができる。そして，本発明の式（Ｉ）活性化合物は，栽培植物に対し，薬害を与えることなく，有害昆虫に対し，的確な防除効果を発揮する。また本発明化合物は広範な種々の害虫，有害な吸液昆虫，かむ昆虫およびその他の植物寄生害虫，貯蔵害虫，衛生害虫等の防除のために使用でき，それらの駆除撲滅のために適用できる。そのような害虫類の例としては，以下の如き害虫類を例示することができる。昆虫類として，鞘翅目害虫，例えばアズキゾウムシ・・・；鱗翅目虫，例えば，マイマイガ・・・；半翅目虫，例えばツマグロヨコバイ・・・；直翅目虫，例 例としては，以下の如き害虫類を例示することができる。昆虫類として，鞘翅目害虫，例えばアズキゾウムシ・・・；鱗翅目虫，例えば，マイマイガ・・・；半翅目虫，例えばツマグロヨコバイ・・・；直翅目虫，例えば，チャバネゴキブリ・・・；等翅目虫，例えば，ヤマトシロアリ（deucotermessperatus ，イエシロアリ（Coptotermesformosanus ；双翅））目虫，例えば，イエバエ・・・等を挙げることができる（１４頁左上欄１行～。」左下欄１９行）(6)「衛生害虫，貯蔵物に対する害虫に使用される際には活性化合物は，石灰物質上のアルカリに対する良好な安定性はもちろんのこと，木材及び土壌における優れた残効性によって，きわだたされている（１６頁左上欄１１～１５行）。」- 28 -(7)「実施例３－ii上記実施例３－ｉで合成された臭化水素酸塩（５．８ｇ）を９８％硫酸（３０ｍｌ）に０℃で加え，続いて，攪拌しながら，０℃で発煙硝酸２ｍｌを少しずつ加える。加え終わった後，０℃で２時間攪拌した後，内容物を氷水（１００ｇ）に注ぎ，ジクロロメタンで抽出する。抽出物よりジクロロメタンを減圧で留去すると，淡黄色の結晶が得られ，この結晶をエーテルで洗浄すると，１－（２－クロロ－５－ピリジルメチル）－２－（ニトロイミノ）イミダゾリジン（１．５ｇ）が得られる。 ｍｐ．１３６～１３９℃（１６頁右下欄下から４行～１７頁９行）」(8)「実施例５（生物試験）有機リン剤抵抗性ツマグロヨコバイに対する試験供試薬液の調製溶剤：キシロール３重量部乳化剤：ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル１重量部適当な活性化合物の調合物を作るために活性化合物１重量部を前記量の乳化剤を含有する前記量の溶剤と混合し，その混合物を水で所定濃度まで希釈した。 試 ：ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル１重量部適当な活性化合物の調合物を作るために活性化合物１重量部を前記量の乳化剤を含有する前記量の溶剤と混合し，その混合物を水で所定濃度まで希釈した。 試験方法：直径１２ｃｍのポットに植えた草丈１０ｃｍ位の稲に，上記のように調製した活性化合物の所定濃度の水希釈液を１ポット当り１０ｍｌ散布した。散布薬液を乾燥後，直径７ｃｍ，高さ１４ｃｍの金網をかぶせ，その中に有機リン剤に抵抗性を示す系統のツマグロヨコバイの雌成虫を３０頭放ち，恒温室に置き２日後に死虫数を調べ殺虫率を算出した。代表例をもって，その結果を第２表に示す。 - 29 -実施例６（生物試験）ウンカに対する試験）試験方法：・・・代表例をもって，その結果を第３表に示す。 実施例７（生物試験）有機リン剤，及びカーバメート剤抵抗性モモアカアブラムシに対する試験試験方法：・・・- 30 -代表例をもって，その結果を第４表に示す。 」（１９頁左上欄７行～２０頁左上欄） 取消事由１（相違点１（保護対象を「木材及び木質合板類」と規定したこと）の判断の誤り）について(1)ア原告は，衛生害虫の静止場所ないし生息場所にはその素材が木材，土壌などである場合があり，当該衛生害虫の静止場所ないし生息場所に殺虫剤を施用するのが常套であるから，本件審決のように，衛生害虫，貯蔵物に対する害虫に害虫防除剤を施用する際に，木材及び土壌に害虫防除剤を施用することはまれであるとの解釈を採ることはできない，そうすると，本件審決のように，刊行物１（甲８）の残効性に関する記載を，害虫の種類とは独立した性質であるとする解釈は成り立たず「衛生害虫，貯蔵物に対する害虫」と切り離して解することはできない，と，主張する。 イ(ア)しかし，まず，前記１のとおり，刊行物１（甲 載を，害虫の種類とは独立した性質であるとする解釈は成り立たず「衛生害虫，貯蔵物に対する害虫」と切り離して解することはできない，と，主張する。 イ(ア)しかし，まず，前記１のとおり，刊行物１（甲８）には「本発明者等，はニトロイミノ誘導体の合成及びその生物活性について研究を行ってきた。その結果，前記式（Ｉ）で表わされる従来公知文献未記載のニトロイミノ誘導体の合成に成功し，更に，該ニトロイミノ誘導体は，予想外且つ驚くべきことには，後に，具体的に例示された生物試験から明らかなように，前記公知刊行物記載の類似の公知- 31 -化合物(A)が，ほとんど殺虫作用を示さないのに対して，極めて卓越した殺虫作用を発現し，更には，低薬量で完璧な防除作用を現す新規化合物であることを発見した（４頁左下欄下から９行～右下欄２行「本発明の式（Ｉ）化合物は，強力。」），な殺虫作用を現す。従って，それらは，殺虫剤として，使用することができる。そして，本発明の式（Ｉ）活性化合物は，栽培植物に対し，薬害を与えることなく，有害昆虫に対し，的確な防除効果を発揮する（１４頁１行～５行）とあるよう。」に，一般式（Ⅰ）で表されるニトロイミノ誘導体が強力な殺虫作用を現すことが述べられている。 しかるに，刊行物１（甲８）には「本発明一般式（Ｉ）の化合物の具体例とし，ては，特には，下記のものを例示することができる。…１－（２－クロロ－５－ピリジルメチル）－２－（ニトロイミノ）イミダゾリジン（５頁右上欄６行～１２」行）とあるから，上記ニトロイミノ誘導体の具体例として，特に，イミダクロプリドが例示されている。 さらに，刊行物１（甲８）には「本発明化合物は広範な種々の害虫，有害な吸，液昆虫，かむ昆虫およびその他の植物寄生害虫，貯蔵害虫，衛生害虫等の防除のために使用でき ミダクロプリドが例示されている。 さらに，刊行物１（甲８）には「本発明化合物は広範な種々の害虫，有害な吸，液昆虫，かむ昆虫およびその他の植物寄生害虫，貯蔵害虫，衛生害虫等の防除のために使用でき，それらの駆除撲滅のために適用できる。そのような害虫類の例としては，以下の如き害虫類を例示することができる。昆虫類として，鞘翅目害虫，例えばアズキゾウムシ…；鱗翅目虫，例えば，マイマイガ…；半翅目虫，例えばツマグロヨコバイ…；直翅目虫，例えば，チャバネゴキブリ…；等翅目虫，例えば，ヤマトシロアリ（deucotermessperatus ，イエシロアリ（Coptotermesformosanu）s ；双翅目虫，例えば，イエバエ…等を挙げることができる（１４頁左上欄６）。」行～左下欄下から２行）とある。 これらによれば，刊行物１には，イミダクロプリドが具体例として例示される上記ニトロイミノ誘導体が強力な殺虫作用を現すこと，同ニトロイミノ誘導体が広範な種々の害虫の防除のために使用できること，その害虫類の具体例として，ヤマトシロアリ，イエシロアリが挙げられること，が記載されていると認めることができ- 32 -る。 (イ)しかるに，一般に，殺虫活性のある化合物は，施用箇所において，分解，揮発等により自然に消滅するか，又は，洗浄，焼却，施用対象植物の収穫等により人為的に除去されるという事情がなければ，その施用箇所にとどまって，殺虫活性を示し続けるといえる。そうすると，殺虫残効性のある化合物とは，その施用箇所において，短期間に分解・揮発等により自然に消滅することのない性質を有する化合物であるということができる。 これを上記(ア)の一般式（Ｉ）で表される化合物（ニトロイミノ誘導体）について見ると，刊行物１（甲８）には，同化合物について「衛生害虫， 滅することのない性質を有する化合物であるということができる。 これを上記(ア)の一般式（Ｉ）で表される化合物（ニトロイミノ誘導体）について見ると，刊行物１（甲８）には，同化合物について「衛生害虫，貯蔵物に対す，る害虫に使用される際には活性化合物は，石灰物質上のアルカリに対する良好な安定性はもちろんのこと，木材及び土壌における優れた残効性によって，きわだたされている（１６頁左上欄１１行～１５行）とあるから，上記ニトロイミノ誘導。」体は，木材及び土壌において，短期間に分解・揮発等により自然に消滅することのない性質を有する化合物であることが示されている。そして，このような性質は，殺虫対象となる昆虫によって左右されるものではないから，刊行物１（甲８）の上記記載に接した当業者が，当該記載は，殺虫対象が衛生害虫，貯蔵物に対する害虫であるときに限られる旨理解するとみるのは合理的でなく，むしろ，同記載に係る残効性が発揮されるのは，刊行物１記載の殺虫対象全般に対してである旨理解するとみるのが合理的である。 (ウ)以上の(ア)，(イ)によれば，イミダクロプリドの殺虫残効性について生物試験の実施例の記載がないことを考慮してもなお，刊行物１（甲８）において，上記ニトロイミノ誘導体（一般式（Ｉ）で表される化合物）の具体例であるイミダクロプリドが，ヤマトシロアリ，イエシロアリに対して木材及び土壌における優れた残効性を有することが記載されているというべきである。そうすると，衛生害虫の静止場所ないし生息場所にはその素材が木材，土壌などである場合があり，衛生害虫の静止場所ないし生息場所に殺虫剤を施用するのが常套であると認められるかど- 33 -うかについて検討するまでもなく，刊行物１（甲８）の上記記載を「衛生害虫，，貯蔵物に対する害虫」と切り離して解するこ 場所ないし生息場所に殺虫剤を施用するのが常套であると認められるかど- 33 -うかについて検討するまでもなく，刊行物１（甲８）の上記記載を「衛生害虫，，貯蔵物に対する害虫」と切り離して解することはできないとする原告の主張は既に失当であることが明らかであって，採用することができない。 (2)原告は，引用発明の殺虫活性化合物がイエシロアリ及びヤマトシロアリに対しても同様に殺虫作用を及ぼすものであると断定し得ない以上，刊行物１（甲８）にイエシロアリ及びヤマトシロアリが例示されていることをもって，引用発明において害虫からの保護対象として木材と規定することが当業者にとって容易になし得ることであると解するのは早計に過ぎると主張する。 しかし，前記(1)イ(ア)に説示したとおり，刊行物１（甲８）には，イミダクロプリドが具体例として例示される上記ニトロイミノ誘導体が強力な殺虫作用を現すこと，同ニトロイミノ誘導体が広範な種々の害虫の防除のために使用できること，その害虫類の具体例として，ヤマトシロアリ，イエシロアリが挙げられること，が記載されていると認めることができる。また，前記(1)イ(イ)に説示したとおり，刊行物１（甲８）の「衛生害虫，貯蔵物に対する害虫に使用される際には活性化合物は，石灰物質上のアルカリに対する良好な安定性はもちろんのこと，木材及び土壌における優れた残効性によって，きわだたされている（１６頁左上欄１１行。」～１５行）との記載に係る残効性が発揮されるのは，刊行物１記載の殺虫対象全般に対してである旨理解するとみるのが合理的である。 以上によれば，引用発明の殺虫活性化合物がイエシロアリ及びヤマトシロアリに対しても同様に殺虫作用を及ぼすものであるといえないことを前提とする原告の上記主張は，その前提を欠くものであり，採用することができな よれば，引用発明の殺虫活性化合物がイエシロアリ及びヤマトシロアリに対しても同様に殺虫作用を及ぼすものであるといえないことを前提とする原告の上記主張は，その前提を欠くものであり，採用することができない。 (3)よって，取消事由１は理由がない。 取消事由２（相違点２（対象害虫を「イエシロアリ又はヤマトシロアリ」と規定したこと）についての判断の誤り）について(1)原告は，審決の，刊行物１（甲８）にはその殺虫活性化合物であるニトロイミノ誘導体が木材における優れた残効性を示すことが記載されている旨の認定は- 34 -当を得ていないと主張するが，上記２(1)イの説示に照らし，採用することができない。 (2)原告は，一般に，化学物質の害虫に対する防除効果は害虫の種類によって大きな差異があるから，化学物質の効果が生物試験によって裏付けられていない限り所期の効果を予測することができず，刊行物１（甲８）に唯一具体化されている実施例５～７の生物試験の結果をもって，刊行物１（甲８）に羅列されている多数の昆虫すべてに対しても同様に引用発明の活性化合物が「強力な殺虫作用を現す」と解することはできないと主張する。 しかし，前記２(1)イ(ア)に説示したとおり，イミダクロプリドの殺虫作用について生物試験の実施例の記載がないことを考慮してもなお，刊行物１（甲８）には，イミダクロプリドが具体例として例示される上記ニトロイミノ誘導体が強力な殺虫作用を現すこと，同ニトロイミノ誘導体が広範な種々の害虫の防除のために使用できること，その害虫類の具体例として，ヤマトシロアリ，イエシロアリが挙げられること，が記載されていると認めることができる。このことは，一般に，化学物質の害虫に対する防除効果が害虫の種類によって大きな差異があることを指摘しても，左右されるものではない。 シロアリが挙げられること，が記載されていると認めることができる。このことは，一般に，化学物質の害虫に対する防除効果が害虫の種類によって大きな差異があることを指摘しても，左右されるものではない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (3)原告は，甲１１（A作成，２００５年５月２３日付け実験成績証明書）は，イミダクロプリド関連化合物のイエシロアリに対する生物学的活性試験（活性成分濃度は５０～４００ｐｐｍ）を実施し，その結果を一覧したものであるが，これによれば，刊行物１の式（Ｉ）に包含される化合物であっても，対象害虫によっては，刊行物１（甲８）の記載とは異なり，強力な殺虫作用どころか，ほとんど殺虫効果を示さないものもあると主張する。 しかし，刊行物１の式（Ｉ）に包含される化合物に，対象害虫によってはほとんど殺虫効果を示さないものがあったことを指摘したとしても，前記２(1)イ(ア)に説示したように，刊行物１に，イミダクロプリドが具体例として例示される上記ニ- 35 -トロイミノ誘導体が強力な殺虫作用を現すこと，同ニトロイミノ誘導体が広範な種々の害虫の防除のために使用できること，その害虫類の具体例として，ヤマトシロアリ，イエシロアリが挙げられること，が記載されていると認めることができることを左右することはできない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (4)原告は，甲１８（平成１８年３月１４日付けB氏〔共同発明者〕の私見）によれば，イミダクロプリドでさえ，鱗翅目昆虫等の中に殺虫作用を発揮できない害虫が存在しているのであるから「式（Ｉ）化合物が強力な殺虫作用を現す」との，刊行物１（甲８）の記載は，その列挙しているすべての害虫にそのまま当てはまるということはできないと主張する。 しかし，イミダクロプリドに るのであるから「式（Ｉ）化合物が強力な殺虫作用を現す」との，刊行物１（甲８）の記載は，その列挙しているすべての害虫にそのまま当てはまるということはできないと主張する。 しかし，イミダクロプリドにおいて，鱗翅目昆虫等の中に殺虫作用を発揮できない害虫が存在していることを指摘したとしても，前記２(1)イ(ア)に説示したように，刊行物１（甲８）に，イミダクロプリドが具体例として例示される上記ニトロイミノ誘導体が強力な殺虫作用を現すこと，同ニトロイミノ誘導体が広範な種々の害虫の防除のために使用できること，その害虫類の具体例として，ヤマトシロアリ，イエシロアリが挙げられること，が記載されていると認めることができることを左右することはできない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (5)原告は，第１次判決（甲３）の説示に関して，縷々主張する。しかし，第２「事案の概要」の１(2)～(4)のとおり，第１次判決（甲３）の言渡しの後に訂正がなされ，その後さらに本件訂正がなされて本件訂正発明に至っているのであるから，本件訂正前の発明についての判示を取り上げて，本件訂正発明に当てはめようとする原告の主張は，その点において既に失当である。 (6)原告は，刊行物１（甲８）から，イミダクロプリドがイエシロアリ又はヤマトシロアリに対する害虫防除剤として知られているに等しいとはいえないと主張するが，前記２(2)の説示に照らし，採用することができない。 - 36 -(7)よって，取消事由２は理由がない。 取消事由３（相違点３（害虫防除剤を「木材及び木質合板類浸み込用」と規定したこと）の判断の誤り）について(1)原告は，本件審決の認定は，イミダクロプリドがイエシロアリ又はヤマトシロアリに対する害虫防除剤として知られていたことを前提にして初めて成 板類浸み込用」と規定したこと）の判断の誤り）について(1)原告は，本件審決の認定は，イミダクロプリドがイエシロアリ又はヤマトシロアリに対する害虫防除剤として知られていたことを前提にして初めて成立するところ，この前提に十分な検討が加えられていないと主張するが，前記２(2)の説示に照らし，採用することができない。 (2)原告は，イミダクロプリドがイエシロアリ又はヤマトシロアリに対して殺虫活性を有していることは，刊行物１（甲８）に記載されているとも，刊行物１から容易に予測されるともいえないから，イエシロアリ又はヤマトシロアリを防除するに際して「イミダクロプリドを木材及び木質合板類浸み込用剤とすること」は極めてありふれた周知慣用の技術手段ということはできないと主張するが，前記２(2)の説示に照らし，採用することができない。 (3)原告は，刊行物１（甲８）の「極めて卓越した殺虫作用」又は「強力な殺虫作用」は，実施例５～７の「散布」による殺虫効果にしかすぎず，本件訂正発明，。 の「浸み込用」は「散布」とはほど遠い害虫防除剤の適用形態であると主張するしかし，害虫防除剤の適用形態が「散布」であっても「浸み込用」であっても，害虫は，害虫防除剤の有効成分に接触して殺虫されるものであることに変わりはない。そして，害虫防除剤を「散布」するか「浸み込用」とするかは，同剤が害虫に接触する過程の違いにすぎず，殺虫作用自体は，害虫防除剤の有効成分の性質によるものというべきである。そうすると，このような害虫防除剤の適用形態の違いによって，害虫防除剤の殺虫作用に違いが出ることを直ちに導くことはできない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (4)原告は，害虫の種類に応じて害虫防除剤の適用方法を変えるのは当然のことであるが，刊行物１（甲８）の記 ることを直ちに導くことはできない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (4)原告は，害虫の種類に応じて害虫防除剤の適用方法を変えるのは当然のことであるが，刊行物１（甲８）の記載からイミダクロプリドがシロアリに対して殺虫作用を有することが知られていたとすることはできないから，イミダクロプリド- 37 -を木材等の内部に浸み込ませてシロアリの侵襲を防除する方法は当業者が容易になし得るとすることはできないと主張する。 しかし，原告の上記主張は，刊行物１（甲８）にイミダクロプリドがシロアリに対して殺虫作用を有することが記載されているといえないことを前提とするものであるから，前記２(2)の説示に照らし，採用することができない。 (5)よって，取消事由３は理由がない。 取消事由４（本件訂正発明の奏する効果の判断の誤り）について(1)ヤマトシロアリについてア原告は，本件訂正明細書（甲５）に記載の実施例１１の対象害虫はレチクリターメスサントネシスであって，これは本件訂正発明のヤマトシロアリと昆虫の学術分類上同じ「属」に属するものであり，本件訂正明細書（甲５）は，実施例１１に記載の効果をもって，ヤマトシロアリについて本件訂正発明の奏する効果としたものである，同じ「属」に属する生物は形態上も生態上も非常に似た性質を有しているから，ある「属」に属する１つの種の効果をもって，同じ「属」に属する他の種についての効果とみなすことは許されるべきで，特に反証のない限り，両者には同等の効果を奏するものと取り扱っても差し支えはないと主張する。 しかし，本件訂正発明が，具体的に「ヤマトシロアリより保護するための」との文言で記載されている以上，本件訂正発明の奏する効果を裏付けるためには，ヤマトシロアリそのものに対する用途を裏付ける効果を示すべ かし，本件訂正発明が，具体的に「ヤマトシロアリより保護するための」との文言で記載されている以上，本件訂正発明の奏する効果を裏付けるためには，ヤマトシロアリそのものに対する用途を裏付ける効果を示すべきである。そうすると，たとえ同じ「属」に属する生物を対象害虫とした実施例の記載があったとしても，これをヤマトシロアリ自体を対象害虫とした実施例の記載と同視することはできない。また，一般に，殺虫剤が同じ属に属するすべての昆虫に対して例外なく同じ殺虫活性を示すとはいえないし，本件において，上記実施例１１で用いる昆虫が殺虫剤に対する感受性の点でヤマトシロアリと同一であると認めるに足りる証拠もない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 イ原告は，本件訂正明細書（甲５）の実施例９にはイエシロアリを対象害虫と- 38 -した具体例を記載しているところ，ヤマトシロアリとイエシロアリとの共通性に鑑みると，イエシロアリの実施例でもって，ヤマトシロアリへの殺虫効果も十分に類推することができる，と主張するが，上記アの説示に照らし，採用することができない。 (2)原告は，イエシロアリについて，本件審決の説示が第１次判決（甲３）の判示と齟齬を来すとして縷々主張する。しかし，前記３(5)に説示したとおり，第１次判決（甲３）の言渡しの後に訂正がなされ，その後さらに本件訂正がなされて本件訂正発明に至っているのであるから，本件訂正前の発明についての第１次判決の判示と本件訂正発明についての本件審決の説示の整合性を問題とする原告の主張は，その点において既に失当である。 (3)原告は，本件訂正発明は「木材及び木質合板類浸み込用害虫防除剤」であるところ，これに対応する効果は本件訂正明細書（甲５）の実施例９の第２表に具体的に示されていることから，本件訂正発明の奏 。 (3)原告は，本件訂正発明は「木材及び木質合板類浸み込用害虫防除剤」であるところ，これに対応する効果は本件訂正明細書（甲５）の実施例９の第２表に具体的に示されていることから，本件訂正発明の奏する効果は第２表に基づいて判断されるべきであると主張する。 しかし，一般に，化合物発明やその用途発明において，発明の対象とされる化合物や有効成分同士の間に効果の点で優劣の差があるのは当然であり，それらの中で，実施例の化合物や有効成分のうちのどれかが最も優れた効果を有することは，当業者が当然に予測することである。しかるに，イミダクロプリドは，刊行物１（甲８）において，すべての生物試験に供される３つの有効成分たる化合物No.1～3の一つ，化合物No.3として記載されているから，かかるイミダクロプリドが，化合物No.1,2を初めとする他の刊行物１記載の化合物と比較してイエシロアリに対し本件訂正明細書（甲５）の実施例９の第２表に記載されたような優れた効果を有するとしても，それは当業者が容易に予測することというほかない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (4)よって，取消事由４は理由がない。 その他の原告の主張について- 39 -原告は，刊行物１（甲８）は，当業者が容易に実施し得る程度に記載されているとはいえない，すなわち，刊行物１（甲８）の「極めて卓越した殺虫作用を発現し「強力な殺虫作用を現す」とは「極めて卓越した「強力な」が修飾語であ」，，」，ることから，そのままの記載では客観的に式（Ｉ）で表されるニトロイミノ誘導体の殺虫作用がどのようなものであるか把握することができず，最良の実施の態様である実施例５～７のツマグロヨコバイ他４種の半翅目虫に対する散布殺虫性を中核として判断すべきである，刊行物１（甲８）に有害昆虫 殺虫作用がどのようなものであるか把握することができず，最良の実施の態様である実施例５～７のツマグロヨコバイ他４種の半翅目虫に対する散布殺虫性を中核として判断すべきである，刊行物１（甲８）に有害昆虫を網羅するような記載があるからといって，上記実施例に供された半翅目虫とは生態的にも生物分類的にも異なる範疇の害虫に対しても同様の殺虫効果が及ぶか否かは，当業者にとって，刊行物１（甲８）の記載ないし本件特許の出願当時の技術水準を考慮しても不明なものとしなければならない，刊行物１（甲８）の「木材及び土壌における優れた残効性」は具体性のない一行記載にすぎないから，その内容がどのようなものであるか客観的に把握することができず，殺虫活性化合物の残効性は，害虫に依存する「殺虫活性の持続性」であるから，その化合物本来の属性ではなく，殺虫対象となる昆虫によって左右されるものといわなければならない，と主張する。 しかし，刊行物１（甲８）について，当業者が容易に実施し得る程度に記載されていないことをいうために原告が指摘している上記の事項は，既に，前記２(1)，(2)，３(1)～(4)の説示に照らし，いずれも失当というべきであるから，原告の上記主張は前提を欠くものであり，採用することができない。 結論 以上によれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。 よって，原告の請求は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第１部裁判長裁判官- 40 -塚原朋一裁判官本多知成裁判官田中孝一
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