平成２４年１２月６日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成２４年(行ウ)第３８３号特許分割出願却下処分取消請求事件口頭弁論終結日平成２４年１０月１６日判決ドイツ連邦共和国＜以下略＞原告アイピーコムゲゼルシャフトミットベシュレンクテルハフツングウントコンパニーコマンディートゲゼルシャフト同訴訟代理人弁護士牧山嘉道同補佐人弁理士アインゼル・フェリックス＝ラインハルト高橋佳大 被告国 処分行政庁特許庁長官同指定代理人長 好行加藤誠一佐藤一行上田智子河原研治主文 １ 原告の請求を棄却する。 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 ３ この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。 事実 及び理由第１ 請求特許庁長官が特願２０１１－０２７４５８号について平成２３年６月２日付け（発送日同月１６日）でした出願却下の処分を取り消す。 第２ 事案の概要本件は，原告が，特許査定の謄本の送達があった後に分割出願をしたところ，特許庁長官から，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法４４条１項に規定する期間の経過後にされた出願であるとして出願却下の処分（以下「本件却下処分」という。）を受けたため，本件却下処分は違法であると主張して，被告に対し，そ 第５５号による改正前の特許法４４条１項に規定する期間の経過後にされた出願であるとして出願却下の処分（以下「本件却下処分」という。）を受けたため，本件却下処分は違法であると主張して，被告に対し，その取消しを求める事案である。 １ 関係法令等（特許法改正の経緯やその内容等）(1) 特許法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第２４号。以下「平成１４年改正法」という。関係部分につき平成１５年７月１日施行。）により，「明細書」から「特許請求の範囲」を分離して，「特許請求の範囲」を独立した書類とすることとされ，特許法３６条２項において，特許出願の願書に添付すべき書類として，新たに「特許請求の範囲」が加えられた。これに伴い，同法１７条の２第１項及び４４条１項において，従前は，「願書に添付した明細書又は図面について」とされていたものが，後記(3)ア，イのとおり，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について」とそれぞれ改められた。 (2) 平成１４年改正法附則３条１項（経過措置）「第２条の規定（特許法第１０１条の改正規定，同法第１１２条の３第２項の改正規定及び同法第１７５条第２項の改正規定を除く。）による改正後の特許法（以下この条において「新特許法」という。）の規定は，附則第１条第２号に定める日（以下「施行日」という。）以後にする特許出願（施行日以後にする特許出願であって，特許法第４４条第２項（同法第４６条第５ 項において準用する場合を含む。）の規定により施行日前にしたものとみなされるもの（以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。）を含む。）について適用し，施行日前にした特許出願（施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。）については，なお従前の例による。」(3) 意匠法等の一部を 分割等に係る特許出願」という。）を含む。）について適用し，施行日前にした特許出願（施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。）については，なお従前の例による。」(3) 意匠法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第５５号。以下「平成１８年改正法」という。関係部分につき平成１９年４月１日施行。）による改正前の特許法ア １７条の２第１項「特許出願人は，特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし，第５０条の規定による通知を受けた後は，次に掲げる場合に限り，補正をすることができる。」（以下略）イ ４４条１項（平成１４年改正法による改正後のもの。以下「旧４４条１項という。）「特許出願人は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内に限り，二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」ウ同条２項「前項の場合は，新たな特許出願は，もとの特許出願の時にしたものとみなす。」（以下略）(4) 平成１８年改正法による改正後の特許法ア １７条の２第１項前記(3)アと同じ（改正なし）。 イ ４４条１項（以下「新４４条１項」という。）「特許出願人は，次に掲げる場合に限り，二以上の発明を包含する特許 出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。 二特許をすべき旨の査定（第１６３条第３項において準用する第５１条の規定による特許をすべき旨の査定及び第１６０条第１項に規定する審査に付された特許出 正をすることができる期間内にするとき。 二特許をすべき旨の査定（第１６３条第３項において準用する第５１条の規定による特許をすべき旨の査定及び第１６０条第１項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 三拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。」ウ同条２項前記(3)ウと同じ（ただし，前記(3)ウの略部分に一部改正あり。）。 (5) 平成１８年改正法附則３条１項（経過措置）「第２条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）第１７条の２，第１７条の３，第３６条の２，第４１条，第４４条，第４６条の２，第４９条から第５０条の２まで，第５３条，第１５９条及び第１６３条の規定は，この法律の施行後にする特許出願について適用し，この法律の施行前にした特許出願については，なお従前の例による。」 ２ 前提事実（争いがないか，後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実）(1) 原告は，平成１２年２月１５日，ドイツ特許庁を受理官庁として国際出願（以下「本件国際出願」という。）をした。 (2) 本件国際出願は，千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約４条（１）（ii）の指定国に日本国を含むものであるから，特許法１８４条の３第１項により，本件国際出願日にされた特許出願（特願２０００－６０４６３４号。以下「本件原々出願」という）とみなされる。 (3) 特許庁長官は，平成２２年１月８日，原告に対し，本件原々出願につい て，拒絶理由を通知した。 (4) 原告は，同年６月８日，本件原々出願の一部を新たな特許出願（特願２０１０－１３０８８３号。以下「本件原出願」とい 年１月８日，原告に対し，本件原々出願につい て，拒絶理由を通知した。 (4) 原告は，同年６月８日，本件原々出願の一部を新たな特許出願（特願２０１０－１３０８８３号。以下「本件原出願」という）とした。 (5) 特許庁長官は，平成２３年１月２８日，本件原出願について特許査定をした。上記査定の謄本の送達は，工業所有権に関する手続等の特例に関する法律５条１項本文，同法施行規則２３条の４第１０号により電子情報処理組織を使用して行われ，同日，原告の特許出願代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録がされた（乙４。同法５条３項，４項により，同日に，上記謄本が原告に送達されたものとみなされる。）。 (6) 原告は，同年２月１０日，本件原出願の一部を新たな特許出願（特願２０１１－０２７４５８号。以下「本件出願」という。）とした。 (7) 特許庁長官は，同月２８日付けで，原告に対し，本件出願が旧４４条１項に規定する期間の経過後にされた出願であることを理由に，出願却下となる旨を通知した（却下理由通知書発送日平成２３年３月２日）。 (8) 原告は，同年４月１日，弁明書を提出した。 (9) 特許庁長官は，同年６月２日付けで，原告に対し，上記弁明書の弁明の内容を考慮しても本件出願は不適法であり，上記(7)の却下理由を覆す根拠は見いだせないとして，出願却下処分（本件却下処分）をした（発送日同月１６日）。 (10) 原告は，本件却下処分を不服として，同年８月１２日付けで，行政不服審査法に基づく異議申立てをしたが，特許庁長官は，同年１２月２６日付けで同申立てを棄却する決定をし，同決定は同月２８日に原告の特許出願代理人に送達された（乙１）。 ３ 争点本件出願が本件原出願からの分割出願をすることができる期間内にされたものであるか否 で同申立てを棄却する決定をし，同決定は同月２８日に原告の特許出願代理人に送達された（乙１）。 ３ 争点本件出願が本件原出願からの分割出願をすることができる期間内にされたものであるか否か。 ４ 争点に関する当事者の主張（原告）(1) 経過規定において「なお従前の例による」とある場合，関係する規定の実施の際有効であった法令の状態のまま凍結された内容において，その例によることとなる。この場合，改正前の法令自体は既に完全に失効していて，「従前の例による」という規定のみが適用根拠となるものであるから，平成１８年改正法附則３条１項に定める「なお従前の例による」とは，新４４条１項の適用時期については，平成１８年改正法以前の法令による適用時期に従うということを意味する。平成１８年改正法による改正前に特許法４４条に関する改正をした直近の法律は，平成１４年改正法であり，同法附則３条１項により，旧４４条の規定は，同条２項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについても適用されるから，平成１８年改正法附則３条１項の「なお従前の例による」との規定により，新４４条１項は，同条２項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについても適用されると解釈することができる。 また，旧４４条１項は，原出願の時にしたものとみなされる特許出願に適用しても，特許出願人に特段の負担を与えるものではなく，むしろ適用した方がシステム整備の観点からも好ましいことから，同条２項の規定により施行日前にしたものとみなされる特許出願についても適用されることとしたのであるが，新４４条１項を，同条２項の規定により施行日前にしたものとみなされる特許出願について適用した場合も，特許出願人に特段の負担を与えることなく手続の無駄を解消することができ，また，特許 したのであるが，新４４条１項を，同条２項の規定により施行日前にしたものとみなされる特許出願について適用した場合も，特許出願人に特段の負担を与えることなく手続の無駄を解消することができ，また，特許庁にとっても負担が軽減され，国際的な運用にもより整合することになるから，平成１４年改正法による改正後の特許法４４条１項の適用時期に関する例を踏襲すべきである。 さらに，新４４条１項を，同条２項の規定により施行日前にしたものとみ なされる特許出願にも適用した方が，特許出願の明細書等に含まれる発明の多面的かつ網羅的な保護を図ることを可能にするという新４４条１項改正の趣旨に合致する。 したがって，平成１８年改正法附則３条１項の「なお従前の例による」とは，平成１４年改正法における改正特許法４４条１項の適用時期に関する例（平成１４年改正法附則３条１項により，改正後の特許法４４条１項を，同条２項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについても適用するという従前の取扱い）を踏襲すべきことを意味すると解釈すべきであり，本件出願をすることができる時期については，新４４条１項２号の規定が適用される。 (2) そして，本件原出願は，平成１８年改正法の施行後にされたものであり，原告は，平成２３年１月２８日付けでその特許査定の謄本の送達を受け，同年２月１０日に本件出願をしたのであるから，本件出願は，新４４条１項２号の要件を充足し，分割出願をすることができる期間内にされた適法な特許出願である。 （被告）(1) 改正附則において経過規定を定める場合，新旧いずれの法令が適用されるのかが文理上明確にされる必要があり，その文理に即して経過規定を判断すべきである。特許法等の法律を改正する法律の附則に経過規定を定めることの趣旨，目的は，法改正前の法秩序 旧いずれの法令が適用されるのかが文理上明確にされる必要があり，その文理に即して経過規定を判断すべきである。特許法等の法律を改正する法律の附則に経過規定を定めることの趣旨，目的は，法改正前の法秩序から，法改正によって新しく設定する法秩序に円滑に移行することにあるから，平成１４年改正法及び平成１８年改正法の各附則に設けられた経過規定は，これらの改正法の施行前後における特許出願人の手続負担のバランスや特許出願人がした特許出願の法的効果の安定性等を総合的に勘案して，合理的に定められている。平成１８年改正法による分割出願の時期的制限の緩和については，分割出願制度の濫用防止の仕組みと合わせて適用することが適切であるところ，分割出願の出願日の 遡及効果（特許法４４条２項）によって平成１８年改正法の施行日前にされたものとみなされる特許出願についてまで，新４４条１項の規定を適用して分割出願をすることができる時期を緩和することは，分割出願制度の濫用が助長されるおそれがあるため，たとえ特許出願人の手続負担等にはならないものであったとしても適当ではない。このような観点から，平成１４年改正法附則３条１項が「施行日…以後にする特許出願」の後に特許法４４条２項の規定により施行日前にしたものとみなされる出願を含める旨の括弧書きを置いたのに対し，平成１８年改正法附則３条１項において，新４４条１項の規定の適用については，平成１４年改正法附則３条１項のような括弧書きを設けることなく，平成１８年改正法の施行日以後にする特許出願について適用することとし，平成１８年改正法の施行日前にされた特許出願については，「なお従前の例による」として，旧４４条１項の規定を適用することとしたのである。 (2) 本件原出願は，平成１８年改正法の施行日（平成１９年４月１日）前にされた 行日前にされた特許出願については，「なお従前の例による」として，旧４４条１項の規定を適用することとしたのである。 (2) 本件原出願は，平成１８年改正法の施行日（平成１９年４月１日）前にされた本件原々出願からの分割出願であるから，特許法４４条２項により本件原々出願の時にしたものとみなされる。そして，平成１８年改正法附則３条１項の規定により，本件原出願からの分割出願の時期に関しては，新４４条１項の規定は適用されず，旧４４条１項の規定が適用される。 本件原出願については，拒絶理由の通知（特許法５０条）がされることなく特許されたのであるから，本件出願をすることができるのは，補正をすることができる期間の終期である本件原出願の特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に限られる。原告は，本件原出願の特許査定の謄本の送達を受けた後に本件出願をしたのであるから，本件出願は，分割出願をすることができる期間の経過後にされた不適法な特許出願である。 第３ 当裁判所の判断 １ 旧４４条１項は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について 補正をすることができる期間内，すなわち，特許をすべき旨の査定の謄本の送達前（特許法１７条の２第１項）に限って分割出願をすることができるとしていたが，新４４条１項は，これに加え，特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から３０日以内であれば分割出願をすることができることとした。そして，平成１８年改正法附則３条１項は，同法による改正に伴う経過措置として，「改正後の特許法…第４４条…の規定は，この法律の施行後にする特許出願について適用し，この法律の施行前にした特許出願については，なお従前の例による」と規定し，前段で改正法が適用される場合を特定し，後段でそれ以外の場合（すなわち，改正法が適用されない場合）を定めてい 願について適用し，この法律の施行前にした特許出願については，なお従前の例による」と規定し，前段で改正法が適用される場合を特定し，後段でそれ以外の場合（すなわち，改正法が適用されない場合）を定めている。 本件出願は，平成２２年６月８日にした本件原出願からの分割出願であり，本件原出願は，平成１２年２月１５日にした本件原々出願からの分割出願であるところ，本件原出願は，新４４条２項により，平成１８年改正法の施行日（平成１９年４月１日）前である平成１２年２月１５日にしたものとみなされるから，本件出願は，同法附則３条１項前段の「この法律の施行後にする特許出願」には該当せず，後段の「この法律の施行前にした特許出願」に該当するものとして，「なお従前の例による」ことになる。そこで，「従前の例」，すなわち，従前の特許法４４条１項の適用関係につきみるに，平成１８年改正法による改正前に特許法４４条１項に関する改正をした直近の法律は，平成１４年改正法であるが，同法附則３条１項は，施行日（平成１５年７月１日）以後にする特許出願であって，特許法４４条２項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては，同改正法による改正後の特許法の規定（４４条１項に関しては，旧４４条１項がこれに当たる。）が適用されると規定していたから，本件出願には旧４４条１項が適用される。そうすると，本件原出願から分割出願（本件出願）をすることができるのは，本件原出願についての特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に限られる。 しかるに，原告が本件出願をしたのは，本件原出願についての特許査定の送 達がされた平成２３年１月２８日より後の同年２月１０日であるから，本件出願は，旧４４条１項の定める出願期間経過後にされたもので，不適法である。 ２ 原告は，平成１８年改正法附則３条１項 送 達がされた平成２３年１月２８日より後の同年２月１０日であるから，本件出願は，旧４４条１項の定める出願期間経過後にされたもので，不適法である。 ２ 原告は，平成１８年改正法附則３条１項の「なお従前の例による」を，平成１４年改正法における改正特許法４４条１項の適用時期に関する例を踏襲すべきことを意味すると解すべきである旨主張する。この原告の主張は，特許法４４条２項の規定により施行前にしたとみなされる分割出願が，平成１８年改正法附則３条１項後段の「この法律の施行前にした特許出願」に含まれることを前提としながら，あたかも平成１４年改正法附則３条１項によって，「改正法による改正後の特許法４４条１項を，同条２項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについても適用する」という適用時期に関する一般的な準則ないしは規範が定立されたかのように理解し，これを「従前の例」として，「この法律の施行前にした特許出願」に適用すべきであるというものである。 しかしながら，平成１４年改正法附則３条１項は，同改正法の適用関係について定めるもので，原告が主張するような適用時期に関する一般的な準則等を定めるものではないし，他にそのような準則等が定立されたと解すべき根拠はない。また，平成１８年改正法は，実効的な権利取得の支援や手続の無駄の解消の観点から，補正をすることができる期間内に加え，特許査定及び最初の拒絶査定の謄本送達後の一定期間内にも分割出願を認めることとして，新４４条１項により分割出願をすることができる時期の緩和を図る一方，分割出願制度の濫用を抑止する制度を設ける必要から，特許法１７条の２，５０条の２，５３条等の改正も合わせて行っているところ，平成１８年改正法附則３条１項は，その前段により，これらの規定を同時に適用しようとするものであるが，原 る制度を設ける必要から，特許法１７条の２，５０条の２，５３条等の改正も合わせて行っているところ，平成１８年改正法附則３条１項は，その前段により，これらの規定を同時に適用しようとするものであるが，原告の主張は，そのような法律の趣旨に反するものである。 したがって，原告の主張は，独自の見解であるというほかなく，到底採用することができない。 ３ 以上のとおりであって，特許庁長官がした本件却下処分に違法はない。 ４ よって，原告の請求は，理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第４７部 裁判長裁判官高野輝久 裁判官三井大有 裁判官志賀勝
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