平成20(行ケ)10266 審決取消請求事件

- 1 -平成２１年３月２５日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成２０年（行ケ）第１０２６６号審決取消請求事件（特許）口頭弁論終結日平成２１年１月１４日判決原告三菱電機株式会社訴訟代理人弁護士近藤惠嗣同森田聡同重入正希訴訟代理人弁理士村上加奈子被告株式会社日本マイクロニクス訴訟代理人弁護士安江邦治訴訟代理人弁理士須磨光夫訴訟復代理人弁護士鈴木潤子主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第１請求特許庁が無効２００６－８０２４３号事件について平成２０年６月１１日にした審決を取り消す。 第２事案の概要 原告は，名称を「半導体装置のテスト方法，半導体装置のテスト用プローブ針とその製造方法およびそのプローブ針を備えたプローブカード」とする発明について本件特許（特許第３２７９２９４号。平成１１年８月２７日出願，優先権主張平成１０年８月３１日〔日本，平成１４年２月２２日設定登録。請求項の数７，〕特許公報は甲６１）を有していた。 - 2 -本件は，原告が有する上記特許の請求項２，３及び７について被告が無効審判請求をしたところ，特許庁が「特許第３２７９２９４号の請求項２，３，７に係る発明についての特許を無効とする」との審決をしたことから，特許権者である原告。 がその取消しを求めた事案である。 争点は，本件各発明が，特開平５－２７３２３７号公報（甲３６）に記載された発明及び「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準（甲１９，２０参照。以下，審決の呼称に準じて「甲１９管理）」，基準表」という）に記載された公知の発明に基づいて当業者が容易に発明をする。 ことができたかどうか プローブ針の粗面仕上げ管理基準（甲１９，２０参照。以下，審決の呼称に準じて「甲１９管理）」，基準表」という）に記載された公知の発明に基づいて当業者が容易に発明をする。 ことができたかどうか（進歩性の有無〔特許法２９条２項，である。 〕） 特許庁等における手続(1)第１次審決本件特許の請求項２，３及び７につき，被告が，特許庁に対し，第１次無効審判請求（無効２００４－８０１０５号）をし，その中で，原告が，訂正請求を行ったところ，特許庁は，審理の上，平成１７年４月１８日付けで「訂正を認める。本，件審判の請求は，成り立たない」との審決をした（第１次審決〔甲６４。そこ。 〕）で，被告が上記審決の取消しを求めて訴訟を提起したところ，知的財産高等裁判所は，平成１８年３月１日，請求棄却の判決をした（第１次判決〔甲６５，平成１〕７年（行ケ）第１０５０３号。 ）(2)第２次審決本件特許の請求項２及び３につき，被告が，特許庁に対し，第２次無効審判請求（無効２００５－８０１７７号）をしたところ，特許庁は，審理の上，平成１８年１２月２２日付けで「本件審判の請求は，成り立たない」との審決をした（第２，。 次審決〔甲６６。そこで，被告が上記審決の取消しを求めて訴訟を提起したとこ〕）ろ，知的財産高等裁判所は，平成１９年１０月３０日，請求棄却の判決をした（第２次判決〔甲６７，平成１９年（行ケ）第１００２４号。 〕）(3)第３次審決- 3 -本件特許の請求項２，３及び７につき，被告が，特許庁に対し，第３次無効審判請求（無効２００６－８０２２２号）をしたところ，特許庁は，審理の上，平成２０年２月６日付けで「本件審判の請求は，成り立たない」との審決をした（第３，。 次審決〔甲６８。そこで，被告が上記審決の取消しを求めて訴訟を提起 ２２２号）をしたところ，特許庁は，審理の上，平成２０年２月６日付けで「本件審判の請求は，成り立たない」との審決をした（第３，。 次審決〔甲６８。そこで，被告が上記審決の取消しを求めて訴訟を提起し，知的〕）財産高等裁判所は，同事件を，平成２０年（行ケ）第１００８４号として審理中である（平成２１年１月１４日口頭弁論終結。 ）(4)第４次審決（本件審決）本件特許の請求項２，３及び７につき，被告が，特許庁に対し，第４次無効審判請求（無効２００６－８０２４３号）をしたところ，特許庁は，審理の上，平成２０年６月１１日付けで「特許第３２７９２９４号の請求項２，３，７に係る発明，についての特許を無効とする」との審決をし（第４次審決（本件審決，その謄。 ））本は，平成２０年６月２０日，原告に送達された。 (5)特許権侵害訴訟本件特許権の特許権者である原告が，被告に対し，被告のプローブカードの製造等の行為が，本件第２発明（訂正後の本件特許の請求項２に係る発明）及び本件第７発明（訂正後の本件特許の請求項７に係る発明）に係る特許を侵害していると主張して，被告製品の製造・販売に対する差止め等や損害賠償を求めて訴訟を提起し），た（東京地方裁判所平成１８年(ワ)第１９３０７号。これに対し，第１審判決は本件第２発明及び本件第７発明が進歩性欠如の無効理由を有し，また，被告には先使用権が認められるとして，原告の請求をいずれも棄却した。そこで，上記判決に不服の原告が，第１審判決の取消しを求めて，控訴を提起し，知的財産高等裁判所は，同事件を，平成１９年(ネ)第１０１０２号として審理中である（平成２１年１月１４日口頭弁論終結。 ） 審決の内容審決は，本件特許の請求項２，３及び７に係る特許は，特開平５－２７３２３７号公報（甲３６）に記載された発明及び １０１０２号として審理中である（平成２１年１月１４日口頭弁論終結。 ） 審決の内容審決は，本件特許の請求項２，３及び７に係る特許は，特開平５－２７３２３７号公報（甲３６）に記載された発明及び「プローブカードのプローブ針先端処理- 4 -（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準（甲１９管理基準表）に記載）」された公知の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定に違反し無効にすべきとしたものであり，その内容は，次のとおりである。 第６当審の判断第６－１請求人の主張する無効理由について甲第２～９，１３～１８号証のＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書に基づいて製造され，発注者に納品された半導体装置のテスト用プローブ針は，発注者が個別に独自に指定した注文仕様書に基づいて製造，納品されたものであって，発注者に納品された後に第三者に開示されることは予定されてないものであるとするのが相当であり，しかも，第三者がプローブ針を目視できたとしても，目視により針先端部の数十μｍ程度のオーダーの曲率半径を読みとることは不可能であり，また，表面粗さを読み取ることも不可能であるというべきである。したがって，上記注文仕様書に基づいて製造され，納品されたことをもって，公然実施されたとすることはできず，公然実施に基づく請求人の主張は理由がない。 第６－２当審で通知した無効理由について 引用例（１）当審が通知した無効理由通知に引用した，本件特許の優先日前に頒布された刊行物である特開平５－２７３２３７号公報（甲第３６号証。以下「甲３６」という）には，図面と，。 共に以下の事項が記載されている。 ア「０００２【従来の技術】従来半導体製造工程において，半導体素子の電気的特【】性を測定し，良否を検査する工程があ 。以下「甲３６」という）には，図面と，。 共に以下の事項が記載されている。 ア「０００２【従来の技術】従来半導体製造工程において，半導体素子の電気的特【】性を測定し，良否を検査する工程がある。この検査工程には，大別して二種類ある。一種類は，半導体ウエハ上に形成された多数の半導体チップの電極（列）にプローブカードのプローブ針（列）を接触させ測定している。他種類は，パッケージ成形された後の半導体製品（ＩＣ）の各端子（列）にプローブ（列）を接触させプローブ針からの出力測定によって半導体素子の電気的特性を測定し良否を検査する物である」。 イ「０００３】上記プローブカードは，プリント配線された基板（固定板）と複数の【- 5 -プローブ針から成り，このプローブ針にはタングステン等の線材（断面円形）が用いられている。この線材の先端が直径５０μ～３０μ程度の円錐形状（円錐形の頂端がほぼ球面に近い形状を意味する。以下円錐球状と言う）に形成し，更にこの先端を半導体ウエハ面に対し直交方向と約７度程度傾斜させ，この傾斜した先端を電極等に対し，電気的に接触するように曲げらて（当審注：曲げられて」の誤記）いる。この電極等と接触する先端は上述したように直径「５０μ～３０μ程度の円錐球状であるので，各電極面，各端子面に点接触した後，オーバドライブをかける時，先端が上述した球状に習ってほぼ楕円球状で窪むよう電極等にめり込み接触している」。 ウ「０００４】ところで，最近の半導体素子，特に１Ｍ以降の半導体素子は高集積度【が進み，それに伴って，特にＡＳＩＣ，ゲートアレイ等の半導体素子（多ピン半導体チップ）は，単位面積当りの半導体チップ上に形成される電極数の増加，各電極間隔の短間隔化，電極面積の縮小面積化が進んでいる。この多ピン半導体チップを用いた半導体製品 アレイ等の半導体素子（多ピン半導体チップ）は，単位面積当りの半導体チップ上に形成される電極数の増加，各電極間隔の短間隔化，電極面積の縮小面積化が進んでいる。この多ピン半導体チップを用いた半導体製品（ＩＣ）においても同様である」。 エ「０００５】一方，従来から用いられている上記プローブカードのプローブ針は，【上述したように直径が３０～５０μｍ程度ほぼ球状をしており，多ピン半導体チップの電極辺６０μ以下（一般の半導体素子の電極辺１００μ ，多ピン半導体製品（ＩＣ）の端子幅，２）００μ以下（一般の半導体製品の端子幅，４００μ）と点接触する。この点接触はウエハプローバ（ウエハ検査装置，デバイスプローバ(完成品ＩＣ検査装置)などによって位置決めされ）た半導体ウエハやＩＣに対して行われる。これらプローバでは，半導体ウエハやＩＣをプローブカードに対して相対的に移動（上昇または下降）させ，各電極や端子のそれぞれにプローブ針でオーバドライブ（押圧）をかけ検査している」。 オ「０００６【発明が解決しようとする課題】上記従来のプローブカードに次の欠【】点が指摘されている（１）多ピン半導体素子のバンプ電極（１辺の長さ６０μ，電極間隔１。 ００μ）のプローブ針列に対する位置決めは，更に高精度に開発しなければならない。即ち，。 ウエハプローバの，位置決めを高精度にする為，メカ精度を更に向上させなければならない（２）またメカ精度を向上させたとしても，上記プローブ針の球状中心と端子幅の中心とがほ- 6 -ぼ同軸位置に位置決めし接触させてもオーバドライブ(押圧)をかけた時，電極（バンプ電極）辺６０μの角が微小であるがＲになっている為，線材の弾性によってプローブ針を多少滑らせながら接触させるものであり，プローブ針の先端が点接触（球面接触）である為，電極面か をかけた時，電極（バンプ電極）辺６０μの角が微小であるがＲになっている為，線材の弾性によってプローブ針を多少滑らせながら接触させるものであり，プローブ針の先端が点接触（球面接触）である為，電極面から滑り飛び出（外れる）してしまうおそれがある」。 カ「０００９】そこで発明者は電極，端子の位置決めの高精度化は，ウエハプローバ，【デバイスプローバのメカ精度に頼らず，プローブ針の形状で解決できると考えた。また，プローブ針の先端が端子面から滑り飛び出（外れる）してしまう欠点は，点接触であるが故に先端が端子面から逃げてしまうと考え，これもプローブ針の形状で解決できると考えた」。 キ「００１１【課題を解決するための手段】本発明は，上記技術的課題を解決する【】ために，半導体素子に形成された電極部に接触するプローブ針を有し，このプローブ針からの出力によって前記半導体素子の電気的特性を測定するプローブカードにおいて，前記プローブ針の先端部を半導体素子の電極部に線接触するように形成したプローブカードを手段とする」。 そうすると，上記エの記載「直径が３０～５０μｍ程度」とは，曲率半径で表せば１５～２５μｍ程度であることが幾何学上自明のことである。 したがって，上記記載事項ア～キからみて，甲３６には次のとおりの発明（以下「甲３６発明」という）が記載されているものと認める。 。 「先端を半導体製品の端子に押圧し，前記先端と前記端子とを電気的に接触させ，半導体製品の電気的特性を測定する半導体製品の測定用プローブ針において，プローブ針は線材の先端が円錐形の部分とその円錐形の頂端において球面形状をなす部分とで構成され，球面形状をなす部分の曲率半径を１５～２５μｍ程度とした半導体製品の測定用プローブ針」。 （２）同じく当審で通知した無効理由通知に引用した，特開 円錐形の頂端において球面形状をなす部分とで構成され，球面形状をなす部分の曲率半径を１５～２５μｍ程度とした半導体製品の測定用プローブ針」。 （２）同じく当審で通知した無効理由通知に引用した，特開平７－６３７８５号公報（甲第３７号証。以下「甲３７」という）には，図面と共に以下の事項が記載されている。 ，。 ア「特許請求の範囲【請求項１】先端の形状が線径の１／１０乃至１／２の曲率の【】半球状を有する単一の金属又は合金から構成されることを特徴とする先端半球付きプローブ・ピン。 - 7 -・・・【請求項４】線径が０．０１乃至０．５ｍｍの単一の金属又は合金から構成されることを特徴とする請求項１記載の先端半球付きプローブ・ピン」。 イ「０００１【産業上の利用分野】本発明は，半導体又は液晶等の基板検査装置に【】使用される先端半球付きプローブ・ピンに関するものである」。 ウ「０００４【発明が解決しようとする課題】近年，半導体部品の小型化に伴う端【】子の高密度ピッチ化や，液晶の高画質化に伴う端子の高密度ピッチ化でプローブ・ピン自体の線径が小さくなる傾向にある。従来の基板検査装置に使用されている図６に示されるような先端が平面形状又はテーパー形状若しくは針状のプローブ・ピンでは，プローブ・ピンと被測定物の端子表面との間での接触面積の広狭の差に起因する接触抵抗のバラツキが多く，端子表面の平面度による接触不良が往々に発生するという支障があった」。 エ「０００５】そこで，本発明は，前記従来の技術の欠点を改良し，被測定物のどの【ような端子表面の凹凸にも追随接触して対応できるとともに，正確な電気的導通や電気抵抗等の測定を行えるプローブ・ピンを提供しようとするものである」。 オ「０００６【課題を解決するための手段】本発明は，前記課題を解決す 凸にも追随接触して対応できるとともに，正確な電気的導通や電気抵抗等の測定を行えるプローブ・ピンを提供しようとするものである」。 オ「０００６【課題を解決するための手段】本発明は，前記課題を解決するため，【】先端の形状が線径の１／１０乃至１／２の曲率の半球状(Ｒ形状)を有し，ヤング率が１００００ｋｇｆ／ｍｍ２以上で，抗張力が６０ｋｇｆ／ｍｍ２以上で，かつ，線径が０．０１乃至０．５ｍｍの単一のタングステン又はモリブデン等の金属又は合金から構成される先端半球付きプローブ・ピンを構成する。この半球状（Ｒ形状）とは，Ｒ付け加工した面のどの点においても直線部分が存在しないことをいう」。 カ「００１０】先端半球付きプローブ・ピン４は，全長が３０～１００ｍｍの場合，【最小曲げ半径が約３０ｍｍで摺動が３０～５０万回の使用に耐える必要がある。実験を行ったところ，ヤング率が１００００ｋｇｆ／ｍｍ２以上で，抗張力が６０ｋｇｆ／ｍｍ２以上の金属材料でなければ，この繰り返しの動作に耐えられないことが判明した。また，先端半球付きプローブ・ピン４の線径は０．０１乃至０．５ｍｍが好適であり，更に，先端半球は線径の１／１０乃至１／２の曲率が好適であることが，判明した」。 - 8 -キ「００１５】続いて，本発明の先端半球付きプローブ・ピンの電気抵抗値の実験デ【ータを従来の技術のそれと対比して説明する。めっき厚さ３～５μｍの金めっきをつけた縦４０ｍｍ×横４０ｍｍ×厚さ０．５ｍｍの銅板に対して，線径０．１ｍｍの各種の先端形状を有するプローブ・ピンを使用して，ストローク１．５ｍｍで１０万回の摺動テストを行った後の結果を図３，図４及び図５に示す。図３は，本発明の先端半球付きプローブ・ピン，図４は，従来の先端が平面形状のプローブ・ピン，図５は，先端がテーパー形状のプロ ．５ｍｍで１０万回の摺動テストを行った後の結果を図３，図４及び図５に示す。図３は，本発明の先端半球付きプローブ・ピン，図４は，従来の先端が平面形状のプローブ・ピン，図５は，先端がテーパー形状のプローブ・ピンにより，それぞれ３００本の試料を使用して摺動テストを行い，電気抵抗値を測定したものである」。 ク「００１６】図３～図５を対比すると，本発明の先端半球付きプローブ・ピンは，【従来の先端が平面形状のプローブ・ピンとテーパー形状のプローブ・ピンよりも安定した電気抵抗値を示しており，基板検査に最も優れたものといえる」(【００１６】)。 対比・判断２－１本件発明２について（１）対比甲３６発明と本件発明２とを対比すると，甲３６発明の「半導体製品「端子「電気的」，」，特性を測定する「測定用プローブ針」は，それぞれ，本件発明２の「半導体装置「電極パ」，」，ッド「動作をテストする「テスト用プローブ針」に相当する。 」，」，甲３６発明のプローブ針は，線材の先端が円錐形の部分とその円錐形の頂端において球面形状をなす部分とで構成されているから，甲３６発明の「円錐形の部分「円錐形の頂端にお」，いて球面形状をなす部分「球面形状」が，それぞれ，本件発明２の「側面部「先端部，」，」，」「球状の曲面」に相当する。 したがって，両者は，「先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し，上記先端部と上記電極パッドを電気的接触させて，半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において，上記プローブ針は側面部と先端部から構成され，上記先端部は球状の曲面である，半導体装置のテスト用プローブ針」。 - 9 -である点で一致し，以下の相違点Ａ及びＢで相違する。 相違点Ａ：本件発明２が，プローブ針先端部の曲率半径を「１０～ され，上記先端部は球状の曲面である，半導体装置のテスト用プローブ針」。 - 9 -である点で一致し，以下の相違点Ａ及びＢで相違する。 相違点Ａ：本件発明２が，プローブ針先端部の曲率半径を「１０～２０μｍ」と規定しているのに対し，甲３６発明では，プローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の曲率半径を「１５～２５μｍ程度」とした点。 相違点Ｂ：本件発明２が，プローブ針先端部の表面粗さを０．４μｍ以下と規定しているのに対し，甲３６発明では，プローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の表面粗さが不明である点。 なお，表面粗さの規格は，１９５２年（昭和２７年）に，最大高さを対象とした規格（ＪＩＳＢ０６０１－１９５２）が制定され，その後，１９７０年（昭和４５年）に最大高さ（Ｒｍａｘ，中心線平均粗さ（Ｒａ）及び十点平均粗さ（Ｒｚ）の３種類の規格に改正され）るまで，約２０年の長きにわたり，最大高さのみで表されていたことは技術常識であり，３種類の規格に改正された後もパラメータ表示することなく最大高さで表面粗さを表すことは経験則上理解できるところであるから，本件発明２にいう『表面粗さ０．４μｍ以下』とは，３種類の表面粗さの中の「最大高さ０．４μｍ以下」の意と解するのが相当である。 （２）判断そこで，上記相違点Ａ及びＢについて検討する。 相違点Ａについては，本件発明２の数値範囲「１０～２０μｍ」と，甲３６発明の数値範囲「１５～２５μｍ程度」とは，一部共通の範囲を含んでいる。 さらに，甲３７には，プローブ・ピンの線径を「０．０１乃至０．５ｍｍ」の範囲とするとともに，先端部を半球状とし，その曲率半径を「線径の１／１０乃至１／２」としたものが開示されていることが認められ，図３には，線径０．１ｍｍの先端半球付きプローブ・ピンを使用して摺動テストを とするとともに，先端部を半球状とし，その曲率半径を「線径の１／１０乃至１／２」としたものが開示されていることが認められ，図３には，線径０．１ｍｍの先端半球付きプローブ・ピンを使用して摺動テストを行ったときの電気抵抗値が示されている。そして，前記の線径が０．１ｍｍにつき，その１／１０～１／２の曲率半径を求めると，１０～５０μｍとなり，当該数値範囲「１０～５０μｍ」は，本件発明２の数値範囲「１０～２０μｍ」において共通する。 そうすると，甲３６及び甲３７に記載された曲率半径の数値範囲からみて，本件発明２の「１０～２０μｍ」を含むその近辺の数値は，プローブ針先端部の曲率半径として普通に用い- 10 -られていた値であるから，甲３６発明の曲率半径「１５～２５μｍ程度」を，電極パッドの厚みや材質等の使用条件に応じて「１０～２０μｍ」として本件発明２のごとく構成することは，当業者が容易になし得たものである。 次に，相違点Ｂについて検討する。 ア甲第１９号証の「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準（以下「甲１９管理基準」という）の記載内容。 ）」，。 （ア）表題として「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準」と記載されており，右肩に「社外用」と記載されている。 ）（イ）表題に続いて「株）日本マイクロニクスが製造，納入するプローブカードのプ，（ローブ針先端は接触抵抗をより低く安定し使用いただく為に，下記の６種の処置を施す事ができます。 プローブ針をコンタクトさせるＰＡＤあるいはバンプ，パターンの材質，状態により選択できます。 又，下表のとおり先端の処理状態は表面粗さにて管理し，数値的には中心線平均粗さを目標値として最大値，最小値を管理します。 但し，現在全プローブカ いはバンプ，パターンの材質，状態により選択できます。 又，下表のとおり先端の処理状態は表面粗さにて管理し，数値的には中心線平均粗さを目標値として最大値，最小値を管理します。 但し，現在全プローブカードの全プローブ先端を粗さ測定する事は，測定器や，測定条件，環境の問題で出来兼ね，定期的なサンプリングでの粗さ確認となります事をご了承願います。 （３ヶ月に１度のサンプリング）弊社の製造においては，処理条件（処理装置の設定など）の管理を徹底し，バラツキや誤仕様が発生しないよう配慮する所存です」と記載されている。 。 （ウ）表には，「中心線平均粗さ（管理値）十点平均粗さ（参考値）粗面仕様最大基準値最小最大平均推奨用途- 11 -Ａ0.04000.0150・・・0.20000.0800硬めの蒸着アルミPADに有効Ｂ0.03000.0120・・・0.20000.0500普通の蒸着アルミPADに有効Ｃ0.02000.0080・・・0.20000.0400柔らかめ蒸着アルミに有効Ｄ0.02000.0080・・・0.22000.0020特に推奨無しＥ0.01750.0040・・・0.15000.0050金バンプに有効Ｆ0.00400.00200.00000.00800.0050半田バンプ等に有効」と記載されており，この表の下には，「処理無し0.00500.0020・・・0.05000.0040 ご参考処理無しは，抵抗値が高くてそのままプローブとしては使用できません」。 と記載されている。 （エ「※推奨する用途に関しては，ＰＡＤやバンプの材質（合金）や若干の表面硬度の）差等により当てはまらない場合もあります事をご了承下さい。上表の数値は，弊社製造部門の管理値であっ 記載されている。 （エ「※推奨する用途に関しては，ＰＡＤやバンプの材質（合金）や若干の表面硬度の）差等により当てはまらない場合もあります事をご了承下さい。上表の数値は，弊社製造部門の管理値であって保証値ではありません」と記載されている。 。 （オ）最下欄に「１９９７．０３．０６（株）日本マイクロニクス青森工場微細技術課」と記載されている。 （カ）上記（ア）～（オ）の記載によれば，甲１９管理基準には，プローブ針先端処理の粗面仕様Ａ～Ｆに応じた十点平均粗さが，各仕様について最大と平均の数値で表４に示されており，甲第２１号証（６頁２２行）において被請求人が自ら認めている，一般に，最大高さが十点平均粗さの１．８倍を超えることはないとの知見によれば，粗面仕様Ａ～Ｆに応じた十点平均粗さの，最大と平均の値中で最も大きな値は０．２２００（μｍ）であるから，これを１．８倍しても０．４（μｍ）以下となって，粗面仕様Ａ～Ｆの全てにおいて，最大高さは０． ４（μｍ）以下である。また，十点平均粗さが，粗さ曲線からその平均線の方向に基準長さだけ抜き取り，この抜き取り部分の平均線から縦倍率の方向に測定した，最も高い山頂から５番目までの山頂の標高の絶対値の平均値と，最も低い谷底から５番目までの谷底の標高の絶対値の平均値との和を求め，この値をマイクロメータ（μｍ）で表したものをいい，最大高さが，粗さ曲線からその平均線の方向に基準長さだけ抜き取り，この抜き取り部分の山頂線と谷底線- 12 -との間隔を粗さ曲線の縦倍率の方向に測定し，この値をマイクロメータ（μｍ）で表したものをいうことからすれば，例えば，５番目までの山頂が平均線より上にあり，且つ，５番目までの谷底が平均線より下にあるような，ありふれた粗面の場合には，最大高さは，十点平均粗さの値の５倍を超えることは数学的 いうことからすれば，例えば，５番目までの山頂が平均線より上にあり，且つ，５番目までの谷底が平均線より下にあるような，ありふれた粗面の場合には，最大高さは，十点平均粗さの値の５倍を超えることは数学的にあり得ないと解され，このようなありふれた粗面の場合には，粗面仕様Ａ～Ｆに応じた十点平均粗さの平均の値の中で最も大きな値は０．０８００（μｍ）であるから，これを５倍しても０．４（μｍ）以下となって，粗面仕様Ａ～Ｆの各仕様での最大高さは，平均で，いずれも０．４（μｍ）以下となり，また，粗面仕様Ｆにおいては，十点平均粗さの最大の値は０．００８０（μｍ）であるから，これを５倍しても０．４（μｍ）以下となって，最大高さは０．４（μｍ）以下である。 したがって，甲１９管理基準には，粗面仕様Ａ～Ｆに応じた，プローブ針先端の表面粗さとして十点平均粗さで表した数値が記載されており，その数値を最大高さに当てはめると，０． ４（μｍ）以下となるものが含まれているものと認められる。 イ甲１９管理基準の記載内容が本件特許の優先日前に公然知られたものであるかについて（ア）甲第２０号証１枚目には，岩手東芝エレクトロニクス株式会社製造部第一製造担当Gの作成した証明書であって「プローブカードメーカである株式会社日本マイクロニクス，にプローブ針の先端表面粗さに関する資料の提出を要求し，１９９７年３月６日に受領したのが添付の株式会社日本マイクロニクス資料「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準」であります」と記載されており，２枚目に上記甲１）。 ９管理基準と同じ書面が添付されている。 （イ）甲第９号証には，岩手東芝エレクトロニクス株式会社デバイス技術部Ｄ／Ｓ・評価技術開発担当Hの作成した証明書であって「平成７年～１１年まで，当社のロジッ ９管理基準と同じ書面が添付されている。 （イ）甲第９号証には，岩手東芝エレクトロニクス株式会社デバイス技術部Ｄ／Ｓ・評価技術開発担当Hの作成した証明書であって「平成７年～１１年まで，当社のロジック応用，技術グループ（Ｌ応Ｇ）に所属し，ロジック製品のテスト技術関係の仕事をしておりました。 当時当社が生産していた金バンプ電極のロジックＩＣ（型名：ＪＴ９Ｙ９２－７１０７－ＴＯＧＨ）のテストに使用するプローブカードを，１９９７年３月２８日付け注文書（注文番号・・・（添付資料１）で１枚・・・で２枚，株式会社日本マイクロニクスに注文し，品物を受），- 13 -領したことに相違ありません。なお，正式に注文書を発行する前に，日本マイクロニクスの営業マンであるI氏に口頭で仮発注しました」と記載されており，添付資料１の注文書は「岩。 ，手東芝エレクトロニクス（株）資材部」が「１９９７年３月２８日」付けで「株）日本マイ，（クロニクス青森営業所I主任殿」宛の品名記号「ＪＴ９Ｙ９２－７１０７－ＴＯＧＨ」の注文書であることが読み取れる。 （ウ）甲第４４号証の３には，富士通株式会社電子デバイス事業本部岩手工場デバイス技術部Jの作成した書類であって「１９９７年当時，私は貴社の青森営業所の当社担当であるI様より，貴社のプローブ針先端処理（表面粗さ）に関わる資料『プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準』の内容の書面をみながら説）明を受けた事を記憶しております」と記載されている。 。 （エ）甲第４４号証の２には，株式会社日本マイクロニクス半導体機器営業統括部青森営業所所長Iの作成した「－プローブカードのプローブ針先端処理－（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準」と題する報告書であって「１９９７年３月に，当社のＰＢ クロニクス半導体機器営業統括部青森営業所所長Iの作成した「－プローブカードのプローブ針先端処理－（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準」と題する報告書であって「１９９７年３月に，当社のＰＢ技術），部門のKが，プローブ針先端の表面粗さに関する『プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準（以下「管理基準」という）を作成するに到）』，った経緯とその使用について以下のとおり，報告致します。上記『管理基準』ができるまでは，当社の営業が顧客に説明するプローブ針先端処理の種類は・・・当時，私が担当していた複数の顧客からは針先の表面処理の定量的なデータの必要性が言われておりました。その一社が，岩手東芝エレクトロニクス様です。岩手東芝エレクトロニクス様からの要求で当社のKが作成した『管理基準』は，それまでの曖昧な基準とは違い，針先の表面処理をＡ～Ｆまで６段階に分類して表面粗さを数値的に管理するものです。それまでの『粗面仕上げ』はＡに当たり，，『軽い粗面仕上げ（鏡面仕上げ』はＥに当たりますが，その他に，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆの粗さに）ついても管理するものです。営業部門の上司から，この『管理基準』を，顧客への製品説明資料として積極的に活用するようにとの指示がありました。私は，この『管理基準』をプローブカード製品仕様の資料として携帯し，客先での商談時に提出し，また説明を行いました・・。 ・この『管理基準』を持参し，私は，岩手東芝エレクトロニクス株式会社様を始め，当時私が- 14 -担当していた，富士通株式会社岩手工場様・・・様など，私が担当する東北・北海道地区の，多数の顧客に説明させて頂きました」と記載されている。 。 （オ）甲第４４号証の１には，株式会社日本マイクロニクスＰＢ技術統括部K（判決注，以下単に ・・・様など，私が担当する東北・北海道地区の，多数の顧客に説明させて頂きました」と記載されている。 。 （オ）甲第４４号証の１には，株式会社日本マイクロニクスＰＢ技術統括部K（判決注，以下単に「K」という場合がある）の作成した「プローブ針先端処理（粗面仕上げ管理基準：。 乙１８号証）作成の経緯」と題する書類であって「１９９７年（平成９年）３月６日，乙第，１８号証の「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準」を作成しました。この「管理基準」の内容は，当社が実施しているプローブ針先端）の処理が複数の種類を有し，各々が粗さとして数値管理されていることを，顧客全般に紹介（針仕様の説明資料として）できる内容となっていますので，それ以降，当社製品を発注されたり，発注を検討されている顧客に対する説明資料として有効活用することとし「社外用」，の表示を付して当社営業部門に配布しました。なお，この管理基準は，作成した１９７７年（平成９年）３月６日当日に当社の青森営業所／I係長・・・にも，それぞれコピーしたもの，を送付し，営業用資料として使用するように指示しました」と記載されている（当審注：。 。 「乙１８号証」とは特許権侵害訴訟事件（平成１８年（ワ）第１９３０７号）における号証番号であり，本件の甲第１９号証に同じ）。 （カ）甲第１号証には，株式会社日本マイクロニクス青森工場ＰＢ技術統括部Kの作成した陳述書であって「１９９７（平成９年）３月４日，Ａ～Ｆの６種類の仕上げ条件別にプ，ローブ針先端部の表面粗さを実測し，その結果をまとめた「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準」と題する文書（以下「管理基準表」）という）を作成しました。同年３月６日，この管理基準表を岩手東芝 の結果をまとめた「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準」と題する文書（以下「管理基準表」）という）を作成しました。同年３月６日，この管理基準表を岩手東芝エレクトロニクス。 （株）に提出しました。その後，三菱電機（株）を含む他社にもこの管理基準表を提出しました」と記載されている。 。 （キ）被請求人が提出した平成２０年３月１２日付け意見書には「注文仕様書において先端の粗さを指定する際に，甲第１９管理基準に準拠したＡないしＦの符号を用いたものは存在しない。唯一の例外は，被請求人自身である。たとえば，甲１０に添付された「仕様書」には「針仕様」の「針先処理」の項に「Ｂ仕様（粗面」と記載され，甲１１では「Ａ仕様，），- 15 -（粗面」と記載されている。しかし，被請求人は，甲第１９管理基準に記載された数値を信）頼して注文したものではなく，請求人が「最も粗い」と考えているもの，あるいは「粗い方，から２番目」と考えているものを注文したにすぎない。したがって，被請求人がＡ～Ｆの符号を用いたからといって，甲第１９管理基準が一般的に請求人の「営業ツール」であったことにはならない（意見書８頁２７～３４行）と記載されており，甲第１０号証「ＰＲＯＢＥ－Ｂ。」ＯＡＲＤ注文仕様書」の１枚目には「９７年４月１日」の日付があり，３枚目の「針仕様」の「針先処理」の欄に「Ｂ仕様（粗面」と記載され，甲第１１号証「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ）注文仕様書」の１枚目には「９７年８月２５日」の日付があり，３枚目の「針仕様」の「針先処理」の欄に「Ａ仕様（粗面」と記載されている。 ）同じく，意見書には「K氏は，上記７種類のポローブ針の先端部分の粗さ測定を依頼した（甲４４の１の４ページ。この依頼に基づく測定結果を報告したものが乙１０の の欄に「Ａ仕様（粗面」と記載されている。 ）同じく，意見書には「K氏は，上記７種類のポローブ針の先端部分の粗さ測定を依頼した（甲４４の１の４ページ。この依頼に基づく測定結果を報告したものが乙１０の調査結果報）告である。K氏は，この結果に基づいて甲１９管理基準を作成し，岩手東芝エレクトロニクス株式会社に対して「中間報告として提出（乙１２；本件特許についての請求人と被請求人と」の間の特許権侵害訴訟事件に至る交渉の過程（乙１３）で被請求人が請求人より手渡されたファクシミリの写し）した（意見書５頁２３～２８行）とも記載されており，乙１２号証には，。」甲第１９管理基準と同じ内容のものに，上部に手書きで「ＭＨＣL部長殿ＦｒｏｍK（３／６岩手東芝様へ中間報告として提出済み」と記入されており，下部には，通常ファクシミリ受）信時に印刷される発信日時として，一部が欠けているものの「１９９７年３月７日９：２０」の印字が読み取れる。 （ク）上記（キ）によれば，被請求人自身が甲第１９管理基準の仕様Ａ，Ｂに基づいて１９９７年４月１日に甲１０注文仕様書を発注し，１９９７年８月２５日に甲１１注文仕様書を発注したことを認めているのであるから，少なくとも，本件優先日の前年である１９９７年４月１日以前には被請求人自身が甲第１９管理基準の内容について説明を受けていたことは明らかであり，このことは，また，上記（エ（オ（カ）にいう甲第１９管理基準を説明資料と））して用いその内容を顧客に説明していたことを裏付けるものでもある。同じく，上記（キ）によれば，乙１２で読み取れる「１９９７年３月７日９：２０」の印字によれば，少なくとも，- 16 -本件優先日の前年である１９９７年３月７日以前に甲第１９管理基準が作成されていたことが明らかである。そうすると，上記（ア）の甲第２ ９９７年３月７日９：２０」の印字によれば，少なくとも，- 16 -本件優先日の前年である１９９７年３月７日以前に甲第１９管理基準が作成されていたことが明らかである。そうすると，上記（ア）の甲第２０号証の，岩手東芝エレクトロニクス株式会社製造部第一製造担当Gの作成した証明書であって「プローブカードメーカである株式会社日，本マイクロニクスにプローブ針の先端表面粗さに関する資料の提出を要求し，１９９７年３月６日に受領したのが添付の株式会社日本マイクロニクス資料「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準」であります」とする内容は，十分）。 信用できるものであり，同じく，上記（ウ）甲第４４号証の３の，富士通株式会社電子デバイス事業本部岩手工場デバイス技術部Jの作成した書類であって「１９９７年当時，私は貴社の青森営業所の当社担当であるI様より，貴社のプローブ針先端処理（表面粗さ）に関わる資料『プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準』）の内容の書面をみながら説明を受けた事を記憶しております」の内容も十分信用できるもの。 というべきである。したがって，甲第１９管理基準の内容について，本件優先日の前年である１９９７年に，顧客である少なくとも岩手東芝エレクトロニクス株式会社，被請求人及び富士通株式会社が説明を受けたものと認められる。 （ケ）被請求人は，甲第１９管理基準の公知性について，守秘義務が存在するから公然知られたものとすることはできないと主張して，被請求人と請求人との間に締結された乙第１号証取引基本契約書の第２１条「秘密保持）甲及び乙は相互に本契約及び個別契約（この場（合発注ないし見積依頼を含む）により知り得た相手方の業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない」を挙げ れた乙第１号証取引基本契約書の第２１条「秘密保持）甲及び乙は相互に本契約及び個別契約（この場（合発注ないし見積依頼を含む）により知り得た相手方の業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない」を挙げている。ところで，乙第１４号証の，請求人が作成した「プローブカードに。 ついて」と題する技術説明書の，１ページ下部に「注）本資料中，製法に係る記述には弊社（の企業秘密に属する内容が含まれるため，該当項目の第三者への開示はご遠慮ください（９。 頁，１３頁」と記載されていることからすれば，甲第１９管理基準のプローブ針の仕様Ａ～）Ｆ毎の表面粗さの記載は，製法に係る記述がなされたものとはいえず，上記第２１条にいう業務上の秘密には当たらないものというべきである。したがって，甲第１９管理基準の内容について，説明を受けた岩手東芝エレクトロニクス株式会社，被請求人及び富士通株式会社は，その内容について守秘義務を負っていたとはいえない。 - 17 -よって，本件優先日の前年である１９９７年に，顧客である少なくとも岩手東芝エレクトロニクス株式会社，被請求人及び富士通株式会社が説明を受けた，甲第１９管理基準の内容は，特許法第２９条第１項第１号の公然知られた発明に該当するものとなったと認められる。 （コ）なお，被請求人は，甲第１９管理基準の記載内容について，各仕様Ａ～Ｆで粗さの重なりが大きく，異なる仕様として規定している技術的意味が不明であるとも主張している。 しかしながら，各仕様Ａ～Ｆでは，処理条件が異なるのであるから，表面粗さが重なる部分が部分があったとしても，どのような用途に適するかなどの総合的な面の性状としては異なるものであることに矛盾はなく，技術的意味が不明であるという上記被請求人の主張は採用することができない。 ウ以上ア，イより，甲１９管理基準には，粗面仕 途に適するかなどの総合的な面の性状としては異なるものであることに矛盾はなく，技術的意味が不明であるという上記被請求人の主張は採用することができない。 ウ以上ア，イより，甲１９管理基準には，粗面仕様Ａ～Ｆに応じた，プローブ針先端の表面粗さとして十点平均粗さで表した数値が記載されており，その数値を最大高さに当てはめると，０．４（μｍ）以下となるものが含まれているものと認められ，この記載内容は，本件優先日の前年である１９９７年に，顧客である少なくとも岩手東芝エレクトロニクス株式会社，被請求人及び富士通株式会社が甲１９管理基準に基づいて説明を受けたことにより，特許法第２９条第１項第１号の公然知られた発明に該当するものとなったと認められる。 一方，例えば，特開平８－１６６４０７号公報（甲第４９号証）に「コンタクト時の摺動，により，比較的硬度の低いＳｎ含有被覆層が先端部に凝着したり，削り取りを生じることがある（段落【００２３「従って，先端部の表面性状を制御することも極めて重要であり，。」】），最大粗さが２μｍ以下に制御することが推奨され，１μｍ以下であれば望ましく，０．８μｍ以下であればより望ましい（段落【００２４）と記載されており，特開平８－１５２４３。」】６号公報（甲第４８号証）に「上記第１，第２の平面１，２は，鏡面研摩された平面をなす，ことが望ましい（段落【００３０）と記載されており，これらの記載によれば，金属パッ。」】ドが柔らければ柔らかいほどそれらの金属がプローブ針に凝着しやすく，それを防ぐためにプローブ針の先端の粗さを低くすることが望ましいことは，本件特許の優先日前に，当業者にとって基本的知見であったと認められる。 したがって，上記基本的知見を知悉する当業者が甲１９管理基準に示された公知の粗面仕- 18 -様Ａ～ することが望ましいことは，本件特許の優先日前に，当業者にとって基本的知見であったと認められる。 したがって，上記基本的知見を知悉する当業者が甲１９管理基準に示された公知の粗面仕- 18 -様Ａ～Ｆに応じた，プローブ針先端の表面粗さとして十点平均粗さで表した数値であって，その数値を最大高さに当てはめると，０．４（μｍ）以下となるものに接すれば，甲３６発明のプローブ針先端の表面に，甲１９管理基準に示された公知の粗面仕様Ａ～Ｆに応じた，プローブ針先端の表面粗さとして十点平均粗さで表した数値であって，その数値を最大高さに当てはめると，０．４（μｍ）以下となるものを採用して，本件発明２のごとく構成することは，容易になし得たものである。 そして，本件発明２の奏する効果については，本件明細書の段落【００４５】に「面粗度，を上げていくと，０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができることがわかった」と記載されている。しかしながら，０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという効果を奏するとしても，上記特開平８－１６６４０７号公報（甲第４９号証，特開平８－１５２４３６号公報（甲第４８号証）及び甲１９管理基準の記載内容に）照らせば，０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという効果は，甲３６，甲４９，甲４８及び甲１９管理基準の記載から当業者が予測できる範囲内のものであるというべきであって，格別なものということはできない。 したがって，本件発明２は，甲３６発明及び甲１９管理基準による公知の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，請求項２に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。 ２－２本件発明３について（１）対比甲３６発明と本件発明３とを対比すると 容易に発明をすることができたものであるから，請求項２に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。 ２－２本件発明３について（１）対比甲３６発明と本件発明３とを対比すると，上記本件発明２と同様にして，両者は，「先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し，上記先端部と上記電極パッドを電気的接触させて，半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において，上記プローブ針の先端部の形状は，球状曲面形状である，半導体装置のテスト用プローブ針」。 である点で一致し，以下の相違点Ｃ及びＤで相違する。 相違点Ｃ：本件発明３が，プローブ針の先端部の球状曲面形状を「押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる」と規定しているのに対し，甲３６発明- 19 -では，プローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の曲率半径が「１５～２５μｍ程度」であると規定する点。 相違点Ｄ：本件発明３が，プローブ針先端部の表面粗さを０．４μｍ以下と規定しているのに対し，甲３６発明では，プローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の表面粗さが不明である点。 （２）判断そこで，上記相違点Ｃ及びＤについて検討するに，相違点Ｄは上記相違点Ｂと同じであるから，上記「２－１本件発明２について」で記載した相違点Ｂと同じ理由により相違点Ｄも当業者が容易になし得たものである。 次に，相違点Ｃについて検討する。 本件明細書の段落【００４１】には「また，同じ球面といえども前述したように電極パッ，ドのせん断変形が容易に発生するか否かで接触の安定性は大きく異なる。ＤＲＡＭ等の一般的な集積半導体装置の電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えて同様の試験をした結果を図７に示すが，７～３０μｍの曲率半径がコンタクト寿命におい 接触の安定性は大きく異なる。ＤＲＡＭ等の一般的な集積半導体装置の電極パッドの厚さ約０．８μｍに対して曲率半径を変えて同様の試験をした結果を図７に示すが，７～３０μｍの曲率半径がコンタクト寿命において良好な結果が得られており，好ましくは１０～２０μｍである。７μｍ以下では曲率半径が小さすぎるため電気的導通面の第一の面に十分な力が加わらずかつ面積が小さいため問題となり，上限の２０～３０μｍは，前述した電極パッドのせん断が発生する範囲の上限である２４μｍにほぼ一致している」と記載されており，この記載によれば，７～３０μｍの曲率半径がコンタクト寿命に。 おいて良好な結果が得らるのは電極パッドのせん断変形が容易に発生するからであると解される。そうすると，甲３６発明のプローブ針の円錐形の頂端において球面形状をなす部分の曲率半径は「１５～２５μｍ程度」であって，本件明細書にいう「７～３０μｍの曲率半径」の，範囲内に含まれているから，電極パッドのせん断変形が容易に発生すると解される。したがって，上記相違点Ｃは，実質的な相違点とはいえないものである。 そして，本件発明３の奏する効果についても，当業者が予測し得る範囲内のものにすぎない。 したがって，本件発明３は，甲３６発明及び甲１９管理基準による公知の発明に基づいて- 20 -当業者が容易に発明をすることができたものであるから，請求項３に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。 ２－３本件発明７について請求項７には「複数のプローブ針を上下動して，半導体装置の電極パッドに当接させ，上，記半導体装置をテストするプローブカードにおいて，上記プローブ針は，請求項２乃至５のいずれかに記載の半導体装置のテスト用プローブ針であることを特徴とするプローブカード」。 と記載されている。一方， 記半導体装置をテストするプローブカードにおいて，上記プローブ針は，請求項２乃至５のいずれかに記載の半導体装置のテスト用プローブ針であることを特徴とするプローブカード」。 と記載されている。一方，甲３６発明のプローブ針に関して，甲３６には，プローブ針はプローブカードに用いられ，プローブカードは複数のプローブ針を有すること（上記摘記事項イ参照，半導体製品をプローブカードに対して相対的に上昇又は下降させ，各端子のそれぞれに）プローブ針でオーバードライブ（押圧）をかけること（上記摘記事項エ参照）が記載されている。そうすると，本件発明７のうち，請求項２又は３を引用した発明においては，請求項７で限定された事項は全て甲３６に記載されている。したがって，本件発明７のうち，請求項２を引用した発明は，上記本件発明２と同様の理由により当業者が容易に発明をすることができたものであり，請求項３を引用した発明は，上記本件発明３と同様の理由により当業者が容易に発明をすることができたものである。 以上のとおりであるから，請求項７に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものである。 第７むすび以上のとおり，本件特許の請求項２，３及び７に係る特許は，特許法２９条第２項の規定に違反してなされたものであるから，同法１２３条１項２号に該当し，無効にすべきものである」。 第３原告主張の審決取消事由 取消事由１（甲１９の公知性に関する認定判断の誤り）(1)審決は「１９９７年に，顧客である少なくとも岩手東芝エレクトロニク，ス株式会社（判決注，以下「岩手東芝」という，被請求人及び富士通株式会社。）が説明を受けた，甲１９管理基準の内容は，特許法２９条１項１号の公然知られた- 21 -発明に該当するものとなったと認められる（２１頁１２行～１５行）とす いう，被請求人及び富士通株式会社。）が説明を受けた，甲１９管理基準の内容は，特許法２９条１項１号の公然知られた- 21 -発明に該当するものとなったと認められる（２１頁１２行～１５行）とするが，。」次のとおり，甲１９管理基準表は，不特定の顧客に対する被告の営業ツールとして使用したものとは認められず，甲１９管理基準表に記載された事項が「公然知られた」とは認められないものであって，誤りである。 (2)甲１９管理基準表の作成経緯ア１９９６年（平成８年）３月に，被告と岩手東芝との間で技術的打合せがもたれ（K作成の陳述書〔甲１，５０，これ以降，被告と岩手東芝との間にプロー〕）ブ針の共同開発的な関係が成立した。被告は，１９９６年（平成８年）４月に評価用プローブカードを岩手東芝に出荷した（被告作成の平成８年３月２８日付け「PROBE-BOARD注文仕様書〔甲４。その一方で，被告の担当者であったKは，岩手東」〕）芝の担当者と何度も協議し，岩手東芝から貸出を受けた金ベタウエハーにコンタクトさせて実験を行い，岩手東芝による評価（確認）試験が行われた（K作成の陳述書〔甲５０。 〕）そして，岩手東芝は，上記評価試験の結果を１９９７年（平成９年）２月１３日付けの「Auバンプ用プローブカード評価報告書（甲Ｂ２添付）としてまとめ，被」告に交付した。同報告書の表紙には明瞭に「秘岩手東芝エレクトロニクス㈱」のスタンプが押捺されている。 イK作成の陳述書（甲５０）には，この段階で，被告は，岩手東芝から「定量的な『粗さ基準』を設けた方が良いのではないか」との提案を受け，この提案を受けたKは，K自身が「目視上の差異がどの程度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつどの程度数値的に管理が出来るものかを確認したいと考えて」いたことから，仕上 いか」との提案を受け，この提案を受けたKは，K自身が「目視上の差異がどの程度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつどの程度数値的に管理が出来るものかを確認したいと考えて」いたことから，仕上げ条件（薬液や電解の電圧）を変えたＡ～Ｆの６種類＋「処理無し」合計７種類の針先仕上げのプローブ針を作成した，作成した針先の形状は「球面，Ｒ１５μ」であった，と記載されている。 m上記７種類のプローブ針の先端部分の粗さ測定をKが依頼し，この依頼に基づく測定結果を報告したものが，株式会社ニッテツ・ファイン・プロダクツ釜石試験- 22 -分析センター（以下「釜石試験分析センター」という）作成の平成９年３月４日。 付け「調査結果報告（甲Ｂ１０）である。そして，Kは，この結果に基づいて甲１」９管理基準表を作成し，岩手東芝に対して「中間報告として提出（甲Ｂ１２）し」たものである。そうすると，甲１９管理基準表は，名称は「管理基準」であっても，その実質は「定量的な『粗さ基準』を設けた方が良いのではないか」という提案，を行った岩手東芝に対する「中間報告」である。 ウしかるに，K作成の陳述書（甲５０）には「この『管理基準』の内容は，当，社が実施しているプローブ針先端の処理が複数の種類を有し，各々が粗さとして数値管理されていることを顧客全般に紹介（針仕様の説明資料として）できる内容となっています」との記載があるが，信用性がない。 まず，甲５０においてK自身が説明しているとおり，もともと，Kは「目視上の，差異がどの程度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつどの程度数値的に管理が出来るものかを確認したいと考えて」いたものである。そして，仕上げ条件（薬液や電解の電圧）を変えたＡ～Ｆの６種類についても，被告が通常行っていたものであるなどとは述べていな つどの程度数値的に管理が出来るものかを確認したいと考えて」いたものである。そして，仕上げ条件（薬液や電解の電圧）を変えたＡ～Ｆの６種類についても，被告が通常行っていたものであるなどとは述べていない。むしろ，Kの疑問としていた「目視上の差異がどの程度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつどの程度数値的に管理が出来るものか」という点を明らかにするために選択された実験条件であったと考えられる。 次に，得られた結果は，むしろ「数値的に管理ができない」と解釈すべきもの，である。このことは，甲１９管理基準表が管理基準としての体をなしていないことからも明らかである。同表が管理基準とは認められない理由は，次の各点のとおりである。 ①仕様Ｃと仕様Ｄが中心線平均粗さの値は３つともほとんど同じである点②仕様Ｄの十点平均粗さの平均値が極端に小さい点③仕様Ｆの中心線平均粗さの最小が0.0000である点④それぞれの仕様について，中心線平均粗さの基準値と最小の差に比べて基- 23 -準値と最大の差が極端に大きい点⑤それぞれの仕様について，最大と最小の間に入るものを合格と考えると，仕様と仕様の重なりが極めて大きく，異なる仕様として規定している技術的意味が不明であり，そもそもいかにして区別するのかという点。 (3)甲１９管理基準表の配布先ア甲１９管理基準表を受領したことが認められるのは，岩手東芝と原告にすぎない。そして，岩手東芝も原告も，被告との間で守秘義務を前提とする情報交換をしていたのであるから（甲Ｂ２の「評価報告書」の「秘」のスタンプ，甲Ｂ１，）岩手東芝や被告が甲１９管理基準表を受領したとしても，それが「営業ツール」であったことにはならない。 イ審決は，被告作成の「プローブカードについて（甲Ｂ１４）の記載を根拠」として「甲第１９ ）岩手東芝や被告が甲１９管理基準表を受領したとしても，それが「営業ツール」であったことにはならない。 イ審決は，被告作成の「プローブカードについて（甲Ｂ１４）の記載を根拠」として「甲第１９管理基準のプローブ針の仕様Ａ～Ｆ毎の表面粗さの記載は，製，法に係る記述がなされたものとはいえず，上記第２１条にいう業務上の秘密には当たらないものというべきである（２１頁６行～８行）とする。 。」しかし，甲Ｂ１４の作成日は，２００５年（平成１７年）１０月２０日であるのに対して，甲１９管理基準表には，１９９７年（平成９年）３月６日を意味す，ると思われる記載があり，現実の作成日もこの頃であったと推測される。そして２００５年（平成１７年）当時に被告が秘密情報と考えていた範囲と，被告が原告や岩手東芝との間で共同開発的な行為を行っていた１９９７年（平成９年）頃における秘密情報の範囲が一致する理由は全くない。 一方，被告が１９９４年（平成６年）に作成した「ウェハ試験の高速化とプローブカード（甲３８）は，被告の営業部が編集し，顧客との商談時に実際に使用」された技術資料である（甲４４の２。そして，甲３８の１３頁には先端形状とし）て「標準仕上げ「球面仕上げ」や，先端面仕上げとして「標準仕上げ「鏡面仕」」上げ」の記載があるにもかかわらず，表紙には「第三者への開示，もしくは第三者への譲渡を行う事を禁止致します」とあり，当時，先端形状や鏡面仕上げにつ。 - 24 -いても秘密保持義務の対象であったことは明らかである。 ウ富士通株式会社電子デバイス事業本部岩手工場デバイス技術部のJは，甲４４の３において「書面をみながら説明を受けた」と述べているが，交付されたと，は述べていない。したがって，同氏が甲１９管理基準表を受領した事実はなかったはずである。カタロ デバイス技術部のJは，甲４４の３において「書面をみながら説明を受けた」と述べているが，交付されたと，は述べていない。したがって，同氏が甲１９管理基準表を受領した事実はなかったはずである。カタログ等と同等の営業ツールであれば，交付することが当然であり，極めて不自然である。さらに，甲４４の３では「１９９７年当時，…書面を見ながら説明を受けた」と述べているが，その日時や事実を裏付ける証拠は全く示されていない。 エ被告の半導体機器営業統括部の青森営業所所長I（以下「I」という）作成。 の「報告書（甲４４の２）には「Kが作成した『管理基準』は，それまでの曖昧」，な基準とは違い，針先の表面処理をＡ～Ｆまでの６段階に分類して表面粗さを数値的に管理するものです「顧客から先端処理の違いによる具体的数値の要求があ。」，った場合などに用いました。それまでは経験則的な表現でしか説明できなかった２種類の表面処理を，数値的に説明できるようになったことが営業ツールとして非常に有意義であり，説明を受けた顧客にも良く理解していただけたと思います（２。」頁）との記載があるが，この記載は，甲１９管理基準表の作成経緯とは矛盾している。 すなわち，Iは「経験則的な表現でしか説明できなかった２種類の表面処理」と述べており，Kも「粗面仕上げと軽い粗面仕上げの２種類（甲５０，２頁下から」５行～４行）と述べている。これに対して，甲１９管理基準表にはＡ～Ｆの６種類が記載されている。したがって，これらの６種類のうち少なくとも４種類は，当時，被告が顧客に提供していたものではない。このことは，Kが，甲５０において「目視上の差異がどの程度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつど，の程度数値的に管理が出来るものかを確認したいと考えていました。そこでサンプルとして仕上げ このことは，Kが，甲５０において「目視上の差異がどの程度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつど，の程度数値的に管理が出来るものかを確認したいと考えていました。そこでサンプルとして仕上げ条件（薬液や電解の電圧）を変えたＡ～Ｆの６種類＋「処理無し」合計７種類の針先仕上げのプローブ針を作成し，…プローブ針先端部分の粗- 25 -さ測定を依頼しました（甲５０，４頁７行～１４行）と記載していることから。」も明らかである。すなわち，Ａ～Ｆは，単なる実験条件なのであり，被告が顧客に提供する製品の表面粗さの種類又は等級を意味するものではなかったものである。 そして，Ａ～Ｆは，それぞれが１本ずつしか作成されず，被告は，甲Ｂ１０の調査報告を受領してから２日後には甲１９管理基準表を作成している（甲５０，４頁１５行～１９行。本来的な意味での「管理基準」であれば，多数の製品を製）造した場合のバラツキや，製造条件の再現性などについての検討が必要なはずであり，１本ずつを１回だけ測定して，その２日後に「管理基準」など作成できるはずがない。 オ実際にも，原告以外には，岩手東芝も含めて，被告に対してＡ～Ｆの符号を用いたものがなかった。そして，原告においても，甲１９管理基準表に記載された数値を信頼して注文したものではなく，被告が「最も粗い」と考えているもの，あるいは「粗い方から２番目」と考えているものを注文したにすぎない。したが，って，原告がＡ～Ｆの符号を用いたからといって，被告の不特定の顧客が甲１９管理基準表に従って被告に対する注文を行っていたことにはならず，これが被告の「営業ツール」であったことにもならない。 カ岩手東芝は共同開発の中間報告として甲１９管理基準表を被告から交付され，原告は不具合対策の一つとして甲１９管理基準表を被告から交付された ず，これが被告の「営業ツール」であったことにもならない。 カ岩手東芝は共同開発の中間報告として甲１９管理基準表を被告から交付され，原告は不具合対策の一つとして甲１９管理基準表を被告から交付されたのであって（甲１，１６～１９頁，評価や確認試験などを繰り返しながら実使用するに最良）のものを開発している岩手東芝や原告と被告との間のこのような行為が秘密保持義務を前提としたものであることは，社会通念上又は商慣習上，当然のことである。 取消事由２（甲１９管理基準表の記載事項に関する認定誤り）(1)審決は「１９９７年に，顧客である少なくとも岩手東芝エレクトロニク，ス株式会社，被請求人及び富士通株式会社が説明を受けた，甲１９管理基準の内容は，特許法２９条１項１号の公然知られた発明に該当するものとなったと認め- 26 -られる（２１頁１２行～１５行）とする。 。」しかし，発明が「公然知られた」といえるためには，講演，説明その他の内容から技術常識を参酌して発明が把握できることが必要であるところ，甲１９管理基準表自体には「技術思想」と呼び得るようなまとまった内容は記載されていない。また，審決は，甲１９の管理基準に記載された事項以外の説明が口頭でなされたこと等については，何らの事実も認定していない。したがって「発明」が知，られたという審決の認定は誤りである。 (2)甲１９管理基準表については，前述したとおり，次の①～⑤の点を指摘することができるから，管理基準としての体をなしておらず，管理基準としての技術的意味を持ち得ない。 ①仕様Ｃと仕様Ｄが中心線平均粗さの値は３つともほとんど同じである点②仕様Ｄの十点平均粗さの平均値が極端に小さい点③仕様Ｆの中心線平均粗さの最小が0.0000である点④それぞれの仕様について，中心線平均粗さの基準 線平均粗さの値は３つともほとんど同じである点②仕様Ｄの十点平均粗さの平均値が極端に小さい点③仕様Ｆの中心線平均粗さの最小が0.0000である点④それぞれの仕様について，中心線平均粗さの基準値と最小の差に比べて基準値と最大の差が極端に大きい点⑤それぞれの仕様について，最大と最小の間に入るものを合格と考えると，仕様と仕様の重なりが極めて大きく，異なる仕様として規定している技術的意味が不明であり，そもそも如何にして区別するのかという点(3)甲１９管理基準表に記載された数値の根拠は次のア，イのとおりであって，，これは，同一条件で多数の製品を反復して製造する場合に管理目標とする数値や管理の上限，下限を画する数値とは何の関係もない数値であり，甲１９管理基準表からは意味のある技術情報を得ることはできない。 ア釜石試験分析センター作成の平成９年３月４日付け「調査結果報告（甲Ｂ」１０）の測定対象となったサンプルはＡ～Ｆと無処理の７本のみである。通常，「平均」とか「最大「最小」というのは，複数の「同一」とみなされる条件の，」，サンプルについて測定が行われ，複数のデータが存在することを前提とするが，- 27 -甲Ｂ１０の場合には，それぞれの条件について１サンプルしか存在しないから，この意味での「平均「最大「最小」はあり得ない。それにもかかわらず，甲」，」，１９管理基準表には「平均「最大「最小，あるいは「基準値」などの記載」，」，」，が存在する。 そこで，甲Ｂ１０の１頁下から９行～８行を見ると「測定範囲はＸ方向に，点の測定点を連続的に測定し，それをＹ方向の１本の走査線データとして，Ｙ方向に本の走査線で１測定分としている」という記載がある。例えば，甲Ｂ１ 。 ０の図１－１を見ると分かるとおり，下が ，点の測定点を連続的に測定し，それをＹ方向の１本の走査線データとして，Ｙ方向に本の走査線で１測定分としている」という記載がある。例えば，甲Ｂ１ 。 ０の図１－１を見ると分かるとおり，下が原点となっていて，右上に向かう方向 がＸ方向であり，左上に向かう方向がＹ方向である。そして，表面の粗さは，点の測定点からなる１本の走査ごとに計算することができるから，本の走査線 に対して個の計算値が得られる。 甲１９管理基準表に記載されている「中心線平均粗さ（管理値」は，以上のよ）うにして得られた個の計算値の最大値を適当に丸めたものを「最大，平均値 」を適当に丸めたものを「基準値，最小値を適当に丸めたものを「最小」としたも」のである。 また「十点平均粗さ（参考値」についても，ほぼ同様の手順で甲１９管理基，）準表に数値が記載されたと思われるが，さらに問題がある。すなわち，十点平均粗さについては，甲Ｂ１０の６５頁１４行～１６行において「本プログラムでRz，は山頂，谷底が５組定義できない場合，定義できる組までで標高差の平均を計算し，Ｒｚの値としています。また，１組も定義できない場合は０をＲｚの値としています」と記載されている。表面の粗さが０ということはあり得ないはずであ。 るが，甲Ｂ１０の調査において用いられたプログラムでは，何らかの理由で「断面曲線（測定したデータの内，１走査線分（甲Ｂ１０，６５頁「Ｒｚについ）」て」参照）における山頂，谷底が１組も定義できないと，測定値として０が残るのである。 本の走査線について，測定値が０とされる走査線が多ければ，当然， 平均値も異常に小さくなる結果となる。 - 28 -イサンプルＡ～Ｆの実体被告は，サンプルＡ～Ｆは，先端の曲率半径が１５μであったと について，測定値が０とされる走査線が多ければ，当然， 平均値も異常に小さくなる結果となる。 - 28 -イサンプルＡ～Ｆの実体被告は，サンプルＡ～Ｆは，先端の曲率半径が１５μであったと主張するが，m次のとおり，事実に反する。 すなわち，原告の生産技術センター計画部企画グループのM作成の「報告書」（甲Ｂ１１）の３頁の表にまとめられているとおり，７種類の針先の先端の曲率半径は，４８.５μから１２１.７μの範囲に広がっており，１５μに近いものmmmは存在しないから，誤差の点を考慮しても，７種類の針先の全てが半径１５μのm球面であったということはあり得ない。甲Ｂ１０の各鳥瞰図（例えば，図１－１と図４－１）から視覚的に受ける印象も，これを裏付けるものである。 (4)甲１９管理基準表の記載事項特許法２９条１項３号に規定される刊行物に物の発明が記載されているといえるためには，その物を作れることが明らかであるように記載されていなければならない。同様に，同１号に規定する物の発明が知られたといえるためには，その物を作れることが明らかであることが，講演，説明等から明らかでなければならない。なお，いずれの場合であっても，技術常識を参酌し得る。 ところが，甲１９管理基準表には，どのようにして記載された表面粗さを得る。 かについての方法は全く記載されておらず，針の先端の形状も記載されていないしたがって，甲１９の管理基準の記載からでは，その記載が，先端が球面形状のプローブ針に関するものなのか，平坦形状のプローブ針に関するものなのかは不明であるし，先端形状と表面粗さの関係についても，任意の形状と任意の表面粗さとを自由に組み合わせることができるのかどうかは不明である。さらに，当業者の技術常識を参酌し得るといっても，被告の加工方法は，２００ し，先端形状と表面粗さの関係についても，任意の形状と任意の表面粗さとを自由に組み合わせることができるのかどうかは不明である。さらに，当業者の技術常識を参酌し得るといっても，被告の加工方法は，２００５年に至っても秘密保持義務の対象であったものである。 (5)以上のように，甲１９管理基準表の記載内容，その作成に至る経緯を総合的に考慮するならば，甲１９管理基準表を示されたことによって当業者が意味のある「発明」を把握することはできなかったから，甲１９管理基準表が提示され- 29 -たことによって「発明が知られた」とは認められない。 取消事由３（容易性判断に関する誤り）(1)甲１９管理基準表は，公知でもなければ，確定した審決における引用例である甲３６（特開平５－２７３２３７号公報）に付け加えるべき「発明」を記載しているものでもないから，確定した審決の存在によって，本件の審決は違法となる。 (2)仮に，特許法２９条１項各号において「発明」を単なる「記載事項」と読み替えるとしても，そのような読み替えをした場合には，記載事項の具体的な内容に即して本件各発明の容易性を判断すべきであって，単純な組合せ容易論に依拠すべきではない。 既に指摘したとおり，甲１９管理基準表には，当業者の技術常識に基づいては理解できない記載があり，このことは，単に動機付けを提供しないのみならず，組合せ阻害事由と評価すべきである。 (3)本件各発明は，甲３６（特開平５－２７３２３７号公報）からは容易に発明できなかったものである。すなわち，曲率半径が本件各発明の範囲でないものはたとえ表面粗さが０．４μｍ以下であったとしても良好なコンタクト寿命が得られるという本件各発明の効果を達成することはできないし，曲率半径のみ本件各発明の範囲でも表面粗さが０．４μｍを超えると同様に本件 とえ表面粗さが０．４μｍ以下であったとしても良好なコンタクト寿命が得られるという本件各発明の効果を達成することはできないし，曲率半径のみ本件各発明の範囲でも表面粗さが０．４μｍを超えると同様に本件各発明の効果を達成することはできない。 前者については，本件明細書（甲６１）の【図７】のグラフのほか，被告作成の実験結果報告書（甲６２）により証明されている。また，被告の１５μ の球面R鏡面針とは，釜石試験分析センター作成の「調査結果報告（甲Ｂ１０，原告のM」）作成の報告書（甲Ｂ１１）に示されるとおり，曲率半径が４８～１２１μｍといった大きな値を持つ針であるが，良好な結果が得られていない。 一方，後者については，本件明細書（甲６１）の【図８】のグラフに示されている。すなわち，曲率半径と表面粗さが両方満たされた場合にのみ本件各発明の- 30 -効果を奏するものであり，その効果は【図８】のグラフに示すように，臨界的意義を有する。 第４被告の反論 取消事由１（甲１９の公知性に関する認定判断の誤り）に対し(1)ア原告は，甲１９管理基準表の作成の経緯と，作成された甲１９管理基準表が，岩手東芝に対して中間報告として提出（甲Ｂ１２）されたものであるとし，甲１９管理基準表は，名称は「管理基準」であっても，その実質は「定量的な，『粗さ基準』を設けた方が良いのではないか」という提案を行った岩手東芝に対する中間報告であると主張する。 しかし，岩手東芝に対し中間報告として提出されたことと，単なる中間報告書とは，同じではない。原告が指摘する甲Ｂ１２（書き込みを除いて甲１９管理基準表と同じもの）には「３／６岩手東芝様へ中間報告として提出済」と手書きの書き，込みがあるが，これは，文字どおり，単に，甲１９管理基準表が岩手東芝に中間報告として提出済みであるこ いて甲１９管理基準表と同じもの）には「３／６岩手東芝様へ中間報告として提出済」と手書きの書き，込みがあるが，これは，文字どおり，単に，甲１９管理基準表が岩手東芝に中間報告として提出済みであることを述べているにすぎず，甲１９管理基準表が単なる中間報告書であることを意味しない。このことは，次に述べるとおり，甲１９管理基準表の作成の経緯とその記載内容に照らして明らかである。 イ甲１９管理基準表の作成の経緯について甲１９管理基準表作成のきっかけは，K作成の「プローブ針先端処理（粗面仕上げ管理基準：乙１８号証）作成の経緯（甲５０）に記載されるとおり「軽い粗」，面仕上げ「粗面仕上げ」は加工条件が違うことから，目視による判断だけでな」，く，定量的な「粗さ基準」を設けた方が良いのではないか，という提案を岩手東芝から受けたことにある。 ，しかし，甲５０によれば，K自身も，かねてよりプローブ針の先端仕上げにつき目視上の差異がどの程度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつどの程度数値的な管理ができるものかを確認したいと考えていたのであり，そうであるからこそ，岩手東芝からの提案を受けたとき，Kは，従来からの被告仕様である「粗面- 31 -仕上げ」及び「軽い粗面仕上げ」に加えて，新たに４種類の粗面仕様を設定し，それらの仕様に基づいて製造したＡ～Ｆの６種類のプローブ針と「処理無し」のプ，ローブ針とについて，自ら選択した釜石試験分析センターに対し，プローブ針先端部分の粗さ測定を依頼したものである。 そして，K作成の「針先の表面粗さと『管理基準』について（乙１）の３頁の」「表－１粗面仕様別条件」には，Kが釜石試験分析センターに表面粗さの測定を依頼したＡ～Ｆ６種類の粗面仕様のエッチング液の濃度と電解エッチング電圧が示されており，同記載からは て（乙１）の３頁の」「表－１粗面仕様別条件」には，Kが釜石試験分析センターに表面粗さの測定を依頼したＡ～Ｆ６種類の粗面仕様のエッチング液の濃度と電解エッチング電圧が示されており，同記載からは粗面仕様Ａ～Ｆが，それぞれ，エッチング液の濃度と電解エッチング電圧の違いによって明瞭に区別される仕様であることが理解できる。 そして，上記Ａ～Ｆの粗面仕様のうち，従来からの被告仕様である「粗面仕上げ」及び「軽い粗面仕上げ」は，それぞれ「粗面仕様Ａ「粗面仕様Ｅ」に対応，」する。また，それ以外の「粗面仕様Ｂ～Ｄ，Ｆ」は，多様化すると考えられる顧客ニーズに対応して被告における針先処理仕様の種類を増やすべく，釜石試験分析センターに表面粗さの測定を依頼するに際して，被告によって新たに設定された仕様である。このような経緯で作成された甲１９管理基準表が，岩手東芝に対する単なる中間報告書であるはずがない。 ウ甲１９管理基準表の記載内容について甲１９管理基準表が，単に，岩手東芝への「中間報告書」として作成されたものでないことは，その記載内容からも明らかである。 すなわち，甲１９管理基準表には，右肩に「社外用」との表示が為され，標題下には，以下のような記載がある。 ・「株）日本マイクロニクスが製造，納入するプローブカードのプローブ針先（端は接触抵抗をより低く安定し使用いただく為に，下記の６種類の処置を施す事ができます」。 ・「又，下表のとおり先端の処理状態は表面粗さにて管理し，数値的には中心線平均粗さを目標値として最大値，最小値を管理します」。 - 32 -・「但し，現在全プローブカードの全プローブ先端を粗さ測定する事は，測定器や，測定条件，環境の問題で出来兼ね，定期的なサンプリングの粗さ確認となります事をご了承願います」。 ・「弊社の製造にお ・「但し，現在全プローブカードの全プローブ先端を粗さ測定する事は，測定器や，測定条件，環境の問題で出来兼ね，定期的なサンプリングの粗さ確認となります事をご了承願います」。 ・「弊社の製造においては，処理条件（処理装置の設定など）の管理を徹底し，バラツキや誤仕様が発生しないよう配慮する所存です」。 ・表には，粗面仕様Ａ～Ｆのそれぞれについての「中心線平均粗さ（管理，値「十点平均粗さ（参考値」が示され，さらに，最右欄には「硬めの蒸着ア）」），ルミＰＡＤに有効「普通の蒸着アルミＰＡＤに有効」等の推奨用途が記載されて」いる。 これらの記載内容に照らし，甲１９管理基準表が，単に，釜石試験分析センター作成の「調査結果報告（甲Ｂ１０）を岩手東芝に報告するための中間報告書とし」て作成されたということはあり得ない。甲１９管理基準表は，被告におけるプローブ針先端処理仕様を顧客に説明し，営業販売活動をより積極的に拡大するための技術資料，すなわち，営業ツールとして作成されたものであることは明らかである。 (2)ア前記(1)イにおいて述べたとおり，Ａ～Ｆの粗面仕様のうち，ＡとＥは，それぞれ，被告が従来から行っていた「粗面仕上げ」及び「軽い粗面仕上げ」に相当し，残るＢ～Ｄ，Ｆは，多様化する顧客ニーズに対応すべく新たに設定された粗面仕様なのであって，いずれも，原告が述べるような目的のために選択された単なる実験条件などではない。粗面仕様Ａ～Ｆが単なる実験条件であるのならば，推奨用途まで付して，甲１９管理基準表に記載するはずがない。 イ原告は，甲１９管理基準表は管理基準としての体をなしていないと主張して，①～⑤の点を指摘するが，これらは，いずれも，甲１９管理基準表の技術文書としての信頼性を何ら損なうものではない。 ウ原告は，岩手東芝及び原告は， 基準表は管理基準としての体をなしていないと主張して，①～⑤の点を指摘するが，これらは，いずれも，甲１９管理基準表の技術文書としての信頼性を何ら損なうものではない。 ウ原告は，岩手東芝及び原告は，守秘義務を前提に甲１９管理基準表を受領したのであるから，甲１９管理基準表は公然知られた発明には該当しないと主張する。 (ア)原告は，甲１９管理基準表に記載された内容が被告と岩手東芝との間で，- 33 -守秘義務の対象であったと主張し，その根拠として，岩手東芝のG作成の「証明書（甲Ｂ２）添付の「Ａｕバンプ用プローブカード評価報告書」に「秘」のスタ」ンプが押されていることを挙げる。 しかし，甲Ｂ２添付の「評価報告書」に「秘」のスタンプが押されているからといって，甲１９管理基準表に記載されている内容が，被告と岩手東芝との間で守秘義務の対象であったということにはならない。すなわち，甲１９管理基準表に記載されているのは，被告が顧客に対して提供することができるプローブ針先端の粗面仕様の種類と，各仕様における表面粗さ，及び推奨用途であり，プローブカードの製造販売を事業とする被告が，これらの情報を顧客に開示するに当たって，顧客に守秘義務を課すなどということは，社会通念上も商習慣上もあり得ない。そして，岩手東芝のG作成の書面（乙Ｂ４５の１）において，甲１９管理基準表を受領した岩手東芝のG自身が，被告と岩手東芝との間では，プローブ針の先端形状や寸法，表面処理仕上げなどのプローブ針仕様に関しては，守秘義務の対象外であると明言している（乙Ｂ４５の２～５も参照。 ）以上によれば，甲１９管理基準表の記載内容が，被告と岩手東芝との関係において守秘義務の対象外であることは明らかであり，審決が正しく認定するとおり，岩手東芝が被告から甲１９管理基準表を受領した１９９７年に， よれば，甲１９管理基準表の記載内容が，被告と岩手東芝との関係において守秘義務の対象外であることは明らかであり，審決が正しく認定するとおり，岩手東芝が被告から甲１９管理基準表を受領した１９９７年に，甲１９管理基準表の内容が，特許法２９条１項１号の公然知られた発明に該当するものとなったことは明らかである。 (イ)原告は，甲１９管理基準表に記載された内容が，被告と原告との間で守秘義務の対象であったと主張し，その根拠として，被告と原告との間で取り交わされた「取引基本契約書（甲Ｂ１）を挙げる。 」しかし，甲Ｂ１において，守秘義務の対象とされているのは「相手方の業務上の秘密（２７条）に限られており，プローブカードの製造販売を業とする被告にと」って，顧客に提供することができるプローブ針先端の表面仕様が「業務上の秘密」であるはずがない。 - 34 -(ウ)原告は，審決が，被告作成の「プローブカードについて（甲Ｂ１４）１」頁下部に「注）本資料中，製法に係る記述には弊社の企業秘密に属する内容が，（含まれるため，該当項目の第三者への開示は御遠慮下さい（９頁，１３頁」と。 ）記載されていることに基づいて「甲第１９管理基準のプローブ針の仕様Ａ～Ｆ毎，の表面粗さの記載は，製法に係る記述がなされたものとはいえず，上記第２１条（２７条」の誤記と思われる：被告注）にいう業務上の秘密には当たらないもの「というべきである（２１頁６行～８行）としたことに対し，被告作成の「ウェ。」ハ試験の高速化とプローブカード（甲３８）の表紙や１３頁の記載を挙げて，先」端形状や鏡面仕上げについても秘密保持義務の対象であったことは明らかであると主張する。 しかし，甲３８の表紙に第三者への開示を禁止する旨の記載があるからといって，甲３８に記載されている内容の全てが「業務上 や鏡面仕上げについても秘密保持義務の対象であったことは明らかであると主張する。 しかし，甲３８の表紙に第三者への開示を禁止する旨の記載があるからといって，甲３８に記載されている内容の全てが「業務上の秘密」に該当する訳ではない。原告が指摘する甲３８の１３頁に記載されたプローブ針の「先端形状」における「標準仕上げ」や「球面仕上げ「先端面仕上げ」における「標準仕上げ」や「鏡面」，仕上げ」は，甲３８が作成された１９９４年（平成６年）当時，被告が顧客に提供していたプローブ針における基本的な先端形状と先端面仕上げを紹介しているにすぎず，秘密保持の対象ではない。 被告は，１９９４年（平成６年）当時，既に先端「球面仕上げ」や「鏡面仕上げ」のプローブ針を備えたプローブカードを複数の顧客に製造，販売していたのであり（乙Ｂ２７，３０，３１，そのように既に複数の顧客に多数出荷されている）プローブ針の先端形状や先端面仕上げが，秘密保持の対象であることはあり得ない。 (エ)原告は，審決が「甲第１９管理基準の内容について，本件優先日の前年，である１９９７年に，顧客である…富士通株式会社が説明を受けたものと認められる（２０頁３２行～３５行）としたことに対し，富士通株式会社のJ作成の書面。」（甲４４の３）の内容は信用できないと主張する。しかし，審決は，単に甲第４４号証の３だけに基づいてその内容を十分信用できるとしたのではなく，複数の証拠- 35 -から認められる客観的な事実に基づいて，甲４４の３を「十分信用できる」としたのであって，審決の認定に誤りはない。 (オ)原告は，Iが「報告書－プローブカードのプローブ針先端処理－（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準（甲４４の２）において，経験則的な）」表現でしか説明できなかった２種類の表面処理，と述べ 原告は，Iが「報告書－プローブカードのプローブ針先端処理－（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準（甲４４の２）において，経験則的な）」表現でしか説明できなかった２種類の表面処理，と述べ，Kが「プローブ針先端処理（粗面仕上げ管理基準：乙１号証）作成の経緯（甲５０）において，粗面仕上」げと軽い粗面仕上げの２種類，と述べていることを取り上げ，甲１９管理基準表のＡ～Ｆの６種類のうち少なくとも４種類は，当時，被告が顧客に提供していたものではない，Ａ～Ｆは，単なる実験条件なのであり，被告が顧客に提供する製品の表面粗さの種類又は等級を意味するものではなかった，と主張する。 しかし，前記(1)イにおいて述べたとおり，甲１９管理基準表に記載されたＡ～Ｆの６種類の粗面仕様のうち，粗面仕様Ａと粗面仕様Ｅとが，従来から被告が行っていた「粗面仕上げ「軽い粗面仕上げ」に相当し，それ以外の粗面仕様Ｂ～Ｄ，」Ｆは，顧客ニーズに対応すべく甲１９管理基準表の作成時に新たに設定された粗面仕様であって，それら粗面仕様Ａ～Ｆが単なる実験条件ではないことは，前記で述べたとおりである。 (カ)原告は，釜石試験分析センターで表面粗さの測定がなされたプローブ針が各仕様毎に１本であったことを問題にしているが，K作成の「針先の表面粗さと『管理基準』について（乙１）に述べられているとおり「サンプル針は，各粗」，面仕様Ａ～Ｆについて，各々１００本づつ作成し，１００本全部の仕上がりが顕微鏡下での目視による観察で外観上同じであることを確認した上で，それぞれの仕様」，の中から各１本を選んで，サンプル針（４頁８行～１１行）としたのであるから各サンプル針は各仕様によって得られる標準的なサンプル針であり，それら各サンプル針の測定された表面粗さを，各仕様によって得られる表面粗さの標 を選んで，サンプル針（４頁８行～１１行）としたのであるから各サンプル針は各仕様によって得られる標準的なサンプル針であり，それら各サンプル針の測定された表面粗さを，各仕様によって得られる表面粗さの標準値とすることに技術的不都合は存在しない。 (キ)原告は，被告による表面粗さの測定結果の受領から甲１９管理基準表の作- 36 -成まで２日しか期間がなかったことを問題にしているが，２日間では管理基準を作成できないというのは原告の思い込みにすぎない。 取消事由２（甲１９管理基準表の記載事項に関する認定の誤り）に対し(1)原告は，甲１９管理基準表が管理基準としての技術的な意味を持ち得ないとして，①～⑤の点を指摘するが，前記のとおり，これらは甲１９管理基準表の技術文書としての信頼性を何ら損なうものでない。 (2)原告は，サンプルＡ～Ｆは，先端の曲率半径が１５μｍであったとの被告の主張は事実に反するとし，釜石試験分析センター作成の「調査結果報告（甲Ｂ」１０）に記載されたデータに基づいて，先端の曲率半径を計算したものとして，原告のM作成の「報告書（甲Ｂ１１）を挙げる。 」しかし，次に述べるとおり，甲Ｂ１１における曲率半径の計算方法には全く合理性がない。すなわち，甲Ｂ１１における曲率半径の計算方法において，甲Ｂ１０の図１－１等の鳥瞰図横に「ＭＡＸ「ＭＩＮ」として示されている数値が使用さ」，れているが，これらは，表面粗さを求めるために測定されたプローブ針表面の凹凸のうち，最も標高が高い点の標高と，最も標高が低い点の標高を意味しており，「ＭＡＸ」と「ＭＩＮ」は，甲Ｂ１１にいう球面の頂点であるＡ点及びＡ点から最も離れた位置にある点のＢ点とはその意義を全く異にしているものである。 甲Ｂ１１において求められたとされる曲率半径ｒの値は，３頁の表１に示さ ＭＩＮ」は，甲Ｂ１１にいう球面の頂点であるＡ点及びＡ点から最も離れた位置にある点のＢ点とはその意義を全く異にしているものである。 甲Ｂ１１において求められたとされる曲率半径ｒの値は，３頁の表１に示されるとおり，あまりにもばらつきが大きく，最も小さな曲率半径（４８．５μｍ）と最も大きな曲率半径（１２１．７μｍ）との間には２倍以上の違いがある。顧客から曲率半径を指定されたプローブ針を長年にわたり製造販売してきた被告が，釜石試験分析センターにプローブ針の表面粗さの測定を依頼するに際し，甲Ｂ１１の表１に示されるような，全く出鱈目でかつまちまちな曲率半径をもったプローブ針を提供するはずはない。 なお，原告は，図１－１と図４－１を比較すれば，これらが同一の曲率半径であることは有り得ないとするが，甲Ｂ１０に記載された図１－１，図４－１等の鳥瞰- 37 -図における見かけ上の膨らみが，真に曲率半径と対応しているかどうかは不明であり，それら鳥瞰図の見かけ上の膨らみの大小に基づいて，曲率半径の大小を論じることに合理性はない。 (3)原告は，甲１９管理基準表には，どのようにして記載された表面粗さを得るかについての方法は全く記載されていないと主張する。 しかし，原告が，乙３（平成１８年（ワ）第１９３０７号における平成１９年８月３日付け原告第５準備書面）において「一方，本件特許発明の発明者らは，特，別仕様の研磨材を用いた表面加工によって，プローブ針の先端の表面粗さを０．４μｍ以下としていた…。表面粗さを０．４μｍ以下にするという目的が与えられれば，当業者にとって，特別仕様の研磨材を入手すること自体は困難なことではない（５頁８行～１１行）と述べるように，甲１９管理基準表に基づいて説明を受」けた当業者には「表面粗さを０．４μｍ以下にするという目的が与えられる」 別仕様の研磨材を入手すること自体は困難なことではない（５頁８行～１１行）と述べるように，甲１９管理基準表に基づいて説明を受」けた当業者には「表面粗さを０．４μｍ以下にするという目的が与えられる」の，であるから，例えば「特別仕様の研磨材を入手」して，表面粗さを０．４μｍ以，下にすることは容易であり，表面粗さが０．４μｍ以下のプローブ針を物として作ることができることは明らかである。 取消事由３（容易性判断に関する誤り）について(1)原告は，甲１９管理基準表は，公知でもなければ，確定審決における引用例である甲３６に付け加えるべき「発明」を記載しているものでもないから，確定した審決の存在によって本件の審決は違法となると主張するが，甲１９管理基準表が公然知られた発明に該当することは，前記１，２に照らして明らかである。 (2)原告は，甲１９管理基準表には，当業者の技術常識に基づいて理解できない記載があり，このことは，単に動機付けを提供しないのみならず，組み合わせ阻害事由と評価すべきと主張する。しかし，甲１９管理基準表が技術文書として十分な信頼性を備えたものであることは，前記のとおりである。 (3)原告は，曲率半径と表面粗さが両方満たされた場合にのみ本件各発明の効果を奏するものであり，その効果は本件明細書（甲６１）の【図８】のグラフに示- 38 -すように，臨界的意義を有すると主張する。しかし，この点については，審決が既に「特開平８－１６６４０７号公報（甲４９，特開平８－１５２４３６号公報）（甲４８）及び甲１９管理基準の記載内容に照らせば，０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという効果は，甲３６，甲４９，甲４８及び甲１９管理基準の記載から当業者が予測できる範囲内のものであるというべきであって，格別なものとい ０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという効果は，甲３６，甲４９，甲４８及び甲１９管理基準の記載から当業者が予測できる範囲内のものであるというべきであって，格別なものということはできない（２２頁１６行～２１行）と判断し。」ているとおりである。 第５当裁判所の判断 取消事由１（甲１９の公知性に関する認定判断の誤り）について原告は，甲１９管理基準表が，不特定の顧客に対する被告の営業ツールとして使用したものではなく，これに記載された事項が「公然知られた」とは認められないと主張する。 (1)甲１９管理基準表の作成経緯について各掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次のア，イの事実が認められる。 ア(ア)被告は，甲１９管理基準表作成前から，針先仕上げ処理として「粗面，仕上げ」と「軽い粗面仕上げ」という２種類の処理仕様を実施していた。そして，顕微鏡下で梨地状に白く荒れた状態に見える「粗面仕上げ」は，濃度１０％のエッチング液を使用して，エッチング電圧１．５Ｖで電解エッチングを行うのに対して，顕微鏡下で黒く見える「軽い粗面仕上げ」は，それよりも電解エッチング条件が温和な，濃度１％のエッチング液を使用して，エッチング電圧１．０Ｖで行うものであった（乙１）。 (イ)被告は，平成８年３月，岩手東芝との間で「Ａｕバンプ製品用プローブ，カード」に関する技術的な事項について打合せをもち（甲１，５０，平成８年３）月２８日，岩手東芝から評価サンプルプローブカードの仕様の連絡を受けて，その製造を製造部門へ指示し，その後，当該評価サンプルプローブカードを出荷した（甲１，４。そして，岩手東芝は，評価試験を行った上，その結果を「Ａｕバン），- 39 -プ製品用プローブカード評価報告書（甲Ｂ２添付）としてまとめ，これを被告に プルプローブカードを出荷した（甲１，４。そして，岩手東芝は，評価試験を行った上，その結果を「Ａｕバン），- 39 -プ製品用プローブカード評価報告書（甲Ｂ２添付）としてまとめ，これを被告に」対し提出した（甲１，５０。 ）(ウ)上記評価試験結果の報告の際に，被告ＰＢ技術統括部のKは，岩手東芝の担当者から，定量的な「粗さ基準」を設けた方が良いのではないかとの提案を受けた（甲５０。これを受けて，Kは，プローブ針の先端仕上げにつき，目視上の差異）がどの程度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつ，どの程度数値的な管理ができるものかを確認したいと考え，サンプルとして針先端部の仕上げ条件(薬液や電解の電圧など)を変えたＡ～Ｆの６種類及び「処理無し」の合計７種類のプローブ針(球面針)を作成し，釜石試験分析センターにプローブ針先端部の粗さ測定を依頼した（甲５０。 ）(エ)上記依頼に基づく測定結果が，平成９年３月４日「調査結果報告（甲Ｂ，」）。 １０）としてまとめられ，釜石試験分析センターから被告に報告された（甲５０Kは，平成９年３月６日，上記「調査結果報告」に基づいて，甲１９管理基準表を作成し，被告の営業担当者が顧客に対する説明資料及び営業用ツールとして必要に応じてこれを客先に持参することができるように，被告本社，青森営業所その他の部署に対し配布した（甲５０。 ）イ(ア)被告の青森営業所所長のIは，平成９年３月６日，甲１９管理基準表を岩手東芝に交付した（甲４４の２，甲１９。 ）(イ)被告の営業担当者は，以後，被告製品を購入希望する客先又は新規開拓を目指す多数の客先に対し，被告のプローブカード製品仕様の資料として甲１９管理基準表を提示又は交付して，被告製品の説明を行った（甲４４の２）。 (ウ)甲１９管理基準表を提示又は る客先又は新規開拓を目指す多数の客先に対し，被告のプローブカード製品仕様の資料として甲１９管理基準表を提示又は交付して，被告製品の説明を行った（甲４４の２）。 (ウ)甲１９管理基準表を提示又は交付した顧客の中には，原告が含まれ，原告は，被告に対する注文に当たり，甲１９管理基準表に記載されたＡ～Ｆの仕様を使用した（甲１０，１１。 ）ウ以上のア，イの事実を踏まえて，原告の主張について検討する。 (ア)原告は，甲１９管理基準表は，名称は「管理基準」であっても，その実質- 40 -は「定量的な『粗さ基準』を設けた方が良いのではないか」という提案を行った，岩手東芝に対する「中間報告」であり，不特定の顧客に対する被告の営業ツールとして使用したものとは認められないと主張するところ，甲Ｂ１２には，甲１９管理基準表と同一のものに，上部に手書きで「MHCL部長殿FromK（３／６岩手東芝様へ中間報告として提出済」と記載されている。 ）しかし，甲１９管理基準表の体裁や内容を見ると，その右肩に「社外用」との不動文字が記載され「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプロー，），（，ブ針の粗面仕上げ管理基準」との表題に続き「株）日本マイクロニクスが製造納入するプローブカードのプローブ針先端は接触抵抗をより低く安定し使用いただく為に，下記の６種類の処置を施す事ができます。プローブ針をコンタクトさせるＰＡＤあるいはバンプ，パターンの材質，状態により選択できます。又，下表のとおり先端の処理状態は表面粗さにて管理し，数値的には中心線平均粗さを目標値として最大値，最小値を管理します。但し，現在全プローブカードの全プローブ先端を粗さ測定する事は，測定器や，測定条件，環境の問題で出来兼ね，定期的なサンプリングでの粗さ確認となります事をご了承願い として最大値，最小値を管理します。但し，現在全プローブカードの全プローブ先端を粗さ測定する事は，測定器や，測定条件，環境の問題で出来兼ね，定期的なサンプリングでの粗さ確認となります事をご了承願います（３ヶ月に１度のサンプリ。 ング）弊社の製造においては，処理条件（処理装置の設定など）の管理を徹底し，バラツキや誤仕様が発生しないよう配慮する所存です」と記載され，推奨用途の。 記載も含む次の表が記載されている。 - 41 -そうすると，甲１９管理基準表の作成経緯について，こうした甲１９管理基準表の体裁・内容や，開示された技術内容の汎用性を踏まえて見ると，甲１９管理基準表がもともとは岩手東芝の担当者からの示唆を踏まえて作成され，提案元である岩手東芝に対して取り急ぎ中間的な報告をしたものであるとしても，それとともに，被告において，岩手東芝の示唆に基づいてKがもともと抱いていた技術思想を具体化させ，推奨用途の明示ができるプローブ針の定量的な粗さの基準という汎用性のある技術的な結果を得ることができたため，これを被告のプローブカードの顧客一般に対して提示することを意図して表題や文章を工夫し「社外用」との表示をつ，け，実際に被告の営業担当者が社外の顧客一般に営業を行う際のツールとして提示又は交付したものと認めることができる「上表の数値は，弊社製造部門の管理値。 であって保証値ではありません」との記載も「弊社の製造においては，処理条件。 ，（処理装置の設定など）の管理を徹底し，バラツキや誤仕様が発生しないよう配慮する所存です」等の記載に照らせば，被告が，推奨用途の明示ができるプローブ。 針の定量的な粗さの基準という汎用性のある技術的な結果を得て甲１９管理基準表に管理値として記載したことを否定するものではなく，上記認定を左右するものではない。 以 推奨用途の明示ができるプローブ。 針の定量的な粗さの基準という汎用性のある技術的な結果を得て甲１９管理基準表に管理値として記載したことを否定するものではなく，上記認定を左右するものではない。 以上によれば，甲１９管理基準表が，単に「定量的な『粗さ基準』を設けた方，が良いのではないか」という提案を行った岩手東芝に対する「中間報告」にすぎないとみることはできないから，原告の上記主張は採用することができない。 - 42 -(イ)また，原告は，甲１９管理基準表における仕上げ条件（薬液や電解の電圧）を変えたＡ～Ｆの６種類については，Kの疑問としていた「目視上の差異がどの程度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつどの程度数値的に管理が出来るものか」という点を明らかにするために選択された実験条件であったと考えられる，と主張するところ，K作成の「針先の表面粗さと『管理基準』について（乙」１）には「従来からの『粗面仕上げ』及び『軽い粗面仕上げ』は，それぞれ『粗，，面仕様Ａ』及び『粗面仕様Ｅ』に対応しています」との記載があるが，他方，。 「粗面仕様Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ』は，釜石試験分析センターに表面粗さの測定を依頼『するに際して新たに設定した仕様です」との記載がある。 。 しかし，粗面仕様Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆが，もともとは表面粗さの測定依頼時に新たに設定した仕様であるとしても，甲１９管理基準表の粗面仕様Ｂ，Ｃ，Ｆには，それぞれ「普通の蒸着アルミＰＡＤに有効「軟らかめ蒸着アルミに有効「半田バ，」，」，ンプ等に有効」のように，各推奨用途が記載されているから，前記の説示にも照らせば，これらの粗面仕様は，推奨用途の明示ができるプローブ針の定量的な粗さの基準という汎用性のある技術的な結果として，被告が顧客一般に提供できる定量的な粗面仕様の複数の種類 から，前記の説示にも照らせば，これらの粗面仕様は，推奨用途の明示ができるプローブ針の定量的な粗さの基準という汎用性のある技術的な結果として，被告が顧客一般に提供できる定量的な粗面仕様の複数の種類の一つと位置付けられ，前記のような被告の社外の顧客一般に営業を行う際のツールとして交付又は提示する甲１９管理基準表に記載されたものと認められる。粗面仕様Ｄの推奨用途に「特に推奨なし」と記載されていることは，この認定を左右するものではない。 以上によれば，甲１９管理基準表のＡ～Ｆが単なる実験条件であるとの原告の上記主張は採用することができない。 (ウ)原告は，甲１９管理基準表は管理基準としての体をなしていないとして，①仕様Ｃと仕様Ｄが中心線平均粗さの値は３つともほとんど同じである点，②仕様Ｄの十点平均粗さの平均値が極端に小さい点，③仕様Ｆの中心線平均粗さの最小が0.0000である点，④それぞれの仕様について，中心線平均粗さの基準値と最，小の差に比べて基準値と最大の差が極端に大きい点，⑤それぞれの仕様について- 43 -最大と最小の間に入るものを合格と考えると，仕様と仕様の重なりが極めて大きく，異なる仕様として規定している技術的意味が不明であり，そもそもいかにして区別するのかという点，を指摘するが，次に判断するとおりであって，原告の上記主張を採用することはできない。 ①仕様Ｃと仕様Ｄが中心線平均粗さの値は３つともほとんど同じである点，及び②仕様Ｄの十点平均粗さの平均値が極端に小さい点について甲１９管理基準表を見ると，粗面仕様Ｄについては「推奨用途」の欄にも「特，に推奨無し」として，参考として記載するにとどめていると認められる。そうすると，粗面仕様Ｃの粗さに近似した粗面仕様Ｄが記載されているとしても，また，そのような粗面仕様Ｄについての「 の欄にも「特，に推奨無し」として，参考として記載するにとどめていると認められる。そうすると，粗面仕様Ｃの粗さに近似した粗面仕様Ｄが記載されているとしても，また，そのような粗面仕様Ｄについての「参考値」である十点平均粗さの平均値が小さいとしても，これらにより，甲１９管理基準表が直ちに管理基準として使用できないものということはできない。 ③仕様Ｆの中心線平均粗さの最小が0.0000である点についてK作成の「針先の表面粗さと『管理基準』について（乙１）には「管理基準』」，『における中心線平均粗さの最大値と最小値とは，実測された最大値および最小値のデータを基に，当社において蓄積された技術常識に従って，各仕様における表面粗さのばらつきの許容範囲を示す数値として記載したものです「粗面仕様Ｆに関。」，し『管理基準』では最小値（Ｒａ－Ｍｉｎ）を『0.0000』としましたが，これは，あくまでも許容範囲の下限を示すもので，実際の表面粗さの最小値が『0.0000』であることを意味するものではありません」との記載がある。 。 そして，甲１９管理基準表の中心線平均粗さの最小値を見ると，仕様ＡからＦにつれて『0.0050『0.0040『0.0030『0.0020『0.0010『0.0000』という，』，』，』，』，』，ように，0.0010ずつ次第に小さくなっていることが認められる。そうすると，当業者がこれを見れば，仕様Ｆが，0.0010以下の測定限界に近い数値であることを理解するということができる。 以上によれば，仕様Ｆの中心線平均粗さの最小が0.0000であることをもって，甲- 44 -１９管理基準表が直ちに管理基準として使用できないものということはできない。 ④それぞれの仕様について，中心線平均粗さの基準値と最小の差に比べて 最小が0.0000であることをもって，甲- 44 -１９管理基準表が直ちに管理基準として使用できないものということはできない。 ④それぞれの仕様について，中心線平均粗さの基準値と最小の差に比べて基準値と最大の差が極端に大きい点について上記③に記載したように，甲１９管理基準表における中心線平均粗さの最大値と最小値は，実測された最大値及び最小値のデータを基に，被告において蓄積された技術常識に従って，各仕様における表面粗さのばらつきの許容範囲を示す数値として記載したものと認められる。そうすると，中心線平均粗さの最大値と基準値との差が，最小値と基準値との差と比べて大きいとしても，それは，その大きさの度合いから見ても，実測された最大値及び最小値のデータと，測定値の分布及び被告のデータ処理に基づいた結果によるものと評価できる範疇のものというべきであるから，この点をもって，甲１９管理基準表が直ちに管理基準として使用できないものということはできない。 ⑤それぞれの仕様について，最大と最小の間に入るものを合格と考えると，仕様と仕様の重なりが極めて大きく，異なる仕様として想定している技術的意味が不明であり，そもそもいかにして区別するのかという点についてK作成の「針先の表面粗さと『管理基準』について（乙１）によれば，甲１９管」理基準表の粗面仕様Ａ～Ｆは，電解エッチングの条件（エッチング液の濃度および電解エッチング電圧）において明確に区別される別異の処理仕様であること，管理基準において管理の対象とされる中心線平均粗さの「基準値」は，参考として記載した粗面仕様Ｄを除いて，粗面仕様ＡからＦへと電解エッチングの条件が温和になるにつれて，次第に小さな値（表面粗さが小さい）となっていること，中心平均粗さの「最大」と「最小」も同様に，粗面仕様ＡからＦへとなるにつ Ｄを除いて，粗面仕様ＡからＦへと電解エッチングの条件が温和になるにつれて，次第に小さな値（表面粗さが小さい）となっていること，中心平均粗さの「最大」と「最小」も同様に，粗面仕様ＡからＦへとなるにつれて，次第に小さな値（表面粗さが小さい）となっていることが認められる。 そうすると，甲１９管理基準表の粗面仕様Ａ～Ｃ，Ｅ，Ｆについて「最大」と，「最小」の間の範囲が重複する領域があるとしても，中心線平均粗さの「基準値」において区別でき，その傾向として，粗面仕様ＡからＦへと次第に表面粗さが小さ- 45 -くなっていることに鑑みると，それらを別異の仕様として設定することに，技術的意味がないということはできない。 (2)甲１９管理基準表の配布先等についてア各掲記の証拠には，次の記載がある。 (ア)K作成の陳述書（甲１）「１９９７（平成９年）３月４日，Ａ～Ｆの６種類の仕上げ条件別にプローブ針先端部の表面粗さを実測し，その結果をまとめた『プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準』と題する文書（以下）『管理基準表』という）を作成しました。同年３月６日，この管理基準表を岩手。 東芝エレクトロニクス（株）に提出しました。その後，三菱電機（株）を含む他社にもこの管理基準表を提出しました（７頁）。」(イ)K作成の「プローブ針先端処理（粗面仕上げ管理基準：乙１８号証）作成の経緯（甲５０）」「１９９７年（平成９年）３月６日，乙第１８号証の『プローブカードのプロー）。 ブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準』を作成しましたこの『管理基準』の内容は，当社が実施しているプローブ針先端の処理が複数の種類を有し，各々が粗さとして数値管理されていることを，顧客全般に紹介（針仕様の説明資料として）でき 管理基準』を作成しましたこの『管理基準』の内容は，当社が実施しているプローブ針先端の処理が複数の種類を有し，各々が粗さとして数値管理されていることを，顧客全般に紹介（針仕様の説明資料として）できる内容となっていますので，それ以降，当社製品を発注されたり，発注を検討されている顧客に対する説明資料として有効活用することとし，『社外用』の表示を付して当社営業部門に配布しました。なお，この管理基準表は，作成した１９９７年（平成９年）３月６日当日に当社の青森営業所／I係長，本社営業部長／N，技術部長／Lにも，それぞれコピーしたものを送付し，営業用資料として使用するように指示しました（４～５頁）。」(ウ)被告の半導体機器営業統括部青森営業所所長のI作成の「報告書－プローブカードのプローブ針先端処理－（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準（甲４４の２））」- 46 -「当時，私が担当していた複数の顧客からは針先の表面処理の定量的なデーターの必要性が言われておりました。その一社が，岩手東芝エレクトロニクス様です。 岩手東芝エレクトロニクス様からの要求で当社のKが作成した『管理基準』は，それまでの曖昧な基準とは違い，針先の表面処理をＡ～Ｆまで６段階に分類して表面粗さを数値的に管理するものです。それまでの『粗面仕上げ』はＡに当たり『軽，，い粗面仕上げ（鏡面仕上げ』はＥに当たりますが，その他に，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆの）粗さについても管理するものです。営業部門の上司から，この『管理基準』を，顧客への製品説明資料として積極的に活用するようにとの指示がありました。私は，この『管理基準』をプローブカード製品仕様の資料として携帯し，客先での商談時に提出し，また説明を行いました。…この『管理基準』を持参し，私は，岩手東芝エレクトロニクス株式会社様を ありました。私は，この『管理基準』をプローブカード製品仕様の資料として携帯し，客先での商談時に提出し，また説明を行いました。…この『管理基準』を持参し，私は，岩手東芝エレクトロニクス株式会社様を始め，当時私が担当していた，富士通株式会社岩手工場様，セイコーエプソン株式会社酒田事業所様，日立北海セミコン株式会社様（現在，ミツミ電機千歳事業所，山形日本電気株式会社様，東北エプソン株式会）社様，東北セミコンダクタ株式会社様など，私が担当する東北・北海道地区の多数の顧客に説明させて頂きました（２頁）。」(エ)岩手東芝の製造部第一製造担当のG作成の「証明書（甲１９）」「プローブカードメーカである株式会社日本マイクロニクスにプローブ針の先端表面粗さに関する資料の提出を要求し，１９９７年３月６日に受領したのが添付の株式会社日本マイクロニクス資料『プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準』であります」）。 (オ)富士通株式会社の電子デバイス事業本部岩手工場デバイス技術部のJ作成の書面（甲４４の３）「１９９７年当時，私は貴社の青森営業所の当社担当であるI様より，貴社のプローブ針先端処理（表面粗さ）に関わる資料『プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準』の内容の書面をみながら説）明を受けた事を記憶しております」。 - 47 -(カ)①「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書（甲１０）の１枚目（被告作成」（原告宛）には「９７年４月１日」の日付があり，２枚目（原告作成（被告宛）））には「Serengetiテストチップ対応プローブカード製作仕様書「三菱電機株式会」，社」との記載があり，３枚目の「針仕様」の「針先処理」の欄に「Ｂ仕様（粗面」との記載がある。 告宛）））には「Serengetiテストチップ対応プローブカード製作仕様書「三菱電機株式会」，社」との記載があり，３枚目の「針仕様」の「針先処理」の欄に「Ｂ仕様（粗面」との記載がある。 ）②「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書（甲１１）の１枚目（被告作成（原」告宛）には「９７年８月２５日」の日付があり，３枚目（原告作成（被告宛）に））は「M7E2001対応プローブカード製作仕様書「三菱電機株式会社」との記載があ」，）。 り，４枚目の「針仕様」の「針先処理」の欄に「Ａ仕様（粗面」との記載があるイ以上のアによれば，被告のKは，１９９７年（平成９年）３月６日頃，甲１９管理基準表を作成したこと，その後，甲１９管理基準表は，被告の営業部門に交付され，被告の製品仕様についての顧客一般に対する説明資料と位置付けられたこと，これを踏まえて，被告の営業担当者は，甲１９管理基準表を用いて，岩手東芝，富士通株式会社の担当者に対して被告の製品仕様についての説明をしたことが認められる。そうすると，甲１９管理基準表は，被告の「営業ツール」として被告の顧客一般に対し用いられていたというべきである。 ウ原告の主張について以上のとおりであるから，これと異なる，取消事由１に関する原告の主張のいずれも採用することができないが，事案に鑑み，原告の主張のうちいくつかの主張に対し念のために，個別に判断を加えることとする。 (ア)原告は，甲１９管理基準表を受領したことが認められるのは，岩手東芝と原告にすぎない，そして，岩手東芝も原告も，被告との間で守秘義務を前提とする情報交換をしていたのであるから（甲Ｂ２の「評価報告書」の「秘」のスタンプ，甲Ｂ１，岩手東芝や被告が甲１９管理基準表を受領したとしても，それが「営業）ツール」であったことにはならない，と主 とする情報交換をしていたのであるから（甲Ｂ２の「評価報告書」の「秘」のスタンプ，甲Ｂ１，岩手東芝や被告が甲１９管理基準表を受領したとしても，それが「営業）ツール」であったことにはならない，と主張する。 しかし，前記のとおり，甲１９管理基準表は，Kが，被告のプローブカードの顧- 48 -客一般に対して提示することを意図して表題や文章を工夫し「社外用」との表示，をつけたものであり，これを受けて，上記イのとおり，被告の営業担当者は，甲１９管理基準表を用いて，岩手東芝，富士通株式会社の担当者に対して被告の製品仕様についての説明をしたことが認められるのであるから，これに照らせば，甲１９管理基準表が被告の「営業ツール」として用いられていたと優に認めることができる。 また，確かに，岩手東芝作成の「Auバンプ用プローブカード評価報告書（甲Ｂ」２添付）において「秘」のスタンプが押されているが，上記評価報告書（甲Ｂ２添付）の目的は，金バンプ電極デバイスの製造ラインでのテストに使用するプローブカードの仕様を決めるための様々な側面からの評価実験結果を記載することにあり（証明書（甲Ｂ２，その記載事項は，岩手東芝が秘密と位置付けることを首肯「」））させる性質のものである。他方，甲１９管理基準表に記載された事項は，被告が顧客に対して提供することができるプローブ針先端の粗面仕様の種類や，各仕様における表面粗さ，及び推奨用途であって，プローブカードの製造販売業者であれば，通常は，積極的に顧客に提示する性質の事項である。このことは，岩手東芝のほか，ＮＥＣエレクトロニクス株式会社，富士通株式会社，福井日本電気株式会社，日本テキサス・インスツルメンツ株式会社の各担当者が記載した書面である乙Ｂ４５の1～5の各記載からも裏付けられ，このような事項は，取引基本契約 ロニクス株式会社，富士通株式会社，福井日本電気株式会社，日本テキサス・インスツルメンツ株式会社の各担当者が記載した書面である乙Ｂ４５の1～5の各記載からも裏付けられ，このような事項は，取引基本契約書（甲Ｂ１）に定める秘密保持義務の内容になっていると認めることはできない。 このように，両者には，性質が異なると位置付けられる事項が記載されており，その記載内容を精査しても，上記評価報告書（甲Ｂ２添付）に記載された技術事項は，甲１９管理基準表に記載された技術事項と同一のものとは認められない。そうすると，岩手東芝作成の「Auバンプ用プローブカード評価報告書（甲Ｂ２添付）」において「秘」のスタンプが押され，岩手東芝と被告との間に秘密保持を前提とする関係があったとしても，そのことから直ちに，甲１９管理基準表に記載された事項が秘密保持義務の対象になっていると認めることはできない。 - 49 -以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (イ)原告は，被告作成の「プローブカードについて（甲Ｂ１４）の作成日は」２００５年（平成１７年）１０月２０日であることを指摘し，また，被告が１９９４年（平成６年）に作成した「ウェハ試験の高速化とプローブカード（甲３」８）の１３頁に先端形状として「標準仕上げ「球面仕上げ」や，先端面仕上げと」して「標準仕上げ「鏡面仕上げ」の記載があるにもかかわらず，表紙には「第三」者への開示，もしくは第三者への譲渡を行う事を禁止致します」とあったことか。 ら，当時，先端形状や鏡面仕上げについても秘密保持義務の対象であったことは明らかであると主張する。 しかし，上記(ア)に説示したとおり，甲１９管理基準表に記載された事項が秘密保持義務の対象になっていると認めることはできないものであって，被告作成の「プローブカードについ 明らかであると主張する。 しかし，上記(ア)に説示したとおり，甲１９管理基準表に記載された事項が秘密保持義務の対象になっていると認めることはできないものであって，被告作成の「プローブカードについて（甲Ｂ１４）の記載もこれを裏付けるものである。ま」た，被告作成の「ウェハ試験の高速化とプローブカード（甲３８）の表紙に「第」三者への開示…を禁止致します」との記載はあるものの，この記載自体は「本。 ，資料に記載の内容を弊社の許可無く，複製，もしくは転載，もしくは第三者への開示，もしくは第三者への譲渡を行う事を禁止致します」という不特定一般に向。 ，けられたものであって，その下に「CopyRight」との記載がなされているように被告に無断で複製等をすることを禁止する著作権保護の意味合いが強く，この記載から直ちに，甲３８の記載内容全般が秘密保持義務の対象となっていたことを導くことはできない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (ウ)原告は，富士通株式会社電子デバイス事業本部岩手工場デバイス技術部のJは，甲４４の３において「書面をみながら説明を受けた」と述べているが，交付，されたとは述べていないこと，日時や事実を裏付ける証拠が示されていないことを指摘する。 しかし，原告の上記指摘をもって，被告の営業担当者が，甲１９管理基準表を用- 50 -いて，岩手東芝，富士通株式会社の担当者に対して被告の製品仕様についての説明をしたこと自体の認定が左右されるとはいえず，甲１９管理基準表は，被告の「営業ツール」として被告の顧客一般に対し用いられていたと認められることに変わりはない。 (エ)原告は，I作成の「報告書（甲４４の２）の記載には信用性がなく，甲」１９管理基準表記載のＡ～Ｆの６種類のうち少なくとも４種類は，当時，被告が 用いられていたと認められることに変わりはない。 (エ)原告は，I作成の「報告書（甲４４の２）の記載には信用性がなく，甲」１９管理基準表記載のＡ～Ｆの６種類のうち少なくとも４種類は，当時，被告が顧客に提供していたものではなく，Ａ～Ｆは単なる実験条件なのであって，被告が顧客に提供する製品の表面粗さの種類又は等級を意味するものではなかったと主張するが，原告の上記指摘は，前記(1)ウ(イ)の説示に照らし失当であり，甲１９管理基準表のＡ～Ｆが単なる実験条件であるとの原告の上記主張は採用することができない。 (オ)原告は，甲１９管理基準表が本来的な意味での「管理基準」であれば，多数の製品を製造した場合のバラツキや，製造条件の再現性などについての検討が必要なはずであり，１本ずつを１回だけ測定して，その２日後に「管理基準」など作成できるはずがないと主張する。 そこで検討すると，K作成の「針先の表面粗さと『管理基準』について（乙」１）には「サンプル針は，各粗面仕様Ａ～Ｆについて，各々１００本づつ作成し，，１００本全部の仕上がりが顕微鏡下での目視による観察で外観上同じであることを確認した上で，それぞれの仕様の中から各１本を選んで，サンプル針としました」との記載があるところ，前記(1)ウ(ウ)⑤に説示したように，同乙１によれ。 ば，甲１９管理基準表の粗面仕様Ａ～Ｆは，電解エッチングの条件（エッチング液の濃度および電解エッチング電圧）において明確に区別される別異の処理仕様であること，管理基準において管理の対象とされる中心線平均粗さの「基準値」は，参考として記載した粗面仕様Ｄを除いて，粗面仕様ＡからＦへと電解エッチングの条件が温和になるにつれて，次第に小さな値（表面粗さが小さい）となっていること，中心平均粗さの「最大」と「最小」も同様に，粗面仕様Ａか 記載した粗面仕様Ｄを除いて，粗面仕様ＡからＦへと電解エッチングの条件が温和になるにつれて，次第に小さな値（表面粗さが小さい）となっていること，中心平均粗さの「最大」と「最小」も同様に，粗面仕様ＡからＦへとなるにつれて，- 51 -次第に小さな値（表面粗さが小さい）となっていることが認められるから，甲１９管理基準表の粗面仕様Ａ～Ｆについては，粗面仕上げの電解エッチング条件によって一定の品質のものが得られると評価できるものであり，原告の指摘する上記事項は，前記(1)ウ(ア)の説示に照らし失当である。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (カ)原告は，原告以外には，岩手東芝も含めて，Ａ～Ｆの符号を用いたものがなかった，原告においても，甲１９管理基準表に記載された数値を信頼して注文したものではなく，被告が「最も粗い」と考えているもの，あるいは「粗い方から，２番目」と考えているものを注文したにすぎないから，原告がＡ～Ｆの符号を用いたからといって，甲１９管理基準表が一般的に被告の「営業ツール」であったことにもならない，と主張する。 しかし，前記アによれば，被告は，原告に対しても甲１９管理基準表を用いて定量的なプローブ針の粗さ基準について説明を行い，この説明に基づいて，原告は，当該管理基準表に記載の「粗面仕様」の中から針先処理として「Ａ仕様「Ｂ仕」，様」等の指定を行って，被告に対しプローブカードの発注を行ったことが認められるから，この事実からは，甲１９管理基準表が被告の「営業ツール」として一般的に用いられていたとの認定が導かれるものである。したがって，原告の上記指摘のようなことがあったとしても，この認定を左右するものではない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (キ)原告は，岩手東芝は共同開発の中間報 のである。したがって，原告の上記指摘のようなことがあったとしても，この認定を左右するものではない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (キ)原告は，岩手東芝は共同開発の中間報告として甲１９管理基準表を被告から交付され，原告は不具合対策の一つとして甲１９管理基準表を被告から交付されたのであって，評価や確認試験などを繰り返しながら実使用するに最良のものを開発している岩手東芝や原告と被告との間のこのような行為は，秘密保持義務を前提としたものであると主張するが，前記(ア)に説示したところに照らし，原告の同主張は採用できない。 (3)よって，取消事由１は理由がない。 - 52 - 取消事由２（甲１９管理基準表の記載事項に関する認定誤り）について(1)原告は，発明が「公然知られた」といえるためには，講演，説明その他の内容から技術常識を参酌して発明が把握できることが必要であるところ，甲１９管理基準表自体には「技術思想」と呼び得るようなまとまった内容は記載されていないと主張するが，原告の同主張は，前記１(1)ウの説示に照らし，採用することができない。 (2)原告は，甲１９管理基準表について①～⑤の点を指摘でき，管理基準としての体をなしていないと主張するが，前記１(1)ウ(ウ)に説示したとおり，原告の同主張も採用できない。 (3)ア原告は，甲１９管理基準表に記載された数値の根拠からすれば，これは，同一条件で多数の製品を反復して製造する場合に管理目標とする数値や，管理の上限，下限を画する数値とは何の関係もない数値であり，甲１９管理基準表からは意味のある技術情報を得ることはできない，と主張する。 しかし，原告が甲１９管理基準表に記載された数値の根拠として，釜石試験分析センター作成の平成９年３月４日付け「調査結果報告（甲Ｂ１０） 準表からは意味のある技術情報を得ることはできない，と主張する。 しかし，原告が甲１９管理基準表に記載された数値の根拠として，釜石試験分析センター作成の平成９年３月４日付け「調査結果報告（甲Ｂ１０）について縷」々述べる主張を前提としたとしても，前記１(2)ウ(オ)に説示したとおり，甲１９管理基準表の粗面仕様Ａ～Ｆについては，粗面仕上げの電解エッチング条件によって一定の品質のものが得られると評価できるものである。また，甲１９管理基準表について①～⑤の点を指摘でき，管理基準としての体をなしていないとの原告の主張を採用できないことは，前記１(1)ウ(ウ)に説示したとおりである。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 イ原告は，原告の生産技術センター計画部企画グループのM作成の「報告書」（甲Ｂ１１）の３頁の表にまとめられているとおり，７種類の針先の先端の曲率半径は，４８.５μから１２１.７μの範囲に広がっており，１５μに近いものmmmは存在しないから，誤差の点を考慮しても，７種類の針先の全てが半径１５μのm球面であったということはあり得ない，甲Ｂ１０の各鳥瞰図（例えば，図１－１と- 53 -図４－１）から視覚的に受ける印象も，これを裏付けるものである，と主張する。 しかし，甲Ｂ１１における針先端部の曲率半径の計算方法は，甲Ｂ１１添付の「図２．曲率半径ｒの計算方法」によれば「測定範囲」の中心に位置する球面の，頂点をＡとし「測定範囲」の最も低い点をＢとし，点Ａと点Ｂとの標高差（図２，で，ＡＣの長さ）と，点Ａと点Ｂとの間の水平距離（図２で，ＢＣの長さ）とから，三平方の定理を利用して曲率半径ｒを求めるものであり，ＡＣは甲Ｂ１０の図１－１等の鳥瞰図の一番高い点（ＭＡＸ）と一番低い点（ＭＩＮ）との差に相当する（ＡＣ＝ の水平距離（図２で，ＢＣの長さ）とから，三平方の定理を利用して曲率半径ｒを求めるものであり，ＡＣは甲Ｂ１０の図１－１等の鳥瞰図の一番高い点（ＭＡＸ）と一番低い点（ＭＩＮ）との差に相当する（ＡＣ＝ＭＡⅩ－ＭＩＮ）として，曲率半径ｒを次の式で求めている。 ｒ＝（ＭＡＸ－ＭＩＮ）／２＋ＢＣ／２（ＭＡＸ－ＭＩＮ） そして，原告は，式中の「ＭＡＸ－ＭＩＮ」を計算するにあたり，甲Ｂ１０の図１－１等の鳥瞰図横に記載されている「ＭＡＸ」と「ＭＩＮ」を代入して，曲率半径ｒが，４８．５μｍから１２１．７μｍとの計算結果を得ている。しかし，甲Ｂ１０において，その図１－１等の鳥瞰図横に「ＭＡＸ「ＭＩＮ」として示されて」，いる数値が，球面の頂点であるＡ点及び最も低い点のＢ点のＺ方向の高さを意味していると認めるに足りる証拠はなく，そうすると，鳥瞰図の数値をそのまま代入した結果として，甲Ｂ１１で使用された７種類の針先の先端の曲率半径が，４８．５μｍから１２１．７μｍの範囲にばらついているとの原告の上記主張を直ちに首肯することはできない。また，プローブ針の製造に当たり一定程度の製造誤差が生じることに鑑みて甲１５における各鳥瞰図を精査すると，その見え方の違いから直ちに，各鳥瞰図のものが明らかに規格から外れているとまでいうこともできず，各図における針先の先端の曲率半径が明らかに異なるとまでいうこともできない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (4)原告は，甲１９管理基準表には，どのようにして記載された表面粗さを得るかについての方法は全く記載されておらず，針の先端の形状も記載されていない，と主張する。 しかし，前記認定のとおり，被告のKは，１９９７年（平成９年）３月６日頃，- 54 -甲１９管理基準表を作成したこと，その後，甲１９管理基準表は ず，針の先端の形状も記載されていない，と主張する。 しかし，前記認定のとおり，被告のKは，１９９７年（平成９年）３月６日頃，- 54 -甲１９管理基準表を作成したこと，その後，甲１９管理基準表は，被告の営業部門に交付され，被告の製品仕様についての顧客一般に対する説明資料と位置付けられたこと，これを踏まえて，被告の営業担当者は，甲１９管理基準表を用いて，岩手東芝，富士通株式会社の担当者に対して被告の製品仕様についての説明をしたことが認められ，甲１９管理基準表は，被告の「営業ツール」として被告の顧客一般に対し用いられていたというべきであるから，これに照らせば，甲１９管理基準表作成の頃，被告の顧客一般が，被告から現物を入手できたと優に認めることができる。 また，被告は，前記認定のとおり，甲１９管理基準表作成前から，針先仕上げ処理として「粗面仕上げ」と「軽い粗面仕上げ」という２種類の処理仕様を実施して，いたのであるから，プローブ針の製造販売業者である被告は，その頃から「粗面，仕上げ」や「鏡面仕上げ（軽い粗面仕上げ）のプローブ針を，複数の顧客に対」「」して販売していたと推認することができるところ，これらが甲１９管理基準表における粗面仕様「Ａ」及び「Ｅ」にそれぞれ相当し，また，甲１９管理基準表に開示された表面粗さを有していたのであるから，甲１９管理基準表における粗面仕様の表面粗さを有するプローブ針は，本件特許の優先権主張日前から，被告の顧客一般が，そのような表面粗さを持つプローブ針として，入手可能であったといえるものである。 また，プローブ針の先端の形状と表面粗さとは，技術的に見て，ある先端形状とある表面粗さとの組合せが困難であるなど，これらが互いに影響・依存し合う仕様であることを認めるに足りる証拠はなく，技術的には互いに独立した仕様であ 端の形状と表面粗さとは，技術的に見て，ある先端形状とある表面粗さとの組合せが困難であるなど，これらが互いに影響・依存し合う仕様であることを認めるに足りる証拠はなく，技術的には互いに独立した仕様であるというべきであり，甲１９管理基準表のようなプローブ針の表面粗さの開示によって，プローブ針に関するひとまとまりの技術思想が開示されたものというべきである。 以上によれば，甲１９管理基準表に，どのようにして記載された表面粗さを得るかについての方法が記載されておらず，また，針の先端の形状が記載されていなかったとしても，甲１９管理基準表に開示された技術事項をもって，特許法２９条１項１号にいう公知の「発明」に該当するというに不足はなく，原告の上記- 55 -主張は採用できない。 (5)よって，取消事由２は理由がない。 取消事由３（容易性判断に関する誤り）について(1)原告は，甲１９管理基準表は，公知でもなければ，確定した審決における引用例である甲３６（特開平５－２７３２３７号公報）に付け加えるべき「発明」を記載しているものでもないから，確定した審決の存在によって，本件の審決は違法となる，と主張する。 しかし，上記１，２で説示したとおり，甲１９管理基準表が，公知でもなければ「発明」を記載しているものでもない，ということはできないから，原告の上記主張はその前提を欠くものである。 (2)原告は，甲１９管理基準表には，当業者の技術常識に基づいては理解できない記載があり，このことは，単に動機付けを提供しないのみならず，組合せ阻害事由と評価すべきである，と主張するが，上記１，２の説示に照らし，採用することができない。 (3)原告は，本件各発明は，甲３６（特開平５－２７３２３７号公報）からは容易に発明できなかったものである，すなわち，曲率半径が本件各発明 るが，上記１，２の説示に照らし，採用することができない。 (3)原告は，本件各発明は，甲３６（特開平５－２７３２３７号公報）からは容易に発明できなかったものである，すなわち，曲率半径が本件各発明の範囲でないものはたとえ表面粗さが０．４μｍ以下であったとしても良好なコンタクト寿命が得られるという本件各発明の効果を達成することはできないし，曲率半径のみ本件各発明の範囲でも表面粗さが０．４μｍを超えると同様に本件各発明の効果を達成することはできない，と主張する。 しかし，本件発明２が，曲率半径と表面粗さが両方満たされた場合にのみ本件発明の効果を奏するものであり，その効果が本件明細書（甲６１）の【図８】のグラフに示すように，臨界的意義を有するものであるとしても，この点は，審決において，本件発明２と甲３６発明との相違点Ｂとして認定され「０．４μｍ程度以，下で急激にコンタクト回数を増やすことができるという効果は，甲３６，…及び甲１９管理基準の記載から当業者が予測できる範囲内のものであるというべきであっ- 56 -て，格別なものということはできない。したがって，本件発明２は，甲３６発明及び甲１９管理基準による公知の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，請求項２に係る特許は特許法２９条２項の規定に違反してなされたものである（２２頁１８行～２５行）と判断されているものであって，。」このような審決の認定判断に誤りがあるとも認められない。 以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。 (4)よって，取消事由３は理由がない。 結論 以上によれば，原告の取消事由の主張はいずれも理由がなく，原告の請求は棄却されるべきである。 知的財産高等裁判所第１部裁判長裁判官塚原朋一裁判官本多知成- 57 い。 結論 以上によれば、原告の取消事由の主張はいずれも理由がなく、原告の請求は棄却されるべきである。 知的財産高等裁判所第1部裁判長裁判官 塚原朋一 裁判官 本多知成 裁判官 田中孝一

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