- 1 -平成１８年(行ケ)第１００６３号審決取消請求事件平成１８年１２月１１日判決言渡，平成１８年１０月１８日口頭弁論終結判決原告東成産業有限会社原告Ｘ両名訴訟代理人弁理士庄司建治被告特許庁長官中嶋誠指定代理人西川和子，脇村善一，徳永英男，田中敬規主文原告らの請求を棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第１原告らの求めた裁判「特許庁が不服２００４－１５２５号事件について平成１７年１２月２０日にした審決を取り消す」との判決。 。 第２事案の概要本件は，原告ら被承継人松田技研工業株式会社が，名称を「土壌中性固化剤及び地盤等の改良工法並びに重金属溶出防止手段（後に「土壌中性固化剤及び地盤等」の改良工法並びに重金属溶出防止方法」と補正）とする発明につき特許出願をし。 て拒絶査定を受けたので，特許を受ける権利を承継した原告らが，これを不服として審判請求をしたところ，審判請求は成り立たないとの審決がなされたため，同審決の取消しを求めた事案である。 - 2 - 特許庁における手続の経緯( )本件出願（甲第１号証，乙第１号証） 出願人：松田技研工業株式会社「」発明の名称：土壌中性固化剤及び地盤等の改良工法並びに重金属溶出防止手段（平成１５年９月８日付けで「土壌中性固化剤及び地盤等の改良工法並びに重金属溶出防止方法」と補正）。 出願番号：特願２００１－２１２６７８号出願日：平成１３年７月１２日優先権主張日：平成１２年１１月９日（日本）( )本件手続 手続補正日：平成１５年９月８日（甲第２号証（以下「第１次手続補正」とい）う）。 拒絶査定日：平成１５年１１月２６日（甲第３号証）出願人名義変更届日：平成１６年１月２２日（甲第１１号証）（）（）審判請求日：平成 月８日（甲第２号証（以下「第１次手続補正」とい）う）。 拒絶査定日：平成１５年１１月２６日（甲第３号証）出願人名義変更届日：平成１６年１月２２日（甲第１１号証）（）（）審判請求日：平成１６年１月２２日不服２００４－１５２５号甲第４号証手続補正日：平成１６年１月２２日（甲第５号証（以下「本件手続補正」とい）う）。 審決日：平成１７年１２月２０日審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない」「。 審決謄本送達日：平成１８年１月１６日 本願発明の要旨( )審決が対象とした発明は，第１次手続補正後の請求項１に記載された発明 （以下「本件発明１」という。なお，請求項の数は１０個である）であり，その。 発明の要旨は，以下のとおりである。 - 3 -「請求項１】酸化マグネシウム１００重量部に，硫酸アルミニウム，ポリ塩化【アルミニウム，硫酸第一鉄，塩化第二鉄，酸性硫酸ナトリウム，スルファミン酸，リン酸，水溶液のＰＨ値が７以下のリン化合物の中，単独あるいは二種以上の１０，，，，，～１００重量部の酸性固化助剤と活性炭活性白土セピオライトケイソー土ゼオライト，シリカヒームのポーラスな無機鉱物，グアガム，硫酸カルシウム，スラグの中，単独又は二種以上の吸水剤とを混合して使用するものであることを特徴とする土壌中性固化剤」。 ( )本件手続補正後の請求項１に記載された発明（下線部が補正箇所であり， 以下「補正後発明１」という。なお，請求項の数は１０個である）の要旨は，以。 下のとおりである。 「請求項１】酸化マグネシウム１００重量部に，硫酸アルミニウム，ポリ塩化【アルミニウム，硫酸第一鉄，塩化第二鉄，スルファミン酸，リン酸，水溶液のＰＨ値が７以下のリン化合物の中，単独あるいは二種以上の１０～１００重量部の シウム１００重量部に，硫酸アルミニウム，ポリ塩化【アルミニウム，硫酸第一鉄，塩化第二鉄，スルファミン酸，リン酸，水溶液のＰＨ値が７以下のリン化合物の中，単独あるいは二種以上の１０～１００重量部の酸性固化助剤と，活性白土，セピオライト，ケイソー土，ゼオライト，シリカヒームのポーラスな無機鉱物，硫酸カルシウム，スラグの中，単独又は二種以上の吸水剤とを混合して使用するものであることを特徴とする土壌中性固化剤」。 審決の理由の要点審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，補正後発明１は，いずれも本件特許出願に係る優先権主張日（平成１２年１１月９日）前に国内で頒布された特開２０００－２３９６６０号公報（甲第８号証。以下「刊行物１」という）及び。 特開２０００－１０９８２９号公報（甲第９号証。以下「刊行物２」という）に。 それぞれ記載された発明に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定によって，特許出願の際，独立して特許を受けることができないものであるから，本件手続補正は，同法１７条の２第５項で準用する同法１２６条５項の規定に違反するとして，本件手続補正を却下した上，本件発明- 4 -１を対象として審理をし，本件発明１は，刊行物１，２記載の発明に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定によって特許を受けることができない，と判断したものである。 「２．平成１６年１月２２日付けの手続補正についての補正の却下の決定［結論］平成１６年１月２２日付けの手続補正を却下する。 ［理由］請求項１についての補正は，発明を特定するために並列的に記載された必要な事項を削除するものであるから，特許請求の範囲の減縮に相当するものであるところ，補正後の特許請求の範囲の請求項１に記 ［理由］請求項１についての補正は，発明を特定するために並列的に記載された必要な事項を削除するものであるから，特許請求の範囲の減縮に相当するものであるところ，補正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される発明（補正後発明１）は特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから，特許法第１７条の２第５項で準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであり，特許法第１５９条第１項で準用する特許法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。 以下（１）～（５）に，理由を詳述する。 （１）補正後発明１補正後発明１は，補正後の明細書の記載からみて，その特許請求の範囲の請求項１に記載された次の事項により特定されるものである。 （上記２の( )のとおりにつき，省略） （２）原査定の拒絶理由で引用された刊行物に記載された事項原査定の拒絶の理由に引用された特開２０００－２３９６６０号公報（刊行物１，特開２）０００－１０９８２９号公報（刊行物２）には，以下のことが記載されている。 - 5 -（ａ）特開２０００－２３９６６０号公報：（ａ１「酸化マグネシウムと，硫酸アルミニウム，硫酸第１鉄，ポリ塩化アルミニウム，酸）性硫酸ナトリウム，スルファミン酸，ポリアクリル酸，硫酸アンモニウム，明ばん，仮焼明ばん石，および硫酸亜鉛からなる群から選ばれた一種または二種以上の固化剤とを含むことを特徴とする土壌固化剤（特許請求の範囲の請求項１）」（ａ２「該固化剤は該酸化マグネシウム１００重量部に付して１０～１００重量部添加され）る請求項１に記載の土壌固化剤（同請求項２）」（ａ３「該酸化マグネシウムと該固化剤とを含む混合物に酸性剤５～５０重量％および有機）高分子凝集剤および／または吸水剤０．１～２．０重量％を添加したことを特 項１に記載の土壌固化剤（同請求項２）」（ａ３「該酸化マグネシウムと該固化剤とを含む混合物に酸性剤５～５０重量％および有機）高分子凝集剤および／または吸水剤０．１～２．０重量％を添加したことを特徴とする土壌固化剤（同請求項４）」（）「，，，ａ４上記酸化マグネシウムの固化剤としては酸化マグネシウムと硫酸アルミニウム，，，，，硫酸第１鉄ポリ塩化アルミニウム酸性硫酸ナトリウムスルファミン酸ポリアクリル酸硫酸アンモニウム，明ばん，仮焼明ばん石，および硫酸亜鉛からなる群から選ばれた一種または二種以上の化合物が使用される。上記固化剤のうち，硫酸アルミニウム，ポリ塩化アルミニウム，酸性硫酸ナトリウム，スルファミン酸，ポリアクリル酸，硫酸アンモニウムは処理土のｐＨを低くする作用もある（公報段落【）。」】0007（ａ５「酸性剤としては，例えば粉末硫酸，硼酸等の粉末状の無機酸あるいは蓚酸，クエン）酸，リンゴ酸，ベンゼンスルホン酸等の粉末状の有機酸，硫酸アンモニウム，ベンゼンスルホン酸アンモニウム等の強酸と弱塩基との粉末状の塩，塩化第２鉄，塩化マグネシウム，塩化アンモニウム等の粉末状の酸性塩等が使用される・・・吸水剤としては例えば下水焼却灰，木。 炭，活性炭，シリカゲル等がある（同段落【【）。」】，】00080009（ａ６「上記成分においては，酸化マグネシウムと固化剤と土壌との固化反応によって土壌）が固化せしめられるが，酸性剤によって土壌のｐＨを酸性側，望ましくはｐＨ５～９，更に望ましくはｐＨ５．８～８．６に調節して該酸化マグネシウムと該固化剤と土壌との固化反応を促進する。また水分を多量に含有する土壌の場合には，上記成分に加えて上記有機高分子凝集剤および／または吸水剤を添加すると，土壌が凝縮 ～８．６に調節して該酸化マグネシウムと該固化剤と土壌との固化反応を促進する。また水分を多量に含有する土壌の場合には，上記成分に加えて上記有機高分子凝集剤および／または吸水剤を添加すると，土壌が凝縮して水が排除され，あるいは土壌中の水が- 6 -吸収され，望ましい固さの土壌固化物が得られる。上記成分以外に，所望なれば炭酸カルシウ，，，，，。」ム無水石膏半水石膏タルク未焼ドロマイトケイ石粉等の充填材が添加されてもよい（同段落【）0011】（ａ７「実施例１〕地下鉄工事で発生した粘土質土壌（含水率４７重量％，含水比８９重量）〔％，一軸圧縮強度０，ｐＨ７．８）１０００に対し，軽焼酸化マグネシウム１００kg/cmcc 重量部，硫酸アルミニウム２０重量部の混合物に１０重量％の粉末酸性硫酸ナトリウムを添加した土壌固化剤４０ｇを添加し攪拌混合した・・・表１によれば，該土壌は３時間後には搬。 出に支障ない程度に固化し，更に７日後にはｐＨ値が水質基準の上限８．６を下回った（同。」段落【】～【）とされ，表１の「経時７日」の「ｐＨ」欄は「８．５」と記載さ00150016】，れている。 （ａ８「本発明の土壌固化剤は，土壌と混合して短時間に運搬輸送の可能な程度に固化せし）めることが出来，また固化物は水との接触によっても崩壊せず，更に重機類で容易に突崩すことが出来，建設現場での発生土等の土壌の大量迅速処理が可能になる。また固化した土壌のｐＨ値を水質基準の上限８．６を下回るようにすることが出来るので，該土壌からの地下水や雨水等の滲出水が周囲の環境へ悪影響を与えることもなく，植生に対しても問題がない。したがって該土壌は再利用が可能である（同段落【）。」】0028（ｂ）特開２０００－１０９８２９号公報：（ｂ 水等の滲出水が周囲の環境へ悪影響を与えることもなく，植生に対しても問題がない。したがって該土壌は再利用が可能である（同段落【）。」】0028（ｂ）特開２０００－１０９８２９号公報：（ｂ１「請求項１】１５～４０重量部の酸化マグネシウムと，４～１０重量部の硫酸アルミ）【ニウム及び／または硫酸鉄と，残部がせっこうより成る組成物を必須成分とする，含水土壌用固化材（特許請求の範囲の請求項１）。」（ｂ２「請求項４】請求項１に記載の固化材必須成分１００重量部当たり，更に５～６０重）【量部の無機質多孔体吸水材を添加した，含水土壌用固化材（同請求項４）。」（ｂ３「本発明の固化材における主成分の一つであるせっこうは，水和反応による土壌中の）水の固定化とその水硬性により，含水土壌の固化を促進すると考えられ，二水物以外であれば履歴に関係なく使用することが出来る。例えば，半水せっこう，無水せっこう，又はこれらの- 7 -混合物を何等問題無く使用出来る（公報段落【）」】0011（ｂ４「本発明の固化材は，必須成分である酸化マグネシウム，硫酸アルミニウム及び／又）は硫酸鉄を適量混合することにより十分その性能を発揮するが，更に無機多孔体吸水材及び／又は吸水性有機物を添加することにより，固化材添加後土壌のｐＨ値を殆ど変動させることなく，固化改良後土壌の一軸圧縮強度を更に改善することが出来る。吸水材は，土壌中に存在する自由水と結合・固定化して，含まれる自由水量を少なくする働きを有していることから，吸水材を添加した固化材の使用は，含水比の低い含水土壌の固化改良と同じになり，固化材添加後土壌の一軸圧縮強度が高くなるものと考えられる。従って，含水比の高い土壌の固化改良においては，吸水材の添加は特に効果的である（同段落【）。」】0012 壌の固化改良と同じになり，固化材添加後土壌の一軸圧縮強度が高くなるものと考えられる。従って，含水比の高い土壌の固化改良においては，吸水材の添加は特に効果的である（同段落【）。」】0012（）「，，，，ｂ５一方本発明で使用可能な無機多孔体吸水材例としてはパーライトゼオライトシリカ，ボトムアッシュ等を挙げることが出来るが，中でもパーライトが，吸水性能，化学的安定性，価格面で最も好ましい材料である（同段落【）。」】0014（ｂ６「本発明の固化材は組成的に簡単なものであるが，改良後土壌の材令７日後の一軸圧）縮強度は０．５以上と歩行可能な強度を有していることから，その上での作業がkgfcm／ 可能になるだけでなく，ｐＨ値も，土壌の緩衝能力によるｐＨ値降下が速やかにおこり易い１０以下に収まっており，アルカリ公害を引き起こす可能性も低く，含水土壌の固化改良材としての利用価値が高い（同段落【）。」】0027（３）対比・判断刊行物１には「酸化マグネシウム１００重量部に，硫酸アルミニウム等から選ばれた固化，剤１０～１００重量部を含む土壌固化剤（摘記（ａ１（ａ２）が記載されており，補正後」），）発明１と上記の刊行物１に記載された発明とを対比すると，両者は「酸化マグネシウム１０，０重量部に，硫酸アルミニウムを１０～１００重量部を含む土壌固化剤」で一致するものの，「」，「」，(ⅰ)硫酸アルミニウムが補正後発明１においては酸性固化助剤であるのに対して刊行物１に記載された発明においては「固化剤」である点，，(ⅱ)「土壌固化剤」が，補正後発明１においては「中性」と特定されているのに対し，刊行- 8 -物１に記載された発明においてはそのような特定はなされていない点，( いては「固化剤」である点，，(ⅱ)「土壌固化剤」が，補正後発明１においては「中性」と特定されているのに対し，刊行- 8 -物１に記載された発明においてはそのような特定はなされていない点，(ⅲ)補正後発明１においては，さらに「吸水剤」を発明特定事項としているのに対し，刊，行物１に記載された発明においてはこれを発明特定事項としていない点，で相違する。 (ⅰ)について補正後発明１においては「酸性固化助剤」とされているところ，本願特許明細書における説明をみると，段落【】には「さらに前記酸性固化助剤は，硫酸アルミニウム，ポリ塩化0027，アルミニウム，硫酸第一鉄，塩化第二鉄，酸性硫酸ナトリウム，スルファミン酸，リン酸，水溶液のＰＨ値が７以下のリン化合物の中，単独あるいは二種以上の固化剤を混合せしめたもの。」，，「」「」，であると説明されこの説明からすると酸性固化助剤とは固化剤であると解され一方，刊行物１に記載された発明においても「上記固化剤のうち，硫酸アルミニウム，ポリ，塩化アルミニウム，酸性硫酸ナトリウム，スルファミン酸，ポリアクリル酸，硫酸アンモニウ。」（（）），ムは処理土のｐＨを低くする作用もある摘記ａ４と記載されていることからすると硫酸アルミニウムを用いた場合，処理土のｐＨを低くする作用，すなわち，酸性固化剤であるといえる。さらに，固化剤でも固化助剤でも，酸化マグネシウムとともに用いて土壌を固化する点においては差異がなく，そうしてみると，両者に共通する硫酸アルミニウムが，酸性固化助剤であっても固化剤であっても実質的には同じことと解され，この相違点は，実質的な相違点ではない。 (ⅱ)について本願特許明細書の段落【】の【発明が解決しようとする課題】には「本発明の土壌中性0009固 ても固化剤であっても実質的には同じことと解され，この相違点は，実質的な相違点ではない。 (ⅱ)について本願特許明細書の段落【】の【発明が解決しようとする課題】には「本発明の土壌中性0009固化剤は，毒性の強い六価クロムを含有するセメント系固化剤の代りに，酸化マグネシウムを主成分とし，さらに処理土のＰＨ値が５～９好ましくは５．８～８．６になるように酸性固化助剤を混合した中性固化剤を添加混合せしめ，固化強度を著増し，且アルカリ及び重金属汚染の恐れのない安全な改良土としたものである」とされていることからすると，補正後発明１。 - 9 -における「中性」とは「ＰＨ値が５～９好ましくは５．８～８．６」のものと認められると，ころ，刊行物１に記載された発明においても，酸性剤を用いた場合ではあるが「土壌のｐＨ，を酸性側，望ましくはｐＨ５～９，更に望ましくはｐＨ５．８～８．６に調節して該酸化マグネシウムと該固化剤と土壌との固化反応を促進する（摘記（ａ６）とされ，さらに，実施。」）例１においては「軽焼酸化マグネシウム１００重量部，硫酸アルミニウム２０重量部の混合，物に１０重量％の粉末酸性硫酸ナトリウムを添加した土壌固化剤」を用いており，刊行物１に記載された発明における酸性剤を用いていないにもかかわらず（摘記（ａ５，その７日後の））ｐＨ値が８．５であって水質基準の上限を下回るものである（摘記（ａ７。 ））そうしてみると，刊行物１に記載された発明においても，実際には中性状態で用いられていると認められ，両者の間に差異はないから，この点も実質的な相違点ではない。 (ⅲ)について，（（），（）），，刊行物１に記載された発明においても吸水剤を用いる旨摘記ａ３ａ５また吸水剤を用いるとなお良い旨（摘記（ａ６，記載されており，さ 点ではない。 (ⅲ)について，（（），（）），，刊行物１に記載された発明においても吸水剤を用いる旨摘記ａ３ａ５また吸水剤を用いるとなお良い旨（摘記（ａ６，記載されており，さらに，吸水剤とはされてい））ないが（ａ６）で摘記した「無水石膏，半水石膏」はいずれも硫酸カルシウムのことであっ，て，吸水する性質があることは当業者に周知の事項である。 また，刊行物２にも土壌用固化材の発明が記載されているが，ここでも，酸化マグネシウムと硫酸アルミニウムに加えてせっこうを用いており（摘記（ｂ１，ここで「せっこう」と））は「水和反応による土壌中の水の固定化とその水硬性により，含水土壌の固化を促進すると考えられ，二水物以外であれば履歴に関係なく使用することが出来る。例えば，半水せっこう，無水せっこう，又はこれらの混合物を何等問題無く使用出来る（摘記（ｂ３）と記載されて」）いるから，これは明らかに吸水作用を意図しており，さらに，同刊行物２に，ゼオライトのような吸水材が用いられる旨（摘記（ｂ２（ｂ５，吸水材を用いるとなお良い旨（摘記（ｂ），）））），，，， 記載されており吸収材と吸収剤は技術的に同じ意味であるから土壌固化剤において刊行物１，２に記載された「せっこう」の成分である硫酸カルシウムや，刊行物２に記載されたゼオライト吸水剤を用いることは，当業者が普通に試みる範囲のものと認められる。 - 10 -したがって，この相違点も，刊行物１，２に記載されたものから，当業者が容易に導けるところである。 補正後発明１の効果について補正後発明１の効果は，本願特許明細書の段落【】に【発明の効果】として記載されて0080いるように「請求項１記載の発明は・・・なので，前記酸化マグネシウムと酸性固化助剤が，，不良地盤 ついて補正後発明１の効果は，本願特許明細書の段落【】に【発明の効果】として記載されて0080いるように「請求項１記載の発明は・・・なので，前記酸化マグネシウムと酸性固化助剤が，，不良地盤や軟弱地盤等の土壌内に注入されると前記土壌中に含有する水分と結合して固化せしめ，前記不良地盤や軟弱地盤を強度の大きい良好な地盤にすることができた」というもので。 あるところ，刊行物１に記載された発明においても（ａ８）に摘記したように「土壌と混合，，して固化せしめることが出来，固化した土壌のｐＨ値を水質基準の上限８．６を下回るようにすることが出来る」と記載され，さらに刊行物２に記載された発明においても（ｂ６）に摘，記したように「改良後土壌の材令７日後の一軸圧縮強度は０．５以上と歩行可能kgfcm／ な強度を有している」というものであり，補正後発明１の効果もこれらの刊行物に記載された効果と同種のものである。 また補正後発明１の実施例において用いた固化剤は本発明の固化剤とされるのみ特，，「」（許明細書の段落等で具体的組成は明らかにされておらず唯一同段落に上【】），【】「00330064記のように混合した固化剤は以下のとおりであった。 酸化マグネシウム５０％過リン酸石灰２５％硫酸第一鉄２５％」と組成が記載されているが，これは吸水剤を用いていないため補正後発明１の実施例とは認められず，本願特許明細書の記載から補正後発明１の効果がどのように優れるものであるのか，確認できない。 したがって，補正後発明１の効果は，刊行物１，２に記載されたものから当業者が予測しうる範囲のものと認められる。 以上のとおりであるから，補正後発明１は，刊行物１，２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができ の効果は，刊行物１，２に記載されたものから当業者が予測しうる範囲のものと認められる。 以上のとおりであるから，補正後発明１は，刊行物１，２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。 - 11 -（４（省略））（５）むすび以上のとおりであるから，補正後発明１は，本願出願前に国内で頒布された刊行物１，２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法第２９条第２項の規定によって，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 よって，前記補正は，特許法第１７条の２第５項で準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものである。 ３．本件発明（１）本件発明平成１６年１月２２日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので，本件の請求項１～１０に係る発明は，平成１５年９月８日付け手続補正により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１～１０に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ，請求項１に係る発明（以下「本件発明１」という）は，以下のとおりである。 ，。 （上記２の( )のとおりであるから省略） （２）刊行物及びその記載事項原査定の拒絶の理由に引用された刊行物１，２，及びその記載事項は，上記２（２）に示． したとおりである。 （３）対比・判断本件発明１は，上記したとおりであって，上記２（１）で示した補正後発明１を包含する． ものであるところ，補正後発明１が，本願出願前に国内で頒布された刊行物１，２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであることは，上記２（５）で示したとおり． - 12 -であるから，これを包含する本件発明１も，同様の理由により，特許 たものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであることは，上記２（５）で示したとおり． - 12 -であるから，これを包含する本件発明１も，同様の理由により，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。 （４）むすび以上のとおりであるから，本件発明１は，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない」。 第３原告らの主張（審決取消事由）の要点審決は，補正後発明１と刊行物１に記載された発明（以下「刊行物発明１」という）との一致点の認定を誤り，補正後発明１と刊行物発明１との相違点(ⅲ)につ。 いての判断を誤り，さらに，補正後発明１の顕著な効果を看過して，補正後発明１が，刊行物１，２に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものと誤って判断して，本件手続補正を却下したものであり，また，本件発明１について，これと同様の誤った認定判断により，本件発明１が刊行物１，２に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものと誤って判断したものであるから，取り消されるべきである。 取消事由１（一致点の認定の誤り），，「，審決は補正後発明１と刊行物発明１とが酸化マグネシウム１００重量部に硫酸アルミニウムを１０～１００重量部を含む土壌固化剤」である点で一致すると認定した。 しかしながら，補正後発明１の要旨は，酸性固化助剤を「硫酸アルミニウム，ポリ塩化アルミニウム，硫酸第一鉄，塩化第二鉄，スルファミン酸，リン酸，水溶液のＰＨ値が７以下のリン化合物の中，単独あるいは二種以上の１０～１００重量部の酸性固化助剤」と規定するのに対し，刊行物発明１においては，固化剤を「硫酸アルミニウム，硫酸第１鉄，ポリ塩化アルミニウム，酸性硫酸ナトリウム，スルフ- 13 - るいは二種以上の１０～１００重量部の酸性固化助剤」と規定するのに対し，刊行物発明１においては，固化剤を「硫酸アルミニウム，硫酸第１鉄，ポリ塩化アルミニウム，酸性硫酸ナトリウム，スルフ- 13 -ァミン酸，ポリアクリル酸，硫酸アンモニウム，明ばん，仮焼明ばん石，および硫酸亜鉛からなる群から選ばれた一種または二種以上の固化剤」とするものである。 ，，補正後発明１の酸性固化助剤と刊行物発明１の固化剤とは一部は共通するものの一部は共通しておらず，それぞれの選択の範囲は著しく相違しており，両者は，同一又は実質的に同一ではない。補正後発明１は，上記「酸性固化助剤」の選択肢のうちから，単独あるいは二種以上のものを使用する発明であって，このようなもの，，，（），は刊行物１に記載されていないから審決が酸性固化助剤固化剤に関して「硫酸アルミニウムを１０～１００重量部を含む」点で一致するとした認定は誤りである。 取消事由２（相違点(ⅲ)についての判断の誤り）審決は，補正後発明１と刊行物発明１との相違点(ⅲ)として認定した「補正後発明１においては，さらに『吸水剤』を発明特定事項としているのに対し，刊行物，発明１においてはこれを発明特定事項としていない点」につき「刊行物発明１に，おいても，吸水剤を用いる旨（摘記（ａ３（ａ５，また，吸水剤を用いると），））（（）），，，，なお良い旨摘記ａ６記載されておりさらに吸水剤とはされていないが（ａ６）で摘記した「無水石膏，半水石膏」はいずれも硫酸カルシウムのことであって，吸水する性質があることは当業者に周知の事項である。 また，刊行物２にも土壌用固化材の発明が記載されているが，ここでも，酸化マグネシウムと硫酸アルミニウムに加えてせっこうを用いており（摘記（ｂ１ て，吸水する性質があることは当業者に周知の事項である。 また，刊行物２にも土壌用固化材の発明が記載されているが，ここでも，酸化マグネシウムと硫酸アルミニウムに加えてせっこうを用いており（摘記（ｂ１，ここで『せっこう』と））は『水和反応による土壌中の水の固定化とその水硬性により，含水土壌の固化を促進すると考えられ，二水物以外であれば履歴に関係なく使用することが出来る。例えば，半水せっこう，無水せっこう，又はこれらの混合物を何等問題無く使用出来る（摘記（ｂ３）と記載されているから，これは明らかに吸水作用を意図してお』）り，さらに，同刊行物２に，ゼオライトのような吸水材が用いられる旨（摘記（ｂ （ｂ５，吸水材を用いるとなお良い旨（摘記（ｂ４，記載されており，），））））- 14 -吸収材と吸収剤は技術的に同じ意味であるから，土壌固化剤において，刊行物１，２に記載された『せっこう』の成分である硫酸カルシウムや，刊行物２に記載されたゼオライト吸水剤を用いることは，当業者が普通に試みる範囲のものと認められる」と判断したが，以下のとおり，誤りである。 。 すなわち，補正後発明１は，吸水剤を「活性白土，セピオライト，ケイソー土，ゼオライト，シリカヒームのポーラスな無機鉱物，硫酸カルシウム，スラグの中，」，，単独又は二種以上の吸水剤と規定するのに対し刊行物１に記載された吸水剤は「炭酸カルシウム，無水石膏，半水石膏，タルク，未焼ドロマイト，ケイ石粉等」（段落【）であり，また，刊行物２に記載された吸水材（吸水剤）は「無機0011】，質多孔体吸水材（特許請求の範囲の請求項４「半水せっこう，無水せっこう」」），（【】），「，，，」（【】）段落パーライトゼオライトシリカボトムアッシュ等段落0011 質多孔体吸水材（特許請求の範囲の請求項４「半水せっこう，無水せっこう」」），（【】），「，，，」（【】）段落パーライトゼオライトシリカボトムアッシュ等段落00110014である。このように，刊行物１，２記載の吸水剤は，種類が少なく，使用するものの選択の範囲も小さく限定されているのに対し，補正後発明１の吸水剤は，種類が多く，かつ，使用するものの選択の範囲も拡大しているのであるから，刊行物１，２記載の吸水剤を刊行物発明１に適用しても，相違点(ⅲ)に係る補正後発明１の構成となるものではない。 取消事由３（補正後発明１の効果に関する認定の誤り）審決は「補正後発明１の効果は，本願特許明細書の段落【】に【発明の効，0080果】として記載されているように『請求項１記載の発明は・・・なので，前記酸，，化マグネシウムと酸性固化助剤が不良地盤や軟弱地盤等の土壌内に注入されると前記土壌中に含有する水分と結合して固化せしめ，前記不良地盤や軟弱地盤を強度の大きい良好な地盤にすることができた』というものであるところ，刊行物１に記。 載された発明においても・・・土壌と混合して固化せしめることが出来，固化し，『た土壌のｐＨ値を水質基準の上限８．６を下回るようにすることが出来る』と記載され，さらに刊行物２に記載された発明においても・・・改良後土壌の材令７日，『- 15 -後の一軸圧縮強度は０．５／以上と歩行可能な強度を有している』というkgfcm ものであり，補正後発明１の効果もこれらの刊行物に記載された効果と同種のものである。 また，補正後発明１の実施例において用いた固化剤は『本発明の固化，剤』とされるのみ（特許明細書の段落【】等）で具体的組成は明らかにされて0033おらず，唯一同段落【】に 同種のものである。 また，補正後発明１の実施例において用いた固化剤は『本発明の固化，剤』とされるのみ（特許明細書の段落【】等）で具体的組成は明らかにされて0033おらず，唯一同段落【】に『上記のように混合した固化剤は以下のとおりであ0064。 』った酸化マグネシウム５０％過リン酸石灰２５％硫酸第一鉄２５％と組成が記載されているが，これは吸水剤を用いていないため補正後発明１の実施例とは認められず，本願特許明細書の記載から補正後発明１の効果がどのように優れるものであるのか，確認できない。 したがって，補正後発明１の効果は，刊行物１，２に記載されたものから当業者が予測しうる範囲のものと認められる」と。 認定したが，以下のとおり，誤りである。 すなわち，補正後発明１は，酸性固化助剤と吸水剤に係る構成において，それぞれ，刊行物１，２に記載された発明より，使用し得るものの種類が多く，かつ，２種以上を選択し，混合して使用することを可能としたことにより，選択の範囲も著しく拡大しており，それに比例して，不良地盤や軟弱地盤等の土壌内に注入されると，土壌中に含有する水分と結合して固化せしめ，不良地盤や軟弱地盤等を強度の大きい良好な地盤にすることができるという効果を奏するものである。刊行物１，２に記載された発明は，固化剤と吸水剤の種類及び選択の範囲が小さいので，得られる効果の点において，補正後発明１と著しい差異が生ずることは必然である。 なお，審決が指摘する本件補正に係る明細書（甲第５号証。以下「補正明細書」という）の段落【】は，請求項４記載の発明に係る実施例であって，補正後。 0064発明１に係る実施例ではない。審決は，補正明細書の補正後発明１の実施例に具体的組成が記載されておらず，補正明細書の記載から補正後発明１の効果がどのよう の発明に係る実施例であって，補正後。 0064発明１に係る実施例ではない。審決は，補正明細書の補正後発明１の実施例に具体的組成が記載されておらず，補正明細書の記載から補正後発明１の効果がどのように優れるものであるか確認できないとするが，段落【【】に補正後発明00280029】，１を含む請求項１～３記載の発明の組成について記載してあるほか，段落【】0031【】，，～の実施例の記載により補正後発明１の優れた効果は明らかであるので0039- 16 -審決の認定は誤りである。 取消事由４（本件発明１についての認定判断の誤り）審決は，本件発明１につき「本件発明１は・・・補正後発明１を包含するもの，，であるところ，補正後発明１が，本願出願前に国内で頒布された刊行物１，２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであることは，上記２（５）で示したとおりであるから，これを包含する本件発明１も，同様の理． 由により，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない」と。 して，これが容易想到であるとの認定判断をした。 ，，しかしながら本件発明１が補正後発明１を包含するものであることは認めるが補正後発明１が容易想到であるとの認定判断が誤りであることは，上記１～３のとおりであるから，補正後発明１が容易想到であることを前提として，本件発明１が容易想到であるとした審決の上記認定判断も誤りである。 第４被告の反論の要点 取消事由１（一致点の認定の誤り）に対し原告らは，補正後発明１の「酸性固化助剤」と刊行物発明１の「固化剤」とは，選択の範囲が著しく相違しており，両者は同一又は実質的に同一ではないから，補正後発明１と刊 事由１（一致点の認定の誤り）に対し原告らは，補正後発明１の「酸性固化助剤」と刊行物発明１の「固化剤」とは，選択の範囲が著しく相違しており，両者は同一又は実質的に同一ではないから，補正後発明１と刊行物発明１とが「酸化マグネシウム１００重量部に，硫酸アルミ，ニウムを１０～１００重量部を含む土壌固化剤」である点で一致するとした審決の一致点の認定には誤りがあると主張する。 しかしながら，補正後発明１の「酸性固化助剤」と刊行物発明１の「固化剤」とは，それぞれの選択肢のうち，硫酸アルミニウム，ポリ塩化アルミニウム，硫酸第一鉄及びスルファミン酸が共通するものであり，その配合量に関しても，刊行物１には，酸化マグネシウム１００重量部に対し「固化剤」を１０～１００重量部添加- 17 -する旨が記載されており特許請求の範囲の請求項２補正後発明１における酸（），「性固化助剤」の配合量と全く同一である。 審決は，酸性固化助剤（固化剤）に係る選択肢としてこのように共通するもののうち，硫酸アルミニウムに着目し，補正後発明１と刊行物発明１とが「酸化マグ，ネシウム１００重量部に「硫酸アルミニウムを１０～１００重量部を含む」点で」，一致すると認定したものであって，この認定に誤りはない。 取消事由２（相違点(ⅲ)についての判断の誤り）に対し原告らは，刊行物１，２記載の吸水剤は，種類が少なく，使用するものの選択の範囲も小さく限定されているのに対し，補正後発明１の吸水剤は，種類が多く，かつ，使用するものの選択の範囲も拡大しているのであるから，刊行物１，２記載の吸水剤を刊行物発明１に適用しても，相違点(ⅲ)に係る補正後発明１の構成とならないと主張する。 しかしながら，補正後発明１の要旨には，吸水剤として，硫酸カルシウム，ゼオライトをそれぞれ単独で使用する 吸水剤を刊行物発明１に適用しても，相違点(ⅲ)に係る補正後発明１の構成とならないと主張する。 しかしながら，補正後発明１の要旨には，吸水剤として，硫酸カルシウム，ゼオライトをそれぞれ単独で使用することが規定されているところ，審決の刊行物１の（）「，」，（），記載事項ａ６で摘記した無水石膏半水石膏刊行物２の記載事項ｂ１（ｂ３）で摘記した「せっこう「半水せっこう，無水せっこう」は，いずれも硫」，酸カルシウムのことであって，吸水する性質があることは当業者に周知の事項であり，刊行物２の上記（ｂ３）で摘記した部分にもせっこうを吸水剤として用いる趣，，，（）旨が記載されていることまた刊行物２には審決の刊行物２の記載事項ｂ５で摘記した「ゼオライト」が，吸水剤の例として記載されていることは，審決の相違点(ⅲ)についての判断のとおりである。 したがって，相違点(ⅲ)につき「土壌固化剤において，刊行物１，２に記載さ，れた『せっこう』の成分である硫酸カルシウムや，刊行物２に記載されたゼオライト吸水剤を用いることは，当業者が普通に試みる範囲のものと認められる。 したがって，この相違点も，刊行物１，２に記載されたものから，当業者が容易に導け- 18 -るところである」とした審決の判断に誤りはない。 。 取消事由３（補正後発明１の効果に関する認定の誤り）に対し原告らは，補正後発明１は，酸性固化助剤と吸水剤に係る構成において，使用し得るものの種類が多く，かつ，２種以上を選択し，混合して使用することを可能としたことにより，不良地盤や軟弱地盤等を強度の大きい良好な地盤にすることができるという効果を奏すると主張するが，そのような効果について，補正明細書には記載されておらず，かつ，使用し得るものの種類を多くし，２種以上を 不良地盤や軟弱地盤等を強度の大きい良好な地盤にすることができるという効果を奏すると主張するが，そのような効果について，補正明細書には記載されておらず，かつ，使用し得るものの種類を多くし，２種以上を混合して使用することを可能としたことにより，従来固化することが不可能であった不良地盤や軟弱地盤を固化し得るようになったというような具体例の記載もない。当該主張は，明細書の記載に基づくものではないというべきである。 なお，原告らが言及する段落【【】等の記載事項を考慮しても，補正00280029】，明細書の記載上，補正後発明１の実施例において実際に用いた固化剤の組成がどのようなものであったのかは明らかではなく，このことからも，補正明細書の記載から補正後発明１の効果がどのように優れるものであるのか確認することはできない。 したがって，補正後発明１の効果に関する審決の認定に誤りはない。 取消事由４（本件発明１についての認定判断の誤り）に対し補正後発明１が容易想到であるとする審決の認定判断に誤りがないことは，上記１～３のとおりであり，したがって，これを包含する本件発明１が容易想到であるとする審決の認定判断も誤りがない。 第５当裁判所の判断 取消事由１（一致点の認定の誤り）について原告らは，補正後発明１の「酸性固化助剤」と刊行物発明１の「固化剤」とは，- 19 -選択の範囲が著しく相違しており，両者は同一又は実質的に同一ではないから，補正後発明１と刊行物発明１とが「酸化マグネシウム１００重量部に，硫酸アルミ，ニウムを１０～１００重量部を含む土壌固化剤」である点で一致するとした審決の一致点の認定には誤りがあると主張する。 しかしながら，補正後発明１の要旨は「酸性固化助剤」に関して「硫酸アルミ，，ニウム，ポリ塩化アルミニウム，硫酸第一 壌固化剤」である点で一致するとした審決の一致点の認定には誤りがあると主張する。 しかしながら，補正後発明１の要旨は「酸性固化助剤」に関して「硫酸アルミ，，ニウム，ポリ塩化アルミニウム，硫酸第一鉄，塩化第二鉄，スルファミン酸，リン酸，水溶液のＰＨ値が７以下のリン化合物の中，単独あるいは二種以上の１０～１００重量部の酸性固化助剤」と規定するものであって「硫酸アルミニウム」以下，７種類の選択肢（水溶液のＰＨ値が７以下のリン化合物」も１種類と数える）「。 から，１種類（単独）を選択することが許容されているので「硫酸アルミニウ「」，ム」のみを選択することも可能である。したがって「①酸化マグネシウム１００，重量部，②硫酸アルミニウム１０～１００重量部，③活性白土，セピオライト，ケイソー土，ゼオライト，シリカヒームのポーラスな無機鉱物，硫酸カルシウム，スラグから選択した単独又は二種以上の吸水剤を混合して使用する土壌中性固化剤」が，補正後発明１の１態様であることが認められる。 他方，刊行物１には，審決が認定するとおり「酸化マグネシウムと，硫酸アル，ミニウム，硫酸第１鉄，ポリ塩化アルミニウム，酸性硫酸ナトリウム，スルファミン酸，ポリアクリル酸，硫酸アンモニウム，明ばん，仮焼明ばん石，および硫酸亜鉛からなる群から選ばれた一種または二種以上の固化剤とを含むことを特徴とする土壌固化剤（特許請求の範囲の請求項１「該固化剤は該酸化マグネシウム１０」），０重量部に付して１０～１００重量部添加される請求項１に記載の土壌固化剤同」（請求項２）との各記載があり，土壌固化剤において，酸化マグネシウム１００重量部に対し，固化剤を１０～１００重量部配合することが記載され，また，この場合も，固化剤として，上記請求項１に記載された「硫酸アルミニウム」以 記載があり，土壌固化剤において，酸化マグネシウム１００重量部に対し，固化剤を１０～１００重量部配合することが記載され，また，この場合も，固化剤として，上記請求項１に記載された「硫酸アルミニウム」以下１０種類の選択肢のうちから，１種類を選択することが許容されているので「硫酸アル，ミニウム」のみを選択することも可能である。したがって「①酸化マグネシウム，- 20 -１００重量部，②硫酸アルミニウム１０～１００重量部を含む土壌固化剤」が，刊行物発明１の１態様であることが認められる。 そうすると，補正後発明１の上記態様と，刊行物発明１の上記態様とが「酸化，マグネシウム１００重量部に，硫酸アルミニウムを１０～１００重量部を含む土壌固化剤」である点で一致することは明らかであるから，補正後発明１と刊行物発明１とが「酸化マグネシウム１００重量部に，硫酸アルミニウムを１０～１００重，」（，量部を含む土壌固化剤である点で一致するとした審決の認定に誤りはないなお審決は「硫酸アルミニウム」が，補正後発明１においては「酸性固化助剤」であ，り，刊行物発明１においては「固化剤」である点，及び「土壌固化剤」が，補正後発明１においては「中性」と特定されており，刊行物発明１においてはかかる特定はされていない点を，それぞれ相違点(ⅰ)，(ⅱ)として認定しており，これらの点は，一致点の認定に含まれていない。 。）選択の範囲が著しく相違しているから，補正後発明１の「酸性固化助剤」と刊行物発明１の固化剤は同一又は実質的に同一ではないとする原告らの主張は著「」，「しく」との文言があるためにやや曖昧ではあるものの，審理の対象である発明と引用発明との，それぞれ選択肢を含む発明特定事項より成る構成を対比する場合において，両者の選択肢が完全に（あるいは大部 ，「しく」との文言があるためにやや曖昧ではあるものの，審理の対象である発明と引用発明との，それぞれ選択肢を含む発明特定事項より成る構成を対比する場合において，両者の選択肢が完全に（あるいは大部分が）重複しなければ，当該構成は一致するものではないとする見解を前提とするものと解されるが，当該選択肢から，それぞれ独立に選択されるものが一つでも同一であれば，審理の対象である発明の当該選択肢を含む構成は，引用発明の構成と一致するものというべきである。なぜなら，この場合に，審理の対象である発明は，当該構成に関しては，選択肢から独立に選択されるものごとに成り立つ個々の態様の集合体であるということができ，その個々の態様の一つ一つが，いずれも特許性（新規性及び進歩性）を備える必要があるからである。したがって，原告らの上記主張は失当である。 取消事由２（相違点(ⅲ)についての判断の誤り）について- 21 -原告らは，刊行物１，２記載の吸水剤は，種類が少なく，使用するものの選択の範囲も小さく限定されているのに対し，補正後発明１の吸水剤は，種類が多く，かつ，使用するものの選択の範囲も拡大しているのであるから，刊行物１，２記載の吸水剤を刊行物発明１に適用しても，相違点(ⅲ)に係る補正後発明１の構成とならないと主張する。 しかしながら，補正後発明１の要旨は「吸水剤」に関して「活性白土，セピオ，，ライト，ケイソー土，ゼオライト，シリカヒームのポーラスな無機鉱物，硫酸カルシウム，スラグの中，単独又は二種以上の吸水剤」と規定するものであって「活，性白土」以下７種類の選択肢から，１種類（単独）を選択することが許容されて「」いるので「硫酸カルシウム」のみを選択すること，あるいは「ゼオライト」のみ，を選択することは，いずれも可能である。したがって，刊行物 類の選択肢から，１種類（単独）を選択することが許容されて「」いるので「硫酸カルシウム」のみを選択すること，あるいは「ゼオライト」のみ，を選択することは，いずれも可能である。したがって，刊行物発明１と上記１の一致点において一致する補正後発明１の態様，すなわち「①酸化マグネシウム１０，０重量部，②硫酸アルミニウム１０～１００重量部，③活性白土，セピオライト，ケイソー土，ゼオライト，シリカヒームのポーラスな無機鉱物，硫酸カルシウム，スラグから選択した単独又は二種以上の吸水剤を混合して使用する土壌中性固化剤」のうち，③の吸水剤の部分を「硫酸カルシウム」としたもの，又は「ゼオライト」としたものも，それぞれ補正後発明１の１態様であることになる。 他方，補正後発明１と上記一致点で一致する刊行物発明１の態様が「①酸化マ，グネシウム１００重量部，②硫酸アルミニウム１０～１００重量部を含む土壌固化剤」というものであることも上記１のとおりである。 しかるところ，審決が認定するとおり，刊行物１には「上記成分においては，，酸化マグネシウムと固化剤と土壌との固化反応によって土壌が固化せしめられるが，酸性剤によって土壌のｐＨを酸性側，望ましくはｐＨ５～９，更に望ましくはｐＨ５．８～８．６に調節して該酸化マグネシウムと該固化剤と土壌との固化反応を促進する。また水分を多量に含有する土壌の場合には，上記成分に加えて上記有，，機高分子凝集剤および／または吸水剤を添加すると土壌が凝縮して水が排除され- 22 -あるいは土壌中の水が吸収され，望ましい固さの土壌固化物が得られる。上記成分以外に，所望なれば炭酸カルシウム，無水石膏，半水石膏，タルク，未焼ドロマイト，ケイ石粉等の充填材が添加されてもよい（段落【）との記載があり，。」】0011土壌固化剤に任 られる。上記成分以外に，所望なれば炭酸カルシウム，無水石膏，半水石膏，タルク，未焼ドロマイト，ケイ石粉等の充填材が添加されてもよい（段落【）との記載があり，。」】0011土壌固化剤に任意成分として吸水剤を添加すること，及び特に吸水剤とはされていないが，無水せっこう及び半水せっこうを添加することが記載されており，また，刊行物２には「１５～４０重量部の酸化マグネシウムと，４～１０重量部の硫酸，アルミニウム及び／または硫酸鉄と，残部がせっこうより成る組成物を必須成分とする，含水土壌用固化材（特許請求の範囲の請求項１「請求項１に記載の固。」），化材必須成分１００重量部当たり，更に５～６０重量部の無機質多孔体吸水材を添加した，含水土壌用固化材（同請求項４「本発明の固化材における主成分の。」），一つであるせっこうは，水和反応による土壌中の水の固定化とその水硬性により，含水土壌の固化を促進すると考えられ，二水物以外であれば履歴に関係なく使用することが出来る。例えば，半水せっこう，無水せっこう，又はこれらの混合物を何等問題無く使用出来る（段落【「本発明の固化材は・・・更に無機多孔」】），，0011体吸水材及び／又は吸水性有機物を添加することにより，固化材添加後土壌のｐＨ値を殆ど変動させることなく，固化改良後土壌の一軸圧縮強度を更に改善することが出来る。吸水材は，土壌中に存在する自由水と結合・固定化して，含まれる自由水量を少なくする働きを有していることから，吸水材を添加した固化材の使用は，含水比の低い含水土壌の固化改良と同じになり，固化材添加後土壌の一軸圧縮強度が高くなるものと考えられる。従って，含水比の高い土壌の固化改良においては，吸水材の添加は特に効果的である（段落【）「本発明で使用可能な無機多。」】 じになり，固化材添加後土壌の一軸圧縮強度が高くなるものと考えられる。従って，含水比の高い土壌の固化改良においては，吸水材の添加は特に効果的である（段落【）「本発明で使用可能な無機多。」】0012孔体吸水材例としては，パーライト，ゼオライト，シリカ，ボトムアッシュ等を挙げることが出来る（段落【）との各記載があり，これらの記載によれば，土」】0014，（）壌固化剤添加後の土壌の一軸圧縮強度を高くするために土壌固化材土壌固化剤に吸水材（吸水剤）を添加すること，この吸水剤の例としてゼオライト等が挙げられること，また，せっこう（半水せっこう，無水せっこう，又はこれらの混合物）- 23 -を添加することによって，土壌中の水の固定化による含水土壌の固化促進という，吸水剤と同様の作用を奏することが記載されているところ，刊行物１，２のこれらの記載は，土壌固化剤に，吸水剤としてゼオライトを，あるいは実質的に吸水剤として，せっこう（半水せっこう，無水せっこう）を添加することが，含水比の高い土壌の固化に効果的であることを開示したものということができる。そして，１９８９年（平成元年）８月１５日縮刷版第３２刷発行の「化学大辞典５（乙第２号」証）及び同「化学大辞典９（乙第３号証）によれば，せっこうとは硫酸カルシウ」ムのことであり，二水塩・が「せっこう」又は「結晶せっこう」と，CaSO2HO 半水塩・が「半水せっこう」と，無水塩が「無水せっこう」CaSO1/2HOCaSO と称されていることが認められ，さらに，そのことが，本件特許出願の少なくとも１０年以上前から，上記「化学大辞典」のような一般的な化学辞典に掲載されてい，，。 ることに照らし本件特許出願当時当業者の技術常識であったことも認められる に，そのことが，本件特許出願の少なくとも１０年以上前から，上記「化学大辞典」のような一般的な化学辞典に掲載されてい，，。 ることに照らし本件特許出願当時当業者の技術常識であったことも認められるそうすると，刊行物１，２に接した当業者が，上記「①酸化マグネシウム１００重量部，②硫酸アルミニウム１０～１００重量部を含む土壌固化剤」という態様の刊行物発明１に，硫酸カルシウム（二水塩を除く）又はゼオライトを添加するこ。 とは，普通に試みることであると認められるところ，上記態様の刊行物発明１が，吸水剤として「硫酸カルシウム」又は「ゼオライト」を備えた場合には，上記各態様（③の吸水剤の部分を「硫酸カルシウム」とした態様，又は「ゼオライト」とした態様）の補正後発明１と，吸水剤の構成においても同一となること，すなわち，相違点(ⅲ)に係る補正後発明１の構成を備えるに至ることは，明らかであるから，「土壌固化剤において，刊行物１，２に記載された「せっこう」の成分である硫酸カルシウムや，刊行物２に記載されたゼオライト吸水剤を用いることは，当業者が普通に試みる範囲のものと認められる。 したがって，この相違点も，刊行物１，２に記載されたものから，当業者が容易に導けるところである」とした審決の判。 断に誤りはない。 刊行物１，２記載の吸水剤は，種類が少なく，使用するものの選択の範囲も小さ- 24 -く限定されているのに対し，補正後発明１の吸水剤は，種類が多く，かつ，使用するものの選択の範囲も拡大しているのであるから，刊行物１，２記載の吸水剤を刊行物発明１に適用しても，相違点(ⅲ)に係る補正後発明１の構成とならないとの原，，，告ら主張は審理の対象である発明の選択肢を含む発明特定事項より成る構成が主引用例記載の発明との相違点とされたため，副引用例記載の公知技 相違点(ⅲ)に係る補正後発明１の構成とならないとの原，，，告ら主張は審理の対象である発明の選択肢を含む発明特定事項より成る構成が主引用例記載の発明との相違点とされたため，副引用例記載の公知技術を適用することにより，当該相違点に係る構成を導くことが容易想到であるか否かを判断する場合において，審理の対象である発明の当該相違点に係る構成における選択肢が，（），適用される公知技術における選択肢と完全にあるいは大部分が重複しなければ審理の対象である発明の当該相違点に係る構成が容易想到とはいえないとする見解を前提とするものと解されるが，前同様，誤りであって，かかる原告らの主張を採用することはできない。 取消事由３（補正後発明１の効果に関する認定の誤り）について( )補正明細書には，補正後発明１の効果に関し「発明の効果】請求項１ ，【記載の発明は，酸化マグネシウム１００重量部に，硫酸アルミニウム，ポリ塩化アルミニウム，硫酸第一鉄，塩化第二鉄，スルファミン酸，リン酸，水溶液のＰＨ値が７以下のリン化合物の中，単独あるいは二種以上の１０～１００重量％の酸性固化助剤と，活性白土，セピオライト，ケイソー土，ゼオライト，シリカヒームのポーラスな無機鉱物，硫酸カルシウム，スラグの中，単独又は二種以上の吸水剤とを混合して使用するものであることを特徴とする土壌中性固化剤なので，前記酸化マグネシウムと酸性固化助剤が不良地盤や軟弱地盤等の土壌内に注入されると前記土壌中に含有する水分と結合して固化せしめ，前記不良地盤や軟弱地盤を強度の大きい良好な地盤にすることができた（段落【「さらに本発明の中性固化剤。」】），0080の使用によって，改良された固化土は，ＰＨ値が５～９好ましくは５．８～８．６以内なので，有害金属とされている六価クロム等は含 ことができた（段落【「さらに本発明の中性固化剤。」】），0080の使用によって，改良された固化土は，ＰＨ値が５～９好ましくは５．８～８．６以内なので，有害金属とされている六価クロム等は含有しない重金属汚染のおそれのない安全な改良土が得られる利点がある（段落【）との各記載がある。 。」】0081- 25 -なお，補正明細書には「また発明は，前記吸水剤が，活性炭，活性白土，セピオ，，，，，，ライトケイソー土ゼオライトシリカヒームのポーラスな無機鉱物グアガム硫酸カルシウム，スラグの中，単独又は二種以上混合して使用するものである土壌中性固化剤なので，前記吸水剤を使用することによって，高含水の前記不良地盤や軟弱地盤等の土壌内に注入されると，含水比が高くても十分固化し，固さも十分に。」（【】），，固い改良地盤等を得ることができた段落との記載もあるがこれは0082補正後発明１の要旨に規定する「活性白土，セピオライト，ケイソー土，ゼオライト，シリカヒームのポーラスな無機鉱物，硫酸カルシウム，スラグの中，単独又は二種以上の吸水剤」のほかに，補正後発明１の吸水剤ではない「活性炭」及び「グアガム」を含めた吸水剤の効果について記載したものであるから，補正後発明１の効果に関する記載と認めることはできない。 上記段落【【】の記載によれば，補正後発明１の効果として，不良地00800081】，盤や軟弱地盤の土壌内に注入されると，これを強度の大きい良好な地盤にすることができ，また，固化土のＰＨ値を５～９とし，かつ，六価クロム等の有害金属等を，（【】含有せず重金属汚染のない改良土を得られることが認められる上記段落0081の記載は紛らわしいが，段落【【】の記載によれば，改良土が六価クロ0005 ，六価クロム等の有害金属等を，（【】含有せず重金属汚染のない改良土を得られることが認められる上記段落0081の記載は紛らわしいが，段落【【】の記載によれば，改良土が六価クロ00050009】，ムを含まないのは，六価クロムを含有するセメント系固化剤に代えて，酸化マグネシウムを，土壌固化剤の主成分としたことによる効果であって，ＰＨ値の限定とは直接の関係はないことが窺われる。もっとも，具体的に，どの程度の不良地盤や。）軟弱地盤をどの程度の強度の地盤とすることができるのかは，明らかではない。また，上記の記載は，地盤の固化改良に係る効果に関するものであるが，請求項３の「泥土又はヘドロの内部に，請求項１に該当する中性固化剤を処理対象土の容量に対し２～１００重量部添加混合し改良土として再生し，再生後土地造成土及び道路の路床土に利用せしめたことを特徴とする泥土，ヘドロ改良工法」との記載によ。 れば，補正後発明１の土壌中性固化剤は，浚渫工事等による発生土に添加して固化改良するためにも使用されることが認められる。 - 26 -( )なお，補正明細書には，補正後発明１を含む請求項１～３記載の発明に関 （【】），（【】【】），する段落実施例であるとして第１実施例段落～002300310034第２実施例（段落【】～【）及び第３実施例（段落【】～【）0035003700380039】】の記載があるが，これらの実施例に用いた固化剤の具体的組成については，上記各実施例に係る段落中に記載がなく，追試が不可能であって，これらの実施例の記載から補正後発明１の効果を確認することはできない。なお，この点について，原告らは，段落【【】に補正後発明１を含む請求項１～３記載の発明の組成0028 が不可能であって，これらの実施例の記載から補正後発明１の効果を確認することはできない。なお，この点について，原告らは，段落【【】に補正後発明１を含む請求項１～３記載の発明の組成00280029】，について記載してある旨主張するが，原告ら主張に係る段落【【】を含00280029】，む段落【】～【】の記載を見ても，酸性固化助剤については「前記酸性固00260029化助剤は，硫酸アルミニウム，ポリ塩化アルミニウム，硫酸第一鉄，塩化第二鉄，酸性硫酸ナトリウム，スルファミン酸，リン酸，水溶液のＰＨ値が７以下のリン化合物の中，単独あるいは二種以上の固化剤を混合せしめたものである（段落。」【】），「，，，，0027と吸水剤については活性炭活性白土セピオライトケイソー土ゼオライト，シリカヒーム等のポーラスな無機鉱物，グアガム，硫酸カルシウム，，。」（【】），スラグの中何れか単独あるいは二種以上混合して使用する段落と0029それぞれ数種類のものを列挙してあるにすぎず，これらの記載によっても，実施例１～３には，酸性固化助剤及び吸水剤として，実際には，何を，どの程度の量使用したのかを特定することはできない。のみならず，上記段落【】の酸性固化助0027剤の列挙の中には，補正後発明１の酸性固化助剤ではない「酸性硫酸ナトリウム」が上記段落の吸水剤の列挙の中には補正後発明１の吸水剤ではない活，【】，「0029性炭」及び「グアガム」が，それぞれ含まれており，さらに，補正後発明１において必須の成分である吸水剤につき「本発明において，対象改良土が高含水比の場，合，前記固化剤に，吸水剤を併用せしめてもよい（段落【）との記載があ。」】0028って，これが任意成分と において必須の成分である吸水剤につき「本発明において，対象改良土が高含水比の場，合，前記固化剤に，吸水剤を併用せしめてもよい（段落【）との記載があ。」】0028って，これが任意成分とされているから，上記段落【】～【】の酸性固化00260029助剤及び吸水剤の記載が，補正後発明１に係るものであると認めることさえできない。したがって，原告らの上記主張を採用することはできない。 - 27 -( )以上のほか，補正明細書中に，補正後発明１に係る具体的な効果を明らか にする記載は見当たらない。 ( )他方，刊行物１には「本発明は，例えばシールド工法，地中連続壁工法， ，浚渫工法，表層および深層地盤改良工法等の建設現場からの発生土のような土壌を固化させるために使用される土壌固化剤に関するものである段落上。」（【】），「0001記建設現場からの発生土のような土壌は水分を多量に含み流動性があり，そのまゝでは運搬，輸送が困難である。そこで該土壌には土壌固化剤を添加して固化させた上で運搬，輸送行なう方法が採られている（段落【「本発明はこのよう。」】），0002な建設現場からの発生土のような土壌を短時間で運搬，輸送が可能な程度に固化させることを課題とするものであり（段落【「実施例１〕地下鉄工事」】），〔0005で発生した粘土質土壌（含水率４７重量％，含水比８９重量％，一軸圧縮強度 ／，ｐＨ７．８）１０００に対し，軽焼酸化マグネシウム１００重kgcmcc 量部，硫酸アルミニウム２０重量部の混合物に１０重量％の粉末酸性硫酸ナトリウムを添加した土壌固化剤４０ｇを添加し攪拌混合した・・・該土壌は３時間後に。 は搬出に支障ない程度に固化し，更に７日後にはｐＨ値が水質基準の上限８．６を下回った。 に１０重量％の粉末酸性硫酸ナトリウムを添加した土壌固化剤４０ｇを添加し攪拌混合した・・・該土壌は３時間後に。 は搬出に支障ない程度に固化し，更に７日後にはｐＨ値が水質基準の上限８．６を下回った。７日間気中養生した該土壌を水中に投下した所，３日後でも崩壊はみられなかった（段落【】～段落【「実施例２〕トンネル工事で発生し。」】），〔00150016kgた砂質シルト土壌（含水率６３重量％，含水比１７０重量％，一軸圧縮強度０／，ｐＨ６．７）１０００に対し，軽焼酸化マグネシウム１００重量部，cmcc ポリ塩化アルミニウム２０重量部の混合物に４５重量％の半水石膏を添加した土壌固化剤５０ｇを添加し攪拌混合した・・・該土壌は直後でも搬出に支障ない程度。 に固化し，更に８時間後にはｐＨ値が水質基準の上限８．６を下回った。２４時間気中養生した該土壌を水中に投下した所，３日後でも崩壊はみられなかった（段。」落【】～【「実施例３〕実施例２の土壌に水を加えて含水率６７重量00170018】），〔％，含水比２０３重量％に調製した。該土壌１０００に対し，軽焼酸化マグネccシウム１００重量部，明ばん５０重量部の混合物に５０重量％の未焼ドロマイト，- 28 -０．３重量％のポリアクリル酸ナトリウムを添加した土壌固化剤５０ｇおよび１００ｇを添加し攪拌混合した・・・該土壌は土壌固化剤５０ｇ添加，１００ｇ添加。 のいずれも１時間で搬出に支障ない程度に固化した。また８時間後のｐＨは両者共に７．８であった。２４時間気中養生した該土壌を水中に投下した所，３日後でも崩壊はみられなかった（段落【】～【「実施例４〕実施例１の土壌。」】），〔00190020１０００に軽焼酸化マグネシウム１００重量部，硫酸第１鉄８０重量部の混合c した所，３日後でも崩壊はみられなかった（段落【】～【「実施例４〕実施例１の土壌。」】），〔00190020１０００に軽焼酸化マグネシウム１００重量部，硫酸第１鉄８０重量部の混合cc物に５０重量％のケイ石粉と１重量％のエチレンカーボネートを添加した土壌固化剤１００ｇを添加し攪拌混合した・・・該土壌は２０分後には搬出に支障ない程。 度に固化し，ｐＨ値は水質基準の上限８．６を下回った。２４時間気中養生した該土壌を水中に投下した所，３日後でも崩壊はみられなかった（段落【】～。」0021【】），「〔〕（，0022実施例５浚渫工事から発生した有機質粘質土壌含水率６５重量％cmcc含水比１８６重量％，強熱加熱残分５３重量％／，ｐＨ６．３）１０００ に軽焼酸化マグネシウム１００重量部，硫酸亜鉛５０重量部，硫酸アルミニウム１５重量部の混合物に炭酸カルシウム３０重量％，グアガム０．３重量％を添加した土壌固化剤１５０ｇを添加し攪拌混合した・・・該土壌は５時間後には搬出に支。 障ない程度に固化し，更に７日後のｐＨ値は水質基準の上限８．６を下回った。７，。」日間気中養生した該土壌を水中に投下した所３日後でも崩壊はみられなかった（段落【】～【「本発明の土壌固化剤は，土壌と混合して短時間に運00230024】），搬輸送の可能な程度に固化せしめることが出来・・・また固化した土壌のｐＨ値を水質基準の上限８．６を下回るようにすることが出来るので・・・該土壌は再利用が可能である（段落【）との各記載がある。 。」】0028これらの記載によれば，刊行物１には，シールド工法，地中連続壁工法，浚渫工法，表層及び深層地盤改良工法等の建設現場からの発生土のような土壌であって，含水比８０～２００重量％程度，ＰＨ６．３ 0028これらの記載によれば，刊行物１には，シールド工法，地中連続壁工法，浚渫工法，表層及び深層地盤改良工法等の建設現場からの発生土のような土壌であって，含水比８０～２００重量％程度，ＰＨ６．３～７．８程度のものに添加し，搬出に支障ない程度に固化させるとともに，固化した土壌のＰＨ値を，８．６を下回るようにすることができる土壌固化剤が記載されており，かつ，技術常識上，上記土壌- 29 -固化剤の成分中に六価クロムを含有するものはないことが認められる。 ( )そうすると，刊行物１記載の土壌固化剤は，補正後発明１と同様の用途に 用いられ，固化土のＰＨ値を５～９の範囲内とし，かつ，六価クロム等の有害金属等を含有せず，重金属汚染のない改良土とし得る点でも補正後発明１と変わりはない。そうであれば，不良地盤や軟弱地盤の土壌内に注入されると，これを強度の大きい良好な地盤にすることができるとはされているが，その固化改良作用の具体的な程度ないし内容が明らかではない補正後発明１が，上記刊行物１に記載された土壌固化剤よりも格別顕著な効果を奏するものと認めることはできないというべきである。 したがって「補正後発明１の効果は，刊行物１，２に記載されたものから当業，者が予測しうる範囲のものと認められる」との審決の判断は，刊行物１について。 誤りはなく，この判断が誤りであるとする原告らの主張は，刊行物２について検討するまでもなく，失当である。 取消事由４（本件発明１についての認定判断の誤り）について本件発明１が補正後発明１を包含するものであることは当事者間に争いがない（具体的には，補正後発明１は，本件発明１の酸性固化助剤の選択肢から「酸性硫酸ナトリウム」が，また，本件発明１の吸水剤の選択肢から「活性炭」及び「グアガム」が削除されたものである。そして，補 ない（具体的には，補正後発明１は，本件発明１の酸性固化助剤の選択肢から「酸性硫酸ナトリウム」が，また，本件発明１の吸水剤の選択肢から「活性炭」及び「グアガム」が削除されたものである。そして，補正後発明１が容易想到であるとする。），，審決の認定判断に原告ら主張の誤りがないことは上記１～３のとおりであるから本件発明１についても，少なくとも，補正後発明１と重複する部分については，同様の理由により容易想到であるというべきであり，そうすると，それ自体として，容易想到であるといわざるを得ない。 したがって，これと同旨の審決の認定判断に誤りはない。 結論 - 30 -以上によれば，原告らの主張はすべて理由がなく，原告らの請求は棄却されるべきである。 知的財産高等裁判所第４部裁判長裁判官塚原朋一裁判官石原直樹裁判官高野輝久
▼ クリックして全文を表示