- 1 -平成２６年２月２６日判決言渡平成２５年(行ケ)第１００４８号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成２６年２月１９日判決 原告ハイネケンサプライチェーンベー．フェー． 訴訟代理人弁理士西教圭一郎 被告特許庁長官指定代理人新海岳槙原進窪田治彦堀内仁子 主文 特許庁が不服２０１１－２４５３８号事件について平成２４年１０月１１日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由 第１ 原告の求めた判決主文同旨- 2 - 第２ 事案の概要本件は，特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は，①進歩性の有無及び②審判における手続違背の有無である。 １ 特許庁における手続の経緯原告は，平成１１年３月１６日，名称を「加圧下に液体を小出しする装置」とする発明につき特許出願（特願２０００－５３６６５０号，パリ条約による優先権主張１９９８年３月１６日，オランダ国，甲６）をしたが，平成２１年１月２２日付けで拒絶理由が通知され（甲７），同年７月２７日付けで手続補正をしたが（甲９），同年１２ ６６５０号，パリ条約による優先権主張１９９８年３月１６日，オランダ国，甲６）をしたが，平成２１年１月２２日付けで拒絶理由が通知され（甲７），同年７月２７日付けで手続補正をしたが（甲９），同年１２月１４日付けで拒絶理由が通知され（甲１０），平成２２年３月２３日付けで手続補正をしたが（甲１２），同年４月１２日付けで拒絶理由が通知され（甲１３），同年１０月２０日付けで手続補正をしたが（甲１５），同年１１月１０日付けで拒絶理由が通知され（甲１６），平成２３年３月１６日付けで手続補正をしたが（甲１８），同年７月８日付けで拒絶査定を受けたので（甲１９），同年１１月１４日付けでこれに対する不服の審判（不服２０１１－２４５３８号）を請求するとともに（甲２０），同日付けで手続補正をした（本件補正，甲２１）。 特許庁は，平成２４年１０月１１日，本件補正を却下した上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」（出訴期間９０日附加）との審決（審決上の請求人の名称は，ハイネケンテクニカルサービシーズビーブイ）をし，その謄本は，同月２３日，原告に送達された。 ２ 本願発明の要旨(1) 補正前発明本件補正前の本願発明（平成２３年３月１６日付け手続補正書（甲１８）の特許請求の範囲の請求項１，補正前発明）は，以下のとおりである。 「【請求項１】第１室（４，１０４，２０４，３０４）と第２室（１６，１１６，２１６，３１- 3 -６）を有する容器を含み，第１室（４，１０４，２０４，３０４）は小出しされるべき炭酸飲料（３）を受容し，第２室（１６，１１６，２１６，３１６）は二酸化炭素（ＣＯ２）を受容し，少なくとも使用中には，第１室（４，１０４，２０４，３０４）と第２室（１６，１１６，２１６，３１６）との間に開孔（１９）が設けられ， ６，１１６，２１６，３１６）は二酸化炭素（ＣＯ２）を受容し，少なくとも使用中には，第１室（４，１０４，２０４，３０４）と第２室（１６，１１６，２１６，３１６）との間に開孔（１９）が設けられ，第２室（１６，１１６，２１６，３１６）から第１室（４，１０４，２１４，３１４）へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段（８；１７，１１７，２１７，３１７）が設けられ，第２室（１６，１１６，２１６，３１６）内には，二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び／又は吸着するための充填剤（２０）が配置され，充填剤（２０）が少なくとも活性炭を含み，圧力制御手段（８；１７，１１７，２１７，３１７）が，第１室（４，１０４，２０４，３０４）内に大気圧より０．１～２バール過剰の圧力を与え且つ保つように設定されていることを特徴とする炭酸飲料の小出し装置（１，１０１，２０１，３０１）。」(2) 補正発明本件補正後の本願発明（平成２３年１１月１４日付け手続補正書（甲２１）の特許請求の範囲の請求項１，補正発明）は，以下のとおりである。 「【請求項１】第１室（４，１０４，２０４，３０４）と第２室（１６，１１６，２１６，３１６）を有する容器を含み，第１室（４，１０４，２０４，３０４）は小出しされるべき炭酸飲料（３）を受容し，第２室（１６，１１６，２１６，３１６）は二酸化炭素（ＣＯ２）を受容し，少なくとも使用中には，第１室（４，１０４，２０４，３０４）と第２室（１６，１１６，２１６，３１６）との間に開孔（１９）が設けられ，- 4 -第２室（１６，１１６，２１６，３１６）から第１室（４，１０４，２１４，３１４）へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段（８；１７，１１７，２１７，３１７）が設け - 4 -第２室（１６，１１６，２１６，３１６）から第１室（４，１０４，２１４，３１４）へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段（８；１７，１１７，２１７，３１７）が設けられ，第２室（１６，１１６，２１６，３１６）内には，二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び／又は吸着するための充填剤（２０）が配置され，充填剤（２０）が少なくとも活性炭を含み，圧力制御手段（８；１７，１１７，２１７，３１７）が，第１室（４，１０４，２０４，３０４）内に大気圧より０．１～２バール過剰の圧力を与え且つ保つように設定されており，炭酸飲料（３）はビールであり，小出し管（１３，２３４）が容器の頂部の弁から容器の周囲の外側に延びる端部まで延び，容器が卓上に直立して延びるとき，グラスを前記端部の下方に配置することを特徴とする炭酸飲料の小出し装置（１，１０１，２０１，３０１）。」（下線は補正箇所を示す。） ３ 審決の理由の要点審決は，「補正発明は，引用発明，周知技術及び常套手段に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない」，「補正前発明も，相違点３についての検討が不要となるほかは，同様の理由により，引用発明及び上記周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。 審決が上記判断の前提として認定した引用文献（特公昭４１－５５９０号公報）に記載された発明（引用発明），並びに補正発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。 (1) 引用発明「 小樽本体１内部と圧力室１０を有する小樽本体１を含み，小樽本体１内部は小出しされるべき生ビールを受容し，圧力室１０は炭酸ガスを受容し， は，以下のとおりである。 (1) 引用発明「 小樽本体１内部と圧力室１０を有する小樽本体１を含み，小樽本体１内部は小出しされるべき生ビールを受容し，圧力室１０は炭酸ガスを受容し，少なくとも使用中には，小樽本体１内部と圧力室１０との間に開孔が設けられ，- 5 -圧力室１０から小樽本体１内部へと流れる炭酸ガスの圧力を使用時に制御するための減圧弁１１，圧力調整室１２及び逆止弁１３が設けられ，減圧弁１１，圧力調整室１２及び逆止弁１３が，小樽本体１内部内に大気圧より過剰の圧力を与え且つ保つように設定されており，生ビールはビールである，生ビールの小出し装置。」(2) 補正発明と引用発明との一致点及び相違点ア一致点「 第１室と第２室を有する容器を含み，第１室は小出しされるべき炭酸飲料を受容し，第２室は二酸化炭素を受容し，少なくとも使用中には，第１室と第２室との間に開孔が設けられ，第２室から第１室へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段が設けられ，圧力制御手段が，第１室内に大気圧より過剰の圧力を与え且つ保つように設定されており，炭酸飲料はビールである，炭酸飲料の小出し装置。」である点イ相違点１補正発明においては，第２室内には，二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び／又は吸着するための充填剤が配置され，充填剤が少なくとも活性炭を含むのに対して，引用発明においては，そのような構成を有しているか不明な点。 ウ相違点２補正発明においては，圧力制御手段が，第１室内に大気圧より０．１～２バール過剰の圧力を与え，かつ，保つように設定されているのに対して，引用発明においては，圧力制御手段が，第１室内に大気圧より過剰の圧力を与 明においては，圧力制御手段が，第１室内に大気圧より０．１～２バール過剰の圧力を与え，かつ，保つように設定されているのに対して，引用発明においては，圧力制御手段が，第１室内に大気圧より過剰の圧力を与え，かつ，保つように設定されているものの，どの程度過剰な圧力であるかが不明な点。 - 6 -エ相違点３補正発明においては，小出し管が容器の頂部の弁から容器の周囲の外側に延びる端部まで延び，容器が卓上に直立して延びるとき，グラスを前記端部の下方に配置するのに対して，引用発明においては，そのような構成であるか不明な点。 第３ 原告主張の審決取消事由 １ 取消事由１（引用発明の認定の誤り）(1) 引用文献（甲１）に図示された逆止弁１３が，小樽本体１内に充填された生ビールの液体の中に位置している状態では，小樽本体１内の生ビールの消費に従って，生ビールの逆止弁１３に作用する圧力は，大きく減少するので，逆止弁１３に作用する圧力に対する圧力の割合が大きく変化し，ガスの圧力を設定される一定の値に常に保つことはできない。 生ビールが更に流出して消費されて，生ビールの液面が，逆止弁１３よりも低下した状態でも，逆止弁１３は，圧力調整室１２から小樽本体１内にガスを噴出させる働きをし，小樽本体１内のガスの圧力が大きく変動するので，小樽本体１内のガスの圧力を常に一定圧に保持させることは不可能である。 圧力室１０内の高圧力のガスは，開いたままになっている減圧弁１１を経て，圧力調整室１２及び逆止弁１３の中の流路となっている空間から，小樽本体１内の生ビール収納空間へ流入する。減圧弁１１の圧力調整室１２の容積は，小樽本体１内の生ビール収納空間の容積に比べて，明らかに小さいので，減圧弁１１が開いたままになったこのような状態は，長時間続く。その結 ビール収納空間へ流入する。減圧弁１１の圧力調整室１２の容積は，小樽本体１内の生ビール収納空間の容積に比べて，明らかに小さいので，減圧弁１１が開いたままになったこのような状態は，長時間続く。その結果，小樽本体１内の生ビール収納空間の圧力は，不所望に高くなる。減圧弁１１及び逆止弁１３が協働して行うこのような動作と，前述のような逆止弁１３の不安定な動作とは，いずれか一方だけが生じ，又は両者が時間的にずれて生じる。 温度変化による小樽本体１内の圧力の変動は，生ビール用樽の使用中にいつでも生じる。 - 7 -以上のことから，引用文献に図示された構成は，引用文献の発明の詳細な説明に記載された目的，作用，効果を達成することができない。引用文献記載の事項及び引用発明は，小樽本体１内の圧力を設定した一定値に保つ構成を有さず，補正発明の圧力制御手段を有さない。 被告は，減圧弁が不所望に長時間にわたり開いたままになる状態を認めないが，この現象は逆止弁１３を使えば避けることができず，被告の反論は誤りである。したがって，動作不可能な構成を開示する引用文献は，進歩性欠如の根拠にされるべきではなく，この点で審決は違法である。 (2) 引用文献の図面に示された構成は，補正発明の構成要件「充填剤」を含まない。 当業者の技術常識に基づけば，補正発明の充填剤を使うことなく，引用文献の図示された圧力室１０内に，必要な高圧力の炭酸ガスを圧入することは不可能である。 この圧力室１０に関連する構成の観点から，引用文献に図示された構成の実現は，不可能である。 したがって，このような引用文献の実現不可能な構成の記載をもって公知事実であるとして，補正発明の進歩性を否定する根拠とすることはできない。 ２ 取消事由２（一致点の認定の誤り）引用文献の技術内容は って，このような引用文献の実現不可能な構成の記載をもって公知事実であるとして，補正発明の進歩性を否定する根拠とすることはできない。 ２ 取消事由２（一致点の認定の誤り）引用文献の技術内容は，逆止弁１３の構造などに起因して，発明の詳細な説明のとおりに，樽内を常に一定圧に保持させることはできないから，引用文献の逆止弁１３には，補正発明において圧力制御手段が第１室内に二酸化炭素の圧力を与え，かつ，保つように制御することを可能にする「開孔」は，存在しない。 審決が，引用文献記載の事項及び引用発明には，開孔が設けられる，と認定したこと，並びに補正発明と引用発明との両者は，「少なくとも使用中には，第１室と第２室との間に開孔が設けられ」る点で一致する，と認定したことは誤りである。 ３ 取消事由３（進歩性判断の誤り）(1) 審決は，補正発明の引用発明との相違点１，２及び３について，参照文献- 8 -を組み合わせて補正発明の進歩性欠如を認定している。 しかし，炭酸ガスにビールを流出するという課題を達成するために，引用発明では，その小樽本体１を卓上に直立して延ばす必要がなく，小樽本体１を，図に示されるように，そのまま横長にした姿勢のとおりですむのである。したがって，引用発明から補正発明に到達するという示唆等は，引用文献には存在しない。 (2) 参照文献１（特開昭５２－６１８１５号公報，甲２）及び２（仏国特許出願公開第２６９０１４２号明細書，甲３）は，スプレー容器に関するものであり，噴霧される液体はスプレー容器で霧化されなければならず，参照文献１及び２の当業者は，補正発明のビールの小出し装置の技術分野における当業者とは異なる。参照文献１では，スプレー容器２０内で検出された圧力に基づいてそのスプレー容器内で圧力を制御するダイヤフラ 照文献１及び２の当業者は，補正発明のビールの小出し装置の技術分野における当業者とは異なる。参照文献１では，スプレー容器２０内で検出された圧力に基づいてそのスプレー容器内で圧力を制御するダイヤフラムが設けられていない。参照文献２も，このことは，参照文献１と同様であり，これらの文献には，ビールに関する記載が存在せず，バルブ装置２４によって液体を霧化する技術のみが存在する。したがって，当業者は，参照文献１及び２から，生ビールに関する補正発明の小出し装置を動機付けされることはあり得ない。たとえ，当業者がこのような文献を知っていたとしても，エアロゾル弁の従来技術である参照文献１及び２は，補正発明におけるビールが抽出されるべき容器内の第１室の圧力を適切に保つための構成を何ら開示せず，また，示唆するものでもない。 (3) 参照文献３（特開平８－２３０９８９号公報，甲４）は，卓上型ディスペンサであり，炭酸ガスボンベ１３と減圧弁１７とは生ビール樽Ｔの外部に設けられる。当業者は，この参照文献３からは，炭酸ガスボンベ１３と減圧弁１７とを生ビール樽Ｔ内に設ける動機付けを生じさせない。このような構成は，補正発明のビールの小出し装置を否定するものである。参照文献３は，高圧力の炭酸ガスボンベを備え，ユーザによって生ビール樽Ｔの外部から圧力を制御することができる構成を有するから，補正発明の生ビールの小出し装置とは，その全体の目的が異なる。したがって，参照文献３は，補正発明の進歩性欠如の根拠とはなり得ない。 - 9 -(4) 参照文献４（特開昭６２－２７１８７３号公報，甲５）は，抽出装置であるが，容器２からのビールの流出経路に設けられた第２弁装置１４と，引用発明における小樽本体１からのビールの流出通路に設けられた取出用コック２とは，それらの作用，機能が異 公報，甲５）は，抽出装置であるが，容器２からのビールの流出経路に設けられた第２弁装置１４と，引用発明における小樽本体１からのビールの流出通路に設けられた取出用コック２とは，それらの作用，機能が異なる。したがって，参照文献４には，相違点３に係る補正発明の構成の開示も示唆もない。 また，参照文献４の第１流出装置は，その容器２内の炭酸ガスの圧力の観点からも，引用発明の生ビール用樽とは異なる。 引用発明に，このような参照文献４の第１抽出装置を組み合わせて補正発明を完成させようとしても，引用発明の生ビール用樽と，参照文献４の第１抽出装置とは，それらのビールを抽出するための動作原理，したがって，装置の作用，機能が異なるので，組み合わせることが不可能である。 しかも，両者がビールの小出し装置である近接した技術分野であるとしても，その差異を無視し得るようなものではなく，構成において，引用発明に参照文献４を組み合わせるのが容易であるというためには，それなりの動機付けを必要とするものである。 したがって，補正発明の相違点３の構成は，引用発明に参照文献４を組み合わせて容易に想到することができるとした審決の判断には，誤りがある。 ４ 取消事由４（手続違背）本件拒絶査定には，本願の平成２３年３月１６日付け補正後の請求項１～３３の内，請求項１９，２０，２７及び２８について審査官の判断が記載されておらず，拒絶理由が存在する旨の記載はなく，よって，原告（出願人）は，これらの請求項に拒絶の理由は存在しないことが通知されていると解せばよいと判断し，本件の審判請求手続において，独立請求項１に，請求項１９の構成を含めて，独立請求項１とし，請求項２２に，請求項２７の構成を含めて，これを独立請求項２０とする，本件補正を行った。 特許法１５９条２項は，特 判請求手続において，独立請求項１に，請求項１９の構成を含めて，独立請求項１とし，請求項２２に，請求項２７の構成を含めて，これを独立請求項２０とする，本件補正を行った。 特許法１５９条２項は，特許法５０条を準用し，拒絶査定不服審判においては，- 10 -査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときは拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，意見書を提出する機会を与えねばならないと規定する。 拒絶査定において審査官の判断が記載されていなかった，平成２３年３月１６日付け手続補正書（甲１８）によって補正した請求項１９，２０，２７，２８の構成については，審査の段階で審査されたことはなく，拒絶理由が存在する旨の通知を受けたことはない。 それにもかかわらず，審尋における前置報告書においては，①平成２３年１１月１４日付け審判請求書（甲２０）と同時に提出した手続補正書（甲２１）における請求項１の発明，すなわち，平成２３年３月１６日付け手続補正書によって補正した請求項１９の発明と，②平成２３年１１月１４日付け手続補正書における請求項１８の発明，すなわち，平成２３年３月１６日付け手続補正書によって補正した，請求項１９に従属する請求項２０の発明と，③平成２３年１１月１４日付け手続補正書における請求項２０の発明，すなわち，平成２３年３月１６日付け手続補正書によって補正した請求項２７の発明と，④平成２３年１１月１４日付け手続補正書にける請求項２５の発明，すなわち，平成２３年３月１６日付け手続補正書によって補正した，請求項２７に従属する請求項２８の発明についても，進歩性なしとする審査官の判断が報告されており，拒絶査定において拒絶理由が通知されていなかった前記各発明について，初めて審査官の判断が示された。 各発明について，審査官が初めて判断を示す場合には 進歩性なしとする審査官の判断が報告されており，拒絶査定において拒絶理由が通知されていなかった前記各発明について，初めて審査官の判断が示された。 各発明について，審査官が初めて判断を示す場合には，前置審査において拒絶理由を通知し，出願人に反論の機会を与えるべきであるところ（特許法１６３条２項が準用する特許法５０条），かかる機会は一切付与されず審決に至った。審判に先立つ前置審査においても，審判段階においても，拒絶理由が指摘されることなく，意見書及び手続補正書の提出の機会が与えられることがないまま，拒絶審決となったのは，特許法１５９条２項で準用する特許法５０条の規定に反しており，その審理手続には瑕疵があり，審決は違法である。 以上のことから，審判請求と同時に提出した手続補正書（甲２１）によって補正- 11 -した請求項１～２９を進歩性欠如によって補正却下したことは違法である。 第４ 被告の反論 １ 取消事由１（引用発明の認定の誤り）に対して(1) 原告主張(1)に対して引用文献の逆止弁１３は，単に小樽本体１１内から圧力調整室１２に向けて流体が逆流することを防ぐために小樽本体１１内と圧力調整室１２を連通させる流路に付加されたものであり，減圧弁１１による圧力を設定することに加えて更に圧力を調整するものなどではない。引用文献に接した当業者は，ごく常識的にそのように理解するものである。 逆止弁１３が小樽本体１内に充填された生ビールの液体の中に位置している状態では，液体の圧力も逆止弁１３を閉弁する方向に掛かるので，被告も小樽本体１内の圧力が設定圧力と異なる状態となることは起こり得ると考えるが，その程度は，極めて小さい。すなわち，圧力に関する常識からして，大気圧１バールとは，水の高さで考えれば，約１０ｍの水柱に相当するも １内の圧力が設定圧力と異なる状態となることは起こり得ると考えるが，その程度は，極めて小さい。すなわち，圧力に関する常識からして，大気圧１バールとは，水の高さで考えれば，約１０ｍの水柱に相当するものであるから，例えば，１０ｃｍ，２０ｃｍの高さの液体により発生する圧力（静止圧）は，たかだか０．０１バール，０．０２バールの大きさのものにすぎない。 引用文献での小樽本体１内の圧力は，生ビールを外部に放出させるために大気圧よりも過剰になるように高められたものであり，その圧力の値は，基本的に減圧弁１１で設定されるものである。 したがって，逆止弁１３が小樽本体１内に充填された生ビールの液体の中に位置している状態になったとしても，小樽本体１内の圧力は，概ね減圧弁１１で設定される圧力とされていると理解するのが相当である。引用文献に接した当業者は，小樽本体１内部に生ビールが逆止弁１３の位置よりも高い位置まで液面が来るように生ビールを充填したとしても，およそ生ビールを外部に放出させる上で支障が出るなどと解するものではなく，引用文献の逆止弁１３と生ビールの液面との位置関係- 12 -がどのようであっても，生ビールを外部に放出させるという本来の目的の達成には影響がないと理解するものである。 原告は，逆止弁１３の構造に照らして，小樽本体１内の圧力Ｐ１が，Ｐ１２からＰ１２／３の間で変動するなどと主張する。 しかし，原告の主張は，必ずしも明瞭でない引用文献の図面の記載に基づく単なる推測であるし，引用文献の図面において細部は明らかでないとしても，少なくとも弁座に関し，原告主張のような構造を呈していない。被告も，弁体及び弁座の具体的構成に応じて，弁体における小樽本体１側と調整室側１２とでは受圧面積に差が生じると考えるが，図示された構造を素直に解釈すると， に関し，原告主張のような構造を呈していない。被告も，弁体及び弁座の具体的構成に応じて，弁体における小樽本体１側と調整室側１２とでは受圧面積に差が生じると考えるが，図示された構造を素直に解釈すると，原告が主張するほどの差はない。受圧面積の差に起因して小樽本体１内の圧力が変動し得るとしても，積極的にそうする理由はなく，引用文献に記載された所期の目的を理解した当業者であれば，小樽本体１内の圧力は概ね減圧弁１１で設定されていると理解するものである。 引用文献の逆止弁１３が，実際にチャタリングなどと称される不安定，不適切な動作を必ず引き起こすものとは考えられない。仮に逆止弁１３がチャタリングなどを起こしたとしても，弁体の動作が不安定になるだけであって，それにより逆止弁１３本来の機能，すなわち，小樽本体１１内から圧力調整室１２に向けて流体が逆流することを防ぐ機能が発揮できないということにはならず，逆止弁１３の存在をもって，小樽本体１内を設定圧力にできないといった技術的に不合理な事態が生じるとはいえない。 引用文献において，ビールが流出して樽内の圧力が減少すると，逆止弁１３が開弁してそれを介して圧力調整室１２内のガスが小樽本体１内の生ビール収納空間に流出し，圧力調整室１２内の圧力が設定圧力より下がった状態になり，その圧力状態に応じて減圧弁１１が自然に開くことになる。この逆止弁１３の動作も，減圧弁１１の動作も，自然な本来の動作を行うものと認識できるのであって，引用文献に接した当業者にとって，減圧弁１１が不所望に長い時間にわたって開いたままにな- 13 -るとは考えず，減圧弁１１は，圧力調整室１２内の圧力が設定圧力となれば自然と閉弁すると認識するものである。 引用文献において，小樽本体１の温度が上昇することがあれば小樽本体１内の圧力Ｐ１が -るとは考えず，減圧弁１１は，圧力調整室１２内の圧力が設定圧力となれば自然と閉弁すると認識するものである。 引用文献において，小樽本体１の温度が上昇することがあれば小樽本体１内の圧力Ｐ１が上昇したままになることがあり得ることは認める。しかし，小樽本体１自体は，充填される液体が「生ビール」であることから，低い温度に保たれるのが普通であり，引用文献のものは，全体としては，小樽本体１内の圧力を設定した一定値に保つようにした構成を備えたものと評価すべきである。 (2) 原告主張(2)に対して引用文献のものも，補正発明と同様にビールを二酸化炭素ガスの圧力を利用して樽（容器）から出すようにしたものであって，当然，その圧力室１０内に必要な高圧力の炭酸ガスを圧入できるものと理解するのが相当である。原告の主張は，製品の設計図面のような精度をもたない特許出願に係る図面の記載に基づく単なる推論であって，圧力室１０内に必要な高圧力の炭酸ガスを圧入することが不可能であるとする技術的な説明たり得ない。そして，引用文献のものが，炭酸ガスの圧入の点で，補正発明と異なるものと理解すべき根拠はない。 したがって，引用文献においては，図示された構成が実現できないとする合理的な理由は存在せず，原告の主張は，失当である。 ２ 取消事由２（一致点の認定の誤り）に対して審決に記載したように，引用発明の「小樽本体１内部」，「圧力室１０」が，それぞれ，補正発明の「第１室」，「第２室」に相当し，引用発明の「小樽本体１内部」と「圧力室１０」の間，すなわち逆止弁１３が設けられている位置に「開孔」があると観念できる。 引用文献においては，「開孔」には逆止弁１３が配置されていることになるが，これは，小樽本体１内部から生ビールなどの不適切な逆流が生じることを防ぐため られている位置に「開孔」があると観念できる。 引用文献においては，「開孔」には逆止弁１３が配置されていることになるが，これは，小樽本体１内部から生ビールなどの不適切な逆流が生じることを防ぐためにわざわざ付加されたものとみるべきであって，小樽本体１内を設定圧力にするために圧力室１０から小樽本体１にガスを流すための流路という基本的な機能におい- 14 -て，補正発明と本質的に異なるところはない。 また，補正発明の「開孔」の位置に関して，原告は，それが炭酸飲料の液体の中に位置しないものに限定されるかのように主張するが，補正発明は，平成２３年１１月１４日付けの手続補正書の請求項１に記載された事項で特定されるものであって，上記主張は，当該請求項１の記載による特定とは相容れない。そして，補正発明は，図１をもって示された具体例からも，ビールの液面が圧力制御手段よりも上側に位置する状態も十分あり得るのであって，特に開孔の位置が炭酸飲料の液体の中にある状態も排除されていないものというべきである。 以上を踏まえると，引用文献のものも，補正発明と同様に，圧力制御手段が第１室内に二酸化炭素の圧力を与え，かつ，保つように制御することを可能にする「開孔」が存在するというべきであって，審決が補正発明と引用発明との一致点に「少なくとも使用中には，第１室と第２室との間に開孔が設けられ」る点を含めたことに誤りはない。 ３ 取消事由４（手続違背）に対して(1) 本件審査手続について拒絶査定の備考には，拒絶の理由（甲１６）を通知したものの依然としてそれが解消していない請求項として，請求項１ないし１８，２１ないし２６，２９ないし３３をあげており，見掛け上，請求項１９，請求項２０，請求項２７，請求項２８が外れているが，これは，原告（出願人）の意見も踏 解消していない請求項として，請求項１ないし１８，２１ないし２６，２９ないし３３をあげており，見掛け上，請求項１９，請求項２０，請求項２７，請求項２８が外れているが，これは，原告（出願人）の意見も踏まえ当該拒絶の理由を通知した時に存在していなかった請求項を外した，という趣旨と理解すべきである。 (2) 本件補正要件の審理について審判官合議体は，原告（請求人）の主張（甲２０）も踏まえ，本件補正（特許請求の範囲のみの補正に係るものである。）の目的は，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの，と判断した。すなわち，本件補正は，単純に拒絶査定の備考に明示されていた請求項を「削除」して，当該拒絶査定の備考に明示されていなかった請求項のみに補正するようなものではなく，拒絶査定時に進歩性がないと判断された請- 15 -求項に係る発明すべてについて，請求項１９，２７の記載において被引用請求項に対して付加していた事項を付加したものであり，それは補正前後で請求項に記載された発明の産業上の利用分野のみならず解決しようとする課題も同一と評すべき程度の補正であるから，審決では，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの，と判断した。 行政手続法１条１項には，「行政運営における公正の確保と透明性」の向上を図ることが規定されているが，その６条には標準処理期間について規定され，７条に申請に対し速やかに応答することも規定されている。特許法の下でも，適正手続のみならず，審査や審判の迅速化が十分に確保することも求められているのであって，手続の適正さと審査，審判における処分の迅速化をバランス良く満たす工夫が必要とされるものである。たとえ手続上の適正さを欠くと外形上とらえ得る場合であっても，上記バランスの下では，それをもって当然に手続の適法性を失っているとはいえない場合が 化をバランス良く満たす工夫が必要とされるものである。たとえ手続上の適正さを欠くと外形上とらえ得る場合であっても，上記バランスの下では，それをもって当然に手続の適法性を失っているとはいえない場合があり，総合的な評価がなされるべきである。本件における上記のような事情に照らせば，本件の手続は適正である。 原告の主張は，審査官の拒絶査定が，厳密に拒絶の理由の通知で指摘されていた請求項が拒絶理由を有することへの言及にとどまっていたことを奇貨として，更なる意見の表明及び手続補正の提出の機会を求めるものと理解すべきである。しかも，本件補正とは，その実質が，常套手段と評するのが妥当な程度の技術的事項の限定をしたにとどまる。 回答書（甲２５）での主張は，更なる補正案に基づく主張，すなわち，都合６度目となる補正の機会があることを前提とした主張になっているが，そのような補正の機会が当然に与えられるというものではない。原告の回答書での主張に沿う，更なる補正の機会を与えなかったことは，原告の補正の機会を不当に奪うことには当たらない。 第５ 当裁判所の判断- 16 - １ 取消事由４（手続違背）について(1) 手続の経緯と内容についてア平成２２年１１月１０日付け拒絶理由通知書（甲１６）平成２２年１１月１０日付け拒絶理由通知書の拒絶理由は，以下のとおりである。 ［１］この出願の下記の請求項に係る発明は，その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて，その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。 記 （引用文献等については引用文献等一覧参照） ける通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。 記 （引用文献等については引用文献等一覧参照）・請求項 １－３，１９，２０，２１，２７－３１・引用文献等 １－９・備考・・・・（省略）・・・・・請求項 ４－６，７－１０，１１－１３，１４－１６，２２－２６・引用文献等 １－１０・備考・・・・（省略）・・・・・請求項 １７，１８・引用文献等 １－１１・備考・・・・（省略）・・・・引用文献等一覧１.特公昭４１－５５９０号公報２.特開昭５４－９４１１５号公報３.特表平２－５００１０２号公報- 17 -４.特開昭５３－１３２８０５号公報５.特開昭５２－６１８１５号公報６.仏国特許出願公開第２６９０１４２号明細書７.米国特許第５３６８２０７号明細書８.米国特許第５０１１０４７号明細書９.欧州特許出願公開第４４６９７３号明細書１０.特開平８－２３０９８９号公報１１.特開昭６２－２７１８７３号公報［２］この出願は，特許請求の範囲の記載が下記の点で，特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。 記請求項１の記載「…圧力制御手段は，圧力調整要素（２２）を含み，該圧力調整要素（２２）の位置は，閉空間（２５）における該要素の一方側に作用する制御圧力と，該要素（２２）の反対側に作用する第１室（４，１０４）の圧力とによって，開孔（１９）に対して規定されること…」について，「閉空間（２５）」がいかなる部材によって画定される「空間」であるのかが不明である。 請求項２１についても同様に，「閉空間 ０４）の圧力とによって，開孔（１９）に対して規定されること…」について，「閉空間（２５）」がいかなる部材によって画定される「空間」であるのかが不明である。 請求項２１についても同様に，「閉空間（２５）」に係る構成が不明である。 よって，請求項１－３１に係る発明は明確でない。 なお，請求項１及び２１の記載「第２室（６，１１６）」は「第２室（１６，１１６）」の誤記ではないか。 イ平成２３年３月１６日付け手続補正書（甲１８）平成２３年３月１６日付け手続補正書による補正は，平成２２年１１月１０日付け拒絶理由通知書（甲１６）に対してなされたもので，当該補正後の請求項１は，第２の２(1)記載のとおりであり，請求項１９は以下のとおりである。 【請求項１９】- 18 -炭酸飲料はビールであり，小出し管（１３，２３４）が容器の頂部の弁から容器の周囲の外側に延びる端部まで延び，容器が卓上に直立して延びるとき，グラスを前記端部の下方に配置することを特徴とする請求項１記載の装置。 ウ平成２３年７月８日付けの拒絶査定（甲１９）平成２３年７月８日付けの拒絶査定には，以下のとおり記載されている。 この出願については，平成２２年１１月１０日付け拒絶理由通知書に記載した理由１．によって，拒絶をすべきものです。 なお，意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが，拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。 備考引用文献１には，・・・・（省略）・・・・設計的事項である。 したがって，請求項１に係る発明は，引用文献１ないし９に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものである。 また，請求項２ないし１８，２１ないし２６，２９ないし３３に係る発明も，引用文献１ないし１１に記載された発明に基いて，当業 載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものである。 また，請求項２ないし１８，２１ないし２６，２９ないし３３に係る発明も，引用文献１ないし１１に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものである。 エ平成２３年１１月１４日付け手続補正書（甲２１）平成２３年１１月１４日付け手続補正書による補正（本件補正）は，審判請求書（甲２０）に記載されているように，平成２３年７月８日付けの拒絶査定（甲１９）の拒絶理由を解消するためにされたもので，本件補正後の請求項１は第２の２(2)記載のとおりである。 オ審決審決は，本件補正について，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当すると認定した上で（平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第４項２号），前記第２の３記載のとおり独立特許要件違反であると判断して（同法１７条の２第５項において準- 19 -用する同法１２６条５項。補正が特許請求の範囲の減縮（同条４項２号）を目的とするものでなければ，独立特許要件違反による補正却下はできない。），本件補正を却下するとともに（同法１５９条１項の規定において読み替えて準用する同法５３条１項），補正前発明について，進歩性がないと判断して，拒絶審決をした。 (2) 手続の適法性について本件出願に係る平成２３年７月８日付けの拒絶査定は，上記(1)ウに記載のとおり，請求項１～１８，２１～２６，２９～３３に係る発明は特許を受けることができないとするもので，請求項１９に係る発明は拒絶査定の理由となっていない。 平成２３年１１月１４日付け手続補正書による補正（本件補正）は，上記(1)エに記載のとおり，上記拒絶査定の拒絶理由を解消するた いとするもので，請求項１９に係る発明は拒絶査定の理由となっていない。 平成２３年１１月１４日付け手続補正書による補正（本件補正）は，上記(1)エに記載のとおり，上記拒絶査定の拒絶理由を解消するためにされたもので，本件補正後の請求項（新請求項）１は，原告が審判請求書で主張しているように，本件補正前の請求項（旧請求項）１を引用する形式で記載されていた旧請求項１９を，当該引用部分を具体的に記載することにより引用形式でない独立の請求項としたものであると認められる。そうすると，新請求項１は，旧請求項１を削除して，旧請求項１９を新請求項１にしたものであるから，旧請求項１の補正という観点からみれば，同請求項の削除を目的とした補正であり，特許請求の範囲の減縮を目的としたものではないから，前記のとおり，独立特許要件違反を理由とする補正却下をすることはできない。 また，旧請求項１９の内容は，新請求項１と同一であるから，旧請求項１９の補正という観点から見ても，特許請求の範囲の限縮を目的とする補正ではない。したがって，審決は，実質的には，項番号の繰上げ以外に補正のない旧請求項１９である新請求項１を，独立特許要件違反による補正却下を理由として拒絶したものと認められ，その点において誤りといわなければならない。 そして，旧請求項１９は，拒絶査定の理由とはされていなかったのであるから，特許法１５９条２項にいう「査定の理由」は存在しない。すなわち，平成２２年１１月１０日付け拒絶理由通知では，当時の請求項１９についても拒絶の理由が示さ- 20 -れているが，平成２３年３月１６日付け手続補正により旧請求項１９として補正され，その後の拒絶査定では，旧請求項１９は拒絶査定の理由とされていない。したがって，審決において，旧請求項１９である新請求項１を拒絶する場合は，拒 ３月１６日付け手続補正により旧請求項１９として補正され，その後の拒絶査定では，旧請求項１９は拒絶査定の理由とされていない。したがって，審決において，旧請求項１９である新請求項１を拒絶する場合は，拒絶の理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。しかしながら，本件審判手続において拒絶理由は通知されなかったのであるから，旧請求項１９についての拒絶理由は，査定手続においても，審判手続においても通知されておらず，本件審決に係る手続は違法なものといわざるを得ない（なお，仮に，本件補正が，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し，条文上，独立特許要件違反を理由に補正却下することが可能とされる場合であったとしても，審決において，審査及び審判の過程で全く拒絶理由を通知されていない請求項のみが進歩性を欠くことを理由として，補正却下することは，適正手続の保障の観点から，許されるものではないと解される。）。 (3) 被告の主張についてア被告は，本件補正の目的は，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの，すなわち，本件補正は，単純に拒絶査定の備考に明示されていた請求項を「削除」して，当該拒絶査定の備考に明示されていなかった請求項のみに補正するようなものではなく，拒絶査定時に進歩性がないと判断された請求項に係る発明すべてについて請求項１９，２７の記載において被引用請求項に対して付加していた事項を付加したものであり，それは補正前後で請求項に記載された発明の産業上の利用分野のみならず解決しようとする課題も同一と評すべき程度の補正であるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものである，と審決で認定した旨を主張する。 しかしながら，上記(2)で判示したとおり，請求項１についてみれば，本件補正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものでは 許請求の範囲の減縮を目的とするものである，と審決で認定した旨を主張する。 しかしながら，上記(2)で判示したとおり，請求項１についてみれば，本件補正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく，請求項の削除を目的にしたものであることが明らかであり，審決はそれを誤認したにすぎないものと認められるから，被告の主張を採用する余地はない。 イ被告は，特許法の下では，適正手続のみならず，審査や審判の迅速化が- 21 -十分に確保することも求められているのであって，手続の適正さと審査，審判における処分の迅速化をバランス良く満たす工夫が必要とされるものであり，たとえ手続上の適正さを欠くと外形上とらえ得る場合であっても，上記バランスの下では，それをもって当然に手続の適法性を失っているとは評すべきでない場合があり，総合的な評価がなされるべきであるから，本件における事情に照らせば，本件の手続は適正である旨を主張する。 上記の被告の主張の趣旨は必ずしも明確ではないが，審査や審判の迅速性が要請される場合には，手続上の適正さを欠く処分であっても許容されることがあると述べるものであるとすれば，行政処分における適正手続の保障の観点から，到底採用できる主張ではない。しかも，本件審判では，上記(2)で判示したとおり，本件における補正却下の手続が適正さを欠くことは明らかであるから，被告の主張は認めることはできない。 ウ被告は，本件の手続において，既に５回の補正の機会を与えているので，更なる補正の機会を与えなかったことは，原告の補正の機会を不当に奪うことには当たらない旨を主張する。 しかしながら，実際に行われた手続補正の回数が多いからといって，本件審判における補正却下の手続が適正さを欠くことが正当化されるものではなく，拒絶理由を通知して ことには当たらない旨を主張する。 しかしながら，実際に行われた手続補正の回数が多いからといって，本件審判における補正却下の手続が適正さを欠くことが正当化されるものではなく，拒絶理由を通知して補正の機会等を与えなかったという手続上の違法性が解消するものでもないから，被告の主張を採用することはできない。 (4) まとめよって，原告主張の取消事由４には，理由がある。 第６ 結論以上によれば，その余の点につき判断するまでもなく，原告の請求には理由がある。よって，審決を取り消すこととして，主文のとおり判決する。 - 22 -知的財産高等裁判所第２部 裁判長裁判官清水節 裁判官池下朗 裁判官新谷貴昭
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