平成１４年（行ケ）第６３２号特許取消決定取消請求事件平成１５年１１月２０日判決言渡、平成１５年１１月１３日口頭弁論終結判決原告富士写真フィルム株式会社訴訟代理人弁理士柳田征史、佐久間剛被告特許庁長官今井康夫指定代理人森正幸、高橋泰史、大橋信彦 主文 １ 特許庁が異議２００２－７０３８２号事件について、平成１４年１１月６日にした決定のうち「特許第３１９９３０５号の請求項１ないし１１、１３に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。 ２ 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 第１ 原告の求めた裁判主文第１項同旨の判決。 第２ 事案の概要 １ 特許庁における手続の経緯原告は、名称を「光波長変換素子およびその作成方法並びに光波長変換モジュール」とする発明について平成８年３月５日に特許出願され（国内優先権主張日平成７年１２月８日。）、平成１３年６月１５日に設定登録された特許第３１９９３０５号（本件特許）の特許権者である。 本件特許について、異議の申立てがされ、特許庁は、これを異議２００２－７０３８２号事件として審理し、平成１４年１１月６日に「特許第３１９９３０５号の請求項１ないし１１、１３に係る特許を取り消す。同請求項１２に係る特許を維持する。」との決定をし、その謄本を同年１１月２５日に原告に送達した。 ２ 決定の理由の要旨（原告が取消しを求める請求項１ないし１１及び１３に関する判断部分の要旨）本件特許の請求項１ないし１１及び１３に係る各発明は、その特許明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし１１及び１３に各記載された事項によって特定されると １ないし１１及び１３に関する判断部分の要旨）本件特許の請求項１ないし１１及び１３に係る各発明は、その特許明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし１１及び１３に各記載された事項によって特定されるとおりのものであるところ、請求項１、２、４、６ないし９、１３に係る各発明は引用発明及び刊行物２に記載された発明に基づいて、請求項３、５に係る各発明は引用発明及び刊行物２、３に記載された発明に基づいて、請求項１１に係る発明は引用発明及び刊行物２、５に記載された発明に基づいて、いずれも当業者が容易に発明することができたものであるから、請求項１ないし１１及び１３に係る各発明は、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものに対して特許されたものである。 第３ 原告の主張の要点 １ 訂正審決の確定原告は、本訴提起後に、本件特許の特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的として訂正審判（訂正２００３－３９１３９号）の請求をしたところ、特許庁は、平成１５年１０月６日、本件特許に係る明細書及び図面を訂正審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める審決（本件訂正審決）をし、その謄本を平成１５年１０月１７日原告に送達した。 ２ 取消事由本件訂正審決の確定により、決定は、結果的に、判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなった。この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、決定は取り消されるべきである。 第４ 当裁判所の判断前記第３の１の本件訂正審決確定の事実は、当事者間に争いがない。証拠（甲１ないし４）によれば、本件訂正審決の確定により、本件特許の請求項１ないし１１及び１３に係る特許請求の範囲は、減縮されたことが認められる。したがって、原告主張の取消事由により、決定は取り消されるべきであ いし４）によれば、本件訂正審決の確定により、本件特許の請求項１ないし１１及び１３に係る特許請求の範囲は、減縮されたことが認められる。したがって、原告主張の取消事由により、決定は取り消されるべきである。 東京高等裁判所第１８民事部裁判長裁判官塚原朋一裁判官古城春実裁判官田中昌利
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