平成１３年（行ケ）第２０２号審決取消請求事件（平成１３年１２月４日口頭弁論終結）判決原告シオノギクオリカプス株式会社訴訟代理人弁理士小島隆司同西川裕子被告ワーナー・ランバート・インク有限会社訴訟代理人弁理士津国肇同束田幸四郎同齋藤房幸 主文 特許庁が平成１１年審判第３５２２１号事件について平成１３年３月２９日にした審決を取り消す。 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 第１ 原告の請求特許庁が平成１１年審判第３５２２１号事件について平成１３年３月２９日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 第２ 前提となる事実（当事者間に争いがないか証拠により認められる事実） １ 特許庁における手続の経緯原告シオノギクオリカプス株式会社（旧名称日本エランコ株式会社）は、名称を「非フォーム状ハードゼラチンカプセル」とする特許第２１３９７３４号（以下「本件特許」という。）の発明（平成１年７月４日特許出願、同６年２月１６日出願公告、同１１年１月８日登録、以下「本件発明」という。）の特許権者である。 被告は、平成１１年５月１４日に原告を被請求人として本件発明につき無効審判を請求し、平成１１年審判３５２２１号事件として審理された結果、同１３年３月２９日に「特許第２１３９７３４号の請求項に係る発明について特許を無効とする。」との審決（以下「審決」と 発明につき無効審判を請求し、平成１１年審判３５２２１号事件として審理された結果、同１３年３月２９日に「特許第２１３９７３４号の請求項に係る発明について特許を無効とする。」との審決（以下「審決」という。）があり、その謄本は同年４月１１日に原告に送達された。 原告は、本件訴訟提起後の平成１３年８月３日に本件特許明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載の訂正（以下「本件訂正」という。）を請求する訂正審判を請求し、訂正２００１－３９１２４号事件として審理された結果、同年１０月９日に「本件訂正を認める。」旨の審決（以下「本件訂正審決」）があった。 ２ 本件審決の理由の要旨本件審決の理由は、要するに、本件明細書の記載には不備があり、本件請求項１及び２に係る特許は、特許法３６条３項及び４項の規定を満たしていない、とするものである。 ３ 本件訂正による訂正の内容(1) 本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲は、次のとおりである。 「１．分子量１０００、１５００、１５４０、４０００、６０００又は２００００から選ばれたポリエチレングリコールの１種もしくは２種以上の混合物を、ゼラチンに配合して得られるハードゼラチンカプセルであって、そのポリエチレングリコールの含有量がゼラチンに対して下記のいずれかであることを特徴とする水感応性物質を充填するための非フォーム状ハードゼラチンカプセル。 イ．ポリエチレングリコールの分子量が１０００－１５４０である場合：１～５０重量％。 ロ．ポリエチレングリコールの分子量が４０００である場合：０．５～１５重量％。ハ．ポリエチレングリコールの分子量が６０００である場合：０．５～１０重量％。ニ．ポリエチレングリコールの分子量が２００００である場合：０．１～５重量％。２．ポリエチ ある場合：０．５～１５重量％。ハ．ポリエチレングリコールの分子量が６０００である場合：０．５～１０重量％。ニ．ポリエチレングリコールの分子量が２００００である場合：０．１～５重量％。２．ポリエチレングリコールの含有量がゼラチンに対して下記のとおりである請求項１記載の非フォーム状ハードゼラチンカプセル。 イ．ポリエチレングリコールの分子量が１０００－１５４０である場合：１０～５０重量％。 ロ．ポリエチレングリコールの分子量が４０００である場合：３～１５重量％。 ハ．ポリエチレングリコールの分子量が６０００である場合：３～１０重量％。 ニ．ポリエチレングリコールの分子量が２００００である場合：０．３～５重量％。」(2) 本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲は、次のとおりである。 「１．ポリエチレングリコールをゼラチンに配合して得られるハードゼラチンカプセルであって、前記ポリエチレングリコールとして分子量１０００のポリエチレングリコールのみを用い、かつその含有量がゼラチンに対して１０～５０重量％であることを特徴とする吸水性又は吸湿性物質を充填するための非フォーム状ハードゼラチンカプセル。」第３ 原告主張の審決取消事由審決は、本件発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲の記載のとおり認定すると共に、このように認定した発明について、「本件明細書の記載には不備があり、本件請求項１及び２に係る特許は、特許法第３６条第３項及び第４項の規定を満たしていない」という理由で、本件特許を無効にすると審決したものである。しかしながら、本件発明の要旨は、本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲の記載のとおりとなったものであるから、審決は、本件発明の要旨の認定を誤ったことに帰する。また、本件訂正審決（甲第１４号証）に記載されているように、訂正後の本件明細書 決による訂正後の特許請求の範囲の記載のとおりとなったものであるから、審決は、本件発明の要旨の認定を誤ったことに帰する。また、本件訂正審決（甲第１４号証）に記載されているように、訂正後の本件明細書は、もはや記載不備はなく、特許法３６条３項、４項の規定を満たすものであるから、審決における明細書の記載不備の判断も誤りである。 したがって、審決は取り消されるべきである。 第４ 当裁判所の判断甲第１２号証、第１４号証及び弁論の全趣旨によれば、本件特許については、特許法３６条３項、４項の規定に違反してなされた特許であることを理由に特許を無効とした審決の取消訴訟の係属中に、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的として、本件明細書の特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載を訂正する訂正審判が請求され、訂正を認める本件訂正審決がなされて、確定したことが認められる。 そうすると、審決は、結果として、判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったことになり、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、審決は取り消されるべきである。 よって、原告の請求は理由があるから、これを認容し、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６２条を適用して、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第１８民事部裁判長裁判官永井紀昭裁判官塩月秀平裁判官古城春実
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