- 1 -平成２２年７月２０日判決言渡平成２１年（行ケ）第１０２４４号審決取消請求事件（特許）口頭弁論終結日平成２２年１月２８日判決原告株式会社陽紀同訴訟代理人弁護士松本司同田上洋平同訴訟代理人弁理士森義明同三枝英二同眞下晋一同松本尚子同森脇正志被告株式会社豊栄商会同訴訟代理人弁護士竹田稔同川田篤同訴訟代理人弁理士大森純一同折居章主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第１請求特許庁が無効２００５－８０３２０号事件について平成２１年７月７日にした審決を取り消す。 第２事案の概要本件は，被告が有する「容器，溶融金属供給方法及び溶融金属供給システム」と- 2 -の名称の発明に係る特許（第３５０６１３７号。以下「本件特許」という）につ。 いて，原告が無効審判請求をしたが，請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた事案である。 争点は，本件特許が，特許法３６条４項（平成１４年法律第２４号による改正前の，６項２号所定の要件を充たしているか否かである。 ） 特許庁における手続の経緯被告は，平成１３年６月２２日，本件特許に係る発明につき出願し（優先日平成１２年６月２２日，平成１３年２月１４日，平成１５年１２月２６日，設定登）録を受けた。 ，，。 ，原告は平成１７年１１月８日本件特許につき無効審判請求をした特許庁はこれを無効２００５－８０３２０号事件として審理し平成１８年７月１９日本，，「件審判の請求は成り立たない」旨の審決をした。 原告は，同年８月２４日に，上記審決を不服として，当庁にその取消訴訟を提起した。 当庁は，平成１９年５月２９日 て審理し平成１８年７月１９日本，，「件審判の請求は成り立たない」旨の審決をした。 原告は，同年８月２４日に，上記審決を不服として，当庁にその取消訴訟を提起した。 当庁は，平成１９年５月２９日，上記審決を取り消す旨の判決をした。 ，，，，「，，，特許庁はその後さらに審理した上で同年９月２８日請求項１ ６に係る発明についての特許を無効とする」との審決をした。 。 ，，，，被告は同年１１月９日上記審決を不服として当庁にその取消訴訟を提起しさらに，平成２０年１月１１日，訂正審判請求をした。 当庁は，同月３０日，特許法１８１条２項に基づいて，上記審決を取り消す旨の決定をした。 特許庁は，その後，さらに審理した上で，同年３月１８日「請求項１，３，５，に係る発明についての特許を無効とする」旨の審決をした。 。 被告は，同年４月２５日，上記審決を不服として，当庁にその取消訴訟を提起した。 当庁は，平成２１年２月４日，上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した。 - 3 -特許庁は，その後，さらに審理した上で，同年７月７日「訂正を認める。本件，審判の請求は成り立たない」旨の審決をし，その謄本は，同月１７日，原告に送。 達された。 本件特許発明の内容本件特許発明は，平成２０年１月１１日付けの訂正審判請求により訂正（下線部がその訂正部分である）された後の明細書の特許請求の範囲の請求項１ないし６。 に記載された次のとおりのものである（甲２８の１，２。以下，引用する場合を含めて，上記訂正後の請求項１の発明を「本件特許発明１，請求項２の発明を「本」件特許発明２」などといい，これらを「本件特許発明」と総称する。 。）「請求項１】溶融アルミニウムを収容することができ，内外の圧力差を調節することによ【り，外部へ溶融アルミニ ２の発明を「本」件特許発明２」などといい，これらを「本件特許発明」と総称する。 。）「請求項１】溶融アルミニウムを収容することができ，内外の圧力差を調節することによ【り，外部へ溶融アルミニウムを供給することが可能で，運搬車輌により搭載されて公道を介してユースポイントまで搬送される上部開口部に大蓋が配置された容器であって，フレームと，前記フレームの内側に設けられ，かつ，前記容器内の底部付近に開口を有し，当該容器の上方の配管取付部に向かう流路を内在するライニングと，前記配管取付部に取付けられ，前記流路に連通する第１の配管と，前記容器本体内を加圧するための第２の配管とを具備し，少なくとも前記流路の内径は，約６５ｍｍ～約８５ｍｍであり，前記大蓋は，その略中央に開口部が設けられ，当該開口部には開閉可能であって，閉じられたときに前記容器内部の気密を確保し，当該容器内に溶融アルミニウムを供給するに先立ち，開けられてガスバーナが容器内に挿入されて容器の予熱を行うためのハッチが配置されており，前記第２の配管は，前記ハッチの中央，または中央から少しずれた位置に設けられた内圧調整用の貫通孔に接続され，前記容器本体内への加圧は，前記容器を工場内で搬送するためのフォークリフトに搭載された加圧気体貯留タンクから前記第２の配管を介して前記容器本体内に加圧気体が供給されるこ- 4 -とにより行われることを特徴とする容器」。 「請求項２】請求項１に記載の容器であって，【前記流路の内径は，約７０ｍｍであることを特徴とする容器」。 「請求項３】フレームと，前記フレームの内側に設けられ，かつ，当該容器内の底部付近【に開口を有し，当該容器の上方の配管取付部に向かう流路を内在するライニングと，前記配管取付部に取付けられ，前記流路に連通する第１の配管とを有し， レームの内側に設けられ，かつ，当該容器内の底部付近【に開口を有し，当該容器の上方の配管取付部に向かう流路を内在するライニングと，前記配管取付部に取付けられ，前記流路に連通する第１の配管とを有し，溶融アルミニウムを収容することができ，上部開口部に大蓋が配置された容器を用いて溶融アルミニウムを供給する方法において，(a) 前記容器内に溶融アルミニウムを導入する工程と，(b)前記溶融アルミニウムを収容した容器を運搬車輌を用いて公道を介してユースポイントまで搬送する工程と，(c)前記ユースポイントで，前記容器内を加圧して前記流路及び前記第１の配管を介して溶融アルミニウムを導出する工程とを具備し，少なくとも前記流路の内径は，約６５ｍｍ～約８５ｍｍであり，前記大蓋は，その略中央に開口部が設けられ，当該開口部には開閉可能であって，閉じられたときに前記容器内部の気密を確保し，当該容器内に溶融アルミニウムを供給するに先立ち，開けられてガスバーナが容器内に挿入されて容器の予熱を行うためのハッチが配置されており，前記ハッチの中央，または中央から少しずれた位置には，内圧調整用の貫通孔が設けられ，前記容器内への加圧は，前記容器を工場内で搬送するためのフォークリフトに搭載された加圧気体貯留タンクから前記内圧調整用の貫通孔を介して前記容器内に加圧気体を供給することにより行うことを特徴とする溶融アルミニウム供給方法」。 「請求項４】請求項３に記載の溶融アルミニウム供給方法であって，【前記流路の内径は，約７０ｍｍであることを特徴とする溶融アルミニウム供給方法」。 「請求項５】(a)溶融アルミニウムを収容することができ，内外の圧力差を調節することに【- 5 -より，外部へ溶融アルミニウムを供給することが可能で，運搬車輌により搭載されて公道を介，， 。 「請求項５】(a)溶融アルミニウムを収容することができ，内外の圧力差を調節することに【- 5 -より，外部へ溶融アルミニウムを供給することが可能で，運搬車輌により搭載されて公道を介，，，してユースポイントまで搬送され上部開口部に大蓋が配置された容器であってフレームと前記フレームの内側に設けられ，かつ，前記容器内の底部付近に開口を有し，当該容器の上方の配管取付部に向かう流路を内在するライニングと，前記配管取付部に取付けられ，前記流路に連通する第１の配管とを具備する容器と，(b) 前記容器内を加圧する手段とを有し，少なくとも前記流路の有効内径は，約６５ｍｍ～約８５ｍｍであり，前記大蓋は，その略中央に開口部が設けられ，当該開口部には開閉可能であって，閉じられたときに前記容器内部の気密を確保し，当該容器内に溶融アルミニウムを供給するに先立ち，開けられてガスバーナが容器内に挿入されて容器の予熱を行うためのハッチが配置され，前記ハッチの中央，または中央から少しずれた位置には，内圧調整用の貫通孔が設けられており，前記加圧する手段は，前記容器を工場内で搬送するためのフォークリフトに搭載された加圧気体貯留タンクから前記内圧調整用の貫通孔を介して加圧用気体を供給するものであることを特徴とする溶融アルミニウム供給システム」。 「請求項６】請求項５に記載の溶融アルミニウム供給システムであって，【前記流路の内径は，約７０ｍｍであることを特徴とする溶融アルミニウム供給システム」。 審決の内容審決は，以下のとおり，(1)特開平１１－１８８４７５号公報（甲１）に記載された発明（以下「甲１発明」という，特公平４－６４６４号公報（甲４）に記載。）された発明（以下「甲４発明」という）及び周知技術から本件特許発明を想到す。 ることは容易ではなく 報（甲１）に記載された発明（以下「甲１発明」という，特公平４－６４６４号公報（甲４）に記載。）された発明（以下「甲４発明」という）及び周知技術から本件特許発明を想到す。 ることは容易ではなく，本件特許発明は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものではない，(2)本件特許は，特許法３６条４項及び同条６項２号所定の要件を充たしていないとはいえないとした。 (1) 進歩性について- 6 -ア本件特許発明１について「上記平成２０年（行ケ）１０１５５号判決において，知的財産高等裁判所は，以下のとおり判示している。 【取消事由３（甲４発明と対比した本件特許発明１の進歩性の判断の誤り）について】『…甲４発明の容器は，…溶湯は受湯口から取鍋内に収納され，使用先の工場では，注湯口を開きフォークリフトにより取鍋を傾動して保持炉や鋳型等に注湯する方式の，いわゆる傾動式の取鍋であると認められるところ，この傾動式の取鍋から，これを密閉された容器に溶融金属用の配管が設けられ加減圧用の配管が接続されるという構成（いわゆる加圧式）とすること自体は，甲１１（特開平８－２０８２６号公報，甲１０の２…において，加圧式の場合，注）湯精度，溶湯品質等の点で傾動式よりも優れていることが記載されているから，当業者がこれを適用することは容易に想起できるものと認められる。 しかし，このことは，当業者が甲４発明から出発してこれにいわゆる加圧式の容器を採用しようと考えた後は，加圧式の容器であれば性質上当然具備するはずの構成のほかそのすべての個々の具体的構成は当然に適用できることを意味するものではない。そして，甲４発明の傾動式の容器であれば，その傾動式の容器であるという性質自体から，溶湯を出し入れするために注湯口及び受湯口が必要であることが導かれるが，加圧式の容 できることを意味するものではない。そして，甲４発明の傾動式の容器であれば，その傾動式の容器であるという性質自体から，溶湯を出し入れするために注湯口及び受湯口が必要であることが導かれるが，加圧式の容器の場合は，一つの流路を通して溶湯の導入と導出とを行う注湯方式であり加減圧用の配管が容器に接続されていればよいの，。 ，であるから傾動式の容器で必要な受湯口及び受湯口小蓋は必須なものではないしたがって，，甲４発明の傾動式の容器に接した当業者がこれを加圧式の取鍋にすることを考える際あえて必須なものではない受湯口及び受湯口小蓋を具備したままの構造とするのであれば，そうした構造を採用する十分な具体的理由が存する必要があるというべきである。 しかるに，…本件特許発明１は，容器内を加圧して容器内に導入された配管を介して容器内の溶融材料を外部に導出するという構成において，容器本体の上部には，開閉可能なハッチが設けられ，このハッチは容器内に溶融金属を供給する度に開けられるが，このハッチに内圧調整用の貫通孔を設けるという構成をとることにより，ハッチを開けて加熱器を容器内に挿入して予熱をする際に，内圧調整用の貫通孔に対する金属の付着を確認することができ，内圧調整- 7 -に用いるための配管や孔の詰まりを未然に防止できるという作用効果を有するものである。そうすると，本件特許発明１と上記(2)に記載したような甲４発明とを対比すると，甲４発明は取鍋を運搬車輌に搭載し公道を介して工場間で運搬するという技術的課題を有し，その課題解決手段としては，…運搬用車輌に搭載し公道上を搬送されるに適した構成を採用しており，技術分野は同じくするものの，その技術的課題は，傾動式取鍋の安全な工場間運搬（甲４発明）と加圧式取鍋特有の内圧調整用配管の詰まりの防止（本件特許発明１）というよ 搬送されるに適した構成を採用しており，技術分野は同じくするものの，その技術的課題は，傾動式取鍋の安全な工場間運搬（甲４発明）と加圧式取鍋特有の内圧調整用配管の詰まりの防止（本件特許発明１）というように基本的に異なっており，その課題解決手段も，注湯口，受湯口の密閉手段や運搬用車両への係止手段が設けられた構成（甲４発明）と『前記第２の配管は，前記ハッチの中央，または中央から少し』（）ずれた位置に設けられた内圧調整用の貫通孔に接続された構成本件特許発明１の相違点イというように異なっており，その機能や作用についても異なるものであるから，そのような甲４発明に接した当業者が，本件特許発明１の相違点イの構成を容易に想起することができたと認めることはできない』。 【取消事由２（甲１発明と対比した本件特許発明１の進歩性の判断の誤り）について】『上記２の説示（審決注取消事由３についての説示を指す）は，主引例の相違にかかわらず，その内容に照らして，原告の取消事由２（甲１発明と対比したときの相違点２の判断の誤り）の主張に対しても基本的に妥当する。 また，そもそも甲１発明のラドル装置は，加圧式のものであるが，甲１公報記載のとおり，清浄な溶湯を汲み上げ，溶湯の移送及び注湯時においても溶湯を極力空気と接触させないようにする（０００６）という技術的課題の課題解決手段として，非開放型の構成を採用したも【】のであって，本件特許発明１のように，加圧式の容器に開放部分であるハッチを設けるものとは，その技術思想が基本的に異なるというべきである。 したがって，そのような甲１発明に接した当業者が，本件特許発明１の相違点２の構成を容易に想起することができたと認めることはできず，審決の，甲１発明との相違点２について容易想到であるとした判断も誤っているというべきであるから，原告 に接した当業者が，本件特許発明１の相違点２の構成を容易に想起することができたと認めることはできず，審決の，甲１発明との相違点２について容易想到であるとした判断も誤っているというべきであるから，原告の取消事由２の主張にも理由がある』。 当審の審理は，行政事件訴訟法第３３条第１項の規定により，上記平成２０年（行ケ）１０- 8 -１５５号判決の判断である上記判示事項に拘束されるものである。 ，，，，よって本件特許発明１は甲第１号証～甲第４号証甲第６号証－５記載の発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，当該発明についての特許は，特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであって，特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とされるべきであるとの請求人の主張は採用できない」。 イ本件特許発明３，５について「上記平成２０年（行ケ）１０１５５号判決において，知的財産高等裁判所は，本件特許発明３，５について，下記のとおり判示している。 【取消事由４（本件特許発明３，５の進歩性）について】『本件特許発明３及び５は，本件特許発明１の『容器』を用いた溶融アルミニウムの供給方式を，それぞれ『方法『システム』として特許請求をしたものであることが明らかであるか』，ら，上記２，３の説示（審決注取消事由３，２に関する上記考察）に照らせば，本件特許発明１についてと同様に，本件特許発明３及び５についても，当業者において容易に発明をすることができたとの本件審決の判断には誤りがあるというべきである』。 当審の審理は，行政事件訴訟法第３３条第１項の規定により，上記平成２０年（行ケ）１０１５５号判決の判断である上記判示事項に拘束されるものである。 したがって，本件特許発明３，５についても，甲第１号証乃至甲第４号証，甲第６号証－５ ３３条第１項の規定により，上記平成２０年（行ケ）１０１５５号判決の判断である上記判示事項に拘束されるものである。 したがって，本件特許発明３，５についても，甲第１号証乃至甲第４号証，甲第６号証－５，，記載の発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから当該発明についての特許は，特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであって，特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とされるべきであるとの請求人の主張は採用できない」。 (2) 実施可能要件及び明確性要件についてア数値限定部分に関して「，。 ・・・数値限定に関連する本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載について考察する，『（），』本件特許発明は少なくとも前記流路の有効内径は約６５ｍｍ～約８５ｍｍであるという流路内径に関する数値限定を，その発明特定事項として具備するものであるが，当該数- 9 -値限定に関し，本件特許明細書の段落【００１８】及び【００８５】には，次のように記載されている。 （中略）してみると，本件特許明細書には，流路内径の数値限定の根拠について，一通りの説明はなされているから，理論的根拠が完全か否かはともかく，その数値限定の意義は，一応理解できる程度に明らかであるといえる。そして，特定の内径寸法の流路を製造すること自体には，格別の技術的創意を要するものではないから，本件特許明細書においては，本件特許発，『（），』明の実施に当たり少なくとも前記流路の有効内径は約６５ｍｍ～約８５ｍｍであるとすることを困難とする技術上の要因はなく，当業者が本件特許発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているということができる。 また，請求人は，自然法則上及び実務上ありえない理論に基づく流路内径決 困難とする技術上の要因はなく，当業者が本件特許発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているということができる。 また，請求人は，自然法則上及び実務上ありえない理論に基づく流路内径決定方法を採用している旨主張する。 しかしながら，上記のとおり，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載がある以上，発明特定事項である数値限定について，その理論的根拠の詳細までを厳密に明らかにすることは，特許法第３６条第４項の規定が要求するところではないというべきである。 確かに，本件明細書には，当該数値限定の導出に関して『溶融金属が流路や配管を上方に向けて流れる際に，流路や配管に存在する溶融金属自体の重量及び流路や配管の内壁の粘性抵抗の２つパラメータが溶融金属の流れを阻害する抵抗に大きな影響を及ぼしているものと考えられる（段落【００８５）と記載されており，その他のパラメータの影響等については明記さ』】れていないが，そもそも本件特許明細書の『前記流路の内径が約６５ｍｍ～約８５ｍｍであることは発明者らが配管径と圧送に必要な圧力との関係を調べた結果得られた知見である段，』（落【００１８）との記載によれば，本件特許発明における数値限定は，経験的，実験的に得】られたものと解されるから，明細書の発明の詳細な説明には，その意義や科学的根拠の概略程度が示されていればよいのであって，理論的にゆるぎない程度にまで緻密で詳細な解説がなされていないということをもって本件特許明細書が記載不備となるものではない」。 「次に，上記数値限定に関連する，本件特許明細書の特許請求の範囲の記載についてみる。 - 10 -本件特許発明は，当該数値限定を，特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項( 次に，上記数値限定に関連する，本件特許明細書の特許請求の範囲の記載についてみる。 - 10 -本件特許発明は，当該数値限定を，特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項(発明特定事項）として具備するものであるが，これは，流路内径が当該数値限定の範囲に属するか否かで，特許を受けようとする発明と，そうでない発明とを区別しようとするものである。そして，当該数値限定自体，当業者が理解できないようなものではないし，この数値限定に起因して他の発明特定事項との関係等が不明確になるわけもないから，本件特許発明は，上記数値限定により，その発明を特定することができないとはいえず，明確でないともいえない。 また，請求人は，流路内径は取鍋本体内径その他の寸法や流速など操業条件と不可分一体の関係にあるにも拘らず，本件特許発明は流路内径のみを数値限定していることをもって，本件特許発明は特定できないと結論づけているが，本件特許発明を特定するために必要な事項は特許出願人自らが決定すべきものであり，特定すべき事項が足りないことをもって，ただちに発明が特定できない，ひいては発明が不明確であるとはいえない。さらに，特許法３６条６項２号は，特許を受けようとする発明が明確であることをその要件としているものの，特許請求の範囲において数値限定を行う場合において，その数値に関する影響因子をすべて考慮し，それらを特許請求の範囲に網羅的に記載することまで要求するものではないから，当該要件と，数値限定の影響因子を捨象することとは同列に扱われるべきものではない。 そして，前記のとおり，本件特許発明における数値限定は本件特許明細書において明確であるから，特許出願人が流路内径のみを発明特定事項として記載したことによって，本件特許発明が不明確になるとはいえない。 したがって， とおり，本件特許発明における数値限定は本件特許明細書において明確であるから，特許出願人が流路内径のみを発明特定事項として記載したことによって，本件特許発明が不明確になるとはいえない。 したがって，本件特許発明についての特許が，当該無効理由を有するとする請求人の主張は採用の限りではない」。 イ特許請求の範囲と実施例の矛盾について「確かに，本件特許明細書の図１１及び段落【０１２３】等には，ストークに相当する部材が認められる。 しかしながら，本件特許発明は，流路を有するものであることを発明特定事項としているわけであるから，流路を有さず，ストークにより溶湯を外部に供給する形態を包含しないことは- 11 -明らかである。 してみれば，当業者であれば，本件特許発明は，本件特許明細書の図１１及び段落【０１２３】等に記載されたような，ストークに相当する部材を具備する形態を含まないものとして，その内包を明確に理解することができるから，特許請求の範囲の記載が不明瞭であるとすることはできない。 そして，ストークを使用する形態が本件特許明細書に記載されているとしても，それは本件特許発明とは無関係のものであるから，そのことにより発明の詳細な説明の記載が，当業者が容易に本件特許発明の実施をすることができないとする程度に不明確なものであるともいえない。 したがって，本件特許発明についての特許が，特許法第３６条第４項又は第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえない」。 第３原告主張の要旨 取消事由１（数値限定部分に関する判断の誤り）(1) 本件明細書の段落【００１８】及び【００８５】の記載からすれば，本件特許発明の数値限定にかかる効果は，容器内の溶融金属を容器外へ排出する際に，小さな圧送圧力で足りるというものである。 しか (1) 本件明細書の段落【００１８】及び【００８５】の記載からすれば，本件特許発明の数値限定にかかる効果は，容器内の溶融金属を容器外へ排出する際に，小さな圧送圧力で足りるというものである。 しかし，甲５の３ないし５及び別紙「取鍋からアルミニウム溶湯を出すために必要な圧送圧力の計算」から明らかなとおり，本件特許発明の目的とする効果を達するためには，上記配管径の特定のみならず，①出湯管内部流速又は出湯時間，及び②取鍋本体平均内径をも特定しなければならない。 審決は，理論的根拠が明細書に記載されていないことをもって，記載不備に当たらないとしているが，本件特許発明の特定事項からのみでは，明細書に記載された目的とする効果を奏さず，その他発明の詳細な説明の記載を参酌しても，本件特許発明を当業者が実施することは不可能である。 そして，特許請求の範囲に記載された発明が，明細書記載の効果を奏さない場合には，特許法２９条１項柱書に該当する未完成発明であるとともに，特許法３６条- 12 -４項に違反して登録された発明であるとも解されるのである。 なお「公道搬送可能な取鍋に収納される溶融アルミニウムも１トン程度までで，あり，それが当業者において容易に認識し得る」との被告の主張は，真実に反するものであり，現に，被告は，この点に関する証拠を提出していない。 そもそも，被告の主張は溶融アルミニウムの収納容量に関するもので，取鍋内平均内径に関するものでない以上，主張自体失当である。 実際に，公道搬送可能な取鍋については，４．５トンという大きなものや，０． ７トンという小さなものも存在し（甲２９，３０参照，これらは日本国内におい）て走行可能である。そして，４．５トンのアルミニウムが収納可能な取鍋の本体平均内径は，１トン程度のものとは大きく異なる。このように，公道搬送可能 も存在し（甲２９，３０参照，これらは日本国内におい）て走行可能である。そして，４．５トンのアルミニウムが収納可能な取鍋の本体平均内径は，１トン程度のものとは大きく異なる。このように，公道搬送可能な取鍋のサイズには様々なものがあり，取鍋本体平均内径を特定していない以上，本件特許発明は当業者にとって実施不能である。 また，出湯時間についても，被告は当業者において容易に認識し得ると主張するが，立証がなく，具体的主張すらされていない。また，原告は，１トンの溶融アルミニウムを５００秒かけて供給する場合のみを主張しているわけではなく，５００秒の場合も計算に挙げて，出湯時間の特定が必要であると主張するものである。 このように，被告は，抽象的に「当業者が認識し得る」と主張するのみであり，その主張に理由はない。 本件特許発明の構成のみからでは，同発明の目的とする効果を奏するように実施することは当業者にとって不可能であり，同発明は特許法３６条４項（平成１４年法律第２４号による改正前のもの）に違反して登録されたものである。 (2) 発明を特定すべき事項を欠くのであれば，その発明は特定されておらず，特許を受けようとする発明が不明確となるのは当然である。 そもそも，特許請求の範囲は権利書としての働きをなす部分であり，その記載の，「」，仕方は出願人に任されるとしても本件特許発明の技術思想との関係においてそこから抽出できる発明思想から外れるような記載は当然許されない。 - 13 -本件特許発明１の場合「小さい圧力でアルミニウム溶湯を排出することができ，る容器」の実現であるから，その作用効果を奏さない記載は当然認められない。 また，審決は「さらに特許法３６条６項２号は，…数値限定を行う場合におい，て，その数値に関する影響をすべて考慮し，それらを特許請求の範囲に であるから，その作用効果を奏さない記載は当然認められない。 また，審決は「さらに特許法３６条６項２号は，…数値限定を行う場合におい，て，その数値に関する影響をすべて考慮し，それらを特許請求の範囲に網羅的に記載することまで要求するものではないから，当該要件と，数値限定の影響因子を捨象することとは同列に扱われるべきものではない」とするが，前述のとおり，少。 なくとも①出湯管内部流速又は出湯時間，②取鍋本体平均内径の双方が請求項に記載されていない以上，作用効果を奏さない構成まで本件特許発明に含まれることになり，当然，発明を特定できないことになる。 (3) よって，審決は，原告の主張の理解を誤り，また，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条の解釈を誤った結果，その判断を誤ったものである。 取消事由２（特許請求の範囲と実施例の矛盾についての判断の誤り）(1) 請求項との関係において，発明の詳細な説明については，前述のように「…その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明瞭かつ十分に記載したものであること（平成１４年法律第２４号改正前特許法３６条４項」という要請があり，それを担保するために「請求項に）。 かかるものの発明を特定するための事項の各々は，相互に矛盾せず，全体として請求にかかる発明を理解しうるように発明の詳細な説明に記載されていなければならない審査基準第１章の１６頁末行～１７頁１行と規定されているただ請（）。」。 ，「求項にかかる発明を実施するために必要な事項以外の部分の記載があることのみでは特許法３６条４項違反とはならない（審査基準第１章の１６頁１４～１５行」）と記載されている。 (2)本件特許発明１は，審決の指摘するとおり「流路を有する容器」について，の 載があることのみでは特許法３６条４項違反とはならない（審査基準第１章の１６頁１４～１５行」）と記載されている。 (2)本件特許発明１は，審決の指摘するとおり「流路を有する容器」について，の発明であり，その解決課題は「ストーク等の部品交換を行う必要のない容器＝流路を有する容器」であるから「ストークを有する容器」が本件特許発明１の実施，例として記載されていることは明らかに矛盾するものであり，全体として請求に係- 14 -る発明を理解し得るように記載されていない。 しかも，この記載は「請求項にかかる発明を実施するために必要な事項以外の部」，。 ，分ではなく本件特許発明の実施例そのものとして記載されているしたがって無効理由３に対する原告の請求を不成立としたことは明らかに誤りである。 (3) よって，審決には，結論に影響を及ぼす判断の誤りがあり，取り消されなければならない。 第４被告の反論 取消事由１（数値限定部分に関する判断の誤り）に対して(1) 特許法３６条４項違反について公道を介して搬送する取鍋の内径は，取鍋を搬送するトラックの車幅（その車幅は公道の幅により制約される）により，自ずから一定の範囲に定まる。このよう。 な取鍋に搭載される溶融アルミニウムの量も１トン程度までである。このように，公道を介して搬送される取鍋の大きさは自ずから定まる。このような事情は，当業者において容易に認識し得るものである。 また，公道を介して搬送される加圧式取鍋の溶融アルミニウムの供給時間も一定の範囲となる。このことも，当業者が容易に認識し得ることである。 すなわち，供給圧力が強すぎて危険にはならない程度で，なるべく効率的に供給する観点から，自ずから一定の範囲に定まる。 なお，原告は，圧送時間が「５００秒」の例を挙げるが，１トンの溶融アルミニウ る。 すなわち，供給圧力が強すぎて危険にはならない程度で，なるべく効率的に供給する観点から，自ずから一定の範囲に定まる。 なお，原告は，圧送時間が「５００秒」の例を挙げるが，１トンの溶融アルミニウムを８分以上もかけてゆっくり供給することはあり得ない。このことは，当業者である原告も認識していないはずがない。そのような速度で供給したのでは，固化するおそれさえあり，危険でもある。 ，（），したがって審決が本件訂正明細書甲２８の２の発明の詳細な説明において当業者が本件特許発明１の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない点を看過したとする原告の主張は理由がない。 (2) 特許法３６条６項２号違反について- 15 -原告は，本件特許発明１における流路の内径が「約６５ｍｍ～約８５ｍｍ」であ，，，るとの構成のみでは発明が特定されず不明確である旨主張しておりその根拠は流路の内径のみならず，①出湯管内部流速又は出湯時間，及び②取鍋本体平均内径の特定が必要であるというものである。 しかし，前記(1)同様，このような原告の主張には理由がない。 取消事由２（特許請求の範囲と実施例の矛盾についての判断の誤り）に対して(1)原告は，本件特許発明１の「流路」は「ストーク」式のものを想定してい，ないのに，発明の詳細な説明には「ストーク」式のものも開示されており，本件訂正明細書（甲２８の２）の発明の詳細な説明は，当業者において発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない旨主張する。 (2) しかし，審決が正しく認定するとおり，発明の詳細な説明に特許請求がされていない実施形態を含むとしても，当業者が発明を実施することができる程度に明。 ，確かつ十分に記載がされていないことにはならない特許を受けようとする発明は発明の ，発明の詳細な説明に特許請求がされていない実施形態を含むとしても，当業者が発明を実施することができる程度に明。 ，確かつ十分に記載がされていないことにはならない特許を受けようとする発明は発明の詳細な説明に記載されていなければならない（特許法３６条６項１号）としても，発明の詳細な説明に記載された発明のすべてについて，特許請求をしなければならないものではない。 したがって，原告の取消事由２は理由がない。 第５当裁判所の判断 取消事由１（数値限定部分に関する判断の誤り）について(1) 実施可能要件についてア本件特許発明に係る明細書（平成２０年１月１１日付け訂正審判請求が認められた後のもの。甲２８の２）には，以下の記載がある。 「０００４】【しかしながら，特開平８－２０８２６号に開示された装置では，ストークが容器内の溶融金属に晒され続けるために，ストークの基材金属が酸化，腐食がして，ストークを交換する必要- 16 -性がしばしば発生する，という問題がある。また，このような容器を工場間で搬送する場合には，まず容器内をガスバーナ等を用いて予熱してから容器内に溶融材料を供給しているが，特，，開平８－２０８２６号に開示された装置では予熱の際に容器内のストークが邪魔となるため例えばストークをこれを保持する大きな蓋と共に取り外して予熱を行う必要があるため，作業性が非常に悪い，という問題もある。 【０００５】本発明は，このような問題を解決するためになされたもので，ストーク等の部品交換を行う必要のない容器を提供することを目的としている。 【０００６】本発明の別の目的は，予熱を効率的に行うことができる容器を提供することにある。 【００１８】前記流路の内径が約６５ｍｍ～約８５ｍｍであることは，発明者らが配管径と圧送に必要な圧力との関係を調べた結 本発明の別の目的は，予熱を効率的に行うことができる容器を提供することにある。 【００１８】前記流路の内径が約６５ｍｍ～約８５ｍｍであることは，発明者らが配管径と圧送に必要な圧力との関係を調べた結果得られた知見である。 【００８５】，。 流路５７及びこれに続く配管５６の内径はほぼ等しく６５ｍｍ～８５ｍｍ程度が好ましい従来からこの種の配管の内径は５０ｍｍ程度であった。これはそれ以上であると容器内を加圧して配管から溶融金属を導出する際に大きな圧力が必要であると考えられていたからである。 これに対して本発明者等は，流路５７及びこれに続く配管５６の内径としてはこの５０ｍｍを大きく超える６５ｍｍ～８５ｍｍ程度が好ましく，より好ましくは７０ｍｍ～８０ｍｍ程度，更には好ましくは７０ｍｍであることを見出した。すなわち，溶融金属が流路や配管を上方に向けて流れる際に，流路や配管に存在する溶融金属自体の重量及び流路や配管の内壁の粘性抵抗の２つパラメータが溶融金属の流れを阻害する抵抗に大きな影響を及ぼしているものと考えられる。ここで，内径が６５ｍｍより小さいときには流路を流れる溶融金属はどの位置においても溶融金属自体の重量と内壁の粘性抵抗の両方の影響を受けているが，内径が６５ｍｍ以上となると流れのほぼ中心付近から内壁の粘性抵抗の影響を殆ど受けない領域が生じ始め，その領域が次第に大きくなる。この領域の影響は非常に大きく，溶融金属の流れを阻害する抵抗が- 17 -下がり始める。溶融金属を容器内から導出する際に容器内を非常に小さな圧力で加圧すればよくなる。つまり，従来はこのような領域の影響は全く考慮に入れず，溶融金属自体の重量だけが溶融金属の流れを阻害する抵抗の変動要因として考えられており，作業性や保守性等の理由から内径を５０ｍｍ程度としていた。一方，内径が８５ｍｍ ような領域の影響は全く考慮に入れず，溶融金属自体の重量だけが溶融金属の流れを阻害する抵抗の変動要因として考えられており，作業性や保守性等の理由から内径を５０ｍｍ程度としていた。一方，内径が８５ｍｍを超えると，溶融金属自体の重量が溶融金属の流れを阻害する抵抗として非常に支配的となり，溶融金属の流れを阻害する抵抗が大きくなってしまう。本発明者等の試作による結果によれば，７０ｍｍ～８０ｍｍ程度の内径が容器内の圧力を非常に小さな圧力で加圧すればよく，特に７０ｍｍが標準化及び作業性の観点から最も好ましい。すなわち，配管径は５０ｍｍ，６０ｍｍ７０ｍｍ，と１０ｍｍ単位，，で標準化されており，配管径がより小さい方が取り扱いが容易で作業性が良好だからである。 【０１２３】このような減圧，加圧により，配管４７４を通じて，流体（溶融金属や粉体）を容器から出したり，入れたりすることができる。配管４７３から非酸化性ガスを導入して気密領域を加圧すれば，配管４７４を通じて溶融金属を外部へ押し出すことができる。また配管４７３を排気系に接続して気密領域を減圧すれば，配管４７４を通じて溶融金属を外部から吸引することができる。配管４７４は必要に応じてヒータなどで加熱する。温度は管内を流通する内容物の融。 ，点より高くなるように設定することが好ましいこのとき排気系や非酸化性ガス供給系により溶融金属や粉体の移動だけでなく，系内の酸素濃度も制御することができる。このように本願発明においては，減圧状態を含めた圧力差の生成が，溶融金属や粉体の質量移動と酸化防止のための両方に寄与している点が大きな特徴の一つとなっている。さらに配管４７４内の雰囲気が酸化的になると配管内に酸化物が付着し配管が詰まる。本発明では配管４７４内の酸素濃度が制御されるだけでなく配管内に内容物を残さないようにす が大きな特徴の一つとなっている。さらに配管４７４内の雰囲気が酸化的になると配管内に酸化物が付着し配管が詰まる。本発明では配管４７４内の酸素濃度が制御されるだけでなく配管内に内容物を残さないようにすることもできるので，このような詰まりの問題も解決することができる」。 イ本件特許発明は，いずれも平成２０年１月１１日付け訂正審判請求が認められたことにより，ハッチや貫通孔といった構成が加えられ，それによって，進歩性が認められたものである。上記各構成が加えられる前の本件特許発明は，原告が本訴で問題としている，流路の有効内径の数値限定部分等を発明の本質的事項の一部- 18 -としていたといえるが，上記訂正により，同部分は，それによって進歩性が認められる事項ではなく，単に望ましい構成を開示しているにすぎないといえる。 ウ以上を前提として，本件特許発明につき実施可能要件違反の有無を検討するに，本件特許発明の目的の１つと解される「溶融金属を容器内から導出するために必要な圧力を小さくすること」を達成するためには，溶融金属の重量，流路の粘性抵抗等の条件を設定する必要があり，そのうち粘性抵抗については，溶融金属の性状，ライニングの性質，表面粗さ等のパラメータによって決定され，溶融金属の重量やそれによる影響は，金属の種類や流路の長さ，流速等のパラメータによって決定されるものである。 そうすると，単に「溶融金属を導出するために必要な圧力を小さくする」との目的のみを達成するためであれば，流路の有効内径以外のパラメータも設定する必要があることは自明であり，その限りにおいて，原告の主張は誤りではない。 しかしながら「導出圧力の最小化」は，本件特許発明においては付随的な目的，にすぎない。この点を措くとしても，被告が主張するように，公道を介して搬送する取鍋の内径は， て，原告の主張は誤りではない。 しかしながら「導出圧力の最小化」は，本件特許発明においては付随的な目的，にすぎない。この点を措くとしても，被告が主張するように，公道を介して搬送する取鍋の内径は，取鍋を搬送するトラックの車幅との関係で，一定の限度内に収まらざるを得ないのであり，また，そのトラックの車幅も，公道の幅員等により，自ずから相当の限度内になるものということができる。この点につき，原告は，公道搬送可能な取鍋の大きさは千差万別である旨主張するが，取鍋の標準的な大きさは一定の範囲で自ずから存在するものであり，逆に，単に「望ましい」事項を記載しているにすぎない部分においても，あらゆる大きさや種類のトラックに対して有効なすべてのパラメータを提供しなければならないとするのでは，特許権者や出願人に過大な要求をするものであって，相当ではない。 また，作業に慣れた当業者（本件においては，溶融金属を取鍋等を用いて運搬する者）が出湯を行う場合であれば，その出湯時間や速度に，大きな差があるとは考えられない。 そして，溶融アルミニウムを流路や配管を通じて排出する場合に粘性抵抗がある- 19 -こと自体は，当業者にとって自明であり，望ましいとされる流路の有効内径が提供されれば，それを最大限に生かすべく，他の条件を設定するよう努めるのは当然で，。 ，あってここで必要とされる試行錯誤が過度なものであるとは認められないまた導出圧力の最小化のみを目的とする場合の数値限定と，これが単に付随的な目的にすぎない場合の数値限定では，必然的に相違が生じ，後者の場合には，他の条件との兼ね合いにより，当該目的達成の程度が変化することは明らかである。 エ以上からすれば，本件特許発明における，流路の有効内径に関する数値限定部分において，他のパラメータにつき記載がないことをもっ との兼ね合いにより，当該目的達成の程度が変化することは明らかである。 エ以上からすれば，本件特許発明における，流路の有効内径に関する数値限定部分において，他のパラメータにつき記載がないことをもって，実施可能要件に違反するということはできず，原告の主張は理由がない。 (2) 明確性要件について原告は，本件特許の明細書において「溶融金属を導入する圧力を小さくする」，との効果を達成する上で必要な条件がすべて記載されていないから，本件特許発明は不明確であると主張するが，前述の訂正によって「溶融金属を導入する圧力を小さくする」ことは，既に本件特許発明の主たる目的ではなくなっている上，特許請求の範囲や発明の詳細な説明に記載すべき事項については，特許出願人において適宜選択すべきものであって，本件特許発明についても，その効果が実際に存在するかどうかはともかくとして，特許請求の範囲に記載された流路の有効内径の記載自体は明確であって，他のパラメータの記載がないからといって直ちに，同発明が不明確になるとはいえない。 このように，原告の主張は理由がない。 取消事由２（特許請求の範囲と実施例の矛盾についての判断の誤り）について原告は，本件特許発明が，ストーク等の部品交換を行う必要のない容器を提供することを目的としながら（段落【０００５】参照，他方で，配管４７４は「スト）」（【】，），，ークに相当するものと解され段落０１２３図１１参照以上からすれば特許を受けようとする発明が明確ではなく，特許法３６条４項違反であると主張す- 20 -る。 確かに，明細書の段落【０１２３】や図１１において「ストーク」に相当する，配管４７４が記載されており，これは，段落【０００５】の記載とは整合しないといえる。 しかし，本件特許発明は，その特許請求 確かに，明細書の段落【０１２３】や図１１において「ストーク」に相当する，配管４７４が記載されており，これは，段落【０００５】の記載とは整合しないといえる。 しかし，本件特許発明は，その特許請求の範囲の記載からすれば，いずれも流路を内在するものを指すことが一義的に明らかであって，流路を有さずストークにより溶湯を外部に供給するものは，本件特許発明の対象に含まれない。 そもそも，特許出願人において，必ずしも，発明の詳細な説明に記載したものすべてにつき，特許として出願しなくてはならないものではない上，本件での特許請求の範囲の記載が，この点に関して明確であることからすれば，本件において，発明の詳細な説明の段落【０１２３】の記載や図１１が存在することによって，実施可能要件に違反するとはいえず，原告の主張は理由がない。 以上のように，本件特許発明につき，原告が主張する実施可能要件や明確性要件違反はなく，審決に誤りはないから，原告の請求は理由がなく，棄却を免れない。 知的財産高等裁判所第１部裁判長裁判官塚原朋一裁判官東海林保- 21 -裁判官矢口俊哉
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