平成１５年（行ケ）第２８７号審決取消請求事件平成１７年２月１日判決言渡，平成１７年１月１８日口頭弁論終結判決原告有限会社ナラ工業訴訟代理人弁護士山本光太郎訴訟復代理人弁護士北村克己訴訟代理人弁理士樋口和博被告有限会社ユニット商事訴訟代理人弁護士山田基司，井坂光明 主文 特許庁が無効２００２－３５１３１号事件について平成１５年５月２６日にした審決のうち特許第２９１８２１８号の請求項２に係る部分を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第１ 原告の求めた裁判主文と同旨の判決。 第２ 事案の概要本件は，特許に対する無効審判請求の不成立審決の取消しを求める事件であり，原告は特許に対する無効審判の請求人，被告はその特許の特許権者である。 １ 特許庁における手続の経緯(1) 被告は，発明の名称を「暗渠形成装置」とする特許第２９１８２１８号（請求項の数２。平成７年８月２２日に出願，平成１１年４月２３日に設定登録。乙１。以下「本件特許」という。）の特許権者である。 (2) 原告は，平成１４年４月９日，本件特許について無効審判の請求をしたところ（無効２００２－３５１３１号事件として係属），被告は，同年９月２０日，明細書の訂正（乙３の１。以下「本件訂正」という。）を請求した。 (3) 特許庁は，平成１５年５月２６日，「訂正を認める。特許第２９１８２１８号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。特許第２９１８２１８号の請求項２に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決をし，同年６月５日，その謄本を原告に送達した。 (4) 原告は，上記審決のうち本件特許の請求項２についての審判請求を １８２１８号の請求項２に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決をし，同年６月５日，その謄本を原告に送達した。 (4) 原告は，上記審決のうち本件特許の請求項２についての審判請求を不成立とされたことを不服として，その取消しを求めて提訴した。これが本件である。なお，被告は，上記審決のうち本件特許の請求項１を無効とされた部分について，その取消しを求めて提訴した（平成１５年（行ケ）第２８３号事件として係属し，本件と同時進行した。）。 ２ 特許請求の範囲の記載(1) 本件訂正請求による訂正前の記載【請求項１】エンドレスチェンに取り付けられたバケットなどにより形成された掘削機を備える暗渠形成装置において，掘削機の作業進行方向後方位置に配置されているスリット渫えナイフと，このスリット渫えナイフにはその高さ方向の中間部に位置するスリット絞り込み体と，前記掘削機の頂端部作業進行方向後方位置に放擲孔を形成したケーシングとを備え，前記掘削バケットにより形成されたスリットに相当する部分の排出土を掘削機のバケットの反転動作中に前記スリット渫えナイフにより形成されるスリット空間に放擲する共に，形成されるスリット空間の中間位置をスリット絞り込み体により絞り込んでスリットを閉塞するように構成したことを特徴とする暗渠形成装置。 【請求項２】スリット絞り込み体はその内部空間が作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従いその幅が狭くなるように両側の側板が配置されて構成となっていることを特徴とする請求項１記載の暗渠形成装置。 (2) 本件訂正請求による訂正後の記載（下線部分が訂正箇所である。）【請求項１】エンドレスチェンに取り付けられたバケットなどにより形成された掘削機を備える暗渠形成装置において，掘削機の作業進行方向後方位置に配置されてい 訂正後の記載（下線部分が訂正箇所である。）【請求項１】エンドレスチェンに取り付けられたバケットなどにより形成された掘削機を備える暗渠形成装置において，掘削機の作業進行方向後方位置に配置されているスリット渫えナイフと，このスリット渫えナイフにはその高さ方向の中間部の進行方向後方に位置するスリット絞り込み体と，前記掘削機の頂端部作業進行方向後方位置に放擲孔を形成したケーシングとを備え，前記掘削バケットにより形成されたスリットに相当する部分の排出土を掘削機のバケットの反転動作中に前記スリット渫えナイフにより形成されるスリット空間に放擲すると共に，形成されるスリット空間の中間位置をスリット絞り込み体により絞り込んでスリットを閉塞するように構成され，当該スリット絞り込み体は，平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板の，作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成となっていることを特徴とする暗渠形成装置。 【請求項２】スリット絞り込み体は，平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板は，作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる第１の略台形部分と，作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなる第２の略台形部分とからなり，第１の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず，第２の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成とされていることを特徴とする請求項１記載の暗渠形成装置。 ３ 審決の理由の要点審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，本件訂正請求による訂正は，特許法１３４条２項ただし書 が狭くなる構成とされていることを特徴とする請求項１記載の暗渠形成装置。 ３ 審決の理由の要点審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，本件訂正請求による訂正は，特許法１３４条２項ただし書きの規定，同条５項で準用する特許法１２６条２項及び３項の規定に適合するので，本件訂正を認めるとした上，請求項１に係る発明（以下「本件発明１」という。）についての特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであって，特許法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものであり，請求項２に係る発明（以下「本件発明２」という。）についての特許は，請求人の主張する無効理由及び提出した証拠方法によっては，無効とすることはできない，というのである。 (1) 訂正について訂正事項ａは，訂正前明細書の特許請求の範囲の請求項１における「スリット絞り込み体」の位置を，願書に添付した図面の図１の記載に基づいて，スリット渫えナイフの「進行方向後方」と限定し，また，「スリット絞り込み体」について，訂正前明細書の段落【００１２】の「このスリット絞り込み体３２はナイフ３１が土の中に位置する部分の中間部位置にあって，背面視上門形をしていて，かつ平面視上作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなっている変形台形をしており，平面板３２Ａの両傍にこれと直角に曲げられている側面板３２Ｂにより形成されている。 平面板３１Ａが機能上ほぼ台形をしている関係から，側面板３２Ｂ，３２Ｂで囲まれる空間は作業進行方向後ろに向かうにつれて次第に狭いものになっている。」との記載，訂正前明細書の特許請求の範囲の請求項２の記載及び願書に添付した図面の図４の記載に基づいて，「平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板の，作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置するこ 請求項２の記載及び願書に添付した図面の図４の記載に基づいて，「平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板の，作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成となっている」と限定し，さらに，「スリット空間に放擲する共に」を，「スリット空間に放擲すると共に」と誤記を訂正するものであって，特許請求の範囲の減縮及び誤記の訂正を目的とするものであり，また，願書に添付した明細書（訂正前明細書）又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり，しかも，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。 訂正事項ｂは，「スリット絞り込み体」について，訂正前明細書の段落【００１２】の上記記載及び願書に添付した図面の図４の記載に基づいて，「平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板は，作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる第１の略台形部分と，作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなる第２の略台形部分とからなり，第１の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず，第２の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成とされている」と限定したものであって，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり，また，願書に添付した明細書（訂正前明細書）又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり，しかも，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。 訂正事項ｃ，ｄは，特許請求の範囲の訂正に伴い，それとの整合を図るために詳細な説明の記載を訂正するものであって，明りょうでない記載の釈明を目 質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。 訂正事項ｃ，ｄは，特許請求の範囲の訂正に伴い，それとの整合を図るために詳細な説明の記載を訂正するものであって，明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり，訂正事項ｅ～ｈは，誤記の訂正を目的とするものであり，また，訂正事項ｃ～ｈは，願書に添付した明細書（訂正前明細書）又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり，しかも，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。 したがって，上記訂正事項ａ～ｈの訂正は，特許法１３４条２項ただし書の規定，同条５項で準用する特許法１２６条２項及び３項の規定に適合するので，本件訂正を認める。 (2) 無効理由の検討ア本件発明１についての特許に関して(ｱ) 引用例の記載事項(ｱ-1) 平成１５年２月１７日付けで通知した無効理由に引用した，本件特許に係る出願前に頒布された刊行物である，実公昭３６－１０２６号公報（請求人が提出した審判甲２（本訴甲４，乙４），以下「引用例１」という。）には，以下の記載がある。 ａ「この考案は……自動跳上バケツト装置のような動力溝掘機に連結されてその溝掘機によつて掘られた溝をその高さの中間で閉塞すると共に溝掘機のバケツト装置の下方軸に設けられた穿孔刃……によつて穿孔された土中の穿孔を仕上げるものである。」（１頁左欄６～１２行）ｂ「この装置は主杆１，主杆１の周を回動する仕上円板回動管２及び仕上円板回動管２の周を回動することができる閉塞具回動管３から成る。主杆１は上端に溝掘機との連結具の取付座４をそなえている。仕上円板回動管２は上端に回動用のレバー２’及び固定用の止め具２”を備え，主杆１に対し固定されるようにされ，下端に仕上円板５及びその上方のさらえ板６を取付け，これらは溝掘機（第２ 座４をそなえている。仕上円板回動管２は上端に回動用のレバー２’及び固定用の止め具２”を備え，主杆１に対し固定されるようにされ，下端に仕上円板５及びその上方のさらえ板６を取付け，これらは溝掘機（第２図において鎖線で示す）によつて掘られた溝Ａ及び穿孔刃による穿孔Ｂを仕上げ削りする。 仕上円板回動管２の回動によって仕上円板５を溝に対し並列にすることができる。 なお仕上円板回動管２の下端には溝掘機との連結具７を回動できるように取付ける。閉塞具回動管３は上端に回動用のレバー３’及び固定用の止め具３”を備え，前記さらえ板６の上方に対向する閉塞具８，８を取付ける。閉塞具８，８は各々の横の長さが大体掘られる溝の幅で（第２図における横幅），大体溝の幅の２倍の間隔をもつている（第１図における間隔）。この間隔によつて溝の側壁に空道Ｃを形成するよう掘り削り，溝Ａを閉塞する（第３図参照）。即ち閉塞された溝が形成され，暗渠排水のための土管，被覆材等を要しない。閉塞具回動管３の回動によつて閉塞具８，８を溝に対し並列にすることができる。……従つてこの装置を溝掘機の後方に連結具によつて取付けて牽引すれば穿孔Ｂと溝Ａとを仕上円板５とさらえ板６とによつて土砂を後方に残すことなくならえ，」（１頁左欄１５行～右欄１２行）ｃ「溝掘機によつて溝Ａ更に穿孔刃によつて穿孔Ｂが形成されるが，そのままでは土砂の崩壊したものを溝内に残し，地下水の排水を不完全にするおそれがあるが，この考案によれば溝Ａ及び穿孔Ｂを完全にさらえることによつて土砂の残留をなくし，閉塞具８，８の通過による空道Ｃの形成で閉塞した溝に完全な溝Ａ及び穿孔Ｂを形成し，土管被覆材等の必要のない暗渠排水……ができる。」（１頁右欄１５行～２４行）以上の記載及び第１図～第３図からみて，引用例１には，次の発明が記載されているも した溝に完全な溝Ａ及び穿孔Ｂを形成し，土管被覆材等の必要のない暗渠排水……ができる。」（１頁右欄１５行～２４行）以上の記載及び第１図～第３図からみて，引用例１には，次の発明が記載されているものと認めることができる。 「自動跳上バケツト装置のような動力溝掘機と土中穿孔仕上装置を連結した暗渠形成装置において，溝掘機の作業進行方向後方位置に配置されている主杆１及び仕上円板５，さらえ板６を取付けた仕上円板回動管２と，仕上円板回動管２には閉塞具回動管３を介して閉塞具８，８とを備え，形成される溝Ａの中間位置を閉塞具８，８の通過による空道Ｃの形成で閉塞するようにされた暗渠形成装置。」(ｱ-2) 同無効理由に引用した，本件特許に係る出願前に頒布された刊行物である，実公昭４４－２９４７６号公報（請求人が提出した審判甲５（本訴甲５，乙５），以下「引用例２」という。）には，第１図～第３図とともに，以下の記載がある。 ｄ「本考案は自動跳上バケツト装置……等による溝掘機において」（１欄２１～２３行）ｅ「自動跳上バケツト２を有する溝掘機の放出土砂を導く上部カバー３の中間において調節板４を蝶番５で取付け，調節板４にカバー３の外部で操作できる押え６を固定し，調節板４を傾斜して支持する押え６の止金７及び調節板４を水平に支持する押え６の止金７’をそれぞれ上部カバー３に設け，上記カバー３の下方及び後方にそれぞれ土砂受カバー８及び後部側壁９に設ける」（１欄２７～３４行）ｆ「エンジンより駆動された駆動軸１の回転により自動跳上バケツト２が駆動され，土砂が放出される。調節板４の押え６が止金７に固定される時は上部カバー３にそう土砂は直後に排出されず，土砂受カバー８を通つて溝の一側に放出されるが，掘削を開始して土管等１０を埋設し始める場合，調節板４の押え６を止金７’ 板４の押え６が止金７に固定される時は上部カバー３にそう土砂は直後に排出されず，土砂受カバー８を通つて溝の一側に放出されるが，掘削を開始して土管等１０を埋設し始める場合，調節板４の押え６を止金７’で固定すると，土砂は自動的に掘削られた溝の中へ落下する。」（２欄１２～１９行）(ｱ-3) 同無効理由に引用した，本件特許に係る出願前に頒布された刊行物である，実願昭５３－１３７８９０号（実開昭５５－５４４７６号）のマイクロフィルム（本訴甲６，乙６，以下「引用例３」という。）には，地中埋設装置について，以下の記載がある。 ｇ「図中１は埋設装置で，前部に掘削用プラウ２が設けられ，後部に覆土用Ｖ型プラウ３が設けられており，この掘削用プラウ２と覆土用Ｖ型プラウ３とが一体としてけん引車等に引かれて移動し得る構成とされている。」（明細書３頁１～５行）ｈ「埋設装置１は，地１６内に埋設溝１７を順次掘削し，埋設物１８を順次埋設せしめるものであり，次にその作用を説明する。まずけん引車等で上記埋設装置１をけん引すると，掘削用プラウ２により地１６は掘り起こされ埋設溝１７が形成される。こうして掘られた埋設溝１７は掘削用プラウ２と所定間隔をおいてけん引されている覆土用Ｖ型プラウ３により，埋設溝１７の両側に盛られた土砂が落とされ，埋設溝１７は元の状態に埋めもどされてゆく。」（同５頁７～１６行）そして，第１図には，平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板の作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなっている覆工用プラウ３が図示されている。 (ｲ) 対比・判断(ｲ-1) 本件発明１と引用例１記載の発明とを対比する 部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなっている覆工用プラウ３が図示されている。 (ｲ) 対比・判断(ｲ-1) 本件発明１と引用例１記載の発明とを対比すると，引用例１記載の発明の「自動跳上バケツト装置のような動力溝掘機」は，エンドレスチェンに取り付けられたバケットなどにより形成され，バケットにより溝を掘削する掘削機であることは，当業者に明らかであるから，本件発明１の「エンドレスチェンに取り付けられたバケットなどにより形成された掘削機」に相当する。また，引用例１記載の発明の「主杆１及び仕上円板５，さらえ板６を取付けた仕上円板回動管２」は，バケットにより掘削された溝を，仕上円板５とさらえ板６により渫うものであって，仕上円板５，さらえ板６を取付けた仕上円板回動管２が主杆１に支持され主杆１と一体となって機能するものであるから，本件発明１の「スリット渫えナイフ」に相当する。 ところで，本件発明１の「スリット絞り込み体」及び「スリット空間の中間位置をスリット絞り込み体により絞り込んでスリットを閉塞する」については，本件明細書に，「【００１１】……ナイフ３１の中間位置に配置してあるスリット空間Ｓを両側から締めつける締め付け体３２により掘削形成したスリット空間Ｓを閉塞するものである。」，「【００１２】すなわち，前記ナイフ３１は土の中に形成された掘削空間であるスリット状の空間を形成すると共に，この空間を浚うに適した薄い縦長の形状をしたもので，このナイフ３１にはスリット絞り込み体３２が取り付けられている。このスリット絞り込み体３２はナイフ３１が土の中に位置する部分の中間部位置にあって，背面視上門形をしていて，かつ平面視上作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなっている変形台形をしており，平面板３２Ａの両傍にこれ り込み体３２はナイフ３１が土の中に位置する部分の中間部位置にあって，背面視上門形をしていて，かつ平面視上作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなっている変形台形をしており，平面板３２Ａの両傍にこれと直角に曲げられている側面板３２Ｂにより形成されている。平面板３１Ａが機能上ほぼ台形をしている関係から，側面板３２Ｂ，３２Ｂで囲まれる空間は作業進行方向後ろに向かうにつれて次第に狭いものになっている。」，「【００１６】……前記スリット空間Ｓの中間部，一例として，一般的な泥炭地にあっては地表面から地下に７０センチくらいの深さのところにあるスリット絞り込み体３２がトラクタ１０の移動に伴い，スリット空間Ｓの両側から泥炭土を締めつけて前記スリット空間Ｓを閉塞状態にする。」，「【００１７】すなわち，トラクタ１０が本発明による暗渠形成装置２０が移動するとき，スリット絞り込み体３２があり，このスリット絞り込み体３２を形成する側面板３２Ｂ，３２Ｂに挟まれる空間が作業進行後方に向かうに幅が狭くなっているので，スリット空間Ｓは両側から絞り込まれて閉塞され，前記放擲された土が形成する蓋Ｈの直下部分，言い換えると，スリット絞り込み体３２により絞り込まれた部分の上側は放擲された土により閉塞され，外部からの土の侵入を防いでいる暗渠が形成される（図７Ｂ）。」，「【００１８】 これにより，絞り込まれた部分から下にはスリット空間の一部と，スリット浚えナイフ３１の空間形成板３３の通過空間による暗渠が形成される。……」との記載がある。 これらの記載によれば，「スリット空間の中間位置をスリット絞り込み体により絞り込んでスリットを閉塞する」とは，暗渠形成装置２０の移動に伴い，スリット絞り込み体３２の側面板３２Ｂ，３２Ｂにより切り取られたスリット空間Ｓの両側の土を，側面板３２Ｂ，３２ ット絞り込み体により絞り込んでスリットを閉塞する」とは，暗渠形成装置２０の移動に伴い，スリット絞り込み体３２の側面板３２Ｂ，３２Ｂにより切り取られたスリット空間Ｓの両側の土を，側面板３２Ｂ，３２Ｂに沿って移動させ，側面板３２Ｂ，３２Ｂに挟まれる空間が作業進行後方に向かうにしたがって幅が狭くなっていることにより，その両側の土を，スリット空間に導き，その土によりスリット空間を両側から絞り込み閉塞することと解される。 一方，引用例１記載の発明の「閉塞具８，８」は，「各々の横の長さが大体掘られる溝の幅で（第２図における横幅），大体溝の幅の２倍の間隔をもつている（第１図における間隔）。」，「この間隔によつて溝の側壁に空道Ｃを形成するよう掘り削り，溝Ａを閉塞する（第３図参照）。」（上記記載ｂ参照。）との記載によれば，溝Ａの両側壁を掘り削り，その掘り削られた土を溝Ａ上に移動させて溝Ａを閉塞している，言い換えれば，土により溝Ａを絞り込み閉塞していると解されるから，引用例１記載の発明の「閉塞具８，８」は，本件発明１の「スリット絞り込み体」に相当するということができる。また，第２図を参照すると，該「閉塞具８，８」は，主杆１とその周りに取り付けられた仕上円板回動管２の高さ方向の中間部に位置している。さらに，引用例１の上記記載ｂによれば，「閉塞具８，８」は，溝の側壁に空道Ｃを形成するよう掘り削るための側面板を両側に有し，その両側面板間の幅は作業進行方向前方では大体溝の幅の２倍であると解される。そして，第３図に示されているように掘り削られた土で溝Ａを閉塞するため，掘り削られた土を溝上に移動させることができるように，両側面板間の幅が作業進行方向後方に向かうに従って狭くなるように配置されているものと解されるから，引用例１記載の発明も，「スリット絞り込み体」は， り削られた土を溝上に移動させることができるように，両側面板間の幅が作業進行方向後方に向かうに従って狭くなるように配置されているものと解されるから，引用例１記載の発明も，「スリット絞り込み体」は，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従いその幅が狭くなっているということができる。 したがって，本件発明１と引用例１記載の発明とは，「エンドレスチェンに取り付けられたバケットなどにより形成された掘削機を備える暗渠形成装置において，掘削機の作業進行方向後方位置に配置されているスリット渫えナイフと，このスリット渫えナイフにはその高さ方向の中間部に位置するスリット絞り込み体とを備え，形成されるスリット空間の中間位置をスリット絞り込み体により絞り込んでスリットを閉塞するように構成され，当該スリット絞り込み体は，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従いその幅が狭くなる構成となっている暗渠形成装置。」である点で一致し，以下の点で相違する。 相違点１本件発明１は，前記掘削機の頂端部作業進行方向後方位置に放擲孔を形成したケーシングを備え，前記掘削バケットにより形成されたスリットに相当する部分の排出土を掘削機のバケットの反転動作中に前記スリット渫えナイフにより形成されるスリット空間に放擲するのに対し，引用例１記載の発明は，そのような事項を有しているのか否か不明である。 相違点２本件発明１では，スリット絞り込み体が，スリット渫えナイフの進行方向後方に位置しているのに対し，引用例１記載の発明では，スリット絞り込み体が，スリット渫えナイフの進行方向後方に位置しているとの言及がない。 相違点３本件発明１では，スリット絞り込み体は，平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板の，作業 発明では，スリット絞り込み体が，スリット渫えナイフの進行方向後方に位置しているとの言及がない。 相違点３本件発明１では，スリット絞り込み体は，平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板の，作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成となっているのに対し，引用例１記載の発明では，スリット絞り込み体は，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従いその幅が狭くなるものの，その具体的な構成が不明である。 (ｲ-2) そこで，上記相違点について検討する。 相違点１について引用例２には，暗渠形成装置において，自動跳上バケツト２（本件発明１の「掘削バケット」に相当する。）を有する溝掘機の頂端部作業進行方向後方位置に後部側壁９（同「放擲孔」に相当する。）を設けた上部カバー３（本件発明１の「ケーシング」に相当する。）を備え，バケットの反転動作中に掘削した土砂を後部側壁９から溝の中へ落下させることが記載されている。そして，暗渠形成装置に，掘削により排出した土を落下させ掘削したスリット（溝）を土で充填する手段を設けることは，当該技術分野において周知の技術的事項（例えば，実公昭４７－３９４３号公報（請求人が提出した審判甲６（本訴甲１０，乙７の２）），米国特許第４８７１２８１号明細書（同審判甲７（本訴甲１１，乙７の３の１）），上記引用例２参照。）であることを考慮すると，スリット空間の中間位置を絞り込んでスリットを閉塞するスリット絞り込み体を有する引用例１記載の発明に，スリット空間の閉塞された中間位置より上方の部分を掘削により排出した土で充填するために，引用例２に記載 ト空間の中間位置を絞り込んでスリットを閉塞するスリット絞り込み体を有する引用例１記載の発明に，スリット空間の閉塞された中間位置より上方の部分を掘削により排出した土で充填するために，引用例２に記載の技術的事項を適用し，相違点１における本件発明１の事項とすることは，その適用を阻害する技術的理由もないことから，当業者であれば容易になし得たことといえる。 相違点２について引用例１には，スリット絞り込み体（閉塞具８，８）が，スリット渫えナイフ（主杆１及び仕上円板５，さらえ板６を取付けた仕上円板回動管２）の進行方向後方に位置しているとの記載はないが，第２図をみると，閉塞具８，８は，仕上円板回動管２の側方及び後方に位置しており，引用例１記載のスリット絞り込み体（閉塞具８，８）も，その一部がスリット渫えナイフの後方に位置しているものであり，スリット絞り込み体を，単に，スリット渫えナイフ後方に位置させることは，当業者が必要に応じ適宜なし得た事項にすぎない。 相違点３について引用例３には，平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板の作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなっている覆土用Ｖ型プラウ３が記載されている。 そして，引用例３記載の「覆土用Ｖ型プラウ３」と本件発明１の「スリット絞り込み体」は，共に，掘削された土を中央に寄せるために用いられるものであるから，引用例１記載の発明におけるスリット絞り込み体（閉塞具８，８）に，引用例３記載の「平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板の作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより，両側面板で囲まれる （閉塞具８，８）に，引用例３記載の「平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板の作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなっている」との技術的事項を適用することに格別の困難性はなく，相違点３における本件発明１の事項とすることは，当業者が容易になし得たことである。 したがって，本件発明１は，引用例１～３記載の発明及び周知の技術的事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。 (ｳ) 平成１５年３月２８日付けの意見書における被請求人の主張に対して上記「(ｲ) 対比・判断」の(ｲ-1)における「引用例１の上記記載ｂによれば，『閉塞具８，８』は，溝の側壁に空道Ｃを形成するよう堀り削るための側面板を両側に有し，その両側面板間の幅は作業進行方向前方では大体溝の幅の２倍であると解される。そして，第３図に示されているように掘り削られた土で溝Ａを閉塞するため，掘り削られた土を溝上に移動させることができるように，両側面板間の幅が作業進行方向後方に向かうに従って狭くなるように配置されているものと解されるから，引用例１記載の発明も，『スリット絞り込み体』は，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従いその幅が狭くなっているということができる。」との認定，解釈に関し，被請求人は，同意見書において，「引用例１における『閉塞具８，８』は，第１図，第２図を参照してもその構成が明確でない上，『主杆１』の作業進行方向後方ではなく両側に設けられており，そのような『閉塞具８，８』によりなぜ第３図に記載された 用例１における『閉塞具８，８』は，第１図，第２図を参照してもその構成が明確でない上，『主杆１』の作業進行方向後方ではなく両側に設けられており，そのような『閉塞具８，８』によりなぜ第３図に記載されたような『空洞Ｃ』が形成され，『主杆１』が存在するにもかかわらず，『溝Ａ』が形成されるのか，全く不明です。」（２頁２１～２５行），「引用例１記載の発明の構成を示す第１図及び第２図をいかに解釈しても，当該装置によって第３図の状態（効果）が実現できないことは理論的に明らかである以上，第３図は根拠のない希望的効果が記載されているにすぎません。たとえば，引用例１の第３図の状態は，何らかのタイミングで本書面添付の参考図５におけるＰ部の土がＱ部に移動しない限り得られるはずがないものですが，引用例１の第１図及び第２図から得られる構成を採用する限り，Ｐ部の土がＱ部に移動するはずがありません。」（３頁１～８行），「引用例１には，側面板に関する記載は，その第１図において逆三角形に見える部分が記載されているという以外は，全く無いのであります。第１図において逆三角形に見える部分に関する説明は引用例１には一切なく，引用例１における閉塞具８，８の説明の記載は直角に折り曲げられた外枠の部分に関するものだけです。このような状況において，引用例１の他の記載からは実現不可能な（構成とは無関係な）効果が記載されている第３図の記載から遡って，引用例１には，『両側面板間の幅が作業進行方向後方に向かうに従って狭くなるように配置されている』という記載があるとすることはできず，また引用例１記載の発明を，第３図のような効果が得られる装置として解釈することもできない」（３頁１１～２１行）と主張している。 しかしながら，引用例１には，「閉塞具８，８は各々の横の長さが大体掘られる溝の幅で（第２図に を，第３図のような効果が得られる装置として解釈することもできない」（３頁１１～２１行）と主張している。 しかしながら，引用例１には，「閉塞具８，８は各々の横の長さが大体掘られる溝の幅で（第２図における横幅），大体溝の幅の２倍の間隔をもつている（第１図における間隔）。この間隔によつて溝の側壁に空道Ｃを形成するよう掘り削り，溝Ａを閉塞する（第３図参照）。即ち閉塞された溝が形成され，」（上記記載ｂ参照。以下，この記載を「記載ｂ－１」という。）との記載，「図面の略解第１，２図はこの考案による装置の正面図及び側面図である，第３図は，閉塞された仕上穿孔を示す断面図である。」（１頁左欄１～４行）との記載がある。そして，第１図に，閉塞具８，８の直角に折り曲げられた外枠の部分及び逆三角形の部分が図示され，第２図に，閉塞具８，８の側面の面板が図示され，さらに，上記記載ｂ－１を参照すると，第３図に，大体溝の幅の２倍の間隔（第１図における間隔）をもつている閉塞具８，８により掘り削られて溝の側壁に形成された空道Ｃと，掘り削られた両側の側壁の土が溝上に寄せられて移動し，溝Ａを閉塞した状態が図示されている。 第１図～第３図には，正確でない図示も見受けられるが，上記記載ｂ－１，図面の略解の記載，第１図～第３図の図示を総合的かつ合理的に解釈すると，閉塞具８，８は，溝の側壁に空道Ｃを形成するよう掘り削るための側面板を両側に有し，その両側面板間の幅は作業進行方向前方では大体溝の幅の２倍であると解され，そして，第３図に示されているように掘り削られた土で溝Ａを閉塞するため，掘り削られた土を溝上に移動させることができるように，両側面板間の幅が作業進行方向後方に向かうに従って狭くなるように配置されているものと解され，引用例１記載の発明も，「スリット絞り込み体（閉塞具８，８） られた土を溝上に移動させることができるように，両側面板間の幅が作業進行方向後方に向かうに従って狭くなるように配置されているものと解され，引用例１記載の発明も，「スリット絞り込み体（閉塞具８，８）」は，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従いその幅が狭くなっているということができる。 なお，閉塞具８，８は，大体溝の幅の２倍の間隔（第１図における間隔）をもち，仕上円板回動管２の側方及び後方に位置し（第２図参照。），空道Ｃを形成するように堀り削られる両側の側壁の厚みは，溝の幅の約半分である（第３図参照。）ことから，堀り削られた両側の側壁の土は，仕上円板回動管２に妨げられることなく，両側面板で囲まれる内部空間内を後方へ移動可能であると考えられる。 したがって，被請求人の主張は採用できない。 イ本件発明２についての特許に関して(ｱ) 請求人が提出した審判甲各号証の記載事項審判甲１（実公昭４８－１１９５０号公報，本訴甲７，乙７の１）には，自動無材暗渠溝形成装置に関し，「溝堀機の後方に取付られた土砂受装置および前記溝掘機に取付けられかつ前記土砂受装置の内側に一定の間隔をもつて配置されさらに幅が広く深い主溝３および幅が狭く浅い副溝４から成る二条の溝を形成する二連式の自動跳上バケツト装置７，２を備え，前記土砂受装置が上方おおい板５，上方おおい板５に続く側板６，側板６から傾斜して延びる掘削された副溝４に向う傾斜板７および傾斜板７に続いて副溝４内に進入できる前端部８ａと，しだいに主溝３と副溝３と副溝４との間の土を主溝３の方に押圧するように傾斜させられた中間部８ｂと，最後に押圧された主溝３と副溝４との間の土で主溝３を密閉する終端部８ｃから構成された自動無材暗渠溝形成装置。」（実用新案登録請求の範囲）との記載が ３の方に押圧するように傾斜させられた中間部８ｂと，最後に押圧された主溝３と副溝４との間の土で主溝３を密閉する終端部８ｃから構成された自動無材暗渠溝形成装置。」（実用新案登録請求の範囲）との記載がある。 審判甲２（実公昭３６－１０２６号公報，本訴甲４，乙４）の記載事項については，上記「ア本件発明１についての特許に関して」の(ｱ-1)を参照。 審判甲３（日本開発農機株式会社の溝掘機のパンフレット，本訴甲８）には，図面及び写真とともに，溝掘機及び溝掘機に装着される，自動土砂跳上バケツト装置，土砂受羽根装置，溝底仕上装置，自動無材暗渠穿孔装置（２連式）について記載されている。 審判甲４（実公昭３４－１７８２６号公報，本訴甲９）には，「……上方取付具１を備える支管２を主管４に上方取付具１の位置を変え得るように固定し，主管４には下方取付具７，７を備える緊締管６を固定し，主管４に漏土さらえ板９を固着し，後方に補強体８を設け，漏土さらえ板９の両側に２個の溝壁仕上刃１０，１０を，それらの距離を変え得るように固定し，漏土さらえ板９の下部に溝底仕上刃１２を設けた溝仕上げ装置の構造。」（実用新案登録請求の範囲）との記載がある。 審判甲５（実公昭４４－２９４７６号公報，本訴甲５，乙５）の記載事項については，上記「ア本件発明１についての特許に関して」の(ｱ-2)を参照。 審判甲６（実公昭４７－３９４３号公報，本訴甲１０，乙７の２）には，「溝掘機２の後方において土砂受羽カバー３等の土砂の飛走しない部分に巻軸４及び押え板５を設け，巻物状ビニルパイプ１の保持体を形成し，溝仕上装置１０の上方に丁番１２によりパイプ１１内を巻物状ビニルパイプ１が通じ，下方が湾曲する誘導パイプ１１を装着した溝掘機におけるパイプ埋設装置」（実用新案登録請求の範囲）との記載がある。 ，溝仕上装置１０の上方に丁番１２によりパイプ１１内を巻物状ビニルパイプ１が通じ，下方が湾曲する誘導パイプ１１を装着した溝掘機におけるパイプ埋設装置」（実用新案登録請求の範囲）との記載がある。 審判甲７の１（米国特許第４８７１２８１号明細書，本訴甲１１，乙７の３の１）には，溝掘機に関して，「図３の断面に示されるように，偏向具６２はＵ字状をして掘削バケット３８を取り囲み，偏向具６６と一体になって，地面より上方で偏向具６２及び偏向具６６によって形成された導管内に掘削土砂を搬送するバケット３８及ブレード３６の軌跡を覆うようにカバーを形成している。掘削された土砂は，偏向具６２，６６によって形成された導管内を地面レベルから上方に移動して，その土砂は偏向具６６の延長部分の排出シュート６８に送出される。トラクター２４が矢印７２方向に移動すると，掘削土砂７０は，溝掘装置によって既に掘られている溝に再度投入される。図１に示されるように，掘削された土砂７０は，溝を埋め戻し，」（５欄１～１４行，審判甲７の２（訳文）参照。）との記載がある。 (ｲ) 対比・判断(ｲ-1) 本件発明２と審判甲２（本訴甲４，乙４）記載の発明（「ア本件発明１についての特許に関して」における「引用例１記載の発明」）とを対比すると，本件発明２は，本件発明１において，「スリット絞り込み体は，平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板は，作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる第１の略台形部分と，作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなる第２の略台形部分とからなり，第１の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず，第２の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え，両側面板で囲まれる内部空間が作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成とされている」と には共に側面板を備えず，第２の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え，両側面板で囲まれる内部空間が作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成とされている」と，特定事項をさらに限定したものであるから，両者は，上記「ア本件発明１についての特許に関して」の「(ｲ) 対比・判断」で一致するとした点で一致し，上記相違点１～３（但し，「引用例１記載の発明」を「審判甲２記載の発明」と言い換える。）に加え，さらに次の点で相違する。 相違点４本件発明２では，スリット絞り込み体は，平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板は，作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる第１の略台形部分と，作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなる第２の略台形部分とからなり，第１の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず，第２の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成とされているのに対し，審判甲１記載の発明では，スリット絞り込み体は，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従いその幅が狭くなるものの，その具体的な構成が不明である。 (ｲ-2) 相違点１～３についての検討は，「ア本件発明１についての特許に関して」の「(ｲ) 対比・判断」で行ったのと同様である。 そこで，相違点４について検討する。 審判甲１（本訴甲７，乙７の１）には，上方おおい板５，上方おおい板５に続く側板６，側板６から傾斜して延びる掘削された副溝４に向う傾斜板７および傾斜板７に続いて副溝４内に進入できる前端部８ａと，しだいに主溝３と副溝４との間の土を主溝３の方に押圧するように傾斜させられた中間部８ｂと，最後に押圧された主溝 掘削された副溝４に向う傾斜板７および傾斜板７に続いて副溝４内に進入できる前端部８ａと，しだいに主溝３と副溝４との間の土を主溝３の方に押圧するように傾斜させられた中間部８ｂと，最後に押圧された主溝３と副溝４との間の土で主溝３を密閉する終端部８ｃから構成された土砂受装置，が記載されているが，この土砂受装置は，本件発明２の「スリット絞り込み体」のように，そもそも平面板と２枚の側面板とで構成されるものではなく，相違点４における本件発明２の特定事項を示唆するものではない。 審判甲３（本訴甲８），審判甲４（本訴甲９），審判甲５（本訴甲５，乙５），審判甲６（本訴甲１０，乙７の２）及び審判甲７（本訴甲１１，乙７の３の１）にも，平面板と２枚の側面板とで構成されるスリット絞り込み体に関する記載はない。 なお，上記「ア本件発明１についての特許に関して」において引用した刊行物である，実願昭５３－１３７８９０号（実開昭５５－５４４７６号）のマイクロフィルム（引用例３，本訴甲６，乙６）には，上記のように，平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板の作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなっている覆土用Ｖ型プラウ３が記載されているものの，「平面板は，作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる第１の略台形部分と，作業進行方向後方になるにつれて幅が狭くなる第２の略台形部分とからなり，第１の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず，第２の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え」るとの本件発明２の特定事項については記載されていないし，それを示唆する記載もない。 そして，上記特定事項が当該技術分野において，本 板を備えず，第２の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え」るとの本件発明２の特定事項については記載されていないし，それを示唆する記載もない。 そして，上記特定事項が当該技術分野において，本件特許に係る出願前に周知の技術的事項であるともいえない。 したがって，本件発明２は，審判甲１（本訴甲７，乙７の１），審判甲２（本訴甲４，乙４），審判甲３（本訴甲８），審判甲４（本訴甲９），審判甲５（本訴甲５，乙５），審判甲６（本訴甲１０，乙７の２）及び審判甲７（本訴甲１１，乙７の３の１）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。 (3) むすび以上のとおりであるから，本件発明１についての特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，特許法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。 本件発明２についての特許は，請求人の主張する無効理由及び提出した証拠方法によっては，無効とすることはできない。 第３ 当事者の主張 １ 原告主張の審決取消事由の要点(1) 取消事由１（本件訂正の適否についての判断の誤り）ア審決は，「訂正事項ｂは，・・・特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり，また，願書に添付した明細書（訂正前明細書）又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり，しかも，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。」と判断したが，誤りである。 イ訂正事項ｂの「作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる第１の略台形部分」に対応する部分の記載は，訂正前明細書になく，訂正前図面の【図４】及び【図５】にその記載があるだけであるが，その形状は完全な等脚台形である。ところで，台形は「一組の対辺が平行な四辺形」であるから，訂正事項ｂの「作業進行方向後方に 細書になく，訂正前図面の【図４】及び【図５】にその記載があるだけであるが，その形状は完全な等脚台形である。ところで，台形は「一組の対辺が平行な四辺形」であるから，訂正事項ｂの「作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる第１の略台形部分」とは，不等脚台形をも含むとするのが相当である上，「略」がいかなる事項を意味し，どのような形状を含むかについて曖昧であって，かつ，不明瞭である。したがって，訂正事項ｂは，訂正前明細書又は図面に記載した事項の範囲を超える。 また，訂正事項ａでは「台形部分」と記載されているが，訂正事項ｂでは「略台形部分」と記載されているところ，これを対比すると，従属項である請求項２の「略台形部分」の方が，独立項である請求項１の「台形部分」よりも広い概念であって，台形以外の形状を含むものであるから，訂正事項ｂは，訂正前明細書又は図面に記載した事項の範囲を超える。 ウしたがって，訂正事項ｂは，訂正前明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものではないから，審決の判断は，誤りである。 (2) 取消事由２（引用例１の認定の誤り）ア審決は，本件発明１の無効理由の検討の際に用いた引用例１（甲４，乙４）の認定に基づき，本件発明２との対比の判断をしたが，誤りである。 イ審決は，本件発明１についての特許性を否定し，本件発明２についての特許性を肯定したのであるから，本件発明１にはない本件発明２の特定事項が本件発明２に存在し，かつ，これに何らかの技術的思想，ひいては作用効果が認められなければならない。そして，本件発明２の上記特定事項とは，「第１の略台形部分」であるところ，審決は，本件発明１の無効理由の検討の際に用いた引用例１の認定に基づき，本件発明２との対比をしたが，引用例１には，作業進行方向に向かって流線型のように後傾す とは，「第１の略台形部分」であるところ，審決は，本件発明１の無効理由の検討の際に用いた引用例１の認定に基づき，本件発明２との対比をしたが，引用例１には，作業進行方向に向かって流線型のように後傾する構成が明示されているから，「第１の略台形部分」を付加する構成は，当業者であれば容易に想到することができたものである。 ウ審決は，以上のとおり，「第１の略台形部分」に相当する構成又はその示唆が引用例１にあることを看過して，引用例１の認定を誤り，その結果，本件発明２の進歩性の判断を誤った。 (3) 取消事由３（引用例３認定の誤り）ア審決は，引用例３（甲６，乙６）に関して，「「平面板は，作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる第１の略台形部分と，作業進行方向後方になるにつれて幅が狭くなる第２の略台形部分とからなり，第１の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず，第２の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え」るとの本件発明２の特定事項については記載されていないし，それを示唆する記載もない。」と認定したが，誤りである。 イ引用例３（甲６，乙６）には，「第２の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え」るとの記載があるのであって，相違点４に係る構成は，引用例３に記載された「両斜辺部にそれぞれ側面板を備えた第２の略台形部分」に，単なる接合手段，又はせいぜい切り込みを入れやすくするための「第１の略台形部分」を付加したにすぎず，２つの略台形部分を組み合わせたことに格別の進歩性はない。 ウ審決は，以上のとおり，引用例３の認定を誤り，その結果，本件発明２の進歩性の判断を誤った。 (4) 取消事由４（進歩性判断の誤り）ア審決は，「審判甲１（本訴甲７，乙７の１）・・・の土砂受装置は，本件発明２の「スリット絞り込み体」のように，そもそも 件発明２の進歩性の判断を誤った。 (4) 取消事由４（進歩性判断の誤り）ア審決は，「審判甲１（本訴甲７，乙７の１）・・・の土砂受装置は，本件発明２の「スリット絞り込み体」のように，そもそも平面板と２枚の側面板とで構成されるものではなく，相違点４における本件発明２の特定事項を示唆するものではない。審判甲３（本訴甲８），審判甲４（本訴甲９），審判甲５（本訴甲５，乙５），審判甲６（本訴甲１０，乙７の２）及び審判甲７（本訴甲１１，乙７の３の１）にも，平面板と２枚の側面板とで構成されるスリット絞り込み体に関する記載はない。」とし，「そして，上記特定事項が当該技術分野において，本件特許に係る出願前に周知の技術的事項であるともいえない。」として，「したがって，本件発明２は，審判甲１（本訴甲７，乙７の１），審判甲２（本訴甲４，乙４），審判甲３（本訴甲８），審判甲４（本訴甲９），審判甲５（本訴甲５，乙５），審判甲６（本訴甲１０，乙７の２）及び審判甲７（本訴甲１１，乙７の３の１）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。」と判断したが，誤りである。 イ相違点４は，本件発明１の構成に「第１の略台形部分」を単に付加したにすぎないものであるが，明細書には，これによる作用効果の記載はなく，技術的に何の価値もないのであって，「第１の略台形部分」は，公知又は周知の技術的事項でしかない。 ウ審決は，以上のとおり，本件発明２の進歩性の判断を誤った。 ２ 被告の反論の要点(1) 取消事由１（本件訂正の適否についての判断の誤り）に対して訂正前明細書には，「変形台形」及び「ほぼ台形」との語が記載されており，「等脚台形」との記載は一切ない。また，「略台形」との意味は，幾何学的に厳密な台形であることを要しないとい 断の誤り）に対して訂正前明細書には，「変形台形」及び「ほぼ台形」との語が記載されており，「等脚台形」との記載は一切ない。また，「略台形」との意味は，幾何学的に厳密な台形であることを要しないという程度のことにすぎず，例えば，取付けのための突起等があったり，若干の切り込みがあったりしても，台形状であれば足りるということである。 (2) 取消事由２（引用例１の認定の誤り）に対して原告が引用例１に明示されていると主張する「作業進行方向に向かって流線型のように後傾する構成」とは，引用例１の閉塞具８，８の両端の垂直な板部分を指すと考えられるのであって，これにより，垂直方向に切り込みを入れるのであるが，本件発明２の「第１の略台形部分」は，絞り込まれる部分の上部に水平方向の切り込みを入れることを目的とするものであって，引用例１の上記構成とは無関係であるから，本件発明１の無効理由の検討の際に用いた引用例１の認定に基づいて本件発明２との対比をすることに誤りはない。また，引用例１の閉塞具８，８の両端の垂直な板部分があるとしても，これに基づき当業者が容易に「第１の略台形部分」を付加する構成に想到することができたということもできない。 (3) 取消事由３（引用例３の認定の誤り）に対して第１の略台形部分は，無材暗渠工法において土中で土を絞り込んで閉塞する場合に，絞り込まれる部分の上部にまず徐々に切り込みを入れた後に両脇を締めて閉塞すると，極めて効果的であることから採用されたものであり，第１の略台形部分と第２の略台形部分とは一体の部品とすることによって，さらに優れた絞り込み効果を期待することができるのである。 「第１の略台形部分」は，単なる接合手段ではないし，無材暗渠工法において土中で土を絞り込んで閉塞する場合に，絞り込まれる部分の上部にまず徐々に切り れた絞り込み効果を期待することができるのである。 「第１の略台形部分」は，単なる接合手段ではないし，無材暗渠工法において土中で土を絞り込んで閉塞する場合に，絞り込まれる部分の上部にまず徐々に切り込みを入れることは，周知の技術的事項でないから，「第１の略台形部分」のみに着目したとしても，進歩性があることは明らかである。 (4) 取消事由４（進歩性判断の誤り）に対して「第１の略台形部分」を付加すれば，その形状から，上部に徐々に切り込みを入るという作用が導かれるのであって，その効果は，完全で寿命の長い暗渠を形成するということであり，このことは明細書に記載されている。また，第２の略台形部分により両脇を締めて閉塞する際に，先に上部に切り込みが入っていることにより，効率のよい絞り込みが可能になるのであるから，「第１の略台形部分」が技術的に価値のないものではない。 第４ 当裁判所の判断 １ 取消事由１（訂正の適否についての誤り）について(1) 訂正前明細書（甲３，乙１）には，次の記載がある。 「【００１２】すなわち，前記ナイフ３１は土の中に形成された掘削空間であるスリット状の空間を形成すると共に，この空間を浚うに適した薄い縦長の形状をしたもので，このナイフ３１にはスリット締め付け体３２が取り付けられている。このスリット絞り込み体３２はナイフ３１が土の中に位置する部分の中間部位置にあって，背面視上門形をしていて，かつ平面視上作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなっている変形台形をしており，平面板３２Ａの両傍にこれと直角に曲げられている側面板３２Ｂにより形成されている。平面板３１Ａが機能上ほぼ台形をしている関係から，側面板３２Ｂ，３２Ｂで囲まれる空間は作業進行方向後ろに向かうにつれて次第に狭いものになっている。」「【００１７】すなわち，ト より形成されている。平面板３１Ａが機能上ほぼ台形をしている関係から，側面板３２Ｂ，３２Ｂで囲まれる空間は作業進行方向後ろに向かうにつれて次第に狭いものになっている。」「【００１７】すなわち，トラクタ１０が本発明による暗渠形成装置２０が移動するとき，スリット絞り込み体３２があり，このスリット絞り込み体３２を形成する側面板３２Ｂ，３２Ｂに挟まれる空間が作業進行後方に向かうに幅が狭くなっているので，スリット空間Ｓは両側から絞り込まれて閉塞され，前記放擲された土が形成する蓋Ｈの直下部分，言い換えると，スリット絞り込み体３２により絞り込まれた部分の上側は放擲された土により閉塞され，外部からの土の侵入を防いでいる暗渠が形成される（図７Ｂ）。」また，訂正前図面には，【図４】にスリット絞り込み体の斜面図が，【図５】に図４のスリット絞り込み体の作業中における平面断面図がそれぞれ記載されている。 (2) 以上の記載によると，訂正前明細書及び図面には，「平面板と２枚の側面板とで構成され，平面板は，作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる第１の略台形部分と，作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなる第２の略台形部分とからなり，第１の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず，第２の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる」スリット絞り込み体の構成が記載されているものと認められる。そして，訂正事項ｂが実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであると認めることもできない。 したがって，訂正を認めた審判に誤りはない。 (3) 原告は，「第１の略台形部分」に対応する部分の記載は，訂正前明細書になく，訂正前図面の【図４】及び【図５】にその記載があるだ ることもできない。 したがって，訂正を認めた審判に誤りはない。 (3) 原告は，「第１の略台形部分」に対応する部分の記載は，訂正前明細書になく，訂正前図面の【図４】及び【図５】にその記載があるだけであるが，その形状は完全な等脚台形であるところ，訂正事項ｂの「第１の略台形部分」は，不等脚台形をも含むとするのが相当である上，「略」がいかなる事項を意味し，どのような形状を含むかについて曖昧であって，かつ，不明瞭であると主張する。しかし，原告の主張に従えば，訂正前図面の【図４】及び【図５】に記載された「第２の略台形部分」に対応する部分の形状も，完全な等脚台形であるということになるが，これについては，前記(1)のとおり，訂正前明細書に，「平面視上作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなっている変形台形をしており」とか，「平面板３１Ａが機能上ほぼ台形をしている」と記載されているから，「第２の略台形部分」に対応する部分は，その形状を完全な等脚台形に限定しているわけではない。そうであれば，訂正前図面の【図４】及び【図５】の「第１の略台形部分」に対応する部分も，完全な等脚台形に限定する趣旨で記載されたとは認めることができない。また，「略」とは，通常，「おおよそ」，「ほぼ」，「大体」を意味するものであると理解されているから，「作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる第１の略台形部分」の形状が，曖昧又は不明瞭であるとはいえない。したがって，訂正事項ｂの「第１の略台形部分」が訂正前明細書又は図面に記載した事項の範囲を超えるということはできないから，原告の上記主張は，採用することができない。 次に，原告は，従属項である請求項２の「略台形部分」の方が，独立項である請求項１の「台形部分」よりも広い概念であって，台形以外の形状を含むものであると主張する。しかし， ，採用することができない。 次に，原告は，従属項である請求項２の「略台形部分」の方が，独立項である請求項１の「台形部分」よりも広い概念であって，台形以外の形状を含むものであると主張する。しかし，前記(2)のとおり，訂正前明細書及び図面には，「作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなる第２の略台形部分」が記載されているのであって，訂正に当たり，独立項である請求項１を「台形部分」とし，従属項である請求項２を「略台形部分」としたとしても，訂正事項ｂの「第１の略台形部分」が訂正前明細書又は図面に記載した事項の範囲を超えることにはならないから，原告の上記主張も，採用することができない。 (4) 以上のとおりであって，取消事由１は，理由がない。 ２ 取消事由４（相違点４の進歩性判断の誤り）について(1) 審決は，本件発明１についての特許は無効とすべきであるとしたが，本件発明２についての特許は，審判甲１（本訴甲７，乙７の１），審判甲２（本訴甲４，乙４），審判甲３（本訴甲８），審判甲４（本訴甲９），審判甲５（本訴甲５，乙５），審判甲６（本訴甲１０，乙７の２）及び審判甲７（本訴甲１１，乙７の３の１）には，「平面板は，作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる第１の略台形部分と，作業進行方向後方になるにつれて幅が狭くなる第２の略台形部分とからなり，第１の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず，第２の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え」るとの本件発明２の特定事項を開示する記載がなく，上記特定事項が当該技術分野において，本件特許に係る出願前に周知の技術的事項であるともいえないので，無効とすることができないと判断した。 本件では，本件発明１の進歩性判断は争点でなく，本件発明２の構成中本件発明１の構成を引用する部分の進歩性判断は争点となっていな 術的事項であるともいえないので，無効とすることができないと判断した。 本件では，本件発明１の進歩性判断は争点でなく，本件発明２の構成中本件発明１の構成を引用する部分の進歩性判断は争点となっていないところ，当裁判所は，後記(5)のように，本件発明１についての特許を無効とするとの審決の判断を支持するものである。そこで，本件発明２の発明特定事項であるスリット絞り込み体について，まず，その構成が奏する作用効果の顕著性の有無（取消事由４）を検討することとする。 (2) 本件明細書（乙３の１，２）には，次の記載がある。 「【００１２】すなわち，前記ナイフ３１は土の中に形成された掘削空間であるスリット状の空間を形成すると共に，この空間を浚うに適した薄い縦長の形状をしたもので，このナイフ３１にはスリット絞り込み体３２が取り付けられている。このスリット絞り込み体３２はナイフ３１が土の中に位置する部分の中間部位置にあって，背面視上門形をしていて，かつ平面視上作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなっている変形台形をしており，平面板３２Ａの両傍にこれと直角に曲げられている側面板３２Ｂにより形成されている。平面板３１Ａが機能上ほぼ台形をしている関係から，側面板３２Ｂ，３２Ｂで囲まれる空間は作業進行方向後ろに向かうにつれて次第に狭いものになっている。」「【００１７】すなわち，トラクタ１０が本発明による暗渠形成装置２０が移動するとき，スリット絞り込み体３２があり，このスリット絞り込み体３２を形成する側面板３２Ｂ，３２Ｂに挟まれる空間が作業進行後方に向かうに幅が狭くなっているので，スリット空間Ｓは両側から絞り込まれて閉塞され，前記放擲された土が形成する蓋Ｈの直下部分，言い換えると，スリット絞り込み体３２により絞り込まれた部分の上側は放擲された土により閉塞され っているので，スリット空間Ｓは両側から絞り込まれて閉塞され，前記放擲された土が形成する蓋Ｈの直下部分，言い換えると，スリット絞り込み体３２により絞り込まれた部分の上側は放擲された土により閉塞され，外部からの土の侵入を防いでいる暗渠が形成される（図７Ｂ）。」(3) 以上の記載によれば，第２の略台形部分については，両斜辺部にそれぞれ側面板を備え，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成を採用し，これにより，スリット空間Ｓが両側から絞り込まれて閉塞されるという作用効果を奏するものであることが認められる。これに対し，第１の略台形部分については，スリット浚えナイフ３１と第２の略台形部分とを接続するということのほかに，両斜辺部に側面板を備えず，作業進行方向後方になるにつれて幅が広くなる構成を採用することによって，どのような作用効果を奏するのかは判然としないのであって，本件発明２の第１の略台形部分が，本件発明１と比較して，格別の作用効果を奏する発明の特定事項であるとは認めることができない。そして，このような構成については，取り立てて本件発明２の進歩性判断の要素とするのは相当でないのであって，引用する本件発明１の構成部分と合わせてみるならば，本件発明２は，引用例１ないし３記載の発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるといわなければならない。 (4) 被告は，「第１の略台形部分」を付加すれば，その形状から，上部に徐々に切り込みを入るという作用が導かれるのであって，その効果は，完全で寿命の長い暗渠を形成するということであり，このことは明細書に記載されていると主張する。しかし，明細書には，「第１の略台形部分」が有する作用についての記載はない上，第２ であって，その効果は，完全で寿命の長い暗渠を形成するということであり，このことは明細書に記載されていると主張する。しかし，明細書には，「第１の略台形部分」が有する作用についての記載はない上，第２の略台形部分は，溝の周囲の土を溝中央に寄せて溝を閉塞するものであって，作業進行方向前方の幅は，スリット浚えナイフよりも当然に広くなっているから，スリット浚えナイフと第２の略台形部分とを接続する部分である第１の略台形部分が後方に向かって広くなることは，むしろ当然であるというべきであるから，「第１の略台形部分」が，被告が主張するように，上部に徐々に切り込みを入れるという作用を有するものであるとは考え難い（仮に第１の略台形部分上部に徐々に切り込みを入れるという作用を有するものであるとしても，土の中を土の抵抗に抗して進行する作業具において，後方に向かって拡大するような形状を採用することは，当業者であれば当然に配慮すべき事柄であるにすぎない。例えば，原告が主張するように，代表的な土木作業器具であるスコップは，地中に突き刺すのに適したように先端が中央部で狭くなっており，また，甲１３，１４にみられるプラウ（すき）やサブソイラなどの農機具も，先端が狭く，後方において拡大した形状となって土中に刺さりやすい形状になっている。）。したがって，本件発明２の第１の略台形部分が，本件発明１と比較して，格別の作用効果を有するということはできないから，被告の上記主張は，採用することができない。 また，被告は，第２の略台形部分により両脇を締めて閉塞する際に，先に上部に切り込みが入っていることにより，効率のよい絞り込みが可能になるから，「第１の略台形部分」が技術的に価値のないものではないと主張する。しかし，第２の略台形部分により両脇を締めて閉塞する際に，先に上部に切り込みが入っ いることにより，効率のよい絞り込みが可能になるから，「第１の略台形部分」が技術的に価値のないものではないと主張する。しかし，第２の略台形部分により両脇を締めて閉塞する際に，先に上部に切り込みが入っていることにより，効率のよい絞り込みが可能になるということは，明細書には何ら記載されていないのであって，絞り込まれるべき部分の上部に徐々に切り込みが入っていることにより，何故に効率のよい絞り込みが可能になるのかは判然としない。したがって，本件発明２の第１の略台形部分が，本件発明１と比較して，格別の作用効果を奏するということもできないから，被告の上記主張も，採用することができない。 (5) 以上のとおりであって，審決の進歩性の判断には誤りがあり，取消事由４は理由がある。そして，当裁判所は，本件発明１についての特許を無効とするとの審決に対する別件訴訟（平成１５年（行ケ）第２８３号）を本件と同一の裁判体で審理し，本件発明１と引用例１記載の発明との相違点１ないし３（これは，本件発明２と引用例１記載の発明との相違点でもある。）についての判断など上記審決の認定判断に誤りはないとして，被告の請求を棄却するとの判決を，本件と同一の期日に言い渡すものである。別件における証拠関係は，本件とほぼ同一であり，認定に採用した証拠については全く共通しているので，別件における上記認定判断は本件でも妥当するものである。そうすると，取消事由４に係る審決の判断の誤りは，審決の結論に影響を及ぼすものであるといわなければならない。 第５ 結論したがって，その余の審決取消事由について判断するまでもなく，審決は取り消されるべきである。 東京高等裁判所知的財産第４部裁判長裁判官塚原朋一裁判官塩月秀平 するまでもなく，審決は取り消されるべきである。 東京高等裁判所知的財産第４部裁判長裁判官塚原朋一裁判官塩月秀平裁判官髙野輝久
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