- 1 -平成１７年（行ケ）第１０７９５号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成１８年１０月３０日判決原告ら訴訟引受人メソッドエレクトロニクスインク． 訴訟代理人弁理士永井義久訴訟復代理人弁理士守屋昭良被告日本圧着端子製造株式会社代表者代表取締役吉村正雄訴訟代理人弁護士中世古裕之訴訟代理人弁理士梶良之同松岡徹 脱退原告Ｘ 脱退原告Ｘ 脱退原告Ｘ 脱退原告Ｘ 脱退原告Ｘ主文 原告ら訴訟引受人の請求を棄却する。 訴訟費用は原告ら訴訟引受人の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。 事実及び理由 第１請求特許庁が無効２００４－３５１４３号事件について平成１７年８月５日にした審決を取り消す。 第２事案の概要- 2 -脱退原告らが特許権者であった後記特許のうち請求項１，３及び４につき被告が無効審判請求をしたところ，特許庁が平成１６年９月１３日付けでこれを無効とする審決（第１次審決）をしたことから，脱退原告らがその取消しを求めて訴えを提起し，その後同原告らが訂正審判請求をしたため，当庁は平成１７年４月２２日，特許法１８１条２項により，これを取り消す決定をした。 そこで特許庁がさらに審理し，平成１７年８月５日付けで，同原告らからの訂正請求を認めず，かつ請求項１，３及び４に係る特許を無効とする審決（第２次審決）をしたので，これに不服の脱退原告らが，上記第２次審決の取消しを求めたのが本件事案である。 なお，本件訴訟係属中の平成１８年９月１５日に当裁判所の訴訟引受決定がなされ，メソッドエレクトロニクスインク．が原告ら訴訟引受人となり，脱退原告らは本件訴訟から脱退した めたのが本件事案である。 なお，本件訴訟係属中の平成１８年９月１５日に当裁判所の訴訟引受決定がなされ，メソッドエレクトロニクスインク．が原告ら訴訟引受人となり，脱退原告らは本件訴訟から脱退した。 第３当事者の主張 請求の原因(1)特許庁等における手続の経緯ア脱退原告らは，平成６年７月１３日，名称を「周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ及びメモリーカード製造方法」とする発明について特許出願（国際出願。国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ９４／０７９０３。 パリ条約による優先権主張・平成５年（１９９３年）７月１５日，米国）をし，平成１２年４月２１日，特許庁から特許第３０５９７６０号として設定登録を受けた（請求項１～１０。甲９。以下「本件特許」という。 。）これに対し被告から，本件特許のうち請求項１，３及び４につき特許無効審判請求がなされたので，特許庁はこれを無効２００４－３５１４３号事件として審理した上，平成１６年９月１３日「特許第３０５９７６０，号の請求項１，３，４に係る発明についての特許を無効とする」旨の審。 決（甲１５。第１次審決）をした。 - 3 -イこれに対し脱退原告らから審決取消訴訟が提起され，当庁はこれを平成１７年（行ケ）第１０１２６号事件として審理したが，その後脱退原告らが特許庁に訂正審判請求を行ったことから，当庁は，平成１７年４月２２日，特許法１８１条２項に基づき第１次審決を取り消す決定をした。 ウそこで，特許庁は，上記無効２００４－３５１４３号事件につき更に審理した上，平成１７年８月５日，脱退原告らからの平成１７年５月２６日。 ，付け訂正請求（甲１６。以下「本件訂正」という）を認めないとした上「特許第３０５９７６０号の請求項１，３，４に係る発明についての特許を無効とする」旨の審決（甲１０。第２次 成１７年５月２６日。 ，付け訂正請求（甲１６。以下「本件訂正」という）を認めないとした上「特許第３０５９７６０号の請求項１，３，４に係る発明についての特許を無効とする」旨の審決（甲１０。第２次審決。以下，この審決を「本。 件審決」という）をし，その謄本は平成１７年８月１７日脱退原告らに。 送達された。 エこれに対し，脱退原告らから第２次審決の取消訴訟（本件訴訟）が提起されたが，本件訴訟係属中，脱退原告らは，後記特許の特許権を，特許庁平成１８年４月１７日受付第００２３１３号をもってデューエルシステムズインク（アメリカ合衆国イリノイ州６０７０６シカゴウ． エストウィルソンアベニュー７４０１）に移転させ，更に，同日受付同号をもってメソッドエレクトロニクスインク（訴訟引受人）に移転． させたので，当裁判所は，脱退原告らからの申立てにより，平成１８年９月１５日，訴訟引受決定をした。そして，脱退原告らは，平成１８年９月２０日，被告の承諾を得て本件訴訟から脱退した。 (2)発明の内容本件特許の請求項１，３，４に係る発明の内容は，下記のとおりである（以下，同請求項１に係る発明を「訂正発明１（訂正後）又は「本件発明」１（訂正前）と，同請求項３に係る発明を「本件発明３」と，同請求項４」に係る発明を「本件発明４」という。 。）記- 4 -ア平成１７年５月２６日付け本件訂正後のもの（下線は訂正部分）。 「請求項１】一対の型押しされた金属カバーと，【これら金属カバーにそれぞれ合致する一対のプラスチックフレーム要素とを備え，各前記金属カバーは，対応する前記プラスチックフレーム要素にそれぞれ固定され，各前記プラスチックフレーム要素は，対応する前記金属カバーと共に一体的ユニットをそれぞれ構成しており，前記金属カバーには 各前記金属カバーは，対応する前記プラスチックフレーム要素にそれぞれ固定され，各前記プラスチックフレーム要素は，対応する前記金属カバーと共に一体的ユニットをそれぞれ構成しており，前記金属カバーには，その周縁から延びる複数のフィンガ部が形成され，かつ前記プラスチックフレーム要素は，前記金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように，前記金属カバー上に射出成型され，前記ユニット相互が接合され，前記金属カバー相互が接触している，ことを特徴とする周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ。 【請求項３】前記プラスチックフレーム要素は極性キーを含む，請求項１記載の周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ。 【請求項４】前記プラスチックフレーム要素には，前記一対のユニットを溶接する際の溶接部となるエネルギー指向部が形成されている，請求項１記載の周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ」。 イ本件訂正前のもの（甲９の本件特許公報記載のもの）「請求項１】一対の型押しされた金属カバーと，【これら金属カバーにそれぞれ合致する一対のプラスチックフレーム要素とを備え，各前記金属カバーは，対応する前記プラスチックフレーム要素にそれぞれ固定され，各前記プラスチックフレーム要素は，対応する前記金属カバーと共に一体的ユニットをそれぞれ構成しており，前記金属カバーには，その周縁から延びる複数のフィンガ部が形成され，- 5 -かつ前記プラスチックフレーム要素は，前記金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように，前記金属カバー上に射出成型されたことを特徴とする周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ」。 【請求項３】と【請求項４】は，本件訂正後の【請求項３【請求項４】と】同じ(3)本件審決の内容本件審決の内容は，別添審決写しのとおりで る周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ」。 【請求項３】と【請求項４】は，本件訂正後の【請求項３【請求項４】と】同じ(3)本件審決の内容本件審決の内容は，別添審決写しのとおりであり，その要点は，以下のア～エのとおりである（甲１発明等の出典は，下記のとおり。 ）ア本件訂正による訂正事項ａ（前記(2)アのとおり，本件訂正前の本件発明１に「前記ユニット相互が接合され，前記金属カバー相互が接触している」との要件を追加する，というもの）は，訂正発明１と甲１発明との相違点とはならないから，次に述べる本件発明１（訂正前）の場合と同様に，特許出願の際独立して特許を受けることができず，本件訂正は，平成６年改正前特許法（以下，単に「特許法」という）１２６条３項の規定に違。 反する。 イ本件発明１は，甲１発明と実質的に同一であり（特許法２９条１項３号，また，甲１発明及び甲４発明に基づいて当業者が容易に発明するこ）とができた（特許法２９条２項）から，特許を受けることができない。 ウ本件発明３，４は，いずれも本件発明１の従属発明であるところ，その進歩性に関しては，本件発明３は甲１発明及び甲５発明に基づいて，本件発明４は甲１発明及び甲６発明に基づいて，それぞれ当業者が容易に発明することができたから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。 記・甲１発明特開平２－１４１９５号公報- 6 -・甲４発明特開平３－９６３９６号公報・甲５発明米国特許第５２０７５８６号明細書（１９９３年５月４日発行）・甲６発明特開昭６４－７２８９８号公報(4)本件審決の取消事由しかしながら，本件審決は，その認定・判断を誤り違法であるから，取り消されるべきである。 ア取消事由１（訂正発明１に係る独立特許要件の判断の誤り）本件 ７２８９８号公報(4)本件審決の取消事由しかしながら，本件審決は，その認定・判断を誤り違法であるから，取り消されるべきである。 ア取消事由１（訂正発明１に係る独立特許要件の判断の誤り）本件審決は「…訂正事項ａについては，前審決において提示された甲，第１号証記載の発明においても，基体１と基体２とが相互に接合されており，また，基体１に設けられた金属板と基体２に設けられた金属板とが相互に接触していることからすると，訂正事項ａは，訂正後の請求項１に係る発明と甲第１号証記載の発明との相違点とはならない。 そして，訂正後の請求項１のその他の構成要件（訂正前の請求項１の構成要件）についての判断は，前審決…に示したとおりであるから，結局のところ，訂正後の請求項１に係る発明は，特許出願の際独立して特許を受けることができないものである（審決１８頁５行～１３行）とするが，。」失当である。 後記イ～エに照らせば，訂正発明１は，特許出願の際，独立して特許を受けることができるものである。 イ取消事由２（本件発明１〔訂正前〕と甲１発明との対比の誤り）(ア)本件審決は「プラスチックフレーム要素」及び「プラスチックフ，レーム要素は，…フィンガ部を埋める…」ことの技術的意味を誤認し，「…甲第１号証記載の発明においては，それぞれの金属板をそれぞれ樹脂製の基体の内面樹脂に対応する部分に形成された凹部に嵌め込まれる状態で，かつ，金属突出部の根元部分が埋まるように一体成形しており，- 7 -本件特許発明１が，金属カバーにそれぞれ合致する一対のプラスチックフレーム要素とを備え，各金属カバーは，対応するプラスチックフレーム要素にそれぞれ固定され，各プラスチックフレーム要素は，対応する金属カバーと共に一体的ユニットをそれぞれ構成するとする点と実質的な差異はない 素とを備え，各金属カバーは，対応するプラスチックフレーム要素にそれぞれ固定され，各プラスチックフレーム要素は，対応する金属カバーと共に一体的ユニットをそれぞれ構成するとする点と実質的な差異はない（審決１５頁４行～１０行）とするが，以下の①，②。」に照らし，失当である。 ①ａまず，本件発明１の「プラスチックフレーム要素」については，「フレーム」とは「額縁，枠」の意味である（新村出編「広辞苑第４版」２２８２頁〔甲１２）ことにも照らせば，プリント回路基〕板本体が封入される「金属カバー」を固定する「枠」であるといえる。これに対し，甲１発明の，樹脂製の基体の内面樹脂(10)に対応する部分は，金属板(4)と回路基板(3)とを絶縁するために「枠」，ではなくあえて「板状」に形成されている。しかるに，本件審決は，本件発明１の「プラスチックフレーム要素」の技術的意味について誤認をし「枠」である「プラスチックフレーム要素」を「板，，状」に形成された甲１発明の内面樹脂(10)の部分と同視したものであり，絶縁性の点でも矛盾を来しているから，誤りである。 ｂメモリーカード等のプリント回路基板収容用パッケージ関連技術において，本件発明１に係る特許出願の際の優先日（平成５年７月１５日）以前の技術水準（特開平５－９６８９３号公報〔公開日平成５年４月２０日。発明の名称「メモリーカード。甲１８，特」〕開平５－１０１６３８号公報〔公開日平成５年４月２３日。発明の名称「携帯式半導体記憶装置の構造。甲１９，実開平５－４８」〕０５８号公報〔公開日平成５年６月２５日。発明の名称「ＩＣメモリカード。甲２０，特開平５－２２１６７号公報〔公開日平成５〕年１月２９日。発明の名称「カード型電子チューナ。甲２１）に」- 8 -照らしてみると，当業者にとって「 ５日。発明の名称「ＩＣメモリカード。甲２０，特開平５－２２１６７号公報〔公開日平成５〕年１月２９日。発明の名称「カード型電子チューナ。甲２１）に」- 8 -照らしてみると，当業者にとって「フレーム」の技術的意味は，パッケージ（カード）の外形（外周）を形成するとともに，上部と下部が開口している「枠」や「額縁」であることが一義的に導き出される。 また，国際公開ＷＯ９３／１０５３５号（国際公開日平成５年（１９９３年）５月２７日。発明の名称「ディスク装置。甲２」２）によれば，当業者にとって「フレーム要素」の技術的意味は，パッケージ（カード）の外形（外周）を形成するとともに上部と下部が開口している「枠」や「額縁」を構成する部材のことであることが一義的に導き出される。 被告は，後記乙１～４を提出して主張をするが，乙１（特開平２－２８６３９９号公報）のプラスチックフレーム３，３’は，スぺーサー（又は隔壁）に相当する部分はあるものの，上部と下部とが開口している「枠・額縁」であることに変わりはないし，乙２～４（順に，特開平４－３３２６９５号公報，特開平３－９６３９７号公報，特開平２－１８５４９６号公報）のものは，実質的にはカバー（覆い）であり，また，上部（上面）については開口している。 したがって，乙１～４によって，当業者の技術常識に関する上記主張を否定することはできない。 ｃ(ａ)被告は，原告ら訴訟引受人の主張は「プラスチックフレーム要素」を「枠（額縁」に，更に実質的に「外枠」に限定解釈し）ようとするものである，と主張する。しかし，原告ら訴訟引受人の主張は限定解釈をいうものではなく「フレーム」は「枠（額，縁」の意味である（新村出編「広辞苑第４版」２２８２頁〔甲）１２）こと，すなわち「フレーム」という用語の意義を明らか〕にした 引受人の主張は限定解釈をいうものではなく「フレーム」は「枠（額，縁」の意味である（新村出編「広辞苑第４版」２２８２頁〔甲）１２）こと，すなわち「フレーム」という用語の意義を明らか〕にしたにすぎない。 - 9 -同様に，被告は，原告側は「金属カバー」の「カバー」とは直接的な覆いである，と限定的に解釈していると主張する。しかし，上記主張は限定解釈をいうものではなく「カバー」は「覆い」，の意味である（新村出編「広辞苑第４版」２２８２頁〔甲１２）こと，すなわち「カバー」という用語の意義を明らかにし〕たにすぎない。 (ｂ)また被告は「プラスチックフレーム要素」は，単に「プラ，スチックフレーム」ではなく「要素」ということばがついており，「要素」の語義に照らせば「プラスチックフレーム要素」は，，金属カバーに合致するように形成される必要不可欠な根本条件とみるべき，と主張する。 しかし「要素」を字義どおりに解釈すれば「プラスチック，，フレーム要素」とは，プラスチックの「フレーム（枠，額縁」）構造自体を成立させるために必要不可欠な部分をいうものと理解するのが日本語として自然である。したがって，例えば，被告が主張するようなパッケージの位置決め用のエジェクタピン１７は，「フレーム（枠，額縁」構造自体を成立させるために必要不可）欠な部分ではないから，フレーム要素に含まれると解するのは不自然であるし，甲１発明において，回路基板(3)を覆う覆いとしてしか認定できない「板状部分」である基体の内面樹脂(10)が，「フレーム」である「枠（額縁」の成立に必要不可欠な部分で）はないことも明らかである。 (ｃ)また被告は「フレーム」は「枠（額縁」という意味だけ，，）ではなく「骨組・台枠」という意味もあるところ，金属カバーに合致する の成立に必要不可欠な部分で）はないことも明らかである。 (ｃ)また被告は「フレーム」は「枠（額縁」という意味だけ，，）ではなく「骨組・台枠」という意味もあるところ，金属カバーに合致するように形成されるプラスチック部分は，そのすべてが「骨組・台枠」として機能している，と主張する。しかし，上記- 10 -のように「プラスチックフレーム要素」とは，プラスチックの，フレームの成立に必要不可欠な部分をいうものと理解するのが日本語として自然である。仮に，フレームが「骨組・台枠」を意味するものとしても，財団法人日本規格協会編「ＪＩＳ工業用語大辞典【第５版（２００１年３月３０日発行。甲１４）によれ】」ば，例えば「台枠」は「床枠。underframe，一般に，中ばり，（梁，側ばり（梁，枕ばり（梁，横ばり（梁）などで構成さ）））れ，車体の土台になる骨組」の意味である。したがって，このような意味を持つ語句から，甲１発明の樹脂製の基体の内面樹脂(10)のような回路基板(3)を覆う「覆い」も含めたプラスチック部分すべてが「骨組・台枠」として機能するということはできない。 (ｄ)さらに被告は，本件明細書（甲９）にも「本発明のオプシ，ョンとして，カバー１２および１４の内部を非導電性材料の薄膜でコーティングする。… （３頁右欄９行～１０行）とあること」を指摘するが，これによれば，甲１発明の「基体の内面樹脂(10)」は，本件発明１のオプションとしてカバー１２及び１４の内部にコーティングされる「非導電性材料の薄膜」に相当するということになり「プラスチックフレーム要素」とは異なるものと，いうことになるから，本件審決の認定に過誤があることを被告も認めた結果となる。 ②また，本件発明１は「…前記プラスチックフレーム要素は，前記，金 「プラスチックフレーム要素」とは異なるものと，いうことになるから，本件審決の認定に過誤があることを被告も認めた結果となる。 ②また，本件発明１は「…前記プラスチックフレーム要素は，前記，金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように，前記金属カバー上に射出成型されたことを特徴とする…」というものであり，上記①ａのとおり「プラスチックフレーム要素」は「枠」であるところ，甲１，発明において，あえて「枠」とみなせるのは，基体の内面樹脂(10)ではなく，基体Ａ(1)，基体Ｂ(2)と符号された「側壁部分」である。し- 11 -かるに，仮に，本件発明１の金属カバーの複数のフィンガ部が，甲１発明における金属板突出部に相当するとしても，甲１発明において，金属板突出部は，本件発明１の「プラスチックフレーム要素，すな」わち「枠」とみなせる樹脂製基体の「側壁部分」の幅方向内面とは離間しているものである。したがって，本件発明１において，金属カバーの複数のフィンガ部がプラスチックフレーム要素に埋まっているのとは異なり，甲１発明においては，上記金属板突出部が上記「側壁部分」に埋まっているとは到底いえない。 被告は「側壁部分」から延在する「内面樹脂(10)」も「プラスチ，ックフレーム要素」に該当し，金属板突出部は，この内面樹脂(10)で覆われる根元部分と，更に突出して延在する部分とからなり，この根元部分は基体の内面樹脂(10)に埋まっているといえる，と主張する。 しかし，そもそも「フレーム（枠，額縁」構造自体を成立させるた）めに必要不可欠な部分ではない「覆い」としての「板状部分」である内面樹脂(10)に金属板突出部が突出配置されているとしても，これをもって，本件発明１の「…プラスチックフレーム要素は，金属カバーの複数のフィンガ部を埋める…」に該当す 」としての「板状部分」である内面樹脂(10)に金属板突出部が突出配置されているとしても，これをもって，本件発明１の「…プラスチックフレーム要素は，金属カバーの複数のフィンガ部を埋める…」に該当するとはいえない。 (イ)本件審決は「…複数のフィンガ部のプラスチックフレーム要素，（基体）への埋め込みに関し，甲第１号証記載の発明と本件特許発明１とに実質的な差異はない（審決１５頁下６行～下４行）とするが，。」以下の①，②に照らし，失当である。 ①本件発明１は，前記のとおり「…前記金属カバーには，その周縁から延びる複数のフィンガ部が形成され，かつ前記プラスチックフレーム要素は，前記金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように，前記金属カバー上に射出成型されたことを特徴とする…」というものである。 - 12 -そうすると，金属カバーの複数のフィンガ部は，金属カバーの周縁から延びる部分であり，その周縁から延びる部分がプラスチックフレーム要素に埋まるのであるから「埋まる」とは「他の物の中に没し，て外から見えない状態になること」という意味である（新村出編。 「広辞苑第４版」２２８２頁〔甲１２）ことにも照らせば，本件発〕明１の「…前記プラスチックフレーム要素は，前記金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように…」とは，金属カバーの周縁から延びる部分の全体又は少なくとも先端側が「他の物」であるプラスチック，フレーム要素自体の中に没している状態のことを意味している。 被告は，本件発明１の「埋める」を「金属カバーの周縁から延び，る部分の全体又は少なくとも先端側が」プラスチックフレーム要素に埋まる，というように限定解釈すべき理由はない，と主張するが，被告の主張は，本件発明１においてフィンガ部の埋められ方あるいは埋めた状態についての限定はないと とも先端側が」プラスチックフレーム要素に埋まる，というように限定解釈すべき理由はない，と主張するが，被告の主張は，本件発明１においてフィンガ部の埋められ方あるいは埋めた状態についての限定はないとして「埋める」という語句自体の，語義の問題を，フィンガ部の埋められ「方」あるいは埋めた「状態」の問題にすり替えているものであり，失当である。 ②しかるに，甲１発明においては，仮に内面樹脂(10)の部分が本件発明１の「プラスチックフレーム要素」に相当するとしても，金属板突出部は，甲１公報の第３図からも明らかなように，上記内面樹脂(10)を貫通して，樹脂製基体の内面側に突出配置しているものであり，埋まっているものではない。したがって，甲１発明においては，本件発明１のように「…前記プラスチックフレーム要素は，前記金属カバ，ーの複数のフィンガ部を埋める…」という構成になっているとは到底いえない。 被告は，甲１発明の金属板突出部のうち基体の内面樹脂(10)で覆われた根元部分は，基体の内面樹脂(10)でふさがれた状態になっており，- 13 -これは，本件発明１の「埋まる」に該当する，と主張する。しかし，金属板突出部のうち基体の内面樹脂(10)で覆われた根元部分が基体の内面樹脂(10)でふさがれた状態になっていたとしても，延在するその先の部分が基体の内面樹脂(10)から突出しており，この先の部分が内面樹脂(10)自体の中に没して外から見えない状態になっていない以上，「埋まる」に該当するとはいえない。 (ウ)さらに，本件発明１と甲１発明とが実質的に同一といえないことは，以下の①，②のように，両者の作用効果が異なることからみても明らかである。 ①ａ本件発明１は，金属カバーの周縁から延びる複数のフィンガ部が，枠材としてのプラスチックフレーム要素に埋 えないことは，以下の①，②のように，両者の作用効果が異なることからみても明らかである。 ①ａ本件発明１は，金属カバーの周縁から延びる複数のフィンガ部が，枠材としてのプラスチックフレーム要素に埋まることによって，フィンガ部とプラスチックフレーム要素との接触面積が大きくなり，強固な固定がなされるとの作用効果を奏するものである。 ｂこのことは，本件明細書（甲９）の以下の記載からも裏付けられる。 (ａ)「…フィンガ26の自由端を直線状でない形状にして，これらフィンガをプラスチックフレーム要素16および18内により強固に埋め込まれるようにしてもよい（３頁右欄３２行～３５行）。」(ｂ)「…フィンガ26の端部はプラスチック内に一旦埋め込まれた場合，抜き出すことができないようにダイヤモンド形状となっている（同頁同欄３５行～３７行）。」(ｃ)「このようにプラスチックフレーム要素16および18内にフィンガ26を埋め込む方法により，２つのフレーム要素を接合した際，パッケージの２つの半分割体を互いに強固に固定することが保証されている。… （３頁右欄３８行～４１行）」(ｄ)「…プラスチックフレームが成形されるにつれ，カバー12お- 14 -よび14上の金属フィンガはフレーム要素16および18に埋め込まれるので，フレーム要素16および18からのカバー12および14の分離は不可能となる。… （４頁左欄９行～１２行）」②これに対し，甲１発明は，金属カバーの周縁から延びる複数のフィンガ部が形成されておらず，枠材としてのプラスチックフレーム要素に埋まるものではない。しかも，甲１発明のものは，枠に該当しない内面樹脂(10)を貫通して突出配置されたものであり，金属板突出部の根元部分が内面樹脂(10)に仮に接しているとしても，容易に外れる可 に埋まるものではない。しかも，甲１発明のものは，枠に該当しない内面樹脂(10)を貫通して突出配置されたものであり，金属板突出部の根元部分が内面樹脂(10)に仮に接しているとしても，容易に外れる可能性があることは当業者が直ちに分かるものである。すなわち，甲１発明のものは，金属カバーとプラスチックフレーム要素とを強固に固定できる作用効果を奏しない。 ③ａ被告は「強固な固定がなされる」とは，本件明細書（甲９）の，第４図のような特定の実施例に基づく作用効果の主張である，と主張する。しかし，本件発明１においては，特許請求の範囲に記載された，金属フィンガがフレーム要素に埋まるという構成から，金属フィンガがフレーム要素に強固な固定がなされることを導き出せるものである。 ｂ被告は，甲１発明において，金属カバーが容易に外れないように，周縁から延びる複数のフィンガ部の幅方向の長さや，埋まる部分の厚みを適宜選択することは，当業者の常套手段であって，外れるような設計とするはずはない，と主張する。しかし，甲１発明の金属板突出部の根元部分が，仮に，板状部分である内面樹脂(10)に埋まっているとしても「フレーム（枠，額縁」に強固に固定されて，）いない以上，構造上，例えば，カードが曲げられたときなど，剛性の低い内面樹脂(10)に固定されているため容易に外れる可能性があることは，当業者が直ちに分かることである。 - 15 -ウ取消事由３（本件発明１の進歩性判断の誤り）(ア)本件審決は「…本件特許発明１において，金属カバーの複数のフ，ィンガ部のすべてがプラスチックフレーム要素に埋め込まれている場合には，…単にフィンガを基体に固定させるだけで足りるということになり，フィンガの先端部同士を接触させる必要はないから，甲第１号証記載の発明において，フィ ラスチックフレーム要素に埋め込まれている場合には，…単にフィンガを基体に固定させるだけで足りるということになり，フィンガの先端部同士を接触させる必要はないから，甲第１号証記載の発明において，フィンガを基体に埋め込むだけとすることは，当業者が適宜なしうることにすぎない（審決１６頁１７行～２５行）と。」するが，以下の①，②に照らし，失当である。 ①まず，上記イに述べたように，本件審決は「プラスチックフレー，ム要素「金属カバー「フィンガ部「埋める」及び「フレーム」，」，」，要素がフィンガ部を埋める」ことの技術的意味を誤認したことが原因となって，一致点の認定を誤り，これに基づいて上記判断をしたものであるから，上記判断も誤りである。 ②なお，甲１発明は「…金属板突出部を接触接続し得るようにした，ものである（甲１公報〔課題を解決するための手段〕２頁左上欄。」１８行～１９行）とあるように，金属板突出部相互を接続することが発明の要旨であって，それゆえ「金属板の一部をその実装面の反対，側に突出配置する」構成なのであり，接続しなくてもよいなどの記載や示唆はない。金属板突出部相互を非接続とする状態は「…外部電，波ノイズの遮断及び静電気の帯電を防ぐための基体Ａ(1)基体Ｂ(2)間を接触接続し，同電位とする… （甲１公報２頁左上欄８行～１０」行）という解決課題に反するものであり，甲１発明が成立しなくなる。 したがって，甲１発明において，フィンガを基体に埋め込むだけとすることは当業者が適宜なしうることにすぎない，ということはできない。 (イ)本件審決は「…甲第４号証にはパネルの樹脂結合穴を有する折り，- 16 -曲げ部をフレームに埋め込むようにして，それぞれ金属カバーを固定することが記載されているから，甲第１号証記載の発 (イ)本件審決は「…甲第４号証にはパネルの樹脂結合穴を有する折り，- 16 -曲げ部をフレームに埋め込むようにして，それぞれ金属カバーを固定することが記載されているから，甲第１号証記載の発明において，フィンガを基体に埋め込むだけとすることは当業者が容易になし得ることである（審決１６頁２６行～２９行）とするが，失当である。 。」まず，甲４（特開平３－９６３９６号公報）は，本件発明１の「金，属カバーの周縁から延びる」というフィンガ部の構成を備えていない。 この点，樹脂結合用穴１２ｂによって，パネル１２とフレーム１１ｃ（樹脂）とが一体になっているとしても，樹脂結合用孔１２ｂはパネル１２に穿設された単なる「孔」にすぎず，本件発明１の「金属カバー…の周縁から延びる」というフィンガ部の構成とは著しく相違している。 また，甲４は，本件発明１と異なり，金属カバーとプラスチックフレーム要素との「カバー半分割体」がユニットとなったものではなく，また，上下のパネル１２，１２の折り曲げ部１２ａ（又は樹脂結合用孔１２ｂ）がそれぞれ接触接続されているものでもない。したがって，甲４を甲１発明に適用する契機はない。 エ取消事由４（本件発明３，４の進歩性の判断の誤り）本件発明３，４は，本件発明１の構成要件を限定する従属形式で特定されたものであるから，本件発明１の判断においてすでに誤っている以上，本件審決の判断も失当である。 請求原因に対する認否請求原因(1)の事実のうち，本件審決謄本が脱退原告らに送達された日は知，らない。その余の請求原因(1)の事実，請求原因(2)，(3)の各事実は認めるが同(4)は争う。 被告の反論本件審決の認定判断は正当であり，原告ら訴訟引受人主張の取消事由はいずれも理由がない。 - 17 -(1)取消事由１に対し 原因(2)，(3)の各事実は認めるが同(4)は争う。 被告の反論本件審決の認定判断は正当であり，原告ら訴訟引受人主張の取消事由はいずれも理由がない。 - 17 -(1)取消事由１に対し原告ら訴訟引受人は，取消事由２～４に係る主張に照らせば，本件訂正後の訂正発明１は，特許出願の際，独立して特許を受けることができる，と主張する。しかし，以下の(2)～(4)に照らし，取消事由２～４に係る原告ら訴訟引受人の主張には理由がないから，上記主張は失当である。 (2)取消事由２に対しア原告ら訴訟引受人は，本件審決は，本件発明１の「プラスチックフレーム要素」の技術的意味について誤認をし「枠」である「プラスチックフ，レーム要素」を「板状」に形成された甲１発明の内面樹脂(10)の部分と，同視したものであり，絶縁性の点でも矛盾を来している，と主張する。 しかし，本件審決が，本件発明１の「プラスチックフレーム要素」と甲１発明の「基体の内面樹脂(10)」とを同一視したことに誤りはない。原告ら訴訟引受人の上記主張は「プラスチックフレーム要素」を「枠（額，縁」に，更に実質的に「外枠」に限定解釈しようとするものであるが，）そのように限定解釈すべき特段の理由はなく，特許請求の範囲の記載に基づかない主張であって，以下の(ア)～(エ)に照らし，失当である。 (ア)「プラスチックフレーム要素」は，単に「プラスチックフレーム」ではなく「要素」ということばがついている。そして「要素」が，物，事の成立・効力などに必要不可欠な根本条件を意味することに照らせば，「プラスチックフレーム要素」は，金属カバーに合致するように形成される必要不可欠な根本条件とみるべきである。 (イ)「フレーム」は「枠（額縁」という意味だけではなく「骨組・，），台枠」という意味も スチックフレーム要素」は，金属カバーに合致するように形成される必要不可欠な根本条件とみるべきである。 (イ)「フレーム」は「枠（額縁」という意味だけではなく「骨組・，），台枠」という意味もある。金属カバーに合致するように形成されるプラスチック部分は，そのすべてが「骨組・台枠」として機能している。 また，本件明細書（甲９）に「…フレーム要素１６および１８に射，出成形プロセスにおける成形品の突出しに使用されるエジェクタピン１- 18 -７を設ける必要がある… （４頁左欄１７行～１９行）とあるように，」フレーム要素１６及び１８は，枠として機能するもの以外の，パッケージの位置決め用のエジェクタピン１７もフレーム要素に含まれるものとして記載されている。 (ウ)本件発明１の「金属カバー」が，プリント基板が封入される「覆い」であり，甲１発明の「基体の内面樹脂(10)」も「枠」ではなく，，回路基板(3)を覆う「覆い」として形成されているというのは「金属，カバー」の「カバー」とは直接的な覆いである，と限定的に解釈しようとするものであるから，その前提が失当である。この点，本件明細書（甲９）にも「…本発明のオプションとして，カバー１２及び１４の，内部を非導電性材料の薄膜でコーティングする。… （３頁右欄９行～」１０行）とあり，カバーとプリント回路基板との間に非導電性材料の存在を肯定している。 (エ)なお原告ら訴訟引受人は，メモリーカード等のプリント回路基板収容用パッケージ関連技術において，本件発明１に係る特許出願の際の優先日（平成５年７月１５日）以前の技術水準に照らし，当業者にとって「フレーム」の技術的意味は，パッケージ（カード）の外形（外周）を形成するとともに，上部と下部が開口している「枠」や「額縁」であることが一義的に導き出 １５日）以前の技術水準に照らし，当業者にとって「フレーム」の技術的意味は，パッケージ（カード）の外形（外周）を形成するとともに，上部と下部が開口している「枠」や「額縁」であることが一義的に導き出される，として甲１８～２１を提出し，また，国際公開ＷＯ９３／１０５３５号（国際公開日平成５年５月２７日。発明の名称「ディスク装置。甲２２）によれば，当業者にとって「フレー」ム要素」の技術的意味は，パッケージ（カード）の外形（外周）を形成するとともに上部と下部が開口している「枠」や「額縁」を構成する部材のことであることが一義的に導き出される，と主張する。しかし，これらは，あまたある公知資料のうちから，原告ら訴訟引受人が意図的にその主張するクレーム解釈に沿うもののみを選択したにすぎず，これら- 19 -をもって出願当時の技術水準を明確にしたものであるとは到底いえない。 そして，特開平２－２８６３９９号公報（公開日平成２年１１月２６日。 発明の名称「メモリカード。乙１，特開平４－３３２６９５号公報」）（公開日平成４年１１月１９日。発明の名称「メモリカード。乙２，」）特開平３－９６３９７号公報（公開日平成３年４月２２日。発明の名称「ＩＣカード。乙３，特開平２－１８５４９６号公報（公開日平成」）２年７月１９日。発明の名称「メモリカード。乙４）によれば，メモ」リカード等のプリント回路基板収容用パッケージ関連技術において，パッケージ（カード）の外周だけではなく，その底面をも覆うものも「フレーム」であるとされているから，甲１８～２２に基づいて「フレー，ム」を，パッケージの外形（外周）を形成するとともに上部と下部が開口している「枠」や「額縁」と理解すべきということにはならない。 イ原告ら訴訟引受人は，本件発明１の「プラスチックフレーム要素」 ，ム」を，パッケージの外形（外周）を形成するとともに上部と下部が開口している「枠」や「額縁」と理解すべきということにはならない。 イ原告ら訴訟引受人は，本件発明１の「プラスチックフレーム要素」は，甲１発明において基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)と符号が付された「側壁部分」が該当するところ，この甲１発明においては，金属板突出部が「側壁部分」の幅方向内面と離間しているから「側壁部分」に埋まっているとは，いえない，と主張する。 しかし，上記アに記載したように「側壁部分」から延在する「内面樹，脂(10)」も「プラスチックフレーム要素」に該当し，金属板突出部は，この内面樹脂(10)で覆われる根元部分と，更に突出して延在する部分とからなり，この根元部分は基体の内面樹脂(10)に埋まっているといえる。 ウ原告ら訴訟引受人は，本件発明１の「…前記プラスチックフレーム要素は，前記金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように，…」とは，金属カバーの周縁から延びる部分の全体又は少なくとも先端側が「他の物」，であるプラスチックフレーム要素自体の中に没している状態のことを意味している，しかるに，甲１発明においては，金属板突出部は，甲１公報の- 20 -第３図からも明らかなように，上記内面樹脂(10)を貫通して，樹脂製基体の内面側に突出配置しているものであるから，本件発明１のように「…，前記プラスチックフレーム要素は，前記金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように，…」という構成になっているとは到底いえない，と主張する。 しかし，本件発明１の「埋める」を「金属カバーの周縁から延びる部，分の全体又は少なくとも先端側が」プラスチックフレーム要素に埋まる，というように限定解釈すべき理由はない。そして「埋める」とは「う，，める」とも「うずめる」とも読め カバーの周縁から延びる部，分の全体又は少なくとも先端側が」プラスチックフレーム要素に埋まる，というように限定解釈すべき理由はない。そして「埋める」とは「う，，める」とも「うずめる」とも読めるし「他の物の中に没して外から見え，ない状態になること」だけではなく「一杯になる。ふさがる」という，。 意味もあるところ，甲１発明の金属板突出部のうち基体の内面樹脂(10)で覆われた根元部分は，基体の内面樹脂(10)でふさがれた状態になっており，これは，本件発明１の「埋まる」に該当するものである。 また，甲１発明の金属板突出部のうち根元から貫通して突出している部分，すなわち，複数のフィンガ部の先の部分は，他の基体に一体成型された複数のフィンガ部の先の部分と接触し電気的に接続するようになっているところ，この先の部分は，基体の内面樹脂(10)に埋まる部分に対して付加された部分であって，この付加部分があっても，金属板突出部の根元部分が基体の内面樹脂(10)で覆われた状態であることに変わりはない。 エ原告ら訴訟引受人は，本件発明１と甲１発明とが実質的に同一といえないことは，両者の作用効果が異なることからみても明らかである，と主張する。 (ア)すなわち原告ら訴訟引受人は，本件発明１は，強固な固定がなされるとの作用効果を奏する，と主張し，かかる主張は，本件明細書（甲９）の前記第３の１(4)イ(ウ)①ｂの各記載からも裏付けられる旨主張する。 - 21 -しかし「強固な固定がなされる」とは，本件明細書（甲９）の第４，図のような特定の実施例に基づく作用効果の主張であり，原告ら訴訟引受人が指摘する本件明細書（甲９）中の各記載のいずれも，同実施例についての記載である。そして，フィンガ部が埋め込まれる形態まで特定していない本件発明１の「…前記プラスチック 主張であり，原告ら訴訟引受人が指摘する本件明細書（甲９）中の各記載のいずれも，同実施例についての記載である。そして，フィンガ部が埋め込まれる形態まで特定していない本件発明１の「…前記プラスチックフレーム要素は，前記，金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように，前記金属カバー上に射出成形された…」という構成が奏する作用効果は，単に固定できるという程度のことであるから，同構成から「強固な固定がなされる」という作用効果が奏されるとはいえない。 (イ)原告ら訴訟引受人は，甲１発明のものは，内面樹脂(10)を貫通して突出配置されたものであり，金属板突出部の根元部分が内面樹脂(10)に仮に接しているとしても，容易に外れる可能性がある，と主張する。 しかし，金属カバーが容易に外れないように，周縁から延びる複数のフィンガ部の幅方向の長さや，埋まる部分の厚みを適宜選択することは，当業者の常套手段であって，外れるような設計とするはずはない。 (3)取消事由３に対しア原告ら訴訟引受人は，甲１発明において，フィンガを基体に埋め込むだけとすることは当業者が適宜なしうることにすぎない，ということはできない，甲１発明は，金属板突出部相互を接続することが発明の要旨であって，それゆえ「金属板の一部をその実装面の反対側に突出配置する」構，成なのであり，接続しなくてもよいなどの記載や示唆はない，と主張する。 しかし，本件審決が「…甲第１号証の発明において，フィンガを基体，に埋め込むだけとすることは，当業者が適宜なしうることにすぎない」。 （審決１６頁２４行～２５行）としたのは，金属カバー同士の電気的接合が他の手段によって可能な場合，フィンガ同士の接合が必要ないということになり，単にフィンガを基体に固定させるだけで足りることになるから，- 22 -甲１発明に したのは，金属カバー同士の電気的接合が他の手段によって可能な場合，フィンガ同士の接合が必要ないということになり，単にフィンガを基体に固定させるだけで足りることになるから，- 22 -甲１発明においても，フィンガを基体に埋め込むだけとすることは当業者が適宜なしうることにすぎない，ということであり，誤りはない。 イ原告ら訴訟引受人は，甲４を甲１発明に適用する契機がない，甲４は，本件発明１の「金属カバー…の周縁から延びる」というフィンガ部の構，成を備えておらず，甲４を甲１発明に適用する契機がない，と主張する。 しかし，甲４において，パネル１２の折り曲げ部１２ａはフレーム１１に埋設されるから，金属カバーの周縁から延びるフィンガ部に相当するものが存在する。そして，甲４の樹脂結合用穴１２ｂは，折り曲げ部１２ａに設けられるものであり，フィンガ部の一部を構成し，フレーム１１Ａの樹脂との結合を高める機能を果たしている。そして，フレーム１１Ａの構成は，本件発明１と異なることはあっても，その部分は甲１発明において開示されている部分であり，相違点としてのフィンガ部の全部の埋設形態が甲４に記載されている。そうである以上，同じ技術分野に属する甲１と甲４を組み合わせる阻害事項はない。 (4)取消事由４に対し原告ら訴訟引受人は，本件発明３，４は，本件発明１の構成要件を限定する従属形式で特定されたものであるから，本件発明１の判断においてすでに誤っている以上，本件審決の判断は失当であると主張するが，上記(2)，(3)のように，本件発明１の判断において誤りはない。 第４当裁判所の判断 請求原因(1)（特許庁等における手続の経緯）の事実のうち本件審決謄本が脱退原告らに送達された日を除く事実，(2)（発明の内容，(3)（本件審決の）内容）の各事実は，当事者間に 当裁判所の判断 請求原因(1)（特許庁等における手続の経緯）の事実のうち本件審決謄本が脱退原告らに送達された日を除く事実，(2)（発明の内容，(3)（本件審決の）内容）の各事実は，当事者間に争いがない。証拠（甲１０）及び弁論の全趣旨によると，本件審決謄本が脱退原告らに送達されたのは，平成１７年８月１７日であると認められる。 請求項１に対する審決の取消請求について- 23 -(1)訂正請求の可否原告ら訴訟引受人は，取消事由２～４にかかる原告ら訴訟引受人の主張に理由があることに照らせば，本件訂正後の訂正発明１は，特許出願の際，独立して特許を受けることができるものである，と主張する（取消事由１。 ）しかし，後記(2)によれば，本件発明１と甲１発明とは実質的に同一であり，本件発明１の特許は，特許法２９条１項３号の規定に違反して特許されたものと認められる。しかるに，原告ら訴訟引受人は，取消事由１において，訂正前の本件発明１の特許性が否定されても本件訂正後の訂正発明１の特許性は肯定されるなどの，本件訂正についての独自の取消事由は主張していない。 以上によれば，取消事由１の主張は理由がない。 (2)訂正前の本件発明１と甲１発明との対比の誤りの有無〈1〉原告ら訴訟引受人は，本件訂正前の本件発明１には甲１発明に照らし新規性がないとする本件審決の判断に対し，それが誤りである旨を主張する（取消事由２。 ）そこでこれを個別事由ごとに判断する。 〈2 「プラスチックフレーム要素」につき〉ア本件発明１の「プラスチックフレーム要素」前記第３の１(2)イ記載のとおりの本件発明１の内容からすれば「プ，ラスチックフレーム要素」は，①金属カバーに合わせて一対あり，対応する金属カバーにそれぞれ合致するものであり，②対応する金属カバーを固定し，それ )イ記載のとおりの本件発明１の内容からすれば「プ，ラスチックフレーム要素」は，①金属カバーに合わせて一対あり，対応する金属カバーにそれぞれ合致するものであり，②対応する金属カバーを固定し，それと共に一体的ユニットをそれぞれ構成するものであり，③対応する金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように，対応する金属カバー上に射出成型されたものである。 そして，上記①～③を「フレーム要素」の構造及び機能の面から整理，すると，構造としては，対応する金属カバーの複数のフィンガ部を埋める- 24 -ように，金属カバー上に射出成型より成形されたもので，対応する金属カバーに合致することにより，それと共に一体的ユニットを構成するものであること，また，機能としては，対応する金属カバーの複数のフィンガ部を埋めることによって，対応する金属カバーを固定するものであること，が認められる。 このように「フレーム要素」は「金属カバー」と共に「一体的ユニ，，ット」を構成する構成要素の一つであって，対応する「金属カバー」に合致するものである。 イ甲１発明の「樹脂製の基体の内面樹脂(10)」(ア)甲１公報には，樹脂製の基体の内面樹脂(10)に関して，以下の記載がある。 ①「…金属板を樹脂製基体に一体成形し，… （２頁左上欄１５行～」１６行）②「…基体に設けた金属板の一部を実装面に対しほぼ直角に突出配置し，樹脂製の基体を成形する際同時に成形し，金属板実装面の反対側面に金属板の一部を突出させた基体を一体成形するものである」。 （２頁右上欄１行～５行）③「…図において，基体Ａ(1)には金属板(4)が１体成形されている。 …同様に相対する他方の基体Ｂ(2)も金属板(4)が１体成形されている。 …また(10)は内面樹脂である（２頁右上欄１３行～左下欄２行）。 おいて，基体Ａ(1)には金属板(4)が１体成形されている。 …同様に相対する他方の基体Ｂ(2)も金属板(4)が１体成形されている。 …また(10)は内面樹脂である（２頁右上欄１３行～左下欄２行）。」④「ＩＣカードの主要部分である回路基板(3)を保護パッケージするために基体Ａ(1)，及び基体Ｂ(2)ではさみ，接合面(9)に接着層(11)を用いて接合されている。基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)は金属板(4)を一体成形した樹脂製のもので，… （２頁左下欄４行～８行）」⑤「なお内面樹脂(10)は基体Ａ(1)，基体Ｂ(2)の内面側を覆い，回路基板(3)と金属板(4)とを絶縁している（２頁右下欄２行～４行）。」- 25 -⑥「…この発明によれば基体成形時，端面の一部分に突出部分を設けた金属板を一体樹脂成形するように構成したので，部品数を少なくし，組立時の工数を少なくする効果がある（２頁右下欄下１行～３頁。」左上欄３行）(イ)以上の(ア)①～⑥の記載によれば，基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)並びに内面樹脂(10)は，共に樹脂製であるところ，この基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)は金属板(4)を一体樹脂成形するものである。したがって，その一体樹脂成形に当たって周知慣用の射出成型技術を採用すれば，金属板(4)に対して射出成型を施して樹脂製の基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)並びに内面樹脂(10)を成形することとなり，対応する金属板(4)に合致して，金属板(4)と共に「一体的ユニット」を構成する樹脂製の基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)並びに内面樹脂(10)が構成されることとなる。 なお，内面樹脂(10)を含めた一体樹脂成形に当たって，内面樹脂(10)を，金属板(4)の内面を樹脂で覆うことによって成形することが，射出成型技術によれば困難であるため同技術を使 されることとなる。 なお，内面樹脂(10)を含めた一体樹脂成形に当たって，内面樹脂(10)を，金属板(4)の内面を樹脂で覆うことによって成形することが，射出成型技術によれば困難であるため同技術を使用できないとする技術的理由は認められない。 ウ以上のア，イによれば，甲１発明は，金属板とそれぞれ合致する一対の樹脂製基体を備え，その金属板は対応する樹脂製基体と一体成形され，これら樹脂製基体は金属板と共に保護パッケージを構成していることが明らかであるから，本件発明１が，金属カバーにそれぞれ合致する一対のプラスチックフレーム要素とを備え，各金属カバーは対応するプラスチックフレーム要素にそれぞれ固定され，各プラスチックフレーム要素は対応する金属カバーと共に一体的ユニットをそれぞれ構成している点と実質的な差違はないといえる。したがって，甲１発明の，内面樹脂(10)の部分を含めて金属板(4)と一体樹脂成形される樹脂製の基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)は，本件発明１の「プラスチックフレーム要素」に相当するものというべきで- 26 -あるから，本件審決が，本件発明１の「プラスチックフレーム要素」の技術的意味を誤認したということはできず，また，樹脂製の基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)並びに内面樹脂(10)を「プラスチックフレーム要素」と同視したことが誤りということはできない。 エ原告ら訴訟引受人の主張に対する判断(ア)原告ら訴訟引受人は，本件発明１の「プラスチックフレーム要素」については「フレーム」とは「額縁，枠」の意味である（新村出編，「広辞苑第４版」２２８２頁〔甲１２）ことにも照らせば，プリント〕回路基板本体が封入される「金属カバー」を固定する「枠」であるといえるから，これを「板状」に形成された甲１発明の内面樹脂(10)の部分と同視することは誤 ２頁〔甲１２）ことにも照らせば，プリント〕回路基板本体が封入される「金属カバー」を固定する「枠」であるといえるから，これを「板状」に形成された甲１発明の内面樹脂(10)の部分と同視することは誤りであり，絶縁性の点でも矛盾を来す，と主張する。 しかし，前記アに説示したように，本件発明１の特許請求の範囲を検討すれば「フレーム要素」は「金属カバー」と共に「一体的ユニッ，，ト」を構成する構成要素の一つであり，対応する「金属カバー」に合致するものであることが導かれるものであって，かかる解釈に照らせば，「額縁，枠」の意味に捉えることは失当というほかなく，また，このようなものである限り，樹脂成形により金属カバーを覆い，その結果として絶縁性をもつものについても含みうる文言となっている。そして，前記ア～ウに照らし，かかる「フレーム要素」を甲１発明の樹脂製の基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)並びに内面樹脂(10)と同視したとしても，誤りということはできない。 以上によれば，原告ら訴訟引受人の上記主張は採用することができない。 (イ)原告ら訴訟引受人は，メモリーカード等のプリント回路基板収容用パッケージ関連技術において，本件発明１に係る特許出願の際の優先日（平成５年７月１５日）以前の技術水準を明らかにするものとして，甲- 27 -１８～２２（特開平５－９６８９３号公報〔公開日平成５年４月２０日。 発明の名称「メモリーカード。甲１８，特開平５－１０１６３８号」〕公報〔公開日平成５年４月２３日。発明の名称「携帯式半導体記憶装置の構造。甲１９，実開平５－４８０５８号公報〔公開日平成５年６」〕月２５日。発明の名称「ＩＣメモリカード。甲２０，特開平５－２２〕１６７号公報〔公開日平成５年１月２９日。発明の名称「カード型電子チューナ。甲２１，国際公開ＷＯ ８号公報〔公開日平成５年６」〕月２５日。発明の名称「ＩＣメモリカード。甲２０，特開平５－２２〕１６７号公報〔公開日平成５年１月２９日。発明の名称「カード型電子チューナ。甲２１，国際公開ＷＯ９３／１０５３５号〔国際公開日」〕平成５年（１９９３年）５月２７日。発明の名称「ディスク装置。甲」２２）を提出する。 〕しかし，前記ア～ウで説示したように，本件発明１の特許請求の範囲を検討すれば「フレーム要素」は「金属カバー」と共に「一体的ユ，，ニット」を構成する構成要素の一つであり，対応する「金属カバー」に合致するものであることが導かれるものであって，周知技術を参酌する必要があるということはできず，原告ら訴訟引受人の提出する上記各公報（甲１８～２２）をみても，被告主張に係る前記乙１～４の記載に照らし，上記の解釈を左右するに足りるものは見当たらない。したがって，原告ら訴訟引受人の上記主張は採用することができない。 (ウ)原告ら訴訟引受人は，甲１発明において，金属板突出部は，本件発明１の「プラスチックフレーム要素，すなわち「枠」とみなせる樹脂」製基体の「側壁部分」の幅方向内面とは離間しているものであるから，甲１発明においては，上記金属板突出部が上記「側壁部分」に埋まっているとは到底いえない，と主張する。しかし，かかる主張は「プラス，チックフレーム要素」を「枠」とみる解釈が前提であるところ，前記(ア)に説示したとおり「フレーム要素」を「額縁，枠」の意味に捉え，る解釈は採用の限りでないから，そもそもその前提が失当であるといわざるを得ない。 - 28 -〈3 「埋める」につき〉ア「…埋める…」については，前記第３の１(2)イ記載のとおり，本件発明１の特許請求の範囲には「…前記プラスチックフレーム要素は，前記金属カバーの複 い。 - 28 -〈3 「埋める」につき〉ア「…埋める…」については，前記第３の１(2)イ記載のとおり，本件発明１の特許請求の範囲には「…前記プラスチックフレーム要素は，前記金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように，前記金属カバー上に射出成型されたことを特徴とする…」とあるものであって「金属カバー…の周，縁から延びる」部分である「フィンガ部」のどの範囲までをプラスチックフレーム要素が埋めるかについては，記載や示唆がなく，また「フィン，ガ部」を部分的に埋めることを排除する記載も示唆もない。 そうすると「埋める」については，本件発明１の特許請求の範囲の記，載からすれば「フィンガ部」の全体又は一部分を埋めるものと捉えるほ，かなく「フィンガ部」の一部分だけでも覆って見えなくすれば「埋め，，る」に該当するものと解するのが相当である。そして「埋める」対象で，あるその一部分として「フィンガ部」の先端側を含み得るとしても，文言上，同部分として「フィンガ部」の先端側以外の部分もまた含み得るものというべきであって「少なくとも先端側」とまで限定する理由はない。 ，そして，本件発明１の「フィンガ部」については，特許請求の範囲の文言上，その形状を何ら特定していないところ，その一般的な意義に照らし，指状に突起（突出）した形状のものとして捉え得るものであるから，甲１発明のような金属板の端面からの突出部分である金属板突出部も「フィンガ部」に該当すると認められる。 イ上記アによれば，甲１発明の金属板突出部も「樹脂製の基体Ａ(1)及，び基体Ｂ(2)並びに内面樹脂(10)」における内面樹脂(10)にその根元部分が埋まっており，また，射出成型は当業者の周知慣用技術であるから，甲１発明における構成が「…前記プラスチックフレーム要素は，前記金属， びに内面樹脂(10)」における内面樹脂(10)にその根元部分が埋まっており，また，射出成型は当業者の周知慣用技術であるから，甲１発明における構成が「…前記プラスチックフレーム要素は，前記金属，カバーの複数のフィンガ部を埋めるように，前記金属カバー上に射出成型されたことを特徴とする…」と実質的に同一であることは明らかである。 - 29 -ウ原告ら訴訟引受人の主張に対する判断(ア)原告ら訴訟引受人は，本件発明１の「…前記プラスチックフレーム要素は，前記金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように，…」とは，金属カバーの周縁から延びる部分の全体又は少なくとも先端側が「他，の物」であるプラスチックフレーム要素自体の中に没している状態のことを意味している，と主張する。 しかし，本件発明１において，金属カバーの複数のフィンガ部は，金属カバーの周縁から延びる部分であること，その周縁から延びる部分がプラスチックフレーム要素に埋まるものであること，が肯定されるとしても，本件発明１においては，上記アに説示するとおり「フィンガ，部」の形状についても「フィンガ部」のどの範囲までをプラスチック，フレーム要素が埋めるかについても，何ら記載や示唆がないものであって，上記の点から直ちに，フィンガ部のうちどの部分が埋まるかが決まることにはならない。したがって，原告ら訴訟引受人が主張するように，本件発明１の上記文言が，金属カバーの周縁から延びる全体又は少なくとも先端側が没している状態のことを意味するとすることはできない。 (イ)次に原告ら訴訟引受人は，甲１発明においては，金属板突出部は，甲１公報の第３図からも明らかなように，上記内面樹脂(10)を貫通して，樹脂製基体の内面側に突出配置しているものであり，埋まっているものではない，と主張する。 しかし，金属 いては，金属板突出部は，甲１公報の第３図からも明らかなように，上記内面樹脂(10)を貫通して，樹脂製基体の内面側に突出配置しているものであり，埋まっているものではない，と主張する。 しかし，金属板突出部が，内面樹脂(10)を貫通しているといえるとしても，同突出部が「樹脂製の基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)並びに内面樹脂，(10)」における内面樹脂(10)にその根元部分が埋まっていることに変わりはない。すなわち，前記(1)で説示したとおり，甲１発明の「内面，樹脂(10)の部分を含めて金属板(4)と一体樹脂成形される樹脂製の基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)」が，本件発明１の「プラスチックフレーム要素」- 30 -に相当するものであり，また，甲１発明の「金属板突出部(5b)…」が，本件発明１の「フィンガ部」に相当するものであり，また，甲１発明においては，前記(1)イ(ア)②に記載したように「基体に設けた金属板，の一部を実装面に対しほぼ直角に突出配置し，樹脂製の基体を成形する際同時に成形し，金属板実装面の反対側面に金属板の一部を突出させた基体を一体成形するもの」であるから，甲１発明においても「フィン，ガ部」に相当する金属板突出部の根元部分が「プラスチックフレーム，要素」に相当する「内面樹脂(10)の部分を含めて金属板(4)と一体樹脂成形される樹脂製の基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)」の一部分である内面樹脂(10)に対して，埋まっているものと認められる。 以上によれば，原告ら訴訟引受人の上記主張は採用することができない。 〈4〉作用効果の点につきア原告ら訴訟引受人は，本件発明１は，金属カバーの周縁から延びる複数のフィンガ部が，枠材としてのプラスチックフレーム要素に埋まることによって，フィンガ部とプラスチックフレーム要素との接触面積が大きく 原告ら訴訟引受人は，本件発明１は，金属カバーの周縁から延びる複数のフィンガ部が，枠材としてのプラスチックフレーム要素に埋まることによって，フィンガ部とプラスチックフレーム要素との接触面積が大きくなり，強固な固定がなされるとの作用効果を奏するものであるのに対し，甲１発明のものは，枠に該当しない内面樹脂(10)を貫通して突出配置されたものであり，容易に外れる可能性があることは当業者が直ちに分かるものであるから，強固に固定できる作用効果を奏しない，と主張する。 イまず原告ら訴訟引受人は，本件発明１の作用効果として，金属カバーとプラスチックフレーム要素とを強固に固定できる点の根拠として，本件明細書（甲９）の前記第３の１(4)イ(ウ)①ｂの各記載を根拠に挙げている。 しかし，上記各記載は，いずれも，本件明細書（甲９）の第３図及び第。 ４図のような特定の実施例の構成に基づく主張であることが明らかであるしかるに，フィンガ部の埋め込み形態について，本件発明１の特許請求の- 31 -範囲の文言としては「…前記プラスチックフレーム要素は，前記金属カ，バーの複数のフィンガ部を埋めるように，前記金属カバー上に射出成型さ，れたことを特徴とする…」とあるように特定されてはいないのであるから原告ら訴訟引受人が主張するような，金属カバーとプラスチックフレーム要素とを強固に固定できるという事項が，本件発明１の特許請求の範囲の。 記載により特定される構成による作用効果といえないことは明らかであるウまた原告ら訴訟引受人は，甲１発明のものは，枠に該当しない内面樹脂(10)を貫通して突出配置されたものであり，容易に外れる可能性があることは当業者が直ちに分かる，と主張する。 (ア)しかし，前記〈2〉イ(ア)⑥に記載したように，甲１公報には「…，この発明によれば基 )を貫通して突出配置されたものであり，容易に外れる可能性があることは当業者が直ちに分かる，と主張する。 (ア)しかし，前記〈2〉イ(ア)⑥に記載したように，甲１公報には「…，この発明によれば基体成形時，端面の一部分に突出部分を設けた金属板を一体樹脂成形するように構成したので，部品数を少なくし，組立時の工数を少なくする効果がある（２頁右下欄下１行～３頁左上欄３行）。」との記載があり，これからすれば「フィンガ部」に相当する，甲１発，明の金属板突出部が，金属板の周縁から延びて形成されているものであることは明らかであり，また，同突出部が，前記(2)で説示したとおり，「プラスチックフレーム要素」に相当する，甲１発明の「内面樹脂(10)の部分を含めて金属板(4)と一体樹脂成形される樹脂製の基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)」における「内面樹脂(10)」に埋まっているものである。これらによれば，甲１発明においても，金属板(4)と内面樹脂(10)，すなわち，金属カバーとプラスチックフレーム要素とが固定されているものであることは明らかである。 (イ)さらに，甲１発明のものが容易に外れる可能性があるといえるかという点についてみても，甲１公報には「第１図はＩＣカ－ドの外観を，，示す斜視図，第２図は第１図に示すＩＣカ－ドの主要部分の分解斜視図第３図は第１図に示すア，アにおける断面図である。…図において，基- 32 -体Ａ(1)には金属板(4)が１体成形されている。(5a)，(6a)，(7a)，(8a)は金属板(4)の一部端面に設けられた金属板突出部で金属板(4)の実装面に対してほぼ直角に配置されている。同様に相対する他方の基体Ｂ(2)も金属板(4)が１体成形されている。(5b)，(6b)，(7b)，(8b)は金属板(4)の一部端面に設けられた金 板(4)の実装面に対してほぼ直角に配置されている。同様に相対する他方の基体Ｂ(2)も金属板(4)が１体成形されている。(5b)，(6b)，(7b)，(8b)は金属板(4)の一部端面に設けられた金属板突出部で金属板(4)の実装面に対してほぼ直角に配置されている（２頁右上欄８行～左下欄１行）との記載があ。」り，また，甲１公報の第２図，第３図に図示された構造から，金属板突出部(5a)，(6a)，(7a)，(8a)及び(5b)，(6b)，(7b)，(8b)は，基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)のほぼ４隅に位置し，それぞれが内面樹脂(10)に埋まっているものである。したがって，前記(1)で説示したように，その基体Ａ(1)及び基体Ｂ(2)が，内面樹脂(10)の部分を含めて金属板(4)と一体樹脂成形されていることも併せ考慮すれば，原告ら訴訟引受人が主張するよ。 うに，甲１発明のものが必ずしも容易に外れるとはいえないものであるエ以上によれば，原告ら訴訟引受人の上記主張はいずれも採用することができない。 (3)以上によれば，本件訂正前の本件発明１には甲１発明に照らし新規性がないとした本件審決の判断に誤りがないことになる。 そうすると，進歩性に関する取消事由３の主張の当否について判断するまでもなく，訂正前の請求項１に対する審決の取消請求は理由がない。 請求項３，４に対する審決の取消請求について原告ら訴訟引受人は，本件発明３，４は，本件発明１の構成要件を限定する従属形式で特定されたものであるから，本件発明１の判断においてすでに誤っている以上，本件審決の判断は失当である，と主張する。しかし，前記２に説示したとおり，本件発明１の新規性の判断に誤りはなく，また，本件発明１の構成要件の引用を除いて本件発明３，４において特定された特有の構成要件については，何 失当である，と主張する。しかし，前記２に説示したとおり，本件発明１の新規性の判断に誤りはなく，また，本件発明１の構成要件の引用を除いて本件発明３，４において特定された特有の構成要件については，何ら取消事由が主張されていないから，訂正請求の可否も含めた本- 33 -件発明３，４に係る本件審決の判断に誤りがあったとは認められず，取消事由４の主張は理由がない。 結語以上のとおり，原告ら訴訟引受人主張の取消事由はいずれも理由がない。 よって原告ら訴訟引受人の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第２部裁判長裁判官中野哲弘裁判官森義之裁判官田中孝一
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