- 1 -平成１９年（行ケ）第１０３４１号審決取消請求事件平成２０年４月９日判決言渡，平成２０年２月２５日口頭弁論終結判決原告ベアー，ユー，エス，エー，インコーポレーテッド訴訟代理人弁護士吉武賢次，高田泰彦訴訟代理人弁理士黒瀬雅志，塩谷信，宮城和浩，小泉勝義訴訟復代理人弁護士渡辺志穂被告株式会社セント・ローラン訴訟代理人弁理士足立勉訴訟復代理人弁護士水野健司主文特許庁が取消２００５－３１２３７号事件について平成１９年６月５日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第１原告の求めた裁判主文同旨の判決第２事案の概要，（「」。）本件は被告を商標権者とする後記１(1)記載の商標以下本件商標というの登録について，原告が，通常使用権者による不正使用を理由として，商標法５３，，，条１項に基づき後記１(2)のとおり登録取消審判の請求をしたところ特許庁が審判請求は成り立たないとの審決をしたため，原告が，その取消しを求める事案である。 特許庁における手続の経緯(1)本件商標本件商標は，登録出願人パスクベアカンパニが設定登録を受けた後，被告に対- 2 -し商標権の移転をしたものである。 商標登録番号：第４１３７８８２号「，，，，，，指定商品：第２５類被服ガーター靴下止めズボンつりバンドベルト履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」出願人：パスクベアカンパニ出願日：平成９年１月２１日登録日：平成１０年４月１７日被告への移転登録日：平成１２年５月１７日「商標の構成：」(2)登録取消審判手続審判請求日：平成１７年１０月７日（取消２００５－３１２３７号）審決日：平成１９年６月５日審決の結論：本件審判の請求は，成り立 ：平成１２年５月１７日「商標の構成：」(2)登録取消審判手続審判請求日：平成１７年１０月７日（取消２００５－３１２３７号）審決日：平成１９年６月５日審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない」「。 審決謄本送達日：平成１９年６月１５日（原告に対し。なお，出訴期間として９０日が附加されている）。 前提となる事実甲第５号証，第２４号証，第５２号証，第５３号証，第５５号証，第６４～第６７号証及び弁論の全趣旨によると，株式会社岐阜武（以下「岐阜武」という）が。 下記(1)の構成により成る商標（以下，審決に従って「使用商標Ａ」という）を商。 品ジャケットに使用していたこと及び原告が下記(2)の構成よりなる商標以「」，（下，審決に従って「使用商標Ｂ」という）を「ジャケット」に使用していたこと。 - 3 -が認められる。 (1)使用商標Ａの構成「」(2)使用商標Ｂの構成「」 審決の理由の要旨審決の理由は以下のとおりであるが，その内容は，要するに，岐阜武による商品「ジャケット」についての使用商標Ａの使用は，本件商標に係る指定商品についての本件商標に類似する商標の使用であって「ジャケット」に使用商標Ｂを使用し，ている請求人（原告）の業務に係る商品と混同を生じさせるというべきであり，本件審判請求は，使用商標Ａが使用されなくなってから５年を経過した後にされたものともいえないが，被請求人（被告）と岐阜武との間において，本件商標について商標使用許諾契約が締結されたとは認められないから，岐阜武は本件商標の通常使用権者と認められず，商標法５３条１項の規定により本件商標の登録を取り消すことはできないというものである。 「１商標法第５３条は「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又は，これら 権者と認められず，商標法５３条１項の規定により本件商標の登録を取り消すことはできないというものである。 「１商標法第５３条は「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又は，これらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であって商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは，何人も，当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし，当該商標権者がその事実を知らなかった場合において，相当の注意をしていたと- 4 -きは，この限りでない」と規定しているところ，本件が当該規定に該当するかどうかについ。 て，以下検討する。 岐阜武は，通常使用権者と認められるか否かについて（１「商標使用許諾契約書（甲第２号証）には「甲株式会社セント・ローラン乙）」，株式会社岐阜武以上甲乙間において，次のとおり商標の使用許諾に関する契約を締結する。 １．甲が乙に対し，以下の約定により（以下「本件商標」という）の使用を許諾す，，。 る【商標権の表示】登録番号第４３４５６２２号商標ＵＳＡＢＥＡＲ商標権者セ。 ． ，，ント・ローラン２甲が乙に本件商標使用を許諾する商品はメンズアウトウエアー類とし乙の製品販売は日本国内に限定する」との記載があることから，被請求人は，岐阜武に対し。 て，登録第４３４５６２２号商標に係る指定商品中「メンズアダルトアウター類」についての使用を許諾をしたことが認められる。 しかしながら，当該契約書では，本件商標について何ら言及されていない。 （２「念書（甲第３号証）には「商標及び商標ＵＳＡＢＥＡＲの契約に基づく念書を差）」，し入れます。商標名ＵＳＡＢＥＡＲ登録番号第４３４５６２２ は，本件商標について何ら言及されていない。 （２「念書（甲第３号証）には「商標及び商標ＵＳＡＢＥＡＲの契約に基づく念書を差）」，し入れます。商標名ＵＳＡＢＥＡＲ登録番号第４３４５６２２号登録日平成１１年１２月１７日」との記載があることから，当該念書は，登録第４３４５６２２号商標に関しての「念書」であると認められる。 しかしながら，当該念書では，本件商標について何ら言及されていない。 （３「見解書（甲第４号証）には「２．理由・・・中略・・・尚，上記パスクベア）」，（）カンパニーの上記登録商標（当審注：本件商標）は，株式会社セント・ローラン（当審注：被請求人）に商標権を移転させる手続きを準備中であり，株式会社セント・ローランは，上記（ａ（ｂ（当審注：別掲（２）の商標（ｃ）の図形について株式会社岐阜武に使用許諾），）），を与えるとのことである」との記載があるが，その内容は「被請求人が，岐阜武に対し，本。 ，。」。 件商標についての使用許諾を与えるであろうとの予測を述べているにすぎないものである（４）上記（１）ないし（３）の事実に照らせば，被請求人と岐阜武との間において，一定の意図をもった行為があったことはうかがえる。 しかしながら，そのようにうかがえるのは，本件証拠上，あくまで第４３４５６２２号の商- 5 -標に関するものに限られており，その他，甲号証全体をみても，岐阜武と本件商標を結びつける証拠は存在しない。 これらの事情を勘案すると，被請求人と岐阜武との間において，本件商標について商標使用許諾契約が，明示的にせよ黙示的にせよ，締結された事実を推認するには足りないというほかない。 したがって，岐阜武が，本件商標の通常使用権者であると認めることはできない。 使用商標Ａの使用の時期について甲第５号証は にせよ黙示的にせよ，締結された事実を推認するには足りないというほかない。 したがって，岐阜武が，本件商標の通常使用権者であると認めることはできない。 使用商標Ａの使用の時期について甲第５号証は「ジャケット」を写した写真であるところ，当該「ジャケット」の表面胸の，部分と内側襟の部分に，使用商標Ｂと社会通念同一と認められる商標が表示されている。 なお，被請求人は「甲第５号証の標章（当審注：使用商標Ａ）は，使用されなくなってから５年を経過しているものである」旨主張しているが，甲第５号証の撮影日は「平成１２年１。 ，０月１９日」と記載されている。 また，第５号証の「ジャケット」は，大阪市西成区在のイズミヤ株式会社が販売していたものであり，請求人は，同社に対して，平成１２年１０月１９日付けをもって，侵害の警告（甲第６７号証）をしていた事実を認めることができる。 したがって，甲第５号証及び甲第６４号証ないし甲第６７号証を総合勘案すれば，本件審判の請求（請求日平成１７年１０月７日）は，使用商標Ａが使用されなくなってから５年を経過してなされたものとはいえない。 本件商標と使用商標Ａの類否について本件商標と使用商標Ａとは，黒地か白地かの相違はあるが，その外観において明らかに構成の軌を一にする熊の図形よりなるといえるものであるから，類似する商標であるというべきである。 本件商標の指定商品と使用商標Ａが使用されている商品の類否使用商標Ａを使用した商品「ジャケット」は，本件商標の指定商品中の「被服」に含まれる商品と認められる。 他人（請求人）の業務に係る商品との混同について- 6 -請求人の主張の理由及び甲第２４号証の請求人の登録商標が使用された「ジャケット，甲」第５２号証，甲第５３号証及び甲第５５号証の雑誌「ｓｔｒｅｅｔＪａｃｋ（１９９９ 商品との混同について- 6 -請求人の主張の理由及び甲第２４号証の請求人の登録商標が使用された「ジャケット，甲」第５２号証，甲第５３号証及び甲第５５号証の雑誌「ｓｔｒｅｅｔＪａｃｋ（１９９９年」１月号，１９９８年１１月号及び１９９９年２月号）によれば，使用商標Ｂを付した請求人の販売に係る「ジャケット」が，雑誌等に宣伝広告されていた事実が認められる。 次に，使用商標Ａと使用商標Ｂとについてみるに，使用商標Ａは，別掲（２）のとおり図形と文字の組み合わせよりなるところ，中央に顕著に表示されている「ＵＳＡＢＥＡＲ」の文字部分について，その構成中の「ＵＳＡ」の文字は「米国」を意味するものとしてよく知られ，ているといえるものであり，商品の生産地又は販売地を表示したものと認識されるものである，，，「」から簡易迅速を尊ぶ取引の場においてこれに接する取引者需要者は構成中のＢＥＡＲの文字部分に着目して，この部分をもって商品の取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。 ，，「」，「」してみれば使用商標Ａからはその構成中のＢＥＡＲの文字に相応して単にベア又は「ベアー」の称呼及び「熊」の観念を生ずるものである。 他方，使用商標Ｂは，別掲（３）のとおりその構成中に表された「Ｂｅａｒ」の欧文字部分から「ベア」又は「ベアー」の称呼及び「熊」の観念を生ずるものであり，使用商標Ａと使，用商標Ｂとは「ベア」又は「ベアー」の称呼及び「熊」の観念を共通にするものである。 ，また，外観においても，使用商標Ａにおいて，外観上看者の目を惹く部分は，熊の図柄の後方に「ＵＳＡＢＥＡＲ」の文字を囲んだ枠を配置し，両者の輪郭線を連続させて両者を一体化させたところであるが，使用商標Ｂも，同様に，熊の図形の後方に「Ｂｅａｒ」の文 上看者の目を惹く部分は，熊の図柄の後方に「ＵＳＡＢＥＡＲ」の文字を囲んだ枠を配置し，両者の輪郭線を連続させて両者を一体化させたところであるが，使用商標Ｂも，同様に，熊の図形の後方に「Ｂｅａｒ」の文字を囲んだ枠を配置して両者の輪郭線を連続させて一体化させたものとなっている。 そうすると，使用商標Ａと使用商標Ｂとは，熊の図形が右向きか左向きか，また「ＵＳＡ，ＢＥＡＲ」と「Ｂｅａｒ」の文字の相違はあるものの，外観上の要部は，熊の図形の後方に欧文字を囲んだ枠を配置して両者の輪郭線を連続させて一体化させたというべきであり，両商標は全体として酷似した印象を受けるものであるから，時と所を異にして離隔観察するときは，外観上彼此見誤るおそれがあるものといわなければならない。 したがって，使用商標Ａと使用商標Ｂとは，称呼，観念及び外観において極めて紛らわしい- 7 -ものであり，使用商標Ａは，使用商標Ｂを連想，観念させるものであるといわざるを得ない。 そして，使用商標Ａを使用した商品「ジャケット」と使用商標Ｂを使用した「ジャケット」とは，同一又は密接な関係がある商品といえるものである。 してみれば，岐阜武による商品「ジャケット」についての使用商標Ａの使用は，使用商標Ｂを「ジャケット」に使用していた請求人の業務に係る商品であるかのように取引者，需要者において商品の出所の混同を生ずるというべきである。 結び岐阜武による商品「ジャケット」についての使用商標Ａの使用は，本件商標に係る指定商品についての本件商標に類似する商標の使用であって，請求人の業務に係る商品と混同を生じさせるというべきである。 また，本件審判の請求は，使用商標Ａが使用されなくなってから５年を経過した後にされたものとはいえない。 しかしながら，岐阜武が本件商標の通常使用権者であると認められないこと させるというべきである。 また，本件審判の請求は，使用商標Ａが使用されなくなってから５年を経過した後にされたものとはいえない。 しかしながら，岐阜武が本件商標の通常使用権者であると認められないことは，上記２で述べたとおりであるから，商標法第５３条第１項の規定により取り消すべき限りでない」。 第３審決取消事由（岐阜武が本件商標の通常使用権者ではないとの認定の誤り）の要点 原告は「ＢｅａｒＵ．Ｓ．Ａ，Ｉｎｃ」の商号にて，その商号に由来す，． ． る「ＢｅａｒＵ．Ｓ．Ａ」の文字と，黒の輪郭線で描いた熊の図とを結合した． ，（），，，，商標を使用し１９９４平成６年よりアメリカ日本においてジャケットパーカ，靴等を製造，販売するとともに，その商品の普及のために，商品パンフレットを作成してアメリカ国内はもとより，日本，イギリスの商社，バイヤー等を通じて広く配布し「ＶＩＢＥ「ＡＳＡＹＡＮ「繊研新聞」等の雑誌，新聞に積，」，」極的に広告を掲載してきた。 原告の商標を使用した商品が人気を博したことから，我が国において大量の偽物が出回り，平成８年４月には，偽商品を販売していた業者が摘発されたという新聞- 8 -記事が掲載されるなどしたため，原告は，このころから，新聞，雑誌に偽商品についての「警告広告」あるいは「注意広告」をたびたび掲載してきた。 また，原告は，商標をより商品に適した構成とするとともに，偽物対策を行うため，平成８年ころから，原告の使用する商標を，黒の輪郭線で特徴のある熊の図を描き，その輪郭線を延長した横長の枠内に「Ｂｅａｒ」の文字を書し，枠の外側に「ＵＳＡ」の文字を書した構成よりなるものへと変更し，以来これを使用してきている。 被告と岐阜武の間の平成１２年１月２４日付け「商標使用許諾契約書（甲第 枠内に「Ｂｅａｒ」の文字を書し，枠の外側に「ＵＳＡ」の文字を書した構成よりなるものへと変更し，以来これを使用してきている。 被告と岐阜武の間の平成１２年１月２４日付け「商標使用許諾契約書（甲第」２号証）には，使用許諾する商標として本件商標が明示されていないが，その商標使用許諾契約に関して本訴における被告代理人が作成した同年４月２１日付け見解書（甲第４号証。以下，単に「見解書」という）には「また（ａ（ｂ）の図。 ，，），形部分は，パスクベアカンパニが登録済みの商標（商標登録第４１３７８８２号…別紙（３）参照）を若干変更（ａは，顔の部分のみとし，色彩を異にした，ｂは），。」色彩を異にしたしたにすぎずこの程度では当然類似範囲に含まれるものであると記載され，見解書の添付書類目録には「別紙（３」として，本件商標である商，）標登録第４１３７８８２号の商標公報が添付されている。そして，本件商標については，見解書の作成日である平成１２年４月２１日付けの「譲渡証書」を添付した商標権移転登録申請書により，パスクベアカンパニから被告に移転登録されている（同月２６日受付，同年５月１７日に被告に移転登録。 ）また，原告は，平成１２年１０月１９日付け内容証明郵便により，被告の登録商標の使用権者である岐阜武の製造に係る商品を販売していた業者に対して警告書を送付するとともに，同日付けで，岐阜地方裁判所に対し，岐阜武を債務者として，商標権侵害差止めの仮処分を申し立てた（以下「本件仮処分申立事件」という。 。）本件仮処分申立事件において，債務者である岐阜武及び債務者補助参加人である被告は，商標権の使用許諾について「債務者標章(1)ないし(3)は，文字部分につ，いては補助参加人が商標登録を受けており（登録第４３４５６２２号。以下登録商- る岐阜武及び債務者補助参加人である被告は，商標権の使用許諾について「債務者標章(1)ないし(3)は，文字部分につ，いては補助参加人が商標登録を受けており（登録第４３４５６２２号。以下登録商- 9 -標を「参加人登録商標(1)」といい，… ，また，債務者標章(2)の図形部分は，補）助参加人が同様に商標登録を受けている（登録第４１３７８８２号。以下登録商標を「参加人登録商標(2)」といい，… 。債務者標章(1)ないし(3)は，いずれも補助）参加人が図案部分も含めて全部作成しているところ，債務者は補助参加人から使用。」（）。 ，「」許諾を受けたと主張している甲第５９号証ここで債務者標章(1)ないし(3)とは，見解書において岐阜武が使用することについて問題がないとされている見解書別紙（１）の（ａ）～（ｃ）の商標と同一のものであり，このうち同別紙（１）の（ｂ）の商標及び本件仮処分申立事件の「債務者標章(2)」は，ともに使用商標Ａのことである。また，本件仮処分申立事件の「参加人登録商標(1) （登録第４３」４５６２２号とは上段にＵＳＡＢＥＡＲの欧文字を左横書きし下段にア），「」，「ズエーベー」の片仮名文字を左横書きしてなる商標であり，本件仮処分申立事件の「参加人登録商標(2)」とは，本件商標のことである。 原告は，被告が岐阜武に対して，その指定商品中「メンズアダルトアウター類」について，平成１２年１月２４日付けで通常使用権の使用許諾をしていた上記登録（「」），第４３４５６２２号商標本件仮処分申立事件の参加人登録商標(1)について使用権者が原告の登録商標に類似する商標の使用をすることにより，原告の業務に係る商品と混同を生ずる行為をしているとして，平成１３年１１月１９日，商標法５３条１項に基づ 参加人登録商標(1)について使用権者が原告の登録商標に類似する商標の使用をすることにより，原告の業務に係る商品と混同を生ずる行為をしているとして，平成１３年１１月１９日，商標法５３条１項に基づく取消審判の請求をした。 ，，，特許庁は同請求について取消２００１－３１３０７号事件として審理したが被請求人である被告は，答弁書において「被請求人は，株式会社岐阜武に通常使，（，）用権を許諾している点や株式会社岐阜武が甲第５号証の商標以下商標Ａというを使用している点については，認めるものである。しかし，株式会社岐阜武が使用している商標Ａによって，請求人の業務に係る商品と混同を生じるという点については，以下に述べるように認めることはできない。…商標Ａは，図と一体になった商標であり，図は登録第４１３７８８２号…として登録済みの商標である」と述。 べた（甲第６０号証。ここで「甲第５号証の商標」及び「商標Ａ」は使用商標Ａ），- 10 -と同一のものであり「登録第４１３７８８２号…として登録済みの商標」とは，，本件商標のことである。 特許庁は，平成１５年７月１０日，同請求について「登録第４３４５６２２号，商標の登録は取り消す」との審決をした。被告は，同審決の取消訴訟を提起した。 ，，，，が東京高等裁判所は平成１５年１２月２４日原告の請求を棄却する判決をし上記審決が確定したため，登録第４３４５６２２号商標の登録は，平成１６年６月４日に抹消されている。 上記２の経過によると，被告が岐阜武に「メンズアダルトアウター類」につ，いて，本件商標の使用を許諾していたことは明らかであり，岐阜武は使用許諾された本件商標を使用していたというべきである。 なお，本件商標の前商標権者（出願人）である「パスクベアカンパニ」の住所は，被告の保有 件商標の使用を許諾していたことは明らかであり，岐阜武は使用許諾された本件商標を使用していたというべきである。 なお，本件商標の前商標権者（出願人）である「パスクベアカンパニ」の住所は，被告の保有に係る登録第４７６２８３８号商標の登録無効審判事件（無効２００５－８９０２５号）及びその審決の取消しを求めた知的財産高等裁判所平成１７年（行ケ）第１０８３３号審決取消請求事件において，被告の提携先と主張された登録第４２６０６７６号商標の商標権者である「キングスコートカンパニー，平」成１１年審判第３５７００号商標登録無効審判事件で無効とされた「ＩＤＵＮＨ，ＩＬＬＩ」の欧文字よりなる登録第４１０１０２０号商標の出願人である「イダンヒリカンパニ」及び商標法４条１項１５号に該当するとして登録拒絶査定（商願平９－１３０８７号）を受けた「ＩＡＲＭＡＮＩ」の文字よりなる商標の出願人である「イアマーニカンパニ」の住所と同じである。しかも，これらの企業をインターネットの「ＮＡＴＩＯＮＷＩＤＥ」及び「Ｄｅｌａｗａｒｅ」で検索しても，検出することができず，実在する企業であることが極めて疑わしいものである。 ところで，被告は，本件の審判段階の平成１８年１月１３日付け答弁書におい，「，，。 てまず被請求人は本件商標を株式会社岐阜武に使用許諾をした事実はない株式会社岐阜武に使用許諾をした商標は，甲第２号証に明示されているように，登録第４３４５６２２号という全く別の商標である。…（中略）…また，請求人は，- 11 -甲第６０号証の記載も根拠としているが，株式会社岐阜武は，甲第５号証に示す標章を被請求人の正式な許諾なしに使用していたものであり，既にこの商標は使用されていないものである」と主張し，本訴において，本件商標につき被告が岐阜武。 に使用を許諾 会社岐阜武は，甲第５号証に示す標章を被請求人の正式な許諾なしに使用していたものであり，既にこの商標は使用されていないものである」と主張し，本訴において，本件商標につき被告が岐阜武。 に使用を許諾していたという事実は明らかに否定されると主張するが，このような被告の主張は，取消２００１－３１３０７号事件における被請求人としての主張及び本件仮処分申立事件における債務者補助参加人としての主張と矛盾する。 また，被告は，岐阜地方裁判所平成１５年（ワ）第６２号商標権侵害差止等請求事件の補助参加人として同事件の平成１６年７月１２日付け準備書面において被，「告標章(4)は，原告の有する商標権とは明らかに非類似である。前記のように『Ｂ，ｅａｒ』の文字は識別力のないことから，被告標章(4)は，図形部分に識別力を有するものである。ところで図形部分は，下記に示すように補助参加人が有する商標権である。 登録４１３７８８２号（丙第３８号証）したがって，原告の有する商標権とは何ら類似しないことは明らかである。補助参加人が有する商標権を被告に使用させたところで何等問題はないものである」と主張しており，本訴におけ。 る被告の主張は，この主張とも矛盾するものである。 したがって，本訴における被告の上記主張は，信義誠実の原則に反し，禁反言の法理に触れるものであるから，到底許されないというべきである。 以上によると，被告が岐阜武に本件商標の使用を許諾し，岐阜武は使用許諾された本件商標を使用していたことが明らかであり，岐阜武が本件商標の通常使用権者であることが明白であるから，その認定を誤った審決の結論は誤りであり，審決は取り消されるべきである。 第４被告の反論の要点 原告は，本件商標につき，岐阜武が通常使用権者であるから，審決の判断は誤りであると主張するが，被告 その認定を誤った審決の結論は誤りであり，審決は取り消されるべきである。 第４被告の反論の要点 原告は，本件商標につき，岐阜武が通常使用権者であるから，審決の判断は誤りであると主張するが，被告が岐阜武に本件商標の使用を許諾した事実はなく，岐阜武は本件商標の通常使用権者ではないのであるから，原告の主張は失当である。 - 12 - 原告は「商標使用許諾契約書」及び念書の存在を指摘しているが，これらは登録第４３４５６２２号商標に関するものであって，本件商標（登録第４１３７８８２号）とは何の関係もない。 本件商標について被告が岐阜武に使用を許諾したというのであれば，この点についての契約書がなければならない。 また，原告は，見解書から，本件商標についての使用許諾が証明されるとするが，失当である。 見解書は，被告訴訟代理人らがその別紙（１）に掲げられている文字及び図形の使用について見解を述べたものである。その「２．理由」欄には「尚，株式会社セント・ローランは株式会社岐阜武に，上記登録商標について使用許諾を与えているとのことである」と記載されているが，ここにいう上記登録商標とは，登録第４。 ３４５６２２号商標のことである。 「． 」，「，，見解書の 理由 には尚上記パスクベアカンパニの上記登録商標は株式会社セント・ローランに商標権を移転させる手続きを準備中であり，株式会社セント・ローランは上記（ａ（ｂ（ｃ）の図形についても株式会社岐阜武に），），使用許諾を与えるとのことである」と記載されており，この記載から「上記登録。 商標」すなわち本件商標（登録第４１３７８８２号）について，パスクベアカンパニから被告会社に対して商標権を移転させる手続きを準備中であること，別紙（１）に掲げられている（ａ（ｂ（ｃ）の図形につい 標」すなわち本件商標（登録第４１３７８８２号）について，パスクベアカンパニから被告会社に対して商標権を移転させる手続きを準備中であること，別紙（１）に掲げられている（ａ（ｂ（ｃ）の図形について将来，被告が岐阜武），），に対して使用許諾を与える予定であることまでは読み取ることができる。 しかしながら，この記載から，本件商標について被告が岐阜武に使用許諾を与えることやその予定があることについては，全く読み取ることはできず，むしろ同時期に使用許諾を与えていたなら，登録第４３４５６２２号商標のように，使用許諾を与えていると記載しているはずである。 ちなみに，見解書の作成年月日は平成１２年４月１２日であり，少なくとも本件の審判段階において，本件商標について被告の使用許諾があったと原告が主張して- 13 -いた日（平成１２年１月２４日）より２か月以上も後である。 本訴において，原告は，被告が岐阜武に使用許諾を与えた日時について，はっきりとは主張をしていないようであるが，被告による使用許諾があるというのであれば，何時ころそのような事実があったというのか明確にすべきである。 本件仮処分申立事件の決定によれば，被告及び岐阜武が「債務者標章(1)ないし(3)は，いずれも補助参加人が図案部分も含めて全部作成しているところ，債務者は補助参加人から使用許諾を受けた」と主張したと記載されている。ここでい。 う「補助参加人」は被告であり「債務者」は岐阜武である。 ，もっとも「債務者標章(1)ないし(3)」というのは，同決定に係る決定書（甲第，５９号証）添付の標章目録に記載されている図形及び文字（１）ないし（３）のことを指しており，これは見解書別紙（１）記載の図形（ａ（ｂ（ｃ）と同じ），），ものであって，本件商標を指しているものではない。上記決定 章目録に記載されている図形及び文字（１）ないし（３）のことを指しており，これは見解書別紙（１）記載の図形（ａ（ｂ（ｃ）と同じ），），ものであって，本件商標を指しているものではない。上記決定には本件商標（登録第４１３７８８２号商標）について使用許諾を与えたなどとは記載されていないのである。 以上のとおり，原告の主張はいずれも失当であり，岐阜武は本件商標の通常使用権者ではないから，審決の判断に誤りはない。 第５当裁判所の判断 取消事由（岐阜武が本件商標の通常使用権者ではないとの認定の誤り）について(1)上記第２の１，２の各事実に，以下に掲記の各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると，以下の各事実を認めることができる。 ア登録第４３４５６２２号商標の使用許諾被告は上段に左横書きでＵＳＡＢＥＡＲの欧文字を下段に左横書きでア，「」，「ズエーベーの片仮名文字をそれぞれ書してなり指定商品を第２５類被服ガー」，「，ター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣- 14 -服，運動用特殊靴」とする登録第４３４５６２２号商標（設定登録日平成１１年１２月１７日。以下「ＵＳＡＢＥＡＲ／アズエーベー』商標」という）の商標権者『。 であったところ，平成１２年１月２４日，岐阜武との間で「ＵＳＡＢＥＡＲ／ア，ズエーベー」商標につき，メンズアダルトアウター類の日本国内の販売に使用することを岐阜武に許諾する旨の商標使用許諾契約を締結した。 （甲第２号証，第６３号証）イ見解書の作成本訴における被告訴訟代理人であり，本件の審判における被告の代理人でもあった足立勉弁理士（以下「足立弁理士」という）外１名は，平成１２年４月２１日。 付けで見解書を作成した。見解書は「結論」として，その別紙（１）に表示 代理人であり，本件の審判における被告の代理人でもあった足立勉弁理士（以下「足立弁理士」という）外１名は，平成１２年４月２１日。 付けで見解書を作成した。見解書は「結論」として，その別紙（１）に表示され，た３個の「文字及び図形（そのうち(ｂ)の符号が付されたものは，使用商標Ａと」同一構成のものである）を岐阜武が第２５類の商品に使用することは問題がない。 とし，その理由として「別紙（１）に示す文字中『ＵＳＡＢＥＡＲ『アズエー，』，ベー』の文字は，株式会社セント・ローランにおいて登録済みの商標である（商標（判決注・ＵＳＡＢＥＡＲ／アズエーベー」商標のこと登録第４３４５６２２号・・・）「。実際，使用する文字の大きさ，配置は異なるものの，このような変更はである。）社会通念上，商標の使用と認められるものであり，問題とならない。(ｂ)の『ＵＳＡ』の文字は，識別力を有しない文字であり『アメリカ製』の商品に使用するに，際しては問題とならない。尚，株式会社セント・ローランは株式会社岐阜武に，上記商標について使用許諾を与えているとのことである。また・・・(ｂ)の図形部，分は，パスクベアカンパニが登録済みの商標（商標登録第４１３７８８２号・・・を若干変更（・・・ｂは色彩を異にした）した）（判決注・本件商標のことである）。 にすぎず，この程度では当然類似範囲に含まれるものである・・・尚，上記パス。 クベアカンパニの上記登録商標は，株式会社セント・ローランに商標権を移転させる手続きを準備中であり，株式会社セント・ローランは上記・・・(ｂ)・・・の図形についても株式会社岐阜武に使用許諾を与えるとのことである」と記載され。 - 15 -ている。 （甲第４号証）ウ本件商標の移転登録上記第２の１の(1)のとおり，パスクベアカンパニは被 の図形についても株式会社岐阜武に使用許諾を与えるとのことである」と記載され。 - 15 -ている。 （甲第４号証）ウ本件商標の移転登録上記第２の１の(1)のとおり，パスクベアカンパニは被告に対し，本件商標に係る商標権の移転（移転登録日平成１２年５月１７日）をしたが，当該商標権の移転は，見解書の作成日付と同一の平成１２年４月２１日付け譲渡証書による商標権の譲渡を原因とするものであり，かつ，商標権移転登録は，足立弁理士外１名の代理作成に係る同月２４日付け移転登録申請書（特許庁受付同月２６日）に基づいてなされた。 （甲第１号証，第１３０号証の１，２）エ本件仮処分申立事件における被告及び岐阜武の主張原告は，平成１２年１０月１８日ころ，岐阜武を債務者として，岐阜地方裁判所に本件仮処分申立事件の申立てをした。同申立ては，３個の標章を付した被服を債務者が販売すること等の差止めの申立て含むものであったところ，当該３個の標章（仮処分申立書及び仮処分決定書において「債務者標章(1)～(3)」との略称が付，されている）は，見解書の別紙（１）に表示された３個の「文字及び図形」と同。 一構成のものであり，このうち債務者標章(2)が使用商標Ａと同一の構成のものである。被告は，本件仮処分申立事件において，債務者（岐阜武）側に補助参加し，岐阜武とともに「債務者標章(1)ないし(3)は，文字部分については補助参加人が，（判決注・ＵＳＡＢＥＡＲ商標登録を受けており（登録第４３４５６２２号・・・。 ）「，また，債務者標章(2)の図形部分は補助参加人／アズエーベー」商標のことである。）（判決注・本件が同様に商標登録を受けている（登録第４１３７８８２号・・・。 ）。債務者標章(1)ないし(3)は，いずれも補助参加人が図案部分も商標のことである。） ーベー」商標のことである。）（判決注・本件が同様に商標登録を受けている（登録第４１３７８８２号・・・。 ）。債務者標章(1)ないし(3)は，いずれも補助参加人が図案部分も商標のことである。）含めて全部作成しているところ，債務者は補助参加人から使用許諾を受けた」と。 主張した。 （甲第５８号証，第５９号証）- 16 -オ取消２００１－３１３０７号事件における被告の主張原告は，平成１３年１１月１９日，被告を商標権者とする「ＵＳＡＢＥＡＲ／アズエーベー」商標につき，通常使用権者である岐阜武の不正使用を理由として，商標法５３条１項に基づく登録取消審判の請求をした（取消２００１－３１３０７号事件。原告の請求の理由は「ＵＳＡＢＥＡＲ／アズエーベー」商標の通常使用権），者である岐阜武が「ＵＳＡＢＥＡＲ／アズエーベー」商標と類似する使用商標Ａ，を「ジャケット」に使用し，原告の業務に係る商品と混同を生ずる行為をしたというものである。これに対し，足立弁理士は，審判被請求人である被告の審判代理人として，平成１４年３月２５日付け答弁書により「被請求人は，株式会社岐阜武，に通常使用権を許諾している点や株式会社岐阜武が甲第５号証の商標（以下，商標Ａ」というを使用している点については，認め）（判決注・使用商標Ａのことである）。 るものである。しかし，株式会社岐阜武が使用している商標Ａによって請求人の業務に係る商品と混同を生ずるという点については，以下に述べるように，認めることはできない「商標Ａは，図と一体となった商標であり，図は登録第４１３７。」，８８２号・・・として登録済みの商標である」と（判決注・本件商標のことである。）。 主張した。 （甲第６０～第６２号証）(2)上記(1)の各事実によれば，以下のとおり認めることができる。 ，８８２号・・・として登録済みの商標である」と（判決注・本件商標のことである。）。 主張した。 （甲第６０～第６２号証）(2)上記(1)の各事実によれば，以下のとおり認めることができる。 被告は，平成１２年１月２４日，岐阜武との間で「ＵＳＡＢＥＡＲ／アズエー，ベー」商標につき使用許諾契約の締結をしたものであるが，平成１２年４月２１日には，岐阜武が使用商標Ａと同一の構成よりなる「文字及び図形」を第２５類の商品に使用することに問題がないとする見解書を足立弁理士が作成していることにかんがみて，岐阜武が実際に使用するものと想定されていた商標には使用商標Ａ（見解書別紙（１）に表示された「文字及び図形」のうち(ｂ)の符号が付されたもの，本件仮処分申立事件における債務者標章(2)，取消２００１－３１３０７号事件における商標Ａ）が含まれていたものと推認することができ，現に岐阜武はこれを実- 17 -際に使用していたことが認められる。 しかるところ，使用商標Ａの構成は，本件商標を構成する図形の色彩を反転させた上「ＵＳＡＢＥＡＲ／アズエーベー」商標の「ＵＳＡＢＥＡＲ」の文字部分と，組み合わせてなるものであり，このことは，足立弁理士が見解書で指摘し，また，被告及び岐阜武が本件仮処分申立事件において主張するところであるから，被告と岐阜武の共通の認識であったものと認められる。 そして，そうであれば，岐阜武が使用商標Ａを使用し得るというためには「Ｕ，ＳＡＢＥＡＲ／アズエーベー」商標について使用許諾を受けたのみでは不十分であり，本件商標についても使用権限を取得する必要があるものというべきところ，このことに，本件商標に係る商標権をパスクベアカンパニから被告に移転する手続の準備中である旨が見解書に記載されており，現に見解書の作成の直後にその旨の移転登録 する必要があるものというべきところ，このことに，本件商標に係る商標権をパスクベアカンパニから被告に移転する手続の準備中である旨が見解書に記載されており，現に見解書の作成の直後にその旨の移転登録申請がなされていること，また，本件仮処分申立事件や取消２００１－３１３０７号事件において，被告及び岐阜武は，使用商標Ａの図形部分をなす本件商標が被告の登録商標である旨を主張しているが，この主張は，本件商標の商標権者である被告が岐阜武にその使用を許諾しているとの趣旨を含むものとして理解しなければ，意味をもたないことを併せ考えれば，被告と岐阜武との間には，被告が本件商標に係る商標権を取得したとき（パスクベアカンパニから被告に対する移転登録がされた平成１２年５月１７日）と同時に，又はその後間もなく，本件商標についての使用許諾契約が明示的又は黙示的に締結されたものと推認することができる。 被告は，見解書の記載から，本件商標について被告が岐阜武に使用許諾を与えることやその予定があることを読み取ることができないとか，本件仮処分申立事件における被告及び岐阜武の主張は，債務者標章(1)ないし(3)について岐阜武が被告から使用許諾を受けたということであって，被告が本件商標について使用許諾を与えたとの主張は記載されていないなどと主張する。しかしながら，上記のとおり，見解書の記載内容や本件仮処分申立事件における被告及び岐阜武の主張内容を含む各- 18 -事実を総合すれば，被告と岐阜武との間に，本件商標についての使用許諾契約が明示的又は黙示的に締結されたものと推認することができるのであるから，被告の上記主張は失当である。 結論 以上のとおりであるから，審決が「被請求人と岐阜武との間において，本件商標について商標使用許諾契約が，明示的にせよ黙示的にせよ，締結され ができるのであるから，被告の上記主張は失当である。 結論 以上のとおりであるから，審決が「被請求人と岐阜武との間において，本件商標について商標使用許諾契約が，明示的にせよ黙示的にせよ，締結された事実を推認するには足りないというほかない。したがって，岐阜武が，本件商標の通常使用権者であると認めることはできない」とした認定判断は誤りであるというべきであ。 り，この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，審決は取消しを免れない。 知的財産高等裁判所第４部裁判長裁判官石原直樹裁判官杜下弘記裁判官古閑裕二は，転補のため，署名押印することができない。 - 19 -裁判長裁判官石原直樹
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