平成１２年（行ケ）第３００号特許取消決定取消請求事件（平成１３年１０月２９日口頭弁論終結）判決原告クイーンズユニバーシティアットキングストン訴訟代理人弁理士佐伯憲生被告特許庁長官及川耕造指定代理人宮本和子同森田ひとみ同宮川久成 主文 特許庁が平成１０年異議第７４６４５号事件について平成１２年３月２７日にした決定を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第１ 当事者の求めた裁判 １ 原告主文と同旨 ２ 被告原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 第２ 当事者間に争いのない事実 １ 特許庁における手続の経緯(1) 原告は、名称を「光化学療法による悪性および非悪性病変の検出および治療方法」とする特許第２７３１０３２号発明（１９８９年７月２８日米国特許出願に基づく優先権主張、平成２年７月２５日国際出願、平成９年１２月１９日設定登録、以下「本件発明」という。）の特許権者である。 上記特許につき特許異議の申立てがされ、特許庁は、同特許異議の申立てを平成１０年異議第７４６４５号事件として審理した上、平成１２年３月２７日、「特許第２７３１０３２号の請求項１ないし５に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は同年４月１９日原告に送達された。 (2) 原告は、本件決定の取消しを求める本訴提起後の平成１３年８ の請求項１ないし５に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は同年４月１９日原告に送達された。 (2) 原告は、本件決定の取消しを求める本訴提起後の平成１３年８月２３日、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を訂正２００１－３９１３６号事件として審理した上、同年１０月４日、上記訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」といい、本件訂正審決に係る訂正を「本件訂正」という。）をし、その謄本は同月１６日原告に送達された。 ２ 特許請求の範囲の記載(1) 本件訂正前の特許請求の範囲の記載（注、本件訂正による削除部分を下線で示す。）【請求項１】プロトポルフィリンＩＸをその代謝前駆体から選択的に蓄積する急速に成長する組織の検出又は処理における患者の生体内での使用のため光化学的療法用又は診断用組成物であって、前記急速に成長する組織は、皮膚、結膜、粘膜、子宮内膜及び尿路上皮の悪性及び非悪性異常又は病変から成る群から選択されるものであり、該組成は、前記患者の前記組織において光化学的に有効な療法的又は診断的量の前記プロトポルフィリンＩＸが生体内蓄積するのに有効な量の該プロトポルフィリンＩＸの前記前駆体を含んで成る、ことを特徴とする組成物。 【請求項２】前記組成物が光活性化光への前記患者の組織の暴露に先立って該患者に投与される、請求項１に記載の組成物。 【請求項３】前記光活性化光が３５０～６３５ナノメーターの範囲にある、請求項２に記載の組成物。 【請求項４】生体内処理されるべき前記患者からの前記急速に成長する組織が、呼吸器、消化器もしくは腔の粘膜、口、咽頭、食道、胃、腸、腸付属器、直腸、肛門管、鼻道、鼻腔、鼻咽腔、気管、気管支、細 【請求項４】生体内処理されるべき前記患者からの前記急速に成長する組織が、呼吸器、消化器もしくは腔の粘膜、口、咽頭、食道、胃、腸、腸付属器、直腸、肛門管、鼻道、鼻腔、鼻咽腔、気管、気管支、細気管支、尿管、膀胱、尿道、膣、頚管、子宮、壁側胸膜又は肺胸膜、腹腔および骨盤腔の内層、並びにそれらの腔の内部に含まれる器管の表面、硬膜および髄膜の悪性又は良性の異常又は病変から選択される、請求項１に記載の組成物。 【請求項５】前記プロトポルフィリンＩＸの前駆体が５－アミノレブリン酸である、請求項１～４のいずれか１項に記載の組成物。 (2) 本件訂正によって訂正された特許請求の範囲の記載【請求項１】プロトポルフィリンＩＸをその代謝前駆体から選択的に蓄積する急速に成長する組織の処理における患者の生体内での使用のため光化学的療法用組成物であって、前記急速に成長する組織は、皮膚、結膜、粘膜、子宮内膜及び尿路上皮の悪性及び非悪性異常又は病変から成る群から選択されるものであり、該組成は、前記患者の前記組織において光化学的に有効な療法的量の前記プロトポルフィリンＩＸが生体内蓄積するのに有効な量の該プロトポルフィリンＩＸの前記前駆体を含んで成る、ことを特徴とする組成物。 【請求項２～５】上記(1)と同じ。 ３ 本件決定の理由本件決定は、本件発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上、本件発明は、「CancerLetters」３６（１９８７）１～１０頁記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものであり、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）４条１項及び２項の規定により取り消すべきも から、特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものであり、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）４条１項及び２項の規定により取り消すべきものとした。 第３ 当事者の主張 １ 原告本件決定が、本件発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲の記載のとおり認定した点は、本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたため、誤りに帰したことになる。そして、この瑕疵は本件決定の結論に影響を及ぼすものであるから、本件決定は違法として取り消されるべきである。 ２ 被告本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。 第４ 当裁判所の判断本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく、この訂正によって、請求項１及びこれを直接又は間接に引用する請求項２～５のいずれについても、特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。 そうすると、本件決定が、本件発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲のとおりであると認定したことは、結果的に誤りであったことに帰する。そして、これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件決定は、瑕疵があるものとして取消しを免れない。 よって、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第１３民事部裁判長裁判官篠原勝美裁判官長沢幸男裁判官宮坂昌利 原勝美 長沢幸男 宮坂昌利
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