平成１５年（行ケ）第２５９号特許取消決定取消請求事件（平成１５年１２月１０日口頭弁論終結）判決 原告日本鋼管株式会社承継人ＪＦＥスチール株式会社原告鋼管鉱業株式会社両名訴訟代理人弁理士石川泰男同塩島利之被告特許庁長官今井康夫指定代理人城所宏同三崎仁同一色由美子同伊藤三男 主文 特許庁が異議２００１－７２４２３号事件について平成１５年４月２５日にした決定を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第１ 請求主文と同旨第２ 当事者間に争いのない事実 １ 特許庁における手続の経緯等(1) 被承継人日本鋼管株式会社及び原告鋼管鉱業株式会社（以下「承継前原告ら」という。）は，名称を「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」（後に「中炭素鋼の連続鋳造用モールドパウダー」，「中炭素鋼の連続鋳造用パウダー」と順次訂正）とする特許第３１４２２１６号発明（平成６年１１月１１日出願，平成１２年１２月２２日設定登録，以下「本件発明」といい，この特許を「本件特許」という。）に係る特許権の共有者である。 その後，本件特許につき特許異議の申立てがされ，同申立ては，異議２００１－７２４２３号事件として特許庁に係属したと といい，この特許を「本件特許」という。）に係る特許権の共有者である。 その後，本件特許につき特許異議の申立てがされ，同申立ては，異議２００１－７２４２３号事件として特許庁に係属したところ，承継前原告らは，平成１５年１月７日，本件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載等の訂正（以下「本件訂正」という。）を請求した。 特許庁は，上記事件につき審理した結果，同年４月２５日，「訂正を認める。特許第３１４２２１６号の請求項１ないし２に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同年５月１９日，承継前原告らに送達された。 (2) 被承継人日本鋼管株式会社は，同年４月１日に会社分割を行い，その結果，原告ＪＦＥスチール株式会社は，上記被承継人の有していた本件特許に係る共有持分を包括承継し，同年６月２５日，その旨の持分移転登録がされた。 (3) 原告ＪＦＥスチール株式会社及び原告鋼管鉱業株式会社（以下「原告ら」という。）は，本件決定の取消しを求める本訴を提起した後，同年９月３０日，本件明細書の特許請求の範囲の記載等の訂正をする旨の訂正審判の請求をしたところ，特許庁は，同請求を訂正２００３－３９２１４号事件として審理した上，同年１１月７日，訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし，その謄本は，同月１９日，原告らに送達された。 ２ 本件明細書の特許請求の範囲の請求項１及び２の記載(1) 設定登録時のもの【請求項１】主成分がＣａＯ，ＳｉＯ２で，ＣａＯ／ＳｉＯ２（ｗｔ％塩基度）が１．２～１．６であって，ＭｇＯ含有量が１．５ｗｔ％以下に配合した，結晶生成温度が１１３０℃以上であることを特徴とする，鋼の連続鋳造用パウダー がＣａＯ，ＳｉＯ２で，ＣａＯ／ＳｉＯ２（ｗｔ％塩基度）が１．２～１．６であって，ＭｇＯ含有量が１．５ｗｔ％以下に配合した，結晶生成温度が１１３０℃以上であることを特徴とする，鋼の連続鋳造用パウダー。 【請求項２】下記成分組成に配合した，結晶生成温度が１１３０℃以上であることを特徴とする，鋼の連続鋳造用パウダー。 （ａ）ＭｇＯ含有量が１．５ｗｔ％以下，（ｂ）氷晶石，ＮａＦ，蛍石，ソーダ灰，Ｌｉ２Ｏの何れか１種以上の含有量が４～２５ｗｔ（ｃ）カーボンブラック，鱗状黒鉛の何れか１種以上の含有量が１～８ｗｔ％，（ｄ）残部の主成分がＣａＯ，ＳｉＯ２で，ＣａＯ／ＳｉＯ２（ｗｔ％塩基度）が１．２～１．６である。 (2) 本件訂正に係るもの（注，訂正部分を下線で示す。）【請求項１】主成分がＣａＯ，ＳｉＯ２で，ＣａＯ／ＳｉＯ２（ｗｔ％塩基度）が１．２～１．６であって，ＭｇＯ含有量が１．５ｗｔ％以下に配合した，結晶生成温度が１１３０℃以上であり，１３００℃における粘性値が０．１Ｐａ・Ｓ以下であることを特徴とする中炭素鋼の連続鋳造用パウダー。 【請求項２】下記の成分組成に配合した，結晶生成温度が１１３０℃以上であり，１３００℃における粘性値が０．１Ｐａ・Ｓ以下であることを特徴とする中炭素鋼の連続鋳造用パウダー。 （ａ）ＭｇＯ含有量が１．５ｗｔ％以下，（ｂ）氷晶石，ＮａＦ，蛍石，ソーダ灰，Ｌｉ２Ｏの何れか１種以上の含有量が４～２５ｗｔ％（ｃ）カーボンブラック，鱗状黒鉛の何れか１種以上の含有量が１～８ｗｔ％，（ｄ）残部の主成分がＣａＯ，ＳｉＯ２で，ＣａＯ／ＳｉＯ２（ｗｔ％塩基度）が１．２～１．６である。 （以下， ーボンブラック，鱗状黒鉛の何れか１種以上の含有量が１～８ｗｔ％，（ｄ）残部の主成分がＣａＯ，ＳｉＯ２で，ＣａＯ／ＳｉＯ２（ｗｔ％塩基度）が１．２～１．６である。 （以下，上記各請求項に係る発明を，それぞれ「本件発明１」，「本件発明２」という。）(3) 本件訂正審決に係るもの（注，訂正部分を下線で示す。なお，２重下線部分は，上記(2)との相違部分である。）【請求項１】主成分がＣａＯ，ＳｉＯ２で，ＣａＯ／ＳｉＯ２（ｗｔ％塩基度）が１．２～１．６であって，ＭｇＯ含有量が１．５ｗｔ％以下に配合した，結晶生成温度が１１３０℃以上であり，１３００℃における粘性値が０．１Ｐａ・Ｓ以下であることを特徴とする中炭素鋼の連続鋳造用パウダー。 【請求項２】下記の成分組成に配合した，結晶生成温度が１１３０℃以上であり，１３００℃における粘性値が０．１Ｐａ・Ｓ以下であることを特徴とする中炭素鋼の連続鋳造用パウダー。 （ａ）ＭｇＯ含有量が１．５ｗｔ％以下，（ｂ）氷晶石，ＮａＦ，蛍石，ソーダ灰，Ｌｉ２Ｏの何れか１種以上の含有量が４～２５ｗｔ％（ｃ）カーボンブラック，鱗状黒鉛の何れか１種以上の含有量が１～８ｗｔ％，（ｄ）残部の主成分がＣａＯ，ＳｉＯ２で，ＣａＯ／ＳｉＯ２（ｗｔ％塩基度）が１．２～１．６である。 ３ 本件決定の理由本件決定は，本件発明の要旨を本件訂正に係る本件明細書の特許請求の範囲の記載（上記２(2)）のとおり認定した上，本件発明１は，特開平３－１９３２４８号公報（以下「刊行物１」という。）に記載された発明であり，本件発明２は，刊行物１及び特公平２－２７０６３号公報に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもので ３－１９３２４８号公報（以下「刊行物１」という。）に記載された発明であり，本件発明２は，刊行物１及び特公平２－２７０６３号公報に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，本件発明１は特許法２９条１項３号の規定により，本件発明２は同法２９条２項の規定によりいずれも特許を受けることができず，本件特許は，拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものであるから，特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成７年政令第２０５号）４条２項の規定により，取り消されるべきであるとした。 第３ 原告ら主張の審決取消事由本件決定が，本件発明の要旨を本件訂正に係る本件明細書の特許請求の範囲の記載（上記第２の２(2)）のとおり認定した点は，本件訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第２の２(3)のとおり訂正されたため，誤りに帰したことになるから，本件決定は，本件発明の要旨の認定を誤った違法があり，取り消されるべきである。 第４ 被告の主張本件訂正審決の確定により本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。 第５ 当裁判所の判断本件訂正審決の確定により，本件明細書の特許請求の範囲の記載が上記第２の２(3)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく，この訂正によって特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。 そうすると，本件決定が，本件発明の要旨を本件訂正に係る本件明細書の特許請求の範囲の記載（上記第２の２(2)）のとおり認定したことは，結果的に誤りであったことに帰し，これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，本件決定は，瑕疵があるものとして取消しを免れない。 よって，原告らの請求は理由が 認定したことは，結果的に誤りであったことに帰し，これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，本件決定は，瑕疵があるものとして取消しを免れない。 よって，原告らの請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第１３民事部裁判長裁判官篠原勝美裁判官岡本岳裁判官早田尚貴
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