平成１０年（行ケ）第１９８号特許取消決定取消請求事件平成１１年７月２７日口頭弁論終結判決原告ソマール株式会社代表者代表取締役 Ａ訴訟代理人弁理士 Ｂ同 ＣＢ訴訟復代理人弁理士 Ｄ被告特許庁長官 Ｅ指定代理人 Ｆ同 Ｇ同 Ｈ同 Ｉ 主文 特許庁が平成８年異議第７０４８８号事件について平成１０年４月２７日にした取消決定を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第１ 原告が求めた裁判主文同旨の判決第２ 当事者間に争いのない事実 １ 特許庁における手続の経緯原告は、発明の名称を「静電塗装用エポキシ樹脂粉体組成物」とする特許第２５０６５７６号の特許発明（平成２年１２月２８日に出願、平成８年４月２日に特許権設定登録、以下「本件発明」という。）の特許権者である。 本件発明の特許については、特許異議の申立てがあり、特許庁は、これを平成８年異議第７０４８８号事件として審理した結果、平成１０年５月２１日に「特許第２５０６５７６号の特許を取り消す。」旨の取消決定（以下「本件取消決定」という。）をし、同年６月１日にその謄本を原告に送達した。 ２ 本件取消決定の理由の要点本件発明は、特開平２－１７８３６０号公報に記載された発明と同一であるから、特許法２９条１項３号の規定に違反してされたものである。 ３ 訂正審決による特許請求の範囲の訂正(1) 本件発明の特許請求の範囲の請 は、特開平２－１７８３６０号公報に記載された発明と同一であるから、特許法２９条１項３号の規定に違反してされたものである。 ３ 訂正審決による特許請求の範囲の訂正(1) 本件発明の特許請求の範囲の請求項１の記載は、本件取消決定の当時、次のとおりであった。 「固形エポキシ樹脂と硬化剤を含有する粒度３～１８０μｍ、体積抵抗率１０ Ω・ｃｍ以上の粉体エポキシ樹脂組成物に、平均粒径０．０５～１μｍのアクリル樹脂粉体をドライブレンドし、該粉体エポキシ樹脂組成物の表面にアクリル樹脂粉体が付着した樹脂粉体からなり、該アクリル樹脂粉体が全樹脂粉体中０．０１～５重量％であることを特徴とする静電塗装用エポキシ樹脂粉体組成物。」(2) 原告は、本件取消決定後に本件明細書の訂正をすることについて審判を請求し、特許庁は、これを平成１０年審判第３９０９０号事件として審理した結果、平成１１年５月１１日に上記訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）をし、本件訂正審決は確定した。 (3) 本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲請求項１の記載は、次のとおりである（下線部が訂正により追加ないし変更された箇所である。）。 「静電塗装によりスロット内を塗装するために用いられる粉体組成物であって、該組成物は、固形エポキシ樹脂と硬化剤を含有する粒度３～１８０μｍ、体積抵抗率１０７Ω・ｃｍ以上の粉体エポキシ樹脂組成物に、平均粒径０．１５～０．６μｍのアクリル樹脂粉体をドライブレンドし、該粉体エポキシ樹脂組成物の表面にアクリル樹脂粉体が付着した樹脂粉体からなり、該アクリル樹脂粉体が全樹脂粉体中０．２～０．４重量％であることを特徴とする静電塗装用エポキシ樹脂粉体組成物。」第３ 当裁判所の判断 １ 本件訂正審決による訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであること 粉体が全樹脂粉体中０．２～０．４重量％であることを特徴とする静電塗装用エポキシ樹脂粉体組成物。」第３ 当裁判所の判断 １ 本件訂正審決による訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであることは明らかである。 特許法２９条の規定に違反してなされた特許であることを理由に特許を無効とした審決の取消しを求める訴訟の係属中に、当該特許に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定したときは、審決は、判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとして違法となると解すべきであるから、本件審決は、取消しを免れない。 ２ よって、本訴請求は、理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第６民事部裁判長裁判官山下和明裁判官山田知司裁判官宍戸充
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