- 1 -平成２７年３月３１日判決言渡平成２６年（行ケ）第１０１２９号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成２７年２月９日判決 原告ジエマルト・エス・アー 訴訟代理人弁理士大﨑勝真同渡邉千尋同中村雅文同井原光雅 被告特許庁長官指定代理人小野田 誠同鈴木匡明同相崎裕恒同堀内仁子 主文 １ 原告の請求を棄却する。 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 ３ この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。 事実 及び理由第１ 請求特許庁が不服２０１２－２３５１８号事件について平成２６年１月６日にした審決を取り消す。 - 2 -第２ 前提となる事実 １ 特許庁における手続の概要（当事者間に争いがない。）原告は，平成１７年（２００５年）３月７日，発明の名称を「マイクロモジュールと非接触式近接通信手段を備える再現装置とからなる組立品」とする発明について特許出願（特願２００７－５０４４９４号，パリ条約による優先権主張：平成１６年（２００４年）３月２３日，優先権主張国：欧州特許庁。以下「本願」という。）をしたが，平成２４年（２０１２年）７月２７日付けで拒絶査定を受けたため，同年１１月２８日付けで拒絶査定に対する不服の審判を請求するとともに，同日付けの手続補正書により，特許請求の範囲についての補正を行った（以下「本件補正」という。）。 特許庁は， 査定を受けたため，同年１１月２８日付けで拒絶査定に対する不服の審判を請求するとともに，同日付けの手続補正書により，特許請求の範囲についての補正を行った（以下「本件補正」という。）。 特許庁は，上記請求を不服２０１２－２３５１８号事件として審理をした結果，平成２６年（２０１４年）１月６日，「本件補正を却下する。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本を，同月２１日，原告に送達した。 原告は，平成２６年（２０１４年）５月２１日，審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 ２ 特許請求の範囲の記載(1) 本件補正前の本願の特許請求の範囲（請求項の数２３）の請求項１，２及び２３の記載は，以下のとおりである（甲４，１０。以下，請求項１に記載された発明を「本願発明」という。また，本願の明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。）。 「【請求項１】端末との少なくとも一方向の通信のための携帯用通信装置であって，チップを含むマイクロモジュールと，マイクロモジュールを収容するように構成された読取装置とを備え，読取装置は，マイクロモジュールが端末と通信するようにすることができるアンテナと，マイクロモジュールを能動的にすることができるバッテリとを備え， - 3 -マイクロモジュールがアンテナに対して取り外し可能であるように前記アンテナが前記読取装置によって保持されることを特徴とする，携帯用通信装置。 【請求項２】マイクロモジュールが，マイクロモジュール所持者認証のための外部認証マーキング要素を含むことを特徴とする，請求項１に記載の携帯用通信装置」「【請求項２３】チップが，非接触式であり，またアンテナを通して端末に無線周波数通信を伝送することができる無線周波数用のチップであることを特徴とする，請求項１に記載 項１に記載の携帯用通信装置」「【請求項２３】チップが，非接触式であり，またアンテナを通して端末に無線周波数通信を伝送することができる無線周波数用のチップであることを特徴とする，請求項１に記載の携帯用通信装置。」(2) 本件補正後の本願の特許請求の範囲（請求項の数２２）の請求項１及び２の記載は，以下のとおりである（甲１３。以下，同請求項に記載された発明を「補正後の発明」という。なお，請求項２３は削除されており，本件補正前の請求項１と本件補正後の請求項１との差異は下線部分である。）。 「【請求項１】端末との少なくとも一方向の通信のための携帯用通信装置であって，チップを含むマイクロモジュールと，マイクロモジュールを収容するように構成された読取装置とを備え，読取装置は，マイクロモジュールが端末と通信するようにすることができるアンテナと，マイクロモジュールを能動的にすることができるバッテリとを備え，マイクロモジュールがアンテナに対して取り外し可能であるように前記アンテナが前記読取装置によって保持され，チップが，非接触式であり，またアンテナを通して端末に無線周波数通信を伝送することができる無線周波数用のチップであることを特徴とする，携帯用通信装置。 【請求項２】マイクロモジュールが，マイクロモジュール所持者認証のための外部認証マーキング要素を含むことを特徴とする，請求項１に記載の携帯用通信装置」 - 4 - ３ 審決の理由審決の理由は，別紙審決書写し記載のとおりである。要するに，①本件補正は，平成１８年法律第５５号改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）１７条の２第４項２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものを含むものであるが，補正後の発明は，特開２００２－２３６９０１号公報（甲１。以下「引用刊行物」と 改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）１７条の２第４項２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものを含むものであるが，補正後の発明は，特開２００２－２３６９０１号公報（甲１。以下「引用刊行物」という。）に記載された発明（以下「刊行物発明」という。）及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本件補正は，旧特許法１７条の２第５項が準用する同法１２６条５項に反し，同法１５９条１項，５３条１項に基づいて却下すべきものである，②本願発明は，刊行物発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないというものである。 審決が認定した刊行物発明の内容，補正後の発明と刊行物発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。 (1) 刊行物発明の内容「ＳＩＭカード収納部６０を有し，前記ＳＩＭカード収納部６０にＳＩＭカード１が固定され，前記ＳＩＭカード収納部６０に近い部分で，前記ＳＩＭカード１を取り囲むように共振回路５６が設けられ，前記ＳＩＭカード１に内蔵された第１のアンテナ４に共振して電波を増幅させ遠くまで通信できる役目を果たしており，離れて設置された第三の装置と無線で交信することが可能である電子情報読み取り・書込み装置を有する携帯電話機であって，前記ＳＩＭカード１は，積層されたカード基体の凹部１１にＩＣモジュールを嵌め込んであり，前記ＳＩＭカード１の表面には，前記ＩＣモジュールの外部端末接続用端子３が実装されており， - 5 -前記ＩＣモジュールは外部端子接続端子の裏側に接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップを接着し，前記外部端末接続 モジュールの外部端末接続用端子３が実装されており， - 5 -前記ＩＣモジュールは外部端子接続端子の裏側に接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップを接着し，前記外部端末接続用端子３の予備端子３１，３２を外部アンテナ接続用端子として利用し，アンテナ接続部材２２，２３が，前記ＳＩＭカード１の前記カード基体に開けられたスルーホールを通して前記ＩＣモジュールの前記外部端末接続用端子３の前記予備端子３１，３２の裏側に接着され電気的に接続されており，前記ＳＩＭカード１に前記第１のアンテナ４を設け，前記接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップのアンテナ端子と，前記第１のアンテナ４の終端部４１，４２が前記外部端末接続用端子３の前記予備端子３１，３２の裏の部分を利用して導通されている，電子情報読み取り・書込み装置を有する携帯電話機。」(2) 一致点「端末との少なくとも一方向の通信のための携帯用通信装置であって，チップを含むマイクロモジュールと，マイクロモジュールを収容するように構成された読取装置とを備え，読取装置は，マイクロモジュールが端末と通信するようにすることができるアンテナを備え，マイクロモジュールがアンテナに対して取り外し可能であるように前記アンテナが前記読取装置によって保持され，チップが，非接触式である，携帯用通信装置。」である点。 (3) 相違点ア ＜相違点１＞「補正後の発明では，「読取装置」が，「マイクロモジュールを能動的にすることができるバッテリ」を有するのに対し，刊行物発明では，「電子情報読み取り・書込み装置」について，そのような特定がなされていない点。」 - 6 -イ ＜相違点２＞「補正後の発明の「チップ」は，「アンテナを通して端末に無線周波数通信を では，「電子情報読み取り・書込み装置」について，そのような特定がなされていない点。」 - 6 -イ ＜相違点２＞「補正後の発明の「チップ」は，「アンテナを通して端末に無線周波数通信を伝送することができる無線周波数用」であるのに対し，刊行物発明では，「ＩＣチップ」について，そのような特定がなされていない点。」第３ 原告主張の取消事由 １ 取消事由１（刊行物発明，一致点及び相違点の認定の誤り）(1) 刊行物発明の認定誤り審決は，刊行物発明の認定において，図２ないし図６を参照して，「ＳＩＭカード１」が「アンテナ接続部材２２，２３が，前記ＳＩＭカード１の前記カード基体に開けられたスルーホールを通して前記ＩＣモジュールの前記外部端末接続用端子３の前記予備端子３１，３２の裏側に接着され電気的に接続されており，前記ＳＩＭカード１に前記第１のアンテナ４を設け，前記接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップのアンテナ端子と，前記第１のアンテナ４の終端部４１，４２が前記外部端末接続用端子３の前記予備端子３１，３２の裏の部分を利用して導通されている」との構成を備えていると認定した。 しかし，図２ないし４と図５及び６は，ＳＩＭカード１の異なる実施例に関するものであり，引用刊行物には，ＳＩＭカード１がこれら二つの実施例の何れにも対応できるように構成されることは記載されていない。 したがって，審決の刊行物発明の認定には誤りがある。 (2) 補正後の発明と刊行物発明との対比判断の誤り審決は，補正後の発明と刊行物発明との対比において，「刊行物発明の「携帯電話機」が，「離れて設置された第三の装置」と通信するようにすることができる「アンテナ」を有していることは明らかである。」と認定したところ，ここでいう「アンテナ」は，「携帯電 ，「刊行物発明の「携帯電話機」が，「離れて設置された第三の装置」と通信するようにすることができる「アンテナ」を有していることは明らかである。」と認定したところ，ここでいう「アンテナ」は，「携帯電話機」が有していることから，ＳＩＭカード１の通信のために携帯電話機に設けられた「第２のアンテナ５５」のことであるか，携帯電話機本来の通信のために携帯電話機が有するアンテナのことであると解される。一方で，審決は， - 7 -「そして，刊行物発明の「共振回路５６」は，「前記ＳＩＭカード１に内蔵された第１のアンテナ４に共振して電波を増幅させ遠くまで通信できる役目を果たして」いることから，当該「アンテナ」が，「電子情報読み取り・書込み装置」を構成する「共振回路５６」に接続され，「ＳＩＭカード１」が，「離れて設置された第三の装置」と通信するようにすることができる機能を有していることも明らかである。」と認定したところ，ここでいう当該「アンテナ」は，「共振回路５６」に接続されていることから，「前記ＳＩＭカード１に内蔵された第１のアンテナ４」であると解される。 そうすると，ここで対比の対象としている「アンテナ」は，結局，どのアンテナのことを指すのか不明であるとともに，「携帯電話機」が有し，かつ「共振回路５６」に接続された「アンテナ」は引用刊行物には記載も示唆もされていない。 なお，被告は，刊行物発明の「共振回路」が本願発明の「アンテナ」に相当する旨主張する。しかし，アンテナに共振して信号を増幅するブースターやアンテナに付随する共振回路を含めてアンテナと呼称することはあるとしても，ブースター単体や共振回路単体をアンテナということは一般的ではなく，引用刊行物においてもブースター単体や共振回路単体に相当する「共振回路」と第１のアンテナたる「アンテナ」と することはあるとしても，ブースター単体や共振回路単体をアンテナということは一般的ではなく，引用刊行物においてもブースター単体や共振回路単体に相当する「共振回路」と第１のアンテナたる「アンテナ」とは別に呼称されている。 したがって，審決がした上記対比判断には誤りがある。 (3) 相違点の認定の誤り上記のとおり，審決には，刊行物発明の認定の誤り及び補正後の発明と刊行物発明との対比判断の誤りがあるから，これに基づいてなされた相違点の認定にも誤りがある。 (4) 以上によれば，上記(1)ないし(3)の誤りが審決の結論に影響することは明らかであるから，審決は取り消されるべきである。 ２ 取消事由２（相違点の判断の誤り）(1) 補正後の発明の認定の誤り審決は，相違点１の判断において，補正後の発明の「マイクロモジュールを能動 - 8 -的にすることができる」との記載の意味を，「マイクロモジュール」の能動素子から構成された送受信回路，増幅回路のような回路を動作させることができるという意味に解釈した。 しかし，文理上，「能動的」とは，「自ら働きかけるさま」という意味である。非接触式ＩＣカードの技術分野においては，受動的とは，通信相手に対して自ら働きかけるのではなく，相手からの働きかけを受けてはじめて，相手に応答することを意味し（甲２６等参照），能動的とは，通信相手に対して自ら働きかけて，通信を開始することを意味する。このことは，①「Radio-frequencyidentification 」（Wikipedia，甲２６，以下「甲２６文献」という。）の「能動タグは，搭載バッテリを有し，定期的にそのＩＤ信号を送信する。」，②特表２００３－５３６１５０号公報（甲２７。以下「甲２７文献」という。）の「能動ＲＦタグにおいては、送信器 ６文献」という。）の「能動タグは，搭載バッテリを有し，定期的にそのＩＤ信号を送信する。」，②特表２００３－５３６１５０号公報（甲２７。以下「甲２７文献」という。）の「能動ＲＦタグにおいては、送信器を使用することによって、バッテリにより給電されたそれ自身の無線周波エネルギを生成する。」，③特開２００３－１７８２７２号公報（甲２８。以下，「甲２８文献」という。）の「ＩＣカード５０は、非接触ＩＣデバイスからの能動的な動作に対して、受動的な処理しかできないが、非接触ＩＣデバイスは能動的機能を有しているので、他の非接触ＩＣデバイスと、相互に、能動的にも受動的にも通信が可能である。」，④特開２００３－２７１９０３号公報（甲２９。以下「甲２９文献」という。）の「信号源Ｉは、例えばリーダー／ライター３００などのように、自己が電源に応じて能動的に通信を行う装置側が持つものであり、半導体機能素子のような自己が電源を持たずに受動的に通信を行う装置側は持たない。」，⑤ＷＯ２００５／０７３９０５公報（甲３０。以下「甲３０文献」という。）の「一般にＲＦＩＤは、大きく分けて３つのタイプのものが用いられている。・・・２つ目のタイプは、アクティブタグと称されるもので、起動用の電源電池を持っていて格納されているデータを発信することができるものであ・・・る。」，⑥特開２００５－２５０７０３号公報（甲３１。 以下「甲３１文献」という。）の「無線タグの中に電池を持ち、無線タグから発信するようなアクティブ型の無線タグ」，⑦特開２００５－２７５８４２号公報（甲３２。 - 9 -以下「甲３２文献」という。）の「タグ２２は、アクティブ型のＲＦタグ」，⑧特開２００５－２７７６５８号公報（甲３３。以下「甲３３文献」という。）の「ＲＦＩＤタグの情報取得を非接触あるいは近距離で行うパッ 「甲３２文献」という。）の「タグ２２は、アクティブ型のＲＦタグ」，⑧特開２００５－２７７６５８号公報（甲３３。以下「甲３３文献」という。）の「ＲＦＩＤタグの情報取得を非接触あるいは近距離で行うパッシブ・タイプと自己送信のアクティブ・タイプ」，⑨特開２００５－２９１７９３号公報（甲３４。以下「甲３４文献」という。）の「自身から通信用の電波によって識別情報を出力するアクティブタグ」，⑩特開２００６－３１１９３号公報（甲３５。以下「甲３５文献」という。）の「ＲＦＩＤを駆動させる電源に着目した場合，ＲＦＩＤは，電源を内蔵するか外部から電源供給を受けるかの違い等により，自ら所定の情報を含んだ電波を発することが可能なアクティブタイプ（能動形）のＲＦＩＤと，外部からの電波（搬送波）の電力を利用して駆動するパッシブタイプ（受動形）のＲＦＩＤとの二つのタイプに分けることができる。このうち，アクティブタイプのＲＦＩＤにおいては，駆動用の電源が質問器（リーダ／ライタ）の側ではなく，ＲＦＩＤの側にあり，通常，その駆動電源として電池を備えて構成され，質問器（リーダ／ライタ）と交信を行う。」，⑪特表２００７－５１５８３６号公報（甲３６。以下「甲３６文献」という。）の「タグは能動型又は受動型にし得る。能動タグはタグ自体に記録された情報により変調され質問局に送信される無線周波数搬送波を合成する。」，⑫ＷＯ２００４／０６９７０２公報（甲３７。以下「甲３７文献」という。）の「電池などの自己電源を持たずに受信局３０からの無線電力を蓄積して起動し、受信局３０からの読み取り要求に応じて標識番号を発信するパッシブタイプと、電池などの自己電源を持ち、自発的に標識番号を発信するアクティブタイプ」，⑬ＷＯ２００６／０８２９０７公報（甲３８。以下「甲３８文献」という。）の「ＲＦＩＤタグ て標識番号を発信するパッシブタイプと、電池などの自己電源を持ち、自発的に標識番号を発信するアクティブタイプ」，⑬ＷＯ２００６／０８２９０７公報（甲３８。以下「甲３８文献」という。）の「ＲＦＩＤタグとしては、電池等の電源を内蔵してＲＦタグから能動的に情報信号を発信する方式と、受信部側のアンテナから電磁波を出力し、この電磁波の出力に応じて誘導された電流により情報信号を発信する電磁波誘導方式」などの記載から明らかである。 そうすると，補正後の発明の前記記載は，「マイクロモジュールを自ら働きかけるようにすることができる」という意味に解釈するのが自然である。 - 10 -したがって，審決の補正後の発明の認定は誤りである。 (2) 容易想到性の判断の誤り審決は，刊行物発明において，特開２００４－３８６５７号公報（甲２。以下，「周知例１」という。）及び実用新案登録第３０７６２１２号公報（甲３。以下，「周知例２」という。）に記載の周知技術を勘案することにより，補正後の発明のように「読取装置」が，「マイクロモジュールを能動的にすることができるバッテリとを備え」た構成とすることは，当業者が必要に応じて，適宜なし得たことであると判断した。 しかし，引用刊行物記載のＳＩＭカードは，そもそも受動タイプのＩＣカードであり，周知例１及び２に記載の周知技術は，非接触型ＩＣカードにバッテリを付け加えたものである。そうすると，受動タイプのＩＣカードであるＳＩＭカードを非接触型ＩＣカードとしても使用できるようにする（【０００４】参照）という刊行物発明において，非接触型ＩＣカードにバッテリを付け加えるという周知例１，２に記載の周知技術を勘案しても，「バッテリ補助された受動（ＢＡＰ）」タイプの非接触型ＩＣカードには想到し得るとしても，補正後の発明のような能動タイ 型ＩＣカードにバッテリを付け加えるという周知例１，２に記載の周知技術を勘案しても，「バッテリ補助された受動（ＢＡＰ）」タイプの非接触型ＩＣカードには想到し得るとしても，補正後の発明のような能動タイプの非接触型ＩＣカードには想到し得ない。 したがって，審決の容易想到性の判断は誤りである。 (3) 以上によれば，審決の相違点の判断には誤りがあり，審決の結論に影響することは明らかであるから，審決は取り消されるべきである。 ３ 取消事由３（手続違背）(1) 補正の目的についての判断の誤り審決は，本件補正の目的について，特許請求の範囲の減縮を目的とするものを含むものであると判断した。 しかし，本件補正は，本件補正前の請求項１（以下，本件補正前の「請求項１」ないし「請求項２３」を順次「旧請求項１」ないし「旧請求項２３」という。）を削除するとともに，これに伴い，旧請求項２３を，本件補正後の請求項１（以下，本 - 11 -件補正後の「請求項１」ないし「請求項２２」を順次「新請求項１」ないし「新請求項２２」という。）として，独立形式に変更する補正である。 したがって，本件補正は，特許請求の範囲の減縮ではなく，請求項の削除を目的とする補正であって，審決の判断は誤りである。 (2) 独立特許要件の適用の誤り仮に，本件補正が請求項の削除を目的とする補正と認められないとしても，新請求項１は，旧請求項２３とその記載が同一であるところ，補正の前後においてその記載が同一である請求項については，独立特許要件を適用するべきではない。なぜなら，旧特許法第１７条の２第５項において同法第１２６条第５項の規定を準用する趣旨は，特許請求の範囲の減縮により改めて特許要件の具備を再審査する必要が生ずる点にあるものと解されるところ，補正の前後においてその記載が同一 条の２第５項において同法第１２６条第５項の規定を準用する趣旨は，特許請求の範囲の減縮により改めて特許要件の具備を再審査する必要が生ずる点にあるものと解されるところ，補正の前後においてその記載が同一である請求項については，改めて特許要件の具備を再審査する必要が生じないからである。 したがって，審決の判断は誤りである。 (3) 拒絶理由の通知の懈怠前記(1)及び(2)のとおり補正要件違反の判断には誤りがあり，審決は拒絶査定と異なる理由で拒絶するのであるから，特許法１５９条２項，５０条本文に基づいて，改めて拒絶理由通知をする必要があるところ，審決は，本願明細書（【００２５】）の記載を参酌しても，補正後の発明の「マイクロモジュールを能動的にすることができる」の意味が必ずしも明らかではないとしながら，拒絶理由を通知することなく，独自の解釈により補正後の発明を認定した。 したがって，審決に至る手続にはその結論に影響する重大な違法があるから，審決は取り消されるべきである。 第４ 被告の反論 １ 取消事由１（刊行物発明，一致点及び相違点の認定の誤り）に対し原告は，相違点の認定の誤りが審決の結論に影響する旨を主張しながら，審決が看過した相違点を具体的に指摘しておらず，原告が指摘する審決の不備は，相違点 - 12 -の認定誤りにも審決の結論にも結びつかないから，取消事由とはならない。 (1) 刊行物発明の認定の誤りに対し引用刊行物には，ＳＩＭカードの具体的な実施例として，外部端末接続用端子３の予備端子３１，３２を外部アンテナ接続用端子として利用した実施例（【図１】）と，外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例（【図２】ないし【図４】）とが示され，その上で，共振回路及び第１のアンテナを使用する実施例（【図５】及び【図６】）のバリエ した実施例（【図１】）と，外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例（【図２】ないし【図４】）とが示され，その上で，共振回路及び第１のアンテナを使用する実施例（【図５】及び【図６】）のバリエーションが示されているところ，共振回路及び第１のアンテナを使用する実施例は，外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例のバリエーションであるから，「第１のアンテナ」が明記されていなくても記載されているものと同視できるものである。 また，引用刊行物のＳＩＭカードについての記載（【００２１】ないし【００２９】）は，【００２８】【００２９】を含むその全体が外部アンテナ（第２のアンテナ）を接続するための端子を有することを前提とした記述となっており，ＳＩＭカードに第１のアンテナを設けるか否かは，オプションとして位置付けられているのであるから，引用刊行物においては，外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例でもある，共振回路及び第１のアンテナを使用する実施例のＳＩＭカードが記載されているものである。 したがって，原告の主張は理由がない。 (2) 補正後の発明と刊行物発明との対比判断の誤りに対し原告は，対比の対象としている刊行物発明の「アンテナ」が不明であって，「携帯電話機」が有し，かつ「共振回路５６」に接続された「アンテナ」は引用刊行物には記載も示唆もされていない旨主張する。 しかし，刊行物発明の「共振回路５６」は，「前記ＳＩＭカード１に内蔵された第１のアンテナに共振して電波を増幅させ遠くまで通信できる役目を果たして」いるのであるから，「共振回路５６」は，本願発明の，マイクロモジュールが端末と通信することができるように読取装置が備える「アンテナ」に相当する。 - 13 -したがって，原告の主張は理由がない。 (3) 相違点の認定の ６」は，本願発明の，マイクロモジュールが端末と通信することができるように読取装置が備える「アンテナ」に相当する。 - 13 -したがって，原告の主張は理由がない。 (3) 相違点の認定の誤りに対し審決の一致点の認定に至る部分の記載の一部に不適切な点があるものの，審決が認定した一致点に誤りはなく，相違点の認定にも誤りはない。 したがって，原告の主張は理由がない。 ２ 取消事由２（相違点の判断の誤り）に対し(1) 補正後の発明の認定の誤りに対し原告は，補正後の発明の「マイクロモジュールを能動的にすることができる」との記載は，マイクロモジュールを自ら働きかけるようにすることができるという意味に解釈するのが自然である旨主張する。 しかし，補正後の発明の「マイクロモジュールを能動的にすることができる」との文言は，特許請求の範囲における「読取装置は，・・マイクロモジュールを能動的にすることができるバッテリとを備え，」との記載において「バッテリ」を修飾していること，マイクロモジュールが能動素子からなる回路を含むことによれば，電源供給を行う機能を有する「バッテリ」が「マイクロモジュール」に電源供給を行うことで，回路を構成する素子を動作させることができるという意味であることは，文理上，明らかである。 また，広辞苑（甲２５，乙６）においては，「能動」の説明において，「能動素子」につき「素子」の説明を参照する旨が示されるととともに，「素子」の説明において，「電気回路（或いは機械的回路）の中でそれ自身の機能が全体としての機能に対して本質的な意味を持つ個々の構成要素。電気回路では，トランジスター・真空管のように信号以外のエネルギーを信号エネルギーに変換したり増幅したりするものを能動素子，抵抗・コイル・コンデンサーのようなものを受動素子とし を持つ個々の構成要素。電気回路では，トランジスター・真空管のように信号以外のエネルギーを信号エネルギーに変換したり増幅したりするものを能動素子，抵抗・コイル・コンデンサーのようなものを受動素子として大別する。」旨が示されていること，マイクロモジュールが能動素子からなる回路を含むことに照らせば，信号以外のエネルギーを素子に供給して能動素子を能動素子として動作させる趣旨で「アクティブにする」「能動的にする」といった文言を用いることは， - 14 -文理に即した自然なものである。 さらに，非接触式ＩＣカード又はＲＦＩＤ（タグ）の技術分野においては，通常，非接触式ＩＣカード等の電力供給源となる「バッテリ（電池，電源）」を自身の内部に備えているか否かという観点から「能動（能動的）」及び「受動（受動的）」の語が用いられており（乙７ないし１１），一般的にタグとＲＦＩＤ読取機との通信の開始に着目して「能動（能動的）」及び「受動（受動的）」の語が用いられるということはできない。本願明細書においても，非接触式ＩＣカード等が自ら通信を開始する機能を備えるために必要となる事項について何ら開示されておらず，バッテリを配置したからといってそれのみで自ら通信を開始することができるようになるわけではないから，自ら通信を開始する機能を有さない受動部品であるカードが「バッテリを配置することによって」のみ自ら通信を開始する機能を有するものに変わることはない。 したがって，原告の主張は理由がない。 (2) 容易想到性の判断の誤りに対し原告は，刊行物発明につき非接触型ＩＣカードにバッテリを付け加えるという周知例１，２に記載の周知技術を勘案しても，「バッテリ補助された受動（ＢＡＰ）」タイプの非接触型ＩＣカードには想到し得るとしても，補正後の発明のような能動タイプ Ｃカードにバッテリを付け加えるという周知例１，２に記載の周知技術を勘案しても，「バッテリ補助された受動（ＢＡＰ）」タイプの非接触型ＩＣカードには想到し得るとしても，補正後の発明のような能動タイプの非接触型ＩＣカードには想到することができないと主張する。 しかし，補正後の発明における「バッテリ」が「マイクロモジュールを能動的にすることができる」とは，前記のとおり，「バッテリ」がマイクロモジュールの回路を構成する能動素子を能動素子として動作させるべく電源を供給することができることを表現している。そして，「バッテリ補助された受動（ＢＡＰ）」タイプは，非接触式ＩＣカード等の電力供給源となる「バッテリ（電池，電源）」を自身の内部に備えた「能動的」なものであって，そのためのバッテリを備えていることになるから，刊行物発明に周知技術を勘案することで「バッテリ補助された受動（ＢＡＰ）」タイプの非接触型ＩＣカードには想到し得るというのであれば，補正後の発明の「マ - 15 -イクロモジュールを能動的にすることができるバッテリ」を備えたこととなる。 したがって，原告の主張は理由がない。 ３ 取消事由３（手続違背）に対し(1) 補正の目的についての判断の誤りに対し本件補正は，旧請求項２３の記載に基づき，旧請求項１の記載を補正し，その上で旧請求項２３を削除したものである。そのことは，①審判請求書（甲１２）には，「１ 手続補正について本審判請求書と同時に提出した手続補正書において，請求項２３の記載に基づき，請求項１の記載を補正した。これに伴い，請求項２３を削除した。」と記載されており，審判請求にあたって，原告も，新請求項１に対応する補正前の請求項は，旧請求項２３ではなく旧請求項１であることを明確に示していること，②①の審判請求書の内容をも参酌して 削除した。」と記載されており，審判請求にあたって，原告も，新請求項１に対応する補正前の請求項は，旧請求項２３ではなく旧請求項１であることを明確に示していること，②①の審判請求書の内容をも参酌してなされた前置報告（本件補正を限定的減縮を目的としたものとし，独立特許要件違反であると判断した。甲１４）に基づく審尋（甲１５）に対する回答（甲１６）においても，前置報告における補正の目的についての判断に対する反論を述べていないことから明らかである。 なお，本件補正の前後を通じて請求項２ないし２２が請求項１を引用しているところ，仮に旧請求項１を削除した上で旧請求項２３を新請求項１としたのであれば，旧請求項２３である新請求項１の内容を引用する請求項２ないし２２が旧請求項１を引用する請求項２ないし２２に対応するものであると形式的に判断することができなくなるから，旧請求項２３を新請求項１ないし２２に増項する補正（いわゆる増項補正）でないことも，審判請求書において併せて説明する必要があったところ，この点も何ら説明されていない。 以上によれば，審決の判断に誤りはない。 (2) 独立特許要件の適用の誤りに対し一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが記載の上で同一となる場合があり得るところ（特許法３６条５項），審判請求と同時になされた特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の限定的減縮を目的としたものであると認定する - 16 -にあたって「請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するもの」であるか否かについての請求項毎の判断が必要であり，その際，ある請求項についての限定的減縮を目的とした補正が，結果として他の請求項と記載の上で同一となる場合があり得る。さらには，複数の引用請求項のうちの一の内容を被引用請求項に繰り入れ 必要であり，その際，ある請求項についての限定的減縮を目的とした補正が，結果として他の請求項と記載の上で同一となる場合があり得る。さらには，複数の引用請求項のうちの一の内容を被引用請求項に繰り入れることにより特許請求の範囲の限定的減縮を目的とした補正を行うことは珍しいことではなく，このような補正も特許請求の範囲の限定的減縮を目的としたものであることには変わりがない。法は，これらの場合を除外することなく，補正の要件としていわゆる独立特許要件を課しているから（旧特許法１７条の２第６項），補正の前後においてその記載が同一である請求項についても独立特許要件が適用され得るものである。 したがって，原告の主張は理由がない。 (3) 拒絶理由の通知の懈怠に対し前記(1)及び(2)のとおり，原告の補正要件違反に関する主張は理由がないから，旧特許法１５９条２項において準用する同法５０条但書の適用がない旨の主張も理由がない。 また，審決は，特許法３６条の拒絶理由を新たに発見した旨を述べたものではなく，審決の理由が特許法３６条である旨を述べたものでもない。 したがって，原告の主張は理由がない。 第５ 当裁判所の判断当裁判所は，原告が主張する取消事由は理由がなく，本件請求は棄却すべきものと判断する。その理由は，以下のとおりである。 １ 本願発明及び引用刊行物に記載された発明について(1) 補正後の発明の要旨について本願明細書によれば，補正後の発明は，マイクロモジュールの所持者認証や，マイクロモジュールに記録された多数の権限の読取りのためのマイクロモジュールに関するものである（【０００１】）。従来から，マイクロモジュール（チップカード） - 17 -は，読取装置内で正しく機能すると共に，一般的な人間工学を保持するように標準化 マイクロモジュールに関するものである（【０００１】）。従来から，マイクロモジュール（チップカード） - 17 -は，読取装置内で正しく機能すると共に，一般的な人間工学を保持するように標準化されるため，技術的制約条件が課されており（【０００２】【０００４】【０００６】），近年，非接触式カードが提供され始めているものの，アンテナの形状やサイズについてＩＳＯサイズと同等のカードサイズを課すものであるため，寸法制約条件は依然として残っており，カード発行者は，他のカードと区別するために，カードの形状を変更することはできず，カードの外見（色，透明性）に頼るしかできないという課題があった（【０００８】【０００９】）。そこで，補正後の発明は，マイクロモジュールの所持者に様々なフォームファクタ（形状やサイズ）を提供することなどを目的としてされたものである（【００１０】）。 (2) 引用刊行物に記載された発明についてア引用刊行物には，以下の記載がある（甲１。図１ないし６及び８ないし１０については，別紙刊行物発明図面目録参照。）。 「【発明の詳細な説明】【０００１】【発明の属する技術分野】本発明は，接触通信機能と非接触通信機能を併せ持つ小型形状ＩＣカードのアンテナ構造と，前記小型形状ＩＣカードに対応するリーダライタに関する。 【０００２】【従来の技術】ＩＣカードは，接点を介して情報を交信する接触型ＩＣカードと，アンテナを介して情報を交信する非接触型ＩＣカードに分類することができる。・・・【０００３】ＩＣカードの特殊な利用方法として，ＩＣチップの周辺部を切りとって携帯端末などに差し込んで利用している例がある。このカードは，ＳＩＭ（ＳｕｂｓｃｒｉｂｅｒＩｄｅｎｔｉｔｙＭｏｄｕｌｅ）カードと称するＧＳＭ規格で規定されている小型形状（ プの周辺部を切りとって携帯端末などに差し込んで利用している例がある。このカードは，ＳＩＭ（ＳｕｂｓｃｒｉｂｅｒＩｄｅｎｔｉｔｙＭｏｄｕｌｅ）カードと称するＧＳＭ規格で規定されている小型形状（略２５ｍｍ×１５ｍｍ×０．８ｍｍ）のミニチュアサイズのＩＣカードである。・・・【０００４】【発明が解決しようとする課題】このＳＩＭカードにアンテナを内蔵し，前述の - 18 -接触／非接触共用ＩＣカードとして利用する検討が行われているが，カードのサイズが小さいために非接触での交信距離を大きくすることが困難であった。」「【００２２】図１において，ＳＩＭカード１の表面にはＩＣモジュールの外部端末接続用端子３が実装されている。後述するように，本発明の具体的な実施例の一つとして，前述の外部端末接続用端子３の予備端子（未使用端子）３１，３２を外部アンテナ接続用端子として利用している。・・・【００２３】図２は，本発明の具体的なもう一つの実施例で，ＳＩＭカード１の裏側に外部アンテナ接続用端子２０を設けた実施例である。図２の表側には，図１に示すような外部端末（装置）接続用端子が実装されている。この実施例では，外部アンテナ接続用端子２０を形成した外部アンテナ接続用端子回路基板２をＳＩＭカード１に接着剤によって接着している。図４で詳細に説明するが，上記外部アンテナ接続用端子２０は，外部アンテナ接続用端子回路基板２の裏側に形成したアンテナ端子接続回路２１によってアンテナ接続部材２２，２３と電気的に接続されている。アンテナ接続部材２２，２３は，外部端末接続用端子の予備端子３１，３２の裏側を利用して接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップのアンテナ端子に接続されている。 【００２４】図３は，図２で示した外部アンテナ用接続端子をＳＩＭカードの 端子の予備端子３１，３２の裏側を利用して接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップのアンテナ端子に接続されている。 【００２４】図３は，図２で示した外部アンテナ用接続端子をＳＩＭカードの裏面に設けた場合について説明するための図であって，前述のように予備端子を利用して外部アンテナ用接続端子とする場合に関しては，図３のアンテナ接続部材２２，２３，および，外部アンテナ接続用端子回路基板埋設のための凹部１４は不要である【００２５】以下図３を参照してＳＩＭカードの裏面に外部アンテナ接続用端子を設ける場合について説明する。図３は，図２における外部アンテナ接続用端子回路基板２をＳＩＭカードの基体に接着する前の状態を示しているが，ＳＩＭカード１の基体裏側には上記外部アンテナ接続用端子回路基板２を埋設するための凹部１４が形成されており，アンテナ接続部材２２，２３が露出している。アンテナ接続 - 19 -部材２２，２３は導電性の接着剤で，ＳＩＭカード基体に開けられたスルーホールを通して裏側に接着されているＩＣモジュールの外部端末接続用端子３の予備端子３１，３２の裏側に接着され電気的に接続されている。また，接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップのアンテナ端子も前述の予備端子の裏側に接着され電気的に導通している。 【００２６】ＩＣモジュールは外部端子接続端子の裏側に接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップ（図示せず）を接着し，ボンディングワイヤでＩＣチップの各接続端子と，前述の外部端子接続端子の裏側に設けられた金属露出部を接続し，熱硬化性の樹脂などで封止（封止部３３参照）して作成する。本発明の接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップの場合は，上記外部端子接続端子の裏側にアンテナ用の接続部を新たに設ける場合 接続し，熱硬化性の樹脂などで封止（封止部３３参照）して作成する。本発明の接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップの場合は，上記外部端子接続端子の裏側にアンテナ用の接続部を新たに設ける場合と，図３のように予備端子（図１の３１，３２）を利用してＩＣチップのアンテナ端子とアンテナの終端を導通させる場合がある。・・・【００２７】図４は図３のＡ－Ａ線断面（概念）図であるが，前述のように，積層されたカード基体の凹部１１にＩＣモジュールを嵌め込んで接着してＳＩＭカードとする。積層カードは印刷などが施された積層コア（シート）１０５の表裏に透明シート１０１を接着した後，上記ＩＣモジュール（３，および，３３）を実装し，導電性の接着剤を，２２，２３で図示している部分に流し込んで，外部アンテナ接続用端子回路基板と導通させるための接続部とする。 【００２８】図５は，ＳＩＭカード１に第1 のアンテナ４を設けた場合の図で，接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップのアンテナ端子と，第1 のアンテナの終端部４１，４２が外部端末接続用端子の予備端子の裏の部分を利用して導通されている。 【００２９】図６は，図５のＢ－Ｂ線断面（概念）図で，第1 のアンテナはＳＩＭカード基体の内部に積層されて，アンテナの２つの終端４１，４２が外部端末接続用端子の予備端子の裏の部分を利用して導通されている。図５，図６の他の部分 - 20 -の符号は，図３，図４に準じているので説明を省略する。」「【００３１】図８において，携帯電話機５の操作ボタンの裏側に第２のアンテナ５５，および，共振回路５６が埋設されている。前記第２のアンテナ５５，と前記共振回路５６を同時に使用することはないために携帯電話機５はどちらかを選択することになる。もし，ＳＩＭカードが外部アンテナ使用 ５，および，共振回路５６が埋設されている。前記第２のアンテナ５５，と前記共振回路５６を同時に使用することはないために携帯電話機５はどちらかを選択することになる。もし，ＳＩＭカードが外部アンテナ使用型，共振回路使用型に別れていて，その何れにも対応できるようにしたい場合は，図８に示しているように上記第２のアンテナ５５，および，共振回路５６を内部に備え，操作ボタンによって使用しない側を機能的に遮断して使用することもできる。共振回路は，挿入口５１から挿入されたＳＩＭカード１の周囲を覆うように設けられている。・・・【００３２】図９，図１０を参照して携帯電話機に第２のアンテナ（外部アンテナ）と，共振回路を別々に設けた場合について説明する。図９を参照して，第２のアンテナを設けた電話機を切断した状態を説明する。携帯電話機５の外側は，強化プラスチックのフレーム５０で覆われている。フレームの外側には操作ボタン５３が設けられ，操作ボタン５３の内側には電子回路基板５９が設けられている。ＳＩＭカード収納部６０に固定されたＳＩＭカード１は，ＳＩＭカードの表面（表側，または，裏側）に設けられた外部アンテナ接続用端子に対して携帯電話機に備えられた接点５８，５７・・・何れかと接触している。２個で構成された接点５７，または，接点５８（図示していないが第２のアンテナ５５に接続されている）は電子回路基板５９の外側で，フレーム５０近傍に設けられた第２のアンテナに電気的に接続（点線で表示）されている。 【００３３】図１０は，共振回路を備えた携帯電話機のＳＩＭカード収納部６０付近の断面である。ＳＩＭカード収納部に近い部分で電子回路基板５９に遮られない場所で，ＳＩＭカードを取り囲むように共振回路５６が設けられ，ＳＩＭカード１に内蔵された第１のアンテナ４に共振して電波を増幅させ遠 面である。ＳＩＭカード収納部に近い部分で電子回路基板５９に遮られない場所で，ＳＩＭカードを取り囲むように共振回路５６が設けられ，ＳＩＭカード１に内蔵された第１のアンテナ４に共振して電波を増幅させ遠くまで通信できる役目を果たしている。」「【００３９】 - 21 -【発明の効果】本発明の接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップを搭載したＳＩＭサイズのカードを，本発明の外部アンテナを備えた携帯電話機に装填して使用することによって離れて設置された第三の装置と無線で交信することが可能になった。また，本発明の接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップと，アンテナを搭載したＳＩＭサイズのカードを，本発明の共振回路を備えた携帯電話機に装填して使用することによって離れて設置された第三の装置と無線で交信することが可能になった。」イ上記記載によれば，引用刊行物に記載された発明は，接触通信機能と非接触通信機能を併せ持つ小型形状ＩＣカードのアンテナ構造と，小型形状ＩＣカードに対応するリーダライタに関するものである（【０００１】）。従来技術として，ＩＣカードの特殊な利用方法として，ＩＣチップの周辺部を切りとって携帯端末などに差し込んで利用している例（ＳＩＭカード）があるところ，ＳＩＭカードにアンテナを内蔵し，接触／非接触共用ＩＣカードとして利用しようすると，ＳＩＭカードのサイズが小さいために非接触での交信距離を大きくすることが困難であるという課題があった（【０００４】）。そこで，引用刊行物に記載された発明は，ＳＩＭカードを，外部アンテナを備えた携帯電話機に装填して使用することにより，離れて設置された第三の装置と無線で交信することを可能とし，また，共振回路を備えた携帯電話機に装填して使用することにより，離れて設置された第三の装置 ナを備えた携帯電話機に装填して使用することにより，離れて設置された第三の装置と無線で交信することを可能とし，また，共振回路を備えた携帯電話機に装填して使用することにより，離れて設置された第三の装置と無線で交信することを可能としたものである（【００３９】）。 ２ 取消事由１（刊行物発明，一致点及び相違点の認定の誤り）について(1) 刊行物発明の認定の誤りについてア審決は，「ＳＩＭカード１」が「アンテナ接続部材２２，２３が，前記ＳＩＭカード１の前記カード基体に開けられたスルーホールを通して前記ＩＣモジュールの前記外部端末接続用端子３の前記予備端子３１，３２の裏側に接着され電気的に接続されており，前記ＳＩＭカード１に前記第１のアンテナ４を設け，前記接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップのアンテナ端子と，前記第１のア - 22 -ンテナ４の終端部４１，４２が前記外部端末接続用端子３の前記予備端子３１，３２の裏の部分を利用して導通されている」との構成を備えるように認定した。 確かに，引用刊行物には，①携帯電話機が，外部アンテナである「第２のアンテナ（５５）」を備え，ＳＩＭカードとアンテナ接続部材（２２，２３）及び外部アンテナ接続用端子（２０）を介して接続される実施例（【００２３】ないし【００２７】，【００３２】，【図２】ないし【図４】，【図９】。以下「外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例」という。）と，②携帯電話機が，共振回路（５６）を備え，ＳＩＭカードの「第１のアンテナ（４）」と共振することにより接続される実施例（【００２８】，【００２９】，【００３３】，【図５】，【図６】，【図１０】。以下「共振回路及び第１のアンテナを使用する実施例」という。）の二つの実施例が記載されており，携帯電話機が，「第２のアンテナ ０２８】，【００２９】，【００３３】，【図５】，【図６】，【図１０】。以下「共振回路及び第１のアンテナを使用する実施例」という。）の二つの実施例が記載されており，携帯電話機が，「第２のアンテナ（５５）」と「共振回路（５６）」の両方を備える実施形態があることも記載されている（【００３１】）。 しかし，引用刊行物においては，外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例と共振回路及び第１のアンテナを使用する実施例は明確に区別されており，「第２のアンテナ（５５）」と「共振回路（５６）」の両方を備える実施形態についても，「前記第２のアンテナ５５，と前記共振回路５６を同時に使用することはないために携帯電話機５はどちらかを選択することになる。」（【００３１】）と記載されていることなどによれば，引用刊行物の記載は，両者を備える実施形態に対応して，「第２のアンテナ（５５）」と「共振回路（５６）」の両方に同時に対応できるＳＩＭカードについてまで開示するものではない。 そうすると，引用刊行物に記載された発明は，審決の認定した刊行物発明から，外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例を除き ，以下のように認定すべきである。 「ＳＩＭカード収納部６０を有し，前記ＳＩＭカード収納部６０にＳＩＭカード１が固定され，前記ＳＩＭカード収納部６０に近い部分で，前記ＳＩＭカード１を取り囲むよう - 23 -に共振回路５６が設けられ，前記ＳＩＭカード１に内蔵された第１のアンテナ４に共振して電波を増幅させ遠くまで通信できる役目を果たしており，離れて設置された第三の装置と無線で交信することが可能である電子情報読み取り・書込み装置を有する携帯電話機であって，前記ＳＩＭカード１は，積層されたカード基体の凹部１１にＩＣモジュールを嵌め込んであり， た第三の装置と無線で交信することが可能である電子情報読み取り・書込み装置を有する携帯電話機であって，前記ＳＩＭカード１は，積層されたカード基体の凹部１１にＩＣモジュールを嵌め込んであり，前記ＳＩＭカード１の表面には，前記ＩＣモジュールの外部端末接続用端子３が実装されており，前記ＩＣモジュールは外部端子接続端子の裏側に接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップを接着し，前記ＳＩＭカード１に前記第１のアンテナ４を設け，前記接触通信機能と非接触通信機能とを併せ持つＩＣチップのアンテナ端子と，前記第１のアンテナ４の終端部４１，４２が前記外部端末接続用端子３の前記予備端子３１，３２の裏の部分を利用して導通されている，電子情報読み取り・書込み装置を有する携帯電話機。」したがって，上記認定に反し，ＳＩＭカード１について，共振回路及び第１のアンテナを使用する実施例に対応するＳＩＭカードに加えて，「（表面のＩＣモジュールの）外部端末接続用端子３の予備端子３１，３２を外部アンテナ接続用端子として利用し，アンテナ接続部材２２，２３が，前記ＳＩＭカード１の前記カード基体に開けられたスルーホールを通して前記ＩＣモジュールの前記外部端末接続用端子３の前記予備端子３１，３２の裏側に接着され電気的に接続されており，」との部分（外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例に対応できるＳＩＭカード）を含めて認定した，審決の刊行物発明の認定には誤りがある。 イ被告の主張について(ｱ) 被告は，引用刊行物には，ＳＩＭカードの具体的な実施例として，外部端末接続用端子３の予備端子３１，３２を外部アンテナ接続用端子として利用した実施 - 24 -例（【図１】）と，外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例（【図２】ないし【図４】） ，外部端末接続用端子３の予備端子３１，３２を外部アンテナ接続用端子として利用した実施 - 24 -例（【図１】）と，外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例（【図２】ないし【図４】）とが示され，その上で，「共振回路及び第１のアンテナ」を使用する実施例（【図５】及び【図６】）のバリエーションが示されているところ，共振回路及び第１のアンテナを使用する実施例は，外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例のバリエーションであるから，「第１のアンテナ」が明記されていなくても記載されているものと同視できると主張する。 しかし，前記アで判示したとおり，引用刊行物においては，外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例と，共振回路及び第１のアンテナを使用する実施例は，明確に区別して記載されていると認められ，この点については，引用刊行物の【図２】ないし【図４】では，アンテナ接続部材２２，２３が図示され，外部アンテナ接続用端子２０に接続されている一方で，【図５】及び【図６】では，外部アンテナ接続用端子２０は存在せず，代わりに，第１のアンテナ終端４１，４２や第１のアンテナ４が記載されていることなどにも現れている。 したがって，被告の主張は理由がない。 (ｲ) 被告は，引用刊行物のＳＩＭカードについての記載（【００２１】ないし【００２９】）は，【００２８】【００２９】を含むその全体が外部アンテナ（第２のアンテナ）を接続するための端子を有することを前提とした記述となっており，ＳＩＭカードに第１のアンテナを設けるか否かは，オプションとして位置付けられているのであるから，引用刊行物においては，外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例でもある，共振回路及び第１のアンテナを使用する実施例のＳＩＭカードが記載されていると主張する。 しかし， ているのであるから，引用刊行物においては，外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例でもある，共振回路及び第１のアンテナを使用する実施例のＳＩＭカードが記載されていると主張する。 しかし，前記アで判示したとおり，引用刊行物においては，外部アンテナ（第２のアンテナ）を使用する実施例と共振回路及び第１のアンテナを使用する実施例は明確に区別されており，引用刊行物のＳＩＭカードについての記載が，全体が外部アンテナ（第２のアンテナ）を接続するための端子を有することを前提とした記述となっていると解することはできず，ＳＩＭカードに第１のアンテナを設けるか否 - 25 -かがオプションとして位置付けられているとも解することはできないから，被告の主張はその前提を欠くというべきである。 したがって，被告の主張は理由がない。 (2) 一致点の認定の誤りについて原告は，審決が対比の対象としている刊行物発明の「アンテナ」が不明であって，「携帯電話機」が有し，かつ「共振回路５６」に接続された「アンテナ」は引用刊行物には記載も示唆もされていない旨主張する。 確かに，引用刊行物には，審決が認定するような「アンテナ」については記載されておらず，仮に，そのような「アンテナ」があったとしても，「共振回路５６」とどのように接続されているのか不明であるから，審決が説示するように，刊行物発明の「携帯電話機」が，「共振回路５６」に接続される「アンテナ」を有していることは明らかであるとはいえず，審決の説示は必ずしも適切ではなかったものと認められる。 しかし，引用刊行物には，「共振回路５６」について，「ＳＩＭカード収納部に近い部分で電子回路基板５９に遮られない場所で，ＳＩＭカードを取り囲むように共振回路５６が設けられ，ＳＩＭカード１に内蔵された第１のアンテナ４に共 は，「共振回路５６」について，「ＳＩＭカード収納部に近い部分で電子回路基板５９に遮られない場所で，ＳＩＭカードを取り囲むように共振回路５６が設けられ，ＳＩＭカード１に内蔵された第１のアンテナ４に共振して電波を増幅させ遠くまで通信できる役目を果たしている。」（【００３３】）と記載されており，「携帯電話機」に備えられた「共振回路５６」は，マイクロモジュールである「ＳＩＭカード１」が「離れて設置された第三の装置」と通信するために機能していると認められる。また，特開２００４－２９８７３号公報（乙１【００１５】【００２６】【図３】），特開２００３－２５６７９８号公報（乙２【００３２】【図８】），特開２００４－４６３４５号公報（乙３【０００９】【図３】），特開２００３－３４６１００号公報（乙４【００３６】【図１】），特開２００３－２２３６１８号公報（乙５【００３１】【図３】）の記載によれば，共振回路は，「アンテナ」と評価され得るものである。 そうすると，離れて設置された第三の装置と通信するために携帯電話機に備えら - 26 -れた刊行物発明の「共振回路５６」は，補正後の発明の，マイクロモジュールが端末と通信することができるように読取装置が備える「アンテナ」に相当するというべきである。そして，刊行物発明の「ＳＩＭカード１」及び「離れて設置された第三の装置」は，それぞれ補正後の発明の「マイクロモジュール」及び「端末」に相当する。 そして，以上を前提に，刊行物発明と補正後の発明の一致点について認定すると，「端末との少なくとも一方向の通信のための携帯用通信装置であって，チップを含むマイクロモジュールと，マイクロモジュールを収容するように構成された読取装置とを備え，読取装置は，マイクロモジュールが端末と通信するようにすることができるアンテナを備え 信装置であって，チップを含むマイクロモジュールと，マイクロモジュールを収容するように構成された読取装置とを備え，読取装置は，マイクロモジュールが端末と通信するようにすることができるアンテナを備え，マイクロモジュールがアンテナに対して取り外し可能であるように前記アンテナが前記読取装置によって保持され，チップが，非接触式である，携帯用通信装置。」となり，審決の一致点の認定と一致する。 したがって，審決の一致点の認定に誤りはない。 (3) 相違点の認定の誤りについて原告は，刊行物発明の認定の誤り及び補正後の発明と刊行物発明との対比判断の誤りがあるから，これに基づいてなされた相違点の認定にも誤りがある旨主張する。 しかし，審決の刊行物発明の認定は誤りではあるものの，一致点の認定に誤りはなく，前記アで認定した刊行物発明の内容に照らしてみれば，相違点の認定についても誤りはない。原告の主張は，刊行物発明の「共振回路５６」が，補正後の発明の「アンテナ」に相当しないことを前提とするものであって，他に何らかの相違点を看過した旨の主張はない。 したがって，原告の主張は理由がない。 (4) 小括以上によれば，審決は，刊行物発明の認定において一部誤りがあるものの，刊行物発明との一致点及び相違点の認定に誤りはなく，刊行物発明の前記認定誤りは，審決の結論を左右するものではないから，原告の主張する取消事由１は，理由がな - 27 -い。 ３ 取消事由２（相違点の判断の誤り）について(1) 補正後の発明の認定の誤りについてア審決は，補正後の発明の「マイクロモジュールを能動的にすることができる」とは，「マイクロモジュール」には，能動素子から構成された送受信回路，増幅回路のような回路が形成されており，「読取装置」に備えられた「バッテリ」から電源を イクロモジュールを能動的にすることができる」とは，「マイクロモジュール」には，能動素子から構成された送受信回路，増幅回路のような回路が形成されており，「読取装置」に備えられた「バッテリ」から電源を供給することにより，これらの回路を動作させることができるという意味と解釈した。これに対し，原告は，補正後の発明の「マイクロモジュールを能動的にすることができる」バッテリの意味は，「マイクロモジュールを自ら働きかけて通信を開始することができる」バッテリと解釈すべきであると主張する。広辞苑（甲２５）によれば，「能動的」は，「自ら働きかけるさま」という意味ではあるものの，「マイクロモジュールを能動的にすることができる」バッテリの意味は，一義的に明確であるとはいうことはできない。 そこで，本願明細書の記載及び非接触式ＩＣカード等の分野における技術常識を参酌して検討する。 イ(ｱ) 本願明細書の【発明の詳細な説明】には，「マイクロモジュールを能動的にすることができる」バッテリに関して，以下の記載がある（甲４）。 「【課題を解決するための手段】【００１３】本発明の他の特徴，目的及び利点は、添付の図を参照して行われる，以下の詳細な説明を読めば明らかになるであろう。 【発明を実施するための最良の形態】【００２４】本発明は，読取装置１０内に，ボックスに対する特別な制約条件なしで，そのようなスイッチだけでなく，バッテリ１４，アクティブ化ボタン１５およびＬＣＤ型ディスプレイ１６も収容する可能性を提供する。 【００２５】本発明によれば，読取装置内にそのようなバッテリ１４を配置することによって，カード２０を，受動的ではなく能動的にすることが可能である。バ - 28 -ッテリは，受動部品のＲＦ通信の範囲および／または速度を増大させる際に有利である。また リ１４を配置することによって，カード２０を，受動的ではなく能動的にすることが可能である。バ - 28 -ッテリは，受動部品のＲＦ通信の範囲および／または速度を増大させる際に有利である。また，バッテリは，例えば，フィリップスやソニーによって製造されるＮＦＣ（ＮｅａｒＦｉｅｌｄＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）部品の場合と同様に，セキュリティを向上させ，能動モードに切り換わることもできる。・・・【００２７】しかしながら，読取装置は，主に，待機モードで機能し，受信機だけが一部アクティブ化状態にある。 【００２８】読取装置が他の装置との通信セッションをアクティブ化すると，このセッションは，装置の近接性を確認するために周期的にチェックされる（「スニッフィング」技術）。２つのアクティブ化状態の間には，ＲＦ受信機だけが一部アクティブ状態にある。」(ｲ) 上記記載のうち，「・・・バッテリ１４を配置することによって，カード２０を，受動的ではなく能動的にすることが可能である。」（【００２５】）との記載によれば，上記実施例におけるカードは，バッテリを配置しない場合，受動的であるが，バッテリを配置することによって，能動的にすることができるというものであると認められる。また，「読取装置が他の装置との通信セッションをアクティブ化すると，このセッションは，装置の近接性を確認するために周期的にチェックされる」（【００２８】）との記載によれば，上記実施例における読取装置は，周期的に信号を送信して近接する装置の有無を確認するのであるから，読取装置に備えられたマイクロモジュールが自ら働きかけて通信を開始するものであると理解できる。 ウ一般的文献等及び本願の出願前に刊行された公開特許公報等（以下「出願前公開特許公報等」という。）には，次のとおりの記載がある（甲 モジュールが自ら働きかけて通信を開始するものであると理解できる。 ウ一般的文献等及び本願の出願前に刊行された公開特許公報等（以下「出願前公開特許公報等」という。）には，次のとおりの記載がある（甲２６ないし３８，乙７ないし１１）。 (ｱ) 一般的文献等ａ 「ＲＦＩＤハンドブック－非接触ＩＣカードの原理と応用－」（KlausFinkenzeller，日刊工業新聞社，2001 年2 月26 日初版1 刷発行。乙７・１１頁。 以下「乙７文献」という。） - 29 -「非接触型ＩＤ識別システムの非常に重要な特徴として，トランスポンダの電源供給があげられる。パッシブ型のトランスポンダは，それ自身，電力源を持っておらず，それゆえ，パッシブ型トランスポンダが稼働するための電力は，リーダの作出す（原文のママである。）電磁界から受け取らなければならない。それに対して，アクティブ型トランスポンダはバッテリーを内蔵しており，それがマイクロチップを稼働させる電力を供給し，さらにバックアップ用電池として使われる。」ｂ 甲２６文献（「Radio-frequencyidentification」，Wikipedia。甲２６）「無線周波数識別システムは、タグ、または識別されるべき客体に取り付けられるラベルを使用する。質問機または読取機と呼ばれる２方向の送信機－受信機がタグに信号を送り、その応答を読み取る。ＲＦＩＤタグは、受動、能動、またはバッテリ補助された受動のいずれかとすることができる。能動タグは、搭載バッテリを有し、定期的にそのＩＤ信号を送信する。バッテリ補助された受動（ＢＡＰ）は、小さいバッテリを搭載し、ＲＦＩＤ読取機が存在するときにアクティブ化される。 受動タグは、バッテリを持たないのでより安くより小さい。しかし、受動タグの動作を開始する ッテリ補助された受動（ＢＡＰ）は、小さいバッテリを搭載し、ＲＦＩＤ読取機が存在するときにアクティブ化される。 受動タグは、バッテリを持たないのでより安くより小さい。しかし、受動タグの動作を開始するには、信号送信のおおよそ３倍の振幅より強い電力レベルで照射されなければならない。これは、干渉および放射への暴露に影響を及ぼす。」ｃ 日本語版「ウィキペディア（Wikipedia）」の「ＲＦＩＤ」の項（乙８。以下「乙８文献」という。）「タグの種類パッシブタグ（受動タグ）とアクティブタグ（能動タグ），双方を組み合わせた「セミアクティブタグ（起動型能動タグ）の３種類がある。 １ パッシブタグパッシブタグとは，リーダからの電波をエネルギー源として動作するＲＦタグで，電池を内蔵する必要がない。タグのアンテナはリーダからの電波の一部を反射するが，ＩＤ情報はこの反射波に乗せて返される。・・・ ２ アクティブタグ - 30 -・アクティブタグは，電池を内蔵したタグである。通信時に自らの電力で電波を発するため，通信距離がパッシブタグに比べ長く取れる・・・・さらにアクティブタグは，・・・定期的な自己通信型と，待受通信型と分けられる。前者はタグに内蔵する時計などにより，一定時間ごとに通信を行い，それ以外の時間帯は休止し，電力の消費を抑えるものである。後者は，通信の起動を自ら行わないもので，呼出しを待つものや，タグ自身に備わったスイッチなどの情報で通信を開始するものがある。 ３ セミアクティブタグ・セミアクティブタグは，電池を内蔵するアクティブタグの機能を有するが，上位システムへの通信起動をパッシブ方式で起動をする。・・・」(ｲ) 出願前公開特許公報等ａ 甲２７文献（特表２００３－５３６１５０号公報。甲２７）「【０００６】 ィブタグの機能を有するが，上位システムへの通信起動をパッシブ方式で起動をする。・・・」(ｲ) 出願前公開特許公報等ａ 甲２７文献（特表２００３－５３６１５０号公報。甲２７）「【０００６】ＲＦＩＤタグには、３つの主たるカテゴリがある。これらは、ビーム給電式受動タグと、バッテリ給電式半受動タグと、能動タグとである。各々は、本質的に異なった方法で動作する。 【０００７】ビーム給電式ＲＦタグは、受動デバイスと呼ばれることが多いが、その理由はこのタグにビームが向けられた無線周波エネルギからその動作に必要なエネルギを得るようになっているからである。このタグは、その電界を整流し、そしてタグ自体の反射特性を変化させ、インターロゲータから見える反射率の変化を生じさせる。 バッテリ給電式半受動ＲＦＩＤタグは、それと同様に動作して、そのＲＦ横断面を変調することによりデルタをインターロゲータに反射して通信リンクを出現させるようにする。ここで、バッテリは、このタグの動作電力のソースである。最後に、能動ＲＦタグにおいては、送信器を使用することによって、バッテリにより給電されたそれ自身の無線周波エネルギを生成する。」 - 31 -ｂ 甲２８文献（特開２００３－１７８２７２号公報。甲２８）「【００６９】以上のように、非接触ＩＣデバイス１４は、変調度ｋが１未満であるＡＳＫ変調を利用して、ＩＣカード５０にデータを送信し、ＩＣカード５０は、そのデータを受け取り、そのデータに対応する処理を行って、その処理の結果に対応するデータを、非接触ＩＣデバイス１４に返送する。なお、説明は省略するが、非接触ＩＣデバイス同士の通信も、基本的に同様に行われる。すなわち、ＩＣカード５０は、非接触ＩＣデバイスからの能動的な動作に対して、受動的な処理しかできないが、非接 送する。なお、説明は省略するが、非接触ＩＣデバイス同士の通信も、基本的に同様に行われる。すなわち、ＩＣカード５０は、非接触ＩＣデバイスからの能動的な動作に対して、受動的な処理しかできないが、非接触ＩＣデバイスは能動的機能を有しているので、他の非接触ＩＣデバイスと、相互に、能動的にも受動的にも通信が可能である。」ｃ 甲２９文献（特開２００３－２７１９０３号公報。甲２９）「【００４０】受信側回路と送信側回路は、インダクタＬ１とインダクタＬ２とにより磁束結合を得る。そして、例えばこの場合には、受信側回路の信号源Ｉから搬送波を出力するようにされる。これが、図１でも説明した交流の電磁界が発生した状態に対応する。そして、この搬送波は、磁束結合を介してインダクタＬ１からインダクタＬ２に対して伝送される。なお、信号源Ｉは、送信回路側にあってもよい。 信号源Ｉは、例えばリーダー／ライター３００などのように、自己が電源に応じて能動的に通信を行う装置側が持つものであり、半導体機能素子のような自己が電源を持たずに受動的に通信を行う装置側は持たない。そして、この図に示す受信側回路と送信側回路は、相対的なものであって、送信側／受信側との関係が能動通信装置／受動通信装置となることもあれば、受動通信装置／能動通信装置となることもあるからである。」ｄ 甲３０文献（ＷＯ２００５／０７３９０５公報。甲３０）「一般にＲＦＩＤは、大きく分けて３つのタイプのものが用いられている。１つ目のタイプは、パッシブタグと称されるものであり、起動用の電源電池を備えておらず、データが格納されているものである。格納されているデータの書き換えが可能なものもある。また、パッシブタグにおける起動用の電源としては、外部の読取 - 32 -装置から受信した電磁波で起電力を発生させ、発生 されているものである。格納されているデータの書き換えが可能なものもある。また、パッシブタグにおける起動用の電源としては、外部の読取 - 32 -装置から受信した電磁波で起電力を発生させ、発生した起電力をＲＦＩＤの電源として用いる。 ２つ目のタイプは、アクティブタグと称されるもので、起動用の電源電池を持っていて格納されているデータを発信することができるものであり、格納されているデータの書き換えが可能なものもある。３つ目のタイプは、セミパッシブタグと称されるもので、起動用の電源電池は持っているが、外部の読取装置から発信したトリガ信号を受信しないと格納されているデータを外部の読取装置に発信しないものである。セミパッシブタグにおいても、格納されているデータの書き換えが可能なものもある。」（４頁３９行～４９行）ｅ 甲３１文献（特開２００５－２５０７０３号公報。甲３１）「【０００４】上述した従来技術は、いずれも無線タグリーダから質問波を送信し、複数の無線タグが質問波に対して応答し、その応答波を検出することによって、複数のタグが同時に検出されたと判断するパッシブ型の無線タグを想定している。 【０００５】しかしながら、無線タグの中に電池を持ち、無線タグから発信するようなアクティブ型の無線タグの場合、無線タグそれぞれで発信間隔（周期）が異なるため、複数の無線タグが共に移動していることを検出することは困難であった。」ｆ 甲３２文献（特開２００５－２７５８４２号公報。甲３２）「【００２１】データベース（ＤＢ）１４は、ユーザの識別情報（ユーザ情報）を記憶する。たとえば、図２に示すように、ユーザ情報のテーブル１４ｔがＤＢ１４に記憶される。 このユーザ情報のテーブル１４ｔには、タグ２２が発信する固有の識別情報（タグＩＤ）に対応して、 ユーザ情報）を記憶する。たとえば、図２に示すように、ユーザ情報のテーブル１４ｔがＤＢ１４に記憶される。 このユーザ情報のテーブル１４ｔには、タグ２２が発信する固有の識別情報（タグＩＤ）に対応して、当該タグ２２を所持等するユーザの識別情報（ユーザＩＤ）が記憶される。たとえば、タグ２２は、アクティブ型のＲＦタグであり、固有の識別情報（ＲＦＩＤ：RadioFrequencyIdentification）を所定周波数の電波に重畳し - 33 -て、一定の時間間隔で送信（発信）し、そのＲＦＩＤがタグＩＤに相当する。ただし、ＲＦタグは、パッシブ型のものを用いることも可能である。また、ユーザＩＤはユーザの氏名である。以下、同様である。」ｇ 甲３３文献（特開２００５－２７７６５８号公報。甲３３）「【００１５】本発明の第３の態様は、第１の態様に係るＲＦＩＤタグ識別監視ＩＰカメラ・アクセス・システムにおいて、前記ＲＦＩＤ情報取得手段は、前記ＲＦＩＤタグの情報取得を非接触あるいは近距離で行うパッシブ・タイプと自己送信のアクティブ・タイプのリードとライトをする。」ｈ 甲３４文献（特開２００５－２９１７９３号公報。甲３４）「【請求項６】前記記録媒体は、自身から通信用の電波によって識別情報を出力するアクティブタグであることを特徴とする請求項１から請求項５のうちいずれかに記載の物品巡回検知システム。」ｉ 甲３５文献（特開２００６－３１１９３号公報。甲３５）「【０００４】ＲＦＩＤを駆動させる電源に着目した場合，ＲＦＩＤは，電源を内蔵するか外部から電源供給を受けるかの違い等により，自ら所定の情報を含んだ電波を発することが可能なアクティブタイプ（能動形）のＲＦＩＤと，外部からの電波（搬送波）の電力を利用して駆動するパッシブタイプ（受動 部から電源供給を受けるかの違い等により，自ら所定の情報を含んだ電波を発することが可能なアクティブタイプ（能動形）のＲＦＩＤと，外部からの電波（搬送波）の電力を利用して駆動するパッシブタイプ（受動形）のＲＦＩＤとの二つのタイプに分けることができる。このうち，アクティブタイプのＲＦＩＤにおいては，駆動用の電源が質問器（リーダ／ライタ）の側ではなく，ＲＦＩＤの側にあり，通常，その駆動電源として電池を備えて構成され，質問器（リーダ／ライタ）と交信を行う。」ｊ 甲３６文献（特表２００７－５１５８３６号公報。甲３６）「【０００３】 - 34 -タグは能動型又は受動型にし得る。能動タグはタグ自体に記録された情報により変調され質問局に送信される無線周波数搬送波を合成する。受動タグの場合、質問局は無線周波数の照会信号をタグに送信し、タグはタグに記録された情報によりこの信号を変調した後に照会信号を用いてそのアンテナを付勢して受信信号を質問局に反射する。例えば店の在庫管理に用いるＲＦＩＤシステムの場合のように安価なタグが必須の条件であるときはいつでも受動タグが用いられる。本発明は受動タグを用いたＲＦＩＤシステムに関する。」ｋ 甲３７文献（ＷＯ２００４／０６９７０２公報。甲３７）「送信局２０の種類は、大きく分けて、電池などの自己電源を持たずに受信局３０からの無線電力を蓄積して起動し、受信局３０からの読み取り要求に応じて標識番号を発信するパッシブタイプと、電池などの自己電源を持ち、自発的に標識番号を発信するアクティブタイプとがある。図３および図４の従来のシステムでは、パッシブタイプの送信局を用いている。」（３頁４４行～４８行）ｌ 甲３８文献（ＷＯ２００６／０８２９０７公報。甲３８）「【００１５】ユーザー１は、ユーザーカード２を所 の従来のシステムでは、パッシブタイプの送信局を用いている。」（３頁４４行～４８行）ｌ 甲３８文献（ＷＯ２００６／０８２９０７公報。甲３８）「【００１５】ユーザー１は、ユーザーカード２を所持している。このユーザーカード２は、ＲＦＩＤタグ等の無線ＩＣタグと、メモリ等を内蔵したカードであり、メモリによる電子マネーの蓄積と無線ＩＣタグを通じた電子マネーの入出金を行う機能を備えている。無線ＩＣタグとしては、各カードに固有のＩＤを電波によるＩＤ信号として発信し、小型のＩＣチップと金属製のアンテナとから構成されている。なお、ＲＦＩＤタグとしては、電池等の電源を内蔵してＲＦタグから能動的に情報信号を発信する方式と、受信部側のアンテナから電磁波を出力し、この電磁波の出力に応じて誘導された電流により情報信号を発信する電磁波誘導方式とがある。」ｍ 特開２００３－５８９４７号公報（乙９。以下「乙９文献」という。）「【００２１】ＲＦＩＤラベル１４は，能動的なラベルであってもよいし，受動的なラベルであってもよい。能動的ＲＦＩＤラベルは，ＲＦＩＤメモリ４０及びバッ - 35 -テリー４２を含むことができる。別の電源としては，容量性電源，誘導性電源を使用することもできるし，電波から受け取るエネルギーも使用することができる。ラベル連絡機構３８は，ＲＦトランシーバを含むことができる。」ｎ 特開２００２－１０９５７０号公報（乙１０。以下「乙１０文献」という。）「【００３９】図７は，この発明の第２の実施形態によるクレジット付き定期券機能部を備えた携帯型電話端末装置の構成を示すブロック図である。図７において，符号６０は携帯型電話端末装置であり，この携帯型電話端末装置は，内部に，バッテリー６１と，移動体通信網端末機能部６２と，アンテナ６３と，クレジット付 末装置の構成を示すブロック図である。図７において，符号６０は携帯型電話端末装置であり，この携帯型電話端末装置は，内部に，バッテリー６１と，移動体通信網端末機能部６２と，アンテナ６３と，クレジット付き定期券機能部５０ａとを備えている。クレジット付き定期券機能部５０ａは，ＩＣチップ５１と誘電コイル５２とを備えており，図１等に示したクレジット機能付きＩＣ定期券１と同等の機能を持つものである。バッテリー６０は移動体通信網端末機能部６２とＩＣチップ５１の両方に電力を供給するものであり，クレジット付き定期券機能部５０ａはこの電力を使用して能動的に動作し，発券端末や自動定期券発売機や自動改札機やクレジット売上処理端末装置などとの間の信号のやりとりを行う。この場合，発券端末側あるいは自動定期券発売機側に設けられているＩＣチップ読み書き装置は，ＩＣカードだけでなく，携帯型電話端末装置の形状にも対応するようにする。」ｏ 特開平９－１０２０２１号公報（乙１１。以下「乙１１文献」という。）「【００１２】また，図２（Ｂ）において，プリント回路基板４の裏面には複数の接触端子１０が設けられており，表面とはスルーホールによって電気的に接続されている。これらの接触端子１０は非接触ＩＣへ書込みができないＩＣモジュールに設けられ，完成した非接触ＩＣモジュール３の動作テストをする場合，メモリにＩＤコード等を書き込む場合，あるいは，外部に接触端子１０を有する非接触ＩＣカードであって利用途中でメモリの内容を書き換える場合等で使用される。また，外部情報処理装置から発射される電磁波をループアンテナ７が受け，その電磁波から電力を得て非接触ＩＣモジュールがその電磁波を変調，反射して交信動作する方式 - 36 -も可能であるが，図２のようにバッテリー１１を内蔵させバッテリー１ ループアンテナ７が受け，その電磁波から電力を得て非接触ＩＣモジュールがその電磁波を変調，反射して交信動作する方式 - 36 -も可能であるが，図２のようにバッテリー１１を内蔵させバッテリー１１の電力によってよりパワフルな能動的動作をさせる方式とすることもできる。」(ｳ) 上記各記載によれば，一般的文献等においては，能動タグは，①搭載バッテリを有し，定期的にＩＤ信号を送信するもの，②電池を内蔵したタグで通信時に自らの電力で電波を発するもの，③バッテリを内蔵しており，それがマイクロチップを稼働させる電力を供給するものなどとされており，定期的にＩＤ信号を発信することは必ずしも要件とはなっていないが，バッテリを有し，その電力で電波を送信するものを意味すると認められる。そして，出願前公開特許公報等の記載についてみても，「能動タグ」「アクティブタグ」は，バッテリを有し，その電力で電波を送信するもの（定期的にＩＤ信号を送信するものを含む。）を意味しており，「受動タグ」は，バッテリを有さず，リーダ等からの電波をエネルギー源として動作するものを意味するものと理解することができる。また，出願前公開特許公報等においては，「能動的な動作」「能動的機能」「能動的に通信を行う」「アクティブタイプ（能動形）」などの表現が用いられており，これらの記載は，非接触型ＩＣカード等の分野においては，リーダ等とカード，タグ等との通信において，カード，タグ等の自らの電力を用いて通信することを意味しており，リーダ等からの電波をエネルギー源として通信するものと区別しているものと認められる。 エ以上を前提に補正後の発明の「能動的にする」との意味について検討すると，本願明細書の実施例では，自ら通信を開始するという意味で「能動的」という言葉が使用されている。また，これに加えて られる。 エ以上を前提に補正後の発明の「能動的にする」との意味について検討すると，本願明細書の実施例では，自ら通信を開始するという意味で「能動的」という言葉が使用されている。また，これに加えて，上記認定のとおり，非接触式カード，ＲＦタグ等の技術分野においては，「能動的」は，カード，タグ等が自ら備える電力を用いて通信するか，リーダ等からの電波をエネルギー源として通信するかを区別する表現であることからすると，補正後の発明の「能動的にする」とは，自ら通信を開始するという意味だけではなく，自ら備えている電力によって電波を発信して通信をすることを意味すると解される。そうすると，当業者であれば，補正後の発明の「マイクロモジュールを能動的にすることができる」バッテリとの記載は，「マイ - 37 -クロモジュールを自ら備えている電力で通信することができるようにする」バッテリという意味に解するものと認められ，バッテリを配置しない場合には，「受動的に通信をする（リーダ等からの電波をエネルギー源として通信する）」が，バッテリを配置することによって，「能動的に通信をする（自らの電力で通信をすることができる）」という意味に解するものと認められる。 したがって，補正後の発明の「マイクロモジュールを能動的にすることができる」とは，マイクロモジュールにおける回路を動作させることができるという意味と解した審決の認定は誤りである。 オ被告の主張について被告は，補正後の発明の「マイクロモジュールを能動的にすることができる」との文言は，「バッテリ」を修飾していること，広辞苑の「（能動）素子」の説明において，「電気回路（或いは機械的回路）の中でそれ自身の機能が全体としての機能に対して本質的な意味を持つ個々の構成要素。電気回路では，トランジスター・真空管のよう ，広辞苑の「（能動）素子」の説明において，「電気回路（或いは機械的回路）の中でそれ自身の機能が全体としての機能に対して本質的な意味を持つ個々の構成要素。電気回路では，トランジスター・真空管のように信号以外のエネルギーを信号エネルギーに変換したり増幅したりするものを能動素子，抵抗・コイル・コンデンサーのようなものを受動素子として大別する。」旨が示されており，マイクロモジュールが能動素子からなる回路を含むことに照らせば，信号以外のエネルギーを素子に供給して能動素子を能動素子として動作させる趣旨で「アクティブにする」「能動的にする」といった文言を用いることは，文理に即した自然なものであることなどから，「マイクロモジュールを能動的にすることができる」の意味は，文理上，電源供給を行う機能を有する「バッテリ」が「マイクロモジュール」に電源を供給を行うことで，回路を構成する素子を動作させることができるという意味である旨主張する。 確かに，広辞苑（甲２５，乙６）によれば，電気回路の構成要素である素子について，能動素子，受動素子という区別があることは認められる（乙６）。 しかし，補正後の発明は，非接触式ＩＣカード等の通信技術に関するものであって，同通信技術における「能動的」との表現は，自ら備えている電力によって電波 - 38 -を発信して通信をすることを意味することは前記判示したとおりである。 したがって，被告の上記主張は理由がない。 カ原告の主張について原告は，「能動的」とは，「自ら働きかけるさま」という意味であり，非接触式ＩＣカードの技術分野において，受動的とは，通信相手に対して自ら働きかけるのではなく，相手からの働きかけを受けてはじめて，相手に応答することを意味し（甲２６等参照），これに対して，能動的とは，通信相手に対して自ら働 分野において，受動的とは，通信相手に対して自ら働きかけるのではなく，相手からの働きかけを受けてはじめて，相手に応答することを意味し（甲２６等参照），これに対して，能動的とは，通信相手に対して自ら働きかけて，通信を開始することを意味するから，補正後の発明の上記記載は，「マイクロモジュールを自ら働きかけるようにすることができる」という意味に解釈するのが自然であり，「バッテリ補助された受動（ＢＡＰ）」は含まれない旨主張する。 確かに，甲２６文献，甲２７文献，甲３０文献，甲３４文献及び甲３７文献においては，「能動（的）」の意味は，通信相手に対して自ら働きかけて，通信を開始することを意味するものと認められる。しかし，乙８文献においては，電源を備えた上で，通信の起動を自ら行わず，呼び出しを待つ「待受通信型」もアクティブタグ（能動タグ）に整理されている上，甲２８文献，甲２９文献，甲３１文献ないし甲３３文献，甲３５文献，甲３６文献，乙７文献，乙９文献ないし乙１１文献についてみても，「能動（的）」との用語を，自ら備えている電力によって電波を発信して通信をするという広い意味で記載していると解されるものが相当数含まれており，通信相手に対して自ら働きかけて通信を開始することのみを意味していると断定することはできない。また，そもそも，これらの文献においても「能動的にする」という表現は一切使われておらず，その定義については曖昧なものと解さざるを得ない。 そうすると，補正後の発明の「能動的にする」との意味は，前記認定のとおり，自ら備えている電力によって電波を発信して通信するものであって，「バッテリ補助された受動（ＢＡＰ）」はこれに含まれないとまでいうことはできない。 したがって，この点において，原告の主張は理由がない。 - 39 -(2) 容易想到 するものであって，「バッテリ補助された受動（ＢＡＰ）」はこれに含まれないとまでいうことはできない。 したがって，この点において，原告の主張は理由がない。 - 39 -(2) 容易想到性の判断の誤りについてア(ｱ) 本願の優先権主張日の前に頒布された実用新案登録第３０７６２１２号公報（甲３。以下「周知例２」という。）には，次のとおりの記載がある（図１については，別紙周知例２図面目録参照）。なお，周知例２は，審決が，相違点１（「補正後の発明では，「読取装置」が，「マイクロモジュールを能動的にすることができるバッテリ」を有するのに対し，刊行物発明では，「電子情報読み取り・書込み装置」について，そのような特定がなされていない点。」）の容易想到性について判断する際に認定した周知技術である。 「【０００６】【考案の実施の形態】本考案の実施の形態を実施例に基づき図面を参照して説明する。 図１は，非接触カード実装携帯電話１の構成を示す該略図で，携帯電話２は，電波を用いて電話及びデータ伝送する他に各種機能を備えた従来のものであって，メモリーに記憶されたデータを非接触カード３へ出力することができ，さらに非接触カード３に記憶されたデータを入力して表示或いは音声出力して確認できる。 【０００７】非接触カード３は，ＩＣカードに，対象物と非接触な状態でデータの送受信をする装置を備えたものであって，インターフェース４とデータを記憶するメモリー５それに送信装置６及び受信装置７とで構成され，インターフェース４は，携帯電話２に接続して両者間でデータの送受を行う双方向のデータ伝送用のコネクタで，これによって携帯電話２に非接触カード３が実装されるとともに，携帯電話２から非接触カード３へ電源供給することもできる。 【０００８】メモリー５は， の送受を行う双方向のデータ伝送用のコネクタで，これによって携帯電話２に非接触カード３が実装されるとともに，携帯電話２から非接触カード３へ電源供給することもできる。 【０００８】メモリー５は，携帯電話２から出力されたデータを記憶するとともに，受信装置７が受けたデータに基づいて前記データが更新或いは削除等の操作を受けてこれを記憶する。 - 40 -【０００９】送信装置６はメモリー５に記憶されたデータを電波或いは光を用いて対象物となるゲ－ト通過を自動化する自動ゲ－トへ送信し，受信装置７は前記自動ゲートから送信された前記データを更新或いは削除するデータを受信してこれをメモリー５へ送る。 【００１０】これらのことから，非接触カード実装携帯電話１は，非接触カード３を用いて，携帯電話２に記憶されて，非接触カード３に入力されて記憶されたデータを前記自動ゲートに非接触な状態で送って作動させ，さらには，前記自動ゲートの作動時に該自動ゲートから送られるデータによって前記データが更新或いは削除されるとともに，該データを表示するなどして確認できる。 【００１１】なお，非接触カード３のデータの記憶は，携帯電話２の操作，あるいは携帯電話２の記憶と同時に成されるようプログラムされるが，データの更新或いは削除は，個人の操作では実行できないようにする。 【００１２】さらに，送信装置６と受信装置７とは，データの送受を電波を用いてする場合は送受信共用のアンテナが非接触カード３に内臓（原文のママである。）され，あるいは携帯電話２のアンテナを共用し，またデータの送受を（原文のママである。）光を用いる場合は前記アンテナに代えて発光素子と受光素子とが備えられる。また，非接触カード３への電源の供給は前記した携帯電話２から受ける他に，非接触カード３に薄 データの送受を（原文のママである。）光を用いる場合は前記アンテナに代えて発光素子と受光素子とが備えられる。また，非接触カード３への電源の供給は前記した携帯電話２から受ける他に，非接触カード３に薄型の電池或いは太陽電池を内蔵してもよく，前記自動ゲートからの電波を用いて電源エネルギーを供給するようにしてもよい。」(ｲ) 上記記載によれば，周知例２においては，薄型の電池を備えることによって，メモリー５に記憶されたデータの送受信を行うことができる非接触カードが開示されている。 - 41 -イそして，前記(1)ウで認定した一般的文献等及び出願前公開特許公報等によれば，能動タグは，必ず電源を有し，これにより能動的に通信を行うことができるのであるから，非接触カード，タグ等について能動的に通信をするためにバッテリを備えることが周知技術であることは明らかである（なお，これらの一般的文献等及び出願前公開特許公報等の多くは，当審において，原告が自ら提出した証拠である。）。 ウ以上によれば，引用刊行物に接した当業者であれば，刊行物発明に上記周知技術を適用して，刊行物発明の「電子情報読み取り・書込み装置」が「ＩＣモジュールを能動的にすることができるバッテリ」を有する構成とすることを容易に想到することができるというべきである。 エ審決の判断について審決には，「仮に，当該「マイクロモジュール」には，能動素子から構成された送受信回路，増幅回路のような回路が形成されており，「読取装置」に備えられた「バッテリー」から電源を供給することにより，これらの回路を動作させることができるという意味と解釈しても・・・補正後の発明のように「読み取り装置」として，「マイクロモジュールを能動的にすることができるバッテリとを備え」た構成とすることは，当業者が必要に応 動作させることができるという意味と解釈しても・・・補正後の発明のように「読み取り装置」として，「マイクロモジュールを能動的にすることができるバッテリとを備え」た構成とすることは，当業者が必要に応じて，適宜なし得たことである。」として，「マイクロモジュールを能動的にすることができる」の意味を，前記(1)エとは異なる意味に解して判示した部分があり，審決が，このような仮定を用いて説示した点は相当ではない。 しかし，前記アで判示したとおり，補正後の発明の「能動的にする」との意味が，回路を動作させるだけではなく，自ら備えている電力によって電波を発信して通信をするという意味であっても，審決が認定した周知技術に含まれているものである。 また，原告も周知例２に記載の周知技術は，非接触型ＩＣカードにバッテリを付け加えたものである旨認めているのであるから，刊行物発明に，同周知技術を適用すれば，相違点１に係る構成に容易に想到することは明らかである。さらに，同技術が周知の技術であることは，前記イのとおり，原告が当審において提出した多数の - 42 -証拠によっても裏付けられている。 したがって，審決の判断は結論において誤りはない。 オ原告の主張について原告は，引用刊行物記載のＳＩＭカードは，そもそも受動タイプのＩＣカードであり，周知例１及び２に記載の周知技術は，非接触型ＩＣカードにバッテリを付け加えたものであるから，刊行物発明において，非接触型ＩＣカードにバッテリを付け加えるという周知例１，２に記載の周知技術を勘案しても，「バッテリ補助された受動（ＢＡＰ）」タイプの非接触型ＩＣカードには想到し得るとしても，補正後の発明のような能動タイプの非接触型ＩＣカードには想到し得ない旨主張する。 しかし，前記判示のとおり，「バッテリ補助された受動（ＢＡＰ） Ｐ）」タイプの非接触型ＩＣカードには想到し得るとしても，補正後の発明のような能動タイプの非接触型ＩＣカードには想到し得ない旨主張する。 しかし，前記判示のとおり，「バッテリ補助された受動（ＢＡＰ）」タイプの非接触型ＩＣカードも補正後の発明に含まれるというべきであるから，原告の主張は，その前提を欠くものである。 したがって，原告の主張は理由がない。 ４ 取消事由３（手続違背）(1) 本願に関する手続の経緯等ア本願に関する平成２３年１０月１４日付けの拒絶理由通知書には，次のとおりの記載がある（甲８。なお，引用文献８は引用刊行物である。）。 「理由Ａ．この出願の請求項１，３，２３に係る発明は，・・・特許法２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができない。 また，この出願の請求項１～１９，２３に係る発明は，・・・特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができない。 記(1) 請求項１，２３に係る発明について：引用文献８引用文献８（特に段落【００２２】～【００２７】，【００３０】～【００３１】，【００３９】，図１～４，７，８を参照）には，端末（第３の装置）との少なくとも一方向の通信のための携帯用通信装置（携帯電話）であって，非接触式チップを含 - 43 -むマイクロモジュール（ＳＩＭカード）と，当該マイクロモジュールを収容するように構成された読取装置とを備え，当該読取装置は，前記マイクロモジュールが前記端末と交信するようにすることができるアンテナを備え，前記マイクロモジュールが前記アンテナに対して取り外し可能であるように前記アンテナが前記読取装置によって保持されてなる携帯用通信装置（携帯電話）が記載されている。 従って，本願請求項１，２３に係る発明は，引用文献８に記載された発明に比して，格別な相違点を有 るように前記アンテナが前記読取装置によって保持されてなる携帯用通信装置（携帯電話）が記載されている。 従って，本願請求項１，２３に係る発明は，引用文献８に記載された発明に比して，格別な相違点を有していない。」イ原告は，平成２４年４月１１日，意見書を提出するとともに，請求項１及び１３について補正をした。同意見書には，引用刊行物には，読取装置が「マイクロモジュールを能動的にすることができるバッテリ」を備えることについては記載されていないことなどが記載されており，同補正後の請求項１の記載は，「端末との少なくとも一方向の通信のための携帯用通信装置であって，チップを含むマイクロモジュールと，マイクロモジュールを収容するように構成された読取装置とを備え，読取装置は，マイクロモジュールが端末と通信するようにすることができるアンテナと，マイクロモジュールを能動的にすることができるバッテリとを備え，マイクロモジュールがアンテナに対して取り外し可能であるように前記アンテナが前記読取装置によって保持されることを特徴とする，携帯用通信装置。」（下線部が補正部分である。）である。（甲９，１０）ウ平成２４年７月２７日付けの拒絶査定には，次のとおりの記載がある（甲１１）。 「この出願については，平成２３年１０月１４日付け拒絶理由通知書に記載した理由Ａ．によって，拒絶をすべきものです。 なお，意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが，拒絶理由を覆すに足りる根拠が見出せません。 備考本願請求項１に係る発明については，平成２４年４月１１日付けの手続補正書に - 44 -おいて，携帯用通信装置の読取装置が，「マイクロモジュールを能動的にすることができるバッテリ」を備える旨が特定された。 しかるに，携帯用通信装置のマイクロモジュール（ＩＣカード） - 44 -おいて，携帯用通信装置の読取装置が，「マイクロモジュールを能動的にすることができるバッテリ」を備える旨が特定された。 しかるに，携帯用通信装置のマイクロモジュール（ＩＣカード）用の読取装置が，マイクロモジュール（ＩＣカード）を能動的にすることができるバッテリを備えるようにすることは，周知技術にすぎず，たとえば引用文献１（段落【００３１】，【００４６】，図１，４を参照）にも，携帯用通信装置（ＩＣカード変換アダプタ装置）のマイクロモジュール（ＩＣカード）の読取装置が，マイクロモジュール（ＩＣカード）を能動的にすることができるバッテリー(電池)を備えてなる旨が記載されている。 すなわち，上記手続補正書による補正は，引用文献１に例示される如くの周知技術を新たな特定事項として付加したものにすぎない。 従って，本願の補正された請求項１に係る発明は，引用文献８に記載された発明に，引用文献１に例示される如くの周知技術を適用することにより，当業者が容易に想到できたものである。 また，請求項２～１９，２３に係る発明についても，上記補正による特定事項を加味しても拒絶理由を覆すに足りる根拠は見いだせない。・・・」エ原告は，平成２４年１１月２８日，審判請求をするとともに，上記拒絶査定の拒絶理由を解消するために本件補正を行った。 特許庁は，本件補正は，旧請求項１を限定的に減縮して新請求項１とし，また，旧請求項２３を削除する補正であるから，旧特許法１７条の２第４項２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものを含むものであるとした上で，独立特許要件違反であるとして本件補正を却下するとともに（旧特許法１７条の２第５項，同法１２６条５項，同法１５９条１項，５３条１項），補正後の発明について，進歩性がないと判断して，拒絶審決をした。（前記第２の 違反であるとして本件補正を却下するとともに（旧特許法１７条の２第５項，同法１２６条５項，同法１５９条１項，５３条１項），補正後の発明について，進歩性がないと判断して，拒絶審決をした。（前記第２の３）(2) 本件補正についてア本件補正が旧請求項１を限定的に減縮して新請求項１としたものであれば， - 45 -請求項１について特許請求の範囲を減縮するものであって，独立特許要件違反を理由として補正却下をすることができることは明らかである。また，本件補正については，請求項２ないし２２についてみれば，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから，条文上，独立特許要件違反であることを理由とする補正却下の要件を満たすものであることも明らかである。 もっとも，本件補正が旧請求項１を削除し，旧請求項２３を新請求項１としたものであり，旧請求項２３について拒絶理由通知がなされていなかったときは，新請求項１について独立特許要件がないことを理由に補正却下することは不意打ちとなるものであり，手続保障の観点から違法と解する余地がある。 そこで，本件について検討すると，前記(1)で認定した本願の審査経過によれば，平成２３年１０月１４日付けの拒絶理由通知において，旧請求項１～１９，２３について，引用刊行物があることを摘示した上で拒絶理由通知がされており，平成２４年７月２７日付けの拒絶査定においても，旧請求項１～１９，２３について拒絶査定がされたものである。 そうすると，本件においては，仮に，本件補正が旧請求項１を削除し，旧請求項２３を新請求項１としたものであったとしても，旧請求項２３については，既に拒絶理由が通知され，これに対して原告も意見書を提出して補正をしており，また，審判請求と同時に本件補正をしたものであり，さらに，審決も，独立特許要件につ あったとしても，旧請求項２３については，既に拒絶理由が通知され，これに対して原告も意見書を提出して補正をしており，また，審判請求と同時に本件補正をしたものであり，さらに，審決も，独立特許要件についてではあるが，新請求項１について，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができないと判断したものであるから，手続保障に欠けるところはないというべきである。 したがって，仮に，原告が主張するとおり，本件補正が旧請求項１を削除して旧請求項２３を新請求項１としたものであったとしても，独立特許要件を理由として本件補正を却下した審決には取り消すべき違法があるということはできない。 イ原告の主張について原告は，仮に，本件補正が請求項の削除を目的とする補正と認められないとして - 46 -も，新請求項１は，旧請求項２３とその記載が同一であるところ，補正の前後においてその記載が同一である請求項については，独立特許要件を適用するべきではない旨主張する。 しかし，前記判示したとおり，本件補正は全体としてみれば，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから条文上，独立特許要件を適用することができ，また，旧請求項２３については，審査及び審判の過程で拒絶理由を通知され，原告も意見書を提出して補正をしているのであるから，手続保障の観点からみても，審決を取り消すべき違法があるということはできない。 したがって，原告の主張は理由がない。 (3) 拒絶理由の通知の懈怠について原告は，審決の補正要件違反の判断には誤りがあり，審決は拒絶査定と異なる理由で拒絶するのであるから，旧特許法１５９条２項，５０条本文に基づいて，改めて拒絶理由通知をする必要がある旨主張する。 しかし，前記判示したとおり，旧請求項１及び２３については引用刊行物を摘示して拒絶理 絶するのであるから，旧特許法１５９条２項，５０条本文に基づいて，改めて拒絶理由通知をする必要がある旨主張する。 しかし，前記判示したとおり，旧請求項１及び２３については引用刊行物を摘示して拒絶理由通知がされ，同様の理由から拒絶査定がされたものである。そして，審決の判断も，独立特許要件引用刊行物を引用発明として認定した上で，相違点に係る構成については周知技術により容易になし得たものであるとするものであるから，審決は拒絶査定と異なる理由で拒絶したものではない。 したがって，原告の主張は前提を欠き，理由がない。 ５ なお，本件の審理に鑑み，一言付言する。審決は，引用発明の認定，容易想到性の判断において多くの誤りを含むものであって，いずれも最終的な結論において誤りはなかったことから取り消すべきものとはされなかったものの，このような多くの誤りが本件訴訟を招く一因となったと思われる。また，補正手続においても，請求項の削除であるか請求の限定的減縮であるか不明の場合には，当事者に釈明をしてその趣旨を明らかにさせることが望ましい。審判手続に対する国民の信頼を保つため，審判における審理及び審決の判断の質の向上が期待される。 - 47 -第６ 結論よって，原告の請求は理由がないから，主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第１部 裁判長裁判官設樂一 裁判官大寄麻代 裁判官平田晃史 - 48 -（別紙）刊行物発明図面目録 【図１】 【図２】 【図３】 【図４】 【図５】 【図６】 図面目録 【図１】 【図２】 【図３】 【図４】 【図５】 【図６】 【図８】 【図９】 【図１０】 （別紙）周知例２図面目録【図１】
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